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Trademark appeal: request to impose costs rejected

BPatG 26 W (pat) 59/12Federal Patent Court / Division 26Oct 31, 2012Dismissed

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Omnilex summary

The mark owner applied for an order requiring the opponent to pay the costs of the trademark appeal proceedings. The Federal Patent Court held that § 71 MarkenG permits cost shifting only in exceptional circumstances, especially where a party acts contrary to procedural diligence. Those conditions were not met here. The opponent's conduct was not improper, and the appeal was not hopeless; the court noted that the likelihood-of-confusion assessment involving the shared word element 'elephant' remained at least arguable. The request for a costs order was therefore denied.

Omnilex headnote

§ 71 Abs. 3 MarkenG; Kostenauferlegung im markenrechtlichen Beschwerdeverfahren nur bei Vorliegen besonderer Umstände, insbesondere bei prozessual ungehörigem Verhalten oder wenn ein Beteiligter in einer aussichtslosen bzw. kaum erfolgversprechenden Lage seine Rechte weiterverfolgt. Die Rücknahme der Beschwerde genügt hierfür nicht. Eine Kostenauferlegung setzt eine deutlich überschreitende Unbilligkeit des Verhaltens voraus; bleibt die Rechts- oder Sachlage jedenfalls vertretbar, ist es beim Grundsatz der eigenen Kostentragung zu belassen (consid. 1–2).

Full text

BPatG — 26 W (pat) 59/12, Beschluss

Entscheidungsdatum: 2012-10-31

Aktenzeichen: 26 W (pat) 59/12

Dokumenttyp: Beschluss

Normen: § 71 Abs 3 MarkenG

Spruchkörper: 26. Senat

Titelzeile

Markenbeschwerdeverfahren - Kostenauferlegung -

Tenor

In der Beschwerdesache

…

betreffend die Marke …

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 31. Oktober 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-Wissemann sowie des Richters Reker und des Richters am Landgericht Hermann

beschlossen:

Der Antrag des Markeninhabers, dem Widersprechenden die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, wird zurückgewiesen.

Gründe

1 Entgegen der Ansicht des Markeninhabers war vorliegend kein Raum, von dem Grundsatz des § 71 MarkenG, wonach jede Partei ihre Kosten selbst trägt, abzu-weichen.

2 Für eine Kostenauferlegung bedarf es stets besonderer Umstände, die insbeson-dere dann gegeben sind, wenn ein Verhalten eines Verfahrensbeteiligten vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist (BGH GRUR 1972, 600, 601 – Lewapur; GRUR 1996, 399, 401 – Schutzverkleidung). Davon ist auszugehen, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse an dem Erhalt oder dem Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht (st. Rspr.; vgl. z. B. BPatG Mitt. 1977, 73, 74; vgl. auch Knoll in Ströbele/Hacker Markengesetz, 10. Aufl. § 71 Rn. 11 ff., 14 m. w. N.). Hiervon ist vorliegend nicht auszugehen. Allein die Rücknahme der Beschwerde rechtfertigt nicht die Auferlegung von Kosten. Vielmehr war die Beschwerde nicht in einer Weise aussichtslos, dass eine Kostenauferlegung gerechtfertigt wäre. Es war zumindest diskussionswürdig, ob die sich gegenüberstehenden Zeichen durch den identischen Wortbestandteil „elephant“ eine Prägung erfahren, die die Annahme einer Verwechslungsgefahr begründen könnte.

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Keywords

trademark appealcostscost shiftingprocedural diligencelikelihood of confusion

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Key legal questions extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the opponent should be ordered to bear the costs of the trademark proceedings under § 71 MarkenG.

Extracted holding

No special circumstances justified departing from the rule that each party bears its own costs; the request was rejected.

Extracted reasoning

Cost shifting under § 71 MarkenG requires special circumstances, in particular conduct incompatible with procedural diligence. The opponent's conduct did not meet that standard. The mere withdrawal of the appeal was insufficient, and the appeal was not so hopeless that a cost order was warranted; a debatable question remained as to whether the common word element 'elephant' created a distinctive overall impression and a likelihood of confusion.

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