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Trademark appeal costs denied after withdrawal of opposition

BPatG 24 W (pat) 46/09Federal Patent Court / Division 24Jan 11, 2011Dismissed

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Omnilex summary

The Federal Patent Court rejected the trademark owner's request to shift the costs of the appeal proceedings after the opponent withdrew its opposition. The court held that cost shifting under Section 71 MarkenG is exceptional and requires special circumstances. No such circumstances were present; the opposition was not abusive, even if it appeared unlikely to succeed. Withdrawal of the opposition after the oral hearing did not, by itself, justify ordering the opponent to pay costs.

Omnilex headnote

§ 71 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 4 MarkenG; Kostenauferlegung im markenrechtlichen Widerspruchs- und Beschwerdeverfahren nur aus Billigkeit und bei besonderen Umständen. Grundsatz der Selbsttragung der Kosten; eine Abweichung setzt atypische Umstände voraus, insbesondere rechtsmissbräuchliches Verhalten oder sonstige besondere Unbilligkeit. Die bloße Erfolglosigkeit des Widerspruchs genügt nicht. Die Rücknahme des Widerspruchs nach der mündlichen Verhandlung begründet für sich allein keine Kostenlast des Widersprechenden; die markenrechtliche Kostenregelung unterscheidet sich insoweit von der ZPO.

Full text

BPatG — 24 W (pat) 46/09, Beschluss

Entscheidungsdatum: 2011-01-11

Aktenzeichen: 24 W (pat) 46/09

Dokumenttyp: Beschluss

Normen: § 71 Abs 3 MarkenG

Spruchkörper: 24. Senat

Titelzeile

Markenbeschwerdeverfahren - Kostenauferlegung nach Widerspruchsrücknahme -

Tenor

In der Beschwerdesache

…

betreffend die Marke 302 54 263

(hier: Kostenantrag des Markeninhabers)

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Werner sowie der Richter Viereck und Paetzold in der Sitzung vom 11. Januar 2011

beschlossen:

Der Kostenantrag des Markeninhabers wird zurückgewiesen.

Gründe

1 Der nach Rücknahme des Widerspruchs aufrechterhaltene Kostenantrag des Markeninhabers ist, soweit er die Kosten des Beschwerdeverfahrens betrifft, weiterhin zulässig (§ 71 Abs. 4 MarkenG), jedoch in der Sache nicht begründet.

2 Maßgebliche Rechtsgrundlage für die Kostenentscheidung ist § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG, wonach das Bundespatentgericht die Kosten des Beschwerdeverfahrens einem Beteiligten ganz oder teilweise auferlegen kann, wenn dies der Billigkeit entspricht. Das Gesetz geht somit (was auch durch § 71 Abs. 1 Satz 2 und - für das patentamtliche Verfahren - § 63 Abs. 1 MarkenG deutlich wird) im Grundsatz davon aus, dass im markenrechtlichen Widerspruchsverfahren einschließlich des Beschwerdeverfahrens jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt und dass es für eine Abweichung hiervon stets besonderer Umstände bedarf (vgl. zum - inhaltlich übereinstimmenden - früheren Recht: BGH BlPMZ 1973, 23 - Lewapur). Derartige besondere Umstände, die es rechtfertigen würden, ausnahmsweise der Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, sind nicht vorgetragen und für den Senat auch nicht in sonstiger Weise ersichtlich. Es war das selbstverständliche Recht der Widersprechenden, ihre Marke mit den dafür zur Verfügung stehenden Rechtsbehelfen und Rechtsmitteln vor dem Deutschen Patent- und Markenamt und dem Bundespatentgericht zu verteidigen. Zwar mag der Widerspruch angesichts der konkreten Sach- und Rechtslage kaum erfolgversprechend gewesen sein, als rechtsmissbräuchlich erhoben kann er aber nicht angesehen werden.

3 Auch dass die Widersprechende sich durch Rücknahme des Widerspruchs nach Durchführung der mündlichen Verhandlung gleichsam freiwillig in die Lage der Unterliegenden begeben hat, stellt nach der gesetzlichen Regelung (§ 71 Abs. 4 MarkenG) im vorliegenden markenrechtlichen Verfahren keinen Grund für eine Kostenauferlegung dar. Insoweit unterscheiden sich die Regelungen des MarkenG grundlegend von denen der ZPO.

4 | | | | | --- | --- | --- | | Werner | Paetzold | Viereck |

Keywords

trademark oppositioncostsappeal proceedingswithdrawal of oppositionequitycost shifting

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Key legal questions extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the trademark owner's cost request for the appeal proceedings should be granted after withdrawal of the opposition

Extracted holding

The request was admissible but unfounded; no special circumstances justified departing from the rule that each party bears its own costs.

Extracted reasoning

Section 71 Markengesetz makes cost shifting an exception requiring special circumstances. None were shown; the opposition was not abusive, and withdrawal after the hearing did not by itself justify costs against the opponent.

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