Stay of trademark appeal pending BGH decision

BPatG 26 W (pat) 7/14Federal Patent Court / Division 26Sep 24, 2014Granted

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Omnilex summary

The applicant sought cancellation of trademark no. 30 2011 009 374 'UNSCHULDSLAMM' for bad-faith filing. After the DPMA ordered cancellation, the respondent appealed and requested that the appeal proceedings be stayed pending a closely related BGH reference case, I ZB 69/14. The applicant agreed. The Federal Patent Court held that a stay was appropriate because the same decisive legal issue was before the BGH, and a stay would avoid duplicated proceedings, unnecessary cassation review, and additional costs. The court therefore ordered the proceedings stayed until the BGH case became final.

Omnilex headnote

§ 82 Abs. 1 S. 1 MarkenG i.V.m. § 251 S. 1 ZPO; stay of trademark appeal proceedings pending a parallel legal issue before the Federal Supreme Court. A stay is expedient where the decisive legal question is already pending in another case before the BGH and the appellate court would otherwise likely have to seek leave to appeal on the same question. The particular features of patent court proceedings, including the public interest in clarifying the register status, do not exclude application of § 251 ZPO where no substantial delay of final resolution is expected compared with a decision on the merits followed by further review. Cost savings and avoidance of duplicate supreme-court proceedings support the stay (consid. 8-9).

Full text

BPatG — 26 W (pat) 7/14, Beschluss

Entscheidungsdatum: 2014-09-24

Aktenzeichen: 26 W (pat) 7/14

Dokumenttyp: Beschluss

Normen: § 82 Abs 1 S 1 MarkenG, § 251 S 1 ZPO

Spruchkörper: 26. Senat

Titelzeile

Markenbeschwerdeverfahren – Löschungsverfahren - "UNSCHULDSLAMM" – Anordnung des Ruhens des Beschwerdeverfahrens bis zum rechtskräftigen Abschluss eines beim BGH anhängigen anderen, entscheidungserheblichen Rechtsstreits

Tenor

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 30 2011 009 374

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 24. September 2014 unter Mitwirkung des Richters Reker als Vorsitzendem sowie der Richterin Eder und des Richters Dr. Himmelmann

beschlossen:

Das Verfahren ruht bis zum rechtskräftigen Abschluss des beim Bundesgerichtshof anhängigen Rechtsbeschwerdeverfahrens I ZB 69/14

Gründe

I

1 Der Antragsteller hat beim Deutschen Patent- und Markenamt die Löschung der für die Antragsgegnerin eingetragenen Marke 30 2011 009 374 „UNSCHULDSLAMM“ beantragt, weil die Marke bösgläubig angemeldet worden sei (§§ 50 Abs. 1, 54 Abs. 1 i. V .m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG). Die Antragsgegnerin hat der Löschung der Marke widersprochen.

2 Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat am 25. November 2013 die Löschung der angegriffenen Marke beschlossen, da sie entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG in das Markenregister eingetragen worden sei.

3 Gegen den Löschungsbeschluss hat die Antragsgegnerin Beschwerde eingelegt. Im Beschwerdeverfahren hat sie vorgetragen, der Antragsteller habe beim Deutschen Patent- und Markenamt insgesamt 61 Anträge auf Löschung von für die Antragsgegnerin eingetragenen Marken gestellt. Die Markenabteilung habe daraufhin die Löschung von 19 Marken der Antragsgegnerin wegen Bösgläubigkeit (§ 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG) beschlossen. Der 27. Senat habe in einem von insgesamt neun bei ihm anhängig gewordenen Beschwerdeverfahren die Beschwerde der Antragsgegnerin zurückgewiesen und in diesem, die Marke 30 2010 068 486.0 „Glückspilz“ betreffenden Beschwerdeverfahren die Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof zugelassen, die auch eingelegt worden sei. Der 27. Senat habe die übrigen acht bei ihm anhängig gewordenen Beschwerdeverfahren bis zur Entscheidung des Bundesgerichtshofs über die Rechtsbeschwerde ausgesetzt. Unter Bezugnahme auf dieses Vorbringen beantragt sie,

4 das Ruhen des Beschwerdeverfahrens bis zum Abschluss des Rechtsbeschwerdeverfahrens I ZB 69/14 beim Bundesgerichtshof anzuordnen.

5 Zur Begründung macht sie geltend, im vorliegenden Beschwerdeverfahren sei dieselbe Rechtsfrage zu beantworten, wegen der der 27. Senat die Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof zugelassen habe, nämlich ob in einem auf das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG gestützten Löschungsverfahren bereits innerhalb der Benutzungsschonfrist im Rahmen der Prüfung der Benutzungsabsicht eine aktuelle rechtserhaltende Benutzung der angegriffenen Marke zu prüfen sei, und ob die Löschung einer Marke gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG auch erfolgen könne, wenn kein rechts- oder sittenwidriges Verhalten des Markenanmelders vorliege, sondern dieser ehrenwerte oder gemeinnützige Zwecke verfolge, die jedoch vom Zweck des Markengesetzes nicht gedeckt seien.

6 Der Antragsteller hat dem Ruhen des Verfahrens bis zur Entscheidung des Bundesgerichtshofs im Rechtsbeschwerdeverfahren über die Löschung der Marke 30 2010 068 486.0 „Glückspilz“ zugestimmt.

II

7 Auf den Antrag der beiden am Beschwerdeverfahren beteiligten Parteien war gemäß § 82 Abs. 1 S. 1 MarkenG i. V. m. § 251 S. 1 ZPO das Ruhen des Beschwerdeverfahrens bis zum rechtskräftigen Abschluss des beim Bundesgerichtshof anhängigen Rechtsbeschwerdeverfahrens I ZB 69/14 anzuordnen.

8 Die Anordnung des Ruhens des Verfahrens ist zweckmäßig i. S. d. § 251 ZPO, weil die Rechtsfrage, wegen der vom 27. Senat die Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof zugelassen worden ist, auch für die Entscheidung im vorliegenden Beschwerdeverfahren entscheidungserheblich ist, und der Senat, wenn er von der Anordnung des Ruhens des Beschwerdeverfahrens absehen würde, nach derzeitigem Sach- und Streitstand ebenfalls die Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof zulassen müsste. Mit der Einlegung der Rechtsbeschwerde muss nach der Sachlage auch gerechnet werden, was eine unnötige Befassung des Bundesgerichtshofs mit einer weiteren Rechtsbeschwerde sowie weitere Kosten der Parteien zur Folge hätte, die durch die Anordnung des Ruhens des Verfahrens vermieden werden.

9 Die Besonderheiten des Verfahrens vor dem Patentgericht, insbesondere das öffentliche Interesse an einer Klärung des Registerstands, schließen eine Anwendung des § 251 ZPO jedenfalls im vorliegenden Verfahren nicht aus, weil eine erhebliche Verzögerung des rechtskräftigen Abschlusses des Beschwerdeverfahrens durch die Anordnung seines Ruhens im Vergleich zu einer Entscheidung in der Hauptsache mit einem sich anschließenden Rechtsbeschwerdeverfahren nicht zu erwarten ist.

Keywords

stay of proceedingstrademark cancellationbad faithparallel proceedingsprocedural economyappeal

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the trademark appeal proceedings should be stayed until final conclusion of BGH case I ZB 69/14.

Extracted holding

Yes. The stay was ordered because the pending BGH case concerns the same decisive legal question and a stay avoids unnecessary costs and duplicate review.

Extracted reasoning

The legal issue is decisive here as well; without a stay, the senate would likely also have to grant leave to appeal. Given the expected further review before the BGH, staying the case is expedient under the procedural rules.

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