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Patent nullity case: request to reduce dispute value denied

BPatG 2 Ni 27/11Federal Patent Court / Division 2Apr 10, 2013Dismissed

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Omnilex summary

The Federal Patent Court dismissed the defendant’s motion to reduce the dispute value in a patent nullity action. Although such relief may also be available to a legal entity, the defendant failed to make it plausible that full-cost liability would seriously endanger its economic position. A mere reference to a balance sheet and an asserted lack of income was insufficient, particularly because the defendant owned at least two patents and had not shown what assets it actually held.

Omnilex headnote

§ 144 PatG; dispute value reduction in patent nullity proceedings for legal entities; a reduction is only available where the party makes it plausible that full-cost exposure would seriously endanger its economic situation. A legal entity is not excluded per se from relief, and § 116 No. 2 ZPO does not apply. However, the applicant must substantiate its own assets and liabilities and the concrete impact of costs; a bare balance sheet reference or unsupported assertion of no income is insufficient. For dormant or assetless legal entities, serious economic endangerment will regularly be absent (consid. 2-4).

Full text

BPatG — 2 Ni 27/11, Beschluss

Entscheidungsdatum: 2013-04-10

Aktenzeichen: 2 Ni 27/11

Dokumenttyp: Beschluss

Normen: § 144 PatG, § 2 Abs 2 S 2 PatKostG

Spruchkörper: 2. Senat

Titelzeile

Patentnichtigkeitsklageverfahren – zur Streitwertherabsetzung im Nichtigkeitsverfahren

Tenor

In der Patentnichtigkeitssache

…

…

betreffend das deutsche Patent …

(hier: Antrag auf Streitwertherabsetzung)

hat der 2. Nichtigkeitssenat des Bundespatentgerichts am 10. April 2013 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Sredl sowie der Richter Merzbach, Dipl.-Phys. Dipl.-Wirt.-Phys. Maile, Dipl.-Phys. Dr. rer. nat Schwengelbeck und Dipl.-Phys. Dr. rer. nat. Forkel

beschlossen:

Der Antrag der Beklagten auf Herabsetzung des Streitwertes gemäß § 144 PatG wird zurückgewiesen.

Gründe

1 Der zulässige Antrag der Beklagten auf Streitwertbegünstigung gemäß § 144 PatG ist zurückzuweisen.

2 Zwar kann eine Festsetzung eines Teilstreitwerts nach § 144 PatG auch einer juristischen Person gewährt werden; § 116 Nr. 2 ZPO findet insoweit keine Anwendung (vgl. Benkard, Patentgesetz, 10. Aufl., § 144 Rdnr. 8)

3 Jedoch hat die Beklagte bereits nicht glaubhaft gemacht, dass die Belastung mit den Prozesskosten nach dem vollen Streitwert ihre wirtschaftliche Lage erheblich gefährden würde (§ 144 Abs. 1 Satz 1 PatG). Soweit die Beklagte vorgetragen hat, sie erziele keine Einkünfte, und zur Glaubhaftmachung in diesem Zusammenhang lediglich auf die Bilanz der Beklagten zum Stichtag 30. November 2011 (Balance Sheet as at 30. November 2011; Bl. 102 d. A.) verwiesen hat, fehlt es an jeglichen Anhaltspunkten für eine Beurteilung, über welche Vermögenswerte die Beklagte, die unstreitig Inhaberin von zumindest zwei Patenten ist, tatsächlich verfügt und inwieweit durch die Kostentragung im vorliegenden Nichtigkeitsverfahren eine Gefährdung eintreten könnte. Der Antrag ist damit bereits mangels Glaubhaftmachung zurückzuweisen.

4 Soweit die beklagte Gesellschaft mit einem Grundkapital von lediglich einem britischen Pfund (total shareholder funds 1 £) ausgestattet ist, spricht im Übrigen einiges dafür, dass die Beklagte jedenfalls derzeit nicht am Wirtschaftsleben teilnimmt. Somit ist zweifelhaft, ob eine erhebliche wirtschaftliche Gefährdung vorliegend überhaupt hätte eintreten können. Denn anders als bei natürlichen Personen kommt eine solche Gefährdung nach der Rechtsprechung (vgl. BGH GRUR 1953, 284, zitiert bei Keukenschrijver in Busse, Patentgesetz, 6. Auflage, § 144, Rn. 12, Fn. 14) bei einer vermögenslosen und nicht mehr tätigen juristischen Person jedenfalls regelmäßig nicht in Betracht. Zur Vermeidung von Missbräuchen kann es zudem erforderlich sein, auch die Einkommens- und Vermögensverhältnisse dritter Personen einzubeziehen, wenn der Rechtstreit in deren Interesse geführt wird (vgl. BGH, Entscheidung vom 20. Januar 2004, X ZR 133/98, zitiert bei Benkard, Patentgesetz, 10. Auflage, § 144, Anm. 6 m. w. N.).

Keywords

patent nullitydispute valuecost relieflegal entityeconomic hardshipplausibilitybalance sheetpatent litigation

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Key legal questions extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the defendant was entitled to a reduced dispute value under § 144 PatG

Extracted holding

The request was denied because the defendant did not make it plausible that full-cost exposure would seriously endanger its economic situation.

Extracted reasoning

A reduced dispute value can in principle be granted also to a legal entity, but here the defendant substantiated neither its assets nor any concrete economic threat. Its alleged lack of income and reference to a balance sheet were insufficient, especially as it owned at least two patents. The court also noted that a vermögenslose, no-longer-active legal entity will usually not face such a danger.

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