IR mark NORDIC LIVING: distinctiveness and free need denied

BPatG 26 W (pat) 48/10Federal Patent Court / Division 26Jun 3, 2011Granted

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Omnilex summary

The owner of the IR mark NORDIC LIVING appealed against the German refusal of protection for the narrowed goods list in class 18: whips, harness and saddlery. The Federal Patent Court held that the sign is not merely descriptive for these goods and that no free need exists, because equestrian goods do not form part of the relevant Nordic-style furnishing context. The earlier refusal decisions of the German Patent and Trademark Office were therefore annulled and protection in Germany granted for the remaining goods.

Omnilex headnote

§ 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG; internationale Marke; distinctiveness and free need are to be assessed strictly in relation to the конкретely claimed goods. A sign lacks distinctiveness only if the relevant public perceives it solely as a descriptive statement and not as an indication of origin. Even minimal distinctiveness suffices. A free need under § 8(2) No. 2 MarkenG exists only where the sign is objectively suitable for describing the goods or their characteristics. If a stylistic reference is not established for the specific goods, and no descriptive use is shown, registration/protection may not be refused on absolute grounds.

Full text

BPatG — 26 W (pat) 48/10, Beschluss

Entscheidungsdatum: 2011-06-03

Aktenzeichen: 26 W (pat) 48/10

Dokumenttyp: Beschluss

Normen: § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG, § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG, § 37 MarkenG, § 113 MarkenG, § 119 MarkenG, § 124 MarkenG, Art 5 MAbk Madrid, Art 6quinquies Abschn B PVÜ

Spruchkörper: 26. Senat

Titelzeile

Markenbeschwerdeverfahren – "NORDIC LIVING (IR-Marke)" – kein Freihaltungsbedürfnis - Unterscheidungskraft

Tenor

In der Beschwerdesache

betreffend die IR-Marke 911 567

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 13. April 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-Wissemann, des Richters Reker und der Richterin Dr. Schnurr

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 20 IR des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 28. Mai 2008, 9. Juni 2008 und 30. März 2010 aufgehoben.

Gründe

I.

1 In zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, sowie in einem zusätzlichen Berichtigungsbeschluss hat die Markenstelle für Klasse 20 IR des Deutschen Patent- und Markenamtes u. a. für die Waren

2 „Class 18: whips, harness and saddlery”

3 der international registrierten Marke Nr. IR 911 567

4 NORDIC LIVING

5 den Schutz in der Bundesrepublik Deutschland mit der Begründung verweigert, dass dem Zeichen die erforderliche Unterscheidungskraft fehle. Das Markenwort sei aus dem Englischen mit "nordisches Leben“ zu übersetzen, weise jedoch im deutschen Sprachgebrauch auf eine besondere Stilrichtung, den so genannten nordischen Stil hin. Nordischer Stil zeichne sich, wie die Markenstelle unter Vorlage von Belegen ausgeführt hat, durch schlichte, zeitlose und nicht überladene Elemente, helle Farben und Hölzer, klare Linien sowie gemusterte Stoffe aus. Lederwaren, Accessoires, Sattlerwaren, Möbel und Haushaltstextilien könnten im nordischen Stil entworfen werden. „NORDIC LIVING“ erschöpfe sich für diese Waren in seinem sachbezogenen Begriffsinhalt und weise nicht auf ein bestimmtes Unternehmen hin.

6 Gegen diese Entscheidung wendet sich die Markeninhaberin mit ihrer Beschwerde. Sie hat das Warenverzeichnis in der Beschwerdeinstanz auf die oben genannten Waren der Klasse 18 beschränkt und die Beschwerde im Übrigen zurückgenommen. Sie weist darauf hin, dass für die nunmehr noch beanspruchten Waren keine bestimmte Stilrichtung existiere, die mit „NORDIC LIVING“ beschrieben werden könnte.

7 Die Markeninhaberin beantragt,

8 die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 20 IR des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 28. Mai 2008, 9. Juni 2008 und 30. März 2010 aufzuheben.

9 Ergänzend wird auf den Inhalt der Akte des Deutschen Patent- und Markenamtes Az. IR 911 567 / 20 Bezug genommen. Im Termin zur mündlichen Verhandlung vom 13. April 2010 hat sich die Markeninhaberin ergänzend zur Sache geäußert.

II.

10 Die gemäß § 66 Abs. 1, 2 MarkenG zulässige Beschwerde erweist sich nach Beschränkung des Warenverzeichnisses als begründet. Einer Eintragung der Wortmarke „NORDIC LIVING“ für die nunmehr allein noch den Gegenstand des Beschwerdeverfahrens bildenden Waren der Klasse 18 „whips (Peitschen), harness and saddlery (Zügel, Sattelzeug)” steht weder das von der Markenstelle angenommene Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen, noch besteht insoweit ein Freihaltebedürfnis, § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Insoweit hat die Markenstelle für Klasse 20 IR dem Zeichen zu Unrecht den Schutz in der Bundesrepublik Deutschland versagt, §§ 119, 124, 113, 37, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG i. V. m. Art. 5 PMMA, Art. 6 quinquies B PÜV.

11 Unterscheidungskraft i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG bedeutet die Eignung einer Marke, die mit ihr beanspruchten Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und sie dadurch für den Verkehr von denen anderer Anbieter unterscheidbar zu machen (vgl. EuGH GRUR 2006, 233, 235, Rdn. 45 - Standbeutel; EuGH GRUR 2003, 604, 608, Rdn. 62 - Libertel). Die Eintragung als Marke kommt nur in Betracht, wenn ein Zeichen diese Herkunftsfunktion erfüllen kann (vgl. EuGH GRUR 2003, 55, 57 f., Rdn. 51 - Arsenal Football Club; BGH MarkenR 2006, 395, 397, Rdn. 18 - FUSSBALL WM 2006, m. w. N.). Ist dies nicht der Fall, widerspricht es dem Allgemeininteresse, das fragliche Zeichen durch seine Eintragung ins Register zugunsten eines Anmelders zu monopolisieren und der Nutzung durch die Allgemeinheit dauerhaft zu entziehen (vgl. EuGH GRUR 2008, 608, 610, Rdn. 59 - EUROHYPO; EuGH GRUR 2004, 943, 944, Rdn. 26 - SAT.2; EuGH GRUR 2003, 604, 608, Rdn. 60 – Libertel). Da die Frage der Unterscheidungskraft stets konkret für die jeweils beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zu beurteilen ist, vermag eine Marke für bestimmte Waren und Dienstleistungen unterscheidungskräftig zu sein, während ihr für andere die Unterscheidungskraft fehlt (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 677, Rdn. 73 - 78 - Postkantoor; GRUR 2007, 425, 426, Rdn. 32 - MT&C/BMW). Um das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu überwinden, reicht nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs jede noch so geringe Unterscheidungskraft aus (vgl. z. B. BGH GRUR 2006, 850, Rdn. 28 - FUSSBALL WM 2006).

12 Die nunmehr allein noch streitigen Waren der Klasse 18: „Peitschen, Zügel und Sattelzeug“, zählen allerdings nicht zu den Einrichtungsgegenständen. Auch liegen dem Senat keine Erkenntnisse darüber vor, dass sich bei Artikeln für den Reitsport ebenfalls ein nordischer oder skandinavischer Stil durchgesetzt hätte, der sich durch ganz bestimmte, eindeutige Stilmerkmale auszeichnete. Eine warenbeschreibende Sachangabe, die auf bestimmte Eigenschaften der in Frage stehenden Reitsportartikel Bezug nimmt, stellt „NORDIC LIVING“ somit nicht dar. Daher ist nicht auszuschließen, dass die angesprochenen Händlerkreise und Reitsportinteressenten „„NORDIC LIVING“ im Zusammenhang mit diesen Waren als Herkunftshinweis auffassen werden.

13 Das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG liegt insoweit ebenfalls nicht vor, denn „NORDIC LIVING“ eignet sich objektiv weder zur Beschreibung der im Tenor genannten Waren, noch vermag das Markenwort die Art, Bestimmung, Beschaffenheit oder sonstige Merkmale dieser Reitsportartikel zu bezeichnen. Ein Freihaltebedürfnis besteht für diese Waren nicht.

14 Da weitere Schutzhindernisse nicht ersichtlich sind, war der Beschwerde der Anmelderin nach Beschränkung des Warenverzeichnisses aus diesen Gründen stattzugeben.

Keywords

distinctivenessfree needtrademark refusalinternational registrationdescriptive signequestrian goodsappeal

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether NORDIC LIVING lacks distinctiveness for whips, harness and saddlery under § 8(2) No. 1 MarkenG

Extracted holding

For the remaining class 18 goods, the sign is not a descriptive statement and can be perceived as an indication of origin.

Extracted reasoning

Those goods are not furnishings; no established Nordic style for equestrian goods was shown. Any only slight distinctiveness is enough.

Key legal question

Whether NORDIC LIVING is subject to a free need under § 8(2) No. 2 MarkenG

Extracted holding

No objective descriptive use exists for the goods in question, so no free need for competitors.

Extracted reasoning

The mark does not describe kind, purpose, quality, or other characteristics of the equestrian articles.

Key legal question

Whether the office decisions refusing protection must be set aside

Extracted holding

Yes, after limitation of the goods list the refusals were unlawful and had to be annulled.

Extracted reasoning

No remaining absolute ground for refusal was established.

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