LG Hamburg 27. Zivilkammer — 327 O 132/18 — Urteil

Entscheidungsdatum: 2019-01-17

Aktenzeichen: 327 O 132/18

ECLI: ECLI:DE:LGHH:2019:0117.327O132.18.00

Dokumenttyp: Urteil

Normen: Art 9 Abs 2 Buchst b EUV 2017/1001, Art 124 Buchst a EUV 2017/1001, Art 125 Abs 1 EUV 2017/1001, Art 126 Abs 1 Buchst a EUV 2017/1001, Art 129 Abs 2 EUV 2017/1001 ... mehr

Orientierungssatz

1. Beim Vertrieb von Absatzschuhen mit roter Sohle besteht ein Unterlassungsanspruch des Markeninhabers gemäß Art. 9 Abs. 2 Buchst. b UMV aufgrund von Verwechslungsgefahr und Warenidentität mit der unionsrechtlich geschützten Marke.(Rn.24)

2. Aus Art. 129 Abs. 2 UMV i.V.m. den §§ 14 Abs. 6, 18, 19 und 125b Nr. 2 MarkenG sowie den §§ 242, 259 BGB folgen die Annexansprüche des Markeninhabers auf Auskunftserteilung und Rechnungslegung, Feststellung der Schadensersatzpflicht, Testkaufkostenersatz sowie Rückruf und Herausgabe zum Zwecke der Vernichtung.(Rn.29)

Tenor

Die Beklagte wird verurteilt, es bei Meidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes von bis zu 250.000,00 € oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlung bis zu insgesamt zwei Jahren, die Ordnungshaft zu vollziehen an ihren jeweiligen gesetzlichen Vertretern,

zu unterlassen,

im geschäftlichen Verkehr im Gebiet der Europäischen Union Schuhe mit hohen Absätzen anzubieten und/oder in den Verkehr zu bringen und/oder zu diesen Zwecken zu besitzen und/oder die vorgenannten Handlungen durch Dritte zu begehen, auf deren Sohle,

1. wie nachstehend abgebildet, über die gesamte Oberfläche rote Farbe aufgebracht ist:

und/oder

2. wie nachstehend abgebildet, rote Farbe aufgebracht ist:

a)

und/oder

b)

II. Die Beklagte wird verurteilt, dem Kläger vollständig Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen über die gemäß Ziff. I begangenen Handlungen, und zwar durch Übergabe eines einheitlichen und geordneten schriftlichen Verzeichnisses nebst Kopien der korrespondierenden Rechnungen, Lieferscheine und sonstigen Belege, aus dem sich Folgendes ergibt:

1. die Namen und Anschriften der Hersteller, der Lieferanten und anderer Vorbesitzer der Waren gemäß Ziff. I sowie der gewerblichen Abnehmer und Verkaufsstellen, für die sie bestimmt waren;

2. die Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Waren gemäß Ziff. I sowie die Einkaufspreise und Verkaufspreise;

3. die mit dem Vertrieb der Waren gemäß Ziff. I erzielten Umsätze (in Euro und Stückzahlen) und Gewinne.

III. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, dem Kläger allen Schaden zu ersetzen, der diesem durch die Handlungen gemäß Ziff. I entstanden ist und künftig noch entstehen wird.

IV. Die Beklagte wird verurteilt, dem Kläger die Testkaufkosten in Höhe von insgesamt 524,90 € zuzüglich Zinsen hieraus von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 26.03.2018 zu erstatten.

V. Die Beklagte wird verurteilt, die zu Ziff. I abgebildeten Schuhe gegenüber den gewerblichen Abnehmern und Verkaufsstellen zurückzurufen.

VI. Die Beklagte wird verurteilt, die unmittelbar oder mittelbar in ihrem Besitz oder Eigentum befindlichen Schuhe gemäß Ziff. I an einen vom Kläger zu benennenden Gerichtsvollzieher zum Zwecke der Vernichtung auf Kosten der Beklagten herauszugeben.

VII. Die Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.

VIII. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar, aus Ziff. I gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 220.000,00 €, aus den Ziff. II, V und VI gegen Sicherheitsleistung in Höhe von jeweils 20.000,00 € und aus den Ziff. IV und VII gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages.

Tatbestand

1 Gegenstand des Rechtsstreits sind unionsmarken- und hilfsweise lauterkeitsrechtliche Unterlassungs- und Annexansprüche aufgrund des Vertriebes von Schuhen mit roten Sohlen durch die Beklagte.

2 Der Kläger ist Inhaber der nachfolgend abgebildeten Unionsmarke gemäß Anlage K 5 (im Folgenden die „Klagemarke“), die einen Absatzschuh mit einer roten Sohle zeigt, und – mit einer Priorität vom 29.01.2010 – Schutz für „Absatzschuhe (ausgenommen orthopädische Schuhwaren)“ in Nizza-Klasse 25 genießt:

3 In der „Beschreibung“ der Klagemarke heißt es wie folgt:

4 „ Beschreibung Besteht aus der Farbe Rot (Pantone-Code18.1663TP), die wie dargestellt auf die Sohle eines Schuhs aufgebracht ist (die Kontur des Schuhs ist also nicht Bestandteil der Marke, soll aber die Lage der Marke kennzeichnen).

5 Farbe Rot (Pantone 18-1663TP)“.

6 Gegen die Klagemarke wurden bei dem Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) drei Löschungsanträge gestellt, zwei vor und einer nach Anhängigkeit der vorliegenden Klage. Der zum Aktenzeichen des EUIPO Nr.... anhängig gewesene Löschungsantrag gegen die Klagemarke wurde zurückgewiesen ( Anlage K 30 ). Der zum Aktenzeichen des EUIPO Nr.... anhängig gewesene Nichtigkeitsantrag gegen die Klagemarke vom 17.01.2018 wurde am 23.10.2018 zurückgenommen ( Anlagenkonvolut K 29 ). Im Status „Kontradiktorische Verfahren“ bei dem EUIPO noch anhängig ist das von der V. H. S. B. V. betriebene Löschungsverfahren gegen die Klagemarke vom 08.06.2016 (Aktenzeichen des EUIPO:... ), das als Nichtigkeitsgrund ausschließlich das absolute Eintragungshindernis gemäß Art. 7 Abs. 1 lit. e) UMV benennt und hierauf gestützt ist ( Anlage K 28 ). In einem Vorabentscheidungsverfahren nach Art. 267 AEUV, eingereicht von der Rechtbank Den Haag (Gericht 1. Instanz Den Haag, Niederlande) in einem Rechtsstreit zwischen dem Kläger und der C. L. SAS einerseits und der Nichtigkeitsantragstellerin vor dem EUIPO zum dortigen Aktenzeichen Nr.... andererseits betreffend die Auslegung von Art. 3 Abs. 1 lit. e) iii) der Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22.10.2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die Marken, der Art. 7 Abs. 1 lit. e) iii) UMV a. F. entsprach, erkannte der Gerichtshof der Europäischen Union mit Urteil vom 12.06.2018 (Rechtssache C 163/16) für Recht:

7 „Art. 3 Abs. 1 Buchst. e) Ziff. iii) der Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken ist dahin auszulegen, dass ein Zeichen wie das im Ausgangsverfahren in Rede stehende, das aus einer auf der Sohle eines hochhackigen Schuhs aufgebrachten Farbe besteht, nicht ausschließlich aus der „Form“ im Sinne dieser Bestimmung besteht.“

8 Zur Bekanntheit des Klägers und der von diesem vertriebenen Schuhe, insbesondere derjenigen mit einer roten Sohle, legt der Kläger in den Anlagenkonvoluten K 3 und K 7 bis K 15 verschiedene Unterlagen u. a. aus dem Internet, aus Mode- und Publikumszeitschriften, aus der Presse sowie aus Fachbüchern, der Populärliteratur und anderen Quellen vor, auf die insoweit verwiesen wird.

9 Die Beklagte betreibt Schuhgeschäfte in Düsseldorf sowie – unter www.j..de – einen Onlineshop für Schuhe. Sie vertrieb u. a. wie aus dem Tenor zu Ziff. I ersichtlich gestaltete Absatzschuhe (vgl. Anlagenkonvolut K 20 und Anlage K 22 ).

10 Der Kläger ließ bei der Beklagten Testkäufe durchführen. Hierfür wendete er einen Betrag in Höhe von insgesamt 524,90 € auf (vgl. Anlagenkonvolut K 23 ).

11 Mit einstweiligen Verfügungen vom 09.12.2016 und vom 26.09.2017 zu den hiesigen Az. 327 O 503/16 und 327 O 344/17 verbot die erkennende Kammer der Beklagten auf Antrag des Klägers das Anbieten, In-Verkehr-Bringen und den Besitz zu diesen Zwecken – selbst oder durch Dritte – der wie aus dem Tenor zu Ziff. I ersichtlich gestalteten Absatzschuhe ( Anlagenkonvolute K 1 und K 2 ).

12 Der Kläger ist der Auffassung, die wie aus dem Tenor zu Ziff. I ersichtlich gestalteten Absatzschuhe verletzten ihn, den Kläger, in dessen Rechten aus der Klagemarke. Bei Warenidentität (Absatzschuhe) bestehe im Hinblick auf den wie aus dem Tenor zu Ziff. I 1 gestalteten Schuh zudem Zeichenidentität und im Hinblick auf die wie aus dem Tenor zu Ziff. I 2 ersichtlich gestalteten Schuhe aufgrund der roten Sohlen und der bei einem stehenden Schuh nicht sichtbaren anderen Gestaltungsmerkmale jener Sohlen unter Berücksichtigung einer erhöhten Kennzeichnungskraft der Klagemarke jedenfalls Verwechslungsgefahr. Höchst hilfsweise stünden ihm, dem Kläger, lauterkeitsrechtliche Ansprüche gegen die Verwendung der wie aus dem Tenor zu Ziff. I ersichtlich gestalteten Schuhe zu (§ 5 Abs. 2 UWG; § 3 Abs. 3 UWG i. V. m. Nr. 13 des Anhangs zu § 3 Abs. 3 UWG; § 4 Nr. 3 lit. a) und b) UWG). Ferner habe er, der Kläger, aufgrund des Vertriebes der streitgegenständlichen Absatzschuhgestaltungen durch die Beklagte Annexansprüche auf Auskunftserteilung und Rechnungslegung, Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten, Erstattung von Testkaufkosten sowie Ansprüche auf Vernichtung und Rückruf der – seiner, des Klägers, Auffassung nach – die Klagemarke verletzenden Waren.

13 Der Kläger beantragt zuletzt,

14 - wie erkannt -.

15 Die Beklagte beantragt,

16 den Rechtsstreit gemäß Art. 132 Abs. 1 UMV auszusetzen,

17 hilfsweise Klageabweisung.

18 Die Beklagte ist der Auffassung, der Rechtsstreit sei bis zum rechtskräftigen Abschluss des gegen die Klagemarke bei dem EUIPO anhängigen Löschungsverfahrens zum dortigen Aktenzeichen... gemäß Art. 132 Abs. 1 UMV auszusetzen, da „keine besonderen Gründe für dessen Fortsetzung“ im Sinne jener Vorschrift bestünden. Die Klagemarke sei wegen Vorliegens des absoluten Eintragungshindernisses gemäß Art. 7 Abs. 1 lit. e) Ziff. iii) UMV löschungsreif, da sie ausschließlich aus der Form, die der Ware einen wesentlichen Wert verleihe, bestehe. Insoweit sei ferner die – nach Eintragung der Klagemarke erfolgte – Neufassung jener Vorschrift zu berücksichtigen, nach der nunmehr von der Eintragung als Unionsmarke ausgeschlossen seien „Zeichen, die ausschließlich bestehen aus [...] iii) der Form oder einem anderen charakteristischen Merkmal, die bzw. das der Ware einen wesentlichen Wert verleiht“. In der Sache verwende sie, die Beklagte, auf den streitgegenständlichen Schuhsohlen einen anderen Rotton als denjenigen, den die Klagemarke schütze. Auch im Übrigen, im Hinblick auf die aus dem Tenor zu Ziff. I 2 ersichtlichen Absatzschuhgestaltungen, bestehe aufgrund der bei diesen auf den Sohlen abgebildeten zusätzlichen Motive keine Verwechslungsgefahr. Zudem entspreche der Absatzschuh, der wie aus dem Tenor zu Ziff. I 2 b) ersichtlich gestaltet sei, in seiner Sohlengestaltung im Wesentlichen der bei dem Deutschen Patent- und Markenamt zum dortigen Az... eingetragenen Marke der Beklagten ( Anlage B 200 ). Im Übrigen nehme sie, die Beklagte, die Bekanntheit und Unterscheidungskraft der Klagemarke in Abrede, die sie ebenso mit Nichtwissen bestreite wie den von dem Kläger vorgetragenen Werdegang des Klägers und die von dem Kläger vorgetragene Entwicklung von Absatzschuhen mit roter Sohle durch diesen.

19 Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes im Übrigen wird auf die Schriftsätze der Parteien nebst Anlagen sowie auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 15.11.2018 verwiesen (§ 313 Abs. 2 Satz 2 ZPO).

Entscheidungsgründe

20 Die Klage ist zulässig und begründet.

I.

21 Das angerufene Gericht ist gemäß Art. 124 lit. a), 125 Abs. 1 UMV international und gemäß Art. 129 Abs. 3 UMV i. V. m. den §§ 32 ZPO, 125g MarkenG örtlich zuständig, da die Beklagte die streitgegenständlichen Schuhe über das Internet bundesweit und daher bestimmungsgemäß auch in Hamburg angeboten hat. Die Reichweite der Zuständigkeit des angerufenen Gerichts ergibt sich aus Art. 126 Abs. 1 lit. a) UMV.

II.

22 Eine Aussetzung des Rechtsstreits gemäß Art. 132 Abs. 1 UMV war nicht veranlasst, da besondere Gründe für die Fortsetzung des Rechtsstreits bestanden haben.

23 Das einzige noch anhängige Nichtigkeitsverfahren gegen die Klagemarke beruht auf der Geltendmachung des absoluten Eintragungshindernisses gemäß Art. 7 Abs. 1 lit. e) UMV als Nichtigkeitsgrund, wobei vorliegend innerhalb jener Vorschrift lediglich Art. 7 Abs. 1 lit. e) iii) UMV als Eintragungshindernis in Betracht kommt. Hierüber aber hat der Gerichtshof der Europäischen Union bereits in einem Vorabentscheidungsverfahren betreffend die Auslegung der Parallelvorschrift zu Art. 7 Abs. 1 lit. e) Ziff. iii) UMV in der Markenrechtsrichtlinie (Art. 3 Abs. 1 lit. e) Ziff. iii) der Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22.10.2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die Marken) entschieden und für Recht erkannt, dass die Klagemarke nicht ausschließlich aus der „Form“ im Sinne jener Bestimmung bestehe, so dass das einzige noch anhängige Nichtigkeitsverfahren gegen die Klagemarke keine Aussicht auf Erfolg hat. Nicht zu berücksichtigen ist insoweit die Neufassung des Art. 7 Abs. 1 lit. e) iii) UMV, wonach Zeichen von der Eintragung ausgeschlossen sind, die ausschließlich aus „der Form oder einem anderen charakteristischen Merkmal, die bzw. das der Ware einen wesentlichen Wert verleiht“ bestehen, da die Klagemarke vor Inkrafttreten der Neufassung jener Vorschrift eingetragen worden ist und insoweit Bestandsschutz genießt (vgl. dazu auch Anlagenkonvolut K 25 ).

III.

24 Der von dem Kläger geltend gemachte Unterlassungsanspruch folgt im Hinblick auf alle streitgegenständlichen Schuhmodelle (Tenor zu Ziff. I) jedenfalls aus Art. 9 Abs. 2 lit. b) UMV i. V. m. der Klagemarke aufgrund einer Verwechslungsgefahr.

25 Eine Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn das Publikum glauben könnte, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder ggf. aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen ( EuGH , Urteile v. 22.06.1999, C-342/97, „Lloyd Schuhfabrik“, Rn. 19, und v. 29.09.1998, C-39/97, „Canon“, Rn. 17; jeweils zitiert nach „http://curia.europa.eu“). Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Diese Beurteilung impliziert eine bestimmte Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere zwischen der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der mit diesen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen. So kann ein geringer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt ( EuGH , Urteil v. 22.06.1999, C-342/97, „Lloyd Schuhfabrik“, Rn. 18 und 19, zitiert nach „http://curia.europa.eu“). Die Verwechslungsgefahr ist umso größer, je größer sich die Kennzeichnungskraft der älteren Marke darstellt ( EuGH , Urteil v. 11.11.1997, C-251/95, „ Sàbel “, Rn. 24, zitiert nach „http://curia.europa.eu“).

26 Es besteht Warenidentität (Absatzschuhe).

27 Zudem besteht eine jedenfalls hochgradige Ähnlichkeit der Vergleichszeichen. Die Frage der Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit im (Schrift-) Bild, im Klang und gegebenenfalls in der Bedeutung zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht wirken können (vgl. BGH GRUR 2006, 859 - Malteserkreuz , Rn. 17; BGH GRUR 2008, 903 - SIERRA ANTIGUO , Rn. 17; BGH GRUR 2009, 1055 - airdsl , Rn. 26; Ingerl/Rohnke a. a. O., § 14 Rn. 849). Die Sohlen der von der Beklagten vertriebenen Absatzschuhe sind in roter Farbe gestaltet, im Hinblick auf die Gestaltungen gemäß dem Tenor zu Ziff. I 1 ausschließlich und im Hinblick auf die Gestaltungen gemäß dem Tenor zu Ziff. I 2 nahezu ausschließlich mit Motiven, die bei einem stehenden Schuh nicht sichtbar sind. Insoweit ist unerheblich, ob der von der Beklagten verwendete Rotton genau demjenigen entspricht, der in der Beschreibung der Klagemarke benannt ist. Ebenso unerheblich ist insoweit, dass die Beklagte über eine deutsche Marke mit einer Priorität vom 16.08.2017 betreffend eine Absatzschuhsohlengestaltung in roter Farbe mit schwarzen Diamantmotiven verfügt.

28 Unter Berücksichtigung der bei dem Gericht offenkundigen Tatsache (§ 291 ZPO), dass die Klagemarke für Absatzschuhe in Klasse 25 während eines längeren Zeitraums in weitem Umfang auf dem Markt erscheint und jedermann gegenübertritt (vgl. BGH GRUR 2011, 143 ff. [1046] – TÜV II m. w. N.) und der von dem Kläger substantiiert dargelegten Bekanntheit der Klagemarke besteht vor diesem Hintergrund ohne weiteres Verwechslungsgefahr.

IV.

29 Die von dem Kläger ferner geltend gemachten Annexansprüche auf Auskunftserteilung und Rechnungslegung, Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten, Testkaufkostenersatz, Rückruf und Herausgabe zum Zwecke der Vernichtung folgen sodann im Hinblick auf alle streitgegenständlichen Absatzschuhgestaltungen aus Art. 129 Abs. 2 UMV i. V. m. den §§ 14 Abs. 6, 18, 19 und 125b Nr. 2 MarkenG sowie den §§ 242, 259 BGB. Der Beklagten fällt jedenfalls Fahrlässigkeit zur Last.

30 Soweit die Klägerin mit den Klageanträgen zu den Ziff. II und III unionsweite Ansprüche auf Auskunftserteilung, Rechnungslegung und Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten geltend macht, findet gemäß Art. 8 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 864/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11.07.2007 über das auf außervertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht („Rom II“) deutsches Sachrecht Anwendung, da das schadensbegründende Ereignis – der Vertrieb der streitgegenständlichen Schuhe – in Deutschland eingetreten ist (vgl. insoweit die [Gemeinschaftsgeschmacksmuster betreffende] Entscheidung EuGH GRUR 2017, 1120 ff. [ Nintendo Co. Ltd./BigBen Interactive GmbH u. a. ]).

V.

31 Die Kostenentscheidung folgt aus § 92 Abs. 2 Nr. 1 (analog) ZPO.

32 Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 709 Sätzen 1 und 2 ZPO.