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LG M�nchen I 7. Zivilkammer — 2023-05-17 — 7 O 5812/22 — Endurteil

Entscheidungsdatum: 2023-05-17

Aktenzeichen: 7 O 5812/22

Dokumenttyp: Endurteil

Tenor

I. Die Beklagte wird verurteilt, es bei Meidung eines f�r jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzender Ordnungsgeldes bis zu EUR 250.000,00 – ersatzweise Ordnungshaft – oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlung bis zu insgesamt zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft an den gesetzlichen Vertretern der Beklagten zu vollziehen ist, gegen�ber den Kl�gerinnen jeweils

zu unterlassen,

1.�Vorrichtungen, welche dazu geeignet sind, ein Verfahren durchzuf�hren, das in der Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung verwendet wird, zum Nachweis einer Vielzahl von Analyten in einer Probe, umfassend:

mindestens ein Sondenreagenz, das auf einen Analyten zielt, und mindestens eine Nucleins�uremarkierung, die eine Vielzahl von vorbestimmten Teilsequenzen umfasst, wobei das mindestens eine Sondenreagenz und die mindestens eine Nucleins�uremarkierung miteinander konjugiert sind; und wobei mindestens ein Anteil der Vielzahl der vorbestimmten Teilsequenzen einen Identifikator des mindestens einen Sondenreagenzes bildet;

b. Entfernen jeglicher ungebundenen Nachweisreagenzien;

c. Nachweisen der Vielzahl von vorbestimmten Teilsequenzen des Nachweisreagenzes in einer zeitlich aufeinander folgenden Weise, wobei der Nachweis der Teilsequenz umfasst:

i) Hybridisieren eines Satzes von Decodersonden mit einer Teilsequenz der Nachweisreagenzien, wobei jede Teilpopulation der Decodersonden eine optisch nachweisbare Markierung umfasst, wobei jede optisch nachweisbare Markierung eine optische Signalsignatur generiert, die jeder Teilsequenz entspricht;

ii) Nachweisen der optischen Signalsignatur, die bei der Hybridisierung des Satzes von Decodersonden produziert wurde, und Erhalten eines Bildes;

iii) Entfernen der optischen Signalsignatur, die durch die Hybridisierung des Satzes von Decodersonden produziert wurde;

iv) Wiederholen der Schritte (i) bis (iii) f�r andere Teilsequenzen der Nachweisreagenzien, wodurch eine zeitliche Reihenfolge von optischen Signalsignaturen produziert wird, die der Vielzahl der vorbestimmten Teilsequenzen entsprechen, wobei die zeitliche Reihenfolge der optischen Signalsignaturen, die der Vielzahl der vorbestimmten Teilsequenzen des Nachweisreagenzes entsprechen, eine Teilpopulation der Nachweisreagenzien identifiziert und f�r jede Teilpopulation der Nachweisreagenzien eindeutig ist; und

wobei die Probe eine biologische Probe ist umfassend eine oder mehrere Zellen und/oder ein oder mehrere Gewebe, und wobei

die Analyten Nucleins�uren sind, wobei die Nucleins�uren ausgew�hlt sind aus der Gruppe bestehend aus zellul�rer RNA, Messenger-RNA, MikroRNA, ribosomaler RNA und jedweden Kombinationen davon, in der Bundesrepublik Deutschland zur Benutzung in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten oder zu liefern;

(mittelbare Verletzung des eingeschr�nkten Anspruchs 1 des EP 2 794 928)

2.�Nachweisreagenzien f�r den Nachweis von RNA, welche dazu geeignet sind, ein Verfahren durchzuf�hren, das in dar Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung verwendet wird, zum Nachweis einer Vielzahl von Analyten in einer Probe, umfassend:

a. Kontaktieren der Probe mit einer Zusammensetzung, die eine Vielzahl von Nachweisreagenzien umfasst, wobei jede Teilpopulation der Nachweisreagenzien auf mindestens einen unterschiedlichen Analyten zielt, wobei der Analyt auf einem festen Substrat oder Tr�ger fixiert ist, und wobei das feste Substrat oder der feste Tr�ger ein Chip, ein Mikroarray oder ein Objekttr�ger f�r die Mikroskopie ist, und wobei jedes Nachweisreagenz umfasst: mindestens ein Sondenreagenz, das auf einen Analyten zielt, und mindestens eine Nucleins�uremarkierung, die eine Vielzahl von vorbestimmten Teilsequenzen umfasst, wobei das mindestens eine Sondenreagenz und die mindestens eine Nucleins�uremarkierung miteinander konjugiert sind; und wobei mindestens ein Anteil der Vielzahl der vorbestimmten Teilsequenzen einen Identifikator des mindestens einen Sondenreagenzes bildet;

b. Entfernen jeglicher ungebundenen Nachweisreagenzien;

c. Nachweisen der Vielzahl von vorbestimmten Teilsequenzen des Nachweisreagenzes in einer zeitlich aufeinander folgenden Weise, wobei der Nachweis der Teilsequenz umfasst:

ii) Nachweisen der optischen Signalsignatur, die bei der Hybridisierung des Satzes von Decodersonden produziert wurde, und Erhalten eines Bildes;

iii) Entfernen der optischen Signalsignatur, die durch die Hybridisierung des Satzes von Decodersonden produziert wurde;

wobei die Probe eine biologische Probe ist umfassend eine oder mehrere Zellen und/oder ein oder mehrere Gewebe, und wobei

in der Bundesrepublik Deutschland zur Benutzung in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten und/oder zu liefern;

(mittelbare Verletzung des eingeschr�nkten Anspruchs 1 des EP 2 794 928)

3.�Decodersonden, welche dazu geeignet sind, ein Verfahren durchzuf�hren, das in der Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung verwendet wird, zum Nachweis einer Vielzahl von Analyten in einer Probe, umfassend:

b. Entfernen jeglicher ungebundenen Nachweisreagenzien;

c. Nachweisen der Vielzahl von vorbestimmten Teilsequenzen des Nachweisreagenzes in einer zeitlich aufeinander folgenden Weise, wobei der Nachweis der Teilsequenz umfasst:

ii) Nachweisen der optischen Signalsignatur, die bei der Hybridisierung des Satzes von Decodersonden produziert wurde, und Erhalten eines Bildes;

iii) Entfernen der optischen Signalsignatur, die durch die Hybridisierung des Satzes von Decodersonden produziert wurde;

wobei die Probe eine biologische Probe ist umfassend eine oder mehrere Zellen und/oder ein oder mehrere Gewebe, und wobei

in der Bundesrepublik Deutschland zur Benutzung in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten und/oder zu liefern, ohne

(1) auf jedem Angebot, auf der ersten Seite der Bedienungsanleitung, in den Lieferpapieren sowie auf der Verpackung mindestens in Schriftgr��e 12 ausdr�cklich, un�bersehbar und blickfangm��ig herausgestellt darauf hinzuweisen, dass die Decodersonden nicht ohne Zustimmung der Kl�gerin zu 2) als Inhaberin des deutschen Teils des EP 2 794 928 B1 zum Nachweis von zellul�rer RNA, Messenger-RNA, MikroRNA, ribosomaler RNA und jedweden Kombinationen davon in einem Verfahren gem�� Ziffer 3. verwendet werden d�rfen und ohne Zustimmung der Kl�gerin zu 2) ein Verwenden zum Nachweis von zellul�rer RNA, Messenger-RNA, MikroRNA, ribosomaler RNA und jedweden Kombinationen davon zu unterlassen ist,

(2) den Abnehmern unter Auferlegung einer an die Kl�gerin zu 2) zu zahlenden angemessenen, von der Kl�gerin zu 2) zu bestimmenden, notfalls vom Landgericht M�nchen I zu �berpr�fenden Vertragsstrafe f�r jeden Fall der Zuwiderhandlung die schriftliche Verpflichtung aufzuerlegen, die Vorrichtungen nicht ohne eine vorherige Zustimmung der Kl�gerin zu 2) f�r den Nachweis von zellul�rer RNA, Messenger-RNA, MikroRNA, ribosomaler RNA und jedweden Kombinationen davon zu verwenden;

(mittelbare Verletzung des eingeschr�nkten Anspruchs 1 des EP 2 794 928)

II. Die Beklagte wird verurteilt, der Kl�gerin zu 1) schriftlich oder in elektronischer Form dar�ber Auskunft zu erteilen und in einer geordneten Aufstellung unter Vorlage von Belegen, wie Rechnungen oder Lieferscheinen oder Quittungen, schriftlich oder in elektronischer Form dar�ber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie die zu 1.1. bis I.3. bezeichneten Handlungen seit dem 14. Februar 2023 begangen hat, und zwar unter Angabe

der einzelnen Lieferungen, aufgeschl�sselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen, einschlie�lich der Rechnungsnummern, und den jeweiligen Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer, einschlie�lich der Verkaufsstellen, f�r die die Erzeugnisse bestimmt waren,
der einzelnen Angebote, aufgeschl�sselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen und den jeweiligen Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften, der Angebotsempf�nger,
der betriebenen Werbung, aufgeschl�sselt nach Werbetr�gern, deren Auflagenh�he, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet, im Falle von Internet-Werbung der Domain den Zugriffszahlen und der Schaltungszeitr�ume, und bei direkter Werbung, wie Rundbriefen, den Namen und Anschriften der Empf�nger, wobei

es der Beklagten gegebenenfalls vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der Angebotsempf�nger und der nichtgewerblichen Abnehmer statt der Kl�gerin zu 1) einem von dieser zu bezeichnenden und ihr gegen�ber zur Verschwiegenheit verpflichteten, in der Bundesrepublik Deutschland ans�ssigen, vereidigten Wirtschaftspr�fer mitzuteilen, sofern die Beklagte die durch die Einschaltung des Wirtschaftspr�fers entstehenden Kosten tr�gt und ihn zugleich erm�chtigt, der Kl�gerin zu 1) auf Anfrage mitzuteilen, ob bestimmte Angebotsempf�nger oder nicht-gewerbliche Abnehmer in der erteilten Rechnungslegung enthalten sind
bez�glich der zu I.3. bezeichneten Handlungen diejenigen Lieferungen und Abnehmer besonders kenntlich zu machen sind, die die Vorrichtungen und/oder Decodersonden zum Nachweis von zellul�rer RNA, Messengor-RNA, MikroRNA, ribosomaler RNA und jedweden Kombinationen in einem Verfahren gem�� der Ziffer I.3. verwendet haben.

III. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Kl�gerin zu 1) allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die in Ziffern I.1. bis I.3. bezeichneten, seit dem 14. Februar 2023 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.

IV. Im �brigen wird die Klage abgewiesen.

V. Die Kl�gerinnen tragen die Kosten des Rechtstreits gesamtschuldnerisch zu einem Drittel, die Beklagte zu zwei Dritteln.

VI. Das Urteil ist in Ziffer I. gegen Sicherheitsleistung in H�he von 3.500.000,00 EUR, in Ziffer II. in H�he von 50.000,00 EUR und in Ziffer V. in H�he von 110 Prozent des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorl�ufig vollstreckbar.

Tatbestand

1 Die Kl�gerinnen nehmen die Beklagte wegen behaupteter Gef�hrdung des deutschen Teils des EP 2 794 928 B1 in Anspruch.

2 Die Kl�gerin zu 1) ist ein amerikanisches Unternehmen, das sich im Bereich der Entwicklung und Herstellung von biotechnologischen Produkten, die weltweit vertrieben werden, bet�tigt.

3 Die Kl�gerin zu 2) ist erst mit Schriftsatz vom 22.11.2022 dem Rechtsstreit als Kl�gerin beigetreten und hat sich dabei auf den bisherigen Vortrag der Kl�gerin zu 2) bezogen.

4 Die Kl�gerin zu 2) ist Inhaberin des am 21.12.2012 unter Inanspruchnahme einer Priorit�t vom 22.12.2011 der US 201161579265 P angemeldeten Europ�ischen Patents 2 794 928 B1. Der Erteilungshinweis wurde am 20.02.2019 ver�ffentlicht. Das Patent ist f�r die Bundesrepublik Deutschland validiert und steht in Kraft (im Folgenden: Klagepatent; Anlage K 1, K 2). Das Klagepatent ist im Bereich der molekularen Biotechnologie angesiedelt und soll der Identifikation – dem Sichtbarmachen – einzelner Molek�le in vornehmlich biologischen Proben dienen.

5 Die Kl�gerinnen haben zur Darlegung der Aktivlegitimation unter anderem den als Anlage K 26 vorgelegten Vertrag mit einer Wirkung ab dem 14.02.2023 vorgelegt.

6 Gegen das Klagepatent hat die deutsche Tochtergesellschaft der Beklagten, die N. St. T. G. GmbH ein Nichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht eingeleitet, Az. 3 Ni 20/22. Im dortigen Verfahren hat der erkennende Senat am 07.02.2023 einen Hinweisbeschluss erlassen, in dem er allein den Hilfsantrag 1 f�r nach seiner derzeitigen Auffassung nach rechtsbest�ndig h�lt (Anlage K 11). Die Kl�gerinnen haben ihre Antr�ge diesem vorl�ufigen Ergebnis des Bundpatentgerichts angepasst.

7 Dieser von den Kl�gerinnen zuletzt geltend gemachte, eingeschr�nkte Verfahrensanspruch 1 lautet in der englischen Fassung wie folgt:

„A method used in fluorescence in situ hybridization for detecting a plurality of analytes in a sample, comprising:

a. contacting the sample with a composition comprising a plurality of detection reagents, wherein each subpopulation of the detection reagents targets at least one different analyte, wherein the analyte is fixed on a solid substrate or support and wherein the solid substrate or support is a chip, a microarray, or a microscopic slide, and wherein each detection reagent comprises: at least one probe reagent targeting an analyte and at least one nucleic acid label comprising a plurality of predetermined subsequences, wherein said at least one probe reagent and said at least one nucleic acid label are conjugated together; and wherein at least a portion of said plurality of pre-determined subsequences form an identifier of said ai least one probe reagent;

b. removing any unbound detection reagents;

c. detecting in a temporally-sequential manner said plurality of pre-determined subsequences of said detection reagent, wherein said detection of the subsequences comprises:

(i) hybridizing a set of decoder probes with a subsequence of the detection reagents, wherein each subpopulation of said decoder probes comprises an optical detectable label, each optical detectable label generating an optical signal signature corresponding to each subsequence;

(ii) detecting said optical signal signature produced upon the hybridization of said set of decoder probes and obtaining an image;

(iii) removing said optical signal signature produced by the hybridization of said set of decoder probes;

(iv) repeating steps i) through iii) for other subsequences of said detection reagents, thereby producing a temporal order of optical signal signatures corresponding to the plurality of pre-determined subsequences, wherein the temporal order of the optical signal signatures corresponding to said plurality of pre-determined subsequences of said detection reagent identifies a subpopulation of the detection reagents and is unique for each subpopulation of the detection reagents; and

d. comparing said temporal order of the optical signal signatures with different identifiers of said at least one probe reagent, wherein an agreement between the temporal order of the optical signal signatures and a particular identifier of said at least one probe reagent identifies the analyte in the sample; wherein said sample is a biological sample comprising one or more cells and/or one or more tissues; and

wherein seid analytes are nucleic acids, wherein said nucleic acids are selected from the group consisting of cellular RNA, messenger RNA, microRNA, ribosomal RNA, and any combinations thereof.“

8 In deutscher �bersetzung lautet der Anspruch:

„Verfahren, das in der Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung verwendet wird, zum Nachweis einer Vielzahl von Analyten in einer Probe, umfassend:

a. Kontaktieren der Probe mit einer Zusammensetzung, die eine Vielzahl von Nachweisreagenzien umfasst, wobei jede Teilpopulation der Nachweis-reagenzien auf mindestens einen unterschiedlichen Analyten zielt, wobei der Analyt auf einem festen Substrat oder Tr�ger fixiert ist, und wobei das feste Substrat oder der feste Tr�ger ein Chip, ein Mikroarray oder ein Objekttr�ger f�r die Mikroskopie ist, und wobei jedes Nachweisreagenz umfasst: mindestens ein Sondenreagenz, das auf einen Analyten zielt, und mindestens eine Nucleins�uremarkierung, die eine Vielzahl von vorbestimmten Teilsequenzen umfasst, wobei das mindestens eine Sondenreagenz und die mindestens eine Nucleins�uremarkierung miteinander konjugiert sind; und wobei mindestens ein Anteil der Vielzahl der vorbestimmten Teilsequenzen einen Identifikator des mindestens einen Sondenreagenzes bildet;

b. Entfernen jeglicher ungebundenen Nachweisreagenzien;

c. Nachweisen der Vielzahl von vorbestimmten Teilsequenzen des Nachweisreagenzes in einer zeitlich aufeinander folgenden Weise, wobei der Nachweis der Teilsequenz umfasst:

ii) Nachweisen der optischen Signalsignatur, die bei der Hybridisierung des Satzes von Decodersonden produziert wurde, und Erhalten eines Bildes;

iii) Entfernen der optischen Signalsignatur, die durch die Hybridisierung des Satzes von Decodersonden produziert wurde;

d. Vergleichen der zeitlichen Reihenfolge der optischen Signalsignaturen mit unterschiedlichen Identifikatcren des mindestens einen Sondenreagenzes, wobei eine �bereinstimmung zwischen der zeitlichen Reihenfolge der optischen Signalsignaturen und einem speziellen Identifikator des mindestens einen Sondenreagenzes den Analyten in der Probe identifiziert, wobei

die Probe eine biologische Probe ist umfassend eine oder mehrere Zellen und/oder ein oder mehrere Gewebe, und wobei die Analyten Nucleins�uren sind, wobei die Nucleins�uren ausgew�hlt sind aus der Gruppe bestehend aus zellul�rer RNA, Messenger-RNA, MikroRNA, ribosomaler RNA und jedweden Kombinationen davon.“

9 Die Beklagte ist die deutsche Tochtergesellschaft eines amerikanischen Mutterkonzerns. Die Muttergesellschaft besteht aus einer Gruppe von Unternehmen, die unter der Bezeichnung „N.St.“ firmieren und in Wettbewerb zur Kl�gerin zu 1) stehen. Der amerikanische Muttergesellschaft wird von den Kl�gerinnen unter dem Az. 7 O 2693/22 ebenfalls aus dem hiesigen Klagepatent wegen derselben angegriffenen Ausf�hrungsformen in Anspruch genommen.

10 Die Beklagte bietet zusammen der amerikanischen Muttergesellschaft in Deutschland das Produkt „CosMx Spatial Molecular Imager“, abgek�rzt „CosMX SMI“ (nachfolgend: „Verletzungsgegenstand 1“) sowie f�r die Analyse der Proben vorgesehene Nachweisreagenzien (nachfolgend: „Verletzungsgegenstand 2“) und Decodersonden (nachfolgend: „Verletzungsgegcnstand 3“), die aufeinander abgestimmt sind, an. Zusammen werden sie nachfolgend als angegriffene Ausf�hrungsform bezeichnet.

11 Es handelt sich bei dem Verletzungsgegenstand 1 um ein Ger�t, mit dem Proben, insbesondere biologische Proben, wie zum Beispiel fixierte Zellen und Gewebeschnitte, automatisiert auf das Vorhandensein bestimmter Analyten, n�mlich RNA und Proteine, untersucht werden k�nnen.

12 Die Kl�gerinnen tragen vor, sie beide seien aktivlegitimiert. Die Kl�gerin zu 1) sei aufgrund des zuletzt geschlossenen Lizenzvertrages mit der Kl�gerin zu 2) aktivlegitimiert. Die Kl�gerin zu 2) sei als Patentinhaberin aktivlegitimiert und dar�ber hinaus auch berechtigt, als Kl�gerin neben der Kl�gerin zu 1) aufzutreten, weil sie als Lizenzgeberin ein eigenes Interesse an der Rechtsverfolgung der Patentverletzung durch die Beklagte habe. Die Einw�nde der Beklagten hinsichtlich einer fehlenden Aktivlegitimation wegen entgegenstehender US-amerikanischer Gesetze aufgrund einer von der Kl�gerin zu 2) mit der US-Regierung eingegangen Forschungskooperation verfingen nicht. Der Vortrag sei insoweit rechtlich und tats�chlich unrichtig.

13 Zudem sei die Kl�gerin zu 2) auch partei- und prozessf�hig. Bei ihr handele es sich um den rechtlichen Namen der H. University; sie vertritt als juristische Person („legal entity“) in der Rechtsform einer „corporation“ die H. University.

14 Die Kl�gerinnen tragen weiter vor, das mittels der Verletzungsgegenst�nde angewendete Verfahren verwirkliche s�mtliche Merkmale von Patentanspruch 1 unmittelbar und wortsinngem��. Insbesondere w�ren die Merkmale 2.1 und 4.1.1 sowie die Merkmale 5 und 5.1 erf�llt. Dies ergebe sich aus dem von der Beklagten auch im Internet zur Verf�gung gestellten Manuskript f�r die angegriffenen Ausf�hrungsformen mit dem Titel „High-plex Multiomic Analysis in FFPE at Subcellular Level by Spatial Molecular Imaging“ (Anlage K 5).

15 Die Verletzungsgegenst�nde seien objektiv zur unmittelbaren Patentbenutzung geeignet, da mit ihnen das klagepatentgem��e Verfahren verwirklicht werden k�nne. Sie stellten dabei jeweils ein wesentliches Element der Erfindung dar, die zur Umsetzung des erfindungsgem��en Gedankens notwendig seien. So werde ein Nachweisreagenz mit einer in Einzelsequenzen eingeteilten Markierung durch Verletzungsgegenstand 2 verwirklicht. Die Sonden, die auf die Einzelsequenzen abgestimmt seien und eine gezielt ab�ncerbare optische Markierung enthielten, w�rden durch den Verletzungsgegenstand 3 verwirklicht werden. Die auf dem zyklischen Einsatz der Sonden und dem zyklischen Auslesen optischer Signale basierenden Visualisierungszyklen w�rden vom Verletzungsgegenstand 1 verwirklicht. Mit dem Verletzungsgegenstand 1 w�rden automatisiert s�mtliche Nachweisschritte des Verfahrens gem�� Patentanspruch 1 ausgef�hrt. Es f�nden darin sowohl ein Teil der molekularbiologischen Vorg�nge, n�mlich die Hybridisierung der Nukleins�uremarkierungen der Nachweisreagenzien mit den Decoderproben statt, als auch das Auslesen der optischen Signalsignaturen mittels Lasern, LEDs und Kamera (vgl. S. 25 f.), also die Schritte i) bis iv) des (ge�nderten) Klagepatentanspruchs 1. Diese Schritte seien wesentlich, um den Erfolg des erfindungsgem��en Verfahrens herbeizuf�hren, n�mlich den Nachweis einer Vielzahl von Analyten in einer Probe. Bei dem Verletzungsgegenstand 2 handele es sich um Ausf�hrungsformen eines Erzeugnisses (Nachweisreagenzien), das gem�� dem Klagepatentanspruch 1, Merkmal 2 zur Ausf�hrung des anspruchsgem��en Verfahrens verwendet und in der Merkmalsgruppe 2.4 n�her charakterisiert werde. Bei dem Verletzungsgegenstand 3 handelt es sich um Ausf�hrungsformen eines Erzeugnisses (Decodersonden), das gem�� Klagepatentanspruch 1, Merkmale 4.1.1 bis 4.1.4 zur Ausf�hrung des anspruchsgem��en Verfahrens verwendet und insbesondere in Merkmal 4.1.1.1 n�her charakterisiert werde. Zudem seien die Verletzungsgegenst�nde von der Beklagten zur Verwendung in dem klagepatentgem��en Verfahren bestimmt. Diese Verwendung sei f�r die Beklagte offensichtlich.

16 Aufgrund des Hinweises des Bundespatentgerichts sei vom Rechtsbestands des Klagepatents in der zuletzt geltend gemachten Fassung auszugehen. Die Beklagte verm�ge es nicht, eine offensichtlich fehlerhafte Einsch�tzung des Bundespatentgerichts darzustellen.

17 Die weiteren Einw�nde der Beklagten verfingen ebenfalls nicht, insbesondere liege eine Verletzungshandlung in Deutschland vor, weil der Erfolg des anspruchsgem��en Verfahrens – die Identifikation eines Analyten in der Probe – sich allein auf Grundlage der im Inland durchgef�hrten Verfahrensschritte und der im Inland erzeugten Rohdaten, insbesondere auf Grund der im Inland produzierten zeitlichen Reihenfolge optischer Signalsignaturen bewusst und zielgerichtet einstelle. Der Verfahrenserfolg trete ebenfalls im Inland ein, denn Probe und identifizierter Analyt befinden sich im Inland.

18 Eine Unverh�ltnism��igkeit des Unterlassungsanspruchs sei nicht gegeben, da der Vortrag der Beklagten zu den ihr sowie Dritten angeblich entstehenden Nachteilen viel zu vage sei.

19 Eine Wiederaufnahme des Verfahrens sei auch aufgrund des nach Schluss der m�ndlichen Verhandlung von der Beklagten eingereichten weiteren Vortrags nicht angezeigt. Der Vortrag sei nicht substantiiert und �berzeuge in der Sache nicht.

20 Die Kl�gerinnen beantragen zuletzt:

A. Die Beklagte wird verurteilt,

I. es bei Meidung eines f�r jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu EUR 250.000,00 – ersatzweise Ordnungshaft – oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlung bis zu insgesamt zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft an den gesetzlichen Vertretern der Beklagten zu vollziehen ist, gegen�ber den Kl�gerinnen jeweils

zu unterlassen,

Vorrichtungen, welche dazu geeignet sind, ein Verfahren durchzuf�hren, das in der Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung verwendet wird, zum Nachweis einer Vielzahl von Analyten in einer Probe, umfassend:

a. Kontaktieren der Probe mit einer Zusammensetzung, die eine Vielzahl on Nachweisreagenzien umfasst, wobei jede Teilpopulation der Nachweisreagenzien auf mindestens einen unterschiedlichen Analyten zielt, wobei der Analyt auf einem festen Substrat oder Tr�ger fixiert ist, und wobei das feste Substrat oder der feste Tr�ger ein Chip, ein Mikroarray oder ein Objekttr�ger f�r die Mikroskopie ist, und wobei jedes Nachweisreagenz umfasst:

b. Entfernen jeglicher ungebundenen Nachweisreagenzien;

c. Nachweisen der Vielzahl von vorbestimmten Teilsequenzen des Nachweisreagenzes in einer zeitlich aufeinander folgenden Weise, wobei der Nachweis der Teilsequenz umfasst:

ii) Nachweisen der optischen Signalsignatur, die bei der Hybridisierung des Satzes von Decodersonden produziert wurde, und Erhalten eines Bildes;

iii) Entfernen der optischen Signalsignatur, die durch die Hybridisierung des Satzes von Decodersonden produziert wurde;

wobei die Probe eine biologische Probe ist umfassend eine oder mehrere Zellen und/oder ein oder mehrere Gewebe, und wobei

(mittelbare Verletzung des eingeschr�nkten Anspruchs 1 des EP 2 794 928)

insbesondere wenn bei dem Verfahren

(i) jede Teilpopulation der Nachweisreagenzien auf einen Satz von Analyten zielt; und/oder

(ii) die Nachweisreagenzien in einer l�slichen Phase vorhanden sind; und/oder

(mittelbare Verletzung von Anspruch 2 des EP 2 794 928)

ferner das Verarbeiten der Probe vor dem Kontaktieren mit der Vielzahl der Nachweisreagenzien umfasst ist; und/oder

(mittelbare Verletzung von Anspruch 3 des EP 2 794 928)

(i) jede Teilpopulation der Decodersonden eine unterschiedliche optisch nachweisbare Markierung umfasst, wobei jede unterschiedliche optisch nachweisbare Markierung eine unterschiedliche optische Signalsignatur produziert; und/oder

(ii) jede Teilpopulation der Decodersonden mindestens teilweise oder vollst�ndig komplement�r zu der Teilsequenz der Nachweisreagenzien ist; und/oder

(iii) mindestens zwei oder mehr Teilpopulationen der Decodersonden mindestens teilweise oder vollst�ndig komplement�r zu derselben Teilsequenz der Nachweisreagenzien sind; und/oder

(mittelbare Verletzung von Anspruch 5 des EP 2 794 928)

das Entfernen der optischen Signalsignatur durch Waschen, Erw�rmen, Photobleichen, Verdr�ngung, Spaltung, enzymatischen Abbau, Quenchen, chemischen Abbau, Bleichen, Oxidation oder jedwede Kombinationen davon durchgef�hrt wird; und/oder

(mittelbare Verletzung von Anspruch 6 des EP 2 794 928)

(i) die optisch nachweisbare Markierung eine optische Markierung ausgew�hlt aus der Gruppe bestehend aus einem Kleinmolek�lfarbstoff, einem Fluoreszenzmolek�l, einem Fluoreszenzprotein, einem Quantenpunkt, einer Raman-Markierung, einem Chromophor und jedweden Kombinationen davon umfasst oder ist; und/oder

(ii) die optisch nachweisbare Markierung ein kolorimetrisches Reagenz umfasst oder ist; und/oder (iii) die optisch nachweisbare Markierung eine Raman-Markierung umfasst oder ist; und/oder

(mittelbare Verletzung von Anspruch 7 des EP 2 794 928)

die optischen Signalsignaturen Signaturen mit Fluoreszenzfarbe, sichtbarem Licht, Nichtfarbe, Raman-Markierung oder jedweden Kombinationen davon umfassen, oder wobei die optischen Signalsignaturen Signaturen mit einem oder mehreren Fluoreszenzfarben, einem oder mehreren sichtbaren Lichten, einer oder mehreren Nichtfarben, einer oder mehreren Raman-Markierungen oder jedweden Kombinationen davon umfassen; und/oder

(mittelbare Verletzung von Anspruch 8 des EP 2 794 928)

das mindestens eine Sondenreagenz und die mindestens eine Nucleins�uremarkierung �ber mindestens einen Linker miteinander konjugiert sind, wobei vorzugsweise:

(i) der Linker eine Bindung ist; und/oder

(ii) der Linker ein Linkermolek�l ist, wobei vorzugsweise das Linkermolek�l ein Polymer, Zucker, eine Nucleins�ure, ein Peptid, Protein, Kohlenwasserstoff, Lipid, Polyethylenglykol, Vernetzer oder jedwede Kombinationen davon ist; und/oder

(iii) der Linker mehrwertig ist, wobei vorzugsweise, wenn der mehrwertige Linker ein avidinartiges Molek�l ist, sowohl das Sondenreagenz als auch die Nucleins�uremarkierung biotinyliert sind; und/oder

(mittelbare Verletzung von Anspruch 11 des EP 2 794 928)

(i) das mindestens eine Sondenreagenz ausgew�hlt ist aus der Gruppe bestehend aus einer Nucleins�ure, einem Antik�rper oder einem Anteil davon, einem antik�rperartigen Molek�l, einem Enzym, einer Zelle, einem Antigen, einem Kleinmolek�l, einem Protein, einem Peptid, einem Peptidomimetikum, einem Zucker, einem Kohlenhydrat, einem Lipid, einem Glykan, einem Glykoprotein, einem Aptamer und jedweden Kombinationen davon; und/oder

(ii) das mindestens eine Sondenreagenz modifiziert ist; und/oder

(iii) das mindestens eine Sondenreagenz biotinyliert ist; und/oder

(mittelbare Verletzung von Anspruch 13 des EP 2 794 928)

(i) die mindestens eine Nucleins�uremarkierung einzelstr�ngig, doppelstr�ngig, teilweise doppelstr�ngig, eine Haarnadel, linear, zirkul�r, verzweigt, ein Concatemer oder jedwede Kombinationen davon ist; und/oder

(ii) die mindestens eine Nucleins�uremarkierung modifiziert ist; und/oder

(iii) die mindestens eine Nucleins�uremarkierung f�r minimale Kreuzhybridisierung von Basen miteinander konzipiert ist; und/oder

(iv) die mindestens eine Nucleins�uremarkierung an mindestens ein nachweisbares Molek�l konjugiert ist, wobei vorzugsweise mindestens ein nachweisbares Molek�l ein optisches Molek�l ausgew�hlt aus der Gruppe bestehend aus einem Kleinmolek�lfarbstoff, einem Fluoreszenzprotein, einem Quantenpunkt, einer Raman-Markierung, einem Chromophor und jedweden Kombinationen davon ist; und/oder

(mittelbare Verletzung von Anspruch 14 des EP 2 794 928)

die Vielzahl von vorbestimmten Teilsequenzen miteinander �ber mindestens einen Sequenzlinker konjugiert ist, wobei vorzugsweise

(a) der Sequenzlinker eine Bindung ist, und/oder

(b) der Sequenzlinker ein nucleotidischer Linker ist, wobei vorzugsweise der nucleotidische Linker einstr�ngig, doppelstr�ngig, teilweise doppelstr�ngig, eine Haarnadel oder jedwede Kombinationen davon ist, und/oder wobei vorzugsweise der nucleotidische Linker mindestens ein Nucleotid lang ist; und/oder (

mittelbare Verletzung von Anspruch 15 des EP 2 794 928)

(i) das Nachweisreagenz ein Sondenreagenz und eine Vielzahl von Nucleins�uremarkierungen umfasst; oder

(ii) das Nachweisreagenz eine Vielzahl von Sondenreagenzien und eine Nucleins�uremarkierung umfasst; oder

(iii) das Nachweisreagenz eine Vielzahl von Sondenreagenzien und eine Vielzahl von Nucleins�uremarkierungen umfasst;

(mittelbare Verletzung von Anspruch 16 des EP 2 794 928)

Ia. hilfsweise zu I.:

es bei Meidung eines f�r jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu EUR 250.000,00 – ersatzweise Ordnungshaft – oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlung bis zu insgesamt zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft an den gesetzlichen Vertretern der Beklagten zu vollziehen ist, gegen�ber den Kl�gerinnen jeweils

zu unterlassen,

b. Entfernen jeglicher ungebundenen Nachweisreagenzien;

c. Nachweisen der Vielzahl von vorbestimmten Teilsequenzen des Nachweisreagenzes in einer zeitlich aufeinander folgenden Weise, wobei der Nachweis der Teilsequenz umfasst:

ii) Nachweisen der optischen Signalsignatur, die bei der Hybridisierung des Satzes von Decodersonden produziert wurde, und Erhalten eines Bildes;

iii) Entfernen der optischen Signalsignatur, die durch die Hybridisierung des Satzes von Decodersonden produziert wurde;

d. Vergleichen der zeitlichen Reihenfolge der optischen Signalsignaturen mit unterschiedlichen Identifikatoren des mindestens einen Sondenreagenzes, wobei eine �bereinstimmung zwischen der zeitlichen Reihenfolge der optischen Signalsignaturen und einem speziellen Identifikator des mindestens einen Sondenreagenzes den Analyten in der Probe identifiziert, wobei die Probe eine biologische Probe ist umfassend eine oder mehrere Zellen und/oder ein oder mehrere Gewebe, und wobei die Analyten Nucleins�uren sind, wobei die Nucleins�uren ausgew�hlt sind aus der Gruppe bestehend aus zellul�rer RNA, Messenger-RNA, MikroRNA, ribosomaler RNA und jedweden Kombinationen davon,

in der Bundesrepublik Deutschland zur Benutzung in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten und/oder zu liefern,

ohne

(1) auf jedem Angebot, auf der ersten Seite der Bedienungsanleitung, in den Lieferpapieren sowie auf der Verpackung mindestens in Schriftgr��e 12 ausdr�cklich, un�bersehbar und blickfangm��ig herausgestellt darauf hinzuweisen, dass die Vorrichtungen nicht ohne Zustimmung der Kl�gerin zu 2) als Inhaberin des deutschen Teils des EP 2 794 928 B1 zum Nachweis von zellul�rer RNA, Messenger-RNA, MikroRNA, ribosomaler RNA und jedweden Kombinationen davon in einem Verfahren gem�� Ziffer A.Ia. verwendet werden d�rfen und ohne Zustimmung der Kl�gerin zu 2) ein Verwenden zum Nachweis von zellul�rer RNA, Messenger-RNA, MikroRNA, ribosomaler RNA und jedweden Kombinationen davon zu unterlassen ist,

(mittelbare Verletzung des eingeschr�nkten Anspruchs 1 des EP 2 794 928)

insbesondere wenn bei dem Verfahren

(i) jede Teilpopulation der Nachweisreagenzien auf einen Satz von Analyten zielt;

und/oder

(ii) die Nachweisreagenzien in einer l�slichen Phase vorhanden sind; und/oder

(mittelbare Verletzung von Anspruch 2 des EP 2 794 928)

ferner das Verarbeiten der Probe vor dem Kontaktieren mit der Vielzahl der Nachweisreagenzien umfasst ist; und/oder

(mittelbare Verletzung von Anspruch 3 des EP 2 794 928)

(i) jede Teilpopulation der Decodersonden eine unterschiedliche optisch nachweisbare Markierung umfasst, wobei jede unterschiedliche optisch nachweisbare Markierung eine unterschiedliche optische Signalsignatur produziert; und/oder

(ii) jede Teilpopulation der Decodersonden mindestens teilweise oder vollst�ndig komplement�r zu der Teilsequenz der Nachweisreagenzien ist; und/oder

(iii) mindestens zwei oder mehr Teilpopulationen der Decodersonden mindestens teilweise oder vollst�ndig komplement�r zu derselben Teilsequenz der Nachweisreagenzien sind; und/oder

(mittelbare Verletzung von Anspruch 5 des EP 2 794 928)

das Entfernen der optischen Signalsignatur durch Waschen, Erw�rmen, Photobleichen, Verdr�ngung, Spaltung, enzymatischen Abbau, Quenchen, chemischen Abbau, Bleichen, Oxidation oder jedwede Kombinationen davon durchgef�hrt wird; und/oder

(mittelbare Verletzung von Anspruch 6 des EP 2 794 928)

(i) die optisch nachweisbare Markierung eine optische Markierung ausgew�hlt aus der Gruppe bestehend aus einem Kleinmolek�lfarbstoff, einem Fluoreszenzmolek�l, einem Fluoreszenzprotein, einem Quantenpunkt, einer Raman-Markierung, einem Chromophor und jedweden Kombinationen davon umfasst oder ist; und/oder

(ii) die optisch nachweisbare Markierung ein kolorimetrisches Reagenz umfasst oder ist; und/oder

(iii) die optisch nachweisbare Markierung eine RamanMarkierung umfasst oder ist; und/oder

(mittelbare Verletzung von Anspruch 7 des EP 2 794 928)

die optischen Signalsignaturen Signaturen mit Fluoreszenzfarbe, sichtbarem Licht, Nichtfarbe, Raman-Markierung oder jedweden Kombinationen davon umfassen, oder wobei die optischen Signalsignaturen Signaturen mit einem oder mehreren Fluoreszenzfarben, einem oder mehreren sichtbaren Lichten, einer oder mehreren Nichtfarben, einer oder mehreren Raman-Markierungen oder jedweden Kombinationen davon umfassen; und/oder

(mittelbare Verletzung von Anspruch 8 des EP 2 794 928)

das mindestens eine Sondenreagenz und die mindestens eine Nucleins�uremarkierung �ber mindestens einen Linker miteinander konjugiert sind, wobei vorzugsweise:

(i) der Linker eine Bindung ist; und/oder

(mittelbare Verletzung von Anspruch 11 des EP 2 794 928)

(i) das mindestens eine Sondenreagenz ausgew�hlt ist aus der Gruppe bestehend aus einer Nucleins�ure, einem Antik�rper oder einem Anteil davon, einem antik�rperartigen Molek�l, einem Enzym, einer Zelle, einem Antigen, einem Kleinmolek�l, einem Protein, einem Peptid, einem Peptidomimetikum, einem Zucker, einem Kohlenhydrat, einem Lipid, einem Glykan, einem Glykoprotein, einem Aptamer und jedweden Kombinationen davon; und/oder

(ii) das mindestens eine Sondenreagenz modifiziert ist; und/oder

(iii) das mindestens eine Sondenreagenz biotinyliert ist; und/oder

(mittelbare Verletzung von Anspruch 13 des EP 2 794 928)

(i) die mindestens eine Nucleins�uremarkierung einzelstr�ngig, doppelstr�ngig, teilweise doppelstr�ngig, eine Haarnadel, linear, zirkul�r, verzweigt, ein Concatemer oder jedwede Kombinationen davon ist; und/oder

(ii) die mindestens eine Nucleins�uremarkierung modifiziert ist; und/oder

(iii) die mindestens eine Nucleins�uremarkierung f�r minimale Kreuzhybridisierung von Basen miteinander konzipiert ist; und/oder

(mittelbare Verletzung von Anspruch 14 des EP 2 794 928)

die Vielzahl von vorbestimmten Teilsequenzen miteinander �ber mindestens einen Sequenzlinker konjugiert ist, wobei vorzugsweise (a) der Sequenzlinker eine Bindung ist, und/oder (b) der Sequenzlinker ein nucleotidischer Linker ist, wobei vorzugsweise der nucleotidische Linker einstr�ngig, doppelstr�ngig, teilweise doppelstr�ngig, eine Haarnadel oder jedwede Kombinationen davon ist, und/oder wobei vorzugsweise der nucleotidische Linker mindestens ein Nucleotid lang ist; und/oder

(mittelbare Verletzung von Anspruch 15 des EP 2 794 928)

(i) das Nachweisreagenz ein Sondenreagenz und eine Vielzahl von Nucleins�uremarkierungen umfasst; oder

(ii) das Nachweisreagenz eine Vielzahl von Sondenreagenzien und eine Nucleins�uremarkierung umfasst; oder

(iii) das Nachweisreagenz eine Vielzahl von Sondenreagenzien und eine Vielzahl von Nucleins�uremarkierungen umfasst;

(mittelbare Verletzung von Anspruch 16 des EP 2 794 928)

II. es bei Meidung eines f�r jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu EUR 250.000,00 – ersatzweise Ordnungshaft – oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlung bis zu insgesamt zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft an den gesetzlichen Vertretern der Beklagten zu vollziehen ist, gegen�ber den Kl�gerinnen jeweils

zu unterlassen,

Nachweisreagenzien f�r den Nachweis von RNA, welche dazu geeignet sind, ein Verfahren durchzuf�hren, das in der Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung verwendet wird, zum Nachweis einer Vielzahl von Analyten in einer Probe, umfassend:

b. Entfernen jeglicher ungebundenen Nachweisreagenzien;

c. Nachweisen der Vielzahl von vorbestimmten Teilsequenzen des Nachweisreagenzes in einer zeitlich aufeinander folgenden Weise, wobei der Nachweis der Teilsequenz umfasst:

ii) Nachweisen der optischen Signalsignatur, die bei der Hybridisierung des Satzes von Decodersonden produziert wurde, und Erhalten eines Bildes;

iii) Entfernen der optischen Signalsignatur, die durch die Hybridisierung des Satzes von Decodersonden produziert wurde;

wobei die Probe eine biologische Probe ist umfassend eine oder mehrere Zellen und/oder ein oder mehrere Gewebe, und wobei

in der Bundesrepublik Deutschland zur Benutzung in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten und/oder zu liefern;

(mittelbare Verletzung des eingeschr�nkten Anspruchs 1 des EP 2 794 928)

insbesondere wenn bei dem Verfahren

(i) jede Teilpopulation der Nachweisreagenzien auf einen Satz von Analyten zielt; und/oder

(ii) die Nachweisreagenzien in einer l�slichen Phase vorhanden sind; und/oder

(mittelbare Verletzung von Anspruch 2 des EP 2 794 928)

ferner das Verarbeiten der Probe vor dem Kontaktieren mit der Vielzahl der Nachweisreagenzien umfasst ist; und/oder

(mittelbare Verletzung von Anspruch 3 des EP 2 794 928)

(i) jede Teilpopulation der Decodersonden eine unterschiedliche optisch nachweisbare Markierung umfasst, wobei jede unterschiedliche optisch nachweisbare Markierung eine unterschiedliche optische Signalsignatur produziert; und/oder

(ii) jede Teilpopulation der Decodersonden mindestens teilweise oder vollst�ndig komplement�r zu der Teilsequenz der Nachweisreagenzien ist; und/oder

(iii) mindestens zwei oder mehr Teilpopulationen der Decodersonden mindestens teilweise oder vollst�ndig komplement�r zu derselben Teilsequenz der Nachweisreagenzien sind; und/oder

(mittelbare Verletzung von Anspruch 5 des EP 2 794 928)

das Entfernen der optischen Signalsignatur durch Waschen, Erw�rmen, Photobleichen, Verdr�ngung, Spaltung, enzymatischen Abbau, Quenchen, chemischen Abbau, Bleichen, Oxidation oder jedwede Kombinationen davon durchgef�hrt wird; und/oder

(mittelbare Verletzung von Anspruch 6 des EP 2 794 928)

(i) die optisch nachweisbare Markierung eine optische Markierung ausgew�hlt aus der Gruppe bestehend aus einem Kleinmolek�lfarbstoff, einem Fluoreszenzmolek�l, einem Fluoreszenzprotein, einem Quantenpunkt, einer Raman-Markierung, einem Chromophor und jedweden Kombinationen davon umfasst oder ist; und/oder

(ii) die optisch nachweisbare Markierung ein kolorimetrisches Reagenz umfasst oder ist; und/oder

(iii) die optisch nachweisbare Markierung eine RamanMarkierung umfasst oder ist; und/oder

(mittelbare Verletzung von Anspruch 7 des EP 2 794 928)

die optischen Signalsignaturen Signaturen mit Fluoreszenzfarbe, sichtbarem Licht, Nichtfarbe, Raman-Markierung oder jedweden Kombinationen davon umfassen, oder wobei die optischen Signalsignaturen Signaturen mit einem oder mehreren Fluoreszenzfarben, einem oder mehreren sichtbaren Lichten, einer oder mehreren Nichtfarben, einer oder mehreren Raman-Markierungen oder jedweden Kombinationen davon umfassen; und/oder

(mittelbare Verletzung von Anspruch 8 des EP 2 794 928)

das mindestens eine Sondenreagenz und die mindestens eine Nucleins�uremarkierung �ber mindestens einen Linker miteinander konjugiert sind, wobei vorzugsweise:

(i) der Linker eine Bindung ist; und/oder

(mittelbare Verletzung von Anspruch 11 des EP 2 794 928)

(i) das mindestens eine Sondenreagenz ausgew�hlt ist aus der Gruppe bestehend aus einer Nucleins�ure, einem Antik�rper oder einem Anteil davon, einem antik�rperartigen Molek�l, einem Enzym, einer Zelle, einem Antigen, einem Kleinmolek�l, einem Protein, einem Peptid, einem Peptidomimetikum, einem Zucker, einem Kohlenhydrat, einem Lipid, einem Glykan, einem Glykoprotein, einem Aptamer und jedweden Kombinationen davon; und/oder

(ii) das mindestens eine Sondenreagenz modifiziert ist; und/oder

(iii) das mindestens eine Sondenreagenz biotinyliert ist; und/oder

(mittelbare Verletzung von Anspruch 13 des EP 2 794 928)

(i) die mindestens eine Nucleins�uremarkierung einzelstr�ngig, doppelstr�ngig, teilweise doppelstr�ngig, eine Haarnadel, linear, zirkul�r, verzweigt, ein Concatemer oder jedwede Kombinationen davon ist; und/oder

(ii) die mindestens eine Nucleins�uremarkierung modifiziert ist; und/oder

(iii) die mindestens eine Nucleins�uremarkierung f�r minimale Kreuzhybridisierung von Basen miteinander konzipiert ist; und/oder (iv) die mindestens eine Nucleins�uremarkierung an mindestens ein nachweisbares Molek�l konjugiert ist, wobei vorzugsweise mindestens ein nachweisbares Molek�l ein optisches Molek�l ausgew�hlt aus der Gruppe bestehend aus einem Kleinmolek�lfarbstoff, einem Fluoreszenzprotein, einem Quantenpunkt, einer Raman-Markierung, einem Chromophor und jedweden Kombinationen davon ist; und/oder

(mittelbare Verletzung von Anspruch 14 des EP 2 794 928)

die Vielzahl von vorbestimmten Teilsequenzen miteinander �ber mindestens einen Sequenzlinker konjugiert ist, wobei vorzugsweise (a) der Sequenzlinker eine Bindung ist, und/oder (b) der Sequenzlinker ein nucleotidischer Linker ist, wobei vorzugsweise der nucleotidische Linker einstr�ngig, doppelstr�ngig, teilweise doppelstr�ngig, eine Haarnadel oder jedwede Kombinationen davon ist, und/oder wobei vorzugsweise der nucleotidische Linker mindestens ein Nucleotid lang ist; und/oder

(mittelbare Verletzung von Anspruch 15 des EP 2 794 928)

(i) das Nachweisreagenz ein Sondenreagenz und eine Vielzahl von Nucleins�uremarkierungen umfasst; oder

(ii) das Nachweisreagenz eine Vielzahl von Sondenreagenzien und eine Nucleins�uremarkierung umfasst; oder

(iii) das Nachweisreagenz eine Vielzahl von Sondenreagenzien und eine Vielzahl von Nucleins�uremarkierungen umfasst;

(mittelbare Verletzung von Anspruch 16 des EP 2 794 928)

III. es bei Meidung eines f�r jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu EUR 250.000,00 – ersatzweise Ordnungshaft – oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlung bis zu insgesamt zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft an den gesetzlichen Vertretern der Beklagten zu vollziehen ist, gegen�ber den Kl�gerinnen jeweils

zu unterlassen,

Decodersonden, welche dazu geeignet sind, ein Verfahren durchzuf�hren, das in der Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung verwendet wird, zum Nachweis einer Vielzahl von Analyten in einer Probe, umfassend:

b. Entfernen jeglicher ungebundenen Nachweisreagenzien;

c. Nachweisen der Vielzahl von vorbestimmten Teilsequenzen des Nachweisreagenzes in einer zeitlich aufeinander folgenden Weise, wobei der Nachweis der Teilsequenz umfasst:

ii) Nachweisen der optischen Signalsignatur, die bei der Hybridisierung des Satzes von Decodersonden produziert wurde, und Erhalten eines Bildes;

iii) Entfernen der optischen Signalsignatur, die durch die Hybridisierung des Satzes von Decodersonden produziert wurde;

wobei die Probe eine biologische Probe ist umfassend eine oder mehrere Zellen und/oder ein oder mehrere Gewebe, und wobei

in der Bundesrepublik Deutschland zur Benutzung in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten und/oder zu liefern, ohne

(1) auf jedem Angebot, auf der ersten Seite der Bedienungsanleitung, in den Lieferpapieren sowie auf der Verpackung mindestens in Schriftgr��e 12 ausdr�cklich, un�bersehbar und blickfangm��ig herausgestellt darauf hinzuweisen, dass die Decodersonden nicht ohne Zustimmung der Kl�gerin zu 2) als Inhaberin des deutschen Teils des EP 2 794 928 B1 zum Nachweis von zellul�rer RNA, Messenger-RNA, MikroRNA, ribosomaler RNA und jedweden Kombinationen davon in einem Verfahren gem�� Ziffer A.III. verwendet werden d�rfen und ohne Zustimmung der Kl�gerin zu 2) ein Verwenden zum Nachweis von zellul�rer RNA, Messenger-RNA, MikroRNA, ribosomaler RNA und jedweden Kombinationen davon zu unterlassen ist,

(mittelbare Verletzung des eingeschr�nkten Anspruchs 1 des EP 2 794 928)

insbesondere wenn bei dem Verfahren

(i) jede Teilpopulation der Nachweisreagenzien auf einen Satz von Analyten zielt; und/oder

(ii) die Nachweisreagenzien in einer l�slichen Phase vorhanden sind; und/oder

(mittelbare Verletzung von Anspruch 2 des EP 2 794 928)

ferner das Verarbeiten der Probe vor dem Kontaktieren mit der Vielzahl der Nachweisreagenzien umfasst ist; und/oder

(mittelbare Verletzung von Anspruch 3 des EP 2 794 928)

(i) jede Teilpopulation der Decodersonden eine unterschiedliche optisch nachweisbare Markierung umfasst, wobei jede unterschiedliche optisch nachweisbare Markierung eine unterschiedliche optische Signalsignatur produziert; und/oder

(ii) jede Teilpopulation der Decodersonden mindestens teilweise oder vollst�ndig komplement�r zu der Teilsequenz der Nachweisreagenzien ist; und/oder

(iii) mindestens zwei oder mehr Teilpopulationen der Decodersonden mindestens teilweise oder vollst�ndig komplement�r zu derselben Teilsequenz der Nachweisreagenzien sind; und/oder

(mittelbare Verletzung von Anspruch 5 des EP 2 794 928)

das Entfernen der optischen Signalsignatur durch Waschen, Erw�rmen, Photobleichen, Verdr�ngung, Spaltung, enzymatischen Abbau, Quenchen, chemischen Abbau, Bleichen, Oxidation oder jedwede Kombinationen davon durchgef�hrt wird; und/oder

(mittelbare Verletzung von Anspruch 6 des EP 2 794 928)

(i) die optisch nachweisbare Markierung eine optische Markierung ausgew�hlt aus der Gruppe bestehend aus einem Kleinmolek�lfarbstoff, einem Fluoreszenzmolek�l, einem Fluoreszenzprotein, einem Quantenpunkt, einer Raman-Markierung, einem Chromophor und jedweden Kombinationen davon umfasst oder ist; und/oder

(ii) die optisch nachweisbare Markierung ein kolorimetrisches Reagenz umfasst oder ist; und/oder

(iii) die optisch nachweisbare Markierung eine RamanMarkierung umfasst oder ist; und/oder

(mittelbare Verletzung von Anspruch 7 des EP 2 794 928)

die optischen Signalsignaturen Signaturen mit Fluoreszenzfarbe, sichtbarem Licht, Nichtfarbe, Raman-Markierung oder jedweden Kombinationen davon umfassen, oder wobei die optischen Signalsignaturen Signaturen mit einem oder mehreren Fluoreszenzfarben, einem oder mehreren sichtbaren Lichten, einer oder mehreren Nichtfarben, einer oder mehreren Raman-Markierungen oder jedweden Kombinationen davon umfassen; und/oder

(mittelbare Verletzung von Anspruch 8 des EP 2 794 928)

das mindestens eine Sondenreagenz und die mindestens eine Nucleins�uremarkierung �ber mindestens einen Linker miteinander konjugiert sind, wobei vorzugsweise:

(i) der Linker eine Bindung ist; und/oder

(mittelbare Verletzung von Anspruch 11 des EP 2 794 928)

(i) das mindestens eine Sondenreagenz ausgew�hlt ist aus der Gruppe bestehend aus einer Nucleins�ure, einem Antik�rper oder einem Anteil davon, einem antik�rperartigen Molek�l, einem Enzym, einer Zelle, einem Antigen, einem Kleinmolek�l, einem Protein, einem Peptid, einem Peptidomimetikum, einem Zucker, einem Kohlenhydrat, einem Lipid, einem Glykan, einem Glykoprotein, einem Aptamer und jedweden Kombinationen davon; und/oder

(ii) das mindestens eine Sondenreagenz modifiziert ist; und/oder

(iii) das mindestens eine Sondenreagenz biotinyliert ist; und/oder

(mittelbare Verletzung von Anspruch 13 des EP 2 794 928)

(i) die mindestens eine Nucleins�uremarkierung einzelstr�ngig, doppelstr�ngig, teilweise doppelstr�ngig, eine Haarnadel, linear, zirkul�r, verzweigt, ein Concatemer oder jedwede Kombinationen davon ist; und/oder

(ii) die mindestens eine Nucleins�uremarkierung modifiziert ist; und/oder

(iii) die mindestens eine Nucleins�uremarkierung f�r minimale Kreuzhybridisierung von Basen miteinander konzipiert ist; und/oder

(mittelbare Verletzung von Anspruch 14 des EP 2 794 928)

die Vielzahl von vorbestimmten Teilsequenzen miteinander �ber mindestens einen Sequenzlinker konjugiert ist, wobei vorzugsweise (a) der Sequenzlinker eine Bindung ist, und/oder (b) der Sequenzlinker ein nucleotidischer Linker ist, wobei vorzugsweise der nucleotidische Linker einstr�ngig, doppelstr�ngig, teilweise doppelstr�ngig, eine Haarnadel oder jedwede Kombinationen davon ist, und/oder wobei vorzugsweise der nucleotidische Linker mindestens ein Nucleotid lang ist; und/oder

(mittelbare Verletzung von Anspruch 15 des EP 2 794 928)

(i) das Nachweisreagenz ein Sondenreagenz und eine Vielzahl von Nucleins�uremarkierungen umfasst; oder

(ii) das Nachweisreagenz eine Vielzahl von Sondenreagenzien und eine Nucleins�uremarkierung umfasst; oder (iii) das Nachweisreagenz eine Vielzahl von Sondenreagenzien und eine Vielzahl von Nucleins�uremarkierungen umfasst;

(mittelbare Verletzung von Anspruch 16 des EP 2 794 928)

IV. nur die Kl�gerin zu 1):

der Kl�gerin zu 1) schriftlich oder in elektronischer Form dar�ber Auskunft zu erteilen und in einer geordneten Aufstellung unter Vorlage von Belegen, wie Rechnungen oder Lieferscheinen oder Quittungen, schriftlich oder in elektronischer Form dar�ber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie die zu A.I. – hilfsweise A.Ia. – bis A.III. bezeichneten Handlungen seit dem 14. Februar 2023 begangen hat, und zwar unter Angabe

der einzelnen Lieferungen, aufgeschl�sselt nach Liefermengen, – zeiten und – preisen, einschlie�lich der Rechnungsnummern, und den jeweiligen Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer, einschlie�lich der Verkaufsstellen, f�r die die Erzeugnisse bestimmt waren,
der einzelnen Angebote, aufgeschl�sselt nach Angebotsmengen, – zeiten und – preisen und den jeweiligen Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der Angebotsempf�nger,
der betriebenen Werbung, aufgeschl�sselt nach Werbetr�gern, deren Auflagenh�he, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet, im Falle von Internet-Werbung der Domain den Zugriffszahlen und der Schaltungszeitr�ume, und bei direkter Werbung, wie Rundbriefen, den Namen und Anschriften der Empf�nger, wobei

es der Beklagten gegebenenfalls vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der Angebotsempf�nger und der nichtgewerblichen Abnehmer statt der Kl�gerin zu 1) einem von dieser zu bezeichnenden und ihr gegen�ber zur Verschwiegenheit verpflichteten, in der Bundesrepublik Deutschland ans�ssigen, vereidigten Wirtschaftspr�fer mitzuteilen, sofern die Beklagte die durch die Einschaltung des Wirtschaftspr�fers entstehenden Kosten tr�gt und ihn zugleich erm�chtigt, der Kl�gerin zu 1) auf Anfrage mitzuteilen, ob bestimmte Angebotsempf�nger oder nicht-gewerbliche Abnehmer in der erteilten Rechnungslegung enthalten sind
bez�glich der zu A.Ia. und A.III. bezeichneten Handlungen diejenigen Lieferungen und Abnehmer besonders kenntlich zu machen sind, die die Vorrichtungen und/oder Decodersonden zum Nachweis von zellul�rer RNA, Messenger-RNA, MikroRNA, ribosomaler RNA und jedweden Kombinationen in einem Verfahren gem�� den Ziffern A.Ia. bzw. A.III. verwendet haben.

B. Nur die Kl�gerin zu 1):

Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Kl�gerin zu 1) allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die in Ziffern A.I. – hilfsweise A.Ia. – bis A.III. bezeichneten, seit dem 14. Februar 2023 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.

21 Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise Aussetzung,

h�chst hilfsweise Anordnung von Sicherheitsleistung.

22 Die Beklagte tr�gt vor, die Kl�gerinnen seien bereits nicht aktivlegitimiert. Da die Kl�gerin zu 2) ausweislich Abs. [0001] des Klagepatents der US-Regierung bereits eine umfassende, weltweite Lizenz habe einr�umen m�ssen, k�nne sie der Kl�gerin zu 1) keine ausschlie�liche Lizenz mehr ausr�umen. Unabh�ngig davon sei der als Anlage K 26 vorlegte Vertrag nicht wirksam unterzeichnet.

23 Die Kl�gerin zu 2) habe kein berechtigtes Interesse an der Durchsetzung des Klagepatents, da nach ihrem Vortrag eine ausschlie�liche Lizenz an eine Dritte vergeben worden sei. Die angebliche vertragliche Verpflichtung zur gemeinsamen Durchsetzung reiche hierf�r im vorliegenden Fall nicht aus. Davon unabh�ngig sei fraglich, ob die Kl�gerin zu 2) die Rechte am Klagepatent �berhaupt von der U.S.-Regierung ordnungsgem�� erworben habe. Bez�glich der Kl�gerin zu 2) best�nden zudem erhebliche Zweifel an ihrer Rechts- und damit Parteif�higkeit.

24 Die angegriffenen Ausf�hrungsformen verwirklichten auch die Lehre des Hilfsantrags 1 in der zuletzt geltend gemachten Fassung nicht. Merkmal 2.1 verlange, dass jede Teilpopulation der Nachweisreagenzien auf mindestens einen unterschiedlichen Analyten zielt. Bei den angegriffenen Ausf�hrungsformen w�rden unterschiedlich Teilpopulationen einsetzt, die nicht an unterschiedlichen, sondern an den gleichen Analyten binden w�rden. Nicht jede Teilpopulation der angegriffenen Ausf�hrungsform ziele somit auf einen unterschiedlichen Analyten. Die Kl�gerinnen k�nnten den Begriff „jede Teilpoputation“ nicht auf eine f�r sie g�nstig Weise einschr�nken, n�mlich so, dass Teilpopulationen zwar den gleichen Analyten jedoch an unterschiedlichen Stellen erkennen und andere Teilpopulationen (n�mlich diejenigen Teilpopulationen, die auf molekularer Ebene identisch sind) ausschlie�en. Jede m�gliche und f�r den Fachmann sinnvolle Teilpopulation – also auch die von der Beklagten vertretenen Teilpopulation identischer Nachweisreagenzien – m�sse Merkmal 2.1 erf�llen, d.h. an einen unterschiedlichen Analyten binden. Dios sei in der angegriffenen Ausf�hrungsform nicht der Fall.

25 Ferner w�rden die Analyten in den angegriffenen Ausf�hrungsformen nicht mittels eines Vergleichs der zeitlichen Reihenfolge der optischen Signalsignaturen mit unterschiedlichen Identifikatoren identifiziert (Merkmale 5 und 5.1). Entsprechend werde auch nicht eine einzigartige zeitliche Reihenfolge von optischen Signalsignaturen gem�� Merkmal 4.1.4 und 4.1.4.1 sowie 4.1.4.2 ausgewertet und zur Identifikation verwendet. Stattdessen w�rden zun�chst sechzehn Testrunden mit Nachweisreagenzien durchgef�hrt. Die Nachweisreagenzien k�nnten an verschiedene Sequenzen von Analyten binden. Jedes Nachweisreagenz weise vier vorbestimmte Teilsequenzen f�r die Nukleins�uremarkierung auf. Diese Testrunden erfolgten allerdings in acht Zyklen ohne Zwischenauswertung. Die zeitliche Reihenfolge von etwaigen optischen Signalsignaturen in den einzelnen Testrunden werde nicht zum Vergleich mit den Identifikatoren herangezogen und ist nicht f�r jede Teilpopulation der Nachweisreagenzien eindeutig bzw. einzigartig (vgl. Merkmal 4.1.4.2). Die Einzelmolek�l-Bindungsereignisse seien unter tats�chlichen Anwendungsbedingungen so selten, dass die zeitliche Reihenfolge von optischen Signalsignaturen der einzelnen Testrunden keine hinreichend genaue Identit�t eines Analyten liefern w�rde. Das werde hingegen von Merkmal 4.1.4.2 vorausgesetzt. Stattdessen werde deshalb eine zyklusbasierte Reihenfolge berechnet und erst diese zyklusbasierte Reihenfolge mit Identifikatoren verglichen, um ein zuverl�ssiges und korrektes Ergebnis zu erhalten. Die „zeitliche Reihenfolge“ der einzelnen Testrunden sei f�r einen Analyten nicht eindeutig.

26 Eine Verletzung des hier allein streitgegenst�ndlichen deutschen Teils des europ�ischen Patents scheide auch deswegen aus, weil die wesentlichen Verfahrensschritte nicht auf dem Gebiet der Bundesrepublik erfolgten, sondern auf einem computergest�tzten System im Ausland. Unterstelle man hypothetisch, dass Schritt c. iv) (Merkmal 4.1.4) und Schritt d. (Merkmal 5 und 5.1) von den angegriffenen Ausf�hrungsformen verwirklicht werde, w�rde die mit Merkmal 4.1.4 einhergehende Datenverarbeitung, die zur Erstellung einer Reihenfolge optischer Signaturen erforderlich w�re, sowie die Merkmal 5 und 5.1 ausschlie�lich auf einer cloud-basierten Computerl�sung im Ausland durchgef�hrt. Dabei handele es sich um die Cloud-Computing-Plattform der Beklagten AtoMx™ Spatial Informatics Platform, welche zwingend genutzt werden m�sse, um die angegriffene Ausf�hrungsform �berhaupt einsetzen zu k�nnen. Die mit dem Cloudsystem AtoMx durchgef�hrten Schritte k�nnten auf den angegriffenen Ausf�hrungsformen selbst nicht vorgenommen werden. Die Server, auf die das AtoMx-System zugreife, w�rden ausschlie�lich im Ausland betrieben. Entsprechend sei mit dem OLG D�sseldorf eine Verletzungshandlung im Inland zu verneinen (OLG D�sseldorf BeckRS 2017, 109826, Rn. 47 ff. – Pr�natale Diagnostik).

27 Der Tenorierung eines Unterlassungsanspruchs stehe dessen Unverh�ltnism��igkeit in der hier gegebenen Situation entgegen. Unterstelle man, die angegriffenen Ausf�hrungsformen benutzen das vom Klagepatent gesch�tzte Verfahren, w�rde dieses jedenfalls einen v�llig untergeordneten Teil in einem gr��eren, komplexen Produkt darstellen Au�erdem habe die Kl�gerin zu 2) als non practicing entity („NPE“) keine schutzw�rdigen Interessen an der Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs. Schlie�lich ergebe sich die Unverh�ltnism��igkeit des Unterlassungsanspruchs aus Driftinteressen/Interessen der Allgemeinheit.

28 Der Hinweis des Bundespatentgerichts vom 07.02.2023 (Anlage K11), wonach der dortige Hilfsantrag 1 rechtsbest�ndig sein k�nnte, sei offensichtlich unrichtig zu Lasten der Beklagten. Im Abschnitt 8 des qualifizierten Hinweises analysiere das Bundespatentgericht die Offenbarung der NK 14. Hierbei gehe es jedoch f�lschlicherweise davon aus, dass das Merkmal 4.1.1 in der NK 14 nicht offenbart werde. Angeblich seien schon weder Nachweisreagenzien i.S.v. Merkmal 2.4 noch Decodersonden gem�� Merkmal 4.1.1 und 4.1.1.1 offenbart. Tats�chlich stelle das Substrat „S“ der NK 14 eine patentgem��e Decodersonde dar- und sei nicht Bestandteil des Nachweisreagenz.

29 Gleiches gelte hinsichtlich der Bewertung des Offenbarungsgehalts der NK 12. Hier gehe das Bundespatentgericht offensichtlich zu Unrecht davon aus, dass ihr Offenbarungsgehalt der Patentf�higkeit von Hilfsantrag 1 nicht entgegenst�nde.

30 Nach Schluss der m�ndlichen Verhandlung hat die Beklagte nicht nachgelassene Schrifts�tze vom 27.04.2023, 02.05.2023 und 10.05.2023 eingereicht und eine Aufhebung des Verk�ndungstermins sowie Wiederer�ffnung der m�ndlichen Verhandlung beantragt.

31 Im �brigen wird auf die Schrifts�tze der Parteien nebst Anlagen sowie das Protokoll der m�ndlichen Verhandlung vom 23.03.2023 verwiesen.

Gründe

Die zul�ssige Klage ist weitgehend begr�ndet. Die Kl�gerinnen sind aktivlegitimiert (A.). Im Lichte der Auslegung der zwischen den Parteien streitigen Merkmale des Klagepatents (B. I.) ist eine Verwirklichung der klagepatentgem��en Lehre durch die angegriffenen Ausf�hrungsformen zu bejahen (B. II.). Diese erfolgt zu wesentlichen Teilen in Deutschland, so dass ihr Verkauf eine Patentgef�hrdung gem�� Art. 64 Abs. 1, 2, � 10 PatG darstellt (B. III.). Entsprechend ergeben sich daraus die tenorierten Rechtsfolgen. Dem Unterlassungsanspruch gem�� Art. 64 Abs. 3, � 139 Abs. 1 Satz 1 PatG steht dabei der Unverh�ltnism��igkeitseinwand des � 139 Abs. 1 Satz 3 PatG nicht entgegen, jedoch umfasst er nicht auf den R�ckruf, so dass die Klage insoweit abzuweisen war (C.). Eine Aussetzung des Rechtsstreits gem�� 140 ZPO ist im Hinblick auf den Hinweis des Bundespatentgerichts in dem anh�ngigen Nichtigkeitsverfahren nicht angezeigt (D.). Eine Wiederer�ffnung der Verhandlung gem�� 156 ZPO war nicht angezeigt (E.). Die Nebenentscheidungen waren entsprechend zu fassen (F.).

32 I. Die Kl�gerinnen sind aktivlegitimiert.

33 1. Der zwischen den Kl�gerinnen zuletzt geschlossene Lizenzvertrag (Anlage K 26) r�umt der Kl�gerin zu 1) zwar dem Wortlaut nach eine ausschlie�liche Lizenz in Bezug auf das Klagepatent ein und erm�chtigt sie weiter, im eigenen Namen Verletzungen des Klagepatents in Deutschland geltend zu machen.

34 An der Wirksamkeit des Vertrages als solchem bestehen keine vern�nftigen Zweifel. Ma�geblich f�r die Beurteilung ist insoweit das deutsche Recht (vgl. K�hnen, Handbuch der Patentverletzung, 15. Auflage 2023, D. Rn. 321). Der CEO der Kl�gerin zu 1), Herr S. S., hat den Lizenzvertrag f�r diese unterzeichnet. Die dort enthaltene Unterschrift ist seine Unterschrift. Dies steht fest aufgrund der in der m�ndlichen Verhandlung vom 23.03.2023 erfolgte Inaugenscheinnahme der von Herrn S... dem Gericht und dem Beklagtenvertreter vorgezeigten Unterschrift in seinem US-amerikanischen Pass und seinem US-amerikanischen F�hrerschein. Ferner hat er Zeuge in Rahmen seiner ebenfalls am 23.03.2023 erfolgten informatorischen Anh�rung ausgesagt, er habe das als Anlage K 26 vorgelegt Dokument unterschrieben. Das Gericht ist davon �berzeugt, dass diese Angaben der Wahrheit entsprechen.

35 Die Wirksamkeit wird auch nicht dadurch in Frage gestellt, dass der Vertrag nicht im Original vorgelegt wurde und die Anlage K 26 den Eindruck erweckt, als ob die letzte Seite keine Einheit dem eigentlichen Vertragsdokumant bilde. Am Ende der Seite 4 der Anlage K 26 ist angegeben:

„(signature page to follow)“.

Demnach ist im Vertrag selbst vorgesehen, die Unterschriftsseite auf einer vom restlichen Vertragstext verschiedenen Seite geleistet werden kann.

36 2. Die Kl�gerin zu 2) ist jedoch nicht befugt, der Kl�gerin zu 1) eine ausschlie�liche Lizenz einzur�umen. Die ausweislich des Abs. [0001] des Klagepatents von der Kl�gerin zu 2) der US-Regierung bereits einger�umte umfassende und weltweite Lizenz, die sich daher auch auf Deutschland bezieht, hindert die Kl�gerin zu 2) daran, der Kl�gerin eine ausschlie�liche Lizenz einzur�umen (vgl. K�hnen, a.a.O., 323). Der von den Kl�gerinnen dagegen angef�hrten Entscheidung „Abstandshaltertropfen“ (GRUR 1974, 335) kann nicht gegenteiliges entnommen werden, da sie eine andere Fallkonstellation betrifft.

37 Kann ein ausschlie�liche Lizenzeinr�umung nicht erfolgen, entspricht es jedoch regelm��ig dem Willen der Parteien, das rechtlich m�gliche „weniger“ einzur�umen. Das ist vorliegend eine einfache Lizenz.

38 Als einfache Lizenznehmerin ist die Kl�gerin zu 1) aufgrund der im Vertrag vom 14.02.2023 zus�tzlich erteilten Prozessf�hrungsbefugnis (Ziffer 3, Absatz 2) als gewillk�rte Prozessstandschafterin zur Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs berechtigt (K�hnen, a.a.O., Rn. 327 ff.).

39 Hinsichtlich des Schadensfeststellungs- und Auskunftsanspruch ergibt sich hingegen die Aktivlegitimation aus Ziffer 3, Absatz 1 der Vereinbarung vom 14.02.2023. In dem Passus

„Licensee has the right to pursue third-party infringements of any of the Licensed Patents in Germany and to assert in its own name all remedies available under German statutory patent law for such third-party infringements of any of the Licensed Patents.“

ist eine materiell-rechtliche Einziehungserm�chtigung der Kl�gerin zu 2) ais Patentinhaberin an die Kl�gerin zu 1) zu sehen. Dies ist f�r die Aktivlegitimatin des einfachen Lizenznehmers hinsichtlich Schadensfeststellungs- und Auskunftsanspr�chen ausreichend (vgl. K�hnen, a.a.O., Rn. 333).

40 II. Die Kl�gerin zu 2) ist ebenfalls f�hig und befugt, die von ihr geltend gemachten Anspr�che gegen die Beklagte vor Gericht durchzusetzen.

41 1. Die Kl�gerin zu 2) ist parteif�hig. Ob eine ausl�ndische Gesellschaft oder Personenvereinigung parteif�hig ist, richtet sich allgemein anerkannt nach dem Recht des Heimatstaates der ausl�ndischen Person (vgl. Geimer, IZPR, 8. Auflage 2020, Rn. 2202). Dabei ist anerkannt, dass im Interesse eines effektiven Rechtsschutzes als parteif�hig anzusehen ist, wer nach seinem Heimatrecht entweder rechtsf�hig oder parteif�hig ist.

42 Das ist bei der Kl�gerin zu 2) der Fall, wie durch die Anlagen K 14 bis K 17 belegt wird. Bereits aufgrund dieser Anlagen, die zeigen, dass die Kl�gerin zu 2) in zahlreichen Prozessen in den Vereinigten Staaten Partei von (Zivil-)Gerichtsprozessen war, ist das Gericht von der Parteif�higkeit der Kl�gerin zu 2) gem�� 56 ZPO �berzeugt.

43 F�r ihre Parteif�higkeit spricht zudem ihre Eintragung als Patentinhaberin. Denn auch dies setzt Rechtsf�higkeit voraus (Sch�fers, in: Benkard, PatG, 11. Auflage 2015, � 34 Rn. 1). Folgte man der Auffassung der Beklagten h�tte sie im Nichtigkcitsverfahren, das sie gegen die Kl�gerin zu 2) als eingetragene Patentinhaberin angestrengt hat, die falsche Beklagte ausgew�hlt. Das tr�gt die Beklagte und Kl�gerin im Nichtigkeitsverfahren dort aber gerade nicht vor. Vor diesem Hintergrund k�nnte dem Beklagteneinwand der fehlenden Parteif�higkeit der Kl�gerin zu 2) auch der Einwand des Versto�es gegen Treu und Glauben entgegengehalten werden.

44 2. Die Kl�gerin zu 2) ist aktivlegitimiert. Ihre Aktivlegitimation ist aufgrund ihrer Eintragung im Patentregister zu vermuten (BGH GRUR 2013, 713 Rn. 58 – Fr�sverfahren). Die von der Beklagten vorgebrachten Argumente verm�gen diese Indizwirkung nicht zu ersch�ttern. Denn die Kl�gerin zu 2) ist trotz der ausdr�cklichen und an prominenter Stelle in Abs. [0001] des Klagepatents genannten Erw�hnung, dass die US-Regierung bestimmte Rechte an der Erfindung hat („The government has certain rights in the invention.“), als Inhaberin in das Patentregister eingetragen worden. Dies zeigt, dass der Umstand, dass die US-Regierung bestimmte Rechte an der Erfindung hat, die Rechtsstellung der Kl�gerin zu 2) als Inhaberin des Klagepatents gerade nicht ber�hrt.

45 Die Indizwirkung ihrer Rechtsinhaberschaft wird durch den Abs. [0001] nicht ersch�ttert, sondern umgekehrt verst�rkt. Das blo�e Bestreiten der Beklagten im Hinblick auf das Vorliegen bestimmter Voraussetzungen des Bayh-Dole-Act reicht f�r eine Infragestellung der Indizwirkung nicht aus.

46 3. Die Kl�gerin zu 2) hat als Rechteinhaberin trotz der erteilten Lizenz an die Kl�gerin zu 1) zudem ein rechtliches Interesse daran, den Rechtsstreit zu f�hren. Dieses ergibt sich aus dem Umstand, dass sie gem�� Ziffer 2 des mit der Kl�gerin zu 1) geschlossenen Lizenzvertrags eine Umsatzlizenz vereinbart hat, sodass durch die Verletzungshandlungen der Beklagten die Lizenzeinnahmen auch ihre Lizenzeinnahmen betroffen sind (K�hnen, a.a.O., Rn. 354 m.V.w. auf LG D�sseldorf InstGE 1, 9 – Komplexbildner).

47 Dass die Kl�gerin zu 2) nicht bereits zu Beginn des Rechtsstreits als solche aufgetreten ist, stellt ihr rechtliches Interesse nicht in Frage. Es ist dem betroffenen Rechteinhaber freigestellt, einem Rechtsstreit beizutreten oder nicht. Etwas anderes kann nur dann gelten, wenn der Beitritt ersichtlich und ausschlie�lich aus sachfremden Erw�gungen – etwa der Erh�hung der Kostenlast f�r die Beklagtenseite – erfolgt. Daf�r sind vorliegend keine Anhaltspunkte geben, denn der Beitritt als Kl�gerin erfolgte erst nachdem die Beklagte die Aktivlegitimation der Kl�gerin zu 1) in Frage gestellt hat. Es war somit eine Reaktion auf den Vortrag der Beklagten, der es aus Sicht der Kl�gerin zu 2) erforderlich nachte, dem Rechtsstreit als Kl�gerin zu 2) beizutreten. Daher ist auch die subjektive Klageerweiterung zul�ssig.

48 I. 1. Das Klagepatent betrifft ein Verfahren zur Detektion, Identifikation und/oder Quantifizierung von Analyten in einer Probe; Abs. [0002]. Die Klagepatentschrift schildert den Stand der Technik, wonach dieselbe Probe auf m�glichst viele Analyten getestet werden solle, weil das Probenmaterial oftmals nur in begrenzter Menge zur Verf�gung stehe („kostbar“, „precious“) sei; Abs. [0003]. Das hierzu verwendete sogenannte „Multiplexing“-Verfahren der optischen Signalisierung sei aufgrund der begrenzten Anzahl an Farben auf 4 bis 5 Analyten beschr�nkt; Abs. [0004]. Um die Zahl der zu untersuchenden Analyten in einer Probe zu erh�hen, w�rden im Stand der Technik verschiedene Methoden angewendet werden, welche die Klagepatentschrift in Abs. [0005] und [0006] schildert. Das Klagepatent geht dabei n�her auf die Methode ein, dieselbe Probe wiederholt zum Nachweis verschiedener Analyten einzusetzen. Dabei erweise es sich als nachteilig, dass die Probe w�hrend der wiederholten Testungen degradieren k�nne; Abs. [0006].

49 2. Laut Klagepatent bestehe daher ein Bedarf an genauen und sensitiven Verfahren f�r eine Hochdurchsatz-Detektion, – Identifikation, und/oder – Quantifizierung von Zielmolek�len in eine: Probe; Abs. [0006].

50 3. Als L�sung stellt das Klagepatent unter anderem den Verfahrensanspruch 1 vor, der sich in der zuletzt eingeschr�nkt geltend gemachten Fassung entsprechend dem Vorschlag der Kl�gerin wie folgt gliedern l�sst:

„1. Verfahren, das in der Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung verwendet wird, zum Nachweis einer Vielzahl von Analyten in einer Probe, umfassend:

2 a. Kontaktieren der Probe mit einer Zusammensetzung, die eine Vielzahl von Nachweisreagenzien umfasst, wobei

2.1 jede Teilpopulation der Nachweisreagenzien auf mindestens einen unterschiedlichen Analyten zielt, wobei

2.2 der Analyt auf einem festen Substrat oder Tr�ger fixiert ist, und wobei

2.3 das feste Substrat oder der feste Tr�ger ein Chip, ein Mikroarray, ein Objekttr�ger f�r die Mikroskopie ist, und wobei

2.4 jedes Nachweisreagenz umfasst:

2.4.1 mindestens ein Sondenreagenz, das auf einen Analyten zielt, und

2.4.2 mindestens eine Nucleins�uremarkierung, die eine Vielzahl von vorbestimmten Teilsequenzen umfasst, wobei

2.4.3 das mindestens eine Sondenreagenz und die mindestens eine Nucleins�uremarkierung miteinander konjugiert sind; und wobei

2.4.4 mindestens ein Anteil der Vielzahl der vorbestimmten Teilsequenzen einen Identifikator des mindestens einen Sondenreagenzes bildet;

3 b. Entfernen jeglicher ungebundenen Nachweisreagenzien;

4 c. Nachweisen der Vielzahl von vorbestimmten Teilsequenzen des Nachweisreagenzes in einer zeitlich aufeinander folgenden Weise, wobei

4.1 der Nachweis der Teilsequenz umfasst:

4.1.1 i) Hybridisieren eines Satzes von Decodersonden mit einer Teilsequenz der Nachweisreagenzien, wobei

4.1.1.1

jede Teilpopulation der Decodersonden eine optisch nachweisbare Markierung umfasst, wobei jede optisch nachweisbare Markierung eine optische Signalsignatur generiert, die jeder Teilsequenz entspricht;

4.1.2 ii) Nachweisen der optischen Signalsignatur, die bei der Hybridisierung des Satzes von Decodersonden produziert wurde, und Erhalten eines Bildes;

4.1.3 iii) Entfernen der optischen Signalsignatur, die durch die Hybridisierung des Satzes von Decodersonden produziert wurde;

4.1.4 iv) Wiederholen der Schritte (i) bis (iii) f�r andere Teilsequenzen der Nachweisreagenzien, wodurch eine zeitliche Reihenfolge von optischen Signalsignaturen produziert wird, die der Vielzahl der vorbestimmten Teilsequenzen entsprechen, wobei

4.1.4.1 die zeitliche Reihenfolge der optischen Signalsignaturen, die der Vielzahl der vorbestimmten Teilsequenzen des Nachweisreagenzes entsprechen, eine Teilpopulation der Nachweisreagenzien identifiziert und

4.1.4.2 f�r jede Teilpopulation der Nachweisreagenzien eindeutig ist; und

5 d. Vergleichen der zeitlichen Reihenfolge der optischen Signalsignaturen mit unterschiedlichen Identifikatoren des mindestens einen Sondenreagenzes, wobei

5.1 eine �bereinstimmung zwischen der zeitlichen Reihenfolge der optischen Signalsignaturen und einem speziellen Identifikator des mindestens einen Sondenreagenzes den Analyten in der Probe identifiziert, wobei

6 die Probe eine biologische Probe ist umfassend eine oder mehrere Zellen und/oder ein oder mehrere Gewebe, und wobei

7 wobei die Analyten aus Nucleins�uren sind und ausgew�hlt aus der Gruppe bestehend aus zellul�rer RNA, Messenger-RNA, MikroRNA, ribosomaler RNA und jedweden Kombinationen davon.“

51 4. Im Hinblick auf die zwischen den Parteien gef�hrte Diskussion zur Auslegung des Klagepatents sind folgende Ausf�hrungen veranlasst.

52 a) Die gestellte Aufgabe, eine Vielzahl von Aralyten in derselben Probe nachzuweisen, l�st die klagepatentgem��e Erfindung durch die Verwendung einer Vielzahl von Nachweisreagenzien, bestehend aus einem Sondenreagenz, das an einen Analyten bindet und einer Nukleins�uremarkierung. Die Nukleins�uremarkierung besteht ihrerseits aus vorbestimmten Teilsequenzen, die mit Decodersonden hybridisiert und dadurch sichtbar gemacht werden. Durch Wiederholen der Schritte f�r verschiedene Teilsequenzen wird eine zeitliche Reihenfolge von optischen Signalsignaturen produziert, die eine Teilpopulation der Nachweisreagenzien identifiziert und anhand derer �ber einen Abgleicht mit einem Identifikator das Sondenreagenz und dadurch mittelbar, aber dennoch eindeutig, der Analyt bestimmt wird.

53 b) Gem�� Merkmal 2.1 wird die von der Zusammensetzung gem�� Merkmal 2 umfasste Vielzahl von Nachweisreagenzien in spezifische Gruppen von Nachweisreagenzien, n�mlich Teilpopulationen, unterteilt. Was unter einer Teilpopulation zu verstehen ist, offenbart das Klagepatent nicht ausdr�cklich.

54 aa) Die Beklagte tr�gt hinsichtlich des Merkmals 2.1 vor, dass die Teilpopulationen auf molekularer Ebene identisch sein m�ssten, d.h. die gleiche Nukleins�uremarkierung und das gleiche Sondenreagenz aufweisen m�sster. Jede Teilpopulation der Nachweisreagenzien m�sse auf mindestens einen unterschiedlichen Analyten abzielen. Es m�sse jede einzelne Teilpopulation von Nachweisreagenzien an (mindestens) einen unterschiedlichen Analyten binden k�nnen.

55 Die Kl�gerinnen verstehen den Begriff Teilpopulation dahingehend, dass sie Gruppen von Nachweisreagenzien umfasst, die die gleiche Nukleins�uremarkierung aufweisen. Hinsichtlich des Sondenreagenzes k�nnten sie sich hingegen unterscheiden.

56 bb) Der Fachmann, bei dem es sich um einen Chemiker oder Biologe mit einem Hochschulabschluss auf dem Gebiet der Biochemie befasst, der �ber eine mehrj�hrige berufliche bzw. wissenschaftliche Erfahrung auf dem Gebiet der Entwicklung von Nachweisstrategien f�r Biomolek�le verf�gt, entnimmt dem Wortlaut Teilpopulation der Nachweisreagenzien zun�chst, dass es sich um eine Gruppe von Nachweisereagenzien handelt, die in einem wesentlichen Merkmal oder Eigenschaft miteinander identisch ist. Welche identische Eigenschaft oder Merkmal mehrere Nachweisereagenzien klagepatentgem�� zu einer Teilpopulation machen, erschlie�t sich ihm aus dem Wortlaut nicht. Der Fachmann wird daher die Aufgabe des Klagepatents, die anspruchsgem��e L�sung und die Beschreibung zur Aufkl�rung heranziehen. Gem�� der Aufgabenstellung soll eine Vielzahl von Analyten in derselben Probe analysiert werden k�nnen (vgl. Merkmal 1). Dazu wird die Probe mit einer Zusammensetzung bestehend aus einer Vielzahl von Nachweisreagenzien kontaktiert (Merkmal 2), wobei gem�� dem Merkmal 2.1 jede Teilpopulation der Nachweisreagenzien auf mindestens einen unterschiedlichen Analyten zielt. Der Analyt wird identifiziert, indem eine Teilpopulation von Nachweisreagenzien identifiziert wird (Merkmal 4.1.4) und �ber deren Abgleich mit einem Identifikator das Sondenreagenz (Merkmal 5) und damit der daran anbindende Analyt bestimmt wird (Merkmal 5.1). Was unter einem klagepatentgem��en Identifikator zu verstehen ist, entnimmt der Fachmann Abs. [0284]. Die Identifizierung der Teilpopulation der Nachweisreagenzien erfolgt �ber die Teilsequenzen der Nukleins�uremarkierung (Merkmal 4), die zusammen mit dem Sondenreagenz Teil des Nachweisreagenzes ist (Merkmal 2.4).

57 Daraus ergibt sich f�r den Fachmann, dass sich die Vielzahl der Nachweisreagenzien gem�� Merkmal 2 aus mindestens zwei unterschiedlichen Gruppen von Nachweisreagenzien zusammensetzt; vgl. Merkmal 2.1. Demnach ist das Gemeinsame einer Teilpopulation der Nachweisreagenzien nicht das Sondenreagenz, das auf den Analyten zielt; Merkmal 2.4.1. Stattdessen wird die optische Signalstruktur �ber die Hybridisierung der Teilsequenzen des Nukleins�uremarkierung erreicht (Merkmal 4.1.2), die sich bei Wiederholen mit anderen Teilsequenzen zur einer optischen Signalstruktur zusammenf�gt; Merkmal 4.1.4. Diese identifiziert gem�� Merkmal 4.1.4.1 eine Teilpopulation der Nachweisreagenzien.

58 Der Fachmann erkennt weiter, dass das Merkmal 2.1 dazu dient auszuschlie�en, dass s�mtliche Teilpopulationen dasselbe Ergebnis liefern, was einen Nachweis der Analyten erschwerte.

59 Aus der technisch-funktionalen Analyse des Klagepatentanspruchs entnimmt der Fachmann somit, dass die Teilsequenzen der Nukleins�uremarkierung dasjenige Merkmal der Nachweisreagerzien sind, die sie bei Identit�t zu einer Teilpopulation im Sinne von Merkmal 2.1 machen.

60 Hierin sieht sich der Fachmann durch die Beschreibung des Klagepatents best�rkt. Ausweislich Abs. [0048] und [0087] kann ein Nachweisreagenz aus einer beliebigen Anzahl von (verschiedenen) Sondenreagenzien bestehen. Dementsprechend k�nnen sie nicht dasjenige darstellen, was eine Teilpopulation von Nachweisreagenzien im Sinne des Klagepatents definiert. Da jedoch anspruchsgem�� eine Teilpopulation von Nachweisreagenzien gefordert ist, muss diese durch eine �bereinstimmung ihres anderen Teils, n�mlich der Nukleins�uremarkierung gebildet werden.

61 c) Die streitigen Merkmale 4.1.4 und 5 sind zusammen in den Blick zu nehmen.

62 aa) Die Beklagte tr�gt hinsichtlich der Merkmalsgruppen 4.1.4 und 5 vor, diese behandelten eine Wiederholung der Schritte (i) bis (iii) des Anspruchs 1 des Klagepatents und die daraus folgende Identifikation der Analyten. Die Merkmalsgruppe 4.1.4 beschreibe den Prozess der Wiederholung der Schritte (i) bis (iii) f�r andere vorbestimmte Teilsequenzen der Nachweisreagenzien. So solle eine zeitliche Reihenfolge von optischen Signalen erlangt werden, die der Vielzahl der vorbestimmten Teilsequenzen entspreche. Die zeitliche Reihenfolge der optischen Signalsignaturen identifiziere wiederum eine Teilpopulation der Nachweisreagenzien. Diese zeitliche Reihenfolge sei nach dem klagepatentgem��en Verfahren immer eindeutig bzw. einzigartig („unique“) f�r jede Teilpopulation der Kachweisreagenz.

63 Das Merkmal 4.1.4 enthalte eindeutige und ausdr�ckliche Beschr�nkungen hinsichtlich der klagepatentgem�� durchzuf�hrenden Schritte. Zum einen werde ausdr�cklich vorgegeben, dass die Schritte (i) bis (iii) f�r andere Teilsequenzen der Nachweisreagenzien durchzuf�hren seien. Hierdurch sei bereits ausgeschlossen, dass f�r die gleichen Teilsequenzer die Schritte (i) bis (iii) wiederholt werden sollen und erst anhand aller Ergebnisse eine Reihenfolge der optischen Signalsignaturen erstellt werde. Ferner werde durch die Formulierung „wodurch“ in Merkmal 4.1.4 klargestellt, dass ausschlie�lich durch die Wiederholung der Schritte (i) bis (iii) f�r andere Teilsequenzen die zeitliche Reihenfolge von optischen Signalsignaturen produziert werde.

64 Das Merkmal 5 beziehe sich ausdr�cklich auf „said temporal order of the optical signal signatures“, also auf die in Merkmal 4.1.4 genannte zeitliche Reihenfolge.

65 Die Kl�gerinnen vertreten die Ansicht, Merkmal 4.1.4 enthalte keinerlei Festlegungen, dass die Verfahrensschritte (i) bis (iii) f�r jede vorbestimmte Teilsequenz nur ein einziges Mal durchzuf�hren sei. Ob und wie h�ufig die Verfahrensschritte (i) bis (iii) zu einem sp�teren Zeitpunkt f�r die vorbestimmte Teilsequenz 1 wiederholt w�rden, w�rde vom Klagepatent nicht vorgegeben. Zus�tzliche Ma�nahmen f�hrten daher nicht aus der Verwirklichung des Anspruchs hinaus. Die Merkmalsgruppe 5 lege die zeitliche Reihenfolge der optischen Signalsignaturen nicht fest.

66 bb) Ausgehend vom Wortlaut des Merkmals 4.1.4 erkennt der Fachmann zun�chst, dass lediglich das Wiederholen der Schritte (i) bis (iii) f�r andere Teilsequenzen der Nachweisreagenzien beansprucht ist. Das beanspruchte Vorfahren erfordert mithin das Wiederholen der Schritte (i) bis (iii) f�r mehrere Teilsequenzen. Der Zweck dieser Angabe ergibt sich unmittelbar aus Merkmal 4.1.4, n�mlich die Produktion einer optischen Signalsignatur, die der Vielzahl der vorbestimmten Teilsequenzen entspricht und – gem�� Merkmal 4.1.4.1 – eine Teilpopulation der Nachweisreagenzien identifiziert.

67 Ohne das Wiederholen der Schritte (i) bis (iii) f�r mehrere Teilsequenzen ist Anspruch 1 des Klagepatents nicht erf�llt. Weder der Wortlaut, noch die �brigen Merkmale offenbaren dem Fachmann jedoch, dass dar�berhinausgehende Schritte, wie etwa die Schritte (i) bis (iii) f�r dieselbe Teilsequenz von Anspruch ausgeschlossen ist. Der Anspruch verh�lt sich dazu nicht.

68 Der Beschreibung entnimmt Fachmann ebenfalls kein Verbot, die Schritte (i) bis (iii) f�r dieselbe Teilsequenz durchzuf�hren. Technisch-funktional ergibt sich f�r den Fachmann kein Grund, warum der das Merkmal 4.1.4 einschr�nkend dahingehend auslegen m�sste, dass ausschlie�lich das Wiederholen der Schritte (i) bis (iii) f�r mehrere Teilsequenzen patentgem�� ist. Das Erreichen der optischen Signalsignatur erfolgt unzweifelhaft durch das Hybridisieren mehrerer unterschiedlicher Teilsequenzen. Es wird aber durch das wiederholte Hybridisieren derselben Teilsequenzen nicht unm�glich gemacht oder nur eingeschr�nkt erreicht.

69 Die Merkmale 5 und 5.1 beziehen sich unmittelbar auf die vorherigen Verfahrensschritte der Merkmalsgruppe 4. Sie geben an, wie mit den gem�� der Merkmalsgruppe 4 erhaltenen Ergebnissen, n�mlich der zeitlichen Reihenfolge der optischen Signalsignaturen weiter zu verfahren ist. Diese sollen nach Merkmal 5 mit unterschiedlichen Identifikatoren des mindestens einen Sondenreagenzes verglichen werden. Ergibt sich eine �bereinstimmung mit einem speziellen Identifikatoren des mindestens einen Sondenreagenzes, ist ein Analyt identifiziert und das gesamte klagepatentgem��e Verfahren erfolgreich durchgef�hrt.

70 Die Merkmalsgruppe 5 trifft demnach keine eigene Bestimmung hinsichtlich der Erzielung der zeitlichen Reihenfolge der optischen Signalsignaturen. Insoweit ist allein die Merkmalsgruppe 4 relevant. Die Markmalsgruppe 5 ist auf die Angabe weiterer Verfahrensschritte nach Erhalt der zeitlichen Reihenfolge der optischen Signalsignaturen gem�� der Merkmalsgruppe 4 beschr�nkt.

71 II. Die angegriffenen Ausf�hrungsformen machen von der klagepatentgem��en Lehre in der Form des zuletzt gestellten Antrags wortsinngem�� Gebrauch, da insbesondere auch die zuletzt noch in Streit stehenden Merkmal 2.1, 4.1.4 und 5.1 verwirklicht sind.

72 1. Die Beklagte stellt die Verwirklichung von Merkmal 2.1 im Hinblick auf die von ihr getroffene Auslegung des Merkmals in Abrede.

73 a) Bei der angegriffenen Ausf�hrungsform w�rde eine Vielzahl sogenannter ISH-Probes („in-situ hybridization“) verwendet, die aus einer zielbindenden Dom�ne und einer Auslese-Dom�ne best�nden:

74 Zur Erh�hung der Sensibilit�t und Effektivit�t zielten bei der angegriffenen Ausf�hrung eine Mehrzahl von unterschiedlichen Teilpopulationen von ISH-Probes auf den gleichen AnaCyten. �blicherweise seien dies f�nf Teilpopulationen von ISH-Probes. In Einzelfallen k�nnten nach derzeitigem Entwicklungsstand der angegriffenen Ausf�hrungsform auch nur vier Teilpopulationen von ISK-Probes f�r einen Analyten vorgesehen sein. Nur eine Teilpopulation von ISH-Probes pro Ziel vorzusehen, sei weder in dem bereits bestehenden Beta-Testger�t angelegt noch derzeit f�r die Zukunft geplant. Die Nachweisreagenzien der angegriffenen Ausf�hrungsform w�rden z.B. an unterschiedliche Regionen der RNA des Analyten anbinden. Die unterschiedlichen ISH-Probes wiesen zwar die gleiche Auslesedom�ne („Readout domain“) auf, zielten dabei aber auf unterschiedliche Zielbindungsdom�nen (target binding domains) eines Analyten. In der Sprache des Klagepatents verf�gten sie demnach �ber unterschiedliche Sondenreagenzien, h�tten aber dieselbe Nukleins�urernarkierung. Sie geh�rten damit unterschiedlichen Teilpopulationen an. Mehrere Teilpopulationen von Nachweisreagenzien seien in der angegriffenen Ausf�hrungsfcrm daher spezifisch f�r den gleichen Analyten. Mit anderen Worten: Nicht jede Teilpopulation der angegriffenen Ausf�hrungsform ziele auf einen unterschiedlichen Analyten ab, da unterschiedliche Teilpopulationen mit derselben Nukleins�uremarkierung an ein und denselben Analyten binden w�rden.

75 b) Wie ausgef�hrt, ist eine klagepatentgem��e Teilpopulation von Nachweisreagenzien als Gruppe von Nachweisreagenzien zu verstehen, die hinsichtlich der Nukleins�uremarkierung identisch und hinsichtlich der Sondenreagenz unterschiedlich ist.

76 Das ist nach dem eigenen Vortrag der Beklagten bei der angegriffenen Ausf�hrungsform der Fall, so dass das Merkmal erf�llt ist.

77 2. a) Die Beklagte stellt eine Verwirklichung der Merkmale 4.1.4 und 5.1 in Abrede, weil die Analyten der angegriffenen Ausf�hrungsform nicht mittels eines Vergleichs der zeitlichen Reihenfolge der optischen Signalsignaturen mit unterschiedlichen Identifikatoren identifiziert (Merkmale 5 und 5.1) w�rden. Entsprechend werde auch nicht eine einzigartige zeitliche Reihenfolge von optischen Signalsignaturen gem�� Merkmal 4.1.4 und 4.1.4.1 sowie 4.1.4.2 ausgewertet und zur Identifikation verwendet.

78 Stattdessen w�rden sechzehn Testrunden mit Nachweisreagenzien durchgef�hrt. Die Nachweisreagenzien k�nnten an verschiedene Sequenzen von Analyten binden. Jedes Nachweisreagenz weise vier vorbestimmte Teilsequenzen f�r die Nukleins�uremarkierung auf. Diese sechzehn Testrunden erfolgten in acht Zyklen. Eine Zwischenauswertung finde dabei nicht statt. Die zeitliche Reihenfolge von etwaigen optischen Signalsignaturen in den einzelnen Testrunden werde nicht zum Vergleich mit den Identifikatoren herangezogen und sei nicht f�r jede Teilpopulation der Nachweisreagenzien eindeutig bzw. einzigartig (vgl. Merkmal 4.1.4.2). Die Einzelmolek�l-Bindungsereignisse seien unter tats�chlichen Anwendungsbedingungen so selten, dass die zeitliche Reihenfolge von optischen Signalsignaturen der einzelnen Testrunden keine hinreichend genaue Identit�t eines Analyten liefern w�rde (was jedoch von Merkmal 4.1.4.2 vorausgesetzt werde). Deshalb werde eine zyklusbasierte Reihenfolge berechnet und erst diese zyklusbasierte Reihenfolge werde mit Identifikatoren verglichen, um ein zuverl�ssiges und korrektes Ergebnis zu erhalten:

79 Die „zeitliche Reihenfolge“ der einzelnen Testrunden sei f�r einen Analyten nicht eindeutig. In den einzelnen Zyklen komme es zu unterschiedlichen Bindungsereignissen/optischen Signalen, die zun�chst nach den acht Zyklen „addiert“ w�rden, um die Sensibilit�t zu erh�hen. Erst dieses Endergebnis sei hinreichend zuverl�ssig, um es mit Referenzsignalen zu vergleichen und den Analyten zweifelsfrei zu identifizieren. Ein wie von Merkmal 5 bzw. 5.1 geforderter Vergleich einer optischen Signalsignatur aus Merkmal 4.1.4.1 mit unterschiedlichen Identifikatoren finde demnach nicht statt.

80 W�rde man gem�� den Merkmalen 4.1.4 und Merkmal 5 verfahren und jeden Zyklus einzeln mit den Identifikatoren vergleichen, w�rden die angegriffenen Ausf�hrungsformen nicht mehr funktionieren und f�lschlich im Ergebnis keinen Analyten detektieren.

81 b) Der Beklagtenvortrag f�hrt bei zutreffender Auslegung zu der Verwirklichung der streitigen Merkmal 4.1.4 und 5.1.

82 Die Beklagte r�umt ein, dass bei der angegriffenen Ausf�hrungsform sechzehn Testrunden mit Nachweisreagenzien durchgef�hrt werden. Die stellt die Verwirklichung der Merkmale 4.1.1 bis 4.1.4 dar. Dass die Schritte i) bis iii) achtmal wiederholt werden f�hrt aus der Verletzung nicht heraus, weil weder der Patentanspruch noch die Patentbeschreibung solche Wiederholungen ausschlie�en.

83 Die w�hrend der acht Zyklen erhaltenen optischen Signale werden – ebenfalls nach Angaben der Beklagten – zu einem „Endergebnis addiert“, welches mit Referenzsignalen verglichen wird. Das „addierte Endergebnis“ ist bei zutreffendem Verst�ndnis eine zeitliche Reihenfolge von optischen Signalsignaturen, die der Vielzahl der vorbestimmten Teilsequenzen entspricht. Da die sechzehn Testrunden nacheinander erfolgen ist auch eine zeitliche Reihenfolge gegeben. Hieran �ndert das achtmalige Wiederholen der sechzehn Testrunden nichts.

84 Durch den Vergleich des aufaddierten Endergebnisses mit den Referenzsignalen werden die Merkmale 5. und 5.1 verwirklicht.

85 Im �brigen hat die Beklagte nicht dargestellt, warum sich eine richtige Auslesung ausgerechnet bei 8 Zyklen und nicht auch schon bei 6 oder 7 Zyklen ergeben kann. Dass die Genauigkeit statistisch umso gr��er wird, je mehr Zyklen durchgef�hrt werden, ist naheliegend. Dass sie ausgerechnet bei 8 Zyklen (und nicht etwa genau 12) einen solcher Grad eine Genauigkeit erreicht haben soll, der f�r den vorgesehenen Zweck ausreichend zuverl�ssige Ergebnisse liefert, hat sie nicht dargelegt.

86 III. Die Verwirklichung der klagepalentgem��en Lehre in der Fassung des zuletzt gestellten Antrags durch die angegriffenen Ausf�hrungsformen erfolgt zu wesentlichen Teilen auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland (1.). Die angegriffenen Ausf�hrungsformen stellen ferner wesentliche Teile der klagepatentgem��en Erfindung dar, die dazu geeignet und bestimmt sind, f�r die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden, was der Beklagten bewusst ist (2.).

87 1. Der Umstand, dass nach dem Vortrag der Beklagten bei der angegriffenen Ausf�hrungsform in Form von Verletzungsgegenstand 1 einzelne Verfahrensschritte, n�mlich die mit Merkmal 4.1.4 einhergehende Datenverarbeitung sowie der Vergleich gem�� den Merkmalen 5 und 5.1 ausschlie�lich auf einer cloud-basierten Computerl�sung im Ausland au�erhalb von Deutschland durchgef�hrt werden, f�hren aus der Verletzung nicht heraus.

88 Geschieht die Anwendung eines Verfahrens teilweise im Inland und teilweise im Ausland, liegt eine insgesamt inl�ndische Patentverletzung vor, wenn die im Ausland vorgenommenen Verfahrensschritte demjenigen zugerechnet werden k�nnen, der die �brigen Verfahrensschritte im Inland verwirklicht (BGH, GRUR 2007, 773 – Rohrschwei�verfahren). Wie bereits das Landgericht D�sseldorf zutreffender Weise konkretisiert hat, ist f�r die Haftung wegen inl�ndischer Patentverletzung ausschlaggebend, ob sich der technische Erfolg der Erfindung in Deutschland einstellt und sich der Benutzer etwaige ausl�ndische Verfahrensakte f�r diesen Zweck bewusst zunutze macht (LG D�sseldorf GRUR 2020, 1078 Ls. 1). Dieser Auffassung schlie�t sich die Kammer an. Zur �berzeugung der Kammer liegt eine inl�ndische Verletzungshandlung weitergehend auch dann vor, wenn zwar der letzte Verfahrensschritt au�erhalb Deutschlands erzielt und das Resultat des Verfahrens mithin im Ausland erstellt wird, die Vorteile des patentgem��en Verfahrens aufgrund von im Inland ausgef�hrten und nicht unwesentlichen Verfahrensschritten ihre Wirkung im Inland entfalten (a.A. OLG D�sseldorf BeckRS 2017, 109826 Rn. 47 – Pr�natale Diagnostik). Das ist vorliegend der Fall.

89 Die Erstellung einer zeitlichen Reihenfolge von optischen Signalsignaturen erfolgt – den Vortrag der Beklagten als zutreffend unterstellt – ebenso wie die Identifikation des Analyten, die das Ziel des klagepatentgem��en Verfahrens ist, auf der Cloud-Computing-Plattform der Beklagten AtoMx™ Spatial Informatics Platform. Die Server, auf die das AtoMx-System zugreift, werden ausschlie�lich im Ausland betrieben. Die hierzu erforderlichen Vorbereitungsschritte gem�� den Merkmalen 2 (Kontaktieren), 3 (Entfernen), und 4 (Hybridisieren) erfolgen hingegen im Inland. Ohne sie kann der klagopatentgem��e Erfolg nicht erreicht werden. Das auf diesen Verfahrensschritten aufbauende und im Ausland ermittelte Ergebnis wird wiederum im Inland verwendet. Die gesamte Verfahrensdurchf�hrung ist darauf gerichtet, im Inland vorliegende Proben auf Analyten zu untersuchen und am Ort der Proben, mithin im Inland, das Ergebnis der Identifikation zu verwenden. Die bestimmungsgem��e Verwendung des patentgesch�tzten Verfahrens ist somit auf den Gebrauch im Inland ausgerichtet.

90 Aufgrund dieser Umst�nde ist es unter wirtschaftlich-normativen Gesichtspunkten geboten, die ausl�ndischen Verfahrensakte dem Inland zuzurechnen (vgl. LG D�sseldorf, a.a.O.).

91 2. Die s�mtlichen Verletzungsformen sind wesentliche Elemente der Erfindung im Sinne von � 10 PatG. Denn sie sind dazu geeignet, mit einem oder mehreren Merkmalen des Patentanspruchs bei der Verwirklichung des gesch�tzten Erfindungsgedankens funktional zusammenzuwirken.

92 Der Beklagten ist dar�ber hinaus bekannt, dass die von ihr angebotenen Verletzungsforrren wesentliche Elemente der patentgem��en Erfindung sind und dazu geeignet und bestimmt sind, f�r die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden. Es handelt sich dabei insbesondere nicht um allgemein im Handel erh�ltliche Erzeugnisse.

93 Die Beklagte bietet zusammen mit ihrer amerikanischen Muttergesellschaft in Deutschland die Verletzungsgegenst�nde 1, 2 und 3, mithin den „CosMx Spatial Molecular Imager“, f�r die Analyse der Proben vorgesehene Nachweisreagenzien und Decodersonden an, die aufeinander abgestimmt sind. Selbst wenn die Beklagte beim Anbieten auf eine derzeitige Lieferunf�higkeit hinweisen sollte, schlie�t die Angebotshandlung nicht aus. Der angebotene Gegenstand muss noch nicht vorhanden sein (BGH GRUR 1969, 35 – Europareise). Es gen�gt auch, wenn das Erzeugnis durch den Anbietenden mit den erfindungsgem��en Merkmalen alsbald geliefert und hergestellt werden kann (BGH GRUR 1970, 358 (360) – Hei�l�uferdetektor). Eine Verletzungshandlung gem�� 10 Abs. 1 PatG ist damit gegeben.

94 Infolge der dargestellten Patentgef�hrdung ergeben sich die tenorierten Rechtsfolgen:

95 1. Der geltend gemachte Unterlassungsanspruch findet seine Grundlage in �� 139 Abs. 1 i.V.m. �� 9 S. 2 Nr. 2, 10, PatG, Art. 64 EP�. Dabei ist mangels entsprechend anderweitiger Angaben der Beklagten davon auszugehen, dass die angegriffenen Ausf�hrungsformen 1 und 2 ausschlie�lich patentgem�� benutzt werden kann, weswegen insoweit ein Absolutverbot gerechtfertigt ist.

96 Die Beklagte ist gem�� 140 b PatG, �� 242, 259 BGB i.V.m. Art. 64 EP� zur Auskunftserteilung und Rechnungslegung verpflichtet, damit die Kl�gerin zu 1) in die Lage versetzt wird, die ihr zustehenden Anspr�che auf Schadensersatz beziffern zu k�nnen. Die Kl�gerin zu 1) ist auf solche Angaben angewiesen, �ber die sie ohne eigenes Verschulden nicht verf�gt.

97 Der Schadensersatzanspruch ist dem Grunde nach gem�� 139 Abs. 2 PatG, Art. 64 EP� gerechtfertigt. Die Beklagte war als unmittelbare Wettbewerberin gehalten, sich �ber die einschl�gigen Schutzrechte zu informieren und diese zu beachten. Bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt h�tten die Beklagte erkennen k�nnen, dass sie mit den beanstandeten Handlungen die Rechte aus dem Klagepatent verletzt. Die Verletzungshandlungen erfolgten in Kenntnis der Rechtslage, jedenfalls aber in grob fahrl�ssiger Unkenntnis. Da der entstandene Schaden gegenw�rtig noch nicht beziffert werden kann, besteht gem�� 254 ZPO ein berechtigtes Interesse an der Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten.

98 Soweit die Kl�gerin bei der Auskunft im letzten Spiegelstrich ihres Antrags die Ziffer A.Ia aufgenommen hat, ist der Antrag aufgrund der Antragsbindung insoweit abzuweisen.

99 2. Dem Unterlassungsanspruch steht dabei der Untervcrh�ltnism��igkeitseinwand nicht entgegen.

100 a) Die Beklagte beruft sich auf die Komplexit�t ihres Produkts.

101 aa) Sie tr�gt vor, die patentierte Methode sei ein nur untergeordneter Teil in ihrem komplexen Produkt, weswegen ein auf das Klagepatent gest�tzter Unterlassungsanspruch unverh�ltnism��ig w�re. Eine Trennung der vermeintlich patentverletzenden Funktionalit�ten vom Rest des komplexen Produkts sei technisch und wirtschaftlich unm�glich. Zu letzterem hat sie wie folgt vorgetragen:

„Der vermeintlich genutzte Patentgegenstand l�sst sich insbesondere technisch und wirtschaftlich nicht von dem oben beschriebenen patentfreien Rest separieren, so-dass ein Unterlassungsgebot f�r die Beklagte Folgen h�tte, die �ber den Schutzgegenstand des Klagepatents hinausgehen. Es k�me zu Sch�den erheblichen Ausma�es bei der Beklagten, die durch das Monopolrecht der Kl�gerinnen nicht gerechtfertigt sein k�nnen. Wie bereits herausgestellt, wurden die RNA- und Protein-Assays f�r die Verwendung spezifischer chemischer, fluidischer und optischer Systeme der an-gegriffenen Ausf�hrungsform optimiert, um ihre einzigartigen Datens�tze zu erzeugen und auszuwerten. Dar�ber hinaus wurde das Datenanalysesystem in der AtoMx-Plattform f�r r�umliche Datenverarbeitung erheblich weiterentwickelt, um diese spezifischen Datens�tze zu analysieren. �nderungen an den chemischen Verfahren w�rden eine nicht ohne Weiteres m�gliche und wirtschaftlich unvertretbare �berarbeitung mehrerer Systeme innerhalb der angegriffenen Ausf�hrungsform sowie der r�umlichen AtoMx-Informatikplattform erfordern.“

102 Zum Beweis f�r die Richtigkeit dieser Angaben hat sie den Leiter ihrer Entwicklungsabteilung als Zeugen angeboten.

103 bb) Dieser Vortrag ist nicht geeignet, Umst�nde darzustellen, die eine Unverh�ltnism��igkeit m�glicherweise rechtfertigen k�nnten. Ihr Vortrag ersch�pft sich an den entscheidenden Stellen in pauschalen Angaben, die eine konkrete Darstellung der Situation vermissen lassen. Es wird nicht erl�utert, warum genau es zu „Sch�den erheblichen Ausma�es bei der Beklagten (komme), die durch das Monopolrecht der Kl�gerinnen nicht gerechtfertigt sein k�nnen.“ Das konkrete Ausma� der von der Beklagten bef�rchteten Sch�den bleibt unklar. Dasselbe gilt f�r die Ausf�hrungen, wonach „�nderungen an den chemischen Verfahren w�rden eine nicht ohne Weiteres m�gliche und wirtschaftlich unvertretbare �berarbeitung mehrerer Systeme innerhalb der angegriffenen Ausf�hrungsform sowie der r�umlichen AtoMx-Informatikplattform erfordern.“ Was die Beklagte unter „nicht ohne Weiteres“ versteht und was sie f�r eine „wirtschaftlich unvertretbare �berarbeitung“ ansieht, legt sie dem Gericht gegen�ber nicht offen.

104 Ferner hat sie nicht dargelegt, wie sich ihr Vortrag zur eingeschr�nkten Anspruchsfassung verh�lt, wonach die Analyse von Proteinen nicht mehr vom Unterlassungsgebot umfasst ist.

105 Hinsichtlich der Beklagtenangaben zur kosten- und zeitintensiven Entwicklung der angegriffenen Ausf�hrungsform kann dies eine Unverh�ltnism��igkeit ebenfalls nicht rechtfertigen. Denn die Beklagte hat ihre Entwicklungsausgaben nicht ins Verh�ltnis zur Bedeutung der hier allein ma�geblichen Unterlassung f�r den Bereich der Bundesrepublik Deutschland gestellt. Die von ihr investierten F&E-Ausgaben f�r die angegriffenen Ausf�hrungsformen sind nur hinsichtlich des Gebiets der Bundesrepublik Deutschland frustriert. Eine Nutzung au�erhalb der Bundesrepublik ist weiterhin m�glich, zumal die Beklagte nicht in Deutschland produziert. Dass ihre F&E-Ausgaben deswegen insgesamt frustriert sind, hat sie nicht vorgetragen. Zus�tzlich ist zu ber�cksichtigen, dass die Angaben wohl auf die Muttergesellschaft beziehen und nicht die Beklagte als deren deutsche Tochtergesellschaft.

106 Mangels substantiierten Vortrags war daher auch eine Einvernahme des angebotenen Zeugen nicht angezeigt.

107 b) Die Beklagte f�hrt weiter an, ein der Kl�gerin zu 2) zugesprochener Unterlassungsanspruch sei unverh�ltnism��ig, dass sie als Forschungseinrichtung kein schutzw�rdiges Interesse an einer Unterlassung habe.

108 Dem kann nicht gefolgt werden. Da die Kl�gerin zu 2) ihre Erfindungen bzw. Patente an Dritte – etwa die Kl�gerin zu 1) – lizenziert, hat sie ein berechtigtes Interesse an der wirksamen Durchsetzung ihrer auslizenzierten Patente. Die Kl�gerin zu 2) ist bereits keine NPE („non practising enitity“) in herk�mmlichen Sinne. Ihr Gesch�ftsmodell besteht nicht darin, Patente zu halten und Lizenzeinnahmen durch das Herantreten an potenzielle Verletzer zu generieren. Das ist zul�ssig und steht in aller Regel der Durchsetzung eines patentrechtlichen Unterlassungsanspruch nicht entgegen. Die Kl�gerin zu 2) erzielt als renommierte Forschungseinrichtung Lizenzeinnahmen dadurch, dass die Dritten von vornherein die Erlaubnis zur Nutzung ihrer Patente einr�umt, damit diese entsprechende Produkte verkaufen k�nnen und aus dem Erl�s Lizenzgeb�hren an sie bezahlen k�nnen, und mit den so generierten Einnahmen weitere Forschungsprojekte zu finanzieren.

109 Ferner kann eine Lizenzbereitschaftserkl�rung der Beklagten bislang nicht erkannt werden. Die Beklagte hat bis zum Schluss der m�ndlichen Verhandlung an keiner Stelle erkl�rt, eine Lizenz an dem Klagepatent erhalten zu wollen.

110 c) Auf Drittinteressen kann sich die Beklagte zur Begr�ndung einer Unverh�ltnism��igkeit des Unterlassungsanspruchs nicht berufen, weil sie keine Anstalten dargelegt hat, eine Zwangslizenz gem�� 24, 85 PatG zu erhalten. Die Kammer schlie�t sich insoweit den �berzeugenden Ausf�hrungen des Landgerichts D�sseldorf an (GRUR 2022, 1665 Rn. 53 ff. – Sofosbuvir).

111 3. Die Klage ist abzuweisen, soweit sie darauf gerichtet ist, mit dem Jnterlassungsanspruch auch eine Folgenbeseitigung im Sinne der Rechtsprechung des I. Zivilsenats des Bundesgerichtshofs von der Beklagten verlangen zu k�nnen.

112 Die auf nicht unerhebliche Kritik (Dissmann MarkenR 2017, 293; GRUR 2017, 986; Goldmann GRUR 2016, 724; GRUR-Fachausschuss f�r Wettbewerbs- und Markenrecht, „Zwischenruf“ zum Verh�ltnis von Unterlassung und Beseitigung im Gewerblichen Rechtsschutz und insbesondere im Wettbewerbsrecht, GRUR 2017, 885; Hermanns GRUR 2017, 977; Lubberger, GRUR 2018, 378 – zustimmend hingegen Mcinhardt WRP 2018, 527) gesto�ene Rechtsprechung des I. Zivilsenats des Bundesgerichtshofs (BGH GRUR 2018, 292 – Produkte zur Wundversorgung; 2017, 823 – Luftentfeuchter; 208 – R�ckruf von RESCUE-Produkten; 2016, 720 – Hot Sox), wonach bei einer Handlung, die einen fortdauernden St�rungszustand geschaffen hat, der die Handlung verbietende Unterlassungstitel mangels abweichender Anhaltspunkte regelm��ig dahin auszulegen, dass er nicht nur die Unterlassung derartiger Handlungen, sondern auch die Vornahme m�glicher und zumutbarer Handlungen zur Beseitigung des St�rungszustands umfasst, kann jedenfalls f�r das Patentrecht nicht gefolgt werden.

113 Richtigerweise ist mit dem Oberlandesgericht D�sseldorf davon auszugehen, dass der patentrechtliche Unterlassungsanspruch nicht auch diejenigen Rechtsfolgen zeitigt wie der spezialgesetzlich normierte R�ckrufanspruch gem�� 140 a Abs. 3 PatG (OLG D�sseldorf GRUR 2018, 855 Rn. 45 – Rasierklingen). Zwar kann dem Oberlandesgericht D�sseldorf nicht darin gefolgt werden, dass der R�ckrufanspruch nach � 140 a PatG dem Verh�ltnism��igkeitseinwand unterliegt, w�hrend der Unterlassungsanspruch dies nicht tut (OLG D�sseldorf, a.a.O. Rn. 46). Auch der Unterlassungsanspruch nach � 139 Abs. 1 PatG unterliegt als Ausfluss des Grundsatzes von Treu und Glauben dem Verh�ltnism��igkeitsgrundsatz (BGH GRUR 2016, 1031 Rn. 41 ff. – W�rmetauscher; Schacht WRP 2017, 1055, 1055 m.w.N.). Er ist mittlerweile auch ausdr�cklich in � 139 Abs. 1 Satz 3 PatG niedergelegt.

114 Mit dem Oberlandesgericht D�sseldorf ist jedoch anzuerkennen, dass das Unterlassungsgebot und der R�ckruf in der Zwangsvollstreckung unterschiedlichen Regelungen unterliegen. W�hrend ersteres nach � 890 ZPO zu vollstrecken ist, richtet sich die Vollstreckung des R�ckrufs nach �� 887 ff. ZPO. Der Gesetzgeber hat mithin f�r die nebeneinanderstehenden Anspr�che voreinander unterschiedliche Vollstreckungswege vorgesehen (vgl. hierzu eingehend Schacht, a.a.O.). Zudem ist kein Grund ersichtlich, welcher Anwendungsbereich f�r � 140 a Abs. 3 PatG �berhaupt verbliebe, wenn bereits aus � 139 Abs. 1 PatG eine Pflicht zum R�ckruf folgte (OLG D�sseldorf, a.a.O., Rn. 47). Da es dem Patentinhaber frei steht, welche Anspr�che er aus einer Verletzung eines Patents geltend macht und sowohl f�r den Unterlassungs- als auch den R�ckrufanspruch eine eigene Anspruchsgrundlage besteht, ist kein sachlicher Grund und/oder rechtliche Notwendigkeit erkennbar, einen R�ckrufanspruch aus � 139 Abs. 1 S. 1 herzuleiten.

115 F�r eine Aussetzung des Rechtsstreits gem�� 148 ZPO �ber die von der Boklagten gegen das Klagepatent erhobene Nichtigkeitsklage besteht keine Veranlassung.

116 I. F�r den Patentverletzungsprozess ist anerkannt, dass eine Aussetzung in erster Instanz nur dann gerechtfertigt ist, wenn mit erheblicher Wahrscheinlichkeit von einem Widerruf oder einer Nichtigerkl�rung des Klagepatents ausgegangen werden kann (BGH GRUR 1987, 284 – Transportfahrzeug; BGH GRUR 2014, 1237 Rn. 4 – Kurznachrichten).

117 Gegenstand der Prognoseentscheidung ist der im Verletzungsverfahren geltend gemachte Patentanspruch. Wird im Verletzungsverfahren nicht die eingetragene bzw. urspr�ngliche Fassung eines Anspruchs geltend gemacht, sondern eine Kombination von Anspr�chen bzw. eine eingeschr�nkte Anspruchsfassung, ist allein diese bei der Ermessensentscheidung �ber die Aussetzung zugrunde zu legen (BGH GRUR 2010, 904 Ls. 1 – Maschinensatz; OLG D�sseldorf GRUR-RR 2021, 69 Ls. 1 – Decodieranordnung). Die beschr�nkte Geltendmechung im Verletzungsprozess f�hrt nicht zu einer Herabsetzung des Aussetzungsma�stabs (OLG D�sseldorf, a.a.O., Ls. 2).

118 II. Eine Aussetzung scheidet vorliegend aus, weil das Bundespatentgericht in seinem Hinweis vom 07.02.2023 (Anlage K 11) gem�� 83 Abs. 1 PatG den im Nichtigkeitsverfahren gestellten Hilfsantrag 1 und identisch hier im Hauptantrag zum Gegenstand des Verfahrens gemachten Patentanspruch f�r patentf�hig erachtet. F�r eine Aussetzung bedarf es nicht nur der Diagnose einer offensichtlichen Fehlbeurteilung, sondern auch der Prognose, dass Rechtsvernichtung mit �berwiegender Wahrscheinlichkeit erfolgen wird.

119 1. Die Entgegenhaltung NK 14 beschreibt am Ende der linken und zu Beginn der rechten Spalte auf der ersten Seite (S. 2327) ihren Ansatz wie folgt:

„Derived from „entropically driven“ circuits developed by Zhang et al. (12), these probes operate using principles distinct from those of fluorescence in situ hybridization (FISH) probes and molecular beacons. Whereas these latter technologies rely on more classical, sequence-dependent hybridization reaction mechanisms for target recognition, the different complexes that make up the entropically driven circuits are designed to react with one another via a process called strand-displacement: the selective exchange of individual oligonucleotides between different complexes of DNA (13–16).“

(Hervorhebungen durch das Gericht)

120 Demnach m�chte sich die in der NK 14 offenbarte technische Lehre gerade von der sogenannten FISH-Methode abgrenzen und hierzu neue Wege beschreiten, n�mlich „strand-displacement“ („Strang-Austausch“ gem. Beklagter – „Strang-Verdr�ngungsreaktion“ gem. BPatG). Die Entgegenhaltung lehrt somit von der Verwendung von FISH weg.

121 Der streitgegenst�ndliche Patentanspruch betrifft in seiner eingeschr�nkten Fassung nur noch Vorrichtungen und Nachweisreagenzien f�r den Nachweis von RNA in Verfahren mittels Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung, mithin FISH-Verfahren. Die Beklagte hat nicht dargelegt, warum der Fachmann trotz der eindeutigen Aussage in der NK 14 diese als Ausgangspunkt f�r eine Fortentwicklung der dortigen Offenbarung hin zur streitgegenst�ndlichen Erfindung gemacht h�tte.

122 Eine Prognose, dass das Bundespatentgericht den streitgegenst�ndlichen Patentanspruch mit �berwiegender Wahrscheinlichkeit vernichten wird, kann daher nicht getroffen werden.

123 2. Gleiches gilt in Bezug auf die vorl�ufige Einsch�tzung des Bundespatentgerichts, die Entgegenhaltung NK 12 sei nicht neuheitssch�dlich und lege den dortigen Hilfsantrag 1 nicht nahe.

124 Die Beklagte zeigt nicht nachvollziehbar auf, warum die Begr�ndung des Bundespatentgerichts falsch ist – sie stellt lediglich ihre Ansicht der des Bundespatentgerichts gegen�ber und behauptet, ihre sei richtig. Sie tr�gt selbst vor, sie habe ausf�hrlich im Nichtigkeitsverfahren ihre Ansicht vorgetragen. Dass das Bundespatentgericht sie �bersehen h�tte, schildert sie nicht. Das Bundespatantgericht teilt die Auffassung der Beklagten in seiner vorl�ufigen Einsch�tzung nicht. Ein offensichtlicher Fehler wird dadurch nicht aufgezeigt.

125 Eine Wiederer�ffnung der Verhandlung gem�� 156 ZPO aufgrund der von der Beklagten nach Schluss der Verhandlung nicht nachgelassen eingereichten Schrifts�tzen vom 27.04.2023, 02.05.2023 und 10.05.2023 ist nicht angezeigt. Soweit die Beklagte vortr�gt, sie h�tte erst nach dem Schluss der m�ndlichen Verhandlung Kenntnis von Tatsachen erlangt, die eine Wiederer�ffnung rechtfertigen, ist dem nicht zu folgen.

126 I. Die Beklagte f�hrt an, aus ihr erst am 22.04.2023 zug�nglich gewordenen Dokumenten h�tte sie erfahren, dass die Kl�gerin zu 2) verpflichtet sei, das Klagepatent zu fairen und nicht-diskriminierenden Bedingungen auszulizenzieren. Aufgrund dieser Verpflichtung k�nne die Kl�gerin zu 2) weder einen Unterlassungsanspruch gegen die Beklagte durchsetzen und ferner keine ausschlie�liche Lizenz an die Kl�gerin zu 1) erteilen.

127 II. Aus den von der Beklagten bzw. ihrer Muttergesellschaft vorgelegten Ausz�gen der ihr zugegangenen Unterlagen ist kein Anspruch Dritter gegen die Kl�gerin zu 2) auf Erteilung einer Lizenz ersichtlich. Die Ausz�ge enthalten lediglich Absichtserkl�rungen („will pursue“, „encourage“, we will try to“), aber keine Verpflichtungserkl�rungen („commitment“).

128 Selbst wenn man zugunsten der Beklagten eine Pflicht der Kl�gerin zu 2) Lizenzen am Klagepatent zu FRAND-Bedingungen zu vergeben unterstellte, st�nde dies dem Unterlassungsanspruch nicht entgegen. Denn es mangelt bereits an einer unbedingten Lizenzbereitschaftserkl�rung der Beklagten (vgl. oben Rn. 109). Soweit die Beklagte vortr�gt, sie h�tte nach der m�ndlichen Verhandlung, n�mlich am 24.04.2023 um eine Lizenz gebeten, was ihre von der Kl�gerin zu 2) verwehrt worden sei, ist der Vortrag hierzu nicht ausreichend, um erkennen zu k�nnen, dass es sich dabei um ein FRAND-gem��e Lizenzbereitschaftserkl�rung gehandelt hat. Das konkrete Lizenzersuchen hat die Beklagte dem Gericht nicht mitgeteilt. Unabh�ngig davon hatte die Beklagte sp�testens seit Beginn des Rechtsstreits die M�glichkeit, um eine Lizenz nachzusuchen. Da sie das offensichtlich unterlassen hat, kann ein Lizenzersuchen nach der m�ndlichen Verhandlung sich nicht mehr zu ihren Gunsten auswirken.

129 Die zu unterstellende Lizenzerteilungspflicht der Kl�gerin zu 2) wirkt sich nicht auf die Aktivlegitimation der Kl�gerin zu 1) aus, da das Gericht insoweit davon ausgeht, dass diese nicht aufgrund einer ausschlie�lichen Lizenz besteht.

130 Ein Grund f�r eine Wiederer�ffnung der m�ndlichen Verhandlung ist daher nicht gegeben.

131 Die Kostenentscheidung folgt aus �� 92 Abs. 1, 93 ZPO. Die in der zuletzt geltend gemachten Antragsfassung zu sehende teilweise Klager�cknahme, die keine Analyten aus Proteinen und Peptiden mehr umfasst (vgl. Schriftsatz vom 09.03.2023), rechtfertigt es, den Kl�gerinnen ein Drittel der Kosten aufzuerlegen. Der Klageabweisung in Bezug auf den Folgenbeseitigungsanspruch kommt hingegen ein sehr geringer Anteil zu.

132 Die Entscheidung �ber die vorl�ufige Vollstreckbarkeit ergibt sich aus � 709 ZPO. Bei der Festsetzung der Vollstreckungssicherheitsh�he f�r den Unterlassungsanspruch waren die von den Kl�gerinnen mit Schriftsatz vom 22.11.2022, Seite 9, vorgeschlagen 3,5 Mio. EUR anzusetzen, die auch die Beklagte in ihrem Schriftsatz vom 16.02.2023, Rn. 233, f�r angemessen h�lt.

Leitsatz

Geschieht die Anwendung eines Verfahrens teilweise im Inland und teilweise im Ausland, liegt eine insgesamt inl�ndische Patentverletzung vor, wenn die im Ausland vorgenommenen Verfahrensschritte demjenigen zugerechnet werden k�nnen, der die �brigen Verfahrensschritte im Inland verwirklicht. Ausschlaggebend ist, ob sich der technische Erfolg der Erfindung in Deutschland einstellt und sich der Benutzer etwaige ausl�ndische Verfahrensakte f�r diesen Zweck bewusst zunutze macht (Anschluss an LG D�sseldorf GRUR 2020, 1078 Ls. 1 - Online-Sehtest). Eine inl�ndische Verletzungshandlung liegt weitergehend auch dann vor, wenn zwar der letzte Verfahrensschritt au�erhalb Deutschlands erzielt und das Resultat des Verfahrens mithin im Ausland erstellt wird, die Vorteile des patentgem��en Verfahrens aufgrund von im Inland ausgef�hrten und nicht unwesentlichen Verfahrensschritten ihre Wirkung jedoch im Inland entfalten. (Rn. 88) (redaktioneller Leitsatz)

Leitsatz

Auf Drittinteressen kann sich zur Begr�ndung einer Unverh�ltnism��igkeit des Unterlassungsanspruchs nicht berufen, wer keine Anstalten dargelegt hat, eine Zwangslizenz gem�� 24, 85 PatG zu erhalten (Anschluss an LG D�sseldorf GRUR 2022, 1665 Rn. 53 ff. – Sofosbuvir). (Rn. 110) (redaktioneller Leitsatz)

Leitsatz

Der patentrechtliche Unterlassungsanspruch zeitigt nicht die gleichen Rechtsfolgen wie der spezialgesetzlich normierte R�ckrufanspruch gem�� 140a Abs. 3 PatG (Anschluss an OLG D�sseldorf GRUR 2018, 855 Rn. 45 - Rasierklingeneinheiten). (Rn. 112 – 113) (redaktioneller Leitsatz)

titelzeile

Zurechnung im Ausland vorgenommener Verfahrensschritte

LG M�nchen I 7. Zivilkammer, 2023-05-17, 7 O 5812/22

Regest

Full text

LG M�nchen I 7. Zivilkammer — 2023-05-17 — 7 O 5812/22 — Endurteil

Tenor

Tatbestand

Gründe

Leitsatz

Leitsatz

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