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Patent limitation must be ordered ex officio

BGE 65 II 272Federal Supreme Court Official Reports (BGE) / Band IINov 15, 1939Other

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Omnilex summary

The Federal Court held that under Art. 16(2) PatG the judge must limit a patent ex officio whenever only part of it is invalid, and may not make limitation dependent on a party application. If several surviving claims are possible, the court must invite the patent holder to indicate which invention should remain protected. The lower court therefore erred in declaring the entire patent void solely because the patent holder had not filed an alternative limitation request.

Omnilex headnote

Art. 16 Abs. 2 PatG; Teilnichtigkeit eines Patentes: Die gerichtliche Beschränkung des Patentes ist von Amtes wegen auszusprechen und darf nicht vom Vorliegen eines Parteiantrages abhängig gemacht werden. Bundesrechtliche Ordnung geht kantonalem Prozessrecht vor. Fällt der Hauptanspruch dahin und kommen mehrere verbleibende Ansprüche für eine Neufassung in Betracht, hat der Richter den Patentinhaber zur Erklärung darüber anzuhalten, welche Erfindung er aufrechterhalten wissen will. Unterlässt dieser einen Eventualantrag, rechtfertigt dies nicht die Nichtigerklärung des ganzen Patentes (vgl. Erw. 1).

Full text

Erfindungsschutz. No 56. VII. ERFINDUNGSSCHUTZ BREVETS D'INVENTION 56. Auszug aus dem Urteil der I. ZivilabteilUlltJ vom 15. November 1939 i. S. N. V. Phllips G10eilampenfabrieken gegen Kaiser Co. A. G. und Siemens Halske Aktiengesellschaft (Intervenientin). Patentgesetz, Art. 16 Abs. 2. Die Bescnränkung des Panentes darf nicht vom Vorliegen eines Parteiantrages abhangig ge- macht werden, sondern ist durch den Richter von Amtes wegen vorzunehmen. Lai Bur les brevets d'invention, art. 16 al. 2. Le juge doit prononcer d'office la limitation du brevet, meme lorsque l'interess6 n'a pas pris da conclusions y relatives. Legge federale sui brevetti d'invenzione, art. 16 cp. 2. TI giudice deve pronunciare d'officio la limitazione. dnl. brevetto, anche se l'interessato non ha formulato conclusloru m tale senso. Die Widerklage geht auf Nichtigerklärung des Patentes Nr. 130.580, das in einem Hauptanspruch und 8 Unter- ansprüchen eine Entladungsröhre zum Verstärken elek- trischer Schwingungen umschreibt. Der Hauptanspruch und die Unteransprüche 1-3 erweisen sich auf Grund der tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz mangels Er- findungshöhe als nichtig. Die verbleibenden Unteransprü- che 4-8 zerfallen nach der Zerstörung des Hauptanspruches, auf den sie bezogen waren, in mehrere, unter sich verschie- dene Gegenstände, weisen also die nach Art. 6 u. 16 Abs. 2 erforderliche Einheit nicht auf. Da die widerbeklagte Pa- tentinhaberin es unterliess anzugeben, welchen dieser Unteransprüche sie bei Nichtigkeit des übrigen Patentin- haltes aufrechterhalten und zum Patent(haupt-)anspruch erheben wolle, hat die Vorinstanz das ganze Patent nichtig erklärt, ohne sich auf die Frage der Beschränkung näher einzulassen. Diese Entscheidung ist mit dem Patentgesetz nicht vereinbar, I' Erfindungssohutz. N0 56.

a'U8 folgenden Grllnden: Art. 16 Abs. 2 PatG schreibt vor, dass der Richter bei Teilnichtigkeit das Patent entsprechend zu beschränken hat. Ein Parteiantrag wird nicht vorausgesetzt und darf daher vom Richter auch nicht unter Berufung auf das kantonale Prozessrecht verlangt werden ; die bundesrecht- liche Regelung geht abweichenden Bestimmungen der kantonalen Prozessordnung vor. Die Beschränkung ist kraft Bundesrechts von Amtes wegen zu verfügen (vgl. BGE 34 II 62 ; 43 II 525 ; WEIDLICH U. BLUM, Das schwei- zerische Patentrecht, Anm. II zu Art. 16). Kommen meh- rere der verbleibenden Ansprüche für die Neufassung des Patentes in Betracht, so hat der Richter eine Erklärung des Patentinhabers darüber zu veranlassen, welche Erfindung er geschützt wissen wilL Es geht denillltch nicht an, einfach das ganze Patent nichtig zu erklären, wenn der Patentin- haber es unterlassen hat, von sich aus einen Eventual- antrag auf Beschränkung zu stellen. Diese vom Patent- gesetz vorgesehene Ordnung ist auch durchaus sachge- mäss. Der Wille des Patentinhabers, das Patent wenig- stens soweit als möglich aufrechtzuerhalten, darf als selbstverständlich vorausgesetzt werden. Dass er aber, wenn auch nur in eventuellem Sinne, Beschränkungsan- träge einreiche, ist ihm billigerweise nicht zuzumuten. Er würde damit seinen Standpunkt, es sei das Patent in vol- lem Umfange schutzwürdig, zum vomeherein preisgeben oder doch abschwächen. Das kann von ihm umsoweniger verlangt werden, als sich häufig erst aus den Feststellungen der Experten ergibt, dass und wie das Patent zu beschrän- ken ist. Allerdings lassen gewisse kantonale Prozessord- nungen, so die bernische, neue Anträge unter Umständen auch in diesem Stadium des Prozesses noch zu. Die An- wendbarkeit von Art. 16 Abs. 2 PatG kann jedoch nicht von der mehr oder minder grossen Weitherzigkeit der kan- tonalen Prozessrechte in der Zulassung neuer Anträge AS 65 n -1939

274 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht ; Berichtigungen abhängig sein ; der Richter hat die Beschränkung in jedem Falle von AmtelS wegen vorzunehmen. VIII. SCHULDBETREmUNGS- UND KONKURSRECHT POURSUITE ET FAILLITE Vgl. III. Teil Nr. 38-40. -Voir nIe partie nOS 38 a 40. BERICHTIGUNGEN Auf S. 38 Zeilen 3, 9, 15 von unten und auf S. 41 Zeile 17 von unten lies 56 statt 59 . ) ,

Keywords

patent lawpartial invalidityex officio reviewclaim limitationprocedural lawinventive step

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Key legal questions extracted by Omnilex

Key legal question

Whether partial invalidity requires the judge to limit the patent ex officio under Art. 16(2) PatG even without a party request.

Extracted holding

Yes. On partial invalidity, the court must limit the patent ex officio; a party motion is not required and cannot be demanded under cantonal procedural law.

Extracted reasoning

Federal patent law prevails over cantonal procedure. The statutory scheme makes limitation mandatory and independent of an express request; the court must act of its own motion.

Key legal question

Whether the entire patent may be declared void when remaining claims could be retained or reformulated after destruction of the main claim.

Extracted holding

No. If several surviving claims may come into consideration, the judge must obtain the patent holder's declaration as to which invention is to remain protected; the whole patent cannot simply be annulled for lack of an eventual limitation request.

Extracted reasoning

The remaining claims may constitute different subject matters after the main claim falls away, so the judge must determine the appropriate limited patent instead of voiding the whole patent outright.

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