Trademark-origin misrepresentation damages and confiscationAI generated

:598 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidungen. 5. Fabrik-und Handelsmarken, etc. :Marques de fabrique, etc. 86. Extrait de l'arret du 18 novembre 1910 dans la cause Kaiser, def. et rec. prine., contre Union libredes fabricants suisses du chocolat, dem. et ree. p. v. d. j. Nature da l'action civile prevue a. l'art. 24 LF du 26 septambre 1890 : Elle se caracterise comme action basee sur un acte illicite et tendant a reparer 1e prejudice subi par le demandeur, pre.judice qui doit etre etabli notamment en appli- cation de la regle generale de rart. 5'1 CO. -En 'espece : action pour fausse indioation de provenance basee sur les art.18 et 27 ohif. 2 litt. a LF. Fixation de l'indemnite ex equo et bono. -Confiscation des objets portant la desi- gnation illicite (art. 31 et 32 LF). La fausse indication de provenance se trouvant sur des emballages, il y a Heu de con- fisquer seulement ceux-ci et non pas les marchandises em- ballees. En fait : A. -La societe a responsabilite limitee Kaiser's Kaffee- geschäft, a Viersen, pres Düsseldorf, s'occupe essentielle- ment du commerce de eafe et possede de nombreuses suc- cursales dont, a son dire, une quarantaine en Suisse. Depuis 1899, eette soeiete exploite en outre a Viersen une fabrique de ehocolats dont les produits se vendent sous divers em- ballages. L'un de ceux-ci, employe des janvier 1904, pre- sente Ies caracteres suivants : La face anterieure porte en bordure les ecussons en couleurs des eantons suisses aceom- pagnes du nom du eanton en franljais. Dans eet entourage se trouve une vignette representant le fond du Iac Leman (Chillon, Dent du Midi); au centre de Ia vignette se detache un medaillon renfermant les armes en couleurs de la Confe- deration suisse, surmontees de l'inscription en lettres d'Of : Suisse) i au-dessous de l'ecusson, en Iettres d'or, figure l'inscription : Chocolat Kaiser, fabrique a Viersen . Sur la face posterieure de l' emballage se trouve une reclame en Berufungsinstanz: 5. Fabrik-und Handelsmarken. No 86.

faveur du produit, en frannais et en allemand, et au dessous la mention: Hergestellt in Kaiser's Chocoladen-Fabrik Viersen ". Sur les cOtes de l'emballage se lisent les men- tions : Chocolat extra-fondant. Double vanille, extra-tin. Des produits revetus de cet emballage ont ete mis en vente dans les succursales de Ia maison Kaiser, en Suisse, speeialement au Locle et a La Chanx-de-Fonds. L'Union libre des fabricants suisses de chocolats, association dont Ie siege est a Bendlikon, voyant dans eet emballage nne fausse indication de provenance, deposa, le 12 janvier 1906, en mains du Juge d'instruction de La Chaux-de-Fonds, une plainte penale contre les ehefs de la maison Kaiser, pour infraction a l'art. 18 LF du 26 septembre 1890 sur la pro- tection des marques de fabrique et de commerce, etc. La plaignante se reservait de se porter partie civile au proces penal, ee qu'elle fit effectivement par declaration du 30 janvier. L'instruetion ayant etabli que des 1905 Ia sodete Kaiser n'avait pas d'autre chef que le sienr Joseph Kaiser, la pour- suite penale ne fut plus dirigee que contre celui-ci. Joseph Kaiser contesta avoir voulu induire Ie public en erreur sur Ia provenance du chocolat vendu sous l'emballage inerimine. Par arret de la Chambre d'accusation du canton de N eu- cMtel du 20 mars 1906, Kaiser fut traduit devant Ie Presi- dent du Tribunal correetionnel de La Chaux-de-Fonds, sie- geant avee l'assistance du Jury, comme prevenu d'avoir muni une partie des chocolats qu'il vend ä La Chanx-de- Fonds d'une indieation de provenance qui n'est pas reelle, soit d'avoir contrevenu aux art. 18, 24 litt. f. et :l5 LF du 26 septembre 1890. Par jugement du 25 mai 1906, le President du Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds admit que les faits de- clares constants par le jury constituaient l'infraction prevue anx articles 18, 24 litt. f. et 25 de la loi federale et con- damna en cOllsequence Joseph Kaiser a une amende de 600 francs et aux frais de Ia cause. AB 36 II -1910

600 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidungen. Le condamne s'etant pourvu a la Cour de cassation pe- nale federale, cette autorite, par arret du 17 octobre 1906" a rejete son recours. B. -A la suite de eet arret et en ce qui concerne la question civile, la demanderesse adepose le 10 mai 1906 au Greffe du tribunal des conclusions tendant, entre autres :

1. a ce que Kaiser soit condamne a lui payer la somme de 4000 fr. ou ce que Justice connaltra, a titre de dommages- interets, avec l'interet a 5 % l'an des le jour de la de- mande;

a ce que le Tribunal ordonne la saisie du chocolat ayant l'embaHage incrimine, pour en imputer la valeur sur les dom- mages-interets ; 3. a ce que defense soit faite a Joseph Kaiser d'employer a l'aveuir le dit emballage. Par jugement du 13 mai 1910, le suppleant du President du Tribunal de La Chaux-de-Fonds, statuant sur ces conclu- sions et appliquant les articles 18, 24, 25, 31 et 32 LF du 26 sept. 1890 et 50 et suiv. CO, condamna Joseph Kaiser a payer ä la demanderesse la somme de 4000 fr. avec interet legal des le jour du jugement, ordonna la saisie du chocolat sous l'emballage incrimine et fit defense au defendeur d'em- ployer a l'avenir le dit emballage. G. -C' est contre ce jugement que le defendeur a, en temps utile, recouru en reforme au Tribunal federal en formulant, entre autres, les conclusions suivantes: Au princip(tl, reformer le jugement dont recours en ad- mettant les conclusions liberatoires du defendeur; Sttbsidiairement, reformer partiellement le dit jugement dans le sens d'une reduction a 300 fr. de l'indemnite aHouee a la demanderesse, toutes autres conclusions etant ecartees. Statuant sur ces aits et considerant en droit : (3. -) Sur le fond meme de la cause, le defendeur conti- nue a conclure principalement a liberation complete. Ce chef de conclusion apparait d'embIee comme denue de fon-

Voir RO 32 I no 103 p. 68% et s. (Note du red. du RO.) Berufungsinstanz: 5. Fabrik-und Handelsmarken. No 86.

dement. sunt de se referer a rarret ren du par la Cour d,e cassatlOn pnnale du Tribunal federal pour constater que c est en connalssance de cause que le defendeur a fait choix de l'emballage crimine. TI est certain, d'autre part, que la concurrence creee de ce fait par le defendeur etait de na- ture a causer un dommage aux demandeurs qui ont du subir un prejudice. ' Subsidiairement, le defendeur conclut a ce que la somme aHo,uee a la demanderesse (4000 fr.) soit reduite a 300 fr. et a ce que Ia demanderesse soit deboutee de ses autres conclusions (chefs 2 et 3 de la demande). ,. En ce qui concerne le montant des dommages-internts, I mstance cantonale, admettant que le defendeur a fait un benefice net de 40 % sur les 2000 tablettes de chocolat ven- dues enSuisse dans les emballages critiques et partant du bene- fice brut de 1000 fr. realise par Ia vente de ce chocolat fixe le dommage subi par Ia demanderesse a 4000 fr. soit au chiffre du benefice net du defendeur. Ce faisant, le Juge cantonal semble donner a l'action civile prevue a l'art. 24 LF Ie caractere d'un enrichissement illegitime. Ce point de vue ne saurait etre admis. En matiere de brevets d'invention, le Tribunal federal, interpretant le sens de l'expression indemnite civile , a, iI est vrai, admis que le. eontr.efncteur est tenu a Ia restitution des benefices par 1m renlses, ans deduction du gaiu n'ayant pas sa source dans ImventlOn brevetee, mais provenant de l'activite per- sonnelle dn contrefacteur (voir arret Megevet Cie c. SocieM de mnteu:s Daimler, RO 35 II p. 658 et suiv.). Ce principe, qm .se Jnstifie en matieres de brevets d'invention pour des mohfs tues du b.ut poursuivi par Ia Ioi federale, n'a pas ettS adopte par le Tnbunal federal dans le domaine des marques de fabrique (voir RO 17 p. 140 cons. 12; 20 II p. 297 et s. eons. 5). Dans ce dernier amnt, le Tribunal federal admet que l'action civile prevue a rart. 24 LF sur les marques de fabrique est une action basee sur un acte illicite a la- Voir RO 32 I n° 103 p. 68% et s. (Note da red. da RO.)

602 A. Oberste Zivilgerichlsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidungen. quelle il Y a lieu d'appliquer, a dMaut de dispositions spe- ciales, les principes generaux du droit des obligations, no- tamment l'art. 51 CO autorisant le juge a tenir compte des circonstances et de la gravite de la faute. (La doctrine s'est generalement prononce dans le meme sens. Le point de vue oppose a ete defendu par KOHLER, qui estime qu'en ma- tiere de marques de fabrique, comme en celle des brevets d'invention, l'indemnite devrait comprendre Ia restitution dn benefice realise par le contrefacteur alors meme que le lese aurait subi un dommage moindre (cf. Das Recht des Mar- kenschutzes, p. 360 et suiv.l; cette opinion a ete combattue par KENT Das Reichsgesetz zum Schutz dm' Warenberei- tungen, p. 366, n° 577J; ALLFELD Kommentar zu den Reichsgesetzen über das gewerbliche Urheberrecht, p. 596 montre egalement que l'on ne peut, dans le domaine des marques de fabrique, proceder comme dans eelui des brevets d'invention.) S'll en est ainsi en matiere de marques de fabrique, i1 doit en etre de meme dans le domaine des fausses indications de provenance tombant sous le coup des memes dispositions legales. C'est done a tort que l'instance eantonale s'est ba- see sur le benefice realise par le dMendeur pour etablir le montant de l'indemnite. G'est le dommage Jirect, le preju- dice reellement subi, qu'il y a lieu de prendre en eonsidera- tion. L'indemnite eomprendra par consequent le gain que 1e lese aurait realise si ses droits n'avaient pas ete vioIes. Dans l'appreciation de ce montant il faudra tenir eompte egalement de Ia depreciation eventuelle des produits du lese, amenee par la concurrence et les frais occasionnes au lese par l'emploi de la fausse indication de provenance. En ce qui concerne 1e bem3fice dont Ia demanderesse a ete privee en l'espece, le llossier ne fournit pas des indica- tions explicites. Les experts ne se sont pas expliques sur ce point, puisqu'ils recherchaient Ie gain realise par le dMen- deur. Toutefois, certains renseignements contenus dans l'ex- pertise permettent d'etablir approximativement la perte de gain subie par le demandeur, et comme .en pareille matiere Berufungsinstanz: 5. Fabrik-und Handelsmarken. No 86. il est impossible d'arriver a une precision mathematique, il n'y a pas lien de renvoyer la cause a l'instance cantonale pour compIement d'instruction, en vertu de l'art. 82 OJF. Des lors on peut admettre que le prix de revient du chocolat pour les fabricants suisses est sensiblement le meme que pour le defendeur. Le benefice de ces fabricants pourrait done etre de 40 a 45 0/

s'ils ne recouraient pas a l'inter- mediaire de revendeurs qui prelevent eux-memes un bene- fiee de 20 a 25 % qu'il faut deduire du gain des fabricants suisses. En supposant le prix des deux chocolats le meme, la vente de 2000 tablettes aurait apporte aux demandeurs un gain de 2000 fr. Mais ce gain ne saurait etre admis tel quel eomme fixant le montant de l'indemnite. La demanderesse, en -effet, n'a pas allegue que Ia vente de ses chocolats ait subi une diminution determinee par suite de I' emploi de Ia fausse indication de proyenance. On en peut deduire que cette diminution n'a pas ete serieuse. De plus, il n'a pas ete articuIe non plus que les produits des fabrirants suisses aient ete deprecies ou discredites. Dans ces conditions, II se justifie de reduire Ie montant de l'indemnite et de l'arbitrer 'V aequo et bono en tenant con:pte des eirconstances, c'est- ä-dire de la gravite de Ia faute imputable au dMendeur et du fait que pour Ia protection de leurs droits les demandeurs ont du engager et soutenir un proces, ce qui leur a occa- sionne des frais. Une indemnite de 1000 fr. apparait des lors comme suffisante et equitable. (4. -) Le defendeur a eneore eonclu a Ia reforme de la partie du jugement cantonal ordonnant la saisie du chocolat revetu de l'emballage critique. Cette demande est jnstifiee. Le juge est alle trop loin en pronon ;ant Ia saisie du produit lui-meme. En l'espece l'indi- cation de provenance ne figure pas sur le chocolat mais sur son emballage. Or, celui-ci peut-etre confisque sans qu'il soit touche au produit. Il suffit donc d'ordonner Ia saisie de s emballages portant Ia fausse indication de provenance (cf. rarret Bonnet Cie c. Grezier du 10 octobre 1896, RO 22 p. 1118, second alinea, en matiere de destruction d'une marque illicite).

604 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I.. MaterieHrechtliche Entscheidungen. Quant a Ia defense faite au defendeur d'employer ä l'ave- nir le dit emballage, elle doit naturellement tre confirmee. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours principal est partieUement admis. En conse- quence, le jugement rendu le 13 mai 1910 par le President suppleant du Tribunal correctionnel du distriet de La Chaux- de-Fonds est modifie comme suit :

1. Le defendeur est condamne a payer a la partie deman- deresse Ia somme de mille francs (1000 fr.) avec interet a ö % des l'introduction de la demande, soit 19 mai 1906.
2. Les emballages incrimines seront confisques.
3. Defense est faite au defendeur d'employer a l'avenir le dit emballage.
4. Arrat du 18 novembre 1910, dans la cause Birsch, der. et rec., contre Rueff, dem. et int. OontrefaQon d'une marque de fabrique (art. 24, lit a, et 25 LF du 26 sept. 1890).:-Action reconventionnelle en nu!- liM da la marque deposee : Pretenclue usurpation de cette marque? Presomption que 1e premier deposant de 13 marque en est le veritahle ayant-droH : art 6 LF -Defaut d'usage pendant trois ans (art. 9 LF)? La pl'euve que la marque a ete employee et au dehut, des son enl'egistrement el dans le del'niel' temps preeedant le proees eree la presomption de son usage eontinu.-Denomination de fantaisie tombee dans le domaine public (art. 3 Lli') ? Le prMendu fait qn'il serait d'usage dans un pays (Etats-Unis) d'apposer sur les mon- tres un prenom feminin n'est pas de nature a rendre impropres a servil' de marque de fahrique pour montres un prenom femi nin determine (( Cora) ) qui n'a pas encore ete employe de eette fayon. -La notion de l'imitation implique une question de droit pour la solution de laquelle le juge n'est pas He par l'appreciation des experts. -Responsabilite civile du eon- trefaeteur eoupahle de simple negligence (art. 25 al. 3 in fine LF). Berufungsinstanz: 5. Fabrik-und Handelsmarken. N° 87.

A. -Le 25 avril 1891, la maison Rueff freres, a la Chaux-de-Fonds, adepose au bureau fMeral de Ia propriete intellectuelle une marque de fabrique qui a ete transmise le 26 fevrier 1896 sous n° 8134 a Maurice Rueff, successeur de Ia dite maison. Cette marque est composee des mots Lady Cora inscrits en gros caracteres entre deux cercles con- centriques; les deux mots sont separes par deux petites croix; au centre du dessin se trouve une petite etoile. La marque a ete deposee pour boUes, cuvettes, cadrans, mou- vements, etuis et emballages de montres ". Ayant appris qu'un autre fabricant de la Chaux-de Fonds, Achille Hirsch, avait fabrique et vendu (a destination des Etats-Unis) des montres portant sur Ie cadran le mot Cora ", Rueff lui a ouvert action en conclusion a ce qu'il plaise au tribunal:

1. Prononcer que Hirsch a imite sans droit la marque n° 8134 et que c'est sans droit qu'll a appose sur ses mon- tres Ie mot Cora.
2. Interdire a Hirsch l'emploi du mot Cora sur les mon- tres, parties de montres ou leurs emballages.
3. Le condamner ä 4000 francs de dommages-internts .a Ö % des l'introduction de Ia demande. Hirsch a concln avec depens a ce qu'il plaise au tribunal:
4. Principalement, declarer la demande mal fondee.
5. Donner acte au demandeur que par pur bon vouloir le defendeur s'abstiendra a l'avenir d'apposer le nom Cora sur -des mo tres et parties de montres. Reconventionnellement :

Ordonner la radiation de la marque deposee sous UO 8134. Subsidiairement a la conclusion 3 : 4. Ordonner Ia suppression des mots Lady Cora figu- rant dans Ia marque deposee sous n° 8134 : Par jugement des 8 mars et 7 mai 1910, le Tribunal can- tonal de N euch3.tel a alloue au demandenr ses conclusions

et 2 et a de plus condamne Hirsch a lui payer, a titre de dommages-internts, Ia somme de 300 francs avec internts a