B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Abteilung II B-7875/2024
Urteil vom 11. November 2025 Besetzung
Richterin Mia Fuchs (Vorsitz), Richterin Chiara Piras, Richter Marc Steiner, Richter David Aschmann, Richter Pietro Angeli-Busi, Gerichtsschreiber Silas Bänziger.
Parteien
Skinmed AG, Herzogstrasse 10, 5000 Aarau, vertreten durch Rechtsanwalt Ramin Shafai, E. Blum & Co. AG, Patent- und Markenanwälte VSP, Hofwiesenstrasse 349, 8050 Zürich, Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern, Vorinstanz.
Gegenstand
Markeneintragungsgesuch Nr. 697/2024 "skinmed (fig.)".
B-7875/2024 Seite 2 Sachverhalt: A. A.a Am 18. Januar 2024 ersuchte die Skinmed AG (hiernach: Beschwer- deführerin) beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum IGE (hiernach: Vorinstanz) um Markenschutz für die nachfolgende Wort-/Bild- marke (Markeneintragungsgesuch Nr. 697/2024): A.b Die Wort-/Bildmarke macht den Farbanspruch "Dunkelblau, hellblau" geltend und beantragt Schutz für folgende Waren und Dienstleistungen: Klasse 3: Nicht medizinische Kosmetika und Mittel für Körper- und Schönheitspflege; nicht medizinische Zahnputzmittel; Parfümeriewaren, ätherische Öle; Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Rasierwasser; Balsame, ausgenommen für medizinische Zwecke; Schönheitsmasken; Kollagenpräparate für kosmetische Zwecke; kosmetische Hautcremes; kosmetische Badezusätze; kosmetische Hautpflegemittel; Kosmetika; Kosmetika für Kinder; Augengelpads für kosmetische Zwecke; Fette für kosmetische Zwecke; Lotionen für kosmetische Zwecke; Schminkmittel; Abschminkmittel; Mizellenwasser; Öle für kosmetische Zwecke; Parfümerieöle; Vaseline (Erdölgelee) für kosmetische Zwecke; phytokosmetische Mittel; Pomaden für kosmetische Zwecke; Tuchmasken für kosmetische Zwecke; Seifen; Bräunungsmittel zum Sonnenbaden (Kosmetika); Sonnenschutzmittel; Toilettemittel (Körperpflege); Gesichtswasser für kosmetische Zwecke; Anti-Aging-Hautpflegemittel; Bleichcreme für die Haut; Bleichpräparate für die Haut; Bräunungsmittel für die Haut; Concealer für Pickel und Hautunreinheiten; Cremes zur Behandlung der Kopfhaut, nicht für medizinische Zwecke; Emulsionen, Gele und Lotionen für die Hautpflege; Erfrischungsmittel für die Haut (Kosmetika); Feuchtigkeitsmasken für die Haut; Hautaufhellende Cremes; Hautauf- weichungsmittel (Kosmetika); Hautbefeuchter für kosmetische Zwecke; Hautconditioner; Hautcremes; Hautcremes, nicht für medizinische Zwecke; Hautcremes zur Reduzierung von Altersflecken; Hautgele; Hautlotionen; Hautmasken (Kosmetika); Hautpeelings; Hautpflegelotionen (Kosmetika); Hautpflegemittel; Hautpflegepräparate zur Faltenreduzierung; Hautreini- gungs- und -peelingmittel; Hautreinigungsmittel (nichtmedizinische); Haut- seife; Kosmetika für die Hautpflege und Hautbehandlung; kosmetische Hautfeuchtigkeitslotionen; kosmetische Öle für die Haut; kosmetische Sonnenschutzmittel und Sonnenblocker enthaltende Tücher für die Haut; Lotionen, Cremes und Öle für kosmetische Zwecke zur lokalen Anwendung auf Körper und Haut; Mittel zur Körper- und Schönheitspflege für die Haut; nicht medizinische Hautpflegepräparate; nicht medizinische Hautseren; nicht medizinische Reinigungspräparate für die Haut; Pflegemittel für Haar und
B-7875/2024 Seite 3 Kopfhaut; Präparate zur Verbesserung der Hautstruktur; Sonnenschutzmittel (kosmetische Mittel zur Hautbräunung); After-Sun-Cremes für kosmetische Zwecke; Augenbrauenkosmetika; Cremes, Öle, Lotionen, Sprays, Stifte und Balsam für kosmetische Zwecke; dekorative Kosmetika; Feuchtigkeitspfle- gemittel (Kosmetika); Gesichtscremes für kosmetische Zwecke; Gesichtswäs- ser (Kosmetika); kosmetische Präparate zur Bruststraffung; kosmetische Präparate zur Faltenreduktion zum Auftragen im Gesicht; kosmetische Präparate zur Mund- und Zahnpflege; kosmetische Schlankheitspräparate; nicht medizinische Kosmetika; Schminkprodukte und Kosmetika; Seren für kosmetische Zwecke. Klasse 5: Pharmazeutische Erzeugnisse, medizinische Präparate; Hygiene- präparate für medizinische Zwecke; diätetische Lebensmittel und Erzeugnisse für medizinische Zwecke; Nahrungsergänzungsmittel für Menschen; Pflaster, Verbandmaterial; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwe- cke; Desinfektionsmittel; Säuren für pharmazeutische Zwecke; Mittel für die Behandlung von Akne; Aminosäuren für medizinische Zwecke; Balsam für me- dizinische Zwecke; chemische Präparate für medizinische Zwecke; chemische Präparate für pharmazeutische Zwecke; Kollagen für medizinische Zwecke; Lotionen für pharmazeutische Zwecke; medizinische Seifen; medizinische Toi- lettemittel (Körperpflege); Öle für medizinische Zwecke; Salben für pharma- zeutische Zwecke; Vaseline (Erdölgelee) für medizinische Zwecke; pharma- zeutische Präparate; pharmazeutische Präparate für die Hautpflege; pharma- zeutische Präparate für die Behandlung von Sonnenbrand; Pflanzenextrakte für pharmazeutische Zwecke; Pomaden für medizinische Zwecke; Sonnen- brandsalben; Mittel für die Behandlung von Verbrennungen; dermatologische Präparate; Gele, Cremes und Lösungen für dermatologische Zwecke; antimik- robielle Mittel für dermatologische Zwecke; antibakterielle Hautdesinfektions- gele auf Alkoholbasis; Hautbefeuchter als injizierbare Hautfüllstoffe; Hautpfle- gemittel für medizinische Zwecke; Hauttransplantate; injizierbare Hautfüll- stoffe; medizinische Cremes für die Hautpflege; medizinische Hautcremes; medizinische Hautlotionen; medizinische Lotionen und Cremes für Körper, Haut, Gesicht, und Hände; medizinische Präparate zur Hautbehandlung; me- dizinische Reinigungsmittel für Haut und Wunden; Mittel gegen Hornhautbil- dung; Mittel gegen Infektionen der Haut; Pharmakologische Hautpflegepräpa- rate; pharmazeutische Erzeugnisse zur Behandlung von Hauterkrankungen; pharmazeutische Hautlotionen; pharmazeutische Präparate und Substanzen zur Behandlung von beschädigter Haut und beschädigtem Gewebe; pharma- zeutische Präparate zur Behandlung und Vorbeugung von Haut- und Nageler- krankungen; Präparate zur Reinigung der Haut für medizinische Zwecke; di- agnostische Präparate für medizinische Zwecke zur Verwendung in medizini- schen Laboren. Klasse 42: Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen sowie Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industri- elle Analyse, industrielle Forschung; Qualitätskontrolle und Authentifizierungs- dienstleistungen; Forschungen auf dem Gebiet der Kosmetik; Laborforschung auf dem Gebiet der Kosmetik; chemische Labordienstleistungen; Dienstleis- tungen chemischer, medizinischer und biologischer Labors für
B-7875/2024 Seite 4 wissenschaftliche Zwecke; Durchführung von Laboruntersuchungen; Labor- forschung und -analyse; wissenschaftliche Labordienstleistungen. Klasse 44: Medizinische Dienstleistungen; Gesundheits- und Schönheits- pflege für Menschen; dermatologische Dienstleistungen für die Behandlung von Hautleiden; Betrieb von Hautpflegesalons; Beratungen in Bezug auf Haut- pflege; kosmetische Analysedienstleistungen zur Bestimmung der geeignets- ten Kosmetikprodukte für die Gesichtsform und Hautfarbe einer Person; kos- metische Hautbräunungsdienstleistungen für Menschen; medizinische Dienst- leistungen für die Behandlung von Hautkrebs; Vermietung von Hautpflegege- räten; Beratung im Bereich Kosmetik; Dienstleistungen von Kliniken für plasti- sche und für kosmetische Chirurgie; Dienstleistungen von Kosmetikern; Dienstleistungen von Kurbädern für Gesundheit und Wohlbefinden von Körper und Geist, beinhaltend das Durchführen von Massagen, Gesichts- und Kör- perbehandlungen sowie kosmetische Körperpflege; Durchführung von kosme- tischen Körperbehandlungen; Kosmetikbehandlungen für Gesicht und Körper; kosmetische Dienstleistungen; kosmetische Elektrolysebehandlung; kosmeti- sche Körper-, Gesichts- und Haarbehandlung; Online-Bereitstellung von Infor- mationen im Bereich Körper- und Schönheitspflege über die Anwendung von Körperpflegeprodukten, Schönheitsprodukten, Kosmetika und Parfümeriewa- ren; von Kur- und Thermalbädern erbrachte kosmetische Körperpflegedienst- leistungen; plastische Chirurgie und Schönheitschirurgie; medizinische und chirurgische Diagnostikdienstleistungen; medizinische und chirurgische Dienstleistungen; ärztliche, therapeutische und andere Dienstleistungen für die Gesundheitspflege; ärztliche Versorgung; Dienstleistungen eines Arztes; Durchführung von ärztlichen Untersuchungen; medizinische Beratungs- und Betreuungsdienstleistungen durch Ärzte und sonstiges medizinisches Fach- personal; Dienstleistungen chemischer, medizinischer und biologischer La- bors für medizinische Diagnostik; Durchführen von medizinischen Analysen durch ein medizinisches Labor bezüglich der Behandlung von Personen; La- boranalysedienstleistungen im Zusammenhang mit der Behandlung von Men- schen; medizinische Labordienstleistungen für die Analyse von Proben von Patienten. A.c Nach einer ersten Prüfung beanstandete die Vorinstanz mit Schreiben vom 13. März 2024 das Markeneintragungsgesuch in materieller Hinsicht in Bezug auf alle Waren und Dienstleistungen mit Ausnahme der Zahnfüll- mittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke (Klasse 5). A.d Am 7. August 2024 äusserte sich die Vorinstanz zur Stellungnahme der Beschwerdeführerin zu den Beanstandungen vom 15. Juli 2024 und teilte dieser mit, dass sie an der Zurückweisung des Gesuchs gemäss dem Beanstandungsschreiben vom 13. März 2024 teilweise festhalte. Das Zei- chen werde für alle Waren und Dienstleistungen mit Ausnahme von Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel (Klasse 3) sowie Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke (Klasse 5) weiterhin zurück- gewiesen. Gleichzeitig teilte die Vorinstanz der Beschwerdeführerin mit,
B-7875/2024 Seite 5 dass sie den Erlass einer beschwerdefähigen Verfügung ab dem 9. Sep- tember 2024 beabsichtige. B. Mit Verfügung vom 14. November 2024 wurde das Markeneintragungsge- such Nr. 697/2024 teilweise gutgeheissen und die Marke "skinmed (fig.)" für folgende Waren zum Markenschutz zugelassen: Klasse 3: Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel. Klasse 5: Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke. Für die übrigen Waren und Dienstleistungen wurde das Markeneintra- gungsgesuch zurückgewiesen. C. Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 13. Dezember 2024 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie be- antragt, die Verfügung der Vorinstanz vom 14. November 2024 sei aufzu- heben und die Vorinstanz anzuweisen, die Schweizer Markenanmeldung Nr. 697/2024 vollumfänglich zum Schutz in der Schweiz zuzulassen. Even- tualiter sei die Verfügung der Vorinstanz vom 14. November 2024 aufzuhe- ben und die Sache zur Neubeurteilung unter dem Gesichtspunkt der Ver- kehrsdurchsetzung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Vorinstanz. D. Mit Vernehmlassung vom 6. März 2025 beantragt die Vorinstanz die voll- umfängliche Abweisung der Beschwerde im Haupt- wie auch im Eventual- begehren, soweit darauf einzutreten sei, unter Kostenfolge zulasten der Beschwerdeführerin. E. Mit Eingabe vom 9. April 2025 verzichtet die Beschwerdeführerin auf die Einreichung einer Replik und hält an ihren bisherigen Ausführungen fest. F. In der Folge liessen sich die Parteien nicht mehr vernehmen. G. Auf die Vorbringen der Parteien und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, im Rahmen der folgenden Erwägungen eingegangen.
B-7875/2024 Seite 6 Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1. 1.1 Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Beschwer- den gegen Verfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31 und Art. 33 Bst. e des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht [VGG, SR 173.32] i.V.m. Art. 5 Abs. 1, Art. 44 und Art. 47 Abs. 1 Bst. b des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Die Be- schwerdeführerin ist als Markenanmelderin und Adressatin der angefoch- tenen Verfügung durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Inte- resse an ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerde- führung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Die Beschwerde wurde im Übri- gen frist- und formgerecht erhoben und der Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet (Art. 50 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 und Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die Beschwerde ist damit – mit nachfolgendem Vorbehalt – einzutreten. 1.2 Insofern die Vorinstanz das Markeneintragungsgesuch der Beschwer- deführerin gutgeheissen hat und die Marke "skinmed (fig.)" für die Waren Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel (Klasse 3) und Zahnfüll- mittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke (Klasse 5) mit Verfü- gung vom 14. November 2024 zum Markenschutz zugelassen hat, wurde dem Begehren der Beschwerdeführerin um vollumfängliche Schutzzulas- sung bereits teilweise entsprochen. Der Beschwerdeführerin, die die Auf- hebung der gesamten Verfügung vom 14. November 2024 beantragt, fehlt es diesbezüglich an einem schutzwürdigen Interesse gemäss Art. 48 Abs. 1 Bst. c VwVG im Sinne eines aktuellen und praktischen Interesses, welches im praktischen Nutzen besteht, der sich ergibt, wenn eine Be- schwerdeführerin mit ihrem Anliegen obsiegt und dadurch ihre tatsächliche oder rechtliche Situation unmittelbar beeinflusst werden kann (BGE 141 II 307 E. 6.2; 141 II 14 E. 4.4; 140 II 214 E. 2.1; 123 II 285 E. 4; BVGE 2007/12 E. 2.1; Urteile des BVGer B-1040/2023 vom 8. August 2024 E. 2.3; B-4596/2019 vom 5. Juni 2023 E. 1.2.7). In Bezug auf die Eintra- gung der Marke "skinmed (fig.)" für die Waren Putz-, Polier-, Fettentfer- nungs- und Schleifmittel (Klasse 3) und Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke (Klasse 5) ist nach dem Gesagten auf die Be- schwerde nicht einzutreten. 1.3 Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet in der Regel in Dreierbe- setzung (Art. 21 Abs. 1 VGG). Im vorliegenden Verfahren hat die Abtei- lungspräsidentin auf Antrag eine Fünferbesetzung angeordnet (Art. 21
B-7875/2024 Seite 7 Abs. 2 VGG). Das Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht richtet sich un- ter Vorbehalt allfälliger Ausnahmen durch das VGG nach dem VwVG. 2. 2.1 Strittig ist vorliegend, ob die Vorinstanz das von der Beschwerdeführe- rin zur Eintragung in das Schweizerische Markenregister angemeldete Zei- chen "skinmed (fig.)" in Bezug auf die im Gesuch Nr. 697/2024 genannten Waren und Dienstleistungen zu Recht als Gemeingut qualifiziert und ge- stützt darauf die Eintragung verweigert hat. 2.2 2.2.1 Die Vorinstanz führt zur Begründung der angefochtenen Verfügung aus, das Zeichen "skinmed" bestehe aus den Zeichenelementen "skin" und "med". Das englische Substantiv "skin" lasse sich unter anderem mit "Haut" übersetzen und gehöre in dieser Bedeutung auch zum englischen Grund- wortschatz. Der Begriff "med" bzw. "Med" bedeute auf Deutsch unter an- derem "medikamentös, medizinisch" bzw. "Medikament" oder "Medi- zin[er]". Auf Englisch bedeute "med" insbesondere "medical", "medication", "medicine". Diese Bedeutungen würden sich auch in ihrer langjährigen Pra- xis zum Begriff "MED" widerspiegeln. Zusammengesetzt aus den zwei eng- lischen Begriffen "skin" und "med" kämen der Kombination "skinmed" ins- besondere die Bedeutungen "Haut medizinisch", "Hautmedikament", "Hautmedizin" zu. Aufgrund des vorangestellten englischen Begriffs "skin" werde davon ausgegangen, dass das Zeichen von den Abnehmerinnen und Abnehmern gesamthaft in erster Linie auf Englisch in den Bedeutun- gen "Hautmedikament" und "Hautmedizin" gelesen werde. In Verbindung mit den strittigen Waren der Klassen 3 und 5 würden die Abnehmerinnen und Abnehmer das Zeichen "skinmed (fig.)" im Sinn von "Hautmedikament" zweifellos als einen direkt beschreibenden Hinweis hinsichtlich deren Art auffassen. Sie würden ohne Fantasieaufwand erkennen, dass es sich bei diesen Waren um Medikamente für die Haut handle. Dies gelte insbeson- dere auch für "nicht medizinische" Waren der Klasse 3, da auch diese, obschon explizit "nicht therapeutisch", eine therapeutische Wirkung auf- weisen könnten. Weiter würden die massgeblichen Abnehmerinnen und Abnehmer das Zeichen "skinmed" im Sinne von "Hautmedizin" (Fachbe- reich) in Verbindung mit den strittigen Waren der Klasse 3 und 5 zweifellos auch dahingehend verstehen, dass diese für die Anwendung im Bereich der Medizin, die sich der Haut widme, bestimmt sei. In dieser Bedeutung beschreibe das Zeichen "skinmed" unmittelbar den Anwendungsbereich
B-7875/2024 Seite 8 und die Zweckbestimmung der genannten Waren. In Verbindung mit den Dienstleistungen der Klassen 42 und 44 verstünden die Abnehmerinnen und Abnehmer das Zeichen "skinmed (fig.)" schliesslich dahingehend, dass es sich bei diesen um Dienstleistungen handle, welche im Bereich der Hautmedizin erbracht würden. Das Zeichen beschreibe somit direkt die Art der Dienstleistungen sowie deren Erbringungsbereich. 2.2.2 Allein der Umstand, dass der Begriff "skinmed" im Verkehr (noch) nicht existiere, schliesse dessen Zugehörigkeit zum Gemeingut nicht aus. Denn auch neue Wortschöpfungen könnten Gemeingut bilden, wenn ihr Sinn für die betroffenen Verkehrskreise auf der Hand liege. Zwar sei es korrekt, dass der lexikalische Fachbegriff zur Bezeichnung des medizini- schen Bereichs, welcher sich der Haut widme "Dermatologie" laute, doch lägen in Verbindung mit den strittigen Waren und Dienstleistungen auch die Zeichenbedeutungen "Hautmedikament" und "Hautmedizin" (Fachbe- reich) auf der Hand. Zudem seien im Englischen die Ausdrücke "skin me- dicine" zur Bezeichnung des medizinischen Fachbereichs bzw. "skin medi- cation" zur Bezeichnung von Medikamenten durchaus gebräuchlich. An- ders als von der Beschwerdeführerin angeführt, benötigten die Abnehme- rinnen und Abnehmer somit keine Gedankenarbeit, um den beschreiben- den Sinngehalt des Zeichens in Bezug auf die strittigen Waren und Dienst- leistungen zu erkennen. Vielmehr würden sie das strittige Zeichen in Ver- bindung mit den strittigen Waren und Dienstleistungen unmittelbar in den dargelegten beschreibenden Bedeutungen auffassen. 2.2.3 Weiter führt die Vorinstanz aus, dass auch die leicht stilisierte Schrift und der Farbanspruch "Dunkelblau, hellblau" nichts zugunsten des Zei- chens zu bewirken vermöge. Das hinterlegte Zeichen sei in Verbindung mit den strittigen Waren und Dienstleistungen klar direkt beschreibend. Die An- sprüche an die grafische Ausgestaltung seien folglich hoch anzusetzen. Die vorliegende Schrift hebe sich nicht genügend von üblichen und bana- len Schriftarten ab. Die Stilisierung der Buchstaben "k" und "ed" falle im Gesamteindruck auch nicht hinreichend ins Gewicht, zumal es sich hier nicht um ein kurzes Wort, sondern um eine längere Kombination bestehend aus sieben Buchstaben handle. Weiter vermöge auch der Farbanspruch "Dunkelblau, hellblau" dem Zeichen nicht zum Markenschutz zu verhelfen. Aufgrund der Üblichkeit vielfarbiger Gestaltungen könne selbst eine grös- sere Anzahl von Farben, d.h. ein mehrfacher Farbanspruch, wie vorliegend geltend gemacht, grundsätzlich nicht zur Unterscheidungskraft führen. Bei der Anordnung der hier beanspruchten Farben Dunkelblau und Hellblau handle es sich auch nicht um eine unübliche Farbanordnung, die den
B-7875/2024 Seite 9 Gesamteindruck wesentlich beeinflussen würde. Vielmehr sei es auf dem Markt durchaus üblich, die einzelnen Wortelemente von Waren- und Dienstleistungsmarken in zwei (oder mehr) Farben darzustellen. Aufgrund des Vorgesagten seien der Schriftzug und der Farbanspruch im Gesamt- eindruck betrachtet klar nicht geeignet, dem Zeichen "skinmed (fig.)" die erforderliche Unterscheidungskraft zu verleihen. 2.2.4 Da das Zeichen "skinmed (fig.)" aus den dargelegten Gründen wich- tige Eigenschaften der strittigen Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 5, 42 und 44 direkt beschreibe und auch die grafische Gestaltung nicht unterscheidungskräftig sei, werde das Zeichen nicht als betrieblicher Her- kunftshinweis aufgefasst und sei folglich dem Gemeingut zuzuordnen. Weil dem vorliegenden Zeichen wie vorstehend dargelegt die Unterscheidungs- kraft fehle, könne die Frage des Freihaltebedürfnisses offengelassen wer- den. 2.3 2.3.1 Die Beschwerdeführerin ist der Ansicht, dass die Vorinstanz bei der abstrakten Sinndeutung keinen ergebnisoffenen Ansatz verfolge, sondern bereits eine stark kontextualisierte Auslegung vornehme. Die von der Be- schwerdeführerin vorgebrachten zahlreichen weiteren Sinndeutungen zu den beiden Wortelementen – namentlich etwa zu "skin" als Verb oder zu "med" im Sinne eines akademischen Titels – fänden keine Beachtung. Viel- mehr habe die Vorinstanz diese weiteren Sinndeutungen im Kontext der strittigen Waren und Dienstleistungen hinsichtlich der kognitiven Deutungs- arbeit der einschlägigen Abnehmerinnen und Abnehmer summarisch als nicht relevant beurteilt. Gerade aber bei lexikalisch nicht erfassten Wort- schöpfungen, die ein Kompositum aus Wortelementen sprachlich diverser Provenienz bilden würden, könne ein offensichtlich und ohne Fantasieauf- wand erkennbarer, eindeutiger Sinngehalt nicht ohne Weiteres vorwegge- nommen werden. Bei Wortverbindungen oder aus mehreren Einzelwörtern zusammengesetzten Zeichen sei zunächst der Sinn der einzelnen Be- standteile zu ermitteln und dann zu prüfen, ob sich aus ihrer Verbindung im Gesamteindruck ein die Ware oder die Dienstleistung beschreibender, un- mittelbar verständlicher Sinn ergebe. 2.3.2 Hinzu komme, dass es sich bei der von der Vorinstanz aus den Wort- elementen des gegenständlichen Zeichens abgeleiteten Deutung im Sinne von "Hautmedizin" nicht um einen etablierten Terminus handle. Tatsächlich werde das Teilgebiet der Medizin, das sich mit dem Aufbau und der Haut
B-7875/2024 Seite 10 sowie der Diagnostik und Behandlung von Erkrankungen der Haut be- fasse, als Dermatologie bezeichnet. Im Kontext der Definition des Begriffs Dermatologie finde sich das Wort "Hautmedizin" nicht. Dieser Umstand sei bei der Beurteilung der Sinndeutung und, damit zusammenhängend, der Eignung des Zeichens zur betrieblichen Herkunftsangabe von nicht uner- heblicher, gar von entscheidender Bedeutung. Dies gelte insbesondere dann, wenn das mutmassliche Verständnis von Fachkreisen zur Grundlage der Evaluation herangezogen werden solle. Denn besonders die potentiell angesprochenen Fachkreise wüssten um den Umstand, dass es sich bei "skinmed" nicht um einen Fachterminus handle und würden das Zeichen gerade deshalb ohne Weiteres als betriebliche Herkunftsangabe einordnen – und seien zu anderen Schlussfolgerungen letztlich auch gar nicht veran- lasst. 2.3.3 Die Beschwerdeführerin weist ferner darauf hin, dass – wie die Vor- instanz zu Recht ausführe – gemeinfreie Zeichen so mit weiteren Elemen- ten kombiniert oder grafisch gestaltet werden könnten, sodass sie im Ge- samteindruck unterscheidungskräftig werden würden. Unter der Voraus- setzung, dass die im Zeichen enthaltenen Verbalelemente sich tatsächlich im direkt Beschreibenden erschöpften, müssten die grafischen Elemente für sich gesehen unterscheidungskräftig sein, sodass sie den Gesamtein- druck wesentlich beeinflussen und dem Zeichen insgesamt zur Eintra- gungsfähigkeit verhelfen würden. Im vorliegenden Fall hebe sich die ver- wendete Schriftgestaltung in mindestens zweierlei Hinsicht deutlich von üblichen Schriftarten ab. Computer-Schriften zeichneten sich nämlich durch eine replizierbare Regelmässigkeit hinsichtlich Versalhöhe und Zei- chenbreite aus. Jeder Buchstabe, selbst wenn es sich um eine Computer- Schnörkelschrift handle, nehme eine fest definierte horizontale Breite ein, welche sich nicht mit der Ebene der vorausgehenden oder nachfolgenden Buchstaben überschneide. Und, entweder seien die Buchstaben, wie eine Schnörkelschrift, miteinander verbunden, oder eben nicht. Eine beliebige oder zufällige Vermengung solcher Gestaltungselemente gehe zwingend auf eine bewusste individualisierende Schöpfungshandlung zurück. Aus Sicht der Typografie weise der Kleinbuchstabe "k" im Zeichen "skinmed" eine besondere sogenannte Anatomie auf. Der Abstrich (oder das Bein) des Buchstabens "k" unterschreite die Grundlinie mit einem nach rechts fortlaufenden Parabelschwung, welcher bis zum Folgebuchstaben "n" rei- che. Ferner seien die beiden letzten Buchstaben "en" (recte: "ed") im Un- terschied zu allen anderen Buchstaben im Zeichen wie in einer Schnörkel- schrift miteinander verbunden. Es handle sich hierbei zweifelsohne um zwei – in ihren jeweiligen Wesensmerkmalen völlig unterschiedliche –
B-7875/2024 Seite 11 Gestaltungselemente mit Alleinstellungs-Charakter. Dass diese konkrete Gestaltungsform, und zwar im Gesamteindruck aus der Kombination aller die Marke bestimmenden verbalen und figurativen Elementen zusammen mit dem Farbanspruch "dunkelblau, hellblau" dem Gemeingut zufallen solle, erschliesse sich der Beschwerdeführerin nicht. 2.3.4 Die Beschwerdeführerin vertrete dezidiert die Auffassung, dass die Wortelemente mindestens in Kombination mit den figurativen Gestaltungs- elementen und den darin enthaltenen Farben durchaus ein kennzeich- nungskräftiges und folglich schutzfähiges Ganzes bilden würden. 3. 3.1 Die Marke ist ein Zeichen, das geeignet ist, Waren und Dienstleistun- gen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unter- scheiden (Art. 1 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben [MSchG, SR 232.11]). Sie ermöglicht den Verbraucherinnen und Verbrauchern, ein einmal geschätz- tes Produkt in der Menge des Angebots wiederzuerkennen (BGE 148 III 257 E. 6.2.1 "Puma World Cup Qatar 2022 et al./Qatar 2022 [fig.] et al."; 122 III 382 E. 1 "Kamillosan/Kamillan, Kamillon"; Urteile des BVGer B-1493/2023 vom 18. September 2024 E. 3.1 "MADE WITH RUBY CO- COA BEANS [fig.]"; B-2461/2020 vom 12. Mai 2023 E. 2.1 "Schweizeri- sche Ärztezeitung"). 3.2 Gemäss Art. 2 Bst. a MSchG sind Zeichen vom Markenschutz ausge- schlossen, die Gemeingut sind, sofern sie sich nicht im Verkehr als Marke für bestimmte Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben. Als Ge- meingut gelten einerseits Zeichen, denen die für eine Individualisierung der Ware oder Dienstleistung des Markeninhabers erforderliche Unterschei- dungskraft fehlt, und andererseits Zeichen, die für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind, wobei die beiden Fallgruppen eine gewisse Schnitt- menge aufweisen (BGE 148 III 257 E. 6.2.2 "Puma World Cup Qatar 2022 et al./Qatar 2022 [fig.] et al."; 145 III 178 E. 2.3.1 "Apple"; Urteile des BVGer B-1493/2023 vom 18. September 2024 E. 3.2 "MADE WITH RUBY CO- COA BEANS [fig.]"; B-5637/2023 vom 2. April 2024 E. 3.1 m.w.H. "Oxy- care"). 3.2.1 Die Unterscheidungskraft fehlt Sachbezeichnungen sowie Zeichen, die beschreibend sind. Als solche gelten Angaben, die sich in einem direk- ten Bezug zum gekennzeichneten Gegenstand erschöpfen, also von den
B-7875/2024 Seite 12 massgeblichen Verkehrskreisen unmittelbar und ausschliesslich als Aus- sage über bestimmte Eigenschaften der zu kennzeichnenden Waren oder Dienstleistungen verstanden werden. Darunter fallen namentlich Wörter, die geeignet sind, im Verkehr als Hinweis auf Art, Zusammensetzung, Qua- lität, Quantität, Bestimmung, Verwendungszweck, Wert, Wirkungsweise, Inhalt, Form, Verpackung oder Ausstattung der beanspruchten Ware oder Dienstleistung aufgefasst zu werden (BGE 148 III 257 E. 6.2.2 "Puma World Cup Qatar 2022 et al./Qatar 2022 [fig.] et al."; 145 III 178 E. 2.3.1 "Apple"; Urteile des BVGer B-1493/2023 vom 18. September 2024 E. 3.2.1 "MADE WITH RUBY COCOA BEANS [fig.]"; B-5637/2023 vom 2. April 2024 E. 3.2 "Oxycare"). Der beschreibende Charakter solcher Hinweise muss vom angesprochenen Publikum ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasieaufwand unmittelbar erkennbar sein (BGE 148 III 257 E. 6.2.2 "Puma World Cup Qatar 2022 et al./Qatar 2022 [fig.] et al."; 145 III 178 E. 2.3.1 "Apple"; BVGE 2023 IV/3 E. 2.2 "Stiftung Schweizerische Schule für Blindenführhunde Allschwil [fig.]"). Die Markenprüfung erfolgt in Bezug auf alle vier Landessprachen, wobei jeder Sprache der gleiche Stellenwert zukommt. Ist die Marke aus Sicht der massgeblichen Verkehrskreise auch nur nach einer Landessprache schutzunfähig, so ist die Eintragung zu verweigern (BGE 148 III 257 E. 6.2.2 "Puma World Cup Qatar 2022 et al./Qatar 2022 [fig.] et al."; 145 III 178 E. 2.3.1 "Apple"; Urteile des BVGer B-1493/2023 vom 18. September 2024 E. 3.2.1 "MADE WITH RUBY COCOA BEANS [fig.]"; B-1777/2023 vom 17. April 2024 E. 2.4 "AgentEco"). Englischsprachige Ausdrücke kön- nen berücksichtigt werden, sofern sie von einem nicht unbedeutenden bzw. von einem erheblichen Teil der massgebenden Verkehrskreise ver- standen werden (BGE 148 III 257 E. 6.2.2 "Puma World Cup Qatar 2022 et al./Qatar 2022 [fig.] et al."; 145 III 178 E. 2.3.1 "Apple"; Urteile des BVGer B-1493/2023 vom 18. September 2024 E. 3.2.1 "MADE WITH RUBY CO- COA BEANS [fig.]"; B-5637/2023 vom 2. April 2024 E. 3.4 "Oxycare"). Vom breiten Publikum ist die Kenntnis eines Grundwortschatzes englischer Vo- kabeln zu erwarten (BGE 125 III 193 E. 1c "Budweiser"; Urteil des BVGer B-8058/2010 vom 27. Juli 2011 E. 3.2 "Ironwood"). Fachkreise verfügen in ihrem Fachgebiet oft über gute Englischkenntnisse (Urteil des BGer 4A_455/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 4.3 "AdRank"; Urteile des BVGer B-1493/2023 vom 18. September 2024 E. 3.2.1 "MADE WITH RUBY COCOA BEANS [fig.]"; B-2773/2023 vom 16. Oktober 2023 E. 2.4 "Style- Line"). Ein Zeichen kann von den massgeblichen Verkehrskreisen zudem auch dann als beschreibend aufgefasst werden, wenn es diesen zwar nicht in seiner exakten Bedeutung gemäss Wörterbuch, aber als übliche
B-7875/2024 Seite 13 Bezeichnung für eine Eigenschaft der fraglichen Waren oder Dienstleistun- gen bekannt ist (Urteile des BVGer B-1493/2023 vom 18. September 2024 E. 3.2.1 "MADE WITH RUBY COCOA BEANS [fig.]"; B-5608/2019 vom 30. September 2020 E. 5.6 "Umbra Sheer"; B-6099/2013 vom 28. Mai 2015 E. 5.2.1 "Carpe Diem/carpe noctem"). Ob ein Zeichen über die erforderliche minimale Unterscheidungskraft ver- fügt, beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den es bei den massgeben- den Adressatinnen und Adressaten in der Erinnerung hinterlässt (BGE 148 III 257 E. 6.2.2 "Puma World Cup Qatar 2022 et al./Qatar 2022 [fig.] et al."; 145 III 178 E. 2.3.1 "Apple"; Urteile des BVGer B-1493/2023 vom 18. Sep- tember 2024 E. 3.2.1 "MADE WITH RUBY COCOA BEANS [fig.]"; B-2578/2019 vom 16. März 2020 E. 3.5 "Eurojackpot [fig.]"). Bei Wort-/Bild- marken resultiert der Gesamteindruck aus der Kombination der Wort- und Bildbestandteile. Einer im Gemeingut stehenden Bezeichnung kann durch eine besondere grafische Gestaltung Unterscheidungskraft verliehen wer- den, wobei die Bezeichnung nur in der konkreten Ausgestaltung geschützt ist. Je beschreibender die Wortbestandteile sind, desto höhere Anforde- rungen werden an die Unterscheidungskraft der Bildbestandteile gestellt (BVGE 2023 IV/3 E. 2.3 "Stiftung Schweizerische Schule für Blindenführ- hunde Allschwil [fig.]"; Urteile des BVGer B-1493/2023 vom 18. September 2024 E. 3.2.1 "MADE WITH RUBY COCOA BEANS [fig.]"; B-103/2020 vom 10. Mai 2021 E. 5.1 "Ecoshell [fig.]"; B-7663/2016 vom 21. Dezember 2017 E. 2.6 "Super Wochenende [fig.]"). Erfolgt die Darstellung in einem indivi- duellen und prägnanten Stil, kann diese einer im Übrigen beschreibenden Charakter aufweisenden Wort-/Bildmarke unter Umständen die für eine Eintragung nötige Unterscheidungskraft verleihen (vgl. BVGE 2023 IV/3 E. 4.8 ff. "Stiftung Schweizerische Schule für Blindenführhunde Allschwil [fig.]"). 3.2.2 Bei der Prüfung, ob die Schutzvoraussetzung der Unterscheidungs- kraft erfüllt ist, ist das Zeichen so zu betrachten, wie es von der Hinterlege- rin oder vom Hinterleger angemeldet worden ist. Die Auswirkungen des bereits erfolgten oder künftigen Zeichengebrauchs auf die Wahrnehmung durch die massgeblichen Verkehrskreise müssen ausser Betracht bleiben. Das Zeichen muss aus sich selbst heraus und unabhängig von seinem Ge- brauch geeignet sein, die Waren und Dienstleistungen des Markeninha- bers von denjenigen anderer Anbieterinnen und Anbieter zu unterscheiden (BGE 148 III 257 E. 6.2.2 "Puma World Cup Qatar 2022 et al./Qatar 2022 [fig.] et al."; 145 III 178 E. 2.3.1 "Apple"; 143 III 127 E. 3.3.2 "[Rote Damen- schuhsohle] [Position]"). Entscheidend ist allerdings nicht, ob von einem
B-7875/2024 Seite 14 Zeichen bei abstrakter Betrachtung spontan auf die Waren oder Dienstleis- tungen, für welche die Marke beansprucht wird, geschlossen wird, sondern ob das Zeichen von den massgeblichen Verkehrskreisen als beschreibend verstanden wird, wenn sie es im Zusammenhang mit diesen Waren oder Dienstleistungen antreffen (Urteile des BVGer B-1493/2023 vom 18. Sep- tember 2024 E. 3.2.1 "MADE WITH RUBY COCOA BEANS [fig.]"; B-4260/2020 vom 2. März 2021 E. 4.2 "100% pure cacao wholefruit [fig.]"; B-1294/2017 vom 21. August 2018 E. 3.5 "One&Only [fig.]"). Eine allfällige Mehrfachbedeutung des Zeichens führt nicht zu dessen Schutzfähigkeit, sofern mindestens eine der Bedeutungen eine unmittel- bare Aussage über die betreffende Ware oder Dienstleistung darstellt. Liegt der beschreibende Sinn eines Zeichens offen auf der Hand, kann die Mög- lichkeit weiterer, weniger naheliegender Deutungen den Gemeingutcharak- ter nicht aufheben (BGE 116 II 609 E. 2a "Fioretto"; Urteil des BGer 4A_492/2007 vom 14. Februar 2008 E. 3.4 "Gipfeltreffen"; Urteile des BVGer B-1136/2023 vom 12. Juni 2024 E. 2.5 "inTime Agile Logistics [fig.]"; B-4839/2022 vom 5. Oktober 2023 E. 3.5 "FACE ID"; B-6390/2020 vom 4. Oktober 2022 E. 2.9 "AI Brain"; B-1892/2020 vom 22. September 2020 E. 2.3 "NeoGear"). Bei Mehrdeutigkeit ist mit anderen Worten für die Un- terscheidungskraft jene Bedeutung massgebend, die aus Sicht der rele- vanten Verkehrskreise im Zusammenhang mit den beanspruchten Produk- ten im Vordergrund steht (BGE 145 III 178 E. 2.3.1 f. "Apple"; Urteile des BGer 4A_178/2023 vom 8. August 2023 E. 3.2 und 6.2 "Truedepth"; 4A_500/2022 vom 28. März 2023 E. 3.2 und 6.2 "AI Brain"; 4A_158/2022 vom 8. September 2022 E. 2.2 "Butterfly"). 3.2.3 Freihaltebedürftig sind Zeichen, die mangels gleichwertiger Alterna- tiven im Wirtschaftsverkehr wesentlich oder gar unentbehrlich sind (BVGE 2018 IV/3 E. 3.3 "WingTsun"; Urteile des BVGer B-1493/2023 vom 18. September 2024 E. 3.2.2 "MADE WITH RUBY COCOA BEANS [fig.]"; B-2554/2021 vom 16. November 2021 E. 6.4.1 "Cannabe/Cannamigo"; B-5422/2019 vom 6. Juli 2021 E. 7.2.1 "Canna [fig.]/Cannatonic"). Bei der Beurteilung, ob am Zeichen ein Freihaltebedürfnis besteht, ist auf die Sicht- weise von (potenziell) konkurrierenden Unternehmen abzustellen, die glei- che oder ähnliche Waren und Dienstleistungen anbieten (BGE 139 III 176 E. 2 "You"; BVGE 2018 IV/3 E. 3.3 "WingTsun"; Urteile des BVGer B-1493/2023 vom 18. September 2024 E. 3.2.2 "MADE WITH RUBY CO- COA BEANS [fig.]"; B-3541/2011 vom 17. Februar 2012 E. 4.2 "Lumi- nous"). Fremdsprachige Sachbezeichnungen sind dabei schutzunfähig, sobald im Wirtschaftsverkehr ein legitimes Interesse an deren
B-7875/2024 Seite 15 Mitverwendung besteht (BVGE 2018 IV/3 E. 3.3 "WingTsun"; Urteile des BVGer B-1493/2023 vom 18. September 2024 E. 3.2.2 "MADE WITH RUBY COCOA BEANS [fig.]"; B-5422/2019 E. 7.2.2 "Canna [fig.]/Canna- tonic"; MARBACH, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immateri- algüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Rz. 280). Bei englischsprachigen Sachbezeichnungen besteht ein Freihaltebedürf- nis, sofern deren Adaption als Lehnwort wahrscheinlich erscheint (vgl. Ent- scheid der Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 12. Februar 2004, in: Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 9/2004 S. 673 f. E. 5 "Tahitian Noni"). 4. 4.1 Vorab sind die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen (Urteile des BVGer B-1493/2023 vom 18. September 2024 E. 4 "MADE WITH RUBY COCOA BEANS [fig.]"; B-1582/2022 vom 3. Mai 2023 E. 3 "United for your success"; B-343/2022 vom 23. September 2022 E. 5 "Podcast- Icon [fig.]"; B-2262/2018 vom 14. Oktober 2020 E. 3.1 "QR-Code" [fig.]). Sind sowohl Fachkreise als auch Endkonsumentinnen und -konsumenten Abnehmerinnen und Abnehmer der betroffenen Dienstleistungen, ist ein Zeichen bereits dann zurückzuweisen, wenn der Schutzausschlussgrund nur aus Sicht einer der betroffenen Verkehrskreise gegeben ist (Urteile des BGer 4A_500/2022 vom 28. März 2023 E. 4 "AI Brain"; 4A_65/2022 vom 6. Mai 2022 E. 4.3 "Factfulness"; Urteil des BVGer B-5271/2023 vom 18. Juni 2024 "Constructor" E. 4.5). 4.2 Bei den Waren der Klasse 3 handelt es sich um Kosmetikprodukte des täglichen Bedarfs und damit Massenartikel. Zu den massgeblichen Ver- kehrskreisen zählt das breite Publikum als Endabnehmerinnen und -ab- nehmer aber auch spezialisierte Kosmetikhändlerinnen und -händler (vgl. BGE 122 III 382 E. 3b "Kamillosan/Kamillan, Kamillon"; Urteile des BVGer B-5868/2019 vom 8. Juli 2020 E. 3.1 "NIVEA [fig.]/NEAUVIA"; B-3005/2014 vom 3. November 2015 E. 3 "NIVEA STRESS PROTECT/STRESS DE- FENCE"; B-6821/2013 vom 25. Februar 2015 E. 4 "CLINIQUE/Derma- clinique Beauty Farm [fig.]"). Die Waren werden mit geringer Aufmerksam- keit nachgefragt. 4.3 Pharmazeutische Produkte der Klasse 5 sind sowohl rezeptpflichtige als auch frei erhältliche Arzneimittel (Urteile des BVGer B-4103/2021 vom 17. März 2023 E. 3.2 "Vyquelvo/Fydenvo"; B-2200/2021 vom 22. April 2022 E. 3 "Hervyyta/Enhervyda [fig.]"). Ihre Verkehrskreise setzen sich
B-7875/2024 Seite 16 nach ständiger Rechtsprechung aus Fachpersonen der Medizin und Phar- mazie und Endabnehmerinnen und -abnehmern zusammen, die eine er- höhte Aufmerksamkeit dafür an den Tag legen (Urteile des BVGer B-4103/2021 vom 17. März 2023 E. 3.2 "Vyquelvo/Fydenvo"; B-5404/2021 vom 16. August 2022 E. 4 "Vifor/Vitop"; B-2200/2021 vom 22. April 2022 E. 3 "Hervyyta/Enhervyda [fig.]"; B-5119/2014 vom 17. März 2016 E. 4.2 "Visudyne/Vivadine"; B-4511/2012 vom 8. August 2014 E. 4.2, 4.3 "Drossara/Drosiola"). 4.4 Die technologischen Dienstleistungen der Klasse 42 richten sich in ers- ter Linie an ein Fachpublikum im Bereich Informationstechnologie wohl aber vereinzelt auch an Endabnehmerinnen und -abnehmer. Da es sich nicht um alltägliche Dienstleistungen handelt, werden diese Dienstleistun- gen mit einer erhöhten Aufmerksamkeit nachgefragt (Urteile des BVGer B-6194/2024 vom 17. April 2025 E. 3.2.3 "ONe [fig.]/one [fig.]"; B-1014/2024 vom 8. August 2024 E. 3 "MAX"). 4.5 Die Dienstleistungen der Klasse 44 richten sich zuletzt an ein breites, einschlägig interessiertes Publikum, welches diese mit durchschnittlicher Aufmerksamkeit nachfragt (Urteile des BVGer B-3923/2023 vom 28. Mai 2024 E. 5.4 "Cannamed/Swiss CannaMed [fig.]"; B-5868/2019 vom 8. Juli 2020 E. 3.2 "NIVEA [fig.]/NEAUVIA"; B-5145/2015 vom 11. Dezember 2017 E. 5.2.1 "The SwissCellSpa Experience [fig.]/Swisscell"). 4.6 Insgesamt ergibt sich, dass sich alle Waren und Dienstleistungen so- wohl an ein Fachpublikum als auch an Endabnehmerinnen und -abnehmer richten. Nach der oben zitierten Rechtsprechung kommt es im vorliegen- den Fall demnach darauf an, ob in Bezug auf das Markenzeichen aus Sicht einer der relevanten Verkehrskreise ein Schutzausschlussgrund besteht (vgl. E. 4.1 hiervor). Eine primäre Abstellung auf die Fachkreise – wie dies die Beschwerdeführerin geltend macht (vgl. Rz. 23 der Beschwerde- schrift) – ist dagegen nicht angebracht. 5. 5.1 Es ist zu prüfen, ob die beantragte Wort-/Bildmarke in Bezug auf die Waren, für die sie beansprucht wird, beschreibend ist. 5.2 Das Wort "skinmed" ist kein Bestandteil des deutschen, französischen, italienischen oder englischen Wortschatzes. Die Abnehmerinnen und Abnehmer werden daher versucht sein, die Wortneuschöpfung gedanklich in allfällige inhaltlich sinngebende Bestandteile zu zergliedern (Urteile des
B-7875/2024 Seite 17 BVGer B-103/2020 vom 10. Mai 2021 E. 4.3.1 "ECOSHELL [fig.]"; B-1064/2019 vom 28. Januar 2021 E. 5.3.1 "ECOWATER CHC/ ECOAQUA"; B-1892/2020 vom 22. September 2020 E. 5 "NeoGear"; B-2147/2016 vom 7. August 2017 E. 5.4.1 m.H. "DURINOX"). Sowohl "skin" als auch "med" kann einzeln ein Sinngehalt zugesprochen werden, weshalb eine Unterteilung in diese zwei Wörter nahe liegt. Eine andere mögliche Aufteilung ist nicht ersichtlich. Darüber hinaus weist auch die zweifarbige Gestaltung der Marke – indem "skin" in Dunkelblau und "med" in Hellblau dargestellt wird – auf eine solche Aufteilung hin. Die relevanten Verkehrskreise erkennen damit ohne Weiteres, dass es sich bei der hinter- legten Marke um eine Wortkombination aus den Bestandteilen "skin" und "med" handelt. "Skin" stellt sowohl ein Nomen als auch ein Verb der engli- schen Sprache dar und bedeutet übersetzt unter anderem "Haut, Fell, Schale, Pelle" oder "häuten, schälen" (PONS, Englisch-Deutsch Überset- zung für "skin", abrufbar unter <https://de.pons.com/übersetzung-2/eng- lisch-deutsch/skin>, zuletzt abgerufen am 11.11.2025). Das Wort "skin" wird zu den 3'000 wichtigsten englischen Wörtern gezählt und gehört zum englischen Grundwortschatz (<https://www.efswiss.ch/de/englisch-hil- fen/englische-vokabellisten/3000-worter> und <https://www.oxford- learnersdictionaries.com/definition/english/skin_1>, beide zuletzt abgeru- fen am 11.11.2025). Insbesondere der englische Begriff "skincare" im Sinne von "Hautpflege" hat sich mittlerweile auch im deutschen Raum etabliert und ist weit verbreitet (vgl. <https://www.blick.ch/life/beauty/ge- sichtspflege/fuer-junge-gesunde-haut-braucht-es-nur-5-stoffe-dieses-mit- tel-ist-fuer-dein-gesicht-unverzichtbar-id20623643.html>, zuletzt abgeru- fen am 11.11.2025). Die weiteren möglichen Bedeutungen von "skin" tre- ten im Vergleich zu dieser Bedeutung klar in den Hintergrund und sind weit weniger verbreitet. Es ist damit davon auszugehen, dass sowohl die rele- vanten Fachkreise, wie auch Endabnehmerinnen und -abnehmer, das Wort "skin" im Sinne von "Haut" verstehen (vgl. Urteil des BVGer B-2996/2011 vom 30. Januar 2012 E. 3.2 "SKINCODE/Swisscode"). Das Wortelement "med" verstehen die beteiligten Verkehrskreise nach ständi- ger Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts sodann ohne Weite- res als Abkürzung für "Medizin, Medikament, medizinisch" (vgl. Urteile des BVGer B-3923/2023 vom 28. Mai 2024 E. 7.3 "Cannamed/Swiss Canna- Med"; B-5789/2016 vom 15. November 2018 E. 6.1 "Insmed"; B-992/2009 vom 27. August 2009 E. 4.1 "Biomed Accelerator"; Entscheid der RKGE, in: sic! 1999 S. 557 E. 5 "Pedi-Med"). Auch dieses Verständnis kommt so- wohl den beteiligten Fachkreisen als auch den Endabnehmerinnen und -abnehmern zu. Sofern die Beschwerdeführerin geltend macht, "med" sei dem breiten Publikum als der akademische Titel "Doktor der Medizin"
B-7875/2024 Seite 18 geläufig, übersieht sie, dass der Titel "Dr. med." ("Doktor der Medizin") lau- tet und "med." ebenfalls für "Medizin" und nicht den akademischen Titel als Ganzes steht (vgl. Wikipedia, Eintrag zu "Doktor der Medizin", abrufbar un- ter https://de.wikipedia.org/wiki/Doktor_der_Medizin, zuletzt abgerufen am 11.11.2025). Die Argumentation der Beschwerdeführerin führt damit zu keinem anderen Ergebnis als dass "med" im Sinne von "Medizin, Medika- ment, medizinisch" verstanden wird. Zusammengesetzt bedeutet die Marke "skinmed" damit – wie die Vorinstanz zutreffend ausführt – "Haut- medizin", "Hautmedikament" oder "Haut medizinisch", wobei insbesondere die ersten beiden Bedeutungen im Vordergrund stehen. Weitere mögliche, sinngebende Bedeutungen der Wortkombination "skinmed" sind nicht er- sichtlich. Auch die Beschwerdeführerin bringt keine möglichen Bedeutun- gen der Wortkombination vor. Nach dem Gesagten ist nicht zu beanstan- den, dass die Vorinstanz die weiteren möglichen Bedeutungen der Wort- teile "skin" und "med" summarisch als nicht relevant beurteilte. Die Bedeu- tung von "skinmed" als "Hautmedikament" oder "Hautmedizin" liegt auf der Hand und ist ohne besonderen Fantasieaufwand und unmittelbar erkenn- bar. 5.3 In Bezug auf die strittigen Waren der Klassen 3 und 5 werden die rele- vanten Verkehrskreise die Wortkombination "skinmed" unmittelbar und ohne Fantasieaufwand dahingehend verstehen, dass es sich bei den ge- kennzeichneten Waren um "Hautmedikamente" handeln soll bzw. diese im Bereich der "Hautmedizin" angewendet werden und der Anwendung auf der Haut dienen bzw. eine (wohl positive) Wirkung auf die Haut haben sol- len. Die Marke "skinmed" beschreibt damit unmittelbar die Art bzw. den An- wendungsbereich der Waren und ist dementsprechend beschreibend. Dies gilt – wie die Vorinstanz zutreffenderweise festhält – ausdrücklich auch für nicht medizinische Waren der Klasse 3, da auch diese eine therapeutische Wirkung aufweisen können und damit im weitesten Sinne zur "Hautmedi- zin" gezählt werden können bzw. "Hautmedikamente" sind. Die Marke "skinmed" ist damit in Bezug auf die Waren der Klassen 3 und 5 – mit nach- folgenden Ausnahmen (vgl. E. 5.6 hiernach) – ohne Weiteres beschrei- bend. 5.4 Für die Dienstleistungen der Klasse 42 (Wissenschaftliche und techno- logische Dienstleistungen sowie Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse, industrielle Forschung; Qualitätskontrolle und Authentifizierungsdienstleistungen) ist aus dem Re- gistereintrag keine branchenmässige Einschränkung ersichtlich. Es dürfte indes marktüblich sein, dass für die Herstellung sowie den Vertrieb von
B-7875/2024 Seite 19 Produkten im Bereich der Hautmedizin Forschung als auch eine Qualitäts- kontrolle notwendig sind. Bereits Hautpflegeprodukte der Klasse 3 werden regelmässig vor der Markteinführung klinisch getestet. Für die Entwicklung und Herstellung von "Hautmedikamenten" der Klasse 5 wird darüber hi- naus umso mehr Forschung und eine regelmässige Qualitätskontrolle not- wendig sein. Die Marke "skinmed" ist folglich zumindest als nähere Be- schreibung für die Art und den Erbringungsbereich der Dienstleistungen der Klasse 42 zu verstehen, als diese sich mit Hautmedizin beschäftigen bzw. in diesem Bereich Leistungen erbringen. Für die Bejahung des Ge- meingutcharakters eines gesamten registrierten Oberbegriffes genügt es, wenn sich das Zeichen auch nur für bestimmte der darunterfallenden Wa- ren oder Dienstleistungen als unzulässig erweist (Urteile des BGer 4A_178/2023 vom 8. August 2023 E. 6.5 "Truedepth"; 4A_618/2016 vom 20. Januar 2017 E. 4.3 "Car-net"). Dies ist bei den genannten Dienstleis- tungen der Klasse 42 der Fall. Entsprechend ist das Zeichen "skinmed" auch für die Dienstleistungen der Klasse 42 beschreibend. 5.5 Die Dienstleistungen der Klasse 44 sind nach dem Registereintrag be- reits eindeutig auf den Bereich der Dermatologie im weitesten Sinne be- schränkt. Die Abnehmerinnen und Abnehmer verstehen das Zeichen "skin- med" damit unmittelbar dahingehend, dass die Dienstleistungen im Bereich der "Hautmedizin" erbracht werden, was ein Synonym für Dermatologie darstellt. In dieser Bedeutung beschreibt das Zeichen unmittelbar die Art und den Erbringungsbereich der Dienstleistungen und ist damit beschrei- bend. 5.6 Das Gesagte gilt jedoch nicht für alle angemeldeten Waren. Neben den von der Vorinstanz bereits ausgenommenen Waren Putz-, Polier-, Fettent- fernungs- und Schleifmittel (Klasse 3) und Zahnfüllmittel und Abdruckmas- sen für zahnärztliche Zwecke (Klasse 5) sind in den Warenverzeichnissen noch weitere Waren ersichtlich, auf welche die Marke "skinmed" keine be- schreibende Wirkung hat. Es handelt sich um folgende Waren: Klasse 3: Nicht medizinische Zahnputzmittel; Augenbrauenkosmetika. Bei den genannten Waren ist weder ein direkter noch indirekter Zusam- menhang mit "Hautmedizin" oder "Hautmedikamenten" ersichtlich. Die Marke "skinmed" erweist sich in Bezug auf die genannten Waren daher als unterscheidungskräftig. Im Zusammenhang mit den genannten Waren wer- den von der Vorinstanz sodann keine anderen Ausschlussgründe geltend gemacht noch sind solche ersichtlich. Die Marke "skinmed (fig.)" erfüllt in
B-7875/2024 Seite 20 Bezug auf die vorgenannten Waren demnach die Eintragungsvorausset- zungen und ist diesbezüglich zum Markenschutz zuzulassen. 5.7 Insofern die Beschwerdeführerin geltend macht, im Kontext der Defini- tion des Begriffs Dermatologie finde sich das Wort "Hautmedizin" nicht, er- weist sich ihre Argumentation sodann als unzutreffend. Gemäss einschlä- giger Definition handelt es sich bei der Dermatologie um ein Teilgebiet der Medizin, das sich mit dem Aufbau und den Funktionen der Haut sowie der Diagnostik und Behandlung von Erkrankungen der Haut befasst (Wikipe- dia, Eintrag zu: "Dermatologie", abrufbar unter <https://de.wikipedia.org/ wiki/Dermatologie>, zuletzt abgerufen am 11.11.2025). Darüber hinaus führt auch die Beschwerdeführerin auf ihrer Webseite aus: "(...) Unsere Hautärztinnen und Hautärzte bieten Ihnen das gesamte Spektrum der mo- dernen Hautmedizin (Dermatologie), (...)" (abrufbar unter <https:// www.skinmed.ch/dermatologie/>, zuletzt abgerufen am 11.11.2025). Die Beschwerdeführerin selbst verwendet damit den Begriff "Hautmedizin" als Synonym für Dermatologie. Der Begriff Hautmedizin wird damit im Bereich der vorliegend strittigen Waren und Dienstleistungen klar verwendet und er wird von den Abnehmerinnen und Abnehmern – seien es Endabnehmerin- nen und -abnehmer oder Fachkreise – ohne Weiteres im Sinne von "Haut- medizin" bzw. "Hautmedikament" verstanden. Auch wenn die relevanten Fachkreise erkennen, dass "Hautmedizin" nicht der offizielle Fachbegriff ist, bleibt der beschreibende Sinngehalt für sie klar ersichtlich und sie wer- den ohne besonderen Denkaufwand darauf schliessen. 5.8 Nach dem Gesagten ist festzustellen, dass die Wortkombination "skin- med" in Alleinstellung nicht als unterscheidungskräftiges Kennzeichen wahrgenommen wird, sondern sich in einer unmittelbaren und ohne beson- dere Denkarbeit erkennbaren Aussage über die Art bzw. den Anwendungs- oder Erbringungsbereich der Waren und Dienstleistungen erschöpft. Hier- von ausgenommen sind lediglich die in Erwägung 5.6 genannten Waren. Die relevanten Verkehrskreise erkennen im Zeichen einen unmittelbaren Hinweis darauf, dass es sich um Waren und Dienstleistungen im Bereich der "Hautmedizin" bzw. um "Hautmedikamente" handelt. Zu prüfen bleibt, ob die Marke "skinmed (fig.)" aufgrund ihrer grafischen Gestaltung die not- wendige Unterscheidungskraft gewinnt. 5.9 Die Marke "skinmed (fig.)" besteht aus den beiden Bestandteilen "skin" und "med" die in einem Wort zusammengeschrieben wurden (vgl. vorste- hend E. 5.2). "Skin" ist dabei Dunkelblau und "med" Hellblau gestaltet, wo- bei es sich um in Textverarbeitungsprogrammen übliche Farben handelt.
B-7875/2024 Seite 21 Die Schrift stellt eine Serifen-Schriftart dar, welche ebenfalls nicht weiter unüblich ist. Darüber hinaus ist das "k" der Marke kalligrafisch gestaltet, indem der Abstrich bzw. das rechte Bein des Buchstabens die Grundlinie unterschreitet und in einem leichten Schwung bis zum Beginn des über- nächsten Buchstabens "n" reicht. Zuletzt sind die letzten beiden Buchsta- ben der Marke "ed" wie bei einer Schnörkelschrift miteinander verbunden. Insgesamt handelt es sich sowohl bei den gewählten Farben als auch bei der gewählten Schriftart und der grafischen Gestaltung der Buchstaben "ed" um banale Elemente, welche weder besonders originell noch einpräg- sam wirken. Einzig das geschwungene "k" weicht von banalen Gestal- tungsformen ab, fällt aber insgesamt zu wenig ins Gewicht, um dem be- schreibenden Zeichen "skinmed" die notwendige Unterscheidungskraft zu geben (vgl. Urteil des BGer 4A_330/2009 vom 3. September 2009 E. 2.3.6 "MAGNUM [fig.]"; Urteile des BVGer B-1136/2023 vom 12. Juni 2024 E. 5.5 "inTime AGILE LOGISTICS [fig.]"; B-103/2020 vom 10. Mai 2021 E. 5.4 "ECOSHELL [fig.]"; B-3259/2007 vom 30. September 2008 E. 13 "oerlikon [fig.]"). Auch unter Berücksichtigung des klar beschreibenden Sinngehalts von "skinmed" vermag die grafische Ausgestaltung des Zeichens diesem keine Unterscheidungskraft zu verleihen. 5.10 Damit fehlt es dem Zeichen "skinmed (fig.)" für die vorliegenden Wa- ren und Dienstleistungen – mit Ausnahme für "Nicht medizinische Zahnputzmittel; Augenbrauenkosmetika" – an der erforderlichen Unter- scheidungskraft und es gehört zum Gemeingut. 6. 6.1 Die Beschwerdeführerin beruft sich weiter auf den Gleichbehandlungs- grundsatz nach Art. 8 Abs. 1 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV, SR 101) und macht geltend, dass aus zahlreichen Voreintragungen der jüngeren Zeit erkennbar sei, dass die Vorinstanz die Kombination aus SKIN zusammen mit einem wei- teren lexikalisch erfassten oder deutbaren Zusatz im Kontext der relevan- ten Klassen 3, 5, 10, 42 und 44 als durchaus eintragungsfähig erachte. Diesbezüglich verweist sie auf folgende Schweizer Marken: • Nr. 783721 "sweet skin" • Nr. 776973 "sweet skin (fig.)" • Nr. 687870 "beloved-skin" • Nr. 695771 "Tailored Skin" • Nr. 725613 "ärzt skin (fig.)"
B-7875/2024 Seite 22 • Nr. 764297 "helvetica SKIN" • Nr. 798708 "REAL SKIN" • Nr. 796959 "JUST SKIN" • Nr. 814036 "TRUE SKIN" • Nr. 796289 "FUTURE SKIN"
Darüber hinaus macht sie geltend, dass sich in den relevanten Klassen 3, 5, 10, 42 und 44 zahlreiche Voreintragungen, ebenfalls der jüngeren Zeit, für Zeichen fänden, die aus einer Kombination des Elements DERM, DERMA oder DERMO (für "Haut" aus dem altgriechischen) zusammen mit einem weiteren lexikalisch erfassten oder deutbaren Zusatz bestünden. Hierbei verweist sie auf folgende Schweizer Marken: • Nr. 731209 "Very Derm" • Nr. 719161 "VIVADERM (fig.)" • Nr. 723639 "Dermtel" • Nr. 724486 "DermApp" • Nr. 804107 "DERM Aarau (fig.)" • Nr. 702588 "DERMA SWISS (fig.)" • Nr. 785379 "DERMABOOSTER (fig.)"
6.2 Wie oben festgestellt, wurde die Marke "skinmed (fig.)" zu Recht dem Gemeingut zugeordnet, sodass mit der vorliegenden Rüge nur noch die Gleichbehandlung im Unrecht verlangt werden kann. Ein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht wird gemäss Rechtsprechung ausnahms- weise anerkannt, wenn eine ständige gesetzwidrige Praxis einer rechtsan- wendenden Behörde vorliegt und diese zu erkennen gibt, dass sie auch in Zukunft nicht von dieser Praxis abzuweichen gedenke (Urteile des BGer 4A_607/2023 vom 26. April 2024 E. 3.2 "World Economic Forum"; 4A_483/2019 vom 6. Januar 2020 E. 4 "[Hund] [fig.], [Pelzfigur] [fig.], [Elfe] [fig.]"; 4A_136/2019 vom 15. Juli 2019 E. 3.3 "REVELATION"; 4A_62/2012 vom 18. Juni 2012 E. 3 "[Doppelhelix] [fig.]"; Urteile des BVGer B-4003/2024 vom 4. März 2025 E. 6.2 "Vero"; B-6577/2023 vom 29. Juli 2024 E. 8.2 "Aloe Farmers"; B-1776/2023 vom 19. Februar 2024 E. 6.2 "ID NOW"). Das Gleichbehandlungsgebot wird im Markenrecht nur zurückhal- tend angewendet, da die Eintragungspraxis naturgemäss kasuistisch ist. Die Marken müssen hinsichtlich Zeichenbildung und beanspruchter Waren bzw. Dienstleistungen vergleichbar sein, wobei bereits geringfügige Unter- schiede ins Gewicht fallen können (Urteil des BGer 4A_261/2010 vom 5. Oktober 2010 E. 5.1 "V [fig.]"; BVGE 2016/21 E. 6.2 m.w.H. "Goldbären"; Urteile des BVGer B-4003/2024 vom 4. März 2025 E. 6.2 "Vero";
B-7875/2024 Seite 23 B-6577/2023 vom 29. Juli 2024 E. 8.2 "Aloe Farmers"; B-2628/2022 vom 13. September 2023 E. 7.2 "Novafoil"). Was das Alter der herangezogenen Voreintragungen anbelangt, sollte deren Zulassung zum Markenschutz in der Schweiz in der Regel nicht länger als acht Jahre zurückliegen, damit diese noch als relevant angesehen werden können (BVGE 2016/21 E. 6.6 "Goldbären"; Urteile des BVGer B-4003/2024 vom 4. März 2025 E. 6.2 "Vero"; B-4751/2023 vom 24. Januar 2025 E. 10.2 "Appenzeller"; B-6577/2023 vom 29. Juli 2024 E. 8.2 "Aloe Farmers"; B-2628/2022 vom 13. September 2023 E. 6.3 und 7.3 "Novafoil"). Schliesslich besteht insbe- sondere dann kein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht, wenn nur in vereinzelten Fällen vom Gesetz abgewichen wurde. Frühere – allenfalls fehlerhafte – Entscheide sollen nicht als Richtschnur für alle Zeiten Geltung haben müssen (BVGE 2016/21 E. 6.2 m.w.H. "Goldbären"). 6.3 Insofern die Beschwerdeführerin auf die Voreintragungen in Kombina- tion des Elements "DERM, DERMA oder DERMO" verweist, kann sie dar- aus nichts zu ihren Gunsten ableiten. Die genannten Marken unterschei- den sich klar von der Marke "skinmed (fig.)" als nicht der Wortbestandteil "skin" sondern "DERM, DERMA oder DERMO" verwendet wird. Alleine der Umstand, dass die Begriffe "DERM, DERMA oder DERMO" wohl auch "Haut" meinen, reicht für eine Vergleichbarkeit nicht aus. Bei den von der Beschwerdeführerin angeführten Marken, welche ebenfalls das Wort "skin" als Bestandteil nutzen, sind sodann keine Marken ersichtlich, welche in Bezug auf die relevanten Waren und Dienstleistungen einen direkt be- schreibenden Sinngehalt aufweisen und eine vergleichbare Bedeutung wie "Hautmedizin" bzw. "Hautmedikament" aufweisen. Die Vorinstanz hat nach dem Gesagten zu Recht ausgeführt, dass die von der Beschwerdeführerin angeführten Marken mit der vorliegenden Marke nicht vergleichbar sind. Es ist keine ständige gesetzwidrige Praxis der Vorinstanz ersichtlich, wel- che der Beschwerdeführerin ein Recht auf Gleichbehandlung im Unrecht einräumen würde. Es liegt daher vorliegend kein Anspruch auf Gleichbe- handlung im Unrecht vor. 7. Nach dem Gesagten ist die Beschwerde im Hauptbegehren in dem Sinne gutzuheissen, als die Marke "skinmed (fig.)" für die Waren "Nicht medizinische Zahnputzmittel; Augenbrauenkosmetika" (Klasse 3) zum Markenschutz zuzulassen ist.
B-7875/2024 Seite 24 8. 8.1 8.1.1 Die Beschwerdeführerin beantragt eventualiter die Aufhebung der vorinstanzlichen Verfügung und Rückweisung der Sache an die Vorinstanz zur Neubeurteilung unter dem Gesichtspunkt der Verkehrsdurchsetzung. Diesbezüglich macht sie geltend, dass die zahlreichen eingereichten Be- lege der Beilagen 3 – 11 untermauern würden, dass sie das Zeichen "skin- med" seit über zehn Jahren in der Schweiz sowohl firmen- als auch mar- kenmässig im Zusammenhang mit den interessierenden Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 5, 42 und 44 nutze und im Wirtschaftsver- kehr auch mit bedeutenden Werbeaufwendungen beworben werde. Über die originäre Kennzeichnungskraft hinaus, sei im Lichte des beachtlichen Klientenstamms, der publizitätswirksamen Reichweite der Medienbericht- erstattungen und Werbeanstrengungen, sowie letztlich auch der Lehr- und Ausbildungstätigkeit in Kooperation mit der Universität Zürich davon aus- zugehen, dass das Zeichen "skinmed" als individualisierender Hinweis auf das Unternehmen der Beschwerdeführerin verstanden werde. Die Be- schwerdeführerin beantragt daher, dass im Falle der Abweisung der Be- schwerde im Hauptantrag, die Sache zur Neubeurteilung unter dem Ge- sichtspunkt der Verkehrsdurchsetzung an die Vorinstanz zurückgewiesen werde. 8.1.2 Die Vorinstanz stellt sich in der Vernehmlassung dagegen auf den Standpunkt, dass die Beschwerdeführerin spätestens als ihr nach Eingang der Stellungnahme zur Beanstandung eine Verfügung angekündigt worden sei, die Verkehrsdurchsetzung hätte beantragen können, was sie jedoch weder explizit noch implizit gemacht habe. Das Markenprüfungsverfahren vor der Vorinstanz sei mit Erlass einer Verfügung abgeschlossen. Das Bun- desverwaltungsgericht habe bestätigt, dass ein Antrag auf Eintragung als durchgesetzte Marke, welcher nicht im Prüfungsverfahren vor der Vor- instanz, sondern erst im Rechtsmittelverfahren gemacht worden sei, nicht zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückgewiesen werden könne. Da der Antrag auf Eintragung als durchgesetzte Marke nicht im Prüfungsver- fahren vor der Vorinstanz, sondern erst im Rechtsmittelverfahren gestellt worden sei, könne er auch nicht wie eventualiter beantragt zur Neubeurtei- lung an die Vorinstanz zurückgewiesen werden. Die Beschwerdeführerin könne einen Antrag auf Verkehrsdurchsetzung im Rahmen einer Neuan- meldung stellen. Die Vorinstanz verweist diesbezüglich auf die Erwägung
B-7875/2024 Seite 25 8.2 des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts B-4839/2022 vom 5. Okto- ber 2023 "FACE ID". 8.2 8.2.1 Art. 2 Bst. a MSchG sieht ausdrücklich vor, dass ein im Gemeingut stehendes Zeichen dennoch schutzfähig sein kann, wenn es sich im Ver- kehr durchgesetzt hat. Zeichen, die Gemeingut sind, können durch Ver- kehrsdurchsetzung nachträglich markenrechtlichen Schutz erlangen, so- fern an ihnen im Einzelfall kein absolutes Freihaltebedürfnis besteht (BGE 137 III 77 E. 3.1 "Hotelsterne"; 134 III 314 E. 2.3.2 "M [fig.]/M-joy [fig.]"; Urteil des BVGer B-4751/2023 vom 24. Januar 2025 E. 5.6.1 "Appenzel- ler"). Im Gegensatz zu Zeichen mit einem relativen Freihaltebedürfnis ist bei solchen mit einem absoluten Freihaltebedürfnis die Verkehrsdurchset- zung von vornherein ausgeschlossen (BGE 137 III 77 E. 3.1 "Hotelsterne"; 134 III 314 E. 2.3.2 "M [fig.]/M-joy [fig.]"; BVGE 2020 IV/7 E. 5.2.2 "BVL- GARI VAULT, BVLGARI"; Urteil des BVGer B-2792/2017 vom 20. Juni 2019 E. 2.2 "IGP"). Demgegenüber ist ein Markenschutz infolge Verkehrs- durchsetzung nicht ausgeschlossen, falls ein Zeichen im geschäftlichen Verkehr nicht erforderlich ist, da es nicht allgemein gebräuchlich ist und durch zahlreiche gleichwertige Zeichen ersetzt werden kann (BGE 137 III 77 E. 3.3 "Hotelsterne"; 134 III 314 E. 2.3.3 "M [fig.]/M-joy [fig.]"; 131 III 121 E. 4.4 "Smarties [3D]/M&M's [3D]"; Urteil des BVGer B-4751/2023 vom 24. Januar 2025 E. 5.6.1 "Appenzeller"). 8.2.2 Ein Zeichen hat sich im Verkehr durchgesetzt, wenn es von einem erheblichen Teil der Adressatinnen und Adressaten der betreffenden Wa- ren und Dienstleistungen als individualisierender Hinweis auf ein bestimm- tes Unternehmen verstanden wird (BGE 140 III 109 E. 5.3.2 "ePostSelect [fig.]"; 131 III 121 E. 6 "Smarties [3D]/M&M's [3D]"; 130 III 328 E. 3.1 "[Swatch-Uhrband] [3D]"; Urteil des BVGer B-4751/2023 vom 24. Januar 2025 E. 5.6.2 "Appenzeller"). Nicht erforderlich ist, dass die massgeblichen Verkehrskreise das Unternehmen namentlich kennen (BGE 128 III 441 E. 1.2 und 1.4 "Appenzeller [fig.]"; BVGE 2020 IV/7 E. 5.2.1 "BVLGARI VAULT, BVLGARI"; Urteile des BVGer B-4751/2023 vom 24. Januar 2025 E. 5.6.2 "Appenzeller"; B-6629/2011 vom 18. März 2013 E. 9.3 "ASV"; B-3269/2009 vom 25. März 2011 E. 7.1 "Grand Casino Luzern"). Die Ver- kehrsdurchsetzung eines Zeichens kann aus Tatsachen abgeleitet werden, die erfahrungsgemäss einen Rückschluss auf die Wahrnehmung des Zei- chens durch das Publikum erlauben. Dazu gehören etwa langjährige be- deutsame Umsätze, die unter einem Zeichen getätigt worden sind, oder
B-7875/2024 Seite 26 intensive Werbeanstrengungen. Möglich ist aber auch der direkte Nach- weis durch eine repräsentative Befragung des massgebenden Publikums (BGE 140 III 109 E. 5.3.2 "ePostSelect [fig.]"; 131 III 121 E. 6 "Smarties [3D]/M&M's [3D]"; 130 III 328 E. 3.1 "[Swatch-Uhrband] [3D]"; Urteil des BVGer B-4751/2023 vom 24. Januar 2025 E. 5.6.2 "Appenzeller"). 8.3 8.3.1 Die hier interessierende Frage, ob – wie von der Vorinstanz vorge- bracht (vgl. E. 8.1.2 hiervor) – die Verkehrsdurchsetzung einer Marke be- reits im vorinstanzlichen Verfahren geltend gemacht werden muss oder ob es auch möglich ist, diese erstmalig im Rechtsmittelverfahren geltend zu machen, wurde bis anhin in der Rechtsprechung nicht einheitlich beant- wortet: 8.3.2 Im Verfahren B-3394/2007 (Urteil des BVGer B-3394/2007 vom 29. September 2008 "SALESFORCE.COM") prüfte das Bundesverwal- tungsgericht die Verkehrsdurchsetzung der Marke "SALESFORCE.COM". Diese wurde von der dortigen Beschwerdeführerin erstmals vor Bundes- verwaltungsgericht geltend gemacht. Das Bundesverwaltungsgericht er- wog diesbezüglich, dass im Beschwerdeverfahren bisher nicht gewürdigte, bekannte wie auch bis anhin nicht bekannte Sachverhaltsumstände und neue Beweismittel vorgebracht werden könnten. Dem Urteil des Bundes- verwaltungsgerichts sei der Sachverhalt zu Grunde zu legen, wie er sich im Zeitpunkt der Entscheidung verwirklicht habe und bewiesen sei. Die Ver- kehrsdurchsetzung könne demnach auch noch im Rechtsmittelverfahren vor der Rekurskommission beziehungsweise dem Bundesverwaltungsge- richt geltend gemacht werden (Urteil des BVGer B-3394/2007 vom 29. September 2008 E. 6 "SALESFORCE.COM"). 8.3.3 Die gleiche Konstellation lag dem Verfahren vor Bundesverwaltungs- gericht B-55/2010 (Urteil des BVGer B-55/2010 vom 23. April 2010 "G [fig.]") zugrunde. Auch in diesem Verfahren wurde die Verkehrsdurch- setzung von der dortigen Beschwerdeführerin erstmals im Rechtsmittelver- fahren geltend gemacht und vom Bundesverwaltungsgericht geprüft. Das Bundesverwaltungsgericht erwog erneut, dass bisher nicht gewürdigte, be- kannte wie auch bis anhin nicht bekannte Sachverhaltsumstände und neue Beweismittel im Beschwerdeverfahren vorgebracht werden könnten und dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts der Sachverhalt zu Grunde zu legen sei, wie er sich im Zeitpunkt der Entscheidung verwirklicht habe und bewiesen sei. Die Verkehrsdurchsetzung könne demnach auch noch im
B-7875/2024 Seite 27 Rechtsmittelverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht geltend ge- macht werden (Urteil des BVGer B-55/2010 vom 23. April 2010 E. 4.1 "G [fig.]"). 8.3.4 Anders präsentierte sich der Sachverhalt im Verfahren B-6629/2011 (Urteil des BVGer B-6629/2011 vom 18. März 2013 "ASV"). Die dortige Be- schwerdeführerin brachte bereits vor der Vorinstanz vor, dass sie die Ver- kehrsdurchsetzung ihrer Markenzeichen nachweisen werde, sofern die Vorinstanz an der Nichteintragung festhalte. Indessen stellte die Beschwer- deführerin keinen formellen Antrag auf Verkehrsdurchsetzung im Verfahren vor der Vorinstanz (Urteil des BVGer B-6629/2011 vom 18. März 2013 E. A "ASV"). Mit ihrer Replik beantragte die Beschwerdeführerin sodann vor Bundesverwaltungsgericht unter Einreichung neuer Unterlagen eventuali- ter die beiden Markenanmeldungen mit dem Vermerk "im Verkehr durch- gesetzt" einzutragen (Urteil des BVGer B-6629/2011 vom 18. März 2013 E. D "ASV"). Das Gericht hielt diesbezüglich fest, dass sich die Hinterlege- rin oder der Hinterleger im Eintragungs- und im Rechtsmittelverfahren zu jedem Zeitpunkt auf die Verkehrsdurchsetzung berufen könne. Entspre- chende Anträge seien auch in Form von Eventualanträgen zulässig (Urteil des BVGer B-6629/2011 vom 18. März 2013 E. 9.3.5 "ASV"). Die Be- schwerde wurde im Eventualantrag gutgeheissen und die Vorinstanz an- gewiesen die Marke als im Verkehr durchgesetzte Marke im schweizeri- schen Markenregister einzutragen. 8.3.5 Auch im Verfahren B-6068/2014 (Urteil des BVGer B-6068/2014 vom
B-7875/2024 Seite 28 des BVGer B-6068/2014 vom 1. Februar 2016 E. 1.2 "GOLDBÄREN", nicht publiziert in BVGE 2016/21). Die Beschwerde wurde im Hauptbegehren gutgeheissen, weshalb kein Entscheid über das Eventualbegehren er- folgte. 8.3.6 Im Verfahren B-4839/2022 (Urteil des BVGer B-4839/2022 vom 5. Oktober 2023 "FACE ID") hatte die dortige Beschwerdeführerin vor Bun- desverwaltungsgericht erstmals beantragt, die Sache zur Neubeurteilung unter dem Gesichtspunkt der Verkehrsdurchsetzung an die Vorinstanz zu- rückzuweisen. In der Parteiverhandlung korrigierte sie die Rechtsbegehren dahingehend, dass eventualiter das Zeichen als durchgesetzte Marke ein- zutragen und subeventualiter die Sache zur Neubeurteilung unter dem Ge- sichtspunkt der Verkehrsdurchsetzung an die Vorinstanz zurückzuweisen sei. Das Bundesverwaltungsgericht erwog, der Anfechtungsgegenstand sei vorliegend die angefochtene Verfügung, in welcher es lediglich um die originäre Unterscheidungskraft gegangen sei. Die Geltendmachung als durchgesetzte Marke mit Prüfung der derivativen Unterscheidungskraft würde zu einer Ausweitung des Streitgegenstandes führen und diesen qua- litativ verändern. Dieser Antrag wäre grundsätzlich nicht mehr zuzulassen (Urteil des BVGer B-4839/2022 vom 5. Oktober 2023 E. 8.1.2 "FACE ID"). Aufgrund Überschreitens des Streitgegenstandes sei auf das Eventualbe- gehren nicht einzutreten. Die Verkehrsdurchsetzung müsse bei der Vor- instanz geltend gemacht werden (Urteil des BVGer B-4839/2022 vom 5. Oktober 2023 E. 8.1.5 "FACE ID"). Für den Subeventualantrag gelte grundsätzlich die gleiche Schlussfolgerung wie in E. 8.1.5 des Urteils, wes- halb darauf ebenfalls nicht einzutreten sei. Es könne in diesem Sinne nicht zur "Neubeurteilung" zurückgewiesen werden, da zuerst in der Sache be- urteilt werden müsse. Der Antrag der Beschwerdeführerin sei aber so zu verstehen, dass sie eine Beurteilung in Bezug auf die Verkehrsdurchset- zung der Marke wünsche. Das Bundesverwaltungsgericht erweise sich hierzu als funktionell unzuständig, doch könne das Gesuch der Vorinstanz gegebenenfalls im Rahmen einer neuen Anmeldung gestellt werden (Urteil des BVGer B-4839/2022 vom 5. Oktober 2023 E. 8.2 "FACE ID"). 8.3.7 Darüber hinaus wurde in mehreren Urteilen des Bundesverwaltungs- gerichts die bereits vor der Vorinstanz geltend gemachte Verkehrsdurch- setzung geprüft, wobei sich auch in diesen Urteilen unterschiedliche Aus- führungen zur Frage finden, ob auch eine Prüfung der Verkehrsdurchset- zung bei erstmaliger Geltendmachung im Rechtsmittelverfahren zulässig sei. Einerseits wurde ausgeführt, die Hinterlegerin oder der Hinterleger könne sich im Eintragungs- und im Rechtsmittelverfahren zu jedem
B-7875/2024 Seite 29 Zeitpunkt auf die Verkehrsdurchsetzung berufen (Urteile des BVGer B-684/2016 vom 13. Dezember 2018 E. 6.1 "Postauto"; B-4519/2011 vom 31. Oktober 2012 E. 7.2 "RHÄTISCHE BAHN, BERNINABAHN, ALBULA- BAHN"; B-5169/2011 vom 17. Februar 2012 E. 2.5 "OKTOBERFEST- BIER"). Andererseits wurde darauf hingewiesen, dass die Verkehrsdurch- setzung bereits im vorinstanzlichen Verfahren geltend gemacht werden müsse. Sofern die Verkehrsdurchsetzung nicht bereits Gegenstand des vorinstanzlichen Verfahrens gewesen sei, sei auf ein erstmaliges (Even- tual-)Begehren im Beschwerdeverfahren nicht einzutreten. Es erscheine aber angezeigt, die neue, ausserhalb des Anfechtungsgegenstandes lie- gende, Streitfrage zur Beurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen (Urteil des BVGer B-4751/2023 vom 24. Januar 2025 E. 9.3 "Appenzeller"). Auf einen Entscheid betreffend Verkehrsdurchsetzung wurde ferner verzichtet, wenn es an einem expliziten Antrag fehlte (Urteil des BVGer B-3553/2007 vom 26. August 2008 E. 6 "SWISS ARMY") oder wenn ausdrücklich auf die Anmeldung der Marke als "durchgesetzte Marke" verzichtet wurde (Urteile des BVGer B-1759/2007 vom 26. Februar 2008 E. 8 "Pirates of the Carib- bean"; B-7396/2006 vom 14. März 2007 E. 13 "Turbinenfuss"). Schliesslich wurde in einem Urteil die Verkehrsdurchsetzung geprüft und verneint, ob- wohl kein expliziter (Eventual-)Antrag auf Verkehrsdurchsetzung gestellt worden war (Urteil des BVGer B-915/2009 vom 26. November 2009 E. 2.4.3 "VIRGINIA SLIMS"). 8.3.8 In der Literatur finden sich ebenfalls verschiedene Stimmen zur Frage, ob die Verkehrsdurchsetzung erstmalig im Beschwerdeverfahren geltend gemacht werden kann oder nicht. Während ASCHMANN die Auffas- sung vertritt, die Bindung der Beschwerde an den Gegenstand der ange- fochtenen Verfügung beschränke den Grundsatz, dass die Hinterlegerin beziehungsweise der Hinterleger sich im Eintragungs- und Rechtsmittel- verfahren jederzeit auf die Verkehrsdurchsetzung berufen könne (ASCH- MANN, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], SHK Markenschutzgesetz, 2. Aufl., Art. 2 lit. a Rz. 253), sind STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER der An- sicht, dass die Geltendmachung der Verkehrsdurchsetzung im Markenhin- terlegungsverfahren bis zum Urteil jederzeit möglich sei, zumal der Streit- gegenstand dadurch nicht ausgeweitet werde. Die Frage, ob das Zeichen originäre oder derivative Unterscheidungskraft aufweise, sei eine Rechts- frage (BSK MSchG-STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, Art. 2 N 218). Die gleiche Auffassung vertritt WILLI, der ausführt, die Verkehrsdurchsetzung könne auch noch im Rechtsmittelverfahren geltend gemacht werden (WILLI, OFK Markenschutzgesetz, Art. 2 N 187).
B-7875/2024 Seite 30 8.3.9 Die Vorinstanz hat die bestehende Rechtsunsicherheit erkannt und hält diesbezüglich in ihrer Richtlinie in Markensachen fest, dass es auf- grund der Rechtsprechung nach wie vor unklar sei, ob die Verkehrsdurch- setzung auch im Rechtsmittelverfahren geltend gemacht werden könne (Richtlinien des IGE in Markensachen vom 1. Januar 2024, Teil 5 Ziff. 12.1.3). 8.4 8.4.1 Nach dem Gesagten steht im Kern der Frage, ob die Verkehrsdurch- setzung einer Marke bereits im vorinstanzlichen Verfahren geltend ge- macht werden muss oder auch erstmalig im Rechtsmittelverfahren geltend gemacht werden kann, der Streitgegenstand in der nachträglichen Verwal- tungsrechtspflege. 8.4.2 8.4.2.1 Gemäss Rechtsprechung des Bundesgerichts ist im Verfahren der nachträglichen Verwaltungsrechtspflege Streitgegenstand das Rechtsver- hältnis, das Gegenstand der angefochtenen Verfügung bildet, soweit es im Streit liegt (BGE 131 II 200 E. 3.2 m.H.; Urteile des BGer 2C_623/2016 vom 28. Juli 2017 E. 2.3.1; 1C_126/2013 vom 29. November 2013 E. 2.4; 2C_642/2007 vom 3. März 2008 E. 2.2) beziehungsweise welches – im Rahmen des durch die Verfügung bestimmten Anfechtungsgegenstan- des – den aufgrund der Beschwerdebegehren effektiv angefochtenen Ver- fügungsgegenstand bildet (BGE 144 I 11 E. 4.3; 131 V 164 E. 2.1; 130 V 501 E. 1.1; 125 V 413 E. 1b). Dabei sind auch die Parteibegehren zu be- rücksichtigen (BGE 136 II 457 E. 4.2; 133 II 35 E. 2; Urteile des BVGer B-5607/2019 vom 27. Februar 2020 E. 1.2; B-369/2014 vom 10. Juli 2014 E. 3.1; A-5274/2011 vom 19. März 2013 E. 1.3.1). Beschwerdebegehren, die neue, in der angefochtenen Verfügung nicht geregelte Fragen aufwer- fen, sind unzulässig. In einem Rechtsmittelverfahren vor oberer Instanz kann der Streitgegenstand grundsätzlich nur eingeschränkt, jedoch nicht mehr erweitert werden (BGE 142 I 155 E. 4.4.2; 131 II 200 E. 3.2; 130 II 530 E. 2.2; Urteile des BGer 1C_126/2013 vom 29. November 2013 E. 2.4; 2C_642/2007 vom 3. März 2008 E. 2.2; BVGE 2024 IV/2 E. 1.4). Im ver- waltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahren sind grundsätzlich nur Rechtsverhältnisse zu überprüfen beziehungsweise zu beurteilen, zu de- nen die zuständige Verwaltungsbehörde vorgängig verbindlich – in Form einer Verfügung – Stellung genommen hat. Insoweit bestimmt die Verfü- gung den beschwerdeweise weiterziehbaren Anfechtungsgegenstand
B-7875/2024 Seite 31 (BGE 125 V 413 E. 1a). Anfechtungs- und Streitgegenstand sind danach identisch, wenn die Verwaltungsverfügung insgesamt angefochten wird (BGE 131 V 164 E. 2.1; 130 V 501 E. 1.1; 125 V 413 E. 1b). Ausnahms- weise kann das verwaltungsgerichtliche Verfahren aus prozessökonomi- schen Gründen auf eine ausserhalb des Anfechtungsgegenstandes lie- gende spruchreife Frage ausgedehnt werden, wenn diese mit dem bishe- rigen Streitgegenstand derart eng zusammenhängt, dass von einer Tatbe- standsgesamtheit gesprochen werden kann, und wenn sich die Verwaltung zu dieser Streitfrage mindestens in Form einer Prozesserklärung geäussert hat (BGE 130 V 501 E. 1.2; 130 V 138 E. 2.1; 122 V 34 E. 2a; Urteile des BGer 9C_747/2018 vom 12. März 2019 E. 3.5; 2C_1035/2018 vom 10. Ja- nuar 2019 E. 3; BVGE 2014/25 E. 1.5.2; 2009/37 E. 1.3.1; vgl. auch Urteile des BVGer B-4751/2023 vom 24. Januar 2025 E. 9.3 "Appenzeller"; B-4839/2022 vom 5. Oktober 2023 E. 8.1.3 "FACE ID"; B-2792/2017 vom 20. Juni 2019 E. 1.3 "IGP"). 8.4.2.2 In BGE 131 II 200 führte das Bundesgericht etwa aus, dass Streit- gegenstand die Erteilung einer Bewilligung (von regelmässig wiederkeh- render Sonntagsarbeit an maximal 20 Sonn- und Feiertagen) sei. Dass diese Bewilligung unter verschiedenen Voraussetzungen gewährt werden könne, schränke den Streitgegenstand nicht ein. Die rechtliche Wirkung, nicht die Begründung oder deren Herleitung definiere den Streitgegen- stand, auch wenn unter Umständen auf die Begründung zurückgegriffen werden müsse, um die Rechtsfolge zu verstehen (BGE 131 II 200 E. 3.3; siehe auch Urteil des BGer 2C_642/2007 vom 3. März 2008 E. 2.2; BVGE 2024/2 E. 1.5. m.H.). Im Entscheid BGE 136 II 165 legte das Bundesgericht sodann dar, dass die dortigen Beschwerdeführer eine Entschädigung be- antragt hätten, wobei als Begründung ihres Anspruchs sowohl die Enteig- nung nachbarlicher Abwehrrechte wegen übermässiger Lärmimmissionen als auch der eigentliche (direkte) Überflug vom Flughafen Zürich in Be- tracht kommen würden. Streitgegenstand des Verfahrens sei somit die be- antragte Entschädigung. Dass diese unter verschiedenen Voraussetzun- gen gewährt werden könne, schränke den Streitgegenstand nicht ein: Die rechtliche Wirkung, nicht die Begründung oder Herleitung definiere den Streitgegenstand. Das Gericht habe innerhalb des Streitgegenstandes das Recht von Amtes wegen anzuwenden und grundsätzlich den Sachverhalt zu Grunde zu legen, wie er sich im Zeitpunkt des Entscheids verwirklicht habe und bewiesen sei (BGE 136 II 165 E. 5.2). 8.4.3 In der Literatur wird der Streitgegenstand in der nachträglichen Ver- waltungsrechtspflege als das Rechtsverhältnis definiert, das Gegenstand
B-7875/2024 Seite 32 der angefochtenen Verfügung bildet, soweit es im Streit liegt beziehungs- weise angefochten wird (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessie- ren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3. Aufl., Rz. 2.8; FLÜCKIGER, in: Waldmann/Krauskopf [Hrsg.], Praxiskommentar Verwaltungsverfah- rensgesetz, 3. Aufl., Art. 7 N 19; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI/BUNDI, Verwal- tungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 4. Aufl., Rz. 685). Nicht die Verfügung selbst ist also Streitgegenstand (sie bildet lediglich das Anfechtungsobjekt), sondern das in der Verfügung geregelte oder zu regelnde, im Beschwerdeverfahren noch streitige Rechtsverhält- nis. Anfechtungsobjekt und Streitgegenstand sind identisch, wenn die Ver- fügung insgesamt angefochten wird. Bezieht sich demgegenüber die Be- schwerde nur auf einen Teil des durch die Verfügung bestimmten Rechts- verhältnisses, gehören die nicht beanstandeten Teilaspekte des verfü- gungsweise festgelegten Rechtsverhältnisses zwar wohl zum Anfech- tungsobjekt, nicht aber zum Streitgegenstand (vgl. statt vieler: MO- SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, a.a.O, Rz. 2.8). Die Rechtsmittel- instanz darf die Verfügung grundsätzlich nur insoweit überprüfen, als sie angefochten ist. Massgebend für die Bestimmung des Streitgegenstandes ist indessen die rechtliche Wirkung, nicht die Begründung oder Herleitung. Die obere Instanz darf die angefochtene Verfügung durchaus mit anderer rechtlicher Begründung schützen oder auch einen rechtlich unzutreffend begründeten Antrag gutheissen (FLÜCKIGER, a.a.O, Art. 7 N 19; vgl. auch Art. 62 Abs. 4 VwVG; sowie Motivsubstitution; BVGE 2024 IV/2 E. 1.5; 2007/41 E. 2; 2009/61 E. 6.1). Der Streitgegenstand darf im Laufe des Be- schwerdeverfahrens weder erweitert noch qualitativ verändert werden: er kann sich höchstens verengen und um nicht mehr streitige Punkte reduzie- ren, nicht aber ausweiten. Ausnahmen sind aus prozessökonomischen Gründen möglich, wenn das neue Begehren in engem Bezug zum Streit- gegenstand steht und die Vorinstanz im Laufe des Verfahrens bereits Ge- legenheit hatte, sich dazu zu äussern (vgl. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜH- LER/KAYSER, a.a.O., Rz. 2.8; FLÜCKIGER, a.a.O, Art. 7 N 35 ff. m.w.H.). Fra- gen, über welche die erstinstanzlich verfügende Behörde nicht entschieden hat, darf die zweite Instanz nicht beurteilen; sonst würde in die funktionelle Zuständigkeit der ersten Instanz eingegriffen (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜH- LER/KAYSER, a.a.O., Rz. 2.8; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI/BUNDI, a.a.O., Rz. 687). 8.5 8.5.1 Vorliegend gilt demnach zu untersuchen, was Streitgegenstand des Markeneintragungsverfahrens ist.
B-7875/2024 Seite 33 8.5.2 8.5.2.1 Mit der Markenhinterlegung wird das Markeneintragungsverfahren ausgelöst und mit der Eintragung oder Zurückweisung abgeschlossen (Art. 30 MSchG). Das Eintragungsverfahren wird unterteilt in Eingangsprü- fung, Formalprüfung und materielle Prüfung (Richtlinien des IGE in Mar- kensachen vom 1. Januar 2024, Teil 2 Ziff. 1). Das IGE prüft dabei im Rah- men der materiellen Prüfung von Amtes wegen, ob einer Eintragung im Sinne von Art. 2 i.V.m. Art. 30 Abs. 2 Bst. c MSchG absolute Schutzaus- schlussgründe entgegenstehen (vgl. BGE 147 III 326 E. 2 "SWISS RE - WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT"), trägt – sofern die Eintra- gungsvoraussetzungen erfüllt sind – die Marke im Markenregister ein und veröffentlicht die Eintragung (Art. 30 Abs. 3 und 38 Abs. 1 Bst. a MSchG). Ab der Veröffentlichung der Eintragung läuft eine dreimonatige Frist, inner- halb welcher Inhaberinnen und Inhaber von älteren Marken Widerspruch einlegen können (Art. 3 Abs. 1 i.V.m. Art. 31 MSchG). Ob die betroffenen Marken identisch oder verwechselbar im Sinne relativer Ausschlussgründe sind (Art. 3 Abs. 1 MSchG), prüft das IGE in einem allfälligen folgenden Widerspruchsverfahren (vgl. Urteil des BVGer B-2608/2019 vom 25. Au- gust 2021 E. 2.1 m.w.H. "HISPANO SUIZA"). 8.5.2.2 Gegenstand der materiellen Prüfung des markenrechtlichen Eintra- gungsverfahrens bildet somit im Kern die Frage, ob der Eintragung einer Marke absolute Schutzausschlussgründe im Sinne von Art. 2 MSchG ent- gegenstehen (vgl. Art. 30 Abs. 2 Bst. c MSchG; BSK MSchG-FRAEFEL, Art. 30 N 12 m.w.H.). Art. 2 Bst. a MSchG sieht dabei ausdrücklich vor, dass ein im Gemeingut stehendes Zeichen dennoch schutzfähig sein kann, wenn es sich im Verkehr durchgesetzt hat. Erst wenn einem Zeichen die originäre Unterscheidungskraft fehlt und es somit als Gemeingut an sich nicht schutzfähig ist, stellt sich die Frage, ob es infolge Verkehrsdurchset- zung durch langdauernden und/oder intensiven Gebrauch derivativ Kenn- zeichnungskraft erlangt hat und als durchgesetzte Marke im Sinne von Art. 2 lit. a (zweiter Halbsatz) MSchG geschützt werden kann (BGE 140 III 109 E. 5.3.2 "ePostSelect [fig.]"; Urteil des BVGer B-6304/2016 vom 24. Juli 2018 E. 4.4 "Apple"; vgl. MARBACH, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Mar- kenrecht, 2. Aufl., Rz. 208 und 422). Die Prüfung der (derivativen) Ver- kehrsdurchsetzung erfolgt mit anderen Worten, nachdem eine (originäre) Unterscheidungskraft verneint worden ist (Urteil des BVGer B-4751/2023 vom 24. Januar 2025 E. 5.6.1 m.w.H. "Appenzeller"; WYSS, Die Verkehrs- durchsetzung im Schweizer Markenrecht, § 1 S. 5 f.; ASCHMANN, a.a.O.,
B-7875/2024 Seite 34 Art. 2 lit. a Rz. 254 m.H.). Die Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung hängt damit unmittelbar mit dem Gemeingutcharakter zusammen und kann nicht unabhängig davon erfolgen. Im Rahmen der Prüfung von absoluten Aus- schlussgründen ist demnach unter anderem zu prüfen, ob eine Marke un- terscheidungskräftig ist; ob sie das "aus sich selbst hinaus" (BGE 140 III 109 E. 5.3.2 "ePostSelect [fig.]") oder auf Grund von Verkehrsdurchsetzung ist, kann Gegenstand des Eintragungsverfahrens sein (MÜLLER/SIMON, Handbuch Kollidierende Kennzeichen, 2. Aufl., Rz. 23 m.w.H.). Die geltend gemachte Verkehrsdurchsetzung stellt lediglich eine andere Begründung der aus Sicht der Hinterlegerin beziehungsweise des Hinterlegers beste- henden Eintragungsfähigkeit der Marke für die im Streit liegenden Waren und Dienstleistungen dar. Daran ändert auch nichts, dass die Vorinstanz die Verkehrsdurchsetzung praxisgemäss nur auf Antrag hin prüft (Urteile des BVGer B-2609/2012 vom 28. August 2013 E. 2.3 "SCHWEIZER FERNSEHEN"; B-1759/2007 vom 26. Februar 2008 E. 8 "Pirates of the Caribbean", B-4519/2011 vom 31. Oktober 2012 E. 3.8 "Rhätische Bahn"; ASCHMANN, a.a.O., Art. 2 lit. a Rz. 308). Auch impliziert ein Antrag auf Ein- tragung eines Zeichens als durchgesetzte Marke nicht bereits die An- nahme, dass dem betreffenden Zeichen per se die erforderliche originäre Unterscheidungskraft fehlt und diese von der Vorinstanz deshalb nicht mehr zu prüfen wäre. In einer solchen Konstellation ist bei fehlender Glaub- haftmachung der Verkehrsdurchsetzung von der Vorinstanz auch die origi- näre Unterscheidungskraft zu prüfen (Urteil des BVGer B-4751/2023 vom 24. Januar 2025 E. 9.5 "Appenzeller"). 8.5.3 Die Frage, ob eine Marke originär oder derivativ unterscheidungs- kräftig ist, betrifft sodann nicht die rechtliche Wirkung, sondern die Herlei- tung oder Begründung einer bestehenden oder nicht bestehenden Eintra- gungsfähigkeit einer Marke. Eine im Register als durchgesetzt vermerkte Marke (Art. 40 Abs. 2 lit. c der Verordnung über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben vom 23. Dezember 1992 [MSchV, SR 232.111]) er- hält keinen anderen Schutz als eine originär unterscheidungskräftige Marke (BVGE 2010/31 E. 9). In anderen Worten führen bei Bejahung der Verkehrsdurchsetzung originäre und derivative Unterscheidungskraft zu gleichwertigen Markenrechten (MÜLLER/SIMON, a.a.O., Rz. 23 und 34). Im Zusatz "durchgesetzte Marke" ist keine Verminderung, sondern eine aus- drückliche Bestätigung des gesetzlichen Schutzes zu erblicken (BGE 112 II 73 E. 3b "COCA-COLA CLASSIC, CHERRY COCA-COLA"). Die Hinter- legerin oder der Hinterleger erlangt durch die Eintragung einer durchge- setzten Marke vollen Markenschutz. Insbesondere kommen ihr oder ihm die Ausschliesslichkeitsrechte nach Art. 13 MSchG zu (WYSS, a.a.O., § 5
B-7875/2024 Seite 35 S. 251; ASCHMANN, a.a.O., Art. 2 lit. a Rz. 315). Daran ändert auch nichts, dass sich die durchgesetzte Marke in Zivilverfahren nicht auf die Beweis- vermutung nach Art. 9 Abs. 1 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches vom 10. Dezember 1907 (ZGB, SR 210) berufen kann (vgl. BGE 130 III 478 E. 3 "Lernstudio"), da es sich hierbei um eine Frage der unterschiedlichen Strenge des Beweises und deren Bindungswirkung im Zivilverfahren han- delt. Die rechtliche Wirkung einer Marke ist damit identisch, unabhängig davon ob sie originäre oder derivative Unterscheidungskraft besitzt. Da- raus folgt, dass Streitgegenstand des Markeneintragungsverfahrens die Eintragung einer Marke ins Markenregister bildet (vgl. auch BGE 133 III 490 E. 3 "Turbinenfuss"; Urteil des BGer 4A_101/2007 vom 28. August 2007 E. 2 "Doppeladlerwappen [fig.]"), wobei unerheblich ist, ob diese er- folgt, weil eine Marke originär unterscheidungskräftig ist oder sie sich im Verkehr durchgesetzt hat und derivative Unterscheidungskraft geniesst. 8.6 Zusammenfassend ist festzustellen, dass auch wenn sich die Vor- instanz in der angefochtenen Verfügung – wie vorliegend – nicht zur The- matik der Verkehrsdurchsetzung geäussert hat, diese vom Streitgegen- stand des Eintragungs- und Rechtsmittelverfahrens erfasst ist. Damit ist in Präzisierung der bisherigen Rechtsprechung festzuhalten, dass die erst- malige Geltendmachung der Verkehrsdurchsetzung im Rechtsmittelverfah- ren – vorausgesetzt ein ordnungsgemässes Vorbringen – zulässig ist und diese nicht zu einer Erweiterung des Streitgegenstandes führt. 8.7 8.7.1 Im vorliegenden Rechtsmittelverfahren hat die Beschwerdeführerin keinen Antrag auf Eintragung ihrer Marke "skinmed (fig.)" als durchgesetzte Marke gestellt. Sie beantragt vorliegend vielmehr einen Rückweisungsent- scheid, nämlich, dass die Verfügung aufzuheben und die Sache zur Neu- beurteilung unter dem Gesichtspunkt der Verkehrsdurchsetzung an die Vorinstanz zurückzuweisen sei. 8.7.2 Ein Entscheid in der Sache geht einem Rückweisungsentscheid grundsätzlich vor (vgl. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, a.a.O., Rz. 3.193). Der Beschwerdeführerin wäre es demnach offen gestanden, im Beschwerdeverfahren einen Entscheid in der Sache anstatt die Rückwei- sung zur Neuentscheidung zu verlangen. Angesichts der bisher bestehen- den Rechtsunsicherheit ist dies jedoch nicht zu beanstanden. Des Weite- ren hat sich die Vorinstanz materiell noch nicht zur Verkehrsdurchsetzung geäussert und auch nicht zur Frage, ob in Bezug auf das Zeichen
B-7875/2024 Seite 36 "skinmed" allenfalls ein absolutes Freihaltebedürfnis besteht, was einer Verkehrsdurchsetzung entgegenstehen würde (BGE 134 III 314 E. 2.3.2 "M/M-joy"; Urteile des BGer 4A_434/2009 vom 30. November 2009 E. 3.1 "Radio Suisse Romande", 4A_370/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 5 "Post"; Urteile des BVGer B-5286/2018 vom 21. April 2020 E. 4.4 "HYBRI- TEC"; B-120/2019 vom 31. Juli 2019 E. 4.1 "OLD SKOOL"). 8.7.3 Aus diesen Gründen rechtfertigt es sich vorliegend, das Verfahren zwecks Prüfung der Verkehrsdurchsetzung an die Vorinstanz zurückzuwei- sen. Die Beschwerde der Beschwerdeführerin ist insofern im Eventualan- trag gutzuheissen und die Sache zur teilweisen weiteren Behandlung unter dem Gesichtspunkt der Verkehrsdurchsetzung an die Vorinstanz zurückzu- weisen. 9. Nach dem Gesagten ist die Beschwerde im Sinne der Erwägungen gutzu- heissen, soweit darauf einzutreten ist, und die Vorinstanz in Abänderung des Dispositivs der angefochtenen Verfügung anzuweisen, die streitgegen- ständliche Marke zusätzlich für "Nicht medizinische Zahnputzmittel; Augenbrauenkosmetika" in der Klasse 3 einzutragen. Im Übrigen ist die Verfügung aufzuheben und die Sache zur Prüfung der Verkehrs- durchsetzung und zum Neuentscheid für die restlichen Waren und Dienstleistungen an die Vorinstanz zurückzuweisen. Soweit die Beschwer- deführerin in diesem Zusammenhang als obsiegend gilt, ist freilich zu be- rücksichtigen, dass sie die zur Gutheissung führenden Rügen und Belege erstmals im vorliegenden Beschwerdeverfahren vorgebracht hat, was beim Kostenentscheid zu berücksichtigen sein wird (vgl. E. 10 hiernach; MEYER, Die Mitwirkungsmaxime im Verwaltungsverfahren des Bundes, Ein Beitrag zur Sachverhaltsfeststellung als arbeitsteiligem Prozess, 2019, S. 315). 10. 10.1 Das Bundesverwaltungsgericht auferlegt die Verfahrenskosten in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt (vgl. Art. 63 Abs. 1 VwVG). Ausnahms- weise können auch einer obsiegenden Partei die Verfahrenskosten vollum- fänglich oder teilweise auferlegt werden, nämlich wenn diese durch Verlet- zung von Verfahrenspflichten verursacht worden sind (Art. 63 Abs. 3 VwVG). Dies ist typischerweise der Fall, wenn die beschwerdeführende Partei das Beschwerdeverfahren und/oder das vorinstanzliche Verfahren durch Verletzung von Mitwirkungspflichten unnötigerweise verursacht oder
B-7875/2024 Seite 37 in die Länge gezogen hat, etwa durch verspätetes Vorbringen relevanter Beweismittel, die zu einer Gutheissung der Beschwerde führen (vgl. Urteile des BVGer A-1618/2018 vom 26. März 2019 E. 4.1; A-2777/2016 vom 4. Juli 2017 E. 6.1.1, A-4026/2016 vom 7. März 2017 E. 6.1, A-3505/2014 vom 8. April 2015 E. 4.1; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, a.a.O., Rz. 4.52). 10.2 10.2.1 Die Beschwerdeführerin unterliegt vorliegend in der Hauptsache in Bezug auf fast alle Waren und Dienstleistungen. Einzig für die Waren "Nicht medizinische Zahnputzmittel; Augenbrauenkosmetika" (Klasse 3) erweist sich die Marke "skinmed (fig.)" als eintragungsfähig. In diesem Zusammen- hang ist das Obsiegen der Beschwerdeführerin indessen dermassen ge- ring, dass dies keine Aufteilung der Gerichtskosten rechtfertigt. Ihrem An- trag auf Aufhebung der Verfügung und Rückweisung der Sache an die Vor- instanz zwecks Prüfung der Verkehrsdurchsetzung wird dagegen teilwei- se – sofern das Begehren um Eintragung der Marke nicht bereits gutge- heissen wurde – entsprochen, womit sie diesbezüglich als obsiegend gilt. Hierbei ist aber zu berücksichtigen, dass es die Beschwerdeführerin ver- säumt hat, die Verkehrsdurchsetzung bereits vor der Vorinstanz geltend zu machen. Hätte die Beschwerdeführerin die Verkehrsdurchsetzung bereits vor der Vorinstanz geltend gemacht, wäre eine Rückweisung an die Vor- instanz zur Prüfung der Verkehrsdurchsetzung nicht notwendig gewesen (vgl. auch Urteil des BVGer B-6629/2011 vom 18. März 2013 E. 13.1.2 "ASV"). Die Gerichtskosten sind demnach in Anwendung von Art. 63 Abs. 1 und 3 VwVG vollumfänglich der Beschwerdeführerin aufzuerlegen. 10.2.2 Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4 bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundes- verwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Bei Streitigkeiten betreffend Markeneintragungen sind Vermögensinteressen betroffen. Die Gerichtsge- bühr bemisst sich folglich in erster Linie nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich an den Erfahrungswerten der Pra- xis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen wird (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinenfuss [3D]"). Von diesem Erfahrungswert ist auch für das vorliegende Verfahren auszugehen. Die Kosten des vorlie- genden Verfahrens sind mit Fr. 3'000.– zu beziffern und dem von der
B-7875/2024 Seite 38 Beschwerdeführerin in gleicher Höhe geleisteten Kostenvorschuss zu ent- nehmen. 10.3 Eine Parteientschädigung ist aus den obgenannten Gründen (E. 10.1 f. hiervor) weder der Beschwerdeführerin (Art. 64 Abs. 1 VwVG; Art. 7 Abs. 1 VGKE) noch der Vorinstanz als Bundesbehörde (Art. 7 Abs. 3 VGKE) zuzusprechen. (Dispositiv nächste Seite)
B-7875/2024 Seite 39 Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 1. Die Beschwerde wird im Sinne der Erwägungen gutgeheissen, soweit da- rauf eingetreten wird. 2. Die Vorinstanz wird in Abänderung des Dispositivs der Verfügung vom 14. November 2024 angewiesen, die CH-Marke Nr. 697/2024 "skinmed (fig.)" zusätzlich einzutragen für: Klasse 3: Nicht medizinische Zahnputzmittel; Augenbrauenkosmetika. 3. Im Übrigen wird die Verfügung aufgehoben und die Sache zur Prüfung der Verkehrsdurchsetzung der CH-Marke Nr. 697/2024 "skinmed (fig.)" und zum Neuentscheid für die restlichen Waren und Dienstleistungen an die Vorinstanz zurückgewiesen. 4. Die Verfahrenskosten von Fr. 3'000.– werden der Beschwerdeführerin auf- erlegt und dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss in gleicher Höhe ent- nommen. 5. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. 6. Dieses Urteil geht an die Beschwerdeführerin, die Vorinstanz und das Eid- genössische Justiz- und Polizeidepartement EJPD. Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Die vorsitzende Richterin: Der Gerichtsschreiber: Mia Fuchs Silas Bänziger
B-7875/2024 Seite 40 Rechtsmittelbelehrung: Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun- desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 BGG). Die Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist (Art. 48 Abs. 1 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufas- sen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Be- weismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG).
Versand: 3. Dezember 2025
B-7875/2024 Seite 41 Zustellung erfolgt an: – die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde) – die Vorinstanz (Ref-Nr. [...]; Gerichtsurkunde) – das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement EJPD (Gerichtsurkunde)