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Trademark appeal costs denied; value set at €50,000

BPatG 27 W (pat) 518/11Tribunal Federal de Patentes / Division 2721 de jun. de 2012Partially Granted

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Resumo Omnilex

The opponent withdrew its appeal in a trademark opposition matter. The trademark owner then asked for costs to be imposed on the opponent and for the appeal’s dispute value to be fixed. The Federal Patent Court rejected the cost request, holding that withdrawal alone does not justify cost shifting and that the opposition was not abusive or obviously hopeless. It nevertheless set the dispute value at EUR 50,000, following Federal Court of Justice guidance on the usual economic interest of a trademark owner.

Sumário Omnilex

§ 71 MarkenG; Kostenauferlegung nach Rücknahme der Beschwerde und Gegenstandswert im markenrechtlichen Beschwerdeverfahren. Eine Kostenauferlegung setzt Billigkeit voraus; die Rücknahme der Beschwerde allein begründet sie nicht. Maßgeblich sind besondere Umstände, insbesondere rechtsmissbräuchliche oder offensichtlich aussichtslose Rechtsverfolgung. Die bloße Erfolglosigkeit eines Widerspruchs genügt nicht. Ist der Geltungsbereich des GKG nicht eröffnet, ist der Gegenstandswert nach § 23 Abs. 3 RVG nach billigem Ermessen festzusetzen; regelmäßig ist für das wirtschaftliche Interesse des Markeninhabers ein Wert von EUR 50,000 angemessen, sofern keine besonderen Umstände eine Abweichung rechtfertigen (consid. 1-2).

Texto completo

BPatG — 27 W (pat) 518/11, Beschluss

Entscheidungsdatum: 2012-06-21

Aktenzeichen: 27 W (pat) 518/11

Dokumenttyp: Beschluss

Normen: § 71 Abs 3 MarkenG, § 23 Abs 3 RVG, § 33 RVG

Spruchkörper: 27. Senat

Titelzeile

Markenbeschwerdeverfahren - Kostenauferlegung nach Beschwerderücknahme - - Gegenstandswert

Tenor

In der Beschwerdesache

…

betreffend die Marke …

(hier: Kostenantrag und Gegenstandswert)

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 21. Juni 2012 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, den Richter Kruppa und die Richterin Werner

beschlossen:

1.Der Kostenantrag der Markeninhaberin wird zurückgewiesen.
2.Der Gegenstandswert des Beschwerdeverfahrens wird auf 50.000 € festgesetzt.

Gründe

I.

1 Gegen die am 16. September 2008 für Dienstleistungen der Klasse 41 angemeldete Wortmarke …

2 Tendrel - Einheit in der Dualität

3 hat die Widersprechende aus ihrer am 11. August 2003 ebenfalls für Dienstleistungen der Klasse 41 angemeldete Gemeinschaftswortmarke …

4 Unity in Duality

5 Widerspruch eingelegt.

6 Die Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit Beschluss vom 14. Dezember 2010 wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen.

7 Die Widersprechende hat ihre dagegen eingelegte Beschwerde mit Schriftsatz vom 6. März 2012 zurückgenommen, nachdem der Senat auf ihren Hilfsantrag Termin zur mündlichen Verhandlung auf den 27. März 2012 anberaumt hatte.

8 Die Markeninhaberin hat mit Schriftsatz vom 13. März 2012 beantragt,

9 der Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen und den Gegenstandswert festzusetzen.

10 Die Widersprechende beantragt, den Kostenantrag zurückzuweisen.

II.

11 | | | | | --- | --- | --- | | 1. | | Der Kostenantrag der Widersprechenden ist, soweit er die Kosten des Beschwerdeverfahrens betrifft, auch nach Rücknahme der Beschwerde zulässig (§ 71 Abs. 4 MarkenG), jedoch in der Sache nicht begründet. |

12 Maßgebliche Rechtsgrundlage für die Kostenentscheidung ist § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG, wonach das Bundespatentgericht Kosten des Beschwerdeverfahrens einem Beteiligten ganz oder teilweise auferlegen kann, wenn dies der Billigkeit entspricht.

13 Umstände, die es rechtfertigen würden, der Widersprechenden die Verfahrenskosten aufzuerlegen, sind vorliegend nicht ersichtlich. Es war das selbstverständliche Recht der Widersprechenden, ihre Marke mit den dafür zur Verfügung stehenden Rechtsbehelfen vor dem Deutschen Patent- und Markenamt und vor dem Bundespatentgericht zu verteidigen. Zwar mag der Widerspruch angesichts der konkreten Sach- und Rechtslage kaum erfolgversprechend gewesen sein, als offensichtlich aussichtslos oder gar rechtsmissbräuchlich erhoben kann er wegen der Gemeinsamkeiten der Marken im Sinngehalt aber nicht angesehen werden. Auch dass die Widersprechende sich durch die Rücknahme des Widerspruchs gleichsam freiwillig in die Lage der Unterliegenden begeben hat, stellt nach der gesetzlichen Regelung (§ 71 Abs. 4 MarkenG) im vorliegenden Verfahren keinen Grund für eine Kostenauferlegung dar. Insoweit unterscheidet sich das Markengesetz grundlegend von den Regelungen der ZPO.

14 | | | | | --- | --- | --- | | 2. | | Der von der Markeninhaberin gestellte Antrag auf Festsetzung des Gegenstandswertes ist zulässig, da auf beiden Seiten Anwälte mitgewirkt haben und keine Wertevorschriften bestehen. Der Geltungsbereich des Gerichtskostengesetzes (vgl. § 1 GKG) erstreckt sich nicht auf das Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt und vor dem Bundespatentgericht (§ 82 Abs. 1 MarkenG). Der Gegenstandswert für das Beschwerdeverfahren ist daher gemäß § 23 Abs. 3 RVG nach billigem Ermessen zu bestimmen. |

15 Der Senat hält im vorliegenden Verfahren einen Gegenstandswert von 50.000 € für angemessen. Er orientiert sich dabei an einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs (GRUR 2006, 704 - Markenwert), wonach das für den Gegenstandswert maßgebliche wirtschaftliche Interesse des Inhabers einer mit dem Widerspruch angegriffenen Marke im Regelfall mit 50.000 € anzusetzen ist. Da sich im Regelfall das wirtschaftliche Interesse des Markeninhabers am Erhalt seiner Marke nicht von seinem entsprechenden Interesse im Rechtsbeschwerdeverfahren unterscheidet, sind keine unterschiedlichen Werte im Beschwerde- und im Rechtsbeschwerdeverfahren anzusetzen.

16 Umstände, die eine höhere oder niedrigere Festlegung nahelegen würden, sind weder vorgetragen noch ersichtlich.

Palavras-chave

trademark oppositionwithdrawn appealcost allocationdispute valueequitable discretionlikelihood of confusion

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Questões jurídicas principais extraídas pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether costs of the appeal proceedings should be imposed on the opponent after withdrawal of the appeal.

Decisão extraída

No costs were imposed because no equitable reasons justified departing from the general rule, and the mere withdrawal of the appeal did not warrant cost shifting under the Trademark Act.

Fundamentação extraída

The opponent was entitled to defend its mark through available remedies. The opposition was not obviously hopeless or abusive, and withdrawal alone is not a sufficient basis for costs under § 71 MarkenG, unlike under the ZPO.

Questão jurídica principal

What dispute value should be set for the appeal proceedings.

Decisão extraída

The dispute value was set at EUR 50,000.

Fundamentação extraída

Because counsel participated on both sides and no value rules applied, the value had to be determined under § 23(3) RVG at equitable discretion. The Senate followed BGH case law setting the ordinary economic interest of a trademark owner at EUR 50,000, absent special circumstances.

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