BPatG 17 W (pat) 11/13•Competence for divisional application after BPatG decision
BPatG 17 W (pat) 11/13Tribunal Federal de Patentes / Division 1725 de jul. de 2016Granted
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The BPatG held that a divisional declaration filed during appeal proceedings becomes effective upon receipt by the correct addressee. Here, the applicant faxed the declaration to the DPMA after the appeal decision in the parent application had already been announced; the DPMA forwarded it to the BPatG. The court found the declaration timely under § 39 PatG, but because the divisional application arose only after the decision had been pronounced, the BPatG could no longer process it. Competence therefore lies with the DPMA.
§ 39 PatG; divisional application in appeal proceedings after pronouncement of the appeal decision; competence of the DPMA. A divisional declaration is effective upon receipt by the competent addressee; if filed with an incorrect authority, effectiveness occurs only when it reaches the proper addressee. In appeal proceedings concerning refusal of a patent application, the BPatG is generally the addressee of the divisional declaration while the appeal is pending. However, if the declaration is received only after the oral hearing has closed and the appeal decision has been pronounced, the BPatG can no longer substantively continue to deal with the newly created divisional application. In such a constellation, and notwithstanding the prior pendency of the parent application, original competence for processing the divisional application rests with the DPMA (consid. 7-14).
Entscheidungsdatum: 2016-07-25
Aktenzeichen: 17 W (pat) 11/13
Dokumenttyp: Beschluss
Normen: § 39 PatG
Spruchkörper: 17. Senat
Patentbeschwerdeverfahren – "Vorrichtung und Verfahren zur Bestimmung der Effektivität einer Nebelwand zur Erzeugung einer wirksamen Nebelwolke" – Teilung der Stammanmeldung – zur Zuständigkeit des DPMA – Eingang der Teilungserklärung während des Erteilungsbeschwerdeverfahrens beim BPatG
In der Beschwerdesache
betreffend die Patentanmeldung 10 2010 036 026.0
(hier: Teilung der Stammanmeldung)
…
hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung am 25. Juli 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Morawek, der Richterin Eder, des Richters Dipl.-Phys. Dr. Forkel und des Richters Hoffmann
beschlossen:
Für die vorliegende Teilanmeldung ist das Deutsche Patent- und Markenamt zuständig.
I.
1 Die vorliegende Patentanmeldung (Stammanmeldung) ist am 31. August 2010 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht worden. Die Prüfungsstelle für Klasse G 06 T hat diese zurückgewiesen.
2 Die hiergegen gerichtete Beschwerde der Anmelderin hat der 17. Senat des Bundespatentgerichts am 20. Oktober 2015 zurückgewiesen. Diesen Beschluss hat die Anmelderin am 30. November 2015 erhalten.
3 Am 20. Oktober 2015 hat die Anmelderin beim Deutschen Patent- und Markenamt per Telefax die Teilung der Stammanmeldung erklärt. Sie hat die dafür erforderlichen Anmeldeunterlagen beigefügt und trägt vor, die für die Teilanmeldung fälligen Gebühren beglichen zu haben.
4 Das Deutsche Patent- und Markenamt hat diese Teilungserklärung am 27. Oktober 2015 an das Bundespatentgericht weitergeleitet. Diese kam am selben Tag bei der Zentralen Eingangsstelle an, ein Verbleib in der Akte (der Stammanmeldung) kann nicht festgestellt werden.
5 Die Anmelderin hat sich mit Schreiben vom 21. Juni 2016 über den Sachstand erkundigt.
6 Wegen der Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.
II.
7 Die Teilungserklärung ist vor der zuständigen Stelle und rechtzeitig abgegeben worden. Da sie nach Verkündung der Beschwerdeentscheidung im Verfahren der Stammanmeldung eingegangen ist, ist die Zuständigkeit des Deutschen Patent- und Markenamts für die Teilanmeldung begründet.
8 1. Die Teilungsanmeldung wurde bei der zuständigen Stelle erklärt.
9 Adressat der Teilungserklärung ist während des Erteilungsbeschwerdeverfahrens das Bundespatentgericht (vgl. Schulte, PatG, 9. Aufl., § 39 Rdnr. 25). Sie wird mit ihrem Eingang wirksam, bei Einreichung beim falschen Adressaten erst mit Eingang beim richtigen Adressaten (vgl. Schulte, a. a. O.).
10 Die vorliegende Teilungserklärung ging am 20. Oktober 2015 per Fax beim Deutschen Patent- und Markenamt ein. Da zu diesem Zeitpunkt das Verfahren der Stammanmeldung beim Bundespatentgericht anhängig war, ist damit auch die Zuständigkeit des Bundespatentgerichts als Adressat für die Teilungserklärung begründet. Damit ist die Teilungserklärung (zunächst) beim falschen Adressaten eingegangen. Da jedoch das Deutsche Patent- und Markenamt die Teilungserklärung am 27. Oktober 2015 an die Zentrale Eingangsstelle des Bundespatentgerichts weitergeleitet hat, hat die Teilungserklärung den richtigen Adressaten zu diesem Zeitpunkt erreicht.
11 2. Die Teilungserklärung ist rechtzeitig.
12 Nach § 39 Abs. 1 Satz 1 PatG kann der Anmelder die Anmeldung jederzeit teilen. Der Zeitraum, in dem eine Teilungserklärung abgegeben werden kann, ist jedoch begrenzt durch den Beginn der Anmeldung einerseits und die rechtskräftige Erledigung der Anmeldung andererseits. Die rechtskräftige Erledigung der Anmeldung kann u. a. durch den Eintritt der Unanfechtbarkeit der Entscheidung über die Zurückweisung der Anmeldung erfolgen. Damit ist die Teilung einer (Stamm-) Anmeldung nach Verkündung der Beschwerdeentscheidung bis zum Ablauf der Rechtsbeschwerdefrist möglich, unabhängig davon, ob Rechtsbeschwerde eingelegt wird oder nicht (vgl. Schulte, a. a. O., § 39 Rdnr. 23; BGH GRUR 2000, 688 – Graustufenbild).
13 3. Für die vorliegende Teilanmeldung ist das Deutsche Patent- und Markenamt zuständig.
14 Grundsätzlich ist bei einem Erteilungsbeschwerdeverfahren das Bundespatentgericht auch für die Teilungserklärung zuständig (vgl. oben) und zur Entscheidung über die Teilungsanmeldung berufen, da der Gegenstand der Teilanmeldung mit der Beschwerde in der Beschwerdeinstanz angefallen ist und in der Verfahrenslage weiterzubehandeln ist, in der sich die Stammanmeldung vor der Teilung befunden hat (vgl. Schulte, a. a. O., § 39 Rdnr. 35; Busse, PatG, 7. Aufl., § 39 Rdnr. 27; BGH GRUR 1999, 148 – Informationsträger, III.1b). Allerdings war im Zeitpunkt des Eingangs der Teilungserklärung beim Bundespatentgericht am 27. Oktober 2015 bereits die nach Schluss der mündlichen Verhandlung verkündete Entscheidung über die Beschwerde der Anmelderin in der Stammanmeldung gefallen. Das steht zwar der Wirksamkeit der rechtzeitig und bei der zuständigen Stelle abgegebenen Teilungserklärung nicht entgegen. Bei einer Teilanmeldung, die erst nach dem Schluss der mündlichen Verhandlung und Verkündung der Entscheidung entstanden ist, hat der Senat allerdings keine Möglichkeit (mehr), sie weiterzubehandeln, denn es fehlt insoweit an einer beschwerdefähigen Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts, gegen die sich die Anmelderin wendet. In einem solchermaßen gearteten Fall liegt daher die Zuständigkeit für die Bearbeitung der Teilanmeldung – abweichend von den in der Entscheidung „Informationsträger“ (a. a. O.) aufgestellten Grundsätzen zur Teilung im Erteilungsbeschwerdeverfahren – originär bei der Prüfungsstelle des Deutschen Patent- und Markenamts.
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Whether the divisional declaration was filed with the competent authority during appeal proceedings.
The declaration was initially filed with the wrong addressee, but became effective when it reached the BPatG via forwarding from the DPMA.
During appeal proceedings the BPatG is the proper addressee for a divisional declaration; if filed with the wrong authority, effectiveness arises only upon receipt by the correct one.
Whether the divisional declaration was timely.
It was timely because division is possible after announcement of the appeal decision until expiry of the appeal on points of law period, regardless of whether such an appeal is lodged.
Under § 39(1) PatG, division is possible at any time within the bounds of the application’s pending status and final closure; final closure occurs only when the rejection decision becomes final.
Which authority is competent to process the divisional application after the appeal decision has already been announced.
The DPMA is competent for the divisional application because, once the appeal decision has been pronounced after the hearing, the BPatG can no longer continue dealing with the new divisional matter.
Although the BPatG is generally competent in appeal proceedings, a divisional application arising only after the decision has been announced lacks an appealable DPMA decision and therefore falls originally within the DPMA examination division.
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