LG Hamburg 27. Zivilkammer — 327 O 39/19 — Urteil

Entscheidungsdatum: 2020-03-12

Aktenzeichen: 327 O 39/19

ECLI: ECLI:DE:LGHH:2020:0312.327O39.19.00

Dokumenttyp: Urteil

Normen: § 1 Abs 1 GebrMG, § 11 Abs 1 GebrMG, § 13 Abs 3 GebrMG, § 24 Abs 1 S 1 GebrMG, § 24b Abs 1 GebrMG ... mehr

Rechtskraft: ja

Orientierungssatz

1. Ob einem Klagegebrauchsmuster eine erfinderische Tätigkeit zugrunde liegt, ist eine wertende Rechtsfrage, deren Maßstäbe vom konkreten Einzelfall abhängen. Die Beurteilung hängt jedoch grob strukturiert von drei zentralen Kriterien ab: dem Stand der Technik in seiner Gesamtheit als Mosaik, dem Fachmann sowie der letztlich entscheidenden, auf den zwei vorangegangenen Kriterien aufbauenden Frage, ob für den Fachmann bei der Lösung der Aufgabe des Gebrauchsmusters eine Kombination von Dokumenten und Teilen des Standes der Technik nahe lag oder nicht. (Rn.48)

2. Der Hauptanspruch eines Klagegebrauchsmusters wird in wortsinngemäßer Weise dadurch verletzt, dass der Verletzer Produkte anbietet und in den Verkehr bringt, die den Inhaltsstoff „Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract“ enthalten, das einen Süßholzextrakt im Sinne des Hauptanspruchs des Klagegebrauchsmusters darstellt. (Rn.29) (Rn.31)

3. Dies gilt insbesondere dann, wenn dem Verletzer kein Vorbenutzungsrecht zusteht. Ein Vorbenutzungsrecht setzt voraus, dass der Verletzer vor dem Prioritätsdatum des Klagegebrauchsmusters einen selbständigen Erfindungsbesitz hatte und diesen auch in Deutschland ausgeübt hat. (Rn.36)

4. Ein Anbieten i.S.d. § 9 Nr. 1 PatG erfordert kein bindendes Vertragsschlussangebot. Ausreichend ist vielmehr unter einem wirtschaftlichen Blickwinkel jede im Inland erfolgende Handlung, die nach ihrem objektiven Erklärungswert den Gegenstand der Nachfrage in äußerlich wahrnehmbarer Weise zum Erwerb der Verfügungsgewalt bereitstellt. (Rn.38)

Tenor

1. Die Beklagte wird verurteilt, Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen über den Umfang des zwischen dem 14.01.2018 und dem 16.09.2018 erfolgten Inverkehrbringens kosmetischer Produkte auf der Basis kosmetischer O/W-Emulsionen enthaltend

a) 2-Ethylhexyl-2-cyano-3,3-diphenylacrylat (INCI: Octocrylene),

b) 4-(tert.-Butyl)-4'-methoxydibenzoylmethan (INCI:Butylmethoxydibenzoylmethan),

c) Süßholzextrakt,

d) 2,4-Bis- {[4-(2-ethyl-hexyloxy)-2-hydroxy)-phenyl }-6-(4-methoxyphenyl)-1,3,5-triazin (INCI: Aniso Triazin),

wobei als O/W-Emulgator

• Glycerylstearatcitrat,

• Glycerylstearat SE,

• Stearinsäure,

• Polyglyceryl-3-methylglucosedistearat,

• PEG-40 Stearat,

• PEG-100 Stearat,

• Kaliumcetylphosphat

und/oder

• eine Mischung aus Cetearylalkohol + PEG-40 hydriertes Rizinusöl + Natriumcetearylsulfat + Glycerylstearat eingesetzt wird

und die Zubereitung Xanthangummi enthält,

und zwar unter Angabe

(1) der Herstellungsmengen und -zeiten,

(2) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen nebst Produktbezeichnungen sowie Namen und Anschriften der Abnehmer,

(3) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen nebst Produktbezeichnungen sowie der Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,

(4) der Art und des Umfangs etwaiger betriebener Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe/Reichweite, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,

(5) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten sowie des erzielten Gewinns.

2. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die in Ziffer 1 bezeichneten Handlungen zwischen dem 14. Januar 2018 und dem 16. September 2018 entstanden ist.

3. Die Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.

4. Das Urteil ist hinsichtlich der Ziffer 1 gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 75.000,00 €, hinsichtlich der Ziffer 3 gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110% des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

5. Der Streitwert wird auf 150.000,00 € festgesetzt.

Tatbestand

1 Die Klägerin macht gegen die Beklagte Ansprüche auf Auskunft und Rechnungslegung sowie Feststellung der Schadensersatzpflicht wegen der Verletzung eines Gebrauchsmusterrechts geltend.

2 Die Klägerin ist Inhaberin des Gebrauchsmusters DE... (Anlage K 1; nachfolgend Klagegebrauchsmuster), das am 16. September 2008 angemeldet und am 7. November 2017 eingetragen worden ist. Am 14. Dezember 2017 erfolgte die Bekanntmachung im Patentblatt, am 30. September 2018 erlosch das Klagegebrauchsmuster durch Zeitablauf. Gegenstand der Erfindung ist eine besonders lager- und temperaturstabile, UV-Filter enthaltende O/W-Emulsion.

3 Anspruch 1 des Klagegebrauchsmusters beansprucht eine kosmetische O/W-Emulsion (Öl in Wasser), die folgende Stoffe enthält (Angaben in der INCI Nomenklatur):

4 - Octocrylene (nachfolgend: OCR),

• Butylmethoxydibenzoylmethan (BMDBM),

• Süßholzextrakt,

• Aniso Triazine (Tinosorb S),

• einen von acht alternativ aufgeführten O/W-Emulgatoren, darunter Glycerylstearat SE und PEG-100 Stearat, und

• Xanthangum

5 Die Beklagte hat in dem Zeitraum, auf den sich die von der Klägerin geltend gemachten Ansprüche auf Auskunft, Rechnungslegung und Feststellung der Schadensersatzpflicht beziehen, in Deutschland die Produkte B. P. SPOT (Anlage K 2) und B. P. M (Anlage K 3), bei denen es sich um O/W-Emulsionen handelt, vertrieben.

6 Die Produkte P. SPOT und P. M enthalten neben anderen folgende Inhaltsstoffe:

7 - Octocrylene

• Butylmethoxydibenzoylmethane

• Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine (= Aniso Triazin)

• Glyceryl Stearate

• PEG-100 Stearate

• Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract

• Xanthan Gum

8 Die Konzernmutter der Beklagten, die N. SAS, hat im Jahr 2007 das Produkt P. Sensitive 50+ entwickelt. Am 18.04.2008 übersandte sie ein Schreiben mit der Liste der Inhaltsstoffe an die tunesische Zulassungsstelle für Kosmetikartikel (Anlage B 8) sowie am 28.08.2008 eine E-Mail in französischer Sprache an eine Zielgruppenmanagerin von DM in A., an die der Katalog des Jahres 2008 von B. für Frankreich angehängt war, in dem sich auch das Produkt P. Sensitive 50+ befand (für die Details des E-Mail-Verkehrs wird auf Anlage B 9 Bezug genommen).

9 Die N. SAS hat von dem Produkt P. Spot V 5, welches der angegriffenen Ausführungsform entspricht, im Oktober 2008 die erste Charge produziert. Die erste der später nach Deutschland ausgelieferten Chargen wurde am 22.12.2008 produziert. Die ersten Auslieferungen nach Deutschland erfolgten am 03.02.2009, am 24.04.2009 und am 14.05.2009 an den Kunden D.. Eine Liste mit den Inhaltsstoffen des Produkts ist mit Schreiben vom 03.06.2008 an Laboratoire B. B. in S. (Anlage B 13) und mit Schreiben vom 19.06.2008 an S. M. in Frankreich (Anlage B 14) übersandt worden, um das Produkt in Bulgarien bzw. Russland registrieren zu lassen. Für Deutschland ist dies mangels eines entsprechenden Registrierungserfordernisses nicht geschehen.

10 Im laufenden Einspruchsverfahren zu dem parallelen Patent EP... der Klägerin hat sich die Einspruchsabteilung des EPA in einer Zwischenentscheidung vom 26.01.2016 unter anderem mit den Versuchen der Klägerin zu den Auswirkungen der Auswahl der Emulgatoren auf die Thermostabilität (dort D 14) auseinandergesetzt und insofern auch die Formulierung des Produkts P. Spot V 4 der Beklagten (dort D 1) herangezogen, die zwei vom Hauptanspruch 1 des Klagegebrauchsmusters abweichende Emulgatoren enthält (Anlage K 14).

11 Die Klägerin ist der Ansicht, die von der Beklagten vertriebenen Produkte P. SPOT und P. M enthielten sämtliche von dem Klagegebrauchsmuster beanspruchten Inhaltsstoffe und machten daher von der Lehre des Klagegebrauchsmusters in wortsinngemäßer Weise Gebrauch. Dies gelte auch für den in den P. Produkten enthaltenen Inhaltsstoff Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract. Der in Hauptanspruch 1 des Klagegebrauchsmusters aufgeführte Inhaltsstoff „Süßholzextrakt“ (Glycyrrhizza) erfasse nämlich alle Arten der Süßhölzer, also nicht nur das in der Beschreibung des Klagegebrauchsmusters an verschiedenen Stellen genannte Glycyrrhizza inflata, sondern auch das in den P. Produkten enthaltene Glycyrrhizza Glabra. In Hauptanspruch 1 sei nur allgemein die Rede von „Süßholzextrakt“ und in der Beschreibung werde Glycyrrhiza inflata lediglich als vorzugswürdige Ausführungsform („insbesondere“) aufgeführt. Dies ergebe sich noch deutlicher im Umkehrschluss aus den von der Beklagten vorgelegten Offenlegungsschriften (Anlage B 6), da die Klägerin in diesen Schriften in den jeweiligen Ansprüchen 1 stets einschränkend von einem Extrakt aus Glycyrrhiza inflata und bzw. oder dem darin enthaltenen Stoff Licochalcon A gesprochen habe. Dementsprechend enthielten auch beide Produkte, P. Spot und P. M, mit Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract einen Süßholzextrakt iSd. Klagegebrauchsmusters. Dadurch, dass das Produkt P. M Glabridin-Moleküle mit einem Reinheitsgrad von mindestens 98% enthalte, räume die Beklagte selbst ein, dass es keine Einzelsubstanz, sondern eine Stoffmischung, mithin ein Süßholzextrakt sei. Im Übrigen sei auch Glabridin eine gängige INCI-Bezeichnung, so dass es wenig überzeugend sei, die von der Beklagten gewählte INCI-Bezeichnung „Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract“ stehe für Glabridin.

12 Des Weiteren ist die Klägerin der Ansicht, selbst wenn man den Tatsachenvortrag der Beklagten zu dem Produkt P. Sensitive 50+ als zutreffend unterstelle, begründe dieser kein Vorbenutzungsrecht. Denn die in dem Produkt P. Sensitive 50+ enthaltene Glycyrrhetinic Acid, also Glycyrrhetinsäure, eine Einzelsubstanz aus dem Süßholz, sei nicht identisch mit Süßholzextrakt, was eine Stoffmischung, extrahiert aus dem Süßholz, sei. Dies sehe auch die Beklagte selbst so, wie die als Anlage B 11 vorgelegte Liste der Inhaltsstoffe des Produkts P. Spot SPF 50+ ergebe, in der sowohl Glycyrrhizza Glabra (Licorice) Root Extract als auch Glycyrrhetinic Acid aufgeführt seien. Darüber hinaus fehle es an einer Benutzungshandlung im Inland. Insbesondere sei hinsichtlich des Produkts P. Sensitive 50+ unklar, auf welche Länder sich die E-Mail-Korrespondenz mit DM bezogen habe und ob die Inhaltsstoffe jenen entsprächen, die den tunesischen Behörden angezeigt worden seien. Zudem enthalte der übersandte Produktkatalog nicht die Inhaltsstoffe, sondern nur die Produktbezeichnungen. Hinsichtlich des Produkts P. Spot V 5 stehe fest, dass dieses vor dem Anmeldetag nicht in Deutschland angeboten worden sei und es seien die nach § 12 Abs. 1 S. 1 PatG erforderlichen Anstalten auch nicht auf den deutschen Markt ausgerichtet gewesen.

13 Die Klägerin ist hinsichtlich der Rechtsbeständigkeit der Ansicht, die Ausführungen der Beklagten lägen neben der Sache. Erstens würden die gegen die Vorbenutzung vorgebrachten Argumente auch hinsichtlich der Neuheit gelten. Insbesondere läge in Schreiben an Behörden kein Zugänglichmachen gegenüber der Öffentlichkeit und hinsichtlich der Beautytools-Website sei dem als Anlage B 16 vorgelegten Ausdruck nicht zu entnehmen, welchen Inhalt diese Seite am 06.05.2008 gehabt habe. Auch fehle es in Internet-Veröffentlichungen aufgefundenen Informationen generell an der Richtigkeitsgewähr, weswegen diese nicht zum Stand der vorbekannten Technik gehörten. Im Hinblick auf den erfinderischen Schritt, so die Klägerin weiter, stelle die Beklagte die Weichen zu Beginn ihrer Argumentation insofern falsch, als sie eine Aufgabe, Photostabilität und damit einhergehend verbesserten UVA-Schutz, erfinde, die gar nicht die Aufgabe sei, die das Klagegebrauchsmuster angehe und löse, nämlich die thermische Stabilität von O/W-Emulsionen, die Süßholzextrakte enthielten. Aber auch ungeachtet dessen sei die Kombination der Dokumente in den Anlagen B 17, 18 und 20 nicht naheliegend, da diese für sich genommen ganz andere Aufgabenstellungen hätten, die ein Fachmann nicht kombinieren würde. Selbst wenn er das täte, käme er jedoch nicht zur Stoffzusammensetzung des Klagegebrauchsmusters. Dies gelte sowohl für Beispiel 2, Beispiel 3 als auch Beispiel 9 der Anlage B 17. In allen diesen Fällen habe der Zusatz der jeweils fehlenden Stoffe insbesondere unter der Prämisse der Erhöhung der thermischen Stabilität nicht nahe gelegen, teilweise nicht einmal zur Erhöhung der von der Beklagten als Aufgabe des Klagegebrauchsmusters behaupteten Photostabilität. Weiter ist die Klägerin der Ansicht, auch P. Spot V 4 stelle den erfinderischen Schritt nicht in Frage, da die nunmehr von der Beklagten durchgeführten Versuche zahlreiche Mängel aufwiesen und diese daher nicht tauglich seien, die von der Klägerin selbst durchgeführten Versuche zur Auswahl von Emulgatoren auf die Thermostabilität substantiiert und im Ergebnis durchgreifend in Frage zu stellen.

14 Die Klägerin beantragt,

15 wie erkannt.

16 Die Beklagte beantragt,

17 die Klage abzuweisen.

18 Die Beklagte ist der Ansicht, der Begriff „Süßholz“ sei sowohl im allgemeinen Sprachgebrauch als auch bei wissenschaftlicher Verwendung mehrdeutig und daher auslegungsbedürftig. Aus der Beschreibung des Klagegebrauchsmusters ergebe sich für den relevanten Fachmann, einem Team aus einem mit Hautkrankheiten und -irritationen vertrauten Hautarzt und einem Diplom-Biologen oder -chemiker, dass „Süßholzextrakt“ iSd. Merkmals c) des Hauptanspruchs 1 des Klagegebrauchsmusters nur die Licochalcon A enthaltenden Unterarten Glycyrrhizza inflata oder allenfalls noch Glycyrrhizza eurycarpa seien. Sämtliche in [00010] genannten Offenlegungsschriften und auch die in [00031] bis [00035] beschriebenen Versuche bezögen sich auf Licochalcon A und Extrakte aus der Licochalcon A enthaltenden Unterart der Glycyrrhiza inflata. In [00031] bis [00035] werde mittels des Klammerzusatzes „Süßholzextrakt (Licochalcon A)“ sogar klargestellt, dass der vom Gebrauchsmuster verwendete Begriff „Süßholzextrakt“ mit Licochalcon gleichzusetzen sei. Zudem beziehe sich auch die Aufgabenstellung in [0005] bis [0008] der Beschreibung nur auf Glycyrrhiza inflata und das darin enthaltene Licochalcon A, dessen verbesserte Lagerstabilität in [0008] als Aufgabe des Klagegebrauchsmusters beschrieben werde. Nur dafür werde sie auch erreicht, was nachträgliche Versuche der Beklagten gezeigt hätten. Der in den P.-Produkten enthaltene Extrakt aus der Glycyrrhizza glabra falle daher nicht in den Schutzbereich des Klagegebrauchsmusters. Zudem seien im Produkt P. M zu 98% hochgereinigte Glabridin-Moleküle, also ein reiner Wirkstoff enthalten und daher keine nennenswerten Anteile anderer Inhaltsstoffe der Glycyrrhiza Glabra, auch wenn dies um Aufwand zu sparen auf der Verpackung so angegeben sei, was allein daran liege, dass es von den Lieferanten aus Kosteneinsparungsgründen unter derselben INCI „Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract“ geführt werde (Anlage B7).

19 Die Beklagte ist zudem der Ansicht, ihrer Konzernmutter, der N. SAS mit Sitz in Frankreich, stehe ein Vorbenutzungsrecht zu, wenn man die weite Auslegung des Begriffs „Süßholzextrakt“ der Klägerin zugrunde lege. Die N. SAS sei nämlich vor dem 16.09.2018 in Gestalt der Produkte P. Sensitive 50+ und P. Spot V 5 in Erfindungsbesitz gewesen und habe diesen auch in Deutschland ausgeübt. Dieses Vorbenutzungsrecht wirke auch zugunsten der Beklagten, da die N. SAS den Vertrieb mittels einer eigenen Konzerntochter, der Beklagten, durchführe.

20 Das Produkt P. Sensitive 50+ enthalte sämtliche in Anspruch 1 des Klagegebrauchsmusters aufgeführten Inhaltsstoffe. Bei der in dem Produkt enthaltenen Glycyrrhetinic Acid, also Glycyrrhetinsäure, die in der Wurzel der Glycyrrhiza glabra vorkomme und aus dieser im Wege der Hydrolyse oder rein physikalischen Extraktion gewonnen werden könne, handele es sich nach der weiten klägerischen Auslegung des Begriffs „Süßholzextrakt“ im Klagegebrauchsmuster um einen solchen. Die unterschiedliche Bezeichnung (Glycyrrhetinic Acid und Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract) bei ihren Produkten liege darin begründet, dass die INCI-Bezeichnungen sich teilweise überlappten, die jeweilige Kennzeichnung vom Zulieferer des Stoffes abhänge und die Inhaltsstoffe von verschiedenen Zulieferern bezogen worden seien. Ihren Erfindungsbesitz an der Zusammensetzung in dem Produkt P. Sensitive 50+, so die Beklagte weiter, habe die N. SAS dadurch ausgeübt, dass sie einen Katalog, in dem das Produkt enthalten war, am 28.08.2008 an DM in Deutschland gesendet habe, worin eine Angebotshandlung iSd. § 9 PatG liege. Aus der E-Mail-Korrespondenz ergebe sich, dass die in Deutschland ansässige Adressatin der französischen Sprache mächtig gewesen und daher auch den französischen Katalog verstanden und dementsprechend Produkte habe bestellen können.

21 Die Zusammensetzung des Produkts P. Spot V 5, die der angegriffenen Ausführungsform entspreche und die damit nach der klägerischen Auslegung des Begriffs „Süßholzextrakt“ sämtliche in Anspruch 1 des Klagegebrauchsmusters aufgeführten Inhaltsstoffe aufweise, sei bereits vor April 2008 festgelegt und am 23.04.2008 eine Liste der Inhaltsstoffe erstellt worden, wodurch die N. SAS Erfindungsbesitz gehabt habe. Die Vorbereitungen zur Produktion der ersten Chargen seien vor dem Anmeldetag des Klagegebrauchsmusters abgeschlossen gewesen und die N. SAS habe sich auf einen fließenden Übergang der Lieferung der Vorgängerversion V 4 zur aktuellen Version V 5 auch in Deutschland vorbereitet. Dies ergebe sich auch aus dem Zeitpunkt der ersten Auslieferungen der Version 5 an den damaligen Vertriebspartner D. in Deutschland Anfang Februar 2009. Zudem sei bereits davor P. Spot V 3 nach Deutschland geliefert worden, das dieselben Emulgatoren wie in Hauptanspruch 1 des Klagegebrauchsmusters enthalten habe, dafür allerdings weder Octocrylene noch Aniso Triazin. In der Zusammenschau der Zusammensetzungen der Versionen V 3, V 4 und V 5 des Produkts P. Spot (dazu S. 5 ff des Schriftsatzes der Beklagten vom 19.11.2019) und aufgrund der kontinuierlichen Fortentwicklung sei daher von einem Erfindungsbesitz vor dem Prioritätsdatum des Klagegebrauchsmusters auszugehen. Schließlich sei das Produkt P. Spot V 5 unter dem Namen P. Laser, der im französischen Sprachraum verwendet worden sei, ebenso wie das Produkt P. Sensitive 50+ in dem B. Katalog für das Jahr 2008 in französischer Sprache enthalten gewesen, den die N. SAS am 28.08.2008 an DM übersandt habe.

22 Die Beklagte ist weiter der Ansicht, das Klagegebrauchsmuster sei nicht rechtsbeständig.

23 Zum einen meint die Beklagte, das Klagegebrauchsmuster sei durch die Produkte P. Senstive 50+ und P. Spot V 5 neuheitsschädlich getroffen, wozu sie im Wesentlichen auf ihre Argumentation zum Vorbenutzungsrecht verweist. Ergänzend führt sie aus, ein Mitarbeiter der N. SAS habe am 25.04.2008 eine Produktabbildung mit Beschreibung und einer Liste der Inhaltsstoffe des Produkts P. Sensitive 50+ auf der Website „www. b..com/fr“ hochgeladen, was durch einen Auszug aus dem Internetarchiv „www.web. a..org“ vom 09.05.2008 bestätigt werde. Dementsprechend sei auch etwa auf der Internetseite b1.com (Anlage B 16) ab dem 06.05.2008 das Produkt P. Sensitive 50+ mit einer Liste der Inhaltsstoffe zum Verkauf angeboten worden. Beide Veröffentlichungen im Internet seien neuheitsschädlich nicht nur gegenüber den unabhängigen Ansprüchen 1, 16 sowie 30, sondern auch gegenüber zahlreichen abhängigen Unteransprüchen. Das EPA selbst gebe die Way Back Machine von web. a..org als Recherchetool für den Veröffentlichungszeitpunkt von Webseiten an. Neuheitsschädlich seien auch die an die Zulassungsbehörden verschiedener Länder übersandten Schreiben mit den Listen der Inhaltsstoffe im April und Juni 2008.

24 Zum anderen ist die Beklagte der Ansicht, es fehle auch an einem erfinderischen Schritt, da keine ausreichende Erfindungshöhe gegenüber dem Stand der Technik vorliege. Dies stützt sie im Wesentlichen auf die Druckschriften und sonstigen Dokumente in Anlagen B 17 - B 23. Sie ist diesbezüglich der Ansicht, die zu lösende technische Aufgabe bestimme sich nicht nach der von der Klägerin im Klagegebrauchsmuster subjektiv formulierten Aufgabenstellung, sondern die zu lösende technische Aufgabe sei objektiv zu bestimmen. Ausgehend von den Beispielen 2, 3 und 9 der Offenlegungsschrift in Anlage B 17 liege die objektive technische Aufgabe des Klagegebrauchsmusters in der „Bereitstellung einer kosmetischen O/W-Emulsion, umfassend Licochalcon A, mit verbessertem UV-Schutz.“ Unter dieser Prämisse seien in Anbetracht der Veröffentlichungen insbesondere in Anlagen B 20 und B 22 sowohl der Zusatz von BMDBM und Xanthangummi als auch der Zusatz von Tinosorb S und eines O/W-Emulgators aus der Liste des Klagegebrauchsmusters sowie von Octocrylene (OCR) naheliegend. Mangels Erfindungshöhe fehle es daher an einem erfinderischen Schritt. Gleiches gelte für die abhängigen Unteransprüche hinsichtlich der darin besonders hervorgehobenen und näher bestimmten Inhaltsstoffe. Zudem seien in der MINTEL-Datenbank bereits im März 2004 und im Juni 2007 zwei Kosmetika, Lancome Absolute Mains und Uriage Depiderm SPF50, mit Inhaltsstoffen veröffentlicht gewesen, die bis auf Tinosorb S sämtliche Inhaltsstoffe des Klagegebrauchsmusters enthielten. Der Zusatz von Tinosorb S sei jedoch auf der Grundlage von Anlage B 22 naheliegend.

25 Selbst wenn man die in der Gebrauchsmusterschrift genannte Lagerstabilität und als Teil derer auch die thermische Stabilität von Süßholzextrakt enthaltenden Zubereitungen zugrunde lege, fehle es dem Hauptanspruch 1 des Klagegebrauchsmusters an Erfindungshöhe, da sämtliche Inhaltsstoffe bis auf zwei Emulgatoren bereits in dem Produkt P. Spot V 4 enthalten gewesen seien, welches im Juli 2007 auf der MINTEL-Datenbank veröffentlicht worden sei (Anlage B 34). Die Emulgatoren seien jedoch, wie eigene Versuche der Beklagten gezeigt hätten, für die thermische Stabilität irrelevant, so dass sie keine Erfindungshöhe begründen könnten (Anlage B 35).

26 Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes im Übrigen wird auf die Schriftsätze der Parteien nebst Anlagen sowie auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 24.10.2019 verwiesen (§ 313 Abs. 2 Satz 2 ZPO).

Entscheidungsgründe

27 Die zulässige Klage ist begründet. Der Klägerin stehen gegen die Beklagte ein Auskunftsanspruch aus § 24b Abs. 1 und 3 GebrMG sowie ein Schadensersatzanspruch aus § 24 Abs. 2 S. 1 GebrMG zu, da die Beklagte das Klagegebrauchsmuster in dem mit der Klage geltend gemachten Zeitraum in rechtsverletzender Weise gemäß § 11 Abs. 1 GebrMG benutzt hat.

I.

28 Der Klägerin steht gegen die Beklagte ein Auskunftsanspruch gemäß § 24b Abs. 1 und 3 iVm § 11 Abs. 1 GebrMG zu.

29 1. Die Beklagte hat bereits den Hauptanspruch 1 des Klagegebrauchsmusters gemäß § 11 Abs. 1 GebrMG in wortsinngemäßer Weise dadurch verletzt, dass sie die Produkte P. Spot und P. M in Deutschland angeboten und in Verkehr gebracht hat.

30 a) Zwischen den Parteien ist zu Recht unstreitig, dass die von der Beklagten in Deutschland vertriebenen Produkte P. Spot und P. M bis auf Süßholzextrakt iSd. lit. c des Hauptanspruchs 1 sämtliche Inhaltsstoffe enthalten, die Hauptanspruch 1 des Klagegebrauchsmusters beansprucht. Streitig ist allein, ob der in den Produkten P. Spot und P. M nach der jeweiligen INCI-Kennzeichnung enthaltene Inhaltsstoff „Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract“ einen Süßholzextrakt iSd. lit. c des Hauptanspruchs 1 darstellt.

31 b) Der in den von der Beklagten vertriebenen Produkten P. Spot und P. M enthaltene Inhaltsstoff „Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract“ stellt einen Süßholzextrakt iSd. lit. c des Hauptanspruchs 1 des Klagegebrauchsmusters dar. Süßholzextrakt steht im Klagegebrauchsmuster nämlich entgegen der Ansicht der Beklagten nicht nur stellvertretend für Glycyrrhiza inflata oder Licochalcon A enthaltende Süßholzextrakte, sondern für den Oberbegriff, der Extrakte aus sämtlichen Unterarten der Süßhölzer und damit auch den in den Produkten P. Spot und P. M enthaltenen Inhaltsstoff „Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract“ umfasst.

32 aa) Den Ausgangspunkt der Auslegung des Begriffs „Süßholzextrakt“ iSd. lit. c des Hauptanspruchs 1 bildet die Erkenntnis, dass die Gebrauchsmuster- ebenso wie eine Patentschrift den Inhalt der in ihr verwendeten Begriffe selbst festlegt und damit ihr eigenes Lexikon darstellt (stRSpr., etwa BGH GRUR 1999, 909, 912 - Spannschraube ). Entscheidend ist somit nicht die sprachliche oder logisch-wissenschaftliche Bedeutung des jeweiligen Begriffs, sondern derjenige Sinn, der unter Berücksichtigung von Aufgabe und Lösung, wie sie sich objektiv aus der Gebrauchsmusterschrift ergeben, zu bestimmen ist (BGH GRUR 2016, 169 Rn 17 - Luftkappensystem ). Je nach Begriff und Einzelfall kann der allgemeine Sprachgebrauch zum maßgeblichen Zeitpunkt somit Anhaltspunkte auch für das Verständnis des Fachmanns liefern. Den Ausgangspunkt und im Konfliktfall den Vorrang hat jedoch das sich aus der Gebrauchsmusterschrift ergebende Verständnis, dass im Wege einer intrinsischen Analyse der Gebrauchsmusterschrift unter Berücksichtigung des Gesamtzusammenhangs der darin beschriebenen Lehre zu ermitteln ist.

33 bb) In dem Gebrauchsmuster wird in Anspruch 1 lediglich der Begriff „Süßholzextrakt“ genannt. In [0005] heißt es, dass zu den in der Hautpflege eingesetzten Wirkstoffen beispielsweise Süßholzextrakte gehören. Weiter wird Licochalcon A als Schlüsselwirkstoff von Süßholzextrakten benannt, der insbesondere in Glycyrrhiza inflata vorkomme, und in [0006] dargelegt, dass Licochalcon A enthaltende Süßholzextrakte insbesondere gegen Hautreizungen eingesetzt würden. In [0007] heißt es nun wieder allgemeiner, nachteilig „am Stande der Technik von Süßholzextrakten enthaltenden kosmetischen Zubereitungen (insbesondere wenn diese Extrakte Licochalcon A enthalten)“ sei, dass „die Extrakte und insbesondere das Licochalcon A“ nicht besonders lagerstabil seien, Vielmehr würde es zu einem Abbau der Wirkstoffe in der Zubereitung und damit im Kosmetikum kommen, wenn die Zubereitung über einen längeren Zeitraum und insbesondere bei höheren Temperaturen gelagert werde. Daher, so in [0008], bestehe die Aufgabe der Erfindung darin, die Nachteile des Standes der Technik zu beseitigen und lagerstabile bzw. temperaturstabile kosmetische Zubereitungen zu entwickeln, die Süßholzextrakte bzw. Licochalcon A enthalten. In [0011] wird als erfindungsgemäß bevorzugter Süßholzextrakt jener aus der Glycyrrhiza inflata genannt. Schließlich taucht der Begriff des Süßholzextrakts in der Beschreibung erneut bei den Vergleichsversuchen auf. Dort heißt es einleitend in [0030], dass der erfinderische Effekt gezeigt werden konnte, indem bestimmte, näher aufgeschlüsselte Rezepturen hergestellt „und der Gehalt an Süßholzextrakt (enthaltend Licochalcon A) vor und nach einer 4 wöchigen Lagerung in einem Brutschrank bei 40 Grad C bestimmt“ worden sei. Sodann wird in [0032] das Versuchsdesign noch einmal mit einer „Bestimmung des Süßholzgehalts (Licochalcon A) des Prüfmusters nach 4 Wochen Lagerstabilität bei 40 Grad C Brutschrank Lagerung“ beschrieben.

34 Daraus wird der durchschnittliche Fachmann, ein Team aus einem Hautarzt mit Erfahrung in der Entwicklung von Hautirritationen vorbeugenden Cremes und einem in der Kosmetikbranche tätigen Chemiker oder Biologen, den Schluss ziehen, dass sämtliche Süßholzextrakte unter den Hauptanspruch 1 und damit in den Schutzbereich des Klagegebrauchsmusters fallen. Für ihn stellt sich die Beschreibung nämlich so dar, dass sowohl die Aufgabe und die Erfindung des Klagegebrauchsmusters den Wirkstoff „Süßholzextrakt“ in seiner allgemeinen, sämtliche Süßholzextrakte umfassenden Bedeutung erfassen, während Licochalcon A enthaltende Süßholzextrakte, darunter insbesondere Glycyrrhiza inflata, nur die bevorzugte, da unter kosmetischen Gesichtspunkten relevanteste Ausführungsform darstellen. Dies ergibt sich aus dem Gesamtgefüge der Beschreibung unter Beachtung ihrer inneren Systematik. Erstens werden zunächst - entsprechend der Formulierung im Hauptschutzanspruch 1 - in der Beschreibung in [0005], dort Satz 1, Süßholzextrakte in ihrer Allgemeinheit genannt. Lediglich nachgeordnet wird in [0005] und [0006] Licochalcon A als Schlüsselwirkstoff benannt und sein Einsatzgebiet - die Reduzierung von Hautreizungen - erläutert. Zweitens werden sowohl im Hinblick auf den Stand der Technik als auch in der Beschreibung der Aufgabe des Klagegebrauchsmusters erneut Süßholzextrakte in ihrer Allgemeinheit genannt und nur mit einem „insbesondere“-Zusatz in [0007] solche genannt, die Licochalcon A enthalten. Dabei wird als Wirkstoff durchgängig nicht nur Licochalcon A, sondern auch der Süßholzextrakt als solcher bezeichnet. Drittens wird in [0011] ein Süßholzextrakt aus der Glycyrrhiza inflata lediglich als erfindungsgemäß bevorzugt bezeichnet. Dies würde keinen Sinn machen, wenn ausschließlich Glycyrrhiza inflata oder solche Unterarten der Süßholzextrakte erfasst wären, die Licochalcon A enthalten. Daraus ergibt sich für den Fachmann in der Gesamtschau ein stimmiges Bild: Aufgabe und Erfindung betreffen Süßholzextrakt in seiner Allgemeinheit und damit sämtliche Unterarten, auch wenn einzelne davon kosmetisch relevanter sind und damit korrelierend als bevorzugte Ausführungsform angesehen werden. Unterstrichen wird diese Auslegung des Klagegebrauchsmusters durch einen Umkehrschluss aus den in [0010] genannten Offenlegungsschriften, die allesamt explizit nur von Licochalcon A oder einem Extrakt aus der Radix Glycyrrhizae inflatae, also der Wurzel der Unterart Glycyrrhiza inflata sprechen. Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus den in [0030] - [0034] beschriebenen Vergleichsversuchen, die den erfinderischen Effekt zeigen sollen. Im Gegenteil. Die Versuche sind schlicht mit der nach [0010] und [0011] bevorzugten Ausführungsform durchgeführt worden, was ohne weiteres nachvollziehbar ist, ohne dass dadurch der Begriff des Süßholzextrakts nach Hauptanspruch 1 mit Licochalcon A oder Licochalcon A enthaltenden Unterarten von Süßholzextrakten gleichgestellt und auf diesem Wege der Schutzbereich des Klagegebrauchsmusters eingeschränkt worden wäre.

35 c) Daran ändert sich auch nichts, wenn man mit der Beklagten davon ausgeht, dass sich bei dem Produkt P. M hinter dem auf der Verpackung angegebenen Inhaltsstoff „Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract“ tatsächlich Glabridin, ein in dem genannten Root Extract enthaltener Stoff, mit einer Reinheit von 98% befindet. Zunächst ist es für die Kammer nicht nachvollziehbar, warum die Beklagte trotz einer eigenständigen INCI-Bezeichnung „Glabridin“ als Inhaltsstoff „Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract“ angegeben haben sollte, obwohl sie anscheinend wusste, dass es sich um Glabridin mit einem Reinheitsgrad von 98% handelte, selbst wenn die Bezeichnung vom Zulieferer gestammt haben mag. Dies kann jedoch letztlich dahinstehen, da es sich, selbst wenn dies tatsächlich der Fall gewesen sein sollte, bei einem Reinheitsgrad von 98% nicht um einen Einzelstoff, sondern immer noch um einen Extrakt aus einer Unterart des Süßholzes und damit um einen Süßholzextrakt handelt. Dafür reicht es insbesondere aus, dass das Produkt neben dem Wirkstoff Glabridin zwar keinen nennenswerten, so die Beklagte, aber eben doch Anteile anderer Inhaltsstoffe aus der Glycyrrhiza glabra enthalten hat.

36 2. Der Beklagten steht kein Vorbenutzungsrecht gemäß § 13 Abs. 3 GebrMG iVm § 12 PatG zu. Ein Vorbenutzungsrecht setzt voraus, dass die Beklagte vor dem Prioritätsdatum des Klagegebrauchsmusters, also dem 16.09.2008, selbständigen Erfindungsbesitz hatte und diesen auch in Deutschland ausgeübt hat. Alternativ könnte sie sich als Vertriebsunternehmen auch auf ein von der N. SAS abgeleitetes Vorbenutzungsrecht berufen, obwohl sie zum relevanten Zeitpunkt noch gar nicht mit dem Vertrieb betraut war (vgl. LG Düsseldorf InstGE 10, 12 - Desmopressin I). Dies würde allerdings voraussetzen, dass die N. SAS vor dem Prioritätszeitpunkt Erfindungsbesitz hatte und diesen in Deutschland ausgeübt hat.

37 a) Der N. SAS steht ein Vorbenutzungsrecht weder gestützt auf das Produkt P. Sensitive 50+ noch gestützt auf das Produkt P. Spot V 4 bzw. V 5 zu.

38 aa) Hinsichtlich des Produkts P. Sensitiv 50+ fehlt es, unabhängig davon, ob mit Glycyrrhetinic Acid ein Süßholzextrakt in dem Produkt P. Sensitiv 50+ enthalten war und unabhängig davon, ob dies ein Vorbenutzungsrecht auch hinsichtlich der nunmehr mit dem Klageantrag angegriffenen Produkte P. Spot und P. M begründen würde, jedenfalls an einer Ausübung des Erfindungsbesitzes in Deutschland durch die N. SAS vor dem Pioritätsdatum des Klagegebrauchsmusters. Ausgeübt wird der Erfindungsbesitz durch die in §§ 9, 10 PatG genannten Benutzungshandlungen. In der Übersendung einer Liste der Inhaltsstoffe an die tunesischen Behörden am 18.04.2018 liegt keine derartige Ausübung des Erfindungsbesitzes in Deutschland. Auch das Hochladen der von dem Mitarbeiter F. der N. SAS erstellten Liste der Inhaltsstoffe auf der Produktwebsite der P.-Produkte „www. b..com“ stellt keine Ausübung des Erfindungsbesitzes in Deutschland dar. Ebenso wenig stellt das Kopieren und Einstellen der Liste der Inhaltsstoffe auf der Website „www. b1.com“ eine Ausübung des Erfindungsbesitzes in Deutschland dar. Erstens handelt es sich dabei nicht um die N. SAS, sondern um einen unabhängigen Händler. Zweitens richtet sich das Angebot der Website in englischer Sprache mit USD-Preisen nicht an Abnehmer in Deutschland. Es bleibt nur noch die E-Mail-Korrespondenz zwischen der Mitarbeiterin G. der N. SAS und der Zielgruppenmanagerin von DM in A., Frau J.. Auch darin liegt jedoch keine Angebotshandlung iSd. § 9 Nr. 1 PatG, die ein Vorbenutzungsrecht der N. SAS begründen könnte. Dabei steht einer Angebotshandlung grundsätzlich nicht entgegen, dass die Kommunikation in französischer Sprache geführt worden ist. Vielmehr scheitert die Einordnung als Angebot daran, dass es sich bei der E-Mail-Kommunikation, die sich von Mitte Juli bis Ende August hinzog und an ein persönliches Treffen in Stuttgart anschloss, nicht um ein Anbieten iSd. § 9 Nr. 1 PatG handelte. Ein Anbieten iSd. § 9 Nr. 1 PatG erfordert kein bindendes Vertragsschlussangebot iSd. § 145 BGB. Ausreichend ist vielmehr unter einem wirtschaftlichen Blickwinkel jede im Inland erfolgende Handlung, die nach ihrem objektiven Erklärungswert den Gegenstand der Nachfrage in äußerlich wahrnehmbarer Weise zum Erwerb der Verfügungsgewalt bereitstellt (BGH GRUR 2006, 927 - Kunststoffbügel ; OLG Düsseldorf BeckRS 2017, 109833 Rn 75 - Trocknungsanlage ). Selbst bei einer derart an wirtschaftlichen Verwertungsgesichtspunkten orientierten Sichtweise stellt die vorliegende E-Mail-Korrespondenz qualitativ etwas anderes als ein Anbieten des konkreten Produkts P. Sensitive 50+ durch die N. SAS dar. Es handelt sich um einen bloßen Informationsaustausch und ist auch in der letzten E-Mail der Mitarbeiterin G. an Frau J. von DM vom 28.08.2008 nicht darüber hinausgegangen. Zum einen wird nur ein Katalog mit den in Frankreich im Jahr 2008 verfügbaren Produkten mit übersandt. Die Liste derjenigen Produkte, die bereits eine PZN aufweisen und damit für den deutschen Markt verkehrsfähig sind, soll erst demnächst übersandt werden. Gleichzeitig werden Gespräche mit der Marketing Managerin A. D. der N. SAS zur Auswahl der Produkte und der möglichen Lieferfähigkeit durch Aufnahme eines PZN-Codes angesprochen. Zwischen diesem Informationsaustausch auf der Grundlage eines französischen Produktkatalogs und einem Angebot für den deutschen Markt oder auch nur Vorbereitungshandlungen dafür liegen noch wesentliche Schritte, die zum Teil auch von regulatorischen Vorgaben abhängen.

39 bb) Hinsichtlich der Produkte P. Spot V 4 und V 5 steht der N. SAS ebenfalls kein Vorbenutzungsrecht zu, auf das sich die Beklagte berufen könnte.

40 Für das Produkt P. Spot V 4, der Vorgängerversion des jetzigen V 5, fehlt es bereits deswegen an einem Erfindungsbesitz, weil dieses wegen abweichender Emulgatoren ein Merkmal des Hauptschutzanspruchs 1 des Klagegebrauchsmusters nicht verwirklicht, welches die nunmehr streitgegenständlichen Produkte P. M und P. Spot verwirklichen (siehe in diesem Sinne ausdrücklich BGH GRUR 2002, 231, 234 - Biegevorrichtung ; BGH GRUR 2019, 1171 Rn 28 - Schutzverkleidung ).

41 Für das Produkt P. Spot V 5 fehlt es an einer Ausübung des Erfindungsbesitzes durch die N. SAS in Deutschland vor dem Pioritätsdatum des Klagegebrauchsmusters. Für die E-Mail-Korrespondenz zwischen der N. SAS und DM (Anlage B 9) folgt dies aus den soeben unter aa) angestellten Erwägungen, selbst wenn man davon ausgehen würde, was die Klägerin bestritten hat, dass das in dem Katalog aufgeführte Produkt P. Laser dem Produkt P. Spot in der Version V 5 entsprach. Eine Ausübung des Erfindungsbesitzes an der Version V 5 in Deutschland ergibt sich jedoch auch nicht aus etwaigen weiteren Vertriebs- oder Vorbereitungshandlungen vor dem Hintergrund der von der Beklagten vorgetragenen fortlaufenden Weiterentwicklung des Produkts P. Spot in den Versionen V 3 bis V 5. Die erste Charge der Version V 5, die mit dem streitgegenständlichen P. Spot identisch ist, wurde im Oktober 2008 produziert, die erste nach Deutschland ausgelieferte Charge am 22.12.2008 produziert. Die ersten Auslieferungen nach Deutschland erfolgten am 03.02.2009. Mit der Argumentation der Beklagten (Schriftsatz vom 19.11.2019, Rn 7 ff, insb. Rn 18), dass der deutsche Vertriebspartner das Produkt „P. Spot“ in seiner jeweiligen Aktualisierung geliefert bekommen würde, bezogen sich daher Vermarktungs- und Vertriebsmaßnahmen bezogen auf den deutschen Markt jedenfalls vor Oktober 2008, wenn nicht sogar vor Dezember 2008, auf die bis dahin aktuelle und tatsächlich auch noch bis Februar 2009 ausschließlich ausgelieferte Version V 4 und noch nicht auf die Version V 5. Angesichts des zeitlichen Ablaufs kann nicht einmal davon ausgegangen werden, dass vor dem Prioritätsdatum des Klagegebrauchsmusters bereits konkrete Vorbereitungshandlungen für den Vertrieb der Version V 5 in Deutschland getroffen worden sind. Im Gegenteil ist aufgrund der fließenden Übergänge von Version zu Version, von welcher der gleichbleibende deutsche Vertriebspartner und die Kunden wegen der gleich bleibenden Bezeichnung gar nichts mitbekamen, davon auszugehen, dass abgesehen von der Umstellung der Produktion keine spezifischen Vorbereitungshandlungen in Bezug auf die Vermarktung in Deutschland stattgefunden haben. Die Umstellung der Produktion fand jedoch unstreitig erst nach dem Prioritätsdatum des Klagegebrauchsmusters statt.

42 Schließlich begründen auch die Übersendungen mit Listen der Inhaltsstoffe des Produkts P. Spot V 5 an die Aufsichtsbehörden in Bulgarien und Russland im Juni 2008 keine Ausübung des Erfindungsbesitzes in Deutschland.

43 3. Das Klagegebrauchsmuster war jedenfalls hinsichtlich seines wortsinngemäß verletzten Hauptanspruchs 1 bis zu seinem Erlöschen nach Ablauf des Zeitraums, für den mit der Klage Auskunft und Feststellung der Schadensersatzpflicht verlangt werden, rechtsbeständig. Es handelt sich um eine gewerblich anwendbare Erfindung iSd. § 1 GebrMG, die neu war und auf einem erfinderischen Schritt beruht.

44 a) Die in Hauptanspruch 1 des Klagegebrauchsmusters nieder gelegte Erfindung war neu.

45 aa) Das Klagegebrauchsmuster ist in seinem Hauptanspruch 1 durch das Produkt P. Sensitive 50+ nicht neuheitsschädlich getroffen. Unabhängig davon, ob die darin enthaltene Glycyrrhetinic Acid aufgrund ihres Reinheitsgehalts von nur 98% als Süßholzextrakt anzusehen ist, stellt die Veröffentlichung der Inhaltsstoffe des Produkts P. Sensitive 50+ mit der Inhaltsangabe (nach INCI) von Glycyrrhetinic Acid keine Vorveröffentlichung dahingehend dar, dass in dem Produkt Süßholzextrakt enthalten war. Da es sowohl die INCI-Bezeichnung „Glycyrrhetinic Acid“ als auch die INCI-Bezeichnung „Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract“ gibt, ist zum Veröffentlichungszeitpunkt der Inhaltsstoffe des Produkts P. Sensitive 50+ nicht davon ausgehen, dass bei einer Veröffentlichung der Inhaltsstoffe des Produkts mit der Bezeichnung als Acid tatsächlich ein Extract enthalten war. Dass die Glycyrrhetinic Acid gegebenenfalls tatsächlich ein Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract und damit ein Süßholzextrakt im Sinne des Klagegebrauchsmusters ist, ergibt sich vielmehr allein in einer rückschauenden Betrachtung aus heutiger Sicht, nachdem die Beklagte Dokumente dazu vorgelegt hat, welchen Reinheitsgrad der Inhaltsstoff tatsächlich hatte und dass er deswegen gegebenenfalls als Süßholzextrakt anzusehen wäre, was sie im Übrigen selbst nicht so sieht, sondern nur nach dem Vortrag der Klägerin für ihre weitere Argumentation unterstellt.

46 bb) Das Klagegebrauchsmuster ist in seinem Hauptanspruch 1 auch durch das Produkt P. Spot V 3, 4 und 5 nicht neuheitsschädlich getroffen. Die Versionen V 3 und V 4 verwirklichen nicht sämtliche Merkmale des Hauptanspruchs 1 des Klagegebrauchsmusters (und auch nicht eines der Unteransprüche), so dass es bereits deswegen insofern an einer neuheitsschädlichen Veröffentlichung fehlt. Welche Auswirkungen die Auswahl der Emulgatoren auf die Funktionsweise der O/W-Emulsion haben würde, war zum Veröffentlichungszeitpunkt der Inhaltsstoffe der Version V 4 vollkommen unklar und wird von der Beklagten erneut allein in rückschauender Betrachtung, nunmehr sogar erst nach Durchführung eigener Versuche, beurteilt. Die Zusammensetzung und Inhaltsstoffe der Version V 5 sind vor dem Prioritätsdatum des Klagegebrauchsmusters nicht neuheitsschädlich veröffentlicht worden. Dazu reichen insbesondere die Übersendungen der Listen der Inhaltsstoffe an die Landesgesellschaft von B. in S. (Anlage B 13) und an die S. M. in Frankreich (Anlage B 14) im Juni 2008 nicht aus, denn mit diesen Schreiben sind die Inhaltsstoffe nicht iSd. § 3 Abs. 1 GebrMG der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden, sondern im ersten Fall unternehmensintern und im zweiten Fall an ein Monitoring-Unternehmen zu dem begrenzten Zweck übersandt worden, die Produkte in Bulgarien und Russland zu registrieren. Der Fachmann auf dem betroffenen Gebiet, der bereits oben näher definiert worden ist, hatte aufgrund dieser Schreiben nicht die tatsächliche Möglichkeit, von den Inhaltsstoffen Kenntnis zu nehmen.

47 b) Der Hauptanspruch 1 des Klagegebrauchsmusters beruht auf einem erfinderischen Schritt.

48 aa) Ob dem Klagegebrauchsmuster eine erfinderische Tätigkeit iSd. § 1 Abs. 1 GebrMG zugrunde lag, ist eine wertende Rechtsfrage, deren Maßstäbe vom konkreten Einzelfall abhängen. Die Beurteilung hängt jedoch grob strukturiert von drei zentralen Kriterien ab: dem Stand der Technik in seiner Gesamtheit als Mosaik, dem Fachmann sowie der letztlich entscheidenden, auf den zwei vorangegangenen Kriterien aufbauenden Frage, ob für den Fachmann bei der Lösung der Aufgabe des Gebrauchsmusters eine Kombination von Dokumenten und Teilen des Standes der Technik nahe lag oder nicht. Dazu ist insbesondere zu prüfen, inwieweit der Stand der Technik dem Fachmann Vorbilder und Anregungen für die Problemlösung bot. Maßgeblicher Zeitpunkt für diese Beurteilung ist allein der Anmelde- bzw. Prioritätstag des Klagegebrauchsmusters, im vorliegenden Fall also der 16.09.2008. Der Fachmann muss sich in den Wissensstand und die Erkenntnisse zu diesem Zeitpunkt hineinversetzen und dabei alles fachliche Wissen und Können außen vor lassen, dass erst nach diesem Zeitpunkt veröffentlicht worden ist.

49 Als Vorfrage ist somit die Aufgabe des Gebrauchsmusters zu bestimmen. Dafür kommt es (im Konfliktfall) nicht auf die Aufgabe an, von welcher der Erfinder subjektiv ausgegangen ist, sondern auf die technische Aufgabe bzw. Problemstellung, die aus der Sicht des Fachmanns durch die Erfindung objektiv gelöst wird.

50 bb) Vor diesem Hintergrund ist es insbesondere verfehlt, mit der Beklagten (Klageerwiderung vom 18.04.2019, S. 36ff, insb. Rn 126 ff) die objektiv zu lösende technische Aufgabe des Klagegebrauchsmusters aus einer Offenlegungsschrift, hier der Anlage B 17, zu entnehmen, die eine ganz andere Erfindung mit einer ganz anderen Zielsetzung zum Gegenstand hat. Dementsprechend fehlt es dem Klagegebrauchsmuster auch nicht an Erfindungshöhe gegenüber der Anlage B 17. Entscheidend ist nämlich nicht, welches technische Problem sich gegebenenfalls aus anderen Offenlegungsschriften ergibt, sondern welche technische Aufgabe aus der Sicht des Fachmanns durch die Erfindung , hier also das Klagegebrauchsmuster, gelöst wird. Dies beschreibt die Beklagte in Rn 126 der Klageerwiderung unter Berufung auf die Rechtsprechung genauso (“was die beanspruchte Lösung im Hinblick auf den Stand der Technik insgesamt objektiv erreicht“), um dann aber abweichend davon in Rn 128 die technische Aufgabe des Klagegebrauchsmusters „[a]usgehend von Beispiel 2 von Anlage B 17“ (später auch noch den Beispielen 3und 9 der Anlage B 17) zu formulieren. Die Beklagte erfindet hier selbst eine technische Aufgabe des Klagegebrauchsmusters, die sich dieses weder subjektiv stellt noch objektiv löst. An der verfehlten Bestimmung der Aufgabe des Klagegebrauchsmusters leiden in der Folge sämtliche, von der Beklagten auf Anlage B 17 und auch die damit zusammenhängenden Anlagen B 18 bis 22 gestützten Erwägungen, warum auf deren Grundlage die Fortentwicklung des Standes der Technik von Anlage B 17 hin zu der technischen Lehre des Klagegebrauchsmusters nahe gelegen haben soll. Sie stellen auf die Photostabilität ab, während die insofern übereinstimmend subjektiv gestellte und objektiv erzielte Aufgabe des Klagegebrauchsmusters nach dessen [0007] und [0008] darin bestand, die Thermostabilität von Süßholzextrakten enthaltenden kosmetischen Zubereitungen zu verbessern. Dass mit dem teilweise verwendeten Begriff der Lagerstabilität die Thermostabilität gemeint ist, ergibt sich aus einer Zusammenschau von [0007] und [0008] mit den Versuchen nach [0030] bis [0034] des Klagegebrauchsmusters. Daher erscheint es auch verfehlt, die Offenlegungsschrift in Anlage B 17 als Ausgangspunkt für die Entwicklung der technischen Lehre des Klagegebrauchsmusters zugrunde zu legen. Die Erfindung in Anlage B 17 hatte nach deren [0023] eine Vielzahl von Aufgaben, die nicht mit jenen des Klagegebrauchsmusters übereinstimmen, so dass nicht ersichtlich ist, inwiefern der Fachmann, im vorliegenden Fall - wie oben bereits erörtert - ein Team aus einem Hautarzt mit Erfahrung in der Entwicklung von Hautirritationen vorbeugenden Cremes und einem in der Kosmetikbranche tätigen Chemiker oder Biologen, bei der Lektüre der Anlage B 17 auf die Erfindung des Klagegebrauchsmusters hingewiesen worden wäre. Dies gilt vor allem dann, wenn man berücksichtigt, dass sich die Einordnung eines bestimmten Ausgangspunkts als nächstliegender Stand der Technik aus einer rückschauenden Betrachtung verbietet, sondern vielmehr erforderlich ist, dass der Fachmann zum damaligen Zeitpunkt genau diesen Ausgangspunkt gewählt hätte, um für die Problemstellung des Klagegebrauchsmusters eine technisch vorteilhaftere Lösung zu finden (BGH BeckRS 2017, 105147 - Gestricktes Schuhoberteil ; BGH GRUR 2009, 382 - Olanzapin ).

51 cc) Ein fehlender erfinderischer Schritt des Klagegebrauchsmusters lässt sich auch nicht auf der Grundlage der zum Zeitpunkt des Prioritätsdatums des Klagegebrauchsmusters bereits vorveröffentlichten und damit zum Stand der Technik gehörenden Zusammensetzung des Produkts P. Spot V 4, auch nicht in Verbindung mit V 3, begründen.

52 Erneut erscheint es bereits allein rückschauend naheliegend, die Zusammensetzung des Produkts P. Spot V 4 als Ausgangspunkt für die Suche nach einer vorteilhafteren technischen Lösung der Thermostabilität zu verwenden. Es sind keinerlei Anhaltspunkte dafür ersichtlich und solche hat die Beklagte auch nicht vorgetragen, dass ein Fachmann zum Prioritätszeitpunkt des Klagegebrauchsmusters bei Lektüre der Zusammensetzung des Produkts P. Spot V 4 darauf gestoßen worden wäre, diese als Ausgangspunkt für eine Verbesserung der Thermostabilität von Süßholzextrakten enthaltenden kosmetischen Zubereitungen zu verwenden.

53 Darüber hinaus war es zum Prioritätszeitpunkt des Klagegebrauchsmusters für den Fachmann weder naheliegend, die von der Klägerin eingesetzten Emulgatoren zu verwenden, um so in der Gesamtzusammensetzung eine verbesserte Thermostabilität zu erreichen, noch war es naheliegend, dass die Emulgatoren im Hinblick auf die Thermostabilität austauschbar sein könnten, was die Beklagte behauptet. Die von ihr zu diesem Zweck nunmehr durchgeführten Versuche zeigen gerade, dass sich die Auswahl der Emulgatoren auf die Thermostabilität für den Fachmann auch heute noch nicht aus dem bereits vor den Versuchen offengelegten Stand der Technik ergab. Dann hätte es der Versuche der Beklagten nicht bedurft. Erneut nimmt die Beklagte hier eine rückschauende Betrachtung vor, die sich jedoch verbietet. In der Auswahl bestimmter Emulgatoren in Hauptanspruch 1 des Klagegebrauchsmusters lag somit ein erfinderischer Schritt.

54 Schließlich verfängt auch die Argumentation der Beklagten nicht, die in Hauptanspruch 1 des Klagegebrauchsmusters beanspruchten Emulgatoren seien in ihrer Auswahl willkürlich und hätten für die Frage des erfinderischen Schritts insofern außer Betracht zu bleiben, als sie zur Thermostabilität und damit zur Lösung der Aufgabe des Gebrauchsmusters nichts beitrügen. Erstens hat die Beklagte die von der Klägerin zu den Auswirkungen der Emulgatoren auf die Thermostabilität vor dem Prioritätsdatum durchgeführten Versuche (Anlage K 20) als solche im vorliegenden Verfahren nicht substantiiert angegriffen. Dies erfolgt insbesondere nicht auf S. 20 f des Schriftsatzes vom 19.11.2019, wo die Beklagte nur von der Kritik an den Versuchen der Klägerin wegen zahlreicher Mängel im Einspruchsverfahren spricht, diese Mängel jedoch nicht näher benennt. Unzutreffend ist in diesem Zusammenhang auch die Behauptung der Beklagten, die Einspruchsabteilung habe die Kritik allein aus formalen Gründen als unzureichend angesehen. Auf S. 12 der Anlage K 14 wird im Gegenteil deutlich, dass die Einspruchsabteilung die Versuche der Klägerin in der Sache für überzeugend und ausreichend hält. Ein substantiierter Angriff gegen die Versuche der Klägerin liegt auch nicht in den nunmehr von der Beklagten durchgeführten, eigenen Versuchen, zumal diese insofern Fragen aufwerfen, als Emulgatoren in unterschiedlichen Mengen verwendet worden sind und es kaum plausibel erscheint, dass sich gerade bei den Versuchen mit jenen Zubereitungen, die Glycyrrhiza Glabra Root Extract enthielten, die Konzentration des Süßholzextrakts nach vier Wochen jenseits der angegebenen Meßungenauigkeiten erhöht hat.

II.

55 Der Klägerin steht gegen die Beklagte ein Schadensersatzanspruch gemäß § 24 Abs. 2 S. 1 iVm § 11 GebrMG zu. Dazu ist auf die Ausführungen unter I. zur rechtsverletzenden Benutzung des Klagegebrauchsmusters zu verweisen.

III.

56 Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 Abs. 1 ZPO; die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit ergibt sich aus § 709 S. 1 und 2 ZPO. Die Streitwertfestsetzung ist gemäß § 51 Abs. 1 GKG erfolgt. Dabei entfallen auf den Auskunftstenor in Ziffer 1 des Urteils 75.000,- € und auf den Feststellungstenor in Ziffer 3 des Urteils ebenfalls 75.000,- €.