Likelihood of confusion between watch trademarks with lion motif

BGE 30 II 601Coletânea oficial do Tribunal Federal (BGE) / Volume II7 de jun. de 1904Confirmed

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Resumo Omnilex

Ernest Borel & Cie appealed a Neuchatel judgment protecting DuBois-Favre’s older lion watch marks. The Federal Court held that the defendants' lion mark was sufficiently close to the plaintiff's marks to create confusion, particularly for export markets in China and Japan where the plaintiff's marks were already known as the 'Lion'. It confirmed cancellation of the contested registration, destruction of reproduction tools, a prohibition on use, and the CHF 100 damages award with interest.

Sumário Omnilex

Art. 24 lit. a and Art. 6 Trademark Act; likelihood of confusion in trademark imitation. Full identity is not required; infringement exists when the contested sign reproduces the essential distinctive elements of an earlier mark and, judged by the ordinary attention of the relevant public, is apt to cause confusion. In assessing similarity, the court considers the dominant overall impression, the nature of the goods, the size of the sign, and the market context. Older use and established reputation abroad strengthen protection of the prior mark, especially where the contested sign appears chosen to capitalize on that reputation (consid. 2-5).

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Civilreehtspflege. ni le nom commercial ni la marque des demandeurs; il n'a du reste nullement conteste qu'iI en eilt connaissance. 11. -La reparation de dommage, a accorder aux deman- deurs ä. teneur de l'art. 51 CO, et conformement a Ia libre appreciation du juge, doit consister tout d'abord dans la defense au defendeur d'user de la devise A la Chevrette et de la vignette representant la dite chevrette, comme en- seigne et dans ses imprimes commerciaux. En revanche il y a lieu de repousser Ia conciusion de Ia demande tendant a l'allocation de 20 fr. par chaque contravention constatee a Ia charge du defendeur; les contraventions que ce dernier pour- rait commettre a futur ne peuvent en effet etre prevues ni reprimees dans le present arre!. De meme il n'existe aucun motif d'autoriser les demandeurs ä. faire proceder a la sup- pression de la devise incriminee, l'objet de cette conclusion relevant de l'execution du dit arret. TI ne se justifie, enfin, pas davantage d'accueillir 1a derniere conclusion (N° 4) de Perrin freres : Cie en 3000 fr. de dommages-interets; cette conclusion se base en effet sur l'unique consideration que les demandeurs ont du recourir aux offices d'un avocat ä Ge- neve; comme Hs n'ont alIegue aucun autre element de dom- mage pecuniaire, il suffira de tenir compte, dans le dispositif relatif aux depens, du prejudice que Perrin freres Cie peuvent avoir souffert du seul chef susrelate. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est admis partiellement, et l'arret rendu entre parties par la Cour de Justice civile du canton de Geneve, le 25 juin 1904, est reforme en ce sens qu'interdiction est faite ä. J. Vaurillon, intime, de se servil' des mots, soit de la devise A la Chevrette et de Ia vignette representant la dite chevrette, comme enseigne, ainsi que sur ses cartes, lettres, reclames, etc. L'arret de Ia Cour de Justice civile est maintenu quant au surplus. VI. Fabrik-und Handelsmarken. N° 78.

  1. Arret du 28 octobre 1904, dans la cause Borel . Oie, de . el ree., conl1'c DuBois-Favre, dem. el int. Imitation d'une marque de fabrique (marque du lion ) pour des montres). Art. 24, litt. a, loi fM. sur les marques de fabl'ique. etc. Le demandeur L. DuBois-Favre, fabricant d'horlogerie au Locle, est le successeur de Ed. Favre-Perret, qui avait suc- cede lui-meme a Ia maisou Favre et Andrie, dont iI avait ete l'un des chefs. Le 28 fevrier 1903, le demandeur fit enregistrer en son nom, au Bureau federal de Ia propriete intellectuelle, les marques portant les Nos 15567, 15574 et 15575. Les mar- ques 15 574 et 15 575 sont composees d'un lion dresse sur ses pattes de derriere, et etreignant de ses pattes de devant un ecusson ovale; la marque N° 15 567 presente Ie meme animal heraldique, tenant un ecusson en forme d'etoile a cinq rais. En 1880 et 1884, Favre et Andrie avaient deja fait enregistrer au Bureau federalles trois marques susmention- nees; elles furent transferees regulierement a Ed. Favre- Perret, puis plus tard au demandeur L. DuBois-Favre. Les defendeurs, egalement fabricants d'horlogerie, a Neu- chätel, ont fait enregistrer a Berne, le 21 juillet 1903, une marque N° 16175 representant uu lion couche. Le demandeur, aprils avoir vainement inviM les defendeurs arenoncer a I'usage de Ia predite marque N° 16 175, a ou- vert aces derniers, en se fondant uotamment sur l'art. 24 a de Ia loi federale concernant les marques de fabrique et de commerce du 26 septembre 1890, une action tendant a ce que Ia radiation de cette marque soit ordonnee, surtout par le motif que la dite marque est destinee a l'exportation en Chine et au Japon, alors que les marques du demandeur so nt connues en Chine et au Japon sous le Dom de Lion ( Shishi ), et que d'ailleurs Ia marque des defendeurs ressemble trop a celles de L. DuBois-Favre, malgre quelques differences de

Civilrechtsptlege. detail pour que des confusions ne doivent pas necessaire- , , ment se produire. Le demandeur coneluait en outre a ce qu'iI plaise au tribunal ordonner la destruction des poinQons et ustensiles servant a reproduire la marque des defendeurs, -ainsi que des parties de montres revetues de cette marque, -faire defense a Borel : Oe d'employer la marque N° 16175 pour designer la provenance de leurs montres, bijoux et em- ballages, -et condamner les defendeurs a payer au deman- deur a titre de dommages-interets, la somme de 1000 fr. ou ce que justice connaitra avec interets au 5 % des le jour de la demande. Les defendeurs pretendent, de leur cöte, qu'une confusion entre leur marque et ceIles du demandeur est impossible, et que leur emploi simultane n'a des 101's rien qui aille a l'en- contre des dispositions de la loi federale de 1890 precitee. Le Tribunal cantonal de Neucbatel, statuantle 7 juin 1904, a constate, comme resultant de l'enquete, que le demandeur (ou ses pn3decesseurs) a importe au Japon ses montres avec la ma1'que Lion des 1862, et en Chine depuis environ dix ans, -que ces montres portant les marques du demandeur sont, dans ces contrees, les plus connues et les plus appre- ciees des montres suisses, et que les dites marques sont con- nues sous le nom de Lion . Fonde sur ces constatations, le Tribunal cantonal dans son dit jugement a

° ordonne la radiation de la marque de fabrique des de- fendeurs, deposee le 21 juillet 1903, et enregistree sous N° 16175; 2° ordonne la destruction des poinQons et ustensiles ser- vant a reproduire la dite marque ;

fait defense a Ernest Borel Oe d'employer la marque N° 16 175 pour leurs montres, bijoux et leurs emballages ;

condamne les defendeurs a payer au demandeur a titre de dommages-interets, la somme de 100 fr. avec interets 5 % des le 10 decembre 1900 (date de la demande). C'est contre ce jugement que Ernest Borel Oie ont, en temps utiIe, recouru en reforme au Tribunal federal et conclu VI. Fabrik-und Handelsmarken. N° 78.

a ce qu'il lui plaise declarer les conelusions de la demande mal fondees et leur adjuger les conelusions liMratoires de leur reponse. A l'audience de ce jour, la partie intimee DuBois-Favre a, de son cöte, conelu au rejet du recours et a la confirmation du jugement attaque. Statuant sur ses faits el considerant en droit :

  1. -" .,.
  2. -Po ur que quelqu'un soit repute avoir contrefait la marque d'autrui ou l'avoir imitee de maniere a induire le public en erreur (art. 24, lettre a de la loi du 26 septembre 1890 sur la protection des marques de fabrique), il faut, con- formement a la doctrine aussi bien qu'a la jurisprudence du Tribunal de ceans, que les differences entre les marques en question ne soient pas suffisantes pour 1aisser dans l'esprit du public ou dans la memoire des personnes qui 1es O?t es ensemble ou isoIement, !'impression de signes figuratIfs dIS- tincts et qu'elles puissent au contraire donner facilement lieu a une confusion. TI n'est point necessaire pour constituer une atteinte au droit a 1a marque, qua l'imitation de celle-ci soit complete et servile, mais il suffit a cet effet que la dite imi- tation sans constituer une copie identique, l'eproduise les elements caracteristiques de la marque imitee, et qu'elle ne s'en differencie pas assez pour que, en lui appliquant le degre d'attention usueI en pareille matiere, 1e public ne puisse pas 1a prendre pour la marque legitime (voir entre autres arrets du Tribunal federal dans les causes Brook u. Brothers c. Hasenfratz, Bec. off. VII, p. 411, consid. 2; Egli u. Senn- hauser c. Reiff-Huber, ibid. VIII, p. 840 et suiv., consid. 4 et 5 Trachsler c. Sulzer Oie, ibid. XXVIII, 2, p. 551 et suiv.: consid. 3; Zwicky c. Gütermann Cie, ibid. p. 56 et suiv., consid. 5. Voir aussi Kohler, Recht des Markenschutzes, p. 271 et suiv.). .. "
  3. -En faisant application de ces prmClpes a I espece actuelle, il y a lieu d'admettre avec l'instance cantonale que la marque des defendeurs dans ses caracte;es pnnnIpaux ne se distingue pas de celles du demandeur d uue malllere suf-

Ci vilrech tspflege. fisante pour exclure Ia possibilite d'une confusion avec ces dernieres. Le motif principal des marques des deux parties est le Hon, et si Fon considere que le depOt des marques du demandeur a ete effectue bien avant celles de la partie de- fenderesse, -qu'elle est connue et designee par Ia elien- tele, - notamment en Chine et au Japon, pays Oll les mon- tres et les marques du demandeur sont surtout exportees, -sous le nom de Lion:1 , -que le signe figuratif du Lion constitue le caractere essentiel de Ia marque, lequel attire surtout, sinon exclusivement le regard et l'attention de l'ob- servateur, Fon est conduit a admettre que la marchandise des defendeurs destinee d'ailleurs ades marchandises de Ia meme nature que ceIles auxquelles les marques deposees par Ie demandeur se rapportent, ne saurait etre maintenue au re- gard de la disposition de l'art. 6 de Ia Ioi federale exigeant que Ia marque dont le depOt est efiectue doit se distinguer par des caracteres essentiels de celles qui se trouvent deja enregistrees. Bien que des differences appreciables doivent etre constatees entre Ia marque des defendeurs et eelles du demandeur DuBois-Favre, notamment en ce que ces der- nieres presentent un autre encadrement, des attributs parti euliers, comme l'etoile et l'ecusson et des initiales, qui ne se retrouvent pas dans la marque des defendeurs, il n'en de- meure pas moins certain que ces differences sont impuissantes a empecher Ia confusion entre des marques de petite dimen- sion dont le motif prineipal, ainsi qu'il a ete dit, est bien fait pour provoquer des erreurs prejudiciables aux droits ante- rieurs du demandeur. Cette solution s'impose avec d'autant plus de necessite qu'il eut ete du devoir des defendeurs de differencier leur marque de celles du demandeur, de maniere a eviter toute Mentua- lite de confusion. Abstraction faite de la circonstance deja relevee, que les marques du demandeur sont beaueoup plus anciennes au point de vue de I'inscription au registre que celle des defendeurs, il est etabli en outre que Ie demandeur, soit ses predecesseurs, ont exporte depuis plus de 40 annees Ieurs marchandises au Japon et depuis plus de 10 ans en VI. Fabrik-und Handelsmarken. No 7 .

Chine, SOUS Ia protection de la marque du Lion, et que leurs montres y etaient designees sous cette appellation. TI est permis dans ces cireonstances d'admettre que si les deren- deurs ont, sur Ia demande de leurs clients en Chine, choisi la marque incriminee, c'est dans l'intention d'imiter ceIles du demandeur et de provoquer des erreurs ou des confusions a leur profit; or e'est cette intention qui, au point de vue de Ia question en litige, doit apparaitre eomme deeisive. Les dispositions de l'art. 24, lettre a precite de la loi federale de 1890, autorisant entre autres des poursuites par Ia voie civile contre quiconque aura contrefait la marque d'autrui ou l'aura imitee de maniere a induire Ie public eu erreur, sont, VU Ie resultat de Ia comparaison des marques en cause, applicables aux defendeurs. 11 l' a lieu d'etre d'autant plus severe dans eet examen que l'interet des parlies, en ce qui concerne l'usage de leurs marques respectives, est indeniable pour des marchandises destinees a l'exportation, et que Ia protection de Ia loi doit etre accordee au demandenr, dont les marques portent depuis un temps immemorial Ie signe du Lion, sous lequeI elles etaient connues dans le monde commercial des 10ngtemps avant l'inscription de celle des defendeurs. 4. -Peu importe d'ailleurs dans cette situation que les defendeurs aient ete rendus attentifs, par Ie bureau federal de la propriete intellectuelle a Berne, a Ia ressemblance exis- tant entre les marques des deux parties, et que Ia marque incriminee presente une analogie plus frappante encore avec nne autre marque aussi inscrite au dit Bureau. TI resulte pre- cisement de Ia correspondance echangee entre ce Bureau et les defendeurs J que ceux-ci s'attendaient a voir contester leur marque N° 16175, ce qui est de nature a confirmer Ie fait de l'intention, de leur part, d'imiter ceIles du demandeur, ou de provo quer tout au moins chez Ia clientele de DuBois-Favre, des confusions prejudiciables aux droits legitimes de ce der"' nier. 5. - TI se justifie des lors de eonfirmer sur tous les points le jugement attaque, notamment en ce qui a trait a la deter- mination de la somme a allouer au demandeur a titre de

Civilrechtspflege. dommages-interets ; le Tribunal de Neuchatel est en effet le mieux place pour degager et evaluer les divers facteurs qui doivent entrer en Iigne de compte dans une semblable ma- tiere. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte et le jugement rendu entre parties par le Tribunal cantonal de Neuchatel, le 7 juin 1904, est maintenu dans son entier. VII. Schuldbetreibung und Konkurs. Poursuita pour dettes et faillite. 79. dri! uom 3. J'C3embet 1904 in Eiacf)en auIt iu aneu, . tL u. !BerAn., gegen ouliUt uenua(tuutl uff . dUet, !Ben. u. !Bel' .,!BefI. Anfechtung im Konkurse, Art. 285 tr. SchKG. -Delictspauliana, Art. 288 1. c. Bestellung eines Pfandreohtes für eine Konto- korrentforderung (d. h. für die jeweilige Saldoforderung aus dem Kontokorrentve'rhältnis). Schädigung der Gläubiger't Benachteili- gungsabsicht. Erlcennbarkeit dieser Absicht beim Anfechtungsgeger. A. :nurd) Urteil bom 3. Eie:ptemBer j 904 9at oie I. m::p:peffa, tionßfammer be Dbergerid)tß beß . tantonß cdürid) erfannt: :naß )On ber . tlägedn im . tonlurfe ber irma !Suff IDCettler tn 3üt"id) II für i9re . tontoforrentforberung bon 89,764 %1'. neuft 3tnß unb . tommiffion angemelbete runb:pfanbred)t aut . trebitberftd)erungßurtef für 28,000 r. bom 4. IDCai 1903 1.)irl a( red)tßungüfttg erllärt. B. egen biefeß Urtell 9at bie irlägerin red)taetttg unb form. tid)ttg bie !Berufung an baß !Bunbengertd)t eingelegt, mit bem m:ntrag: VII. Schuldbetreibung und Konkurs. NQ 79.

fei ba runb:pfanbred)t, meId)e tm 4. IDCat 1903 in eftaH einer . ttebitberficgerung für ben öd)ft6etrag bon 28,000 r. auf bn bel' . tribarin im IIlRiebU. Unterffraä" ge, örenbe aulant errid)tct murbe unb bon ber .!Sanf in !Baben im sronfurfe ber irma !Buff IDCettIer für eine irontof.orrent. forberung bon 84,764 %1'. (ncBft 5 % 3in unb 1/", % . tom. mtffion feit 30. (5e:ptemuer 1903 tuf bem für :pfanbgebecft er. fläden !Betrage) geltenb gemad)t mirb, für unanfed)toat unb in feber e3ienung ou 1Red)t oeftcgenb au erfIären ; ebentueff : eß f ei b t runb:pfnnbred)t ber . tliiget"in gemäE . trebitberfid)e, rungßurief bom 4. IDCni 1903 auf ba ber !Beflagten ge9örtge 2anb im lRiebIi 3üde!) IV in öge bon 8082 r. 75 :t . neBft 3in a 5 % feit 6. IDCai 1903 unb t/

Ofo . tommiffionsge uü

r fett bem gleicf,1en atum gerid)tlid) annuerfennen. C. ,3n bel' 1)eutigen lSer9anblung 9nt bet ?Bertretet bel' . trägertn feinen lBerufungßantrag erneuert. :ner metlreler bet !Sef( tgten 9at auf !Beftätigung be angefod), tenen UrteU angetrugen. :nn !Bunbengerid)t 3ient in tmägu ng:

  1. :nie . toffeftibgefeUfd)aft 'Buff IDCett1er, )ßapier9anblung, in 3üricf,1, meld)e mit ber srlägetin feit längerer 3eit in . t?nt.o. forrentberfe9r geftnnben, oefteUte am 4. IDCa! 1903 oUt Eild)er geH für ba je)l.leiUge ut9aben ber irlägertn au bietem irrebit. :ler9äUni oi 3um ffi(a;rimalbetrage :lon 28,000 r. j) ):potg ef alt einem mau:p t in Bürtcf). :ner I.ßfanbBefteffungsaft fü9rt au , e ftege bie Eid)ufbnerin mit ber I.ßfanbgläubigerin im . tontofor, tcntberfe1)r, 3ufoIgebeffen fte berfeIBen balb gröEere, halb ffetnere Eiummm fd)ulbig merbe. Bur Eiid)er1)eit für ba jemeiIige u , aBen ber irrägerin au biefem . trebitber9äHng 6i um IDC t;t:t. m tl6etrage bon 28,000 %r. merbe )pot9et BefteITt an :ine:u !B tu:p(a in 3ürfd). :nie %irma fe )te baß . tontoforrent )et9aftm mit bcr SUägerin fort unb 6efteITte für eine r1)ö9ung be . tre. bite lm 10./11. IDCoi 1903 neue Eiid)ergeiten. mm 29. ,3unt 1903 teilte bie irmn i9ren (iiu6igern mit, fie fei auäcr Eitanbe, i9ten mer:pffid)tungen nad)aufommen; i1)re megenfd) tften rönnten für 9öd)ften 464,030 r. 90 :tS. re tIificrt merben, l.läl)renb 456,271 %r. 10 :t . b trauf 9 tften, auf ?IDertfd)riften bon

Palavras-chave

trademark infringementlikelihood of confusionwatch marksexport marketsdistinctive elementdamagesinjunctioncancellation

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the defendants' lion watch mark unlawfully imitated the plaintiff's earlier marks under trademark law.

Decisão extraída

The marks were sufficiently similar in their essential lion motif to create a likelihood of confusion, especially for small marks used on export markets.

Fundamentação extraída

The court held that full servile copying is unnecessary; imitation exists when the essential features are reproduced and the public can easily confuse the signs. The plaintiff's marks were older and known in China and Japan, and the defendants failed to differentiate their sign enough.

Questão jurídica principal

Whether the cancellation of the defendants' trademark registration and the related prohibition should be upheld.

Decisão extraída

Yes. The registration had to be cancelled and the defendants were prohibited from using the contested mark for watches, jewelry, and packaging.

Fundamentação extraída

Because the mark conflicted with prior rights and was likely chosen to exploit the plaintiff's market reputation, the lower court's protective measures were justified.

Questão jurídica principal

Whether the order to destroy punches and utensils used to reproduce the mark and the damages award should be upheld.

Decisão extraída

Yes. The ancillary measures and CHF 100 damages, with interest, were confirmed.

Fundamentação extraída

The lower court was best placed to assess the damage amount, and the destruction order followed from the unlawful use of the mark.

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