- Urteil vom 9. April 1897 in Sachen
Eichenberger Cie. gegen Liewen.
A. Mit Urteil vom 18. Januar 1897 hat das Handelsgericht
des Kantons Aargau erkannt: Die Kläger werden mit ihrer
Klage abgewiesen.
B. Gegen dieses Urteil erklärten die Kläger rechtzeitig die Be
rufung an das Bundesgericht, indem sie beantragten:
es sei in Abänderung des handelsgerichtlichen Urteils den Klä
gern der Klageschluß zuzusprechen,
eventuell seien vor Ausfällung des Endurteils die Akten zu
ergänzen
a. durch Aufnahme des in der Klageschrift beantragten Zeugen
und Sachverständigenbeweises dafür, daß die fragliche Cigarre nur
unter der Marke Téléphone den Kunden geliefert und bei diesen
auch im Detail von den Rauchern meist unter diesem Namen
verlangt werde:
b. durch Erhebung des daselbst beantragten Beweises für das
Quantitativ des erlittenen Schadens;
ganz eventuell sei das handelsgerichtliche Urteil aufzuheben und
die Sache zur Aktenvervollständigung im Sinne des eventuellen
Begehrens und zu neuer Entscheidung an das aargauische Handels
gericht zurückzuweisen.
Der Beklagte trug auf Bestätigung des angefochtenen Ur
teils an.
C. In der heutigen Verhandlung wiederholen die Parteiver
treter ihre schriftlich gestellten Anträge.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
- Am 25. Mai 1891 deponierten die Kläger, Cigarrenfabri
kanten in Menziken, Kanton Aargau, beim eidgenössischen Amt
für geistiges Eigentum eine zur Bezeichnung von Cigarren deut
scher Façon bestimmte Marke, bestehend aus zwei besonders ein
gezeichneten Feldern, von denen das obere, kleinere, ein Rechteck
bildet, welches einzig das Wort Téléphone enthält, während das
untere, größere, ein Quadrat bildende, eine sitzende weibliche Figur
mit einem Telephonapparat in sich schließt. Diese Marke wird
von den Klägern in der Weise auf ihren Cigarrenkisten ange
bracht, daß das obere Feld mit dem Wort Téléphone auf den
Deckel zu liegen kommt, das untere Feld dagegen die anschließende
Stirnseite der Kisten bedeckt. Ferner ist das Wort Téléphone,
sowie ein Telephonapparat in das auf dem obern Deckel des Kist
chens befindliche Brandzeichen aufgenommen.
Im Juli 1896 erhoben die Kläger bei der aargauischen
Staatsanwaltschaft gegen den heutigen Beklagten Strafklage wegen
Verletzung ihres Markenrechts, weil dieser eine ganz gleiche, oder
doch höchst ähnliche Cigarrensorte unter der Marke Telephon
verkaufe. Sie führten in der Denunziationsschrift aus: Freilich
sei das Bild, von welchem das Wort Telephon auf der Marke
des Beklagten umrahmt werde, ein anderes als das der Kläger;
allein darauf komme es nicht an, weil das Wort Telephon die
Hauptsache sei und die Kläger nur gegen den Gebrauch dieses
Wortes klagen; der Beklagte habe das Wort Telephon auch in
das auf dem Deckel des Kistchens sich befindende Brandzeichen
aufgenommen und dieses zudem mit der Phantasiefirma Ramon
Rimero y Gie geschmückt. Bei der beim Beklagten vorgenommenen
Haussuchung wurden gefunden: erstens eine ebenfalls aus zwei
Feldern, einem kleineren, obern, rechteckigen und einem größern,
untern, beinahe quadratförmigen, bestehende Etiquette, deren oberes
Feld die Worte:
Telephon
fabrica de tabacos
Ramon Rimero y Cia
enthält, während das untere Feld eine von Gewölk umgebene, mit
einem Chiton bekleidete weibliche Figur, die einen Telephonapparat
in den Händen hält, und in jeder Ecke ein nacktes Kind mit
einem Telephonapparat darstellt; zweitens: drei je ein einge
rahmtes Quadrat bildende Etiquetten; sie haben roten Grund,
der Mitte blaues Feld, über diesem letztern eine Krone, zur Seite
derselben zwei spanische Wappen, zwischen diesen die Worte
esquisitos tabacos, unter dem blauen Feld auf jeder Seite vier
goldene Medaillen und zwischen diesen die Worte hechos expre
samente para personas de gusto; diese drei Etiquetten unter
scheiden sich nur dadurch, daß die eine auf dem blauen Grund das
Wort Téléphon, die andere das Wort la delicado, die dritte end
lich das Wort ultra marina enthält, jeweilen in schwarzer Schrift.
Die erstgenannte Etiquette hat der Beklagte von Casten Suh
ling, lithographische Anstalt und Etiquettenfabrik, in Bremen, die
drei letzterwähnten von Gebrüder Klingenberg in Detmold be
zogen. Der Beklagte bestritt, sich einer Verletzung des klägerischen
Markenrechts schuldig gemacht zu haben, indem er sich auf den
Standpunkt stellte, die Bezeichnung Telephon für Cigarren sei
Gemeingut, und die von ihm angewendete Verpackung sei im
übrigen so verschieden von der klägerischen, daß eine Verwechslung
unmöglich sei. Durch Verfügung vom 17. August 1896 stellte
die Staatsanwaltschaft des Kantons Aargau die Untersuchung
ein, mit der Motivierung, aus einer (vom Beklagten in beglau
bigter Abschrift zu den Akten gelegten) Zuschrift der Firma
Casten Suhling, d. d. 27. Juli 1896, gehe hervor, daß diese
Firma die auf den Cigarrenkistchen des Beanzeigten befindliche
Telephon Etiquette und das entsprechende Brandzeichen selbst er
funden habe und seit 10 Jahren an Cigarrenfabrikanten verkaufe,
ferner, daß diese Bezeichnung auf Etiquette und Brandzeichen in
Deutschland schon seit dem Jahre 1886 gesetzlichen Schutz ge
nieße, endlich, daß der Beanzeigte die Etiquette und das Brand
zeichen einfach von der genannten Firma angekauft habe, ohne
daß er auf die Herstellung der genannten Zeichen irgend welchen
Einfluß ausgeübt hätte.
Die Kläger verlangten nach dieser Verfügung anfänglich die
Überweisung an das Zuchtpolizeigericht; mit Eingabe vom
19. September 1896 zogen sie jedoch dieses Begehren zurück, in
dem sie sich vorbehielten, gegen Liewen auf dem Civilwege weiter
vorzugehen.
Mit Eingabe vom 6. Oktober 1896 stellten die Kläger nun
mehr beim Handelsgerichte des Kantons Aargau folgende Klage:
- Es sei der Beklagte pflichtig zu erklären, die weitere Ver
wendung der Wortmarke Telephon für Cigarren zu unter
lassen;
- es sei derselbe zu einer Entschädigung von 500 Fr. samt
Zins zu 5 % von Einlegung der Klage an (richterliche und
Sachverständigenfeststellung vorbehalten) zu verfällen, alles unter
Kostenfolge.
ar Begründung ihrer Klage brachten sie in erster Linie die
schon in der Denunziationsschrift angeführten Argumente vor,
indem sie namentlich betonten, bei der fraglichen Marke sei das
Wort Telephon die Hauptsache, die fraglichen Cigarren werden
nur unter diesem Namen verkauft. Hiefür beriefen sie sich auf
Briefe von Kunden und trugen auf Zeugen und Sachverstän
digenbeweis an. Sie anerkannten weder den Inhalt noch die Be
weiskraft der Zuschrift von Casten Suhling vom 27. Juli
- Das Quantitativ der Entschädigung berechneten sie fol
gendermaßen: Der Beklagte habe bisher wenigstens 50,000 Stück
Telephon Cigarren verkauft. 50,000 Stück werden zu 70 Fr. per
Tausend, zusammen also zu 3500 Fr. verkauft, bei einem Ge
winnansatz von 15 % ergebe sich also Gewinn 525 Fr.; minde
stens um diesen Betrag feien die Kläger geschädigt worden. Hie
für beriefen sie sich auf Sachverständige und auf Partelbefragung.
Der Beklagte trug auf Abweisung der Klage unter Kostenfolge
an, im wesentlichen unter folgender Begründung: Kopfeigarren
sei die in der Schweiz am meisten verbreitete Cigarrenform. Der
Name Telephon sei ein Name, der irgend einer Cigarre ge
gegeben werde, und keineswegs neu. Die Kläger haben überdies
nicht das Wort Telephon schützen lassen. Das frühere Marken
schutzgesetz, unter dem die Eintragung stattgefunden, habe Wort
marken überhaupt nicht gekannt; die Kläger haben also nur das
Gesamtzeichen schützen können. Ferner sei das Wort Telephon
in Verbindung mit den übrigen Bestandteilen der Marke, Quali
tätsbezeichnung. Das Gesamtbild der Marke, auf das es allein
ankomme, sei total verschieden. Ein illoyales Verhalten des Be
klagten liege überall nicht vor. Was das Quantitativ der Schaden
ersatzforderung betrifft, so gab der Beklagte zu, etwa 45,000
Stück Telephon Cigarren verkauft zu haben, bestritt dagegen,
daß die Kläger durch diese Thatsache einen Schaden erlitten haben.
Die Vorinstanz ging bei ihrem eingangs sub Fakt. A mitge
teilten Urteile im wesentlichen von folgenden Gesichtspunkten aus:
Gegenstand der Eintragung habe, da sie noch unter dem Marken
schutzgesetz vom 19. Dezember 1879 stattgefunden, nicht das
Wort Telephon , sondern nur die Marke als ganzes sein kön
nen; soweit diese Eintragung sich erstrecke, soweit reiche auch der
Schutz. Übrigens sei die Marke auch nach dem gegenwärtig gel
tenden Gesetze als gemischte Marke anzusehen. Demnach komme
es darauf an, ob das Gesamtbild der vom Beklagten verwendete
Marke dem Gesamtbilde der klägerischen Etiquette täuschend ähnlich
sei. Dieses sei schlechthin zu verneinen. Auf das Wort Telephon
sei kein Gewicht zu legen, es könne nicht als wesentlicher Be
standteil der Marke bezeichnet werden. Qualitätsbezeichnung sei
das Wort Telephon allerdings nicht, ebenso wenig Gemeingut.
2. Was zunächst die Frage der Zulässigkeit der einzelnen Be
rufungsbegehren der Kläger betrifft, so kann dieselbe nur bezüglich
des Haupt und des subeventuellen Antrages bejaht werden, nicht
dagegen bezüglich des eventuellen Antrages betreffend Aktenergän
zung durch das Bundesgericht; denn nach Art. 82, Abs. 2 des
Bundesgesetzes über die Organisation der Bundesrechtspflege
dürfen Ergänzungen der Akten nur vom kantonalen Gericht, nicht
vom Bundesgericht vorgenommen werden. Sofern daher eine Ver
vollständigung der Akten durch Erhebung weiterer Beweise not
wendig wäre, müßte das angefochtene Urteil aufgehoben und die
Sache zur Aktenvervollständigung und zu neuer Entscheidung an
das kantonale Gericht zurückgewiesen werden.
3. Der Vorinstanz ist darin beizustimmen, daß die klägerische
Marke keine reine Wortmarke, sondern eine kombinierte Marke
ist. Richtig und von den Klägern zugegeben ist ferner, daß das
Gesamtbild der Marke des Beklagten verschieden von demjenigen
der Kläger ist und daß eine Täuschung hiedurch ausgeschlossen ist.
Dagegen hat das angefochtene Urteil den Standpunkt der Kläger
nicht genügend gewürdigt, das Wort Telephon sei gerade die
Hauptsache, das wesentlichste und charakteristische der Marke;
gerade die Nachmachung dieses Wortes bilde die Markenrechts
verletzung. Dieser Standpunkt ist näher zu prüfen. Denn wie
das Bundesgericht in Sachen Grézier c. Bonnet Cie. ausge
sprochen hat (s. Revue des Bundescivilrechts, Bd. XV, Nr. 11),
entscheidet allerdings in der Regel darüber, ob zwei Marken täu
schend ähnlich seien, deren Gesamtbild; wenn indeß feststeht, daß
das kaufende Publikum vorwiegend bloß auf einzelne, wesentliche
und charakteristische Merkmale einer Marke Gewicht legt, so muß
hierauf bei der Entscheidung Rücksicht genommen werden. Dabei
ist es unerheblich, ob die Eintragung unter der Herrschaft des
alten oder unter derjenigen des neuen Gesetzes stattgefunden hat;
denn unbestrittenermaßen sind die eingeklagten angeblichen Marken
rechtsverletzungen unter dem neuen Gesetze erfolgt, und gegenüber
solchen Verletzungen kann der Markenberechtigte nur den Schutz
aber auch den vollen Schutz des neuen Gesetzes beanspruchen,
ohne alle Rücksicht auf den Umfang, in welchem die Marke,
speziell auch das sprachliche Element derselben, nach dem alten
Gesetze geschützt war.
4. Der Beklagte hat nun mit Recht nicht bestritten, daß der
Name Telephon für Cigarren an sich ein Phantasiename sei
dagegen hat er in erster Linie eingewendet, jenes Wort sei zur
Bezeichnung von Cigarren Gemeingut geworden, indem dasselbe
lange vor 1891 wenigstens in Deutschland allgemein zur Benen
nung deutscher Kopfeigarren verwendet worden sei. Wäre diese
Behauptung richtig, so könnten die Kläger allerdings gerade für
diesen Bestandteil ihrer Marke den gesetzlichen Schutz nicht bean
spruchen, da Worte oder Zeichen, welche Gemeingut, Freizeichen,
geworden sind, zwar allerdings in Verbindung mit anderen,
sprachlichen oder figurativen, Elementen zur Individualmarke ge
macht werden können, aber auch in solcher Verbindung für sich
allein, bezw. als wesentlicher Bestandteil der Individualmarke des
gesetzlichen Schutzes nicht fähig sind (vgl. Revue des Bundes
civilrechts, Bd. XV, Nr. 11). Der Beweis für die Richtigkeit
jener Behauptung, die sich als Geltendmachung eines selbständi
gen Verteidigungsmittels, einer Einrede, qualifiziert, liegt dem
Beklagten ob; die Kläger sind die ersten Hinterleger der Marke
Telephon in der Schweiz, und es greift daher die Vermutung
des Art. 5 Markenschutzgesetz Platz. Zur Leistung desselben hat
der Beklagte sich lediglich darauf berufen, daß verschiedene Eti
quettenfabrikanten schon vor 1891 für Cigarren bestimmte Eti
quetten, die mit dem Worte Telephon versehen gewesen seien,
verkauft haben. Die Vorinstanz nimmt nun an, daß in Deutsch
land die Bezeichnung Telephon für Cigarrensorten mehrfach
vorkomme; dagegen erachtet sie nicht als bewiesen, daß jener
Name für Cigarren Gemeingut oder Freizeichen geworden sei,
d. h. sich vor dem Jahre 1891 im freien Gebrauch gewisser
größerer und maßgebender Kreise befunden habe, sei es um die
Qualität, Beschaffenheit der Waare, oder deren Herkunft von
einem gewissen Ort,
im Gegensatz zu einem speziellen Fabri
zu bezeichnen. Auf Grund der vor
kanten oder Kaufmann
liegenden Akten aber
selbst jene thatsächliche Feststellung, die
Bezeichnung Telephon
komme in Deutschland für Cigarren
sorten mehrfach vor, als weitgehend anzusehen. Für die Behaup
tung des Beklagten liegt nichts vor, als der Brief der Firma
Casten Suhling vom 27. Juli 1896; nun ist aber diese
Firma Inhaberin einer Lithographieanstalt und Etiquettenfabrik;
ebenso die Firmen Gebr. Klingenberg und Hermann Schött, auf
welche sich der Beklagte weiterhin für seine Behauptung berufen
hat. Diese Firmen können natürlich nicht beweisen, daß der Name
Telephon für Cigarren einer bestimmten Sorte allgemein ver
wendet werde, ja es ist vom Beklagten nicht einmal der Beweis
versucht, daß diese Firmen an andere Cigarrenfabrikanten oder
händler jene Etiquetten mit dem Worte Telephon verkauft
haben. Daß endlich der Name Telephon in der Schweiz nicht
Gemeingut für Cigarren geworden ist, braucht nicht weiter er
örtert zu werden angesichts der diesbezüglichen thatsächlichen Fest
stellung der Vorinstanz, die durchaus aktengemäß ist. Daß der
in zweiter Linie geltend gemachte Standpunkt des Beklagten, die
figurativen Bestandteile der Marke in Verbindung mit dem Worte
Telephon beweisen, dieses Wort bezeichne eine bestimmte Qua
lität Cigarren, unhaltbar ist, leuchtet ohne weiteres ein; das
Wort Telephon , mit den figurativen Bestandteilen, oder ohne
diese, ist für die Bezeichnung von Cigarren offenbar ein reiner
Phantasiename, der weder zur Art und zum Orte der Herstellung,
noch zur Beschaffenheit der Ware in irgendwelcher Beziehung steht.
5. Es fragt sich sonach in prinzipieller Hinsicht gemäß dem in
Erwägung 3 gesagten nur noch, ob das Wort Telephon einen
so wesentlichen, selbständigen und charakteristischen Bestandteil der
Be
klägerischen Marke bildet, daß dessen Aufnahme in die vom
klagten verwendete Etiquette, sowie in das Brandzeichen auf
Cigarrenkistchen des Beklagten die Gefahr einer Täuschung
Publikums zum Nachteile der Kläger begründe. Hierüber ist
sagen: Bei kombinierten, d. h. aus sprachlichen und aus figu
rativen Bestandteilen bestehenden Marken ist betreffend die sprach
lichen Bestandteile zu unterscheiden zwischen solchen Worten, welche
auch zu selbständiger Verwendung als Wortmarke, zur Benen
nung, zur Herkunftsbezeichnung einer Ware geeignet sind, und
solchen, bei denen dies nicht der Fall ist. Während die sprachlichen
Bestandteile letzterer Art gleichwie die figurativen Marken nur
als Bild wirken und nur als solches, in Verbindung mit den
figurativen Bestandteilen, geschützt werden, verhält es sich mit der
Wortmarke und den Benennungen anders; sie gehören der Sprache
an und genießen den sprachlichen Schutz; durch die Sprache, durch
das Ohr, prägen sich diese Marken dem Gedächtnisse des Ab
nehmers der damit versehenen Ware ein; das Wort erscheint da
her hier als dasjenige, worauf der Abnehmer in erster Linie
achtet; er bestellt die Ware mit ihrem Namen; dieser ist also
gerade das wesentliche und charakteristische an einer derartigen
Marke, während die figurativen Bestandteile nur dekoratives Bei
werk bilden und im Gedächtnis des Abnehmers nicht haften blei
ben. (Vgl. Kohler in der Zeitschrift für gewerbl. Rechtsschutz,
Jahrgang II, S. 7 ff.). Von diesem Standpunkte aus nun er
scheint in concreto der Name Telephon das wesentliche und
charakteristische an der Marke der Kläger; die figurativen Be
standteile sind schmückendes Beiwerk, auf das die Kunden nicht
achten; der Name Telephon dagegen bleibt ihnen im Gedächt
nis; er ist gleichsam das Schlagwort, unter dem die Cigarren in
den Handel gebracht werden. Daß dem so ist, erhellt schon aus
der gegenwärtigen Aktenlage, aus den von den Klägern zu den
Akten gebrachten Briefen von verschiedenen ihrer Kunden, und
liegt zudem in der Natur der Sache, so daß die Abnahme des
von den Klägern dafür ausdrücklich anerbotenen Beweises über
flüssig erscheint.
Ist nach dem Gesagten die Bezeichnung Telephon der wesent
liche und charakteristische Bestandteil der klägerischen Marke, so
enthält die Aufnahme dieses Wortes in die vom Beklagten ver
wendeten Etiquetten und in das auf seinen Cigarrenkistchen ange
brachte Brandzeichen einen Eingriff in das Markenrecht der
Kläger; die Gefahr einer Verwechslung, einer Täuschung des
Publikums zum Nachteile der Kläger ist da. Berücksichtigt man,
daß der Beklagte das Wort Telephon unbestrittenermaßen erst
seit 1891 auf der Verpackung seiner Cigarren verwendet, und
daß ihm, da er mit den Verhältnissen des Cigarrenmarktes voll
ständig vertraut ist, die Existenz der klägerischen Marke nicht un
bekannt sein konnte, so ist zum mindesten die Fahrlässigkeit des
Beklagten hergestellt und also auch das subjektive Erfordernis
einer Schadenersatzklage wegen Verletzung des Markenrechtes
geben.
6. Eine Markenrechtsverletzung liegt indeß nur soweit vor, als
das Wort Telephon auf der Verpackung der Ware der Be
klagten angebracht ist; denn nur auf solche Zeichen, die auf der
Ware selbst oder deren Verpackung in beliebiger Weise angebracht
sind, erstreckt sich gemäß Art. 1, Nr. 2 der spezielle Schutz des
Markenschutzgesetzes. Soweit dagegen im Detailverkauf ein
zelne Cigarren unter dem Namen Telephon an die Kunden ab
gegeben werden, liegt in der mißbräuchlichen Verwendung dieses
Wortes durch den Beklagten ein Akt der concurrence déloyale,
ein Eingriff in das Individualrecht der Kläger an der Bezeich
nung Telephon für Eigarren ihrer Fabrikation, der geeignet ist,
eine Täuschung des Publikums zum Nachteile der Kläger herbei
zuführen. Zwar haben sich die Kläger nicht ausdrücklich auf
diesen Standpunkt gestellt, bezw. nicht neben dem Markenschutz
gesetz noch die die concurrence déloyale regelnden Art. 50 ff.
O. R. angerufen; allein sie haben alle thatsächlichen Voraus
setzungen, unter denen eine Klage aus concurrence déloyale
gutzuheißen ist, dargelegt, so daß das Gericht nur noch das Ge
setz auf diese Thatsachen anzuwenden hat. Auch liegt nicht etwa
vor, daß das Handelsgericht des Kantons Aargau nur ausschließ
lich zur Beurteilung von Klagen aus dem Markenrechtsschutzgesetz,
nicht aber solcher aus unerlaubten Handlungen, die sich auf den
selben Thatbestand gründen, kompetent sei, so daß das Bundes
gericht aus diesem Grunde auf die Frage, ob in der Handlungs
weise des Beklagten concurrence déloyale liege, nicht eintreten
dürfte. Die Klage erscheint demnach auch von diesem Gesichts
punkte aus als begründet.
7. Nach dem vorstehend Ausgeführten ist zunächst das erste
Rechtsbegehren der Kläger ohne weiteres gutzuheißen, da eine
Klage auf Unterlassung der Verwendung eines durch die An
wendung eine Markenrechts oder sonstige Individualrechtsver
letzung involvierenden Wortes nach feststehender bundesgericht
licher Praxis zulässig ist. Was das Schadensersatzbegehren betriff
so entscheidet hierüber gemäß Art. 51 O. R., der hier, da das
Markenschutzgesetz keine diesbezüglichen speziellen Vorschriften ent
hält, als lex generalis Anwendung findet, freies richterliches Er
messen. In Rücksicht darauf, daß der Beklagte zugestandener
maßen circa 45,000 Stück Telephon Cigarren verkauft hat, daß
ferner zwar nicht nachgewiesen ist, daß die Kläger ohne die Hand
lungsweise des Beklagten ebenso viel mehr verkauft hätten, daß
dagegen ein solcher Nachweis überhaupt nicht wohl möglich ist,
irgend welcher Schaden aber den Klägern entstanden sein muß,
erscheint es als angemessen, den zu ersetzenden Schaden auf
200 Fr. festzusetzen.
Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:
Die Berufung der Kläger wird als begründet erklärt und das
Urteil des Handelsgerichts des Kantons Aargau vom 18. Januar
1897 dahin abgeändert, daß
a. der Beklagte die weitere Verwendung der Marke Telephon
für Cigarren zu unterlassen hat;
b. derselbe verpflichtet ist, den Klägern 200 Fr. nebst Zins zu
5 % von Einlegung der Klage an zu bezahlen;
c. die Kosten der kantonalen Instanz dem Beklagten auferlegt
werden und er verpflichtet ist, den Klägern die ihnen dort erwach
senen Kosten nach Maßgabe der Feststellung des kantonalen Ge
richts zu ersetzen.