Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 9 luglio 2025.#Bouwbenodigdheden Hoogeveen BV contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale.#Marchio dell’Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchio dell’Unione europea denominativo BIENENBEISSER – Uso effettivo del marchio – Articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 – Prova dell’uso effettivo – Uso per i prodotti per i quali il marchio è registrato – Ruolo della classificazione di Nizza – Categoria omogenea di prodotti – Cappe di ventilazione – Obbligo di motivazione.#Causa T-144/24.

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Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la Bouwbenodigdheden Hoogeveen BV, ricorrente, chiede l’annullamento della decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 9 gennaio 2024 (procedimento R 793/2023-5) (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

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Il 26 novembre 2009 la ricorrente ha presentato all’EUIPO una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea per il segno denominativo BIENENBEISSER. La domanda è stata pubblicata il 23 giugno 2010 e, a seguito di rinuncia parziale depositata l’8 gennaio 2010, il marchio è stato registrato il 6 ottobre 2010.

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Il marchio di cui trattasi designava i prodotti appartenenti alle classi 6 e 19 ai sensi dell’accordo di Nizza concernente la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e che corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

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Il 29 aprile 2021 Sören Pürschel, controinteressato nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, ha presentato una domanda di decadenza del marchio di cui trattasi per i prodotti di cui al punto 3 supra, ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1).

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Il 14 febbraio 2023 la divisione di annullamento ha parzialmente accolto tale domanda e ha dichiarato la decadenza del marchio controverso per quanto riguarda i «materiali da costruzione metallici, ad eccezione dei seguenti prodotti: cappe di ventilazione; serrature e ferramenta metalliche, ad eccezione delle cappe di ventilazione», rientranti nella classe 6, e di tutti i prodotti rientranti nella classe 19 contraddistinti dal marchio controverso.

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Il 13 aprile 2023 la ricorrente ha proposto un ricorso avverso la decisione della divisione di annullamento chiedendo l’annullamento di quest’ultima, nella parte in cui è stata dichiarata decaduta dai suoi diritti sul marchio controverso per i «materiali da costruzione non metallici, compresi i seguenti prodotti: «cappe di ventilazione», rientranti nella classe 19.

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Con la decisione impugnata, la commissione di ricorso ha respinto il ricorso.

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La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

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L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:

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In via preliminare, occorre rilevare che, al termine del procedimento dinanzi all’EUIPO, e come risulta dai punti da 5 a 7 supra, la registrazione del marchio controverso è stata mantenuta per i «materiali da costruzione metallici, ovvero i seguenti prodotti: cappe di ventilazione; serrature e ferramenta metalliche, ovvero i seguenti prodotti: cappe di ventilazione; prodotti metallici non compresi in altre classi, ossia cappe di ventilazione», compresi nella classe 6 (in prosieguo: le «cappe di ventilazione metalliche»). Di conseguenza, tale decisione è divenuta definitiva per quanto riguarda tali prodotti, che non sono oggetto del presente ricorso.

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Inoltre, al punto 1.2 dell’atto introduttivo d’istanza, la ricorrente chiede l’annullamento parziale della decisione impugnata, nella parte in cui la commissione di ricorso ha respinto il suo ricorso e ha dichiarato la decadenza del marchio controverso per i «materiali da costruzione non metallici, compresi i seguenti prodotti: cappe di ventilazione», rientranti nella classe 19. Tuttavia, al medesimo punto, nonché ai punti 1.3 e 1.6 dell’atto introduttivo d’istanza, essa precisa, in sostanza, di chiedere l’annullamento parziale della decisione impugnata unicamente nella parte in cui essa verte sui «materiali da costruzione non metallici, ovvero cappe di ventilazione», rientranti nella classe 19 (in prosieguo: le «cappe di ventilazione non metalliche»).

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Pertanto, con il primo capo delle sue conclusioni, la ricorrente non impugna la decadenza del marchio controverso per i materiali da costruzione non metallici diversi dalle cappe di ventilazione rientranti nella classe 19, circostanza che essa ha confermato in udienza.

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A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi, vertenti, il primo, su un’errata applicazione del sistema di classificazione stabilito dall’accordo di Nizza, il secondo, su un’erronea interpretazione della giurisprudenza e, il terzo, sull’applicazione per analogia dell’articolo 33, paragrafo 7, del regolamento 2017/1001 alla prova dell’uso effettivo. Essendo tali questioni collegate, occorre esaminarle insieme.

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Ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001, il titolare del marchio dell’Unione europea è dichiarato decaduto dai suoi diritti, su domanda presentata all’EUIPO, se il marchio, per un periodo ininterrotto di cinque anni, non ha formato oggetto di un uso effettivo nell’Unione europea per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato e non sussistono motivi legittimi per il mancato uso.

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In forza dell’articolo 10, paragrafi 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione, del 5 marzo 2018, che integra il regolamento 2017/1001 e abroga il regolamento delegato (UE) 2017/1430 (GU 2018, L 104, pag. 1), applicabile ai procedimenti di decadenza ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento delegato 2018/625, la prova dell’uso di un marchio deve riguardare il luogo, il tempo, l’estensione e la natura dell’uso del marchio e si limita, in linea di principio, alla presentazione di documenti giustificativi, quali imballaggi, etichette, listini prezzi, cataloghi, fatture, fotografie e pubblicità a mezzo stampa nonché alle dichiarazioni scritte di cui all’articolo 97, paragrafo 1, lettera f), del regolamento 2017/1001.

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Nel verificare l’uso effettivo del marchio occorre prendere in considerazione l’insieme dei fatti e delle circostanze che possono provare che esso è realmente sfruttato commercialmente, segnatamente gli usi considerati giustificati, nel settore economico di cui trattasi, per mantenere o creare quote di mercato per i prodotti o per i servizi tutelati dal marchio, la natura di tali prodotti o servizi, le caratteristiche del mercato, l’ampiezza e la frequenza dell’uso del marchio [v. sentenza 13 febbraio 2015, Husky CZ/UAMI – Husky of Tostock (HUSKY), T‑287/13, EU:T:2015:99, punto 63 e giurisprudenza citata].

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L’uso effettivo di un marchio non può essere dimostrato da probabilità o da presunzioni, ma deve basarsi su elementi concreti ed oggettivi che provino un’utilizzazione effettiva e sufficiente del marchio sul mercato rilevante [v. sentenza dell’11 gennaio 2023, Hecht Pharma/EUIPO – Gufic BioSciences (Gufic), T‑346/21, EU:T:2023:2, punto 24 (non pubblicata) e giurisprudenza citata].

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È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare gli argomenti della ricorrente.

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La ricorrente fa valere, in sostanza, di aver fatto un uso effettivo del marchio controverso per la categoria omogenea di prodotti «cappe di ventilazione» rientranti, al contempo, nelle classi 6 e 19. A suo avviso, la prova dell’uso di detto marchio che essa ha fornito relativamente alle cappe di ventilazione metalliche consente di mantenere la registrazione di tale marchio anche per le cappe di ventilazione non metalliche. La circostanza che le cappe di ventilazione metalliche e non metalliche rientrino in due classi diverse della classificazione di Nizza non metterebbe in discussione il fatto che le «cappe di ventilazione» costituiscono un’unica e medesima categoria omogenea di prodotti. Infatti, da un lato, detta classificazione sarebbe stata adottata a fini puramente amministrativi. Dall’altro lato, le cappe di ventilazione metalliche e non metalliche avrebbero la medesima finalità e destinazione, vale a dire impedire agli animali nocivi di penetrare negli interstizi di strutture in mattoni, mantenendo al contempo la ventilazione di queste ultime, di modo che questi due tipi di cappe di ventilazione sarebbero intercambiabili. Peraltro, la ricorrente sostiene di avere un interesse legittimo ad estendere, in futuro, la sua gamma di prodotti anche alle cappe di ventilazione non metalliche. Inoltre, a suo avviso, l’articolo 33, paragrafo 7, del regolamento 2017/1001 consente di ritenere che, se dei prodotti condividono la medesima finalità e destinazione, la prova dell’uso effettivo di un marchio per un prodotto rientrante in una determinata classe potrebbe giustificare il mantenimento della protezione del marchio per altri prodotti simili rientranti in altre classi.

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L’EUIPO osserva che, sebbene la classificazione di Nizza sia stata adottata a fini puramente amministrativi, occorre tuttavia farvi ricorso per stabilire, se necessario, la portata e il significato dei prodotti per i quali un marchio è stato registrato. Parimenti, detta classificazione e le sue note esplicative possono essere prese in considerazione a fini interpretativi o come indice di precisione per quanto riguarda la designazione dei prodotti. In particolare, secondo l’EUIPO, la diversa classificazione dei materiali da costruzione a seconda della materia in cui sono fabbricati, ossia metallica e non metallica, deve essere presa in considerazione in sede di valutazione della portata della protezione del marchio controverso. Inoltre, l’articolo 33, paragrafo 7, del regolamento 2017/1001 sarebbe non pertinente nell’ambito della valutazione dell’uso effettivo di un marchio.

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Durante l’udienza, l’EUIPO ha riformulato la sua argomentazione indicando, in sostanza, che nell’ambito di un procedimento di decadenza, era necessario procedere, in primo luogo, alla determinazione della portata della protezione del marchio controverso, sulla base della classificazione di Nizza e delle sue note esplicative, e, in secondo luogo, l’identificazione dei prodotti o servizi per i quali sarebbe dimostrato l’uso del marchio controverso nel mercato durante il periodo di riferimento, sulla base degli elementi di prova prodotti dal titolare dello stesso. A suo avviso la commissione di ricorso non è incorsa in alcun errore avendo constatato che detta classificazione e le sue note esplicative erano rilevanti per determinare la portata della protezione del marchio controverso. Per contro, esso ha ammesso, in sostanza, che, poiché il marchio controverso era registrato contemporaneamente per cappe di ventilazione metalliche e non metalliche, non era escluso che fosse necessario analizzare, nella fase dell’esame dei prodotti per i quali detto marchio è stato utilizzato nel mercato durante il periodo di riferimento, se tali prodotti facessero parte di una stessa categoria omogenea di prodotti, ammettendo che, a tal fine, la pertinenza di tale classificazione era, secondo la giurisprudenza, limitata. Orbene, a suo avviso, la commissione di ricorso ha omesso di esaminare tale questione, cosicché è possibile che la decisione impugnata sia viziata da un difetto di motivazione.

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Nella decisione impugnata, la commissione di ricorso ha rilevato, innanzitutto, che la prova dell’uso del marchio controverso verteva su un solo tipo di prodotti, ossia una cappa di ventilazione metallica, destinata ad essere collocata negli interstizi di strutture in mattoni al fine di impedire alle api, alle vespe, ai topi e ad altri animali nocivi di penetrarvi, mantenendo al contempo la ventilazione di tali strutture. Essa ha altresì indicato che tale prodotto era indicato con diversi termini, ma che si trattava di un unico prodotto, vale a dire una cappa di ventilazione. Tali considerazioni non sono contestate dalla ricorrente.

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La commissione di ricorso ha poi rilevato che le prove fornite dalla ricorrente vertevano specificamente su cappe di ventilazione metalliche comprese nella classe 6, e non su cappe di ventilazione non metalliche comprese nella classe 19, circostanza anch’essa non contestata dalle parti. Essa ne ha concluso che l’uso del marchio controverso era dimostrato unicamente per le cappe di ventilazione metalliche. A sostegno di tale conclusione, essa ha sottolineato l’importanza della classificazione di Nizza per delimitare la portata della protezione di un marchio facendo valere che i diritti conferiti da quest’ultimo potevano essere mantenuti solo se detto marchio era utilizzato sul mercato per i prodotti o servizi per i quali era stato registrato. Essa ha rilevato che detta classificazione distingueva, da un lato, la classe 6 e, dall’altro, la classe 19, in funzione della materia dei materiali da costruzione che tali classi comprendevano. In un caso del genere, secondo la commissione di ricorso, l’incidenza di tale classificazione era «ancora più evidente» e la classe scelta dalla ricorrente era «di primaria importanza».

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Infine, la commissione di ricorso ha considerato che gli argomenti della ricorrente diretti a dimostrare che le cappe di ventilazione metalliche e non metalliche appartenevano alla stessa categoria omogenea di prodotti non avevano alcuna incidenza sulla determinazione della portata della protezione del marchio controverso e li ha, inoltre, respinti in quanto privi di pertinenza, poiché la prova dell’uso doveva essere fornita per i prodotti quali figurano nell’elenco dei prodotti classificati conformemente alla classificazione di Nizza, e non sulla base delle pratiche di mercato o di un’analisi della situazione del mercato. Essa ha aggiunto che, in ogni caso, i documenti prodotti dalla ricorrente non erano sufficienti a dimostrare che esistevano sul mercato «soluzioni alternative identiche», in plastica o in altre materie, alle cappe di ventilazione metalliche.

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A tale proposito, occorre rilevare, come del resto ha giustamente spiegato l’EUIPO in udienza, che dall’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001 risulta che, per valutare se un marchio ha formato oggetto di un uso effettivo «per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato» ai sensi di tale articolo, occorre determinare, in primo luogo, la portata della protezione del marchio di cui trattasi e, in secondo luogo, il tipo di prodotti o servizi per i quali quest’ultimo è stato effettivamente utilizzato sul mercato durante il periodo di riferimento, al fine di verificare se tale tipo di prodotti o servizi rientri nell’ambito della protezione del marchio di cui trattasi.

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Per quanto riguarda, in primo luogo, la determinazione della portata della protezione del marchio controverso, occorre sottolineare che la commissione di ricorso può utilizzare la classificazione di Nizza al fine di determinare tale portata [v., in tal senso, sentenza del 5 marzo 2025, Funline International/EUIPO – MS Trade (JUNGLE JUICE), T‑26/24, non pubblicata, EU:T:2025:206, punto 33].

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Infatti, risulta dalla giurisprudenza che, se è vero che la classificazione di Nizza ha soltanto carattere amministrativo, occorre tuttavia farvi ricorso per stabilire, all’occorrenza, la portata, o il significato, dei prodotti per i quali un marchio anteriore è stato registrato [sentenza del 10 settembre 2014, DTM Ricambi/UAMI – STAR (STAR), T‑199/13, non pubblicata, EU:T:2014:761, punto 35].

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In particolare, quando la menzione dei prodotti o servizi per i quali è registrato un marchio è di una genericità tale da poter coprire prodotti o servizi estremamente diversi, non si può escludere di prendere in considerazione, a fini interpretativi o in quanto indice di precisione con riguardo alla designazione dei prodotti o servizi, le classi che i richiedenti dei marchi hanno scelto nella classificazione di Nizza [sentenza del 19 giugno 2018, Erwin Müller/EUIPO – Novus Tablet Technology Finland (NOVUS), T‑89/17, non pubblicata, EU:T:2018:353, punto 33; v., altresì, sentenza del 6 ottobre 2021, Allergan Holdings France/EUIPO – Dermavita Company (JUVEDERM), T‑397/20, non pubblicata, EU:T:2021:653, punto 35 e giurisprudenza citata].

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A tal fine, le denominazioni dei prodotti contraddistinti dal marchio controverso devono essere interpretate da un punto di vista sistematico, alla luce della logica e del sistema inerente alla classificazione di Nizza, tenendo conto al contempo della descrizione e delle note esplicative delle classi, che sono pertinenti al fine di determinare la natura e la finalità dei prodotti per i quali detto marchio è stato registrato (v., in tal senso, sentenza del 10 settembre 2014, STAR, T‑199/13, non pubblicata, EU:T:2014:761, punto 36 e giurisprudenza citata).

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Nel caso di specie, come risulta dal punto 23 supra, la commissione di ricorso ha fatto riferimento alla classificazione di Nizza e alle sue note esplicative al fine di determinare la portata della protezione del marchio controverso. In tal senso, essa ha osservato che dalle rispettive note esplicative delle classi contemplate da detto marchio risultava che la classe 6 comprendeva i materiali da costruzione metallici e che la classe 19 comprendeva i materiali da costruzione non metallici. Pertanto, la commissione di ricorso poteva, senza commettere errori, ricorrere a detta classificazione e alle sue note esplicative al fine di determinare la portata della protezione di tale marchio.

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Per quanto riguarda, in secondo luogo, la determinazione del tipo di prodotti o di servizi per i quali il marchio controverso è stato effettivamente utilizzato sul mercato durante il periodo di riferimento, al fine di verificare se tale tipo di prodotti o di servizi sia incluso nella portata della protezione del marchio in questione, occorre osservare, nel caso di specie, che è pacifico che la ricorrente ha utilizzato detto marchio solo per una parte dei prodotti per i quali esso era stato registrato.

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A tale riguardo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001, se la causa di decadenza sussiste solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio UE è registrato, il titolare decade dai suoi diritti soltanto per i prodotti o servizi di cui trattasi.

33

Infatti, le disposizioni dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001, che consentono di considerare il marchio anteriore registrato per la sola parte dei prodotti o servizi per la quale è stato accertato l’uso effettivo del marchio, da un lato, costituiscono una limitazione ai diritti che il titolare del marchio anteriore trae dalla rispettiva registrazione e, dall’altro, devono essere conciliate con il legittimo interesse del titolare medesimo a poter estendere, in futuro, la propria gamma di prodotti o servizi, nei limiti dei termini relativi ai prodotti o servizi per i quali il marchio è stato registrato, godendo della tutela che la registrazione del marchio stesso gli conferisce [v., in tal senso, sentenza del 23 settembre 2020, Polfarmex/EUIPO – Kaminski (SYRENA), T‑677/19, non pubblicata, EU:T:2020:424, punto 112 e giurisprudenza citata; v. altresì, in tal senso e per analogia, sentenza del 16 luglio 2020, ACTC/EUIPO, C‑714/18 P, EU:C:2020:573, punto 51].

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Per quanto riguarda la nozione di «parte dei prodotti o servizi» di cui all’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, il consumatore che desidera acquistare un prodotto o un servizio rientrante in una categoria di prodotti o servizi definita in modo particolarmente preciso e circoscritto, ma al cui interno non è possibile operare suddivisioni significative, assocerà al marchio controverso tutti i prodotti o i servizi appartenenti a tale categoria in modo tale che tale marchio assolverà la funzione essenziale di garantire la provenienza di tali prodotti o tali servizi. In tali circostanze, è sufficiente richiedere al titolare del marchio anteriore di fornire la prova dell’uso effettivo di tale marchio per una parte dei prodotti o dei servizi che rientrano in tale categoria omogenea [sentenze del 16 luglio 2020, ACTC/EUIPO, C‑714/18 P, EU:C:2020:573, punto 42, e del 16 ottobre 2024, Telefónica Germany/EUIPO – ePlus (e.plus), T‑570/23, non pubblicata, EU:T:2024:694, punto 17].

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Per quanto riguarda, invece, prodotti o servizi riuniti in una categoria ampia, che può essere suddivisa in più sottocategorie autonome, è necessario imporre al titolare di un marchio registrato per tale categoria di prodotti o servizi di fornire la prova dell’uso effettivo del suo marchio per ciascuna di tali sottocategorie autonome, rischiando altrimenti di decadere dai suoi diritti su tale marchio riguardo alle sottocategorie autonome per le quali non ha fornito tale prova (v. sentenza del 16 ottobre 2024, e.plus, T‑570/23, non pubblicata, EU:T:2024:694, punto 17 e giurisprudenza citata).

36

A tale proposito, si deve ricordare che se è pur vero che la nozione di «uso parziale» ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 è diretta a non rendere indisponibili marchi di cui non si sia fatto uso per una determinata categoria di prodotti, tale nozione non deve tuttavia produrre l’effetto di privare il titolare del marchio anteriore di qualsiasi protezione per prodotti che, senza essere rigorosamente identici a quelli per i quali ha potuto provare un uso effettivo, non differiscono sostanzialmente da questi ed appartengono ad uno stesso gruppo che non può essere suddiviso se non in modo arbitrario. Si deve rilevare che è praticamente impossibile per il titolare di un marchio fornire la prova dell’uso del marchio medesimo per tutte le varianti immaginabili dei prodotti oggetto di registrazione. Conseguentemente, la nozione di «parte dei prodotti o dei servizi», ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001, non può essere intesa nel senso di tutte le declinazioni commerciali di prodotti o servizi analoghi, bensì unicamente nel senso di prodotti o servizi sufficientemente differenziati da poter costituire categorie o sottocategorie coerenti [sentenza del 14 luglio 2005, Reckitt Benckiser (España)/UAMI – Aladin (ALADIN), T‑126/03, EU:T:2005:288, punto 46; v., altresì, sentenza del 16 maggio 2013, Aleris/UAMI – Carefusion 303 (ALARIS), T‑353/12, non pubblicata, EU:T:2013:257, punto 19 e giurisprudenza citata].

37

Per quanto riguarda la questione se determinati prodotti appartengano ad una categoria omogenea di prodotti che non può essere suddivisa in diverse sottocategorie autonome, dalla giurisprudenza risulta che, poiché il consumatore cerca anzitutto un prodotto o un servizio che possa rispondere ai suoi specifici bisogni, la finalità o la destinazione del prodotto o servizio di cui trattasi rivestono un carattere essenziale nell’orientamento della sua scelta. Pertanto, in quanto applicato dal consumatore prima di qualsiasi acquisto, il criterio della finalità o della destinazione costituisce un criterio fondamentale nella definizione di una categoria omogenea di prodotti o di servizi [v., in tal senso, sentenze del 16 maggio 2013, ALARIS, T‑353/12, non pubblicata, EU:T:2013:257, punto 22, e del 7 novembre 2019, Intas Pharmaceuticals/EUIPO – Laboratorios Indas (INTAS), T‑380/18, EU:T:2019:782, punto 94 (non pubblicata) e giurisprudenza citata].

38

Ne consegue che, nella definizione di una categoria omogenea di prodotti o di servizi, l’EUIPO non può essere tenuto a limitarsi alle indicazioni di prodotti e servizi che figurano esplicitamente nella classificazione di Nizza [v., in tal senso, sentenza del 16 ottobre 2024, Fractal Analytics/EUIPO – Fractalia Remote Systems (FRACTALIA), T‑194/23, non pubblicata, EU:T:2024:696, punto 155].

39

Ai fini della valutazione della questione se i prodotti o i servizi per i quali il titolare di un marchio ha utilizzato quest’ultimo rientrino in una categoria autonoma, rileva soltanto la questione se il consumatore che desideri acquistare un prodotto o un servizio rientrante nella categoria di prodotti o di servizi cui si riferisce il marchio in questione assocerà a tale marchio l’insieme dei prodotti o dei servizi appartenenti a tale categoria (v., in tal senso, sentenza del 22 ottobre 2020, Ferrari, C‑720/18 e C‑721/18, EU:C:2020:854, punto 43). In tali circostanze, spetta alla commissione di ricorso collocare gli elementi di prova nel contesto del settore economico interessato [v., in tal senso, sentenza dell’8 maggio 2017, Les Éclaires/EUIPO – L’éclaireur International (L’ECLAIREUR), T‑680/15, non pubblicata, EU:T:2017:320, punto 85].

40

Nel caso di specie, occorre constatare che, dinanzi agli organi dell’EUIPO, la ricorrente aveva sollevato argomenti e prodotto diversi elementi di prova volti a dimostrare che le cappe di ventilazione metalliche e non metalliche, per le quali il marchio controverso era registrato, avevano la stessa finalità e destinazione, vale a dire impedire alle api e ad altri insetti o animali nocivi di penetrare negli interstizi di strutture in mattoni, pur mantenendo la ventilazione di tali strutture, e ciò indipendentemente dal materiale in cui tali cappe erano fabbricate. Inoltre, essa rilevava che le cappe di ventilazione metalliche e non metalliche, che possono essere fabbricate ad esempio in plastica dura, avevano lo stesso aspetto, condividevano gli stessi canali di distribuzione ed erano altrettanto efficaci, resistenti ed efficienti, cosicché, al momento dell’acquisto di tali prodotti, il loro materiale svolgeva solo un ruolo secondario nella scelta del pubblico di riferimento. Su tale base, essa sosteneva che le cappe di ventilazione metalliche e non metalliche appartenevano alla stessa categoria omogenea di prodotti, ossia quella delle «cappe di ventilazione».

41

La commissione di ricorso ha respinto tali argomenti, come ricordato al punto 24 supra, indicando, al punto 97 della decisione impugnata, che essi non avevano alcuna incidenza sulla determinazione della portata della protezione del marchio controverso nei confronti dei prodotti per i quali esso è registrato e, al punto 98 di detta decisione, che il fatto che le cappe di ventilazione metalliche possano presentare talune somiglianze con cappe di ventilazione fabbricate in altri materiali non era pertinente nel caso di specie, in quanto l’oggetto della valutazione della commissione di ricorso verteva sulla questione se l’uso fosse stato dimostrato per i prodotti registrati, e non sull’analisi della situazione del mercato. Essa ha aggiunto che, in ogni caso, i documenti prodotti dalla ricorrente non erano sufficienti a dimostrare che esistevano sul mercato «soluzioni alternative identiche», in plastica o in altre materie, alle cappe di ventilazione metalliche.

42

Orbene, va ricordato che la motivazione di una decisione che arreca pregiudizio deve fornire all’interessato le indicazioni necessarie per stabilire se la decisione sia fondata e consentire al giudice dell’Unione di controllare la legittimità di tale decisione. Di conseguenza, il difetto o l’insufficienza di motivazione costituiscono motivi di ordine pubblico che devono, se del caso, essere sollevati d’ufficio [v., in tal senso, sentenze del 20 febbraio 1997, Commissione/Daffix, C‑166/95 P, EU:C:1997:73, punti 23 e 24, e del 23 ottobre 2002, Institut für Lernsysteme/UAMI – Educational Services (ELS), T‑388/00, EU:T:2002:260, punto 59].

43

In udienza, il Tribunale ha sentito le parti in merito a un eventuale difetto di motivazione che vizierebbe la decisione impugnata per quanto riguarda la questione se le «cappe di ventilazione» potessero costituire una categoria omogenea di prodotti e, come rilevato al punto 21 supra, l’EUIPO ha ammesso che era possibile che la decisione impugnata fosse viziata da un difetto di motivazione su tale punto.

44

A tale proposito, occorre rilevare che è vero che gli argomenti della ricorrente, ripresi al punto 40 supra, non hanno alcuna incidenza sulla determinazione della portata della protezione del marchio controverso, come risulta dai punti da 26 a 30 supra. Tuttavia, come peraltro giustamente indicato dalla commissione di ricorso al punto 97 della decisione impugnata, è giocoforza constatare che detti argomenti non vertevano sulla determinazione della portata della protezione di detto marchio, bensì sulla questione se i prodotti per i quali esso era stato effettivamente utilizzato sul mercato durante il periodo di riferimento facessero parte di un’unica e medesima categoria omogenea di prodotti, ovvero quella delle «cappe di ventilazione». Tali argomenti riguardavano quindi la seconda fase dell’analisi ricordata al punto 25 supra.

45

I motivi esposti al punto 97 della decisione impugnata, nella parte in cui riguardano la determinazione della portata della protezione del marchio controverso, non consentono quindi alla ricorrente di comprendere i motivi per i quali la commissione di ricorso ha respinto i suoi argomenti né al Tribunale di esercitare il suo controllo al riguardo.

46

Parimenti, limitandosi ad indicare, al punto 98 della decisione impugnata, che la circostanza che le cappe di ventilazione metalliche possano presentare talune somiglianze con le cappe di ventilazione fabbricate in altri materiali non era pertinente nel caso di specie, in quanto la sua valutazione non verteva sull’analisi della situazione del mercato, e che, in ogni caso, gli elementi di prova presentati dalla ricorrente non erano «sufficienti» per dimostrare che esistevano sul mercato «soluzioni alternative identiche», in plastica o in altri materiali, alle cappe di ventilazione metalliche, la commissione di ricorso non ha esposto sufficientemente i motivi per i quali è giunta a tale conclusione. Infatti, da detta decisione non emergono né le ragioni per cui gli argomenti ricordati al punto 40 supra, suffragati da diversi elementi di prova, non erano «sufficienti» né le ragioni per cui l’analisi della situazione del mercato non era pertinente, alla luce, in particolare, delle specificità del caso di specie e della giurisprudenza citata al punto 39 supra.

47

Si deve, pertanto, constatare che la decisione impugnata è viziata da un difetto di motivazione a tale riguardo.

48

Siffatta conclusione non è rimessa in discussione dalle altre considerazioni che figurano nella decisione impugnata.

49

In primo luogo, nei limiti in cui la commissione di ricorso indica nella decisione impugnata che, nel caso di specie, la classe «scelta» è di primaria importanza, non si può contestare alla ricorrente di aver «scelto» due classi diverse ai fini della registrazione del marchio controverso. Infatti, come del resto giustamente rilevato dalla ricorrente, la classificazione di Nizza non consente di registrare un marchio per la categoria di prodotti «cappe di ventilazione», in un’unica classe, ma impone che una siffatta registrazione sia effettuata in due classi diverse, in funzione della materia in cui sono fabbricate dette cappe, circostanza che l’EUIPO ha altresì confermato in udienza.

50

In secondo luogo, i riferimenti alla sentenza del 26 aprile 2023, Wenz Kunststoff/EUIPO – Mouldpro (MOULDPRO) (T‑794/21, non pubblicata, EU:T:2023:211), nella decisione impugnata non consentono di porre rimedio al difetto di motivazione rilevato al punto 47 supra.

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Infatti, il contesto di fatto e di diritto della causa che ha dato luogo alla sentenza del 26 aprile 2023, MOULDPRO (T‑794/21, non pubblicata, EU:T:2023:211), si distingue da quello della presente controversia. In tale causa, al fine di dimostrare l’uso effettivo del marchio per prodotti rientranti nella classe 17, che comprende unicamente prodotti in materie plastiche, il titolare di detto marchio aveva presentato elementi di prova relativi a prodotti in materiale metallico, mentre tale marchio non era registrato per tali prodotti. Quindi, in sostanza, detto titolare non aveva utilizzato il marchio di cui trattasi per i prodotti per i quali tale marchio era stato registrato, bensì per altri prodotti che non erano coperti da detto marchio.

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È in tali circostanze specifiche, e al fine di determinare la portata della protezione del marchio di cui trattasi, che il Tribunale ha considerato, basandosi sulla classificazione di Nizza e sulle sue note esplicative, che la portata della protezione del marchio di cui trattasi era limitata ai soli prodotti fabbricati in materie non metalliche e che, poiché detto marchio non era stato oggetto di alcun uso per tali prodotti, il titolare doveva essere decaduto dai suoi diritti su di esso.

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Orbene, a differenza del titolare del marchio nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 26 aprile 2023, MOULDPRO (T‑794/21, non pubblicata, EU:T:2023:211), nel caso di specie, la ricorrente non fa valere un uso del marchio controverso per prodotti per i quali esso non è registrato. Non si tratta quindi, nella presente causa, di un uso del marchio per prodotti che non rientrano nella portata della tutela di quest’ultimo.

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In terzo luogo, è altresì giocoforza constatare che le circostanze della causa che ha dato luogo alla sentenza del 15 gennaio 2009, Silberquelle (C‑495/07, EU:C:2009:10), alla quale la commissione di ricorso ha fatto riferimento nella decisione impugnata, erano anch’esse diverse da quelle della presente controversia, come peraltro riconosciuto dall’EUIPO in udienza. Infatti, tale causa riguardava la questione se un marchio registrato al contempo per articoli di abbigliamento compresi nella classe 25 e per bevande analcoliche comprese nella classe 32 abbia formato oggetto di un uso effettivo per queste ultime nel caso in cui il solo uso del marchio in questione per tali bevande fosse fatto nell’ambito di un’offerta promozionale, consistente nell’offrire gratuitamente una bevanda all’atto dell’acquisto di un articolo di abbigliamento commercializzato con detto marchio. La questione pregiudiziale sottoposta alla Corte era quindi se tale uso fosse conforme alla funzione essenziale del marchio. È in tale specifico contesto che la Corte ha ritenuto necessario, tenuto conto del numero dei marchi registrati e dei conflitti che possono tra essi insorgere, riconoscere il mantenimento dei diritti conferiti da un marchio per una determinata classe di prodotti o di servizi solo quando il marchio sia stato usato nel mercato dei prodotti o dei servizi di tale classe e che, pertanto, qualora il titolare di un marchio apponeva il medesimo su oggetti da lui offerti gratuitamente agli acquirenti dei suoi prodotti, egli non faceva un uso effettivo di tale marchio per la classe nella quale rientrano gli oggetti stessi (sentenza del 15 gennaio 2009, Silberquelle, C‑495/07, EU:C:2009:10, punti 19 e 22). Per contro, la questione se prodotti che compaiono in classi diverse della classificazione di Nizza possano costituire una categoria omogenea di prodotti ai fini della valutazione dell’uso effettivo del marchio per i prodotti per i quali è stato registrato non si poneva in tale causa.

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In quarto luogo, neppure i motivi esposti al punto 102 della decisione impugnata, con i quali la commissione di ricorso ha respinto in quanto privi di pertinenza gli argomenti della ricorrente relativi alla sentenza del 16 luglio 2020, ACTC/EUIPO (C‑714/18 P, EU:C:2020:573), consentono di rimediare al difetto di motivazione rilevato al punto 47 supra.

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Nella sentenza del 16 luglio 2020, ACTC/EUIPO (C‑714/18 P, EU:C:2020:573), la Corte ha respinto l’impugnazione proposta avverso la sentenza del 13 settembre 2018, ACTC/EUIPO – Taiga (tigha) (T‑94/17, non pubblicata, EU:T:2018:539), che aveva rifiutato di riconoscere l’esistenza di una sottocategoria autonoma di prodotti rientranti nella classe 25, consistente in «articoli di abbigliamento esterni di protezione dalle intemperie», con la motivazione che tutti gli articoli di abbigliamento presentavano la stessa finalità o destinazione, in quanto miravano a coprire il corpo umano, a nasconderlo, ad adornarlo e a proteggerlo dagli elementi.

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Orbene, alla luce delle considerazioni esposte ai punti 25 e da 31 a 39 supra, la commissione di ricorso, in assenza di esame della questione se le cappe di ventilazione metalliche e non metalliche oggetto del marchio controverso potessero appartenere ad una stessa categoria omogenea di prodotti, non poteva respingere in quanto privi di pertinenza gli argomenti della ricorrente in tal senso, ivi compreso il suo argomento vertente sulle sentenze del 16 luglio 2020, ACTC/EUIPO (C‑714/18 P, EU:C:2020:573), e del 13 settembre 2018, tigha (T‑94/17, non pubblicata, EU:T:2018:539), che riguardavano proprio i criteri relativi alla definizione di una categoria omogenea di prodotti.

58

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve annullare la decisione impugnata nella parte in cui quest’ultima ha respinto il ricorso della ricorrente per quanto riguarda le cappe di ventilazione non metalliche comprese nella classe 19, senza che sia necessario esaminare gli altri argomenti della ricorrente.

59

Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

60

Poiché l’EUIPO è rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese, conformemente alla domanda della ricorrente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione ampliata),

dichiara e statuisce: