Multiple opposition proceedings: no parallel appeal by the recalling opponent

BPatG 26 W (pat) 505/15Tribunale federale dei brevetti / Division 2611 mag 2015Granted

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Sintesi Omnilex

The BPatG dealt with two oppositions against the same trademark that had been rejected together by the DPMA. One opponent filed a reminder, the other an appeal. The court held that the recalling opponent could not also rely on § 64(6) sentence 2 MarkenG to file a parallel appeal, because multiple oppositions remain separate proceedings despite being decided together. Since the reminder decision was preliminary and could eliminate the need for the appeal, the appeal proceedings were stayed. The pending reminder matter was remitted to the DPMA for decision.

Massima Omnilex

§ 64 Abs. 6 S. 2 MarkenG applies only within the same opposition proceeding; where several oppositions are decided together under § 31 Abs. 2 MarkenV, they remain distinct proceedings. A recalling opponent in one opposition cannot, solely because another opponent has appealed, also lodge an appeal under § 64 Abs. 6 S. 2 MarkenG. If the reminder matter is still pending before the DPMA and its outcome is preliminary to the appeal, the appeal proceedings may be stayed under § 82 Abs. 1 S. 1 MarkenG in conjunction with § 148 ZPO, and the pending reminder proceedings remitted under § 70 Abs. 3 Nr. 1 MarkenG.

Testo completo

BPatG — 26 W (pat) 505/15, Beschluss

Entscheidungsdatum: 2015-05-11

Aktenzeichen: 26 W (pat) 505/15

Dokumenttyp: Beschluss

Normen: § 64 Abs 6 S 2 MarkenG, § 82 Abs 1 S 1 MarkenG, § 70 Abs 3 Nr 1 MarkenG

Spruchkörper: 26. Senat

Titelzeile

(Markenbeschwerdeverfahren – "VinoMonte (Wort-Bild-Marke)/MONTES/VINHA DO MONTE (Gemeinschaftsmarke)" – Entscheidung über mehrere Widerspruchsverfahren in einem Beschluss – ein Widersprechender legt Erinnerung, ein anderer Beschwerde ein – der erinnerungsführende Widersprechende kann nicht gemäß § 64 Abs. 6 S. 2 MarkenG ebenfalls Beschwerde einlegen – Aussetzung des Beschwerdeverfahrens – Zurückverweisung des Erinnerungsverfahrens an das DPMA)

Tenor

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 30 2012 014 352

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 11. Mai 2015 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge, des Richters Reker und der Richterin Werner

beschlossen:

  1. Das Verfahren über die Beschwerde der Widersprechenden zu 2.) wird bis zur Entscheidung über die Erinnerung der Widersprechenden zu 1.) ausgesetzt.

  2. Das Verfahren betreffend die Erinnerung der Widersprechenden zu 1.) wird an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Gründe

1 Vino Monte

I.

2 Gegen die Wort-/Bildmarke (30 2012 014 352) ist Widerspruch erhoben worden aus

3 1. der Wortmarke „ MONTES“ (302 00 178) der Widersprechenden zu 1.) und

4 2. der Gemeinschaftswortmarke „ VINHA DO MONTE “ (001777697) der Widersprechenden zu 2.).

5 Die Markenstelle für Klasse 33 des Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA) hat mit Beschluss vom 27. November 2014 durch einen Beamten des gehobenen Dienstes beide Widersprüche zurückgewiesen. Dieser Beschluss wurde beiden Widersprechenden am 1. Dezember 2014 zugestellt. Gegen diesen Beschluss hat die Widersprechende zu 1.) am 18. Dezember 2014 Erinnerung nach § 64 MarkenG (Bl. 89 VA) eingelegt, während die Widersprechende zu 2.) am 30. Dezember 2014 Beschwerde gemäß § 64 Abs. 6 Satz 1, § 66 Abs. 1 MarkenG eingelegt hat (Bl. 8 f. GA). Das DPMA hat dem Bundespatentgericht sowohl die Beschwerde als auch die Erinnerung zur Entscheidung vorgelegt. Mit einem an das DPMA gerichteten Schriftsatz vom 18. Februar 2015 (Bl. 11 ff. GA), der an das Gericht zum vorliegenden Beschwerdeverfahren weitergeleitet worden ist, hat die Widersprechende zu 1.) ihre Erinnerung begründet, während die Widersprechende zu 2.) in der Beschwerdeschrift ihre Beschwerdebegründung vier Monate nach Erhalt des gerichtlichen Aktenzeichens angekündigt hat.

6 Auf Anfrage des Senats haben sich die am Beschwerdeverfahren Beteiligten, die Markeninhaberin und die Widersprechende zu 2.), mit der Aussetzung des Beschwerdeverfahrens bis zur Entscheidung des DPMA über die Erinnerung der Widersprechenden zu 1.) einverstanden erklärt.

II.

7 Das Beschwerdeverfahren war mit Einverständnis der am Beschwerdeverfahren Beteiligten bis zur Entscheidung des DPMA über die Erinnerung der Widersprechenden zu 1.) gemäß § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 148 ZPO auszusetzen und das Erinnerungsverfahren an das DPMA nach § 70 Abs. 3 Nr. 1 MarkenG zurückzuverweisen.

8 Das Ergebnis des Erinnerungsverfahrens ist vorgreiflich, weil das von der Widersprechenden zu 2.) eingeleitete Beschwerdeverfahren im Falle der bestandskräftigen Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke aufgrund der Erinnerung der Widersprechenden zu 1.) gegenstandslos würde.

9 Wenn – wie hier – gegen einen Beschluss, in dem über mehrere Widersprüche entschieden worden ist, ein Widersprechender Erinnerung und ein anderer Widersprechender Beschwerde eingelegt haben, kann der erinnerungsführende Widersprechende nicht gemäß § 64 Abs. 6 Satz 2 MarkenG ebenfalls Beschwerde einlegen. Denn bei mehreren Widersprüchen handelt es sich um mehrere eigenständige Widerspruchsverfahren, die lediglich aus verfahrensökonomischen Gründen gemäß § 31 Abs. 2 MarkenV gemeinsam entschieden werden. Die Regelung des § 64 Abs. 6 Satz 2 MarkenG findet aber nur für mehrere Beteiligte eines Verfahrens Anwendung. Der „andere Beteiligte“ im Sinne von § 64 Abs. 6 Satz 2 MarkenG innerhalb des jeweiligen einzelnen Widerspruchsverfahrens ist daher immer nur der Inhaber der angegriffenen Marke. Ein anderer Widersprechender ist an diesem Verfahren nicht beteiligt. In jedem Widerspruchsverfahren stehen sich nur der Widersprechende und der Inhaber der angegriffenen Marke gegenüber. Nur der Inhaber der angegriffenen Marke kann daher als Erinnerungsführer, z. B. bei einer Teillöschung aufgrund eines anderen Widerspruchs, ebenfalls Beschwerde einlegen. Die ursprünglich stillschweigend verbundenen Widerspruchsverfahren sind daher in entsprechende Erinnerungs- und Beschwerdeverfahren zu trennen. Eine sachgerechte verfahrensrechtliche Behandlung solcher Fälle besteht darin, dass das DPMA das Erinnerungsverfahren gemäß § 32 Abs. 1 MarkenV bis zur Entscheidung des BPatG über die Beschwerde aussetzt und erst nach Rechtskraft des Aussetzungsbeschlusses die Beschwerde gemäß § 66 Abs. 5 Satz 5 MarkenG dem BPatG vorlegt (vgl. Ströbele/Hacker/Kirschneck, MarkenG, 11. Aufl., § 64 Rdnr. 20; BGH GRUR 1967, 681 – D-Tracetten; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 42 Rdnr. 65; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, MarkenG, 2. Aufl., § 64 Rdnr. 18).

10 Wenn aber die Vorlage an das BPatG - wie hier – ohne eine solche vorherige Trennung der Verfahren erfolgt, kann das BPatG nur über die Beschwerde befinden und nicht auch über die Erinnerung, die nicht Gegenstand des Beschwerdeverfahrens ist. Das BPatG kann dann das Beschwerdeverfahren aussetzen, bis über die noch vor dem DPMA anhängige Erinnerung entschieden ist (Ströbele/Hacker/Kirschneck, a. a. O., § 64 Rdnr. 21; BPatGE 46, 64, 66 – Beschwerde und Erinnerung (zu ex-§ 165 Abs. 5 Nr. 2 MarkenG)).

11 Da das DPMA über die Erinnerung noch nicht entschieden hat, ist das Erinnerungsverfahren nach § 70 Abs. 3 Nr. 1 MarkenG zurückzuverweisen.

Parole chiave

trademark oppositionappealreminderprocedural separationsuspensionremittalmultiple proceedingspreliminary issue

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal proceedings should be stayed pending the DPMA's decision on the reminder filed by the other opponent.

Decisione estratta

Yes. The appeal was stayed until the DPMA decides on the reminder, because that decision is preliminary to the appeal and may render it moot.

Motivazione estratta

If the reminder leads to a final cancellation of the contested mark, the appeal by the other opponent would become pointless. The parties agreed to a stay, which was therefore ordered under the procedural rules on suspension.

Questione giuridica chiave

Whether the reminder proceedings had to be remitted to the DPMA.

Decisione estratta

Yes. The reminder proceedings were remitted to the DPMA because they had not yet been decided there and were not part of the appeal case before the BPatG.

Motivazione estratta

Where several independent opposition proceedings are decided together for reasons of procedural economy, a reminder and an appeal by different opponents must be separated procedurally. If the cases were forwarded without that separation, the appeal court may only decide on the appeal and must remit the pending reminder matter to the DPMA.

Questione giuridica chiave

Whether the recalling opponent could also file an appeal under § 64(6) sentence 2 MarkenG.

Decisione estratta

No. A recalling opponent in one opposition proceeding is not entitled to a parallel appeal merely because another opponent appealed in a jointly decided set of opposition cases.

Motivazione estratta

Section 64(6) sentence 2 MarkenG applies only to parties within the same individual proceeding. In each opposition proceeding, the only 'other party' is the proprietor of the contested mark; another opponent is not a party to that proceeding.

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