Partial application filed on appeal remanded to DPMA

BPatG 20 W (pat) 51/13Tribunale federale dei brevetti / Division 2014 apr 2014Modified

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Sintesi Omnilex

The Federal Patent Court held that a patent application divided during the pending appeal resulted in a valid partial application that itself became pending in the appeal proceedings. Because the newly filed claims had not yet been fully examined, especially as to admissibility, novelty, and inventive step, the court did not decide the merits. Instead, it remitted the partial application to the German Patent and Trademark Office for further prosecution and final examination under the revised claims.

Massima Omnilex

§ 39 PatG, § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 3 PatG; Teilanmeldung im anhängigen Beschwerdeverfahren: Wird eine Anmeldung während des Beschwerdeverfahrens wirksam geteilt, wird die Teilanmeldung selbst Verfahrensgegenstand des Beschwerdeverfahrens. Hat die geänderte Anspruchsfassung noch keine abschließende Sachprüfung erfahren, insbesondere nicht im Hinblick auf Zulässigkeit, Neuheit und erfinderische Tätigkeit, soll das Bundespatentgericht regelmäßig von einer eigenen Sachentscheidung absehen und die Sache zur Fortführung des Prüfungsverfahrens an das DPMA zurückverweisen. Dies gilt namentlich dann, wenn für die Beurteilung des patentfähigen Gegenstands eine vollständige Recherche des Standes der Technik erforderlich ist und die Prüfungsstelle hierfür besser ausgestattet ist (consid. 39 ff., 41 ff.).

Testo completo

BPatG — 20 W (pat) 51/13, Beschluss

Entscheidungsdatum: 2014-04-14

Aktenzeichen: 20 W (pat) 51/13

Dokumenttyp: Beschluss

Normen: § 39 PatG, § 79 Abs 3 S 1 Nr 1 PatG, § 79 Abs 3 S 1 Nr 3 PatG

Spruchkörper: 20. Senat

Titelzeile

Patentbeschwerdeverfahren - "Elektrische Stromversorgungsvorrichtung zur Hartbeschichtungsoberflächenbehandlung eines Werkstücks" – Teilanmeldung zur Stammanmeldung - im Beschwerdeverfahren wirksam gewordene Teilanmeldung – Zurückverweisung an das DPMA zur abschließenden Prüfung

Tenor

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 100 85 615.2-34

(Teilanmeldung zur Stammanmeldung 100 84 310.7-34)

hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 14. April 2014 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. Mayer, die Richterin Kopacek, sowie die Richter Dipl.-Ing. Gottstein und Dipl.-Ing. Univ. Albertshofer

beschlossen:

Die durch Teilung im Beschwerdeverfahren der Stammanmeldung 100 84 310.7 entstandene Teilanmeldung 100 85 615.2 wird zur Fortführung des Prüfungsverfahrens an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Gründe

I.

1 Die Patentanmeldung 100 84 310.7 ist im Rahmen des Beschwerdeverfahrens 20 W (pat) 3/08 durch Erklärung der Anmelderin vom 20. Dezember 2011 geteilt worden (vgl. Bl. 14 d. A.). Das Deutsche Patent- und Markenamt hat auf Anforderung des Bundespatentgerichts die Teilanmeldung mit dem Aktenzeichen 100 85 615.2 angelegt.

2 Die Beschwerde der Anmelderin in der Stammanmeldung 100 84 310.7 ist vom Senat zurückgewiesen worden (vgl. Beschluss v. 21. Dezember 2011 - 20 W (pat) 3/08).

3 Mit Telefax datierend vom 20. April 2012 hat die Beschwerdeführerin neue Ansprüche 1 und 2, Beschreibungsseiten 1 bis 22 und Figuren 1 bis 7 vorgelegt (vgl. Bl. 14 ff. d.A.).

4 Im Hinblick auf die Teilanmeldung geht der Senat davon aus, dass die Anmelderin und Beschwerdeführerin beantragt, das nachgesuchte Patent mit den am 20. April 2012 eingereichten Unterlagen zu erteilen.

5 Der geltende Patentanspruch 1 lautet:

6 Patentanspruch 1

7 „1. Elektrische Stromversorgungsvorrichtung zur Hartbeschichtungsoberflächenbehandlung eines Werkstücks (2) durch eine elektrische Entladung, mit:

8 einer Elektrode (1),

9 einem Verarbeitungsbehälter (3),

10 einer elektrischen Stromversorgung (12);

11 einer Steuervorrichtung (11);

12 einer Gruppe von Schaltelementen (10);

13 einer Gruppe von elektrischen Widerständen (13),

14 wobei ein elektrischer Widerstand der Gruppe von elektrischen Widerständen mit einem jeweiligen Schaltelement (10) der Gruppe von Schaltelementen (10) verbunden ist;

15 wobei die Elektrode (1) und das Werkstück (2) entgegengesetzt zueinander in einer Verarbeitungslösung in dem Verarbeitungsbehälter (3) angeordnet sind;

16 wobei die Steuervorrichtung (11) durch Steuern der Gruppe der Schaltelemente (10) ausgelegt ist:

17 - ein Schaltelement der Gruppe von Schaltelementen (10) anzuschalten, um eine Spannung (1) zwischen der Elektrode (1) und dem Werkstück (2) einzuprägen, so dass eine elektrische Entladung nach einer vorgegebenen Zeitperiode erzeugt wird,

18 - nach Detektion der elektrischen Entladung und Verstreichen einer ersten Pulsbreite (T1) ein anzuschaltendes Schaltelement in der Gruppe von Schaltelementen (10) umzuändern, so dass der elektrische Entladungsstrom verringert wird, und nach dem Verstreichen einer zweiten Pulsbreite (T2) das umgeänderte Schaltelement abzuschalten;

19 wobei

20 - die erste Pulsbreite (T1) derart festgelegt wird, dass eine Zuführmenge eines Hartbeschichtungsmaterials durch Emission von Elektrodenmaterial ausgebildet wird, durch einen vorab bestimmten Wert eines ersten elektrischen Entladungsstroms (Ip1) gemäß einer vorgegebenen Verarbeitungsbedingung; und

21 - die zweite Pulsbreite (T2) derart festgelegt wird, dass durch Reduzieren auf einen zweiten elektrischen Entladungsstrom (Ip2) kleiner als der erste elektrische Entladungsstrom (Ip1) die Emission des Elektrodenmaterials unterdrückt wird und zur selben Zeit das emittierte und an dem Werkstück (2) anhaftende Hartbeschichtungsmaterial (gemäß einer vorgegebenen Schmelzbedingung) geschmolzen wird.“

22 Der geltende nebengeordnete Patentanspruch 2 lautet:

23 „2. Elektrische Stromversorgungsvorrichtung zur Hartbeschichtungsoberflächenbehandlung eines Werkstücks (2) durch elektrische Entladung, mit:

24 einer Elektrode (1);

25 einem Verarbeitungsbehälter (3),

26 einer elektrischen Stromversorgung (12);

27 einer Steuervorrichtung (11);

28 einer Gruppe von Schaltelementen (10);

29 einer Gruppe von elektrischen Widerständen (13),

30 wobei ein elektrischer Widerstand der Gruppe von elektrischen Widerständen mit einem jeweiligen Schaltelement (10) der Gruppe von Schaltelementen (10) verbunden ist;

31 wobei die Elektrode (1) und das Werkstück (2) entgegengesetzt zueinander in einer Verarbeitungslösung in dem Verarbeitungsbehälter (3) angeordnet sind;

32 wobei die Steuervorrichtung (11) durch Steuern der Gruppe der Schaltelemente (10) ausgelegt ist:

33 - ein Schaltelement der Gruppe von Schaltelementen (10) anzuschalten, um eine Spannung (1) zwischen der Elektrode (1) und dem Werkstück (2) einzuprägen, so dass eine elektrische Entladung nach einer vorgegebenen Zeitperiode erzeugt wird,

34 - nach Detektion der elektrischen Entladung anzuschaltende Schaltelemente in der Gruppe von Schaltelementen (10) in einer Folge derart umzuändern, dass der elektrische Entladungsstrom allmählich gemäß einem vorgegebenen Entladungsstrom-Wellenform mit einer Pulsbreite (T) verringert wird;

35 wobei

36 - ein erster Halbabschnitt (Ta) der Pulsbreite (T) derart festgelegt wird, dass ein Wert einer Zuführmenge eines Hartbeschichtungsmaterials durch Emission von Elektrodenmaterial gemäß einer vorgegebenen Verarbeitungsbedingung ist; und

37 - ein zweiter Halbabschnitt (Tb) der Pulsbreite (T) derart festgelegt wird, dass die Emission des Elektrodenmaterials unterdrückt und das emittierte und an dem Werkstück anhaftende Hartbeschichtungsmaterial gemäß einer vorgegebenen Schmelzbedingung geschmolzen wird.“

38 Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

39 Die vorliegende Teilanmeldung 100 85 615.2 ist aufgrund der während des Beschwerdeverfahrens mit Schriftsatz vom 20. Dezember 2011 erklärten Teilung gemäß § 39 PatG aus der Patentanmeldung 100 84 310.7 entstanden. Sie ist damit im Beschwerdeverfahren anhängig geworden (vgl. BGH BIPMZ 1998, 199, 201 - Textdatenwiedergabe; BIPMZ 1998, 515, 516 – Informationsträger, sowie insbesondere die Senatsentscheidungen 20 W (pat) 41/07, 20 W (pat) 2/09).

40 Im Vergleich zu den Anspruchsfassungen der Stammanmeldung 100 84 310.7, die im Beschwerdeverfahren 20 W (pat) 3/08 zurückgewiesen worden ist, hat die Anmelderin und Beschwerdeführerin in der Sache wesentlich geänderte Ansprüche vorgelegt.

41 Die im Beschwerdeverfahren wirksam gewordene Teilanmeldung 100 85 615.2 wird daher an das Deutsche Patent- und Markenamt auf Grundlage der neu gefassten Patentansprüche 1 und 2, die noch nicht abschließend geprüft sind (§ 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 3 PatG), zurückverwiesen.

42 Der Senat hat davon abgesehen, in der Sache selbst zu entscheiden, da die Teilung der Anmeldung erst im Beschwerdeverfahren erfolgt ist und die materielle Prüfung der Patentfähigkeit des Gegenstands der Teilanmeldung ersichtlich noch nicht stattgefunden hat. Soweit für diese Feststellung eine weitere Sachaufklärung im Rahmen einer vollständigen Recherche des druckschriftlichen Standes der Technik erforderlich ist, sind hierzu die Prüfungsstellen des Deutschen Patent- und Markenamts aufgrund ihres Prüfstoffs und den ihnen zur Verfügung stehenden Recherchemöglichkeiten in Datenbanken berufen.

43 Für eine Zurückweisung und Befassung der Teilanmeldung durch das Deutsche Patent- und Markenamt spricht schon der Umstand, dass die geltende Anspruchsfassung noch nicht Gegenstand des Prüfungsverfahrens im Hinblick auf Zulässigkeit, Neuheit und dem Zugrundeliegen einer erfinderischen Tätigkeit war. Somit erscheint es nicht ausgeschlossen, dass aus den umfangreichen Unterlagen ein patentfähiger Gegenstand abgeleitet werden kann.

Parole chiave

patent applicationpartial applicationremandappeal proceedingsexaminationnoveltyinventive stepdivisionpatentability

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the partial application created during the appeal should be remitted to the German Patent and Trademark Office for further examination.

Decisione estratta

Yes. The partial application arose validly during the appeal and the newly framed claims had not yet been finally examined, so remittal to the DPMA was appropriate.

Motivazione estratta

The division declared during the appeal made the partial application pending in the appeal proceedings. Because the amended claims were materially different and had not yet been examined for admissibility, novelty, and inventive step, the court refrained from deciding the merits and remitted the case for completion of examination.

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