LG Hamburg 15. Zivilkammer — 315 O 146/20 — Urteil

Entscheidungsdatum: 2022-07-08

Aktenzeichen: 315 O 146/20

ECLI: ECLI:DE:LGHH:2022:0708.315O146.20.00

Dokumenttyp: Urteil

Normen: § 53 Abs 1 MarkenG, § 55 Abs 1 S 2 Nr 2 MarkenG, § 49 Abs 1 S 1 MarkenG, § 52 Abs 1 S 1 MarkenG, § 115 Abs 1 MarkenG ... mehr

Tenor

Der Streitwert wird auf 462.000,- € festgesetzt, wobei auf die Klageanträge zu 1., 3. und 6. sowie die Widerklageanträge 1. bis 4. jeweils 60.000,- € entfallen, auf den Klageantrag zu 2. 30.000,- € entfallen und auf die Klageanträge zu 4. und 5. jeweils 6.000,- € entfallen.

Tatbestand

1 Die Parteien streiten mit Klage und Widerklage markenrechtlich über den Bestand und die Nutzung ihrer Marken insbesondere für den Betrieb von Seniorenheimen in der Schweiz und in Deutschland.

2 Die Klägerin ist eine nicht börsennotierte Aktiengesellschaft mit Hauptsitz in B., die 2009 gegründet wurde. Ihre operativ tätigen Tochtergesellschaften, denen sie als Holding dient, betreiben in drei deutschen Städten Seniorenresidenzen unter Einschluss von ambulanter und stationärer Pflege.

3 Die Klägerin ist Inhaberin unter anderem der folgenden Marken:

4 · DE-Wortmarke "Tertianum" (Aktenzeichen ...), Priorität vom 09.08.1997, hier bezeichnet als " Klagemarke 1 "

5 · DE-Wortmarke "TERTIANUM" (Aktenzeichen ...), Priorität vom 19.06.1998, hier bezeichnet als " Klagemarke 2 "

6 · DE-Wort-Bildmarke (Aktenzeichen ...), Priorität vom 21.09.2015, hier bezeichnet als " Klagemarke 3 "

7 · Die Klagemarke 3 wurde zudem über die World Intellectual Property Organization (WIPO) international erstreckt und trägt insoweit das Aktenzeichen IR .... Diese Klagemarke wird im Folgenden als " Klagemarke 3 (IR) " bezeichnet.

8 Die Klagemarken sind für zahlreiche Waren und Dienstleistungen in den Nizza-Klassen 9, 16, 35, 36, 37, 41, 42, 43 und 44 eingetragen. Wegen der Einzelheiten wird auf die Registerauszüge in den Anlagen K 1 zur Klagemarke 1, K 2 zur Klagemarke 2, K 3 zur Klagemarke 3 sowie K 4 zur Klagemarke 3 (IR) verwiesen.

9 Die Beklagte ist ein S. Unternehmen mit Sitz in D., das an über 80 Standorten seit knapp 40 Jahren – mit der Ausnahme eines Hauses in W. – ausschließlich in der Schweiz Altersresidenzen und Wohn- und Pflegezentren betreibt.

10 Die Beklagte hält die folgenden Marken:

11 · Internationale Wort-Bildmarke (Aktenzeichen IR ...), die unter anderem in Deutschland und der Schweiz Schutz

12 in der Nizza-Klasse 35 für

13 Gestion des affaires et direction de l'exploitation d'établissements, à savoir d'institutions dans le domaine de l'hygiène publique et de l'assistance sociale, en particulier en faveur de la résidence à l'âge de la retraite,

14 – nach der unwidersprochen gebliebenen Übersetzung in der Klageerwiderung zu Deutsch:

15 Unternehmensführung und Leitung von Einrichtungen, namentlich Einrichtungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit und der Sozialbetreuung, insbesondere zugunsten des Wohnens im Rentenalter –

16 und in der Nizza-Klasse 42 für

17 Consultation, promotion et planification d'établissements, à savoir d'institutions dans le domaine de l'hygiène publique et de l'assistance sociale, en particulier en faveur de la résidence à l'âge de la retraite,

18 – nach der unwidersprochen gebliebenen Übersetzung in der Klageerwiderung zu Deutsch:

19 Beratung, Förderung und Planung von Einrichtungen, namentlich Einrichtungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit und der Sozialbetreuung, insbesondere zugunsten des Wohnens im Rentenalter –

20 genießt. Die Marke wurde erstmalig mit Priorität vom 11.05.1995 registriert, am 11.11.1995 erfolgte die Eintragung ins Internationale Register und Registrierung für Deutschland. Das erfasste Notifikationsdatum ist der 04.01.1996. Diese Beklagtenmarke wird im Folgenden als " Beklagtenmarke 1 " bezeichnet. Wegen der Einzelheiten zur Registrierung im Übrigen wird auf Anlage K 6 verwiesen.

21 · Internationale Wort-Bildmarke (Aktenzeichen IR ...), die unter anderem in Deutschland und der Schweiz Schutz für zahlreiche Waren und Dienstleistungen in den Nizza-Klassen 09, 16, 35, 36, 41, 43, 44, 45 genießt. Die Marke wurde erstmalig mit Priorität vom 18.11.2016 registriert, am 06.04.2017 erfolgte die Eintragung ins Internationale Register und Registrierung für Deutschland. Diese Beklagtenmarke wird im Folgenden als " Beklagtenmarke 2 " bezeichnet. Hinsichtlich weiterer Details zur Registrierung wird Anlage K 7 in Bezug genommen.

22 Die Parteien streiten seit dem Jahr 2016 über markenrechtliche Kollisionen. Im hiesigen Verfahren beruft die Klägerin sich hinsichtlich der Klagemarken unter anderem auf vertragliche Vereinbarungen über Namensrechte und Markenübertragungen, welche in Bezug auf das Zeichen "Tertianum" seit den 1990er-Jahren getroffen wurden. Konkret liegt der Entstehung und Übertragung der Rechte an den Klagemarken 1 und 2 folgende Entwicklung zugrunde:

23 Die T. M. AG, Z. ("T.") – mit welcher die hiesige Beklagte im Jahr 2005 fusionierte – schloss mit der T. M. AG, M. ("T1") im Zeitraum von Dezember 1995 bis Februar 1996 – das genaue Datum ist zwischen den Parteien streitig – einen Lizenz- und Beratungsvertrag ab (Anlage K 53). Dieser Vertrag regelte unter § 2 wie folgt:

24 § 2 Ziffer 2.1:

25 "T1 räumt T2 hiermit unwiderruflich das Recht zur ausschließlichen Nutzung des Namens "TERTIANUM" im Rahmen des Betriebs von Seniorenresidenzen und ähnlichen Einrichtungen in Deutschland ein. T2 ist berechtigt, den Namen "TERTIANUM" für sich als Marke eintragen zu lassen."

26 § 2 Ziffer 2.2:

27 "Für die Überlassung der Namens- und Markenrechte erhält T1 von T2 eine einmalige Vergütung in Höhe von DM 60.000,- […]"

28 In den Jahren 1997 und 1998 wurden daraufhin die Klagemarken 1 und 2 durch die T. M. AG, M. (= oben "T2") als DE-Marken angemeldet.

29 Im März 2001 einigte sich die T. M. AG (in diesem Vertrag als "Verkäuferin" bezeichnet) mit fünf Käuferinnen sowie weiteren Vertragsbeteiligten, unter anderem der T. M. AG für W. u. L. i. D. L. mit Sitz in M. (in diesem Vertrag als "Gesellschaft" bezeichnet), auf den Verkauf von Aktien (Anlage K 54). "Verkäuferin" (= oben "T1") und "Gesellschaft" (= oben "T2") dieses Vertrags sind identisch mit den Vertragsparteien des oben genannten Lizenz- und Beratungsvertrags von 1995/1996, bezüglich dessen im Rahmen des Aktienverkaufs das Folgende vereinbart wurde:

30 "§ 2 Aufhebung des Lizenz- und Beratungsvertrags

31 Verkäufer und Gesellschaft heben den Lizenz- und Beratungsvertrag zum 31.12.2000 auf. Hierzu wird klarstellend vereinbart, daß die Gesellschaft weiter über die überlassenen Namensrechte gemäß § 2 des Lizenz- und Beratungsvertrages verfügen darf. Gleiches gilt für die im Rahmen des Lizenz- und Beratungsvertrages überlassenen Unterlagen, wie Formulare, sowie sonstige Rechte etc.

32 Der Verkäufer bestätigt gleichzeitig, daß mit Vollzug dieser Vereinbarung sämtliche Ansprüche aus dem Lizenz- und Beratungsvertrag gegen die Gesellschaft abgegolten sind […]"

33 Am 20.01.2005 wurde der Beschluss zur Liquidation der T. M. AG für W. u. L. i. D. L. in das Handelsregister eingetragen. Insoweit wird auf die Anlagen B 18 und B 33 verwiesen. Mit Vereinbarung vom 21.02.2005 übertrug die T. M. AG für W. u. L. i. D. L. daraufhin die Klagemarken 1 und 2 als Inhaberin an die Erwerberinnen T. B. K., T. B. B. und T. B. M.. Hinsichtlich des konkreten Vertragsinhalts wird Anlage K 55 in Bezug genommen.

34 Auf den 30.04.2015 datiert ein "Markenübertragungsvertrag", der die drei vorgenannten Gesellschaften – nunmehr jeweils firmierend unter "Objektgesellschaft" – als "Verkäufer" und die Klägerin als "Käufer" ausweist und in welchem unter anderem das Folgende geregelt wurde:

35 "§ 1 Kaufgegenstand

36 Die Verkäufer verkaufen und übertragen mit Wirkung ab dem Tage der Unterzeichnung dieses Vertrages dem Käufer alle Rechte an dem beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingetragenen Wortmarken "TERTIANUM", Registernummer, ... und "TERTIANUM", Registernummer ..., für alle eingetragenen Waren/Dienstleistungen (nachfolgend zusammengefasst "Marken" genannt). Der Käufer nimmt die Übertragung an."

37 Wegen des Dokumentinhalts im Übrigen wird Anlage K 56 in Bezug genommen. Der rechtswirksame Abschluss dieses Vertrags ist zwischen den Parteien streitig.

38 Am 21.09.2015 meldete die Klägerin darüber hinaus die Klagemarke 3 an. In der Folge beabsichtigte sie, diese auf das Gebiet der Europäischen Union zu erstrecken und stellte insoweit mit Schreiben vom 30.09.2016 eine Berechtigungsanfrage – bezüglich dessen konkreten Inhalts auf Anlage B 3 verwiesen wird – an die Beklagte. In der Folge legte die Beklagte am 13.12.2016 unter Berufung auf die Beklagtenmarke 1 Widerspruch gegen die Markenerstreckung ein, der mit Entscheidung des EUIPO aus dem Jahr 2021 zurückgewiesen wurde. Zur Begründung führte die Behörde dabei unter anderem aus, dass die Beklagte hinsichtlich der von ihr entgegengehaltenen Beklagtenmarke 1 eine Benutzung für die Dienstleistungen in den registrierten Klassen nicht hinreichend dargelegt habe. Wegen der Begründung im Übrigen wird der Beschluss des EUIPO in Anlage K 64 in Bezug genommen. Am 04.10.2021 legte die Beklagte gegen die Entscheidung des EUIPO Beschwerde ein. Insoweit legt die Beklagte als Anlage B 35 die Eingangsbestätigung des EUIPO vor.

39 Ferner stellte die Klägerin bezüglich der Beklagtenmarke 1 am 02.09.2019 bei dem DPMA einen Antrag auf Erklärung des vollständigen Verfalls und der Schutzrechtsentziehung. Dem trat die Beklagte mit Widerspruch vom 21.11.2019 entgegen. Bezüglich dieses Antrags und Widerspruchs werden die Anlagen K 9 und 10 in Bezug genommen.

40 Am 09.12.2020 stellte zudem das Unternehmen M1 AG einen Antrag auf Schutzentziehung betreffend die Beklagtenmarke 1 bei dem DPMA (Anlage B 14). Daraufhin erhob die Beklagte mit Schreiben vom 03.03.2021 Widerspruch. Mit Schreiben vom 08.04.2021 reichte die M1 AG eine Antragsbegründung bei dem DPMA ein, woraufhin das DPMA die Beklagte mit Schreiben vom 09.04.2021 aufforderte, den Widerspruch binnen zwei Monaten zu begründen. Insoweit wird auf die Anlagen B 14 und B 15 verwiesen.

41 Am 12.06.2020 hat die Klägerin Klage erhoben.

42 Die Klägerin meint zunächst, dass der Zulässigkeit des Klageantrags zu 1. nicht entgegensteht, dass die M1 AG einen Antrag auf Schutzentziehung betreffend die Beklagtenmarke 1 bei dem DPMA gestellt hat. Es handele sich insoweit um einen anderen Streitgegenstand und nicht-identische Parteien. Eine von der Beklagten behauptete Strohmanneigenschaft der M1 AG – welche die Klägerin bestreitet – sei jedenfalls nicht berücksichtigungsfähig. Im Übrigen sei die M1 AG der Klägerin auch nicht bekannt. Selbst, wenn eine der Betriebsgesellschaften der Klägerin die M1 AG mit dem Schutzentziehungsverfahren beauftragt habe, spreche dies wegen des eigenen Interesses der Dritten am Entziehungsverfahren nicht gegen die Zulässigkeit der hiesigen Klage.

43 Hinsichtlich des Anspruchs auf Feststellung der Verfallsreife (Klageantrag zu 2.) bestehe ihr besonderes Feststellungsinteresse – so die Klägerin – vor dem Hintergrund, dass der klägerische Anspruch auf Einwilligung in die Löschung der Beklagtenmarke 1 nur bis auf den Zeitpunkt der Klageerhebung zurückwirke, sodass die gesonderte Feststellung des Zeitpunkts des Verfalls zur Vorlage in anhängigen Verfahren gegen die Klagemarken erforderlich sei.

44 In der Sache ist die Klägerin zunächst der Ansicht, dass ihr bezüglich der Beklagtenmarke 1 ein Anspruch auf Einwilligung in die Schutzentziehung für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland wegen Nichtbenutzung (Klageantrag zu 1.) sowie auf Feststellung des Verfalls (Klageantrag zu 2.) gegen die Beklagte zusteht.

45 Zunächst reiche – so die Klägerin – die vorgetragene Benutzung der Beklagtenmarke 1 nur in der Schweiz nicht aus, da das Deutsch-Schweizerische Markenrechtsabkommen von 1892 unionsrechtswidrig sei. Deshalb könne die rechtserhaltende Benutzung einer Marke, die gegen eine Unionsmarkenanmeldung oder die Schutzbeanspruchung einer Internationalen Registrierung für die EU eingesetzt wird, nicht mit Benutzungshandlungen in der Schweiz nachgewiesen werden.

46 Ferner habe die Beklagte die Beklagtenmarke 1 ausschließlich für den Betrieb von Seniorenresidenzen genutzt, also für Dienstleistungen in eigener Sache gegenüber Endverbrauchern (B2C). Dies stelle indes keine rechtserhaltende Benutzung mit Blick auf die Dienstleistungen, für welche die Beklagtenmarke 1 in den Nizza-Klassen 35 und 42 eingetragen ist, dar. Denn die streitgegenständlich unter der Beklagtenmarke 1 für Nizza-Klasse 35 eingetragenen Dienstleistungen seien solche, welche sich an andere Unternehmen im Sinne beratender Tätigkeiten (B2B) richteten, also in fremder Sache erfolgten. Dies ergebe sich insbesondere vor dem Hintergrund der Definition des Begriffs "Dienstleistungen", der inhaltlichen Abgrenzung der einzelnen Nizza-Klassen und der Erläuterungen der Nizza-Klassifikation von 1992 zu Klasse 35. Da der Betrieb von Einrichtungen in eigener Sache einen gänzlich anderen Zweck verfolge als die Dienstleistung des Betriebs gegenüber einem anderen Unternehmen, sei das tatsächliche Geschäft der Beklagten von den eingetragenen Dienstleistungen nicht erfasst.

47 Der Betrieb von Einrichtungen in eigener Sache falle des Weiteren auch nicht unter die streitgegenständlichen Eintragungen in Klasse 42. Auch diese Dienstleistungen seien schon dem Wortlaut nach solche, die gegenüber dritten Unternehmen und nicht gegenüber Verbrauchern erbracht würden. Hinzu komme, dass seit 2002 alle Nizza-Klassifikationen, die für den Betrieb einer Einrichtung in eigener Sache maßgeblichen Dienstleistungen in Klasse 43 und 44 vorsähen, während Planungsdienstleistungen in Klasse 42 verblieben seien. Dies verdeutliche die Verschiedenartigkeit der Dienstleistungen in eigener und fremder Sache, welche in früheren Auflagen der Nizza-Klassifikation nur deswegen alle in Klasse 42 enthalten gewesen seien, weil diese als Auffangbecken fungiert habe.

48 Schließlich spreche auch der Umstand, dass die Beklagtenmarke 1 nicht für die Dienstleistung "Heime (Dienstleistungen von Alten-, Senioren-)" eingetragen worden sei, obwohl die maßgebliche Nizza-Klassifikation von 1992 diese Dienstleistung vorgesehen habe, gegen eine Erstreckung des Schutzes der Beklagtenmarke 1 auf die streitgegenständlich tatsächlich erbrachten Dienstleistungen.

49 Dem Vortrag der Beklagten zur Benutzung der Klagemarke 1 in fremden Angelegenheiten (B2B) tritt die Klägerin umfassend entgegen; bezüglich des Benutzungsvortrags der Beklagten betreffend das "M. – Alters- und Pflegeheim U. a. S." (Anlage B 43) erhebt die Klägerin zudem die Rüge der Verspätung. Ungeachtet des Bestreitens der behaupteten Erbringung der Leistungen durch die Beklagte im Einzelnen ist die Klägerin der Ansicht, dass Qualität und Umfang der vorgetragenen Verwendungen in fremden Angelegenheiten die Annahme einer rechtserhaltenden Nutzung nicht rechtfertigen. Insbesondere sei keine hinreichende Benutzung der Beklagtenmarke 1 "auf dem Markt" erfolgt. Soweit die Beklagte im Rahmen ihrer Nutzungsnachweise eine Verwendung der Beklagtenmarke 1 durch die Gestaltung der Beklagtenmarke 2 behauptet, liege – so die Klägerin – tatsächlich keine Nutzung der Beklagtenmarke 1 vor. Denn der Verkehr werde die beiden Zeichen aufgrund der deutlichen Veränderungen im Erscheinungsbild nicht gleichsetzen. Dies sei insbesondere vor dem Hintergrund anzunehmen, dass die – von der Beklagten nach ihrem Benutzungsvortrag angesprochenen – beteiligten Verkehrskreise im französischsprachigen Teil der Schweiz üblicherweise kein Deutsch sprächen und deshalb die Internationale Registrierung mit ihrem weit überwiegenden deutschen Sprachanteil in den einzelnen Bestandteilen nicht in der tatsächlich verwendeten Marke wiedererkennten.

50 Hinsichtlich ihrer Rechte an den Klagemarken 1 und 2 behauptet die Klägerin zunächst, dass sie diese aufgrund des Vertrags vom 30.04.2015 erworben hat. Zur Benutzung der Klagemarken behauptet sie, dass diese im Lizenzwege durch die Betriebsgesellschaften erfolgt und legt zum Nachweis dessen als Anlagen K 15 bis K 17 Lizenzverträge sowie als Anlagen K 59 bis K 62 Handelsregisterauszüge vor.

51 Gegenüber dem Nichtbenutzungseinwand der Beklagten behauptet die Klägerin, dass die Klagemarke 1 rechtserhaltend für den Betrieb von Seniorenresidenzen und ähnlichen Einrichtungen genutzt wird. Ferner erfolge eine Benutzung für die Dienstleistungen ärztliche Versorgung, Sanitätsdienst, Krankenpflege, Hilfsdienste für Alte, Kranke und Behinderte, insbesondere Alten- und Haushaltshilfe, Mahlzeitendienste, Inkontinenzversorgung, Stomaversorgung, enterale Ernährung, Atemüberwachung, postoperative Versorgung und Beherbergungs- und Verpflegungsdienste. Zum Beleg der jeweiligen Nutzung reicht die Klägerin Unterlagen aus den Jahren 2014 bis 2020 ein, nämlich Residenz-Musterverträge (K 18 und K 63), Übersichten zu Umsätzen und Marketingaufwendungen (Bl. 94 f. d. A.), Dokumente zu im Rahmen des Residenzbetriebs erbrachten Dienstleistungen unter Einbezug eines Qualitätsmanagement-Handbuchs (K 19 bis K 32), Unterlagen zu Merchandise-Artikeln (K 33 bis K 34), Geschäftsbriefe (K 35), Rechnungen der Betriebsgesellschaften der Klägerin über Unterkunft, Verpflegung, Pflegeleistungen und Telefongebühren gegenüber Bewohnern (K 36), Fotos von Beschilderungen der Residenzen (K 37) und Presseberichte (K 37a bis K 37k).

52 Bezüglich der rechtserhaltenden Benutzung der Klagemarke 2 für die Dienstleistungen Erziehung und Unterricht, Organisation und Durchführung von Schulungen, Seminaren, Vortragsreihen sowie von Weiterbildungsveranstaltungen, insbesondere auf kulturellen, geschichtlichen und seniorenspezifischen Gebieten sowie Unterhaltung verweist die Klägerin auf Kulturprogramme aus den Jahren 2015 bis 2019 betreffend die deutschen T.-Residenzen, welche sie als Anlagen K 38 bis K 47 vorlegt. Die Klagemarke 2 werde ferner – so die Klägerin – durch die Hauszeitungen der Residenzen auch rechtserhaltend für Druckereierzeugnisse genutzt; insoweit verweist sie auf die Anlagen K 48 bis K 52.

53 Die Klägerin beruft sich ungeachtet des von ihr angegriffenen Fortbestands der Beklagtenmarke 1 zudem auf vertragliche Ansprüche, da sie der Ansicht ist, dass die Beklagte der Klägerin die ausschließlichen Rechte an der Marke "TERTIANUM" für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland verkauft hat. Durch die Verträge von 1995 und 2001 sei der Verkauf des Namensrechts, ein Markenanmelderecht sowie ein dauerhafter und ausschließlicher Verzicht auf die Geltendmachung sämtlicher Rechte, die der Beklagten an dem deutschen Teil ihrer IR-Marke damals zugestanden haben, geregelt worden. Aufgrund des kaufvertraglichen Charakters des Vertrags von 1995 wirke diese Vereinbarung auch zu Gunsten der Rechtsnachfolger und damit der Klägerin.

54 Die Klägerin ist ferner der Ansicht, dass ihr aufgrund einer Begehungsgefahr ein Anspruch auf Unterlassung der Nutzung der Beklagtenmarke 2 zusteht (Antrag zu 3.). Insoweit stützt sie sich vorrangig auf die Klagemarke 1, nachrangig auf die Klagemarke 2 und hilfsweise auf die Klagemarke 3. Hinsichtlich Klagemarken 1 und 2 bestehe jeweils Doppelidentität mit der Beklagtenmarke 2, bezüglich Klagemarke 3 lägen Dienstleistungsidentität und hochgradige Zeichenähnlichkeit vor. Begehungsgefahr bestehe – so die Klägerin – bereits vor dem Hintergrund der Anmeldung der Beklagtenmarke 2. Darüber hinaus zeigten auch die außergerichtlichen Handlungen der Beklagten, etwa in Form des erhobenen Widerspruchs vor dem DPMA, dass eine Nutzung der Beklagtenmarke 2 konkret geplant sei.

55 Die Klägerin meint zudem, dass ihr wegen des Unterlassungsanspruchs auch die mit den Anträgen 4. und 5. geltend gemachten Ansprüche auf Auskunfterteilung und Schadensersatzfeststellung zustehen.

56 Schließlich habe sie – vor dem Hintergrund, dass die Beklagtenmarke 1 löschungsreif sei – wegen des Bestehens älterer Rechte einen Anspruch auf Einwilligung in die Entziehung des Schutzes der Beklagtenmarke 2 gegen die Beklagte.

57 Die Klägerin beantragt,

58 1. Die Beklagte wird verurteilt, in die Entziehung des Schutzes der internationalen Wort-Bildmarke "Tertianum WOHNEN UND LEBEN IM DRITTEN ALTER" (IR ...) für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland einzuwilligen.

59 2. Es wird festgestellt, dass der Verfall der internationalen Wort-Bildmarke "Tertianum WOHNEN UND LEBEN IM DRITTEN ALTER" (IR ...) für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland spätestens am 12. Juni 2020 eingetreten ist.

60 3. Die Beklagte wird verurteilt, es bei Vermeidung eines in jedem Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 €, ersatzweise Ordnungshaft, oder einer in jedem Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, letztere zu vollziehen an einem Mitglied ihres Vorstands, zu unterlassen,

61 im geschäftlichen Verkehr in der Bundesrepublik Deutschland das Zeichen

62 für die nachfolgend bezeichneten Waren und/oder Dienstleistungen zu benutzen und/oder benutzen zu lassen, insbesondere unter diesem Zeichen die nachfolgend bezeichneten Waren und/oder Dienstleistungen anzubieten und/oder zu bewerben und/oder zu erbringen und/oder diese Handlungen durch Dritte vornehmen zu lassen:

63 | | | | --- | --- | | | | | | | | Klasse 35: | Geschäftsführung und Management von Unternehmen, Einrichtungen oder Institutionen im Bereich Gesundheit und Pflege, insbesondere für die Unterbringung älterer Menschen; Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen, Einrichtungen oder Institutionen im Bereich Gesundheit und Pflege, insbesondere für die Unterbringung älterer Menschen; Betrieb von Pflegeheimen und Erholungsheimen | | Klasse 36: | Finanzdienstleistungen und Währungsangelegenheiten; Immobilienverwaltung; Versicherungsberatung, Versicherungsvermittlung, Versicherungsdienstleistungen und Bereitstellung von Versicherungsinformationen; Versicherungswesen | | Klasse 41: | Unterhaltungsdienstleistungen; Kulturelle und sportliche Aktivitäten | | Klasse 43: | Dienstleistungen von Alten- und Seniorenheimen; Betrieb von Restaurants und Kaffeehäusern; Vorübergehende Beherbergung von Gästen | | Klasse 44: | Medizinische Dienstleistungen, Hygiene- und Schönheitspflege für Menschen, Dienstleistungen von Pflegezentren und Altenheimen. | | Klasse 45: | Persönliche und soziale Dienste, die von Dritten erbracht werden, um die Bedürfnisse des Einzelnen zu befriedigen, nämlich Belegungsdienste in Abwesenheit der Einwohner, insbesondere Überwachung von Besuchen, Gießen von Blumen und Entleeren des Briefkastens; Sicherheitsdienste zum Schutz von Sachwerten oder Personen |

64 4. Die Beklagte wird dazu verurteilt, Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen über den Umfang der Handlungen gemäß der vorsehenden Ziffer 3., nämlich über:

65 a. Orte (Internetadressen, Werbemedien etc.), an denen es zu Handlungen gemäß Ziffer 3. gekommen ist;

66 b. den Zeitraum, in dem es zu Handlungen gemäß Ziffer 3. gekommen ist, dies unter Angabe der jeweiligen Daten oder – im Fall von Dauerhandlungen – von Beginn und Ende der Nutzungshandlungen;

67 c. die Anzahl der angebotenen oder erbrachten Dienstleistungen gemäß Ziffer 3. sowie über die Preise, die für die Waren und/oder Dienstleistungen gemäß Ziffer 1. gezahlt wurden;

68 d. den Umsatz, der im Zeitraum gemäß vorstehend b) in Folge des Verhaltens gemäß Ziffer 3. erwirtschaftet worden ist;

69 5. Es wird festgestellt, dass die Beklagte dazu verpflichtet ist, der Klägerin denjenigen Schaden zu ersetzen, der ihr durch Handlungen gemäß Ziffer 3. entstanden ist und/oder künftig entstehen wird.

70 6. Die Beklagte wird verurteilt, in die Entziehung des Schutzes der internationalen Wort-Bildmarke ""TERTIANUM" (IR ...) für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland einzuwilligen.

71 Die Beklagte beantragt,

72 die Klage abzuweisen.

73 Die Beklagte hat mit Schriftsatz vom 02.10.2020, eingegangen bei Gericht am 05.10.2020, Widerklage erhoben.

74 Die Beklagte beantragt widerklagend,

75 Die Klägerin und Widerbeklagte wird verurteilt,

76 1. in die Löschung der am 19.01.1998 in das Register beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragenen deutschen Marke Nr. ... "TERTIANUM" gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt einzuwilligen.

77 2. in die Löschung der am 10.07.1998 in das Register beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragenen deutschen Marke Nr. ... "TERTIANUM" gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt einzuwilligen.

78 3. in die Löschung der am 20.01.2016 in das Register beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragenen deutschen Marke Nr. ... "TERTIANUM" gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt einzuwilligen.

79 4. es unter Androhung eines Ordnungsgelds von bis zu € 250.000,00, ersatzweise Ordnungshaft oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, die Ordnungshaft zu vollziehen an einem Mitglied ihres Vorstands, zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr in der Bundesrepublik Deutschland das Zeichen

80 TERTIANUM

81 für die Dienstleistungen von Alten- und Seniorenheimen, die Beherbergung und Verpflegung von Gästen, die Vermietung von Unterkünften und Wohnungen, medizinische Pflegedienste, ambulante und stationäre Pflegedienste, Dienstleistungen von Pflegeheimen sowie Krankenpflegedienste zu benutzen, insbesondere diese Dienstleistungen unter dem Zeichen zu erbringen und/oder erbringen zu lassen, anzubieten und/oder anbieten zu lassen und/oder zu bewerben und/oder bewerben zu lassen, insbesondere wenn dies unter dem nachfolgend abgebildeten Zeichen erfolgt:

82 Die Klägerin beantragt,

83 die Widerklage abzuweisen.

84 Die Beklagte ist hinsichtlich der Klage der Ansicht, dass die Klageanträge sämtlich abzuweisen sind, da der Klägerin die geltend gemachten Ansprüche nicht zustünden.

85 Hinsichtlich des Antrags zu 1. sei die Klage bereits unzulässig, da die Klägerin durch die M1 AG schon ein amtliches Schutzentziehungsverfahren initiiert habe. An der Unzulässigkeit ändere nichts, dass der Antrag auf Schutzentziehung erst nach Klageerhebung im hiesigen Verfahren gestellt wurde. Die M1 AG sei zudem – so die Beklagte – eine Strohmanngesellschaft aus dem Lager der Klägerin, sodass diese insoweit überdies rechtsmissbräuchlich handele.

86 Die Klage sei aber auch nicht begründet. Dies ergebe sich zuvorderst daraus, dass die Beklagtenmarke 1 – was zwischen den Parteien unstreitig ist – prioritätsälter als die Klagemarken ist und die Beklagte diese auch rechtserhaltend für die eingetragenen Dienstleistungen in den Nizza-Klassen 35 und 42 auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland benutzt habe.

87 Dazu reiche grundsätzlich die Benutzung in der Schweiz aus. Denn wegen des weiterhin wirksamen Übereinkommens zwischen dem Deutschen Reich und der Schweiz betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz vom 13.04.1902 stelle eine rechtserhaltende Nutzung in der Schweiz auch eine solche in Deutschland dar.

88 Ferner unterfalle der Betrieb von Seniorenresidenzen in eigener Sache gegenüber Verbrauchern (B2C) den eingetragenen Dienstleistungen. Zum Nachweis des Betriebs in eigener Sache unter der Beklagtenmarke 1 legt die Beklagte unter anderem Unterlagen aus den Jahren von 2013 bis 2020 vor, nämlich Screenshots der Internetseite der Beklagten (Anlage B 4), Auszüge aus den Geschäftsberichten der Beklagten (Anlage B 5), Pensionsverträge (Anlagen B 6 und B 7), Preis- und Leistungsverzeichnisse ausgewählter Residenzen (Anlagen B 8 und B 11), Unterlagen betreffend die werbliche Kommunikation (Anlage B 9) sowie eine Pressemeldung (Anlage B 10).

89 Dass die eingetragenen Dienstleistungen den Betrieb von Seniorenheimen in eigener Sache (B2C) erfassten, ergebe sich insbesondere aus der Auslegung der Eintragungen – vor allem anhand des Wortlauts, ermittelt am allgemeinen Sprachverständnis –, den objektiven Umständen zum Zeitpunkt der Eintragung in das Internationale Register sowie dem ermittelten subjektiven Willen der Beklagten zu jenem Zeitpunkt. Ein starres Haften an den Klassen und Bezeichnungen der Nizza-Klassifikation verbiete sich insoweit. Es sei – so die Beklagte – daher auch unschädlich, dass die Nizza-Klassifikation zum Anmeldezeitpunkt möglicherweise treffendere Dienstleistungsbezeichnungen für den Betrieb in eigener Sache als die gewählten vorgesehen habe, zumal die Beklagte im Rahmen der Eintragung ohnehin eigene, zur Leistungsbeschreibung geeignete Begriffe gewählt und nicht auf jene der Nizza-Klassifikation zurückgegriffen habe. Ganz bewusst habe sie dabei den Eintragungen nicht die Formulierung "für Dritte" hinzugesetzt, obwohl die Klassifikation dies damals schon vorgesehen habe.

90 Die Beklagte behauptet weiter, dass sie die Beklagtenmarke 1 ungeachtet dessen auch für die Betriebsführung von Seniorenresidenzen und die Planung und Beratung von Einrichtungen in fremder Sache (B2B) rechtserhaltend benutzt hat.

91 Insoweit verweist sie hinsichtlich der Dienstleistungen aus Nizza-Klasse 35 unter Vorlage des Anlagenkonvoluts B 42 insbesondere auf mehrere Leistungsvereinbarungen zwischen der S. AG und verschiedenen Schweizer Gemeinden, welchen die Beklagte durch die Fusion mit der S. AG im Jahr 2005 beigetreten sei. Im Rahmen dieser Vereinbarung habe die Beklagte jeweils Seniorenresidenzen im Auftrag von Gemeinden für diese geführt und damit Dienstleistungen im Sinne der unter Klasse 35 eingetragenen erbracht. Insoweit verweist die Beklagte weiter insbesondere auf die Anlagen B 23 bis B 27. Dabei sei sowohl unbeachtlich, dass es sich bei den Gemeinden als Auftraggeberinnen um öffentlich-rechtliche Rechtspersönlichkeiten handelt als auch, ob für die Übernahme der Betriebsführung eine gesonderte Vergütung von den Gemeinden an die Beklagte entrichtet wurde. Zudem bezieht die Beklagte sich zum Benutzungsnachweis auf Leistungen der Geschäfts- und Betriebsführung für die Einrichtungen der schweizerischen F. E., welche sie über ihre Schwestergesellschaft T. R. M. SA (T3) erbringe (Anlagen B 37 bis B 41). Ferner führe sie – so die Beklagte – im Sinne der eingetragenen Dienstleistungen die Einrichtung S1 der Wohn- und Pflegezentrum S1 AG im schweizerischen R. (Anlage B 42). Des Weiteren beruft die Beklagte sich auf Internetwerbung, bezüglich derer sie Ausdrucke als Anlagenkonvolut B 20 vorlegt.

92 Auch für den Benutzungsnachweis hinsichtlich der für Klasse 42 eingetragenen Dienstleistungen bezieht die Beklagte sich auf die oben genannten Leistungsvereinbarungen mit Schweizer Gemeinden. Ferner legt die Beklagte zum Nachweis der Beratungsdienstleistungserbringung unter anderem Internetwerbung (Anlage B 28), ein Schreiben an eine Stiftung vom 27.11.2019 (Anlage B 29), einen Internetausdruck betreffend ein "abgeschlossenes Forschungsprojekt" der "T. AG für die Pflege und Betreuung von Menschen mit Demenz Entwicklung" (Anlage B 30) sowie ein "M. – Alters- und Pflegeheim […]U. a. S." (Anlage B 43) vor.

93 Soweit in den vorgetragenen Nutzungen nicht die Beklagtenmarke 1 unmittelbar verwendet wird, werde diese – so die Beklagte – gleichwohl jeweils rechtserhaltend genutzt, da die Weglassung des Zusatzes "WOHNEN UND LEBEN IM DRITTEN ALTER" und geringfügige Modifikationen in der Schriftart den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht veränderten. Die Beklagtenmarke 1 werde durch den Wortbestandteil "Tertianum", der ein Kunstbegriff sei, geprägt; der genannte Zusatz sei dagegen glatt beschreibend.

94 Die Klägerin könne sich – so die Beklagte – ihrerseits auch nicht auf etwaig vertraglich eingeräumte Namens- oder Nutzungsrechte berufen. Denn die Klägerin sei weder Vertragspartnerin noch Rechtsnachfolgerin einer der Vertragsparteien des Lizenz- und Beratungsvertrags, der, wie die Beklagte behauptet, erst am 22.01.1996 abgeschlossen worden sei. Insbesondere scheide eine Gesamtrechtsnachfolge hinsichtlich der T. Deutschland aus, da jene liquidiert worden sei. Die Klägerin sei dem Vertrag letztlich auch zu keinem Zeitpunkt beigetreten. Auch die Beklagte sei nicht Vertragspartnerin, sondern habe lediglich mit einer der Vertragsparteien fusioniert. Insoweit verweist die Beklagte auf den Handelsregisterauszug in Anlage B 22. Schließlich sei der Vertrag ohnehin mit Schreiben vom 04.09.2020 durch die Beklagte gekündigt worden. Dieses Schreiben legt die Beklagte als Anlage B 34 vor.

95 Hinsichtlich der Klageanträge 3. bis 6. hält die Beklagte den jeweils geltend gemachten Ansprüchen das ihres Erachtens bestehende prioritätsältere Recht aus der Beklagtenmarke 1 mit der Begründung der Verwechslungsgefahr entgegen. Vorsorglich erhebt sie zudem die Einrede der Nichtbenutzung betreffend die Klagemarken 1 und 2. Dem Vortrag zur Benutzung der Klagemarken durch die Klägerin tritt die Beklagte insbesondere betreffend die klägerinseits vorgetragenen Umsatzerlöse und Marketingaufwendungen, die Dokumente zu im Rahmen des Residenzbetriebs erbrachten Dienstleistungen, die Merchandise-Entwürfe, die Presseartikel sowie die Hauszeitung entgegen.

96 Die Beklagte meint zudem, dass die geltend gemachten Folgeansprüche unschlüssig seien. Denn die Klägerin stütze diese Ansprüche auf eine Begehungsgefahr, trage zugleich aber vor, dass eine tatsächliche Benutzung des Zeichens "Tertianum" durch die Beklagte in Deutschland nicht feststellbar sei. Eine mögliche Erstbegehungsgefahr reiche indes zur Begründung von Ansprüchen auf Auskunft und Schadensersatzfeststellung nicht aus.

97 Hinsichtlich des Klageantrags zu 6. ist die Beklagte der Ansicht, dass das Löschungsbegehren betreffend die Beklagtenmarke 2 rechtsmissbräuchlich ist. Denn der Beklagten stehe wegen der auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland erstreckten Beklagtenmarke 1 ein wirksames, zeitlich vorrangiges Markenrecht gegenüber den Klagemarken zu.

98 Die Beklagte meint bezüglich der Widerklage zunächst, dass die Klagemarken wegen des prioritätsälteren Rechts aus der Beklagtenmarke 1, welche in Form der Verwechslungsgefahr mit den Klagemarken kollidiere (siehe oben), sämtlich zu löschen sind.

99 Ferner bestehe ein Anspruch auf Unterlassung gegen die Klägerin, da die Anmeldung der Klagemarke 3 jedenfalls eine Erstbegehungsgefahr der Benutzung des Zeichens durch die Klägerin für die im Widerklageantrag zu Ziffer 4. genannten Dienstleistungen berge. Auch insoweit liege Verwechslungsgefahr vor.

100 Die Klägerin ist in Bezug auf die Widerklage der Ansicht, dass diese mangels älterer Rechte der Beklagten aus der Beklagtenmarke 1 unbegründet ist. Dies folge bereits aus der Löschungsreife jener Marke, welche die Beklagte nicht rechtserhaltend benutzt habe (siehe oben). Ungeachtet dessen könne die Beklagte sich auch wegen der mit dem Lizenz- und Beratungsvertrag eingeräumten Rechte zugunsten der Rechtsvorgängerin der Klägerin gegenüber dieser als Rechtsnachfolgerin nicht auf ein besseres Recht berufen. Dem stehe – vor dem Hintergrund der unwiderruflichen Einräumung eines exklusiven Namensnutzungsrechts in jenem Vertrag unter § 2 Ziffer 2.1 – im Übrigen auch der Einwand der Treuwidrigkeit aus § 242 BGB aus dem Gesichtspunkt venire contra factum proprium entgegen.

101 Die Klage wurde der Beklagten am 23.07.2020 zugestellt. Die Widerklage wurde der Klägerin am 14.10.2020 zugestellt.

102 Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstands wird auf die eingereichten Schriftsätze der Parteien nebst Anlagen, die Protokolle der mündlichen Verhandlungen vom 30.06.2021 und 23.03.2022 sowie die Hinweise der Kammer im Beschluss vom 15.10.2021 (Bl. 278 der Akte) verwiesen.

Entscheidungsgründe

I.

103 Die Klage hat teilweise Erfolg, die Widerklage ist abzuweisen.

1.

104 Die Klage ist zulässig und teilweise begründet.

a)

105 Die Klage ist zulässig.

aa)

106 Das von der M1 AG nach Rechtshängigkeit der hiesigen Klage initiierte Schutzentziehungs-Verfahren bei dem DPMA steht der Zulässigkeit des Klageantrags zu 1. nicht entgegen. Dem liegt zunächst zugrunde, dass die Parteien beider Verfahren nicht identisch sind. Ungeachtet dessen sieht das Markenrecht auch keine Unzulässigkeit der Klageerhebung in Fällen wie dem vorliegenden vor.

107 Nach § 53 Abs. 1 MarkenG ist der Antrag auf Erklärung des Verfalls (§ 49) und der Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse (§ 50) und älterer Rechte (§ 51) beim Deutschen Patent- und Markenamt unzulässig, soweit über denselben Streitgegenstand zwischen den Parteien durch unanfechtbaren Beschluss oder rechtskräftiges Urteil entschieden wurde. Dies gilt auch, wenn über denselben Streitgegenstand zwischen den Parteien eine Klage nach § 55 rechtshängig ist.

108 Gemäß § 55 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 ist zudem eine Klage auf Erklärung des Verfalls (§ 49) oder der Nichtigkeit wegen Bestehens älterer Rechte (§ 51) unzulässig, wenn über denselben Streitgegenstand zwischen den Parteien ein Antrag gemäß § 53 beim Deutschen Patent- und Markenamt gestellt wurde.

109 Es lässt sich also beiden Vorschriften schon ihrem Wortlaut nach nicht entnehmen, dass eine Klage nachträglich unzulässig wird, wenn nach Klageerhebung in derselben Sache das DPMA angerufen wird. Soweit die Beklagte sich auf den folgenden Auszug aus der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs

110 "Der das Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren vor den ordentlichen Gerichten regelnde § 55 MarkenG sieht in Abs. 1 S. 2 der mangels Übergangsvorschrift anzuwendenden neuen Fassung vor, dass die Verfallsklage unzulässig ist, wenn über denselben Streitgegenstand zwischen den Parteien bereits das DPMA gem. § 53 MarkenG nF entschieden hat oder ein Verfallsantrag gem. § 53 MarkenG nF beim DPMA gestellt wurde. Damit sollen eine Doppelbefassung und eventuell widerstreitende Entscheidungen vermieden werden (vgl. BeckOK MarkenR/Kopacek, 23. Ed. [Std.: 1.10.2020], § 55 MarkenG Rn. 1 u. 4). Für den Streitfall kommt dieser Regelung keine Bedeutung zu. Das neu eingeführte materiell-rechtliche Verfallsverfahren vor dem DPMA steht erst seit dem Inkrafttreten der neugefassten Vorschrift des § 53 MarkenG am 1.5.2020 zur Verfügung. Dass die Kl. nach diesem Datum einen Antrag nach § 53 MarkenG nF gestellt hätte, ist weder vorgetragen noch ergibt sich ein solcher Antrag aus dem Register des DPMA." (BGH, GRUR 2021, 736 Rn. 10 – STELLLA)

111 bezieht, sieht die Kammer darin keine Anhaltspunkte für ein Abweichen vom klaren Wortlaut der genannten Vorschriften. Denn diese Passage drückt lediglich aus, dass für den Senat eine Befassung mit der hier gegenständlichen Frage in jenem Fall nicht relevant war.

bb)

112 Die Klägerin hat ein besonderes Interesse im Sinne des § 256 Abs. 1 ZPO an der mit dem Klageantrag zu 2. beantragten Feststellung des Verfalls. Dies ergibt sich aus dem Umstand, dass die Beklagte sich im anhängigen Widerspruchsverfahren gegen die Klagemarke 3 auf ältere Rechte aus der Beklagtenmarke 1 beruft.

cc)

113 Das für den Antrag unter Ziffer 5. erforderliche Feststellungsinteresse der Klägerin besteht nach § 256 Abs. 1 ZPO vor dem Hintergrund, dass der Klägerin Anhaltspunkte für die Bezifferung ihres Schadensersatzanspruchs fehlen, weil die Bezifferung von der beantragten Auskunfterteilung abhängt.

b)

114 Die Klage ist hinsichtlich der Anträge 1. und 2. vollumfänglich und bezüglich der Anträge 3. und 6. teilweise begründet, im Übrigen ist sie abzuweisen.

aa)

115 Der klägerische Anspruch auf Einwilligung in die Entziehung des Schutzes der internationalen Wort-Bildmarke "Tertianum WOHNEN UND LEBEN IM DRITTEN ALTER" (IR ...) für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland ergibt sich aus den §§ 49 Abs. 1 S. 1, 52 Abs. 1 S. 1, 55, 115 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1, 124 MarkenG.

116 Gemäß §§ 49 Abs. 1 S. 1, 115 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wird einer international registrierten Marke auf Antrag der Schutz entzogen, wenn die Marke nach dem Tag, ab dem kein Widerspruch mehr gegen sie möglich ist, innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gemäß § 26 MarkenG benutzt worden ist.

117 Dieser Verfallsgrund lag – ausgehend vom 20.02.1996 als gemäß § 115 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG für den Fristbeginn ausschlaggebenden Veröffentlichungsdatum der Registrierung – zum maßgeblichen Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung vor. Denn der insoweit darlegungs- und beweisbelasteten Beklagten (siehe dazu BGH, GRUR 2021, 736 Rn. 22 – STELLA unter Verweis auf EuGH, GRUR-RS 2020, 27498 – testarossa) ist der Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung gegenüber dem substantiierten Bestreiten der Klägerin nicht gelungen. Vorauszusetzen ist insoweit nach § 26 Abs. 1 MarkenG die ernsthafte Benutzung der betreffenden Marke durch den Markeninhaber im Inland und zwar für die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen ist.

(1)

118 Dabei steht zunächst die hier streitgegenständliche Verwendung der Beklagtenmarke 1 in der Schweiz der tatbestandsgemäßen Nutzung nicht entgegen. Denn im Verhältnis zur Schweiz bestand im hier maßgeblichen Zeitraum eine Sonderreglung aufgrund eines bilateralen völkerrechtlichen Vertrages, des Übereinkommens zwischen dem Deutschen Reich und der Schweiz betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz vom 13.4.1892 (RGBl. 1894, 511) in der Fassung des Änderungsabkommens vom 26.5.1902 (RGBl. 1903, 1819). Nach Art. 5 S. 1 des Übereinkommens gilt die Benutzung einer deutschen Marke in der Schweiz als rechtserhaltend (Hanseatisches Oberlandesgericht, BeckRS 2008, 22236, Rn. 53 – PADMASSINI/PADMA). Das Abkommen war schließlich im hier maßgeblichen Zeitraum auch unter Berücksichtigung des Europarechts noch wirksam (vgl. EuGH, GRUR-RS 2020, 27498, Rn. 72 – testarossa).

(2)

119 Allerdings fehlt es vorliegend an der ernsthaften Benutzung der Beklagtenmarke 1 für die Dienstleistungen, für welche sie eingetragen ist. Dabei handelt es sich in Nizza-Klasse 35 um

120 Gestion des affaires et direction de l'exploitation d'établissements, à savoir d'institutions dans le domaine de l'hygiène publique et de l'assistance sociale, en particulier en faveur de la résidence à l'âge de la retraite,

121 und in Nizza-Klasse 42 um

122 Consultation, promotion et planification d'établissements, à savoir d'institutions dans le domaine de l'hygiène publique et de l'assistance sociale, en particulier en faveur de la résidence à l'âge de la retraite,

123 Die Kammer legt den folgenden Feststellungen aufgrund hinreichender Fremdsprachenkenntnisse die französische Sprachfassung unter ergänzender Heranziehung der plausiblen und nachvollziehbaren deutschen Übersetzung aus der Klageerwiderung – die durch die Klägerin nicht beanstandet wurde – zugrunde. Danach handelt es sich bei den Eintragungen in Klasse 35 zu Deutsch um folgende Dienstleistungen:

124 Unternehmensführung und Leitung von Einrichtungen, namentlich Einrichtungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit und der Sozialbetreuung, insbesondere zugunsten des Wohnens im Rentenalter.

125 und in Klasse 42 zu Deutsch um folgende Dienstleistungen:

126 Beratung, Förderung und Planung von Einrichtungen, namentlich Einrichtungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit und der Sozialbetreuung, insbesondere zugunsten des Wohnens im Rentenalter.

127 Bei den eingetragenen Dienstleistungen handelt es sich danach jeweils um solche, die der Markeninhaber gegenüber einem Unternehmer, welcher eine solche Einrichtung betreibt oder deren Betrieb plant, erbringt. Zugleich fällt die Führung einer Einrichtung, welche der Markeninhaber in eigener Sache erbringt, nicht darunter. Dies ergibt sich jeweils aus dem Wortlaut der Eintragungen. Dieser ist im Sinne der Bestimmtheit und Rechtssicherheit für die Auslegung der eingetragenen Dienstleistungen vorrangig maßgeblich, weil gemäß Art. 39 Abs. 2 MRL und Art. 33 Abs. 2 UMV Behörden und Wirtschaftsteilnehmer als Adressaten der Registereintragung allein auf dieser Grundlage den Schutzumfang bestimmen können sollen (vgl. EuGH, GRUR 2012, 822 Rn. 38 ff. – Chartered Institute of Patent Attorneys; BeckOK MarkenR/v. Bomhard/Rohlfing-Dijoux, 29. Ed. 1.4.2022, UMV 2017 Art. 33 Rn. 6; BeckOK UMV/Schramek, 25. Ed. 15.11.2019, UMV Art. 33 Rn. 5). Dabei ist stets zu berücksichtigen, dass der Inhaber der Marke grundsätzlich keinen Nutzen aus einem Verstoß gegen seine Pflicht ziehen darf, das Warenverzeichnis klar und eindeutig anzugeben (vgl. EuG Urt. v. 6.4.2017 – T-39/16, BeckRS 2017, 106116 Rn. 48 – NANA FINK). Nur im Falle von Unklarheiten im Wortlaut kommt es auf weitere Umstände, wie zum Beispiel das Verkehrsverständnis zum Zeitpunkt der Eintragung oder den Willen des Anmelders, an. Dies steht auch in Einklang mit der Entscheidung des Bundespatentgerichts vom 11. März 2020 zu dem Aktenzeichen 29 W (pat) 37/17, auf welche die Beklagte sich unter anderem beruft. In jener Entscheidung verdeutlicht der Senat, dass das Warenverzeichnis der dortigen Widersprechenden nur deswegen der Auslegung bedarf, weil der Wortlaut der Eintragung nicht eindeutig ist (siehe BPatG, Beschluss vom 11. März 2020 – 29 W (pat) 37/17 –, Rn. 69, juris).

128 Hier sind die in den Klassen 35 und 42 eingetragenen Begriffe jeweils hinreichend klar verständlich und bedürfen daher keiner Auslegung über den Wortlaut hinaus. Durch die Verwendung des Zusatzes "Gestion des affaires et direction […]" beziehungsweise "Unternehmensführung und Leitung […]" – dessen es andernfalls nicht bedürfte*–* werden die angesprochenen Wirtschaftsteilnehmer die unter Klasse 35 beschriebene Dienstleistung ohne Weiteres so verstehen, dass die Unternehmensführung und Leitung einer entsprechenden Einrichtung für einen Auftraggeber gemeint ist. Der Betrieb von Einrichtungen in eigener Sache ist in den hiesigen Eintragungen dagegen nicht beschrieben und damit nicht vom Schutzbereich erfasst. Der Umstand, dass die Beklagte nach ihrem Vortrag zum Eintragungszeitpunkt den subjektiven Willen hatte, die Betriebsführung in eigener Sache einzutragen und sie in der Folge – unstreitig – derartige Einrichtungen in eigener Sache betrieben hat, ändert daran nichts. Denn Fehlangaben im Rahmen des Registrierungsvorgangs müssen sich aufgrund der zu wahrenden Bestimmtheit und Klarheit des Registers zu Lasten des Anmelders auswirken. Auch die unter Klasse 42 eingetragene Dienstleistung "Consultation, promotion et planification d'établissements […]" beziehungsweise "Beratung, Förderung und Planung von Einrichtungen […] " wird der Wirtschaftsteilnehmer nach dem allgemeinen Sprachgebrauch ohne Umschweife so verstehen, dass jedenfalls der Betrieb eigener derartiger Einrichtungen damit nicht gemeint ist.

129 Danach kann die Beklagte eine markenmäßige Benutzung der Klagemarke im Sinne des § 26 MarkenG allenfalls mit solchen Benutzungshandlungen darlegen und beweisen, welche sich auf den Betrieb entsprechender Einrichtungen in fremder Sache beziehen (so im Ergebnis auch das EUIPO in seiner nicht rechtskräftigen Entscheidung betreffend die Beklagtenmarke 1 aus dem Jahr 2021, siehe Anlage K 64.).

(3)

130 Der Beklagten ist es nicht gelungen, eine rechtserhaltende Nutzung der Beklagtenmarke 1 für die eingetragenen Dienstleistungen darzulegen.

131 Insoweit beruft sie sich hinsichtlich der Eintragung in Klasse 35 insbesondere auf mehrere Leistungsvereinbarungen zwischen der S. AG und verschiedenen Schweizer Gemeinden, denen die Beklagte nach ihrem Vortrag durch die Fusion mit der S. AG im Jahr 2005 beigetreten ist. Zudem bezieht die Beklagte sich auf Leistungen der Geschäfts- und Betriebsführung für die Einrichtungen der schweizerischen F. E., welche sie über ihre Schwestergesellschaft T. R. M. SA (T3) erbringe. Ferner gibt die Beklagte die Führung der Einrichtung S1 der Wohn- und Pflegezentrum S1 AG im schweizerischen R. als Benutzungshandlung an. Schließlich beruft die Beklagte sich auf Werbung auf ihrer Internetseite. Die Beklagte tritt diesem Vortrag jeweils in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht umfassend entgegen.

132 Es kann indes dahinstehen, ob diese für die Nizza-Klassen 35 und 42 vorgetragenen Dienstleistungen vom Schutzbereich der Beklagtenmarke 1 umfasst sind. Denn die Beklagte trägt hinsichtlich keiner der Benutzungen – siehe insbesondere Anlagen B 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 und 49 – die Verwendung der Beklagtenmarke 1 in deren eingetragenen Gestaltung vor. Soweit die insoweit eingereichten Benutzungsnachweise überhaupt Zeichen mit Bezug zur Beklagten aufweisen, handelt es sich entweder um die Beklagtenmarke 2 oder das Zeichen "Tertianum" als Wortzeichen. Beide Verwendungen stellen indes auch unter Berücksichtigung der Vorschrift des § 26 Abs. 3 MarkenG keine Benutzung der Beklagtenmarke 1 dar.

133 Nach § 26 Abs. 3 MarkenG gilt als Benutzung einer eingetragenen Marke auch die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung abweicht, soweit die Abweichung den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert. Eine Veränderung des kennzeichnenden Charakters ist grundsätzlich dann zu verneinen, wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen gerade bei Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch mit der eingetragenen Marke gleichsetzt, also in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht (BGH, GRUR 2017, 1043 Rn. 23 – Dorzo).

134 Vorliegend wird der Verkehr das Zeichen in der Gestaltung der Beklagtenmarke 2 nicht mit der Beklagtenmarke 1 gleichsetzen. Dies ist zunächst auf den Wegfall des Zeichenbestandteils "WOHNEN UND LEBEN IM DRITTEN ALTER" zurückzuführen. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs stellt das Weglassen eines Wortbestandteils regelmäßig keine nur unerhebliche Markenabwandlung dar, es sei denn, ihm kommt keine kennzeichnende Funktion zu (BGH, GRUR 1997, 744 - ECCO). Da der Satz für die Beklagtenmarke 1 einen unterscheidungskräftigen Bestandteil darstellt, der geeignet ist, die mit ihm im Zusammenhang stehenden Waren zu identifizieren und von Waren anderer Herkunft zu unterscheiden, kommt ihm eine kennzeichnende Funktion zu. Grundsätzlich prägt zwar aufgrund seiner farblich und in der Größe hervorgehobenen Gestaltung insbesondere der Bestandteil "Tertianum" das Gesamtbild des der Beklagtenmarke 1, allerdings wird der Verkehr auch dem Satz "WOHNEN UND LEBEN IM DRITTEN ALTER" Bedeutung für den kennzeichnenden Charakter beimessen, zumal es sich insoweit nicht lediglich um einen rein beschreibenden Bestandteil der Marke handelt. Relevanten Teilen des Verkehrs – zu welchem als Verbraucher auch die Mitglieder der Kammer zählen – wird nämlich bei der Lektüre dieses Markenbestandteils nicht ohne Weiteres klar, auf welche (Wohn- und Lebens-)Situation sich das angegebene "WOHNEN UND LEBEN" bezieht, da die Begrifflichkeit des "DRITTEN ALTER[S]" nicht am allgemeinen deutschen Sprachgebrauch teilnimmt. Etwas Anderes ergibt sich auch nicht aus den von der Beklagten als Anlage B 13 vorgelegten Verwendungsnachweisen der Formulierung "drittes Alter". Drei der vier insoweit vorgelegten Veröffentlichungen legen vielmehr nahe, dass der Begriff des "dritten Alters" ein solcher der Alternsforschung sei und stellen dem Leser zugleich jeweils eine Definition zur Verfügung. Bereits letzterer Umstand lässt darauf schließen, dass auch aus Sicht der Verfasser der Veröffentlichungen der Begriff "drittes Alter" nicht ohne Weiteres verständlich ist. Hinzu kommt, dass die gegebenen Definitionen inhaltlich voneinander abweichen und damit kein einheitliches Verkehrsverständnis widerspiegeln. Die Verwendung der nicht gebräuchlichen Formulierung "DRITTEN ALTER" führt vielmehr dazu, dass relevante Teile des Verkehrs dem Zeichenbestandteil "WOHNEN UND LEBEN IM DRITTEN ALTER" eine eigenständige, herkunftskennzeichnende und gerade keine rein beschreibende Bedeutung beimessen. Vor diesem Hintergrund unterscheidet sich die hiesige Gestaltung von jenen höchstrichterlich entschiedenen, auf welche die Beklagte sich zur Begründung bezieht und welche jeweils glatt beschreibende Zeichenanteile aufwiesen (vgl. insbesondere BGH, GRUR 2010, 729 – MIXI; BGH, GRUR 1999, 167 – Karolus-Magnus und EuG, GRUR Int 2006, 232 – Online Bus).

135 Hinzu kommt, dass das Zeichen in der Gestaltung der Beklagtenmarke 2 auch ungeachtet des nicht mehr vorhandenen Text-Bestandteils eine deutliche Charakteränderung erfährt. Dies drückt sich in der abweichenden Schriftart, Groß- und Kleinschreibung, Farbgestaltung und Stilisierung des "A" aus; ferner entfällt der Trennstrich unter dem Bestandteil "Tertianum". Auch deshalb werden relevante Teile des Verkehrs das abweichend benutzte Zeichen dem Gesamteindruck nach nicht mehr mit der Beklagtenmarke 1 gleichsetzen.

136 Wegen des Wegfalls des unterscheidungskräftigen Zeichenbestandteils "WOHNEN UND LEBEN IM DRITTEN ALTER stellt schließlich auch der Gebrauch des Zeichens "Tertianum" in Textform in den vorgetragenen Benutzungshandlungen nach dem soeben Ausgeführten keine rechtserhaltende Benutzung der Beklagtenmarke 1 dar.

bb)

137 Vor dem Hintergrund des unter Ziffer aa) Ausgeführten hat die Klägerin auch einen Anspruch auf Feststellung des Verfalls der Beklagtenmarke 1 spätestens zum Zeitpunkt des 12.06.2020 aus den §§ 49 Abs. 1 S. 1, 52 Abs. 1 S. 2, 55, 115 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1, 124 MarkenG. Es liegt der Verfallsgrund der Nichtbenutzung nach § 49 MarkenG innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren vor (s.o.).

cc)

138 Die Klägerin hat ferner einen Anspruch gegen die Beklagte auf Unterlassung betreffend die Benutzung der Beklagtenmarke 2 als Verletzungszeichen in dem im Tenor zu Ziffer 3. ersichtlichen Umfang nach § 14 Abs. 2 S. 1 Nr. 2, Abs. 5 S. 2 MarkenG.

139 Nach § 14 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 MarkenG ist es Dritten untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen ein Zeichen zu benutzen, wenn das Zeichen mit einer Marke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, die von der Marke erfasst werden, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.

140 Diese Voraussetzungen sind hier erfüllt. Der Anspruch besteht auf Grundlage der Klagemarken 1 und 2, aus welchen die Klägerin vorgeht und welche Schutz für Deutschland genießen. Der Markenrechtsverstoß der Beklagten liegt in der drohenden kollidierenden Verwendung der Beklagtenmarke 2 für die im Tenor unter Ziffer 3. genannten Dienstleistungen.

(1)

141 Die Beklagte nutzt das Verletzungszeichen bereits im Zusammenhang mit einer auf einen wirtschaftlichen Vorteil gerichteten kommerziellen Tätigkeit – dem Betrieb von Seniorenresidenzen in der Schweiz – und damit im geschäftlichen Verkehr für ihre eigenen Dienstleistungen im Sinne des § 14 MarkenG. Das Verletzungszeichen ist zudem seit dem 06.04.2017 auch für Deutschland registriert und genießt Schutz für zahlreiche Dienstleistungen in den Nizza-Klassen 09, 16, 35, 36, 41, 43, 44 und 45. Damit besteht eine Erstbegehungsgefahr für eine markenrechtswidrige Zeichenbenutzung für die insoweit eingetragenen Dienstleistungen nach § 14 Abs. 5 S. 2 MarkenG. Denn grundsätzlich lässt bereits die Erstreckung auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland die erstmalige Begehung der Kennzeichenverletzung in Form des Anbietens und Durchführens der Dienstleistung unter dem Verletzungszeichen in Deutschland ernsthaft und unmittelbar besorgen (vgl. BGH GRUR 2010, 838 Rn. 24 – DDR-Logo sowie BGH GRUR 2003, 428 (431) – BIG BERTHA). Da die Beklagte der Erstbegehungsgefahr auch nicht aktiv, etwa durch Abgabe einer Unterlassungsverpflichtungserklärung, entgegengetreten ist, wurde die Erstbegehungsgefahr bislang nicht beseitigt (vgl. BGH GRUR 2010, 838 Rn. 27 – DDR-Logo).

(2)

142 Die Klägerin hat nachgewiesen, dass sie die Klagemarken 1 und 2 im hier maßgeblichen Zeitraum im Lizenzwege durch die Betriebsgesellschaften T. S2 B. B. mbH, T. S2 B. mbH sowie T. S2 B. M. mbH rechtserhaltend für Dienstleistungen der Nizza-Klassen 35, 41, 43, 44 und 45 – für welche die Marken eingetragen sind – gemäß § 26 Abs. 2 MarkenG benutzt hat.

143 Die Klägerin ist Inhaberin der Klagemarken 1 bis 3. Soweit die Beklagte die wirksame Übertragung der Klagemarken 1 und 2 mittels Vertrag vom 30.04.2015 auf die Klägerin mit Nichtwissen bestreitet, ist sie beweisfällig geblieben. Denn die Klägerin legt als Anlagen K 1 bis K 2 die DPMA-Registerauszüge betreffend die Klagemarken 1 und 2 vor, welche jeweils unter "Inhaber:" die Klägerin ausweisen. Gemäß § 28 Abs. 1 MarkenG wird vermutet, dass das durch die Eintragung einer Marke begründete Recht dem im Register als Inhaber Eingetragenen zusteht. Daraus folgt, dass derjenige, der die gesetzliche Vermutung zur Berechtigung des eingetragenen Inhabers bestreitet, beweispflichtig ist (BPatG BeckRS 2012, 12963). Diese Vermutung im Sinne des § 292 ZPO führt dazu, dass die beweisbelastete Partei das Gegenteil entsprechend behaupten und beweisen muss, oder zumindest einen Sachverhalt vortragen muss, der die gesetzliche Vermutung derart erschüttert, dass eine überwiegende Wahrscheinlichkeit für das Gegenteil der gesetzlichen Vermutung besteht. Beides gelingt der Beklagten allein durch das pauschale Bestreiten des wirksamen Vertragsabschlusses und der Vertretungsberechtigung der Unterzeichnenden mit Nichtwissen nicht.

144 Ferner hat die Klägerin ihre nach § 26 Abs. 2 MarkenG erforderliche Zustimmung zur Markennutzung durch die Betriebsgesellschaften gegenüber dem anfänglichen Bestreiten der Vertretungsbefugnis der Unterschreibenden durch die Beklagte unter Vorlage der entsprechenden Verträge und Handelsregisterauszüge (Anlagen K 15 bis 17 beziehungsweise Anlagen K 59 bis 62) nachgewiesen.

145 Die Klägerin hat die hier maßgeblichen Klagemarken 1 und 2 auch rechtserhaltend genutzt. Hinsichtlich Klagemarke 1 liegt eine rechtserhaltende Benutzung jedenfalls für den Betrieb von Seniorenresidenzen und ähnlichen Einrichtungen, ärztliche Versorgung, Sanitätsdienst, Krankenpflege, Hilfsdienste für Alte, Kranke und Behinderte, insbesondere Alten- und Haushaltshilfe, Mahlzeitendienste, Inkontinenzversorgung, Stomaversorgung, enterale Ernährung, Atemüberwachung, postoperative Versorgung sowie Beherbergungs- und Verpflegungsdienste vor. Dies belegt die insoweit darlegungs- und beweisbelastete Klägerin insbesondere durch die Vorlage von Verträgen "über vollstationäre Pflege" mit Bewohnerinnen und Bewohnern aus den Jahren 2016 bis 2020 als Anlagenkonvolut K 63. Ferner gelingt der Klägerin dieser Nachweis durch die Vorlage von Geschäftsbriefen (Anlage K 35), Rechnungen über die Leistungen des Betriebs der Residenzen, nämlich Unterkunft, Verpflegung, Pflegeleistungen und Telefongebühren gegenüber Bewohnern (Anlage K 36) sowie Abbildungen der Beschilderungen der in Deutschland betriebenen Residenzen (Anlage K 37).

146 Soweit diese Benutzungsnachweise das Zeichen "Tertianum" in der aus dem Wortbestandteil "Tertianum" der Beklagten marke 1 ersichtlichen grafischen Gestaltung oder in Form der Klagemarke 3 enthalten, ist darin jeweils eine Benutzung der Klagemarke 1 gemäß § 26 Abs. 3 MarkenG zu erblicken. Da der Verkehr sich generell am Wortbestandteil zu orientieren pflegt, wird er in den streitgegenständlichen stilisierten Verwendungen des Zeichens "Tertianum" die Klagemarke 1 ohne Weiteres wiedererkennen. Dies gilt auch für jene Fälle, in denen der Zeichenverwendung noch ein Ortszusatz, etwa "M." oder "K." hinzugefügt ist, zumal dieser rein beschreibend ist und das Zeichen daher nicht prägt.

147 Die Klagemarke 2 hat die Klägerin markenmäßig rechtserhaltend jedenfalls für die Dienstleistungen Erziehung und Unterricht, Organisation und Durchführung von Schulungen, Seminaren, Vortragsreihen sowie von Weiterbildungsveranstaltungen, insbesondere auf kulturellen, geschichtlichen und seniorenspezifischen Gebieten und Unterhaltung genutzt. Dies belegt die Klägerin durch die Vorlage von Kulturprogrammen betreffend die von den Lizenznehmern betriebenen Seniorenresidenzen aus den Jahren 2015 bis 2019 mit den Anlagen K 38 bis 47. Auch hinsichtlich der Verwendung in stilisierter Form liegt eine markenmäßige Benutzung der Klagemarke 2 vor; insoweit wird auf die Ausführungen zur Klagemarke 1 im vorangegangenen Absatz verwiesen.

148 Soweit die Klägerin beantragt, der Beklagten die Benutzung der Beklagtenmarke 2 für Dienstleistungen aus der Nizza-Klasse 36, konkret für Finanzdienstleistungen und Währungsangelegenheiten; Immobilienverwaltung; Versicherungsberatung, Versicherungsvermittlung, Versicherungsdienstleistungen und Bereitstellung von Versicherungsinformationen sowie Versicherungswesen zu verbieten, hat sie gegenüber dem Nichtbenutzungseinwand der Beklagten eine Benutzung ihrer Klagemarken nicht dargelegt und bewiesen. Dasselbe gilt hinsichtlich der Dienstleistungen unter der Nizza-Klasse 41, soweit die Klägerin sich diesbezüglich auf die Klagemarke 1 stützt, da eine rechtserhaltende Benutzung insoweit lediglich durch die Klagemarke 2 dargelegt und bewiesen ist.

(3)

149 Es liegt auch die nach § 14 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 MarkenG erforderliche Verwechslungsgefahr betreffend die Klagemarken 1 und 2 und das Verletzungszeichen – die Beklagtenmarke 2 – vor.

150 Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr für die relevanten Verkehrskreise ist stets unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit insbesondere die Identität oder Ähnlichkeit der relevanten Dienstleistungen, die Identität oder Ähnlichkeit der Zeichen sowie die Kennzeichnungskraft und der daraus folgende Schutzumfang der Klagemarke. Diese Faktoren sind zwar für sich gesehen voneinander unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr (vgl. dazu EuGH, GRUR 2008, 343 Rn. 48 – Il Ponte Finanziaria Spa/HABM; BGH, GRUR 2012, 64 Rn. 9 – Maalox/Melox-GRY; BGH, GRUR 2012, 1040 Rn. 25 – pjur/pure).

151 Ausgehend hiervon hat die Beklagtenmarke 2 bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Klagemarken 1 und 2 sowie hochgradiger Dienstleistungsähnlichkeit beziehungsweise Dienstleistungsidentität einen deutlichen Zeichenabstand einzuhalten, der bei klanglicher Identität der Vergleichszeichen aber offenkundig nicht gegeben ist.

152 Die Klagemarken 1 und 2 sind jedenfalls durchschnittlich kennzeichnungskräftig. Nach Berücksichtigung ihrer Eigenart in Klang, Bild und Bedeutung sind sie grundsätzlich geeignet, den beteiligten Verkehrskreisen eine Unterscheidung von den Waren und Dienstleistungen anderer Unternehmen zu ermöglichen (vgl. BGH, GRUR 2020, 870 Rn. 41 m.w.N. – INJEKT/INJEX), zumal es sich bei "Tertianum" um ein Fantasiewort handelt, das dem Verkehr keine Vorstellung von dem Charakter der darunter angebotenen Dienstleistungen vermittelt.

153 Zwischen den Klagemarken 1 und 2 und dem Verletzungszeichen besteht klangliche Zeichenidentität, denn die angesprochenen Verkehrskreise werden die Kollisionsmarken jeweils identisch aussprechen. Es kann dahinstehen, ob vor diesem Hintergrund und den lediglich geringen grafischen Abweichungen – zumindest für bestimmte Dienstleistungen – Doppelidentität im Sinne des § 14 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 MarkenG anzunehmen ist, denn jedenfalls sind die zu vergleichenden Dienstleistungen durchgehend identisch beziehungsweise hochgradig ähnlich und begründen damit die Verwechslungsgefahr gemäß § 14 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 MarkenG. Dass der vorgelegte Registerauszug (Anlage K 7) das Dienstleistungsverzeichnis in englischer und französischer Sprache ausweist, steht der Dienstleistungsgegenüberstellung aufgrund der Fremdsprachenkenntnisse der Kammer nicht entgegen.

154 Die Klägerin benutzt die Klagemarke 1 – wie festgestellt – für

155 den Betrieb von Seniorenresidenzen und ähnlichen Einrichtungen, ärztliche Versorgung, Sanitätsdienst, Krankenpflege, Hilfsdienste für Alte, Kranke und Behinderte, insbesondere Alten- und Haushaltshilfe, Mahlzeitendienste, Inkontinenzversorgung, Stomaversorgung, enterale Ernährung, Atemüberwachung, postoperative Versorgung sowie Beherbergungs- und Verpflegungsdienste.

156 Dies kollidiert im Identitäts- beziehungsweise hochgradigen Ähnlichkeitsbereich mit den Dienstleistungen

157 Management of business affairs and companies, establishments or institutions in the field of health and care, particularly housing for the elderly population; advice in the organization and management of business, establishments or institutions in the field of health and care, particularly housing for the elderly population; operation of nursing homes and rest homes,

158 für welche die Beklagtenmarke 2 in Nizza-Klasse 35 eingetragen ist und mit den Dienstleistungen

159 Services of retirement homes; restaurant and cafe services; temporary accommodation,

160 für welche die Beklagtenmarke 2 in Nizza-Klasse 43 eingetragen ist und mit den Dienstleistungen

161 Medical Services, hygiene and beauty care for human beings, nursing home and rest home services,

162 für welche die Beklagtenmarke 2 in Nizza-Klasse 44 eingetragen ist und mit den Dienstleistungen

163 Personal and social services rendered by others intended to meet the needs of individuals, namely accommodation services for use in the absence of residents, particularly monitoring visits, watering flowers, emptying the letter boxes; security services for the protection of property and individuals,

164 für welche die Beklagtenmarke 2 in Nizza-Klasse 45 eingetragen ist.

165 Soweit die Klägerin die Klagemarke 2 – wie festgestellt – für die Dienstleistungen

166 Erziehung und Unterricht, Organisation und Durchführung von Schulungen, Seminaren, Vortragsreihen sowie von Weiterbildungsveranstaltungen, insbesondere auf kulturellen, geschichtlichen und seniorenspezifischen Gebieten und Unterhaltung

167 nutzt, kollidiert dies im Identitäts- beziehungsweise hochgradigen Ähnlichkeitsbereich mit den Dienstleistungen

168 Entertainment; sporting and cultural activities,

169 für welche die Beklagtenmarke 2 in Nizza-Klasse 41 eingetragen ist.

170 Nach der gebotenen Gesamtwürdigung unter Beachtung der Wechselwirkung zwischen den einzelnen Faktoren steht fest, dass eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr vorliegt. Vor dem Hintergrund der klanglichen Zeichenidentität und der jedenfalls durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Klagemarken 1 und 2 müsste ein sehr weiter Abstand zwischen den streitgegenständlichen Dienstleistungen bestehen, um die Verwechslungsgefahr auszuschließen (vgl. BGH, GRUR 2008, 714, Rn. 39 – idw). Dies ist mit Blick auf die festgestellte hochgradige Dienstleistungsähnlichkeit beziehungsweise Dienstleistungsidentität nicht der Fall.

171 Der Anspruch auf Unterlassung erfasst – wie beantragt – die Dienstleistungen in deutscher Sprache, zumal es sich dabei um Übersetzungen der Bezeichnungen der kollidierenden Dienstleistungen handelt.

(4)

172 Die Einrede prioritätsälterer Rechte der Beklagten unter Bezugnahme auf die Beklagtenmarke 1 hat aufgrund der festgestellten Löschungsreife jener Marke (siehe oben unter aa)) keinen Erfolg (dazu BeckOK MarkenR/Mielke, 29. Ed. 1.4.2022, MarkenG § 14 Rn. 41).

(5)

173 Soweit die Klägerin ihren Unterlassungsanspruch unter Antrag zu Ziffer 3. auch auf Dienstleistungen aus Klasse 36 bezogen hat, die Klage abzuweisen, da die darlegungs- und beweisbelastete Klägerin insoweit gegenüber dem Benutzungseinwand der Beklagten keine rechtserhaltende Benutzung der Klagemarken dargelegt und bewiesen hat. Dasselbe gilt hinsichtlich der Dienstleistungen unter der Nizza-Klasse 41, soweit die Klägerin sich diesbezüglich auf die Klagemarke 1 stützt, da eine rechtserhaltende Benutzung insoweit lediglich durch die Klagemarke 2 dargelegt und bewiesen ist (siehe oben).

dd)

174 Die Klägerin hat schließlich in dem unter Ziffer 4. tenorierten Umfang einen Anspruch auf Einwilligung in die Entziehung des Schutzes der Beklagtenmarke 2 aus den §§ 51 Abs. 1 S. 1, Abs. 5, 52 Abs. 2, 55, 115 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1, 124 MarkenG.

175 Gemäß §§ 51 Abs. 1 S. 1, 115 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wird einer international MarkenG registrierten Marke auf Antrag der Schutz entzogen, wenn ihr ein Recht im Sinne der §§ 9 bis 13 mit älterem Zeitrang entgegensteht.

176 Dies ist hier der Fall, denn nach dem unter cc) Ausgeführten kollidiert der deutsche Teil der Registrierung der Beklagtenmarke 2 bezüglich der Nizza-Klassen 35, 41, 43, 44 und 45 im Identitätsbereich beziehungsweise im Bereich hochgradiger Ähnlichkeit mit den Klagemarken 1 und 2, welche jeweils einen älteren Zeitrang aufweisen.

177 Soweit die Klägerin den Klageantrag zu 6. auch auf die Dienstleistungen unter Klasse 36 erstreckt hat, war die Klage abzuweisen, da die Klägerin insoweit gegenüber der Benutzungseinrede der Beklagten eine rechtserhaltende Benutzung für diese Dienstleistungen nicht dargelegt und bewiesen hat (siehe oben). Dasselbe gilt hinsichtlich der Dienstleistungen unter der Nizza-Klasse 41, soweit die Klägerin sich diesbezüglich auf die Klagemarke 1 stützt, da eine rechtserhaltende Benutzung insoweit lediglich durch die Klagemarke 2 dargelegt und bewiesen ist.

ee)

178 Der von der Klägerin mit Ziffer 4. geltend gemachte Auskunftsanspruch gemäß § 19 MarkenG i.V.m. § 242 BGB besteht nicht, da aus der festgestellten Erstbegehungsgefahr bereits grundsätzlich keine Schadenswahrscheinlichkeit abgeleitet werden kann.

ff)

179 Die Klägerin hat aus dem unter dd) dargestellten Grund auch keinen Anspruch auf die Feststellung einer Schadensersatzpflicht nach §§ 14 Abs. 6, 15 Abs. 5 MarkenG (Antrag zu Ziffer 5.).

2.

180 Die Widerklage ist zulässig, aber unbegründet.

a)

181 Die Widerklage ist zulässig.

182 So besteht neben der vorauszusetzenden Parteiidentität und übereinstimmenden sachlichen Zuständigkeit der Kammer auch Konnexität zwischen Klage und Widerklage. Denn es liegt ein rechtlicher Zusammenhang jedenfalls insofern vor, als Ansprüche und Gegenansprüche hier ihrem Zweck und der Verkehrsanschauung nach wirtschaftlich als ein Ganzes, also als ein innerlich zusammengehöriges Lebensverhältnis erscheinen.

b)

183 Die Widerklage ist indes unbegründet. Zur Begründung der geltend gemachten Ansprüche stützt die Beklagte sich jeweils auf ihr prioritätsälteres Recht aus der Beklagtenmarke 1, hat aber gegenüber der Nichtbenutzungseinrede der Klägerin im Sinne des § 25 Abs. 2 MarkenG beziehungsweise § 55 Abs. 3 S. 1 MarkenG die ernsthafte Benutzung für keinen Zeitpunkt hinreichend dargelegt und bewiesen (siehe oben unter 1. b) aa)). Damit stehen der Beklagten weder die mit der Widerklage unter den Ziffern 1. bis 3. geltend gemachten Ansprüche auf Einwilligung in die Löschung betreffend die Klagemarken 1 bis 3 noch der mit Ziffer 4. geltend gemachte Unterlassungsanspruch zu.

II.

184 Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 1 S. 1 ZPO.

III.

185 Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit richtet sich nach § 709 ZPO.

186 Beschluss

187 Der Streitwert wird auf 462.000,- € festgesetzt, wobei auf die Klageanträge zu 1., 3. und 6. sowie die Widerklageanträge 1. bis 4. jeweils 60.000,- € entfallen, auf den Klageantrag zu 2. 30.000,- € entfallen und auf die Klageanträge zu 4. und 5. jeweils 6.000,- € entfallen.

Sonstiger Langtext

188 Berichtigungsbeschluss vom 02.08.2022:

189 Das Urteil des Landgerichts Hamburg – Zivilkammer 15 – vom 08.07.2022 wird im Tatbestand dahingehend berichtigt, dass es auf Seite 7 im vierten Absatz statt

190 "In der Folge beabsichtigte sie, diese auf das Gebiet der Europäischen Union zu erstrecken und stellte insoweit mit Schreiben vom 30.09.2016 eine Berechtigungsanfrage – bezüglich dessen konkreten Inhalts auf Anlage B 3 verwiesen wird – an die Beklagte. "

191 heißt

192 "In der Folge beabsichtigte sie, diese auf das Gebiet der Europäischen Union zu erstrecken; die Beklagte stellte insoweit mit Schreiben vom 30.09.2016 – bezüglich dessen konkreten Inhalts auf Anlage B 3 verwiesen wird – eine Berechtigungsanfrage an die Klägerin. ".

193 Gründe:

194 Es liegt hinsichtlich der Feststellung der Absenderin und Adressatin der Berechtigungsanfrage eine offenbare Unrichtigkeit im Sinne des § 319 ZPO vor, die von Amts wegen zu korrigieren ist. Die Offenkundigkeit ergibt sich vorliegend daraus, dass sich die Unrichtigkeit mittels der in Bezug genommenen Anlage B 3 und damit ohne Weiteres anhand der Prozessakte nachvollziehbar nach außen deutlich ergibt (vgl. OLG Bamberg, NJW-RR 1998, 1620). Im Übrigen erfolgt die Berichtigung zur Klarstellung.