AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2011.7
Data decisione, Autorità: 16.09.2011, IIICC
Titolo: Misure cautelari nell'ambito della legge sulla protezione dei marchi (LPM), della legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI) e dell'art. 956 cpv. 2 CP (protezione della ditta)
Incarto n. 10.2011.7
Lugano 16 settembre 2011/rs
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Walser, presidente, Pellegrini e Celio
vicecancelliera:
Meyer
sedente per giudicare sull’istanza di provvedimenti cautelari 26 agosto 2011 presentata da
IS 1 IS 2 IS 3 tutti patrocinati dagli avv. PA 2 e PA 1
contro
CO 1 CO 2 CO 3 tutti patrocinati dall’avv. PA 3
chiedente, con la comminatoria dell’art. 292 Codice penale (CP), che sia fatto divieto alle parti convenute di utilizzare determinati termini che possano creare confusione con i marchi “20 MINUTEN”, “20 MINUTES” e “20 MINUTI”, rispettivamente dare origine a un rapporto di concorrenza sleale,
preso atto delle osservazioni 9/13 settembre 2011 delle parti convenute,
visti gli atti e i documenti prodotti.
Ritenuto
in fatto e in diritto:
In seguito al summenzionato annuncio, CO 1 e CO 2 hanno comunicato in data 12 agosto 2011 l’intenzione di lanciare dal 7 settembre 2011 il quotidiano gratuito “10 minuti” (doc. F e G), alfine di fornire “uno spazio tutto ticinese all’aggressione mediatica d’oltre Gottardo”.
Il seguente 16 agosto 2011 la società IS 3 – nel cui consiglio d’amministrazione siedono G__________ __________ quale presidente e R__________ __________ quale membro – ha depositato la richiesta di iscrizione del marchio “10 MINUTI”.
Con scritto di medesima data, la IS 2 ha diffidato CO 1 e qualsiasi persona fisica a lui vicina o giuridica da lui direttamente o indirettamente controllata dall’utilizzare per la nuova iniziativa editoriale il nome “10 minuti” e/o qualsiasi altra dicitura sleale o atta a generare un rischio di confondibilità con “20 minuti”. Tale scritto è stato riportato integralmente sul Mattino della Domenica del 21 agosto 2011, pubblicazione dalla quale traspare chiaramente l’intenzione di CO 1 di voler ignorare la diffida.
Gli istanti rimproverano ai convenuti comportamenti lesivi della legge sulla protezione dei marchi (LPM), della legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI) e dell’art. 956 cpv. 2 CO (protezione della ditta), e meglio:
l’utilizzo dal 12 agosto 2011 del marchio “10 minuti”, il quale creerebbe un chiaro rischio di confusione da un punto di vista fonetico, figurativo e letterale con i marchi “20 minuti”/“20 minutes”/“20 minuten”;
l’utilizzo del marchio “10 minuti” in violazione dell’art. 13 LPM;
l’utilizzo della parola “minuti” (art. 2 LPM), ritenuto che il marchio “20 minuti”/“20 minutes”/“20 minuten” è sul mercato da oltre 10 anni;
l’utilizzo dei marchi degli istanti per pubblicizzare l’iniziativa “10 minuti”, atta a creare confusione nel pubblico in violazione dell’art. 3 LCSI;
il lancio del quotidiano gratuito “10 minuti” in quanto comportamento lesivo delle norme della buona fede giusta l’art. 2 e 9 LCSI;
l’uso indebito della ragione sociale “10 minuti” in violazione dell’art. 956 cpv. 2 CO.
Con osservazioni 9/13 settembre 2011 i convenuti chiedono innanzitutto che la domanda provvisionale sia respinta in ordine, il periodico “10 minuti, DesMinüt” essendo già uscito in tre edizioni in data 7, 8 e 9 settembre 2011. Nel merito sostengono che le istanti non hanno reso verosimile un pregiudizio difficilmente riparabile e contestano la propria legittimazione passiva, perché CO 2 è soltanto direttore del giornale “10 minuti, DesMinüt”, mentre CO 1 e CO 3 non hanno interessi giuridici con la pubblicazione, ritenuto che editrice è la __________. Essi postulano quindi la reiezione della domanda cautelare, chiedendo nello stesso tempo che le istanti siano astrette a prestare una garanzia di fr. 200'000.-. Degli ulteriori argomenti sollevati si dirà, in quanto necessario, più oltre.
L’art. 5 del Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) dispone che il diritto cantonale designa il tribunale competente a decidere, in istanza cantonale unica, segnatamente nell’ambito di controversie in materia di proprietà intellettuale, o vertenti sull’uso di una ditta commerciale, così come quelle secondo la legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale se il valore litigioso ecceda fr. 30'000.-. L’art. 48 della legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG) ha attribuito la competenza per giudicare le cause previste dall’art. 5 cpv. 1 CPC alla Terza Camera civile del Tribunale d’appello. Preso atto che entrambe le parti concordano sul fatto che il valore di causa supera i fr. 30'000.-, la competenza di questa Camera è pacifica.
Giusta l’art. 261 CPC, il giudice ordina i necessari provvedimenti cautelari quando l’istante rende verosimile che un suo diritto è leso o è minacciato di esserlo e la lesione è tale da arrecargli un pregiudizio difficilmente riparabile. I provvedimenti cautelari possono essere ordinati anche se la causa di merito non è ancora pendente (art. 263 CPC). La procedura è quella sommaria (art. 248 CPC). Chi postula l’adozione di misure cautelari deve rendere verosimile l’esistenza di una lesione illecita - attuale o imminente - e di un danno difficilmente riparabile. Oltre a queste premesse, la misura richiesta deve essere proporzionale e urgente (cfr. Marbach, in: von Büren/Marbach/Ducrey, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 2008, n. 1018-1026).
Contrariamente a quanto sostenuto dai convenuti, la domanda provvisionale non è divenuta priva d’oggetto per il solo fatto che il periodico “10 minuti, DesMinüt” è stato pubblicato in data 7, 8 e 9 settembre 2011. Dalle affermazioni degli stessi promotori, l’iniziativa editoriale non è terminata, ed essi neppure sostengono il contrario sicché la domanda cautelare conserva la sua attualità. Sarà quindi necessario entrare nel merito della questione.
Le istanti, persone giuridiche distinte fra di loro, fondano le proprie richieste su fatti simili, e meglio sull’intenzione annunciata dai convenuti – e realizzata – di pubblicare un giornale dal titolo “10 minuti”, rispettivamente sui medesimi titoli giuridici, invocando la legge sulla protezione dei marchi (LPM), la legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI) e l’art. 956 cpv. 2 CO (protezione della ditta). Esse agiscono quindi quale litisconsorzio facoltativo (art. 71 CPC). Questa circostanza non li esimeva tuttavia dal dover rendere verosimile per ciascuna istante separatamente la legittimazione a far valere le diverse normative nei confronti di quale convenuto, cosa che esse non hanno fatto, non facendo distinzione alcuna, ciò che crea non poca confusione e contraddizioni tra le posizioni delle stesse istanti.
Presupposto per l’adozione di provvedimenti cautelari è l’esistenza di un rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile. Le istanti non spiegano però in alcun modo in cosa consiste il temuto pregiudizio né perché sarebbe irreparabile, limitandosi a sostenere che “la presenza sul mercato di “10 minuti” è continua, grazie soprattutto alla presenza online, e viola i diritti assoluti (i marchi) di IS 1 e IS 3” (istanza pag. 10). Ciò però attiene all’illiceità del comportamento dei convenuti, non al pregiudizio. Per quanto riguarda poi la IS 2, le istanti sostengono che la stessa ha già concordato un contratto di stampa per 36'000 esemplari ad un costo per edizione di fr. 3'500.-/5'500.-, ha assunto una decina di dipendenti e ha preso in affitto i locali della redazione. A prescindere dal fatto che trattasi di mere affermazioni di parte, senza alcun sostegno probatorio, non vi sono sufficienti elementi per dedurne l’esistenza di un rischio di pregiudizio irreparabile. Per quanto concerne in particolare la IS 3, non risulta che essa utilizzi il marchio “10 minuti” – ciò che peraltro, stando alle affermazioni delle medesime istanti, costituirebbe una violazione del marchio “20 minuti” – sicché non è dato di comprendere quale possa essere l’incombente pregiudizio irreparabile che giustifichi l’adozione del richiesto provvedimento cautelare.
A prescindere da ciò, anche l’esistenza degli ulteriori presupposti appare perlomeno dubbia, segnatamente per quanto concerne la lesione illecita di diritti delle procedenti.
Le istanti fanno valere in generale una violazione da parte dei convenuti del marchio “10 minuti”, adducendo che l’utilizzo di “10 minuti” crea un chiaro rischio di confusione da un punto di vista fonetico, figurativo e letterale con il marchio “20 MINUTI” e che comporta una violazione degli art. 13 LPM, 2, 3 e 9 LCSI. È anzitutto perlomeno discutibile che la parola “minuti” possa essere protetta da un marchio, trattandosi di termine di dominio pubblico ai sensi dell’art. 2 lett. a LPM. Non è difatti possibile monopolizzare segni che necessitano di rimanere in libera circolazione o a cui manca la necessaria forza di distinzione per adempiere alla funzione specifica dei marchi di rendere individuale una determinata cosa (Marbach, op. cit., n. 576 e segg.). Irrilevante è qui il fatto che il marchio “20 MINUTEN” sia sul mercato da oltre 10 anni, ritenuto che il marchio “20 MINUTI” non è mai stato utilizzato e non ha alcuna notorietà, alcun significato né importanza nel Canton Ticino. L’iniziativa editoriale “10 minuti” non crea quindi confusione con i prodotti “20 Minuten” e “20 Minutes”, trattandosi di un giornale dichiaratamente nato con l’intento di contrastare e polemizzare, quindi di nettamente distinguersi dai summenzionati quotidiani gratuiti pubblicati al nord delle Alpi. Nel pubblico non può quindi sorgere l’impressione che il “10 minuti, DesMinüt” possa essere in qualche modo legato ai prodotti della IS 1. L’istante stessa ha rilevato che i convenuti intendono lanciare “10 minuti” alfine di fornire “uno spazio tutto ticinese all’aggressione mediatica d’oltre Gottardo”. Ciò è stato confermato dal portale internet www.tio.ch che, in merito all’apparizione del primo numero del nuovo quotidiano gratuito ha commentato: “10 minuti, DesMinüt in definitiva si allontana ben poco dal “Mattino della domenica”, sia nell’impaginazione che nel linguaggio, che nei toni” (doc. 5). Pure il portale internet www.ticinonews.ch esprime la medesima opinione: “sfogliando “10 minuti” la prima impressione è che si tratti effettivamente del “fratellino” de “Il Mattino”. Lo stile rimane immutato…” (doc. 6). Tale impressione è infine condivisa anche dal giornale La Regione Ticino: “Ventiquattro pagine con una grafica molto simile (si potrebbe dire praticamente identica) a quella del domenicale “Il Mattino della domenica”. E uguali, per non dire identici, i contenuti tanto cari alla Lega dei Ticinesi. […] Un giornale che richiama i temi forti della Lega in ogni pagina, salvo la cronaca sportiva. Uno stile “giornalistico” consolidato con il domenicale leghista” (doc. 7). Da qui l’evidenza che non sussiste alcun rischio di confusione con i due quotidiani gratuiti esistenti nella svizzera romanda e tedesca, in quanto diversi nel logo, ma soprattutto nella presentazione, nel linguaggio e nei toni da “10 minuti, DesMinüt”.
Per quanto concerne il rimprovero di svolgere un’attività contraria ai principi della LCSI, si rileva che secondo l’art. 2 LCSI è sleale e illecito qualsiasi comportamento o pratica d’affari ingannevole o altrimenti lesivo delle norme della buona fede, che influisce sui rapporti tra concorrenti o tra fornitori e clienti. L’art. 3 LCSI prevede poi un elenco (non esaustivo) di comportamenti sleali, illeciti. L’istante IS 1 si limita ad asserire la violazione degli art. 2 e 3 LCSI, chiedendo di procedere secondo l’art. 9 LCSI, senza però indicare in cosa consisterebbe il comportamento illecito dei convenuti. Il semplice fatto di pubblicare un quotidiano gratuito in Ticino intitolato “10 minuti” non è sufficiente a comprovare che la concorrenza annunciata dai convenuti sia sleale ai sensi della LCSI. Certo, la parte istante si duole del fatto che i convenuti stanno promuovendo la loro iniziativa editoriale “… attingendo a piene mani dalla notorietà del marchio 20 minuti e dell’iniziativa editoriale dell’istante e di G__________ __________ …” (istanza pag. 6). Se non che va qui rilevato che la IS 1, titolare del marchio “20 MINUTI” dal 17 gennaio 2006 (n. __________), rispettivamente dal 30 giugno 2000 (marchio combinato n. __________), non ha mai utilizzato tale marchio prima di oggi. Giusta l’art. 10 cpv. 1 LPM la registrazione è valida durante dieci anni a contare dalla data del deposito. Tuttavia, secondo l’art. 12 cpv. 1 LPM, il titolare che, per un periodo ininterrotto di cinque anni dalla scadenza inutilizzata del termine di opposizione o dalla fine della procedura di opposizione, non ha usato il marchio in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali esso è rivendicato, non può più far valere il diritto al marchio, salvo che gravi motivi giustifichino il mancato uso. Si tratta di un cosiddetto obbligo all’uso (“Gebrauchszwang”) entro il periodo di protezione (“Schonfrist”), decorso il quale il marchio è protetto soltanto se è stato utilizzato, altrimenti non può più essere imposto nei confronti di terzi (Marbach, op. cit., n. 743-752). Se l’uso del marchio avviene dopo oltre cinque anni, il diritto al marchio è ripristinato con l’effetto della priorità originaria, a condizione che nessuno abbia invocato il mancato uso prima di tale data (art. 12 cpv. 2 LPM). Nel caso concreto la IS 1 non ha fatto uso del marchio “20 MINUTI” nei cinque anni posteriori alla scadenza inutilizzata del termine di opposizione, con la conseguenza che, di principio, non essendo più protetto, lo stesso non poteva più essere fatto valere nei confronti di terzi. Vero è che i convenuti non hanno invocato il mancato uso neppure nelle proprie osservazioni, sicché il diritto al marchio della IS 1 parrebbe ripristinato con l’effetto della priorità originaria. Mal si vede però come si possa sostenere in questa situazione che i convenuti attingono a piene mani dalla notorietà del marchio “20 MINUTI”, quando lo stesso non è mai stato utilizzato.
Per quanto riguarda i marchi “20 MINUTES” e “20 MINUTEN”, che, a detta delle istanti, godono di una certa notorietà nella svizzera romanda, rispettivamente nella svizzera tedesca, mal si comprende come il nome del nuovo giornale “10 minuti”, lanciato soltanto nel Canton Ticino, possa creare in qualche modo un rischio di confusione o comportare una violazione della LPM e della LCSI, considerato che quei marchi in Ticino non sono diffusi né conosciuti. Non avendo l’istante IS 1 portato alcun indizio a sostegno di tale affermazione e non essendovi elementi atti a corroborare tale tesi, la domanda cautelare è destinata all’insuccesso anche su questo punto.
Nella misura in cui la domanda cautelare è fondata sulla violazione della ragione sociale di IS 3, si rileva che la questione è del tutto fuori luogo, non esistendo alcuna società convenuta, la cui ditta è “10 minuti”. Anche su questo punto, la domanda cautelare è priva di fondamento.
Per i motivi che precedono, la domanda cautelare dev’essere respinta. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 CPC).
Le domande di prestazione di cauzione formulate dai convenuti diventano di conseguenza prive di oggetto.
Per quanto concerne il valore litigioso, le istanti indicano che, seppur difficilmente determinabile, esso eccede di gran lunga i fr. 30'000.-, ritenuto che gli introiti pubblicitari giornalieri della sola IS 1 “sono abbondantemente a sei cifre” e che il marchio “20 MINUTI” nelle tre lingue ha un valore “valutabile in svariate dozzine di milioni di franchi svizzeri”. I convenuti ritengono di conseguenza che il valore di causa deve ammontare ad almeno fr. 36'000'000.-.
Tenuto conto che trattasi di procedura provvisionale e che non sono state tenute udienze, in applicazione della Legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2. cpv. 1 LTG) e la quale prevede per i provvedimenti cautelari davanti al Tribunale d’appello una tassa di giustizia fissata tra fr. 100.- e 20'000.- (art. 16 LTG), le spese processuali nel caso in rassegna sono stabilite in complessivi fr. 2'500.-. Per quanto concerne invece le ripetibili, in applicazione degli art. 11 e 13 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar), tenuto conto del contenuto delle osservazioni, esse sono fissate in complessivi fr. 3'000.-.
Per i quali motivi, richiamato l’art. 16 LTG,
pronuncia: 1. L’istanza 26 agosto 2011 di IS 1, IS 2 e IS 3 è respinta.
Le domande di prestazione di cauzione 9/13 settembre 2011 di CO 1, CO 2 e CO 3 sono prive d’oggetto.
Le spese processuali di complessivi fr. 2’500.- sono poste a carico degli istanti in solido, con l’obbligo di rifondere ai convenuti complessivamente fr. 3'000.- a titolo di ripetibili.
Intimazione (unitamente alle osservazioni 9/13 settembre 2011 di parte convenuta):
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), con i limiti dell’art. 98 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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