Removal of trademarks after car distribution contract ended

12.2003.112Altro tribunale14 ott 2004Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A former car dealer appealed against an order requiring removal of brand signs, logos and references after termination of a distribution contract. The appellate court held that the limited remaining use of the brand did not, on the facts, create a misleading impression of an official dealer relationship and therefore did not amount to unfair competition. The court nevertheless dismissed the appeal because the contractual clause requiring removal at the end of the relationship was not shown to be unlawful under cartel law, and the appellant's cost challenge was inadmissible for failure to state the amount sought. The appeal was rejected and costs were awarded against the appellant.

Massima Omnilex

Art. 2 UWG; use of a third party’s mark after termination of a distribution relationship is not unfair competition per se; decisive is whether the overall presentation creates a false impression of a special business relationship or entitlement to the mark. A contractual post-termination duty to remove brand references is not invalid merely because the agreement is a vertical distribution arrangement subject to cartel law; the party invoking nullity must substantiate the concrete unlawfulness. An appeal against a cost award is inadmissible if it fails to indicate the amount claimed.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.2003.112

Data decisione, Autorità: 14.10.2004, IICCA

Titolo: rimozione di marchi, insegne e loghi al termine di un contratto di distribuzione nel settore automobilistico - questione che andava esaminata in una diversa procedura

Incarto n. 12.2003.112

Lugano 14 ottobre 2004/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. n. DI.2003.00071 della Pretura del distretto di Bellinzona- promossa con istanza 4 marzo 2003 da

AO 1 rappr. da RA 2

contro

AP 1 rappr. da RA 1

con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta ad eliminare ogni insegna, scritta, bandiera o logo che facesse riferimento al marchio __________ e alla marca d'automobile __________ nonché a smontare e a metterle a disposizione l'intera insegna luminosa (escluse le zanche di fissazione) attualmente montata sul tetto dello stabile di __________ a __________, il tutto con la comminatoria dell'art. 292 CP;

domande avversate dalla convenuta che ha postulato la reiezione dell'istanza, e che il Pretore, con sentenza 24 giugno 2003, ha accolto limitatamente alla richiesta di rimozione di ogni insegna, scritta o logo facente riferimento al marchio __________ presente nello stabile della convenuta (officina meccanica e show room);

appellante la convenuta con atto di appello 7 luglio 2003, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l'istanza, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l'istante con osservazioni 25 agosto 2003 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

  1. Il 29 settembre 1997 fra il distributore d'automobili AO 1 e la ditta AP 1 è venuto in essere un contratto di rappresentanza di durata indeterminata (doc. A), in base al quale quest'ultima diventava concessionaria non esclusiva della marca __________ per la vendita e la manutenzione di autovetture e veicoli utilitari leggeri, di pezzi di ricambio e di accessori d'origine di questa marca.

Nel dicembre 2001 la concessionaria ha disdetto il contratto per il 31 dicembre 2002.

  1. Con l'istanza in rassegna AO 1 ha chiesto la condanna della AP 1 ad eliminare ogni insegna, scritta, bandiera o logo che facesse riferimento al marchio __________ e alla marca d'automobile __________ nonché a smontare e a metterle a disposizione l'intera insegna luminosa (escluse le zanche di fissazione) attualmente montata sul tetto dello stabile di __________ a __________, il tutto con la comminatoria dell'art. 292 CP. A sostegno della sua richiesta essa da una parte ha addotto l'esistenza di una clausola contrattuale (art. 28 doc. A) che imponeva alla convenuta la rimozione di ogni marchio, logo o affini al termine del rapporto contrattuale e dall'altra ha evidenziato come il loro mantenimento da parte della controparte costituisse una chiara violazione delle norme sulla concorrenza sleale, siccome ingenerava nel pubblico la fallace apparenza che essa continuasse ad essere un'agenzia o una concessionaria di quella marca.

  2. La convenuta si è opposta all'istanza negando che il fatto di pubblicizzare la marca __________, di cui essa continuava pacificamente a vendere i prodotti, fosse lesivo delle norme sulla concorrenza sleale e rilevando come il contratto tra le parti, costituente un accordo verticale nel settore della distribuzione d'automobili, come tale soggetto alle direttive emanate dalla Commissione della concorrenza (ComCo), fosse illecito e dunque nullo nella misura in cui le impediva di commercializzare auto, pezzi di ricambio e servizi con il marchio __________ rispettivamente di esporre il marchio __________ nei suoi locali.

  3. Il Pretore, con il giudizio qui impugnato, preso atto che l'istante aveva frattanto rinunciato a pretendere lo smontaggio dell'insegna luminosa e la convenuta a sua volta aveva provveduto ad eliminare le bandiere, ha accolto l'istanza solo limitatamente alla richiesta di rimozione di ogni insegna, scritta o logo facente riferimento al marchio __________ presente nello stabile occupato dalla convenuta (officina meccanica e show room), caricando a quest'ultima la tassa di giustizia di fr. 300.-, le spese di fr. 100.- e le ripetibili di fr. 2'000.-. Il giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che la convenuta con il suo comportamento creava presso i consumatori un pericolo di confusione, tale da costituire una violazione delle norme sulla concorrenza sleale, accentuato dal fatto che essa ed il nuovo concessionario __________ vendevano merce dello stesso genere e fornivano lo stesso genere di servizi nella medesima regione. Oltretutto nulla permetteva di ritenere che la clausola contrattuale che obbligava la convenuta a rimuovere ogni riferimento al marchio alla fine del rapporto contrattuale fosse contraria alla legge sui cartelli.

  4. Con l'appello che qui ci occupa, avversato dall'istante, la convenuta chiede di riformare la sentenza di prime cure nel senso di respingere l'istanza. Essa contesta innanzitutto di aver tenuto un comportamento contrario alle norme sulla concorrenza sleale e ribadisce che il divieto di pubblicizzare i suoi prodotti alla fine del rapporto contrattuale, stabilito dal contratto -questione che oltretutto non poteva essere esaminata in questa procedura, avente pacificamente per oggetto le controversie in materia di concorrenza sleale- configura una violazione delle norme sui cartelli. Pure censurato, infine, è il dispositivo sulle ripetibili, che a suo parere non tiene conto della soccombenza dell'istante conseguente al ritiro delle pretese concernenti l'insegna luminosa.

  5. La censura con cui la convenuta rimprovera al Pretore di aver ritenuto che il suo comportamento fosse tale da indurre in errore il pubblico e dunque contrario alle norme sulla concorrenza sleale, merita di essere accolta. In effetti, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l'uso del marchio di un terzo a scopi pubblicitari, in particolare sull'insegna luminosa di un garage, non viola di per sé i diritti del titolare del marchio né costituisce un atto di concorrenza sleale, se risulta chiaramente che esso si riferisce alle offerte e alle prestazioni proprie di colui che fa la pubblicità, così che in definitiva, si può ritenere che la possibilità di utilizzare il marchio di un terzo sussiste sintantoché nel pubblico non viene generata l'impressione (globale) sbagliata di una relazione particolare fra il titolare del marchio e chi fa pubblicità oppure di un diritto di quest'ultimo sul marchio in quanto tale (DTF 128 III 146). Nel caso di specie il solo fatto che la convenuta nel suo garage e nella sua esposizione faccia talora riferimento alla marca __________, sia essa al logo __________oppure al marchio __________, in particolare esponendo qualche autoadesivo (4 o 5 in tutto) su vetrate, porte ed accessi, nonché mettendo a libera disposizione dei clienti un paio di pannelli con del materiale pubblicitario (cfr. la documentazione fotografica di cui al doc. B, confermata in sede di sopralluogo, p. 6), non è, a giudizio della scrivente Camera, ancora sufficiente per indurre un potenziale cliente a ritenere di avere a che fare con un'agenzia o una concessionaria di quella marca e non invece con un semplice garage o una rivendita d'automobili indipendente, tanto più che sia all'interno che all'esterno dello stabile sono presenti per la vendita anche vetture di altre marche, ad es. __________ e __________ (cfr. doc. B e verbale di sopralluogo p. 6). L'istante non ha del resto evidenziato da quali altre circostanze si dovrebbe in concreto inferire l'esistenza di una relazione particolare fra il titolare del marchio e la convenuta oppure di un diritto di quest'ultima sul marchio in quanto tale.

  6. Ma il giudizio pretorile può in ogni caso essere confermato, essendo incontestabile che la rimozione di ogni insegna, scritta o logo facente riferimento al marchio __________ era comunque giustificata da motivi contrattuali.

La convenuta non può innanzitutto essere seguita laddove afferma che l'aspetto contrattuale non poteva essere esaminato nell'ambito di questa procedura, concernente le controversie in materia di concorrenza sleale (art. 418e CPC). La censura è in effetti irricevibile, essendo stata sollevata per la prima volta solo in sede conclusionale (art. 78 CPC), tanto più che la convenuta ha in ogni caso avuto la possibilità di esprimersi sulla particolare questione e dunque non ha subito alcun pregiudizio dal fatto che l'istante abbia sollevato la tematica in una procedura diversa da quella prevista dalla legge (art. 101 CPC; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 1 segg. ad art. 101).

Ma essa non può nemmeno essere seguita laddove adduce che l'accordo in questione, in particolare nella misura in cui le impone di rimuovere ogni riferimento al marchio o alla marca __________ alla fine del contratto, sia contrario alle norme in materia di cartelli. Pacifico che gli accordi verticali tra due concorrenti, come quelli in materia di distribuzione esclusiva nel settore automobilistico (doc. 2; cfr. pure Reymond, Droit de la concurrence N. 121 ad art. 6 LCart), soggiacciano alla LCart (Gugler/Zurkinden, Droit de la concurrence, N. 86 segg. ad art. 5 LCart), va in concreto rilevato che la convenuta non ha assolutamente specificato in quale misura la clausola relativa alla rimozione dei marchi alla fine del contratto sarebbe illecita e dunque nulla (Reymond, op. cit., N. 45 segg. delle note preliminari agli art. 12-17 LCart) siccome contraria alle norme in vigore fino al 1° novembre 2002, ovvero -in virtù della decisione della ComCo pubblicata in DPC 1997/1 p. 55- alle disposizioni contenute nelle condizioni-quadro per i contratti di distribuzione esclusivi emanate dalla Commissione dei cartelli (pubblicate in PCCPr 1996/3 p. 235 segg.) o, in alternativa, a quelle contenute nel regolamento d'esenzione 1475/95 della Commissione Europea (cfr. Reymond, op. cit., N. 180 ad art. 6 LCart; Stoffel/Chabloz, Les contrats de distribution des automobiles au regard du droit de la concurrence, in Cherpillod/Iynedjian/Killias/Mustaki/Rapp, Les contrats de distribution - Quelques aspects juridiques, Losanna 1998, p. 228 seg.). In ogni caso non risulta che nel caso concreto queste particolari norme, riassunte dai citati autori nei loro contributi dottrinali (Reymond, op. cit., N. 200 ad art. 6 LCart; Stoffel/Chabloz, op. cit., p. 229 segg.), siano state violate, visto che nessuna di esse vieta al fornitore di autoveicoli di esigere la rimozione di marchi o loghi alla fine del contratto di distribuzione, tanto più che la stessa ComCo aveva dato atto che nel frattempo quasi tutte le marche avevano provveduto ad adeguare i loro contratti alla nuova situazione giuridica (DPC 1997/2 p. 178, cfr. Stoffel/Chabloz, op. cit., p. 234). E neppure sono state addotte le ragioni per cui la clausola qui litigiosa violerebbe le disposizioni in vigore successivamente al 1° novembre 2002, ora contenute nella comunicazione riguardante la valutazione degli accordi verticali alla luce delle disposizioni in materia di concorrenza nel settore del commercio di autoveicoli (pubblicata in www.weko.admin.ch/publikationen), che oltretutto prevede un termine scadente il 1° gennaio 2005 per armonizzare alla stessa gli accordi di distribuzione già esistenti che dovessero essere non conformi (cfr. art. 18).

  1. Irricevibile è infine la censura in merito al dispositivo sulle ripetibili della sede pretorile (fr. 2'000.-), che la convenuta ha impugnato per il fatto che non terrebbe conto della soccombenza della controparte in punto al ritiro delle pretese concernenti l'insegna luminosa, senza tuttavia aver indicato quale sarebbe a suo dire l'importo corretto. La giurisprudenza ha in effetti già avuto modo di stabilire l'irritualità della domanda d'appello volta ad ottenere la modifica dell'importo attribuito in prima sede, nel caso in cui sia stata omessa l'indicazione della somma che la parte appellante ritiene congrua e dovuta (art. 309 cpv. 1 lett. e CPC; Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 9 ad art. 309), principio pacificamente applicabile anche in materia di spese e ripetibili (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 10 ad art. 309; per tante II CCA 6 ottobre 2004 inc. n. 12.2003.97).

  2. Ne discende la reiezione del gravame, del tutto infondato.

La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 7 luglio 2003 di AP 1 è respinto.

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 350.-

b) spese fr. 50.-

Totale fr. 400.-

da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 600.- per ripetibili.

III. Intimazione:

Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona

Terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

unfair competitiontrademark usedistribution contractcartel lawconfusionappeal admissibilitycosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the respondent's continued use of the brand references constituted unfair competition by creating confusion about a relationship with the trademark owner.

Decisione estratta

No. The remaining references were not sufficient to make the public think the garage was an official agency or dealer of the brand.

Motivazione estratta

Use of a third party's mark for advertising is not unlawful if it clearly refers to the user's own offers and no overall false impression of a special relationship or entitlement to the mark is created; the factual setting here did not reach that threshold.

Questione giuridica chiave

Whether the contractual clause requiring removal of trademarks and logos after termination was invalid under cartel law.

Decisione estratta

The objection was not upheld; the appellant failed to show why the clause would be unlawful or null under cartel law.

Motivazione estratta

The court held that vertical distribution agreements are subject to cartel law, but no specific violation of the applicable rules was demonstrated, and nothing showed that the contractual post-termination removal obligation was prohibited by the relevant competition-law framework.

Questione giuridica chiave

Whether the challenge to the first-instance award of party costs was admissible despite no concrete amount being proposed.

Decisione estratta

No. The appeal on costs was inadmissible because it did not state the amount sought.

Motivazione estratta

An appeal seeking modification of an awarded amount is irregular if the appellant omits the sum considered correct; this applies equally to costs and party compensation.

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