Trademark counterfeiting: confiscation and destruction of goods

10.2005.7Altro tribunale28 set 2006Granted

Sintesi

The plaintiff, owner of two registered trademarks, sued directly on appeal to obtain confiscation and destruction of a parcel detained by customs and addressed to the defendant. The defendant, deemed of unknown domicile, did not respond. After reviewing customs findings, photos, and the testimony of an experienced investigator, the court found the accessories counterfeit and held that importing and storing such goods constituted trademark use in Switzerland. The petition was granted, the parcel was ordered confiscated and destroyed, and costs and party compensation were awarded against the defendant.

Regest

Art. 57 LPM in conjunction with Art. 13 cpv. 2 LPM and Art. 3 cpv. 1 LPM; counterfeit goods and remedies for trademark infringement. Where trademarked goods imported into Switzerland are shown, on the basis of customs detention and corroborating evidence, to be counterfeit and likely to cause confusion, the trademark holder may request confiscation and destruction of the unlawfully marked objects. Importation and storage for marketing purposes constitute trademark use in Switzerland, irrespective of the intended destination market. Costs follow the outcome of the proceedings.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2005.7

Data decisione, Autorità: 28.09.2006, IICCA

Titolo: protezione dei marchi - merce contraffatta

Incarto n. 10.2005.7

Lugano 28 settembre 2006/rgc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Chiesa

segretario:

Bettelini

sedente per giudicare nella causa promossa direttamente in appello, con petizione 15 aprile 2005 da

AT 1 rappr. dall’ RA 1

contro

CV 1 di ignota dimora

chiedente che sia ordinata la confisca e la distruzione di tutta la merce contenuta nel pacco __________, destinato al signor CV 1, c/o fermo deposito __________, caricando allo stesso convenuto ogni costo relativo a queste operazioni;

petizione cui il convenuto non ha preso posizione;

richiamata la decisione supercautelare 22 aprile 2005 con cui il giudice delegato di questa Camera ha decretato il sequestro presso l'Amministrazione federale delle dogane di tutta la merce recante i marchi __________ e __________ (oggetto di segnalazione da parte della stessa amministrazione), nonché il divieto ad CV 1 di commerciare etichette, bottoni e capi d'abbigliamento recanti gli stessi marchi;

ritenuto che il convenuto dev'essere considerato di ignota dimora ai sensi dell'art. 123 cpv. 1 CPC, l'unico dato di individuazione della sua persona (oltre nome e cognome) essendo un numero telefonico in Italia;

ricordato come nei confronti dello stesso convenuto siano state rispettate tutte le formalità che permettono ora di emettere una regolare sentenza contumaciale, ossia:

· al convenuto è stata notificata la surriferita decisione supercautelare, offrendogli contestualmente la possibilità di chiederne la revoca o la modifica, con pubblicazione sul FUC del __________ (__________);

· al convenuto sono state rese note le domande della causa di merito ed è stato assegnato il termine per presentare l'allegato di risposta, con pubblicazione sul FUC del __________ (__________);

· al convenuto, che non ha presentato la risposta di causa nel termine indicato, è stato assegnato il termine di grazia di 10 giorni (art. 169 cpv. 1 CPC) per dar seguito a quell'incombente, con pubblicazione sul FUC del __________ (__________);

· il convenuto è stato citato per l'interrogatorio del teste , con pubblicazione sul FUC del __________ ();

· il convenuto è stato citato al dibattimento finale, con pubblicazione sul FUC del __________ (__________);

considerato che CV 1 non ha mai reagito alle ordinanze notificategli nelle vie edittali, previste all'art. 123 cpv. 2 CPC;

ricordato che -avendo omesso il convenuto di introdurre la risposta di causa- egli non ha potuto contestare i fatti della petizione, mentre l'istruttoria è avvenuta solo sulle prove addotte dall'attore (art. 169 cpv. 1 CPC);

tenutosi il dibattimento finale il 30 agosto 2006, in occasione del quale l'attrice ha confermato le proprie domande;

ritenuto in fatto

e considerato in diritto:

che l'attrice, in quanto titolare dei diritti appartenuti a __________ e a , è titolare dei marchi __________ () e __________ (__________), registrati, anche relativamente al territorio svizzero, tra l'altro per la classe merceologica 25 (abbigliamento) (doc. da B a H);

che, in conformità con l'art. 72 LPM, l'Amministrazione federale delle dogane (AFD), Ispettorato di , ha notificato allo studio legale che tutela in Svizzera i marchi dell'attrice di avere individuato e trattenuto presso la ditta __________ un pacco, proveniente da __________ (), contenente circa 2200 sets di etichette e relativi bottoni recanti marchi dell'attrice (doc. I);

che l'attrice ha prodotto una dichiarazione scritta di uno Studio di consulenza tecnica investigativa, nonché fotografie scattate durante il sopralluogo presso la ditta __________, atte a rendere verosimile che sia le etichette, sia i bottoni sequestrati recano i marchi in discussione i quali riproducono fedelmente i marchi originali tanto da poter facilmente trarre in inganno il consumatore, ma sono contraffatti (doc. M e N);

che l'attrice adduce altresì di non avere nessuna produzione nel Paese di provenienza della merce denunciata, destinata al convenuto;

che la verosimiglianza indicata, relativa alla lesione di marchi, diventa prova alla luce della deposizione di __________, responsabile della sicurezza in uno studio di consulenza investigativa, che aveva sottoscritto la dichiarazione 6 aprile 2005 (doc. M);

che, in quel documento, il teste aveva affermato in particolare -a proposito della merce controversa- che (1) la minuteria metallica non è conforme agli standard qualitativi previsti dall'Azienda titolare del marchio, (2) le etichette non rispettano le caratteristiche della produzione originale per dimensioni, tessuti e colori; (3) l'ologramma non è tridimensionale, né è vulcanizzato;

che, confermando tali sue dichiarazioni, il teste -dimostratosi particolarmente formato ed esperto nella materia- ha dato ulteriori spiegazioni a sostegno delle stesse, segnatamente puntualizzando che per minuteria metallica si deve intendere i bottoni dei jeans e i chiodini che li assicurano al tessuto, e che qui appaiono di una diversa lega metallica dagli originali e di peso diverso;

che inoltre il teste ha rilevato la difformità delle etichette ispezionate da quelle originali, indicandone i dettagli di confezione, così come il fatto che gli ologrammi applicati a un'etichetta bianca non sono termosaldati al tessuto;

che lo stesso teste ha precisato di aver potuto redigere la dichiarazione 6 aprile 2005 senza far capo a materiale originale di confronto, dal momento che le differenze erano evidenti, almeno a un occhio esperto come il suo;

che pertanto non v'è motivo per non ritenere contraffatta la merce oggetto della vertenza;

che, su questa base fattuale, l'attrice può procedere in giustizia invocando l'art. 57 LPM secondo cui -data una violazione del diritto al marchio- essa può chiedere al giudice di ordinare la confisca degli oggetti muniti illecitamente del marchio e la loro distruzione (Willi, Markenschutzgesetz, Kommentar, Art. 57, N. 1 e N. 9);

che questa misura è un corollario del diritto esclusivo del titolare del marchio di vietare a terzi l'uso di un segno escluso dalla protezione come marchio giusta l'art. 3 capoverso 1 LPM (art. 13 cpv. 2 LPM);

che l'art. 3 cpv. 1 LPM esclude dalla protezione come marchio non solo i segni identici, ma anche i segni simili a un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi identici o simili, se ne risulta un rischio di confusione (lett. c);

che, come dimostrato in concreto, questa fattispecie è pienamente realizzata per mezzo della messa in commercio degli accessori d'abbigliamento, dapprima trattenuti in dogana e ora sequestrati;

che peraltro la sola circostanza di ricevere merce in magazzini doganali in franchigia rappresenta una violazione del diritto al marchio sul territorio nazionale (DTF 110 IV 108);

che, quanto al convenuto, egli può essere senz'altro considerato importatore della merce sequestrata ai sensi dell'art. 13 cpv. 2 lett. d) LPM, in quanto destinatario dell'invio denunciato al recapito "__________";

che infatti l'importazione e l'esportazione di merce contrassegnata con marchi protetti in Svizzera, costituisce uso interno, indipendentemente dal fatto di sapere se la merce è destinata al mercato svizzero o al mercato estero (Willi, op. cit., art. 13 LPM, N. 33) e che anche il solo immagazzinaggio allo scopo di commercializzare merce rappresenta uso del marchio relativo da parte di ogni persona coinvolta nell'operazione: grossisti, dettaglianti, commissionari, spedizionieri, ecc. (Willi, op. cit., ibidem, N. 31).

Motivi per i quali,

richiamati per le spese gli art. 148 CPC, la LTG e la TOA

pronuncia:

  1. La petizione 15 aprile 2005 di __________, __________, è accolta.

1.1. Di conseguenza è ordinata la confisca e la distruzione, ad opera della Camera giudicante, di tutta la merce contenuta nel pacco __________ destinato al signor CV 1, fermo deposito __________, spedito da __________, __________, __________, sequestrato negli uffici dell'Amministrazione federale delle dogane, Ispettorato di __________.

  1. Le spese, comprese le prevedibili spese di pubblicazione e

di distruzione della merce: fr. 1'100.-

e la tassa di giustizia fr. 1'000.-

totale: fr. 2'100.-

anticipate dall'attrice, sono poste a carico di CV 1.

Questi rifonderà alla società attrice l'importo di fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.

  1. Intimazione:
  • ;
  • nelle vie edittali.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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