Trademark priority and procedural objections in appealGenerato dall'IA

{T 0/2}
4C.162/2002 /zga

Urteil vom 16. Oktober 2002
I. Zivilabteilung

Bundesrichterinnen und Bundesrichter Walter , Präsident,
Klett, Rottenberg Liatowitsch,
Gerichtsschreiber Huguenin.

X._________ AG in Liquidation,
B.________ International S.r.l.,
Beklagte und Berufungsklägerinnen,
beide vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Peter A. Plattner, Marktstrasse 10, Postfach 724, 8501 Frauenfeld,

gegen

Y.________ SA,
Klägerin und Berufungsbeklagte, vertreten durch Fürsprecher Franz Probst, Marktgasse 1, Postfach, 8401 Winterthur.

Markenrecht; UWG,

Berufung gegen das Urteil des Obergerichts des Kantons Thurgau vom 21. Juni 2001.

Sachverhalt:
A.
Die am 13. November 1943 in Frankreich gegründete Gesellschaft "A.________" ist Inhaberin von Patenten in verschiedenen Ländern für ein Handfederschlaggerät zur Markierung von Waren. Sie verwendete seit ihrer Gründung die Marke B.________, die erstmals am 10. Dezember 1943 in Frankreich registriert wurde. Der Eintrag wurde regelmässig erneuert.

Die "A.________" liess das Zeichen B.________ am 12. November 1958 als internationale Marke mit Schutzwirkung insbesondere für die Schweiz eintragen (Nr. 217 264 für die Klassen 7 und 8). Seit März 1968 ist das Zeichen als internationale Marke unter der Nummer 343 815 auch für die Warenklasse 16 eingetragen. Beide Einträge wurden bis in die Gegenwart regelmässig erneuert.

Die "A.________" änderte ihre Firma am 6. April 1981 in "B.________ SA". Nachdem diese Gesellschaft 1985 in finanzielle Schwierigkeiten geraten war, wurde deren Geschäft samt Immaterialgüterrechten von der in Lyon ansässigen Y.________ SA übernommen.
B.
Die italienische Einzelfirma "C.________" unterhielt seit der Mitte des letzten Jahrhunderts Geschäftsbeziehungen zu der "A.________" und beschäftigte sich ebenfalls mit der Herstellung und dem Vertrieb des erwähnten Handfederschlaggerätes. Seit 7. November 1957 enthielt der Firmenname den Bestandteil "B.________" und im Jahre 1969 wurde die "B.________ Italia S.r.l." gegründet, die ihren Namen am 30. April 1997 in "B.________ International S.r.l." änderte. Seit 1990 kam es zu Auseinandersetzungen zwischen der italienischen Gesellschaft und der Y.________ SA in Bezug auf die Verwendung der Bezeichnung "B.________". Die in verschiedenen Ländern durchgeführten Gerichtsverfahren endeten mehrheitlich zu Gunsten der Y.________ SA.

Die B.________ International S.r.l. liess am 24. Dezember 1997 die schweizerische Marke "B.________" (Nr. 451 561, unter anderem für die Warenklassen 7, 8 und 16 bestimmt) hinterlegen. Da die Y.________ SA erst am 7. März 2000 von der Hinterlegung Kenntnis erhielt, konnte sie kein Widerspruchsverfahren vor der Registerbehörde einleiten.
C.
Die Y.________ SA reichte gegen die X._________ AG (Beklagte 1) und die B.________ International S.r.l. (Beklagte 2) Klage ein. Bei der Beklagten 1 handelt es sich um eine am 22. April 1998 gegründete, in Frauenfeld ansässige Tochtergesellschaft der Beklagten 2. Die Beklagte 1 befindet sich seit September 2002 in Liquidation.

Die Klägerin stellte folgende Rechtsbegehren:
"1. Es sei die Nichtigkeit der Marke Nr. 451 561 ("B.________") für das Gebiet der Schweiz festzustellen.

2. Das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum sei anzuweisen, die Marke Nr. 451 561 ("B.________") im schweizerischen Markenregister zu löschen.

3. Es sei den Beklagten 1 und 2 unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe mit Haft oder Busse nach Art. 292 StGB im Falle der Zuwiderhandlung zu untersagen, im Gebiet der Schweiz

• die im Waren- oder Dienstleistungsverzeichnis der Marke Nr. 451 561 ("B.________") aufgeführten Waren unter dem Zeichen B.________ anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu diesem Zweck zu lagern,

• die oben genannten Waren unter dem Zeichen B.________ ein- oder auszuführen,

• das Zeichen B.________ auf den oben genannten Waren oder deren Verpackung anzubringen, auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder sonstwie im geschäftlichen Verkehr zu gebrauchen,

• die im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Marke Nr. 451 561 ("B.________") aufgeführten Dienstleistungen unter dem Zeichen B.________ anzubieten oder zu erbringen.

4. Die mit dem Zeichen B.________ versehenen Werbeprospekte und anderen, im Verzeichnis der Marke 451 561 aufgeführten Waren, die sich allenfalls bei der Beklagten 1 befinden, seien zu beschlagnahmen und einzuziehen."

Die Beklagten beantragten die Abweisung der Klage und erhoben Widerklage mit folgenden Begehren:

"1. Es sei die Nichtigkeit der Marke Nr. R 343.815 und R 217.264 ("B.________") der Klägerin für das Gebiet der Schweiz festzustellen.

2. Das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum sei anzuweisen, die oben genannten Marken im schweizerischen Markenregister zu löschen, soweit dies nicht bereits durch Zeitablauf erfolgt sein sollte (R 217.264).

3. Es sei der Klägerin unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe mit Haft oder Busse nach Art. 292 StGB im Fall der Zuwiderhandlung zu untersagen, im Gebiet der Schweiz

• Waren und Dienstleistungen gemäss Verzeichnis der oben genannten Marken anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu diesem Zweck zu lagern,

• die oben genannten Waren unter dem Zeichen B.________ ein- oder auszuführen,
  

• das Zeichen B.________ auf den oben genannten Waren oder deren Verpackung anzubringen, auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder sonstwie im geschäftlichen Verkehr zu gebrauchen."
  D.
  Mit Urteil vom 21. Juni 2001 schützte das Obergericht des Kantons Thurgau die Klage vollumfänglich und wies die Widerklage ab.

Die Beklagten haben Berufung eingereicht mit dem Antrag, das Urteil des Obergerichts vom 21. Juni 2001 aufzuheben. Die Klägerin stellt in ihrer Berufungsantwort den Antrag, auf die Berufung nicht einzutreten, eventuell diese abzuweisen und das angefochtene Urteil zu bestätigen. Ihren Hauptantrag begründet die Klägerin damit, der mit der Berufung gestellte Aufhebungsantrag genüge den Anforderungen von Art. 55 Abs. 1 lit. b OG nicht.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Obergericht hat am 13. Mai 2002 eine Stellungnahme zur Berufung eingereicht, in welcher es nicht nur deren Abweisung beantragte, sondern ergänzende Bemerkungen betreffend die Begründung seines Urteils machte. Die Beklagten haben sich mit schriftlicher Eingabe vom 4. Juli 2002 unaufgefordert zu diesen Bemerkungen vernehmen lassen. Ihre Eingabe ist zu den Akten genommen worden und deren Inhalt wird bei der Beurteilung der Streitsache vom Bundesgericht berücksichtigt werden. Damit ist den Beklagten das rechtliche Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV; Art. 6 Ziff. 1 EMRK) gewährt worden.
2.
Die Klägerin hat sich im kantonalen Verfahren auf die zeitliche Priorität ihrer Marken und das sich daraus ergebende Ausschliesslichkeitsrecht berufen (Art. 13 Abs. 1 und 2 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG; SR 232.11]. Die Beklagten haben die Einwände des Nichtgebrauchs der Marke durch die Klägerin (Art. 12 MSchG), der Gebrauchspriorität (Art. 78 Abs. 1 MSchG) sowie der Markenanmassung (Art. 4 MSchG) durch die "A.________" erhoben. Das Obergericht stellte die Priorität der von "A.________" eingetragenen Marken fest, die rechtmässig auf die Klägerin übertragen worden seien. Die Beklagte 2 habe demgegenüber weder behauptet noch belegt, dass sie die Rechte an der von C.________ seinerseits eingetragenen Marke B.________ erworben habe, weshalb sie aus dessen Rechten nichts ableiten könne. Die Vorinstanz erachtete daher die Priorität der Marken der Klägerin als erstellt. Sie hielt sodann dafür, die Klägerin habe den Beweis für die erforderliche minimale Marktbearbeitung durch die für sie handelnde D.________ SA bis in die neueste Zeit erbracht, weshalb der von den Beklagten behauptete Nichtgebrauch nicht glaubhaft und damit die Berufung der Beklagten auf Art. 12 MSchG zum Scheitern veurteilt sei. Nach der Vorinstanz ist ferner aufgrund der im Recht liegenden Urkunden in keiner Weise glaubhaft gemacht, dass "A.________" bzw. die Klägerin lediglich Distributorin für Frankreich gewesen sei. Die Vorinstanz verneinte daher, dass den Marken der Klägerin der Schutz gestützt auf Art. 4 MSchG zu verweigern sei. Nach dem angefochtenen Urteil konnte die Beklagte 2 schliesslich für das Gebiet der Schweiz keinen Gebrauch in der Zeit vor dem 12. Februar 1959 bzw. 7. März 1968 nachweisen, weshalb das Gebrauchsverbot gegenüber den Beklagten auch im Lichte von Art. 14 MSchG gerechtfertigt sei.
3. Die Beklagten rügen zunächst, das Obergericht habe in verschiedener Hinsicht Art. 51 Abs. 1 lit. c OG verletzt.
3.1 Gemäss Art. 51 Abs. 1 lit. c OG hat die kantonale Behörde das Ergebnis der Beweisführung im Entscheid festzustellen. Ob diese Anforderung erfüllt ist, prüft das Bundesgericht von Amtes wegen, und zwar vor der Eintretensfrage (Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Band II, Bern 1990, N. 1 zu Art. 51 OG, S. 361).

Eine vollständige und schlüssige Sachverhaltsfeststellung durch das kantonale Gericht ist in zweifacher Hinsicht notwendig: Einerseits haben die Parteien Anspruch darauf, alle tatsächlichen und rechtlichen Erwägungen des Gerichts zu kennen. Andererseits ergeben sich die Anforderungen an die Begründung aus Art. 63 Abs. 2 OG, wonach die tatsächlichen Feststellungen der letzten kantonalen Instanz für das Bundesgericht verbindlich sind. Diese Feststellungen sind ausreichend, wenn sie alle für den Entscheid wesentlichen Sachumstände so klar, detailliert und widerspruchsfrei umfassen, dass die Überprüfung der Rechtsanwendung möglich ist (Poudret/Sandoz-Monod, a.a.O., N. 4 zu Art. 51 OG, S. 365).
3.2 Erfüllt der kantonale Entscheid die Anforderungen gemäss Art. 51 Abs. 1 lit. c OG nicht und können die Mängel nicht auf andere Weise behoben werden, hebt das Bundesgericht den Entscheid von Amtes wegen auf und weist die Sache an die kantonale Instanz zu neuer Beurteilung zurück, wobei dieser nötigenfalls eine Ergänzung des Verfahrens vorauszugehen hat (Art. 52 OG). Sollten die Rügen der Beklagten rechtsgenügend erhoben und begründet sein, würde ihr Aufhebungsantrag somit entgegen der Auffassung der Klägerin ausreichen. Die Vorbringen der Beklagten laufen indes auf eine im Berufungsverfahren unzulässige Kritik an der Beweiswürdigung der Vorinstanz hinaus, etwa wenn sie rügen, die Vorinstanz habe mit Bezug auf die Marktpräsenz der Klägerin in den letzten fünf Jahren lediglich auf die von dieser eingereichten Akten abgestellt und jene der Beklagten nicht beachtet. Dasselbe gilt, soweit die Beklagten der Vorinstanz vorwerfen, bei der Würdigung dieser Akten nicht zwischen der Klägerin und der Y.________ GmbH Böblingen unterschieden zu haben. Damit machen die Beklagten in Wirklichkeit geltend, die Vorinstanz habe daraus unzulässige Schlüsse in tatsächlicher Hinsicht gezogen oder - anders gewendet - sie habe zum Beweis untaugliche Urkunden als tauglich eingestuft. Mit Bezug auf die Feststellungen der Vorinstanz zu ihrer eigenen Marktpräsenz stellen die Beklagten wiederum ihre eigene Beweiswürdigung jener der Vorinstanz gegenüber. Eine Verletzung von Art. 51 Abs. 1 lit. c OG können sie damit nicht nachweisen. Eine solche ist im Übrigen auch nicht ersichtlich. Damit erweist sich die Berufung in diesem Punkt als unbegründet.
4.
4.1 Unvollständigkeit des Sachverhaltes im Sinne von Art. 64 OG setzt eine unrichtige Rechtsanwendung durch die Vorinstanz voraus. Diese hat den Sachverhalt ungenügend festgestellt, wenn sie in der Rechtsanwendung eine auf die Streitsache anzuwendende Norm des Bundesrechts übersehen, zu Unrecht für unmassgeblich gehalten oder unrichtig ausgelegt und deshalb den gesetzlichen Tatbestand unvollständig erfasst hat. Die Feststellungen sind daher nur zu ergänzen, wenn die Anwendung des massgebenden Rechts es erheischt, nicht dagegen, um zu ermöglichen, an sich zutreffend erkanntes Recht abweichend anzuwenden. Eine Partei, welche den Sachverhalt gestützt auf Art. 64 OG ergänzt wissen will, hat nachzuweisen, dass die fragliche Tatsache für die Beurteilung der Streitsache erheblich ist und bereits im kantonalen Verfahren in der vorgeschriebenen Form sowie rechtzeitig behauptet und Beweis dafür angeboten wurde (BGE 119 II 353 E. 5c/aa S. 357 mit Hinweisen).
4.2 Die Beklagten beanstanden, die Vorinstanz habe verschiedene in der Duplik vorgetragene Rechtsstandpunkte, die zur Abweisung der Klage hätten führen müssen, nicht gewürdigt und zu bestimmten dazu vorgebrachten Tatsachenbehauptungen keine Feststellungen getroffen. So hätten sie die Notorietät der Marke B.________ im Sinne von Art. 3 Abs. 2 MSchG behauptet und angeführt, diese Marke werde in Fachkreisen ausschliesslich mit der Beklagten 2 assoziiert. Ebenso hätten sie sich auf die Regeln betreffend unlauteren Wettbewerb sowie auf Namensschutz berufen. Sie hätten schliesslich der Klägerin aufgrund von substanziierten Sachvorbringen Bösgläubigkeit unterstellt und bestritten, dass diese ein schützenswertes Interesse an der Feststellung der Nichtigkeit der Marke B.________ und allgemein an der Klage habe. Auf all diese Vorbringen sei die Vorinstanz mit keinem Wort eingegangen.
4.3 Die Rüge der Beklagten ist unbegründet. Die Vorinstanz hat die von ihr erwähnten Einwände durchaus geprüft, jedoch gestützt auf die getroffenen tatsächlichen Feststellungen und die bisherigen rechtlichen Schlüsse verworfen (E. 2 hievor). Da die Beklagten in dieser Hinsicht auch nicht ansatzweise eine Rechtsverletzung der Vorinstanz aufzeigen und eine solche auch nicht ersichtlich ist, fällt eine Aufhebung des angefochtenen Urteils und die Rückweisung der Sache zur Ergänzung des Sachverhalts im Sinne von Art. 64 OG ausser Betracht. Davon abgesehen legen die Beklagten nicht rechtsgenügend dar, zu welchen erheblichen Tatsachenbehauptungen sie welche Beweise - vergeblich - angeboten haben.
Anzufügen bleibt, dass den Beklagten ihre Bemerkungen in der Eingabe vom 4. Juli 2002 ebenfalls nicht weiter helfen. Ob eine Tatsachenbehauptung von der Gegenpartei bestritten oder zugestanden worden ist, wird primär vom kantonalen Recht geregelt. Diese Frage kann deshalb im Berufungsverfahren nicht überprüft werden (Art. 55 Abs. 1 lit. c OG). Es bleibt damit bei der Feststellung der Vorinstanz, dass die Beklagten im kantonalen Verfahren nicht rechtsgenüglich behauptet bzw. substanziiert hätten, "inwiefern die Hinterlegung durch C.________ im Jahr 1957 in Italien Wirkungen im Sinne der Rechtsnachfolge für die 1969 gegründete B.________ Italia S.r.l. entfalten sollte".
5.
Aus diesen Gründen ist die Berufung abzuweisen, soweit auf sie eingetreten werden kann, und das angefochtene Urteil ist zu bestätigen.

Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend sind die Gerichtskosten den Beklagten unter solidarischer Haftung aufzuerlegen (Art. 156 Abs. 1 und 7 OG). Sie haben die Klägerin - ebenfalls unter solidarischer Haftung - für das bundesgerichtliche Verfahren zu entschädigen (Art. 159 Abs. 1, 2 und 5 OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Berufung wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist, und das Urteil des Obergerichts des Kantons Thurgau vom 21. Juni 2001 wird bestätigt.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 5'000.-- wird den Beklagten unter solidarischer Haftbarkeit auferlegt.
3.
Die Beklagten haben die Klägerin für das bundesgerichtliche Verfahren unter solidarischer Haftbarkeit mit Fr. 6'000.-- zu entschädigen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Thurgau schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 16. Oktober 2002
Im Namen der I. Zivilabteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Der Gerichtsschreiber: