International trademark renewal may be refused for immorality

BGE 70 I 298Raccolta ufficiale del Tribunale federale (DTF) / Volume I20 giu 1930Confirmed

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Sintesi Omnilex

Merz Co. appealed against the Federal Office’s refusal to renew an international trademark registration. The court held that, under the Madrid Agreement, the Paris Union Convention, and Swiss implementing law, an international mark may be reviewed upon renewal after expiry of the protection period just like a newly filed mark. Because renewal triggers the same formalities as a first registration, the office may deny protection on immorality grounds if the mark would not be registrable nationally. The appeal was therefore dismissed and the refusal upheld.

Massima Omnilex

Art. 5 Abs. 1 Madrider Abkommen; Art. 6 B Abs. 1 Ziff. 3 Pariser Verbandsübereinkunft; Art. 8 Abs. 2 MSchG; Art. 18 Abs. 1 VVo zum MSchG; internationale Marke bei Erneuerung nach Ablauf der Schutzdauer: Die Erneuerung kann in gleicher Weise wie eine erstmalige Hinterlegung geprüft werden. Die Erneuerung unterliegt nach schweizerischem Recht denselben Förmlichkeiten wie die erste Eintragung; dazu gehört die materielle Prüfung auf Vereinbarkeit mit den guten Sitten. Ein Verweigerungsgrund, der die nationale Eintragung ausschliessen würde, rechtfertigt daher auch die Verweigerung des Schutzes bei der internationalen Marke. Art. 7 Abs. 3 Madrider Abkommen regelt nur die Annahmebedingungen des Erneuerungsgesuchs, nicht die Schutzverweigerung selbst.

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298 Verwaltungs. und Disziplinarrechtspßege. Verwendung verschiednnen Ansätzen unterliegen, vorge- sehen ist, kann bei den elektrischen Steckkontakten weg praktischen Schwierigkeiten nicht durchgeführt werden. Da 'bei solcher unterschiedlicher Zollfes1i8etzung der nie- drigere Ansatz nur gegen Verwendungsnachweis bean- sprucht werden darf, ist für Waren, bei welchen der Ver- wendungsnachweis in der vorgesehenen Form nicht bei- gebracht werden kann, grundsätzlich unter den üblichen Verwendungen diejenige massgebend, welche die Ver- zollung nach dem höheren Ansatz bedingt . Diesen Er- wägungen der Zollrekurskommission ist beizustimmen. Nach dem Zolltarifreoht wie nach dem LStB genügt es somit zur Einreihung der fraglichen Stecker unter. die Luxuswaren, dass sie nach ihrer technischen Gestaltung regelmässig für Radioapparate, verwendet werden. Nun- mehr weist denn auch das amtlicheWarenverneichnis zum schweizerischen Gebrauchs7.olltarif, 15. Nachtrag (vom Bundesrat am 10. Dezember 1943 genehmigt), die (( elektrisohen Steckkontakte für Radiozwecke, wie B.a- nanen-, Kurzschluss-, Mehrfach-, Batteriestecker u. dergb, allgemein der Tarifnummer 954 a zu. H. REGISTERSACHEN REGISTRES 59. Urteil der J. Zivilabteilung vom 10. Oktober 1944 i. S. Merz Co. gegen eidg. An,lt für geistiges Eigentum. Markenschutz, internationale Marke. Eine internationale Marke kann bei der Erneuerung nach Ablauf der Schutzdaner wie eine erstmalige Anmeldung überprüft wer?en. (Madrlder Abkommen Art. 5 Abs. 1 ; BRB dai Art. 9 ; PaTIser Verbandsübereinkunft Art. 6 B Abs. 1 ZifI. 3). Proteetion des marques de tabrique, marque internationale. La. demanne en renouvellement de l'enregistrement d'une marque mtenatlOnale: formee pres expiranion de la periode de pro- teetlOn, peut etre exanee. d la meme fa90n qne la premiere demnde tendante a I mscTIpbon de la marqne (Convention da MadrId, arte 5 a1. 1 ; ACF relatif a. cette convention art 9 Convention d'umon de Paril;l, art. 6 B, al. 1, eh. 3).' . , Registersachen. N° 59.

Protezione delle marclw di labbriea, marea internazionale. La domanda di riIUlovo della registrazione d'nna marea inter- nazionaIe, presentata dopo 10 spirare deI periodo di protezione, puo essere esamUlata neno stesso modo ehe la prima domanda per ottenere l'iscrizione della marca (Aecordo di Madrid, art. 5 cp. 1 ; DCF concernente questa convenzione, art. 9 ; Conven zione d'unione di Parigi, art. 6 B, cp. 1, cifra 3). 4. -Es bleibt lediglich noch der Einwand der Be- schwerdeführerin zu prüfen, dass das Amt einer inter- nationalen Marke den Schutz nicht verweigern könne, wenn es sich nur um deren Erneuerung nach Ablauf der Schutzdauer handle. Dieser Einwand ist nicht stichhaltig. a) Gemäss den internationalen Vereinbarungen kann einer internationalen Marke in einem Lande der Schutz verweigert werden, wenn sie wegen Verstosses gegen die guten Sitten auch im nationalen Register des betreffenden Landes nicht eingetragen werden -'könnte. (Art. 5 Abs. 1 des Madrider Abkommens vom 14. April 1891 betr. die internationale Eintragung der Fabrik-oder Handels- marken, Fassung vom 2. Juni 1934; Art. 6 lit. B Abs. 1 Ziffer 3 der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums vom 20. März 1883, Fassung vom 2. Juni 1934 ; BRB vom 29. September 1939 über die Ausführung des Madrider Abkommens, Art. 9). Wenn daher nach schweizerischem Recht die Erneuerung einer Markeneintragung abgelehnt werden kann mit der Be- gründung, sie verstosse gegen die guten Sitten, so ist auch gegenüber der Erneuerung eines internatiOlw,len Marken- eintrags eine solche Schutzverweigerung zulässig. b) Eine schweizerisohe Marke muss ohne jeden Zweifel anlässlich ihrer Erneuerung gleich geprüft werden wie eine erstmals zur Eintragung angemeldete. Art. 8 Abs. 2 MSchG (Fassung vom 22. Juni 1939), der die Mögliohkeit einer Erneuerung der Markeneintragung statuiert, be- stimmt nämlich im weiteren, die Erneuerung unterliege (cden gleiohen Förmlichkeiten I), wie eine erste Eintragung. Was unter diesen Förmlichkeiten zu verstehen ist, geht aus Art. 18 Abs. 1 der VVo zum MSchG (Fassung vom 22. Sep- tember 1939) l1ervor. Danach finden auf das Gesuch um Erneuerung der Eintragung einer Marke die Bestimmungen

Verwaltungs. und Disziplinarrecht8pßege. über die Hinterlegung, :Eintragung und Veröffentlichung neuer Marken (H. Abschnitt dieser Vo) entsprechende An- wendung . In Abschnitrt H, auf den verwiesen wird, ist Art. °

enthalten, der das Verfahren regelt, das einzu- schlagen ist, wenn auf ein Hinterlegungsgesuch der oben erwähnte Art. 14 MSchG zutrifft. Das vom schweizerischen Gesetzgeber gewählte System hat übrigens seinen guten Grund. Denn da der Begriff der guten Sitten sich im Laufe der Zeit ändern kann, besteht ein Bedürfnis dafür, vor der Eintragung einer Marke für eine neue Schutzdauer von 20 Jahren nachzuprüfen, ob sie immer noch mit den guten Sitten im Einklang stehe. c) Die Beschwerdeführerin glaubt, sich auf Art. 7 Abs. 3 des Madrider Abkommens berufen zu können, wonach die Erneuerung eines Eintrags verweigert werden kann, wenn die Marke eine Veränderung erfahren hat. Hieraus will die Beschwerdeführerin ableiten, dass die Ein- tragserneuerung einer unveränderten Marke nicht abge- lehnt werden könne. Die von der Beschwerdeführerin herangezogene Bestim- mung bezieht sich aber lediglich auf die Frage, unter welchen Bedingungen eine Marke zur Erneuerung entgegen- genommen werden kann. Ob einer zur Erneuerung ange- meldeten Marke der Schutz verweigert werden könne oder nicht, bestimmt sich dagegen nach dem oben erwähnten Art. 5 Abs. I des Madrider Abkommel S. Die Beschwerde-, führerin beruft sich für die von ihr vertretene Auffassung auf die deutschen Kommentare zum Madrider Abkommen. Diese nehmen allerdings den Standpunkt ein, einer inter- nationalen Marke könne bei der Erneuerung des Eintrags der Schutz nicht verweigert werden. Allein wie das be- schwerdebeklagte Amt zutreffend bemerkt, erklärt sich diese Stellungnahme daraus, dass eben die internationale Marke der gleichen Behandlung unterliegt wie die nationale und dass nach deutschem Recht im Gegensatz zu der schweizerischen Regelung eine Marke bei der Erneuerung nicht überprüft werden kann (BECHER, Warenzeichengesetz und internationale Markenregistrierung, S. 180 N. 4). Befreiung von kantonalen Abgaben. N° 60.

d) Fehl geht schliesslich auch die Berufung der Be- schwerdeführerin auf BGE 69 I 115 fI. Dort handelte es sich darum, ob das Amt befugt sei, anlässlich der Über- tragung einer Marke während der Schutzdauer die Lö- schung wegen Verstosses gegen die guten Sitten anzu- ordnen. Das Bundesgericht entschied, dass eine Übertra- gung der Marke dem Amt keine Prüfungsbefugnisse zu verschaffen vermöge, die es ohne eine Übertragung nicht auch hätte. Die heute zu entscheidende Frage, welches der Umfang der Prüfungsbefugnis des Amtes bei einer Er- neuerung des Markeneintrags sei, ist ganz anders gelagert, da man es nicht mit einem im Laufe der Schutzdauer rein zufällig eintretenden Ereignis zu tun hat, sondern mit der Frage, ob die Schutzdauer verlängert werden könne oder nicht. IH. BEFREIUNG VON KANTONALEN ABGABEN EXEMPTION DE CONTRIBUTIONS CANTONALES 60. Auszug aus dem UrteU vom 3. November 1944 i. S. Ruckll und Seilcr gegen Gemeinderat von Emmen und Regierungsrat des Kantons Luzern. Wertzuwach8steuer, Enteignung: Weder Art. 92 (Verbot der Handänderungssteuer) noch Art. 16 des Bundesgesetzes über die EnteignUng vom 20. Juni 1930 (Grundsatz der vollen Entschädigung) befreit den Enteigneten von der Steuer auf dem Mehrerlös, den er bei der Enteignung eines Grundstücks gegenüber dem Erwerbspreis erzielt. lmpot BUr la plUB-value, expropriation: Ni l'art. 92 (qui interdit le prelevement de droits de mutation), ni l'art. 16 de la Ioi du 20 juin 1930 sur l'expropriation (principe du dMommagement integral) ne s'oppose a ce que le canton frappe l'exproprie d'un impöt sur la pIus-value realisee lors de l'expropriation d'un immeuble. Impa8tu 8Ul maggiO'l' '!Jalon, e8propriazione : Ne l'aft. 92 (divieto di riscuotere tasse di mutazione), ne l'art. 16 dell Iegge federale sull'espropriazione deI 20 giugno 1930 (prihcipio della piena indennita) esonera l'espropriato dall'im- posta percepita dal cantone sul maggior valore realizzato neU'espropriazione d'un immobile.

Parole chiave

trademark renewalinternational registrationimmoralitypublic moralsMadrid AgreementParis Conventionsubstantive review

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Questione giuridica chiave

Whether an international trademark renewal may be examined like a first application and refused for violation of public morals.

Decisione estratta

Yes. Renewal of an international mark after expiry of the protection period may be reviewed in the same manner as a first registration, and protection may be refused if the mark would not be registrable nationally for immorality.

Motivazione estratta

Under the Madrid Agreement and the Paris Union Convention, a member state may refuse protection to an international mark on the same grounds on which it could refuse a national registration. Swiss law further subjects renewal to the same formalities as an initial filing, which includes a renewed substantive review; this is justified because morality standards may change over time.

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