Markenschutz; N° 1 .
suiv.). A jortiori en est-il ainsi lorsque la raison est em-
ployee comme marque, c'est-a-dire comme signe distinctif
qui ne
peut remplir la fonction qui lui est assignee par la
loi que s'il est empreint d'originaIite. D'ailleurs le Tribunal
federal a deja juge (RO 31 I p. 509 et suiv. consid. 4) que
Je fabricant qui se sert comme marque de sa raison con-
sistant en son nom propre ne peut interdire a un concur-
rent portant le meme nom de l'employer egalement
comme marque ; par identite de motifs on doit admettre
que, si la raison employee comme marque contient la
designation du produit et l'indication de Ja provenance,
eHe ne confere pas a son titulaire un droit a l'usage exclusif
de ces mentions, qui sont depourvues de toute originalite
et sont par consequent la propriHe commune de tous les
les producteurs de la
meme marchandise et de la meme
Jocalite. -
Par ces motifs,
le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est ecarte et rarret cantonal est confirme.
15. Orten der I. Zivilabteilung vom 16. Februa.r I917
i. S. Xiinkler, Beklagt;er und Widerkläger, gegen Berget,.
Kläger u. WiderbekIagten.
1 1 a r k C 11 l' e c h t. Prioritätsstreit. Aufrechthaltung der
Praxis, wonach die Vermutung für die wahre Berechtigung,.
die dem Ersteintragenden nach Art. 5 MSchG zusteht,
auch durch früheren Gebrauch im Aus I a n d e zerstört
wird. (Urteil Apollo ). Bedeutung der Markeneintragung.
Universalitäts-und Nationalitätsprinzip.
A. -Durch Urteil vom 2. November 1916 hat die
I. Zivilkammer des Appel1ationshofes des
Kantons Bern
erkannt:
Markenschutz. N° 15.
. 99
- Der Beklagte Friedrich Künkler, in Mannheim,
ist nicht befugt, das Wort Guttalin als Fabrik-
) und Handelsmarke oder als Bestandteil von solchen
für Putzmittel, Schmiermittel etc., zu verwenden.
- Die unter N0 19,767 und 19,768 am 6. Dezember
1905 im Schweiz. Markenregister auf den Nameli des
Beklagten Friedrich Künkler eingetragenen beiden
Marken sind zu löschen.
- Der Beklagte ist verurteilt, dem Kläger wegen
Verletzung seiner Markenrechte 3000 Fr. Schaden-
ersatz zu bezahlen.
- Der Kläger ist berechtigt. dieses Urteil auf
) Kosten des Beklagten in drei schweizerischen Zeitungen
"iJ zu publizieren.
- Die Widerklagebegehren des Beklagten sind ab-
gewiesen. )). . .
B. -Gegen dieses Urteil hat der Beklagte rechtzeüIg
die Berufung an das Bundesgericht ergriffen,
mit dem
Antrag
auf gänzliche Abweisung der Hauptklage und auf
Gutheissung der Widerklage
..
Das Bundesgericht zieht
in Erwägung:
- -Der Kläger ist Inhaber einer chemischen Fabrik
, in Wien. der Beklagte Fabrikant in Mannheim. Beide
bringen u. a. Lederputzmittel in den Handel.
Für solche
hat der Kläger in Oesterreich eintragen lassen: 1. am
- August 1912 die Wortmarke Guttalin , in weis sen
Lettern auf schwarzem Grundstreiten ; 2. am 19. März 1906
eine kombinierte Wort-und Bildmarke darstellend eine
gelbe Scheibe
mit roten Lettern und Verzierungen und
der Bezeichnung Guttalin in gelben Lettern auf rotem
Streifen. Die beiden Marken, die er auch als
Etikette ver-
wendet liess er sodann am 15. März
1910 unter N° 9016
und OC)1 7 in das internationale Markenregister auf-
nehmen.
Der Beklagte seinerseits
hatte das Wort Guttalin
Markenschutz. Na 15.
am 6. Dezember 1905 im eidg. Markenregister als schwe'-
zerische Marke N° 19,767 u. a. für Lederfett und Lede:-
glnl1zfett eintragen lassen, und unterm selben Datum die
Et.ikettenmarke
No 19,768, die von geringfügigen Einzel-
elte gesehen mit der zweiten Marke des Klägers
beremstImmt. Diesen Eintragungen 'sind zwei solche
m Deutschland vorausgegangen:
am 4. Juni 1898 die
des Wortes
Guttalin , am 22. November 1900 die der
geschilderten Etikettenmarke.
Im Prozess fordert nun jede Partei von der anderen
Löschung der Eintragungen für die
Schweiz und Unter-
s ng des Gebrauches der Marken, also der Kläger
Loschung der Schweizermarken 19,767 und 19,768 des
eklagtnn, der Beklagte widerklageweise Löschung der
mternatIonalen Marken 9016 und
9017 des Klägers,
ferner Verurteilung zu Schadenersatz wegen Marken-
nachahmung und Publikation des
Urteils. Die Parteien
eben .zu, dnss die streitigen Marken sozusagen identisch
md ; Jede mmmt aber für sich das wirkliche Markenrecht
m Anspruch auf Grund früheren Gebrauches.
2. -
Soweit der Entscheid der Vorinstanz dahin
geht,
dnr frühere Gebrauch -seit 1894 -der Marke
Guttalin durch den Kläger in Oesterreich sei erwiesen
hnndelt es sich um eine Feststellung tatsächlicher Natur'
dl er Nachprüfung des Bundesgerichts entzogen ist:
DIe emgehenden Beweisbemängelungen, die der Beklagte
vor dem kantonalen Gericht' vorgebracht und zum Teil
heute wieder aufgenommen hat, fallen daher für das
Bnndesgericht ausser Betracht. Denn von Aktenwidrig-
kelten. kann cta.bei nirgends gesprochen werden, und eben-
sowenIg von mer bundesrechtswidrigen Würdigung des
BeweIsergebmsses. Das Bundesgericht
hat somit die
tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz als richtig
anzunehmen.
3. -Dagegen frägt
es sich, ob der rechtliche Stand-
punkt des Appellationshofes richtig sei, dass der frühere
Gebrauch in Oesterreich genüge,
um die Vermutung für
Markenschutz. N° 15. 101
die wahre Berechtigung, die dem Beklagten -als dem
Ersteintragenden in der Schweiz nach Art. 5 MSchG
zusteht, zu zerstören. Vor der kantonalen Instanz scheint
auch der Beklagte dieser Rechtsauffassung gewesen zu
sein, wohl gestützt auf das Urteil des Bundesgerichts in
Sachen
Apollo (BGE 26 II 644 ff.), das auch die Vor-
instanz heranzieht; doch ist er hieran nicht gebunden ..
da es sich um eine reine Rechtsfrage handelt. In der Tat
hat das Bundesgericht in dem angeführten Entscheide
den Satz aufgestellt, auch der frühere Gebrauch im Aus-
lande zerstöre die Rechtsvermutung des
Art. 5 MSchG
und schaffe die wahre Berechtigung. An dieser Auffas-
sung
hat es seither festgehalten (vergl. z. B. BGE 35 II
340 und 3G II 258); es handelt sich also um eine festste-
hende Praxis. Dabei
hat das Bundesgericht abgestellt
auf die deklarative (nicht konstitutive) Bedeutung der
Markeneintragung in der Schweiz, und weiter auf die
universale Natur des Individualrechts am Warenzeichen,.
auf das Universalitätsprinzip. Freilich
hat es nun diesen
letzteren Grundsatz seither in dem Entscheide in Sachen
Ten Hope
( Maizena ), BGE 39 II 112 ff.) verlassen.
Allein dieser Entscheid, welcher ebenfalls schon
bestä
tigt worden ist (BGE 39 II 352 ff., ferner Urteil vom 4.
November 1916 in Sachen Rast Gasser c. Singer ) Cy
bezieht sich, wenigstens unmittelbar, nicht auf die heute
vorliegende, sondern auf die andere Frage, ob eine in der
Schweiz eingetragene Marke deshalb als F r e i z e ich e n
anzusehen sei, weil ihr zwar nicht in der Schweiz, aber
im Auslande Freizeicheneigenschaft zukomme. Dies
hat
das Bundesgericht, im Gegensatz zum früheren Urteil
in Sachen Hediger ( Hadesi , BGE 25 II 777), verneint"
und es hat sich dabei grundsätzlich auf den Boden
des Territorial-oder Nationalitätsprinzipes gestellt.
Es
frägt sich nun, ob diese neue Praxis gemäss der heute
vom Vertreter des Beklagten vertretenen Ansicht dazu
führen muss, auch
den im Urteil Apollo aufgestellten
Satz zu ändern.
Markenschutz. N° 15.
4. -Das ist aus folgenden Gründen zu verneinen.
Bei
der Frage der wahren Berechtigung und des Ein-
flusses des früheren Gebrauches des Warenzeichens han-
delt es sich um etwas grundsätzlich anderes als bei der
Frage der Freizeicheneigenschaft. In letzterer Hinsicht:
hatte das Bundesgericht trotz dem Entscheide in Sachen
Hediger
dann stets auf die schweizerische Verkehrsauf-
fassung abgestellt, wenn sich die Frage so stellte, ob eine
Marke zwar
im Ausland ni c h t Freizeichen sei wohl
aber im Inland als solches betrachtet werde (vernl. die
im Urteil Maizena l , BGE 39 II 118 aufgeführten Fälle).
Danach muss folgerichtig im umgekehrten Fall ebenfalls
auf die schweizerische Verkehrsauffassung abgestellt
werden. Schon diese
Erwägung zeigt, dass für die heute
streitige Frage nicht dinselben Gesichtspunkte ausschlag-
gebend sind. Denn bei der Freizeicheneigenschaft kommt
es auf die Ermittlung der Verkehrsauffassung an, die da
und dort eine verschiedene sein kann, während hier es
sich frägt,
ob jemand für sich ein Markenrecht begründen
könne, obschon das betreffende Zeichen schon
vorher von
einem anderen rechtmässig, wenn auch ohne Eintragung,
benutzt worden war. Hiefür ist die Verkehrsauffassung
belallglos. Vielmehr
handelt es sich um die Lösung der
Kollision zweier sich widerstreitender Rechte: des durch
die Eintragung geschaffenen, - formellen Markenrechts
und des ohne Eintragung bentehenden Individualrechts,
und so daI111 , wenigstens aller' Regel nach und so gerade
in casu, auch um den Einfluss des bösen Glaubens.
Für den Entscheid darüber nun, welches jener zwei
kollidierender
Rechte das stärkere sei, ist massgebend die
Bedeutung des Markeneintrages : ob er deklarativer oder
kOllstilutiver Art sei. Wirkt die Eintragung konstitutiv
in vollem Umfange, so begründet sie trotz entgegenste-
hen den früheren Gebrauches das bessere Recht; aber auch
ersl sie schafft das Recht, und die spätere Eintragung
muss der früheren gegenüber weichen, selbst wenn jene
auf ehwl1 liingeren tatsächlichen Gebrauch zurückblicken
Markenschutz. N° 15.
kann. Umgekehrt bei der bloss deklarativen Wirkung des
Eintrages, wie sie dem schweizerischen MSchG zu Grunde
liegt: hier ist das durch den Gebrauch geschaffene ein-
fache
Individualrecht das stärkere, seine Usurpation
durch Markeneintragung ist unstatthaft. Trägt aber der
frühere
Benützer des Zeichens selber dieses als Marke ein,
so ist die Folge die, dass aus dem einfachen Individual-
recht das gesteigerte Markenrecht wird; insofern, zumal
also für den Strafschutz,
wirkt die Eintragung natürlich
auch konstitutiv. Dieser Grundsatz der Priorität früheren
Gebrauches muss nun notwendig auch den früheren
Gebrauch
im Aus I a n d e umfassen. Das folgt unmittel-
bar daraus, dass je g 1 ich e s frühere Individualrecht,
auch ein im Ausland begründetes und bestehendes,
stärker wirkt als die blosse Eintragung der Marke in der
Schweiz, -ohne dass also
der Grundsatz der Universa-
lität der Marke herangezogen zu werden braucht, wie denn
auch die Vorinstanz sich mit Recht durch das Urteil
Maizena nicht' hat abhalten lassen, auf den Entscheid
in Sachen
Apollo abzustellen. Die gegenteilige Lösung
würde meist,
und so gerade hier, gegen den Grundsatz
VOll Treu und Glauben verstossen : sie würde ermöglichen,
dass
jemand Hicht nur die Tätigkeit des ersten Benützers
auf sich überleiten, sondern auch diesen hindern könnte,
trotz jahrelanger Vorbenutzung den gesteigerten Mar-
kenschutz für sich zu erwerben.
5. -
Nach den Feststellungen der Vorinstanz und der
in den drei in Betracht kommenden Staaten -Oester-
reich, Deutschland, Schweiz -:-herrschenden Gesetzge-
bung stellt sich nun die Sachlage in zeitlicher Reihen-
folge wie folgt
dar: Erstgebrauch durch den Kläger in .
Oesterreich ab 1894, in Deutschland anno 1897; Eintra-
gung durch den Beklagten in Deutschland 1898 und 1900
(diese ist für Deutschland konstitutiv, früherer Gebrauch
steht ihr nicht entgegen) ; Eintragung durch den Kläger
in Oesterreich 1902/06 (konstitutiv) ; Eintrag durch den
Beklagten in der Schweiz 905 (deklarativ) ; endlich
Markenschutz. N° 15.
internationale Eintragung durch den Kläger 1910. Aus
dem Gesagten folgt, dass der Kläger als wahrer Berech
tigter in seinem Heimatstaate Oesterreich und in der
Schweiz erscheint, nicht dagegen in Deutschland, wäh-
rend bei der umgekehrten Lösung
er nur in Oesterreich .
Schutz geniessen würde, der Beklagte dagegen in Deutsch-
land
und in der Schweiz. Beides mag bei der interna-
tionalen Bedeutung der Marken, speziell im Verkehr
dieser drei Staaten, nicht als allseitig befriedigende
Lö-
sung erscheinen; die Unzukömmlichkeiten sind aber in
der Verschiedenheit der nationalen Gesetzgebung
be-
gründet, und wenn vom schweizerischen Standpunkte'
aus eine Wahl getroffen werden muss,
so ist es.
richtiger, sich in Uebereinstimmung zu befinden mit.
dem Staate, in dem zuerst der Gebrauch stattgefunden
hat.
Auf die frühere Eintragung der ersten Marke in Oester-
reich kann der Kläger nicht abstellen, da er als öster-
reichiseher Staatsangehöriger in der Schweiz
nur Gleich-
stellung
mit einem schweizerischen Gewerbetreibenden
geniesst, dagegen nicht für die Schweiz die konstitutive
Bedeutung der Eintragung in Oesterreich geltend machen
kann. (Vergl. Urteil
( Apollo Er . 3 und 4.) Allein die'
Frage des früheren Gebrauches ist entscheidend.
6. -Auch die weiteren
EinWände, die der Vertreter
des Beklagten heute gegen die Lösung erhoben
hat, halten
nicht stich. Die praktischen Gesichtspunkte sind in der
Hauptsache bereits erörtert, und auch die internationalen
Umstände und das internationale Markenabkommen
vom 14. April 1891/14. Dezember
1900 rechtfertigen
keine andere Lösung ; es wäre verfrüht, jetzt schon die
mutmasslichen Kriegsfolgen
in Betracht zu ziehen.
7. -Liegt somit kein genügender Grund vor,
die
bestehende Praxis abzuändern, so ist das angefochtene-
Urteil jedenfalls
in Dispositiv 1 und 2 zu bestätigen. Die
Bestimmung des Schadenersatzes
so dann ist eine Ermes-
sensfrage;
da nicht ersichtlich ist, dass die Vorinstanz.
Erfindungsscbutz. N° 16.
105
dabei irgendwnlche Rechtsgrundsätze verletzt habe, hat
es auch in dieser Hinsicht bei dem kantonalen Urteil
sein Bewenden, und ebenso mit Bezug auf die von der
Vorinstanz angeordnete Publikation des Urteils. Endlich
ergibt sich aus dem Gesagten die Unbegründetheit der
Widerklage ohne weiteres.
Demnach
hat das Bundesgericht
erkannt:
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil der
I. Zivilkammer des Appellationshofes des Kantons Bem
vom 2. November 1916 bestätigt.
VI.
ERFINDUNGSSCHUTZ
BREVETS D'INVENTION
16.
Amt da 1a Ire Seetion civile du 17 fevrier 1917
dans la cause Gindrat, Delacha.u Oie contre Couleru"
B r e V e t d' in V e n t ion. C'est la date du brevet provi-
soire qui est determinante pour la question du d r 0 i t
a p pli c abI e.
Une re v e nd i c at ion de brevet est assez precise
lorsque,
a l'aide du dessin annexe, un homme du metier
peut en analyser tous les elements.
La jux t apo s i t ion d'elements connus ne constitue
pas une invention, il faut que le groupement de ces elements
repose sur une idee creatrice et realise un progres technique.
Il n'y a pas d i v u I g at ion lorsque, avant la prise
de brevet, I'invention n'etait connue que d'un cercle res-
treint de confidents.
Consequences de la c 0 n t r e f a 0 n.
A. -Le 22 janvier 1907, Eugene Couleru, fabricanL
d'horlogerie
a La Chaux-de-Fonds, a obtenu le brevet