Patent novelty and public disclosure under old patent lawGenerato dall'IA

Erfmauogs-und MarkenllciHitL. 1'1" 34. V. ERFINDUNGS-UND MARKENSCHUTZ BREVETS D'INVENTION ET MARQUES DE FABRIQUE 34. Urteil der I. Zivila.bteilung vom 8. Mai 1915 i. S. King, Beklagter, gegen Gebrüder Sulz er, Kläger. Er f i n dun g s pa t e n t e. Zeitliche Rechtsanwendung. - Neuheit der Erfindung'l Begriff und Erfordernisse der Offenkundigkeit im Sinne von Art. 2 des alten PatGes. Beurteilung der Frage der Identität. A. -Durch Urteil vom 9. Oktober 1914 hat das Handelsgericht des Kantons Zürich erkannt: ( Das schweizerische Patent N° 42,599 Klasse 107 a, ) das dem Beklagten am 22. November 1907 erteilt wor- den ist, wird für nichtig erklärt. B. -Gegen dieses Urteil hat der Beklagte rechtzeitig die Berufung an das Bundesgericht ergriffen, mit dem Antrag auf Aufhebung und auf Abweisung der Klage, eventuell auf Rückweisung der Sache an die Vorinstanz behufs Anordnung einer neuen Expertise. Das Bundesgericht zieht in Erwä.gung :

1. -Der Berufungskläger Edward King erwirkte am
2. November 1907 das schweizerische Patent N0 42,599 für einen Flammrohrkessel. Die Patentansprüche lauten:
3. Flammrohrkessel mit wenigstens einem das Flamm- rohr durchziehenden Wasserzirkulationsrohr, welches ) sich in der Längsrichtung des Flammrohres erstreckt und einerends an dem oberen Teil und anderends an ) dem unteren Teil des Flammrohres angeschlossen ist. dadurch gekennzeichnet, dass das Zirkulationsrohr so am Flammrohr angeschlossen ist, dass eine Zirkulation des Wassers im Zirkulationsrohr in entgegengesetzter Erftndungs-und Markenschutz. N0 34. 275 Richtung zu der der Heizgase, also im Gegenstrom, I) erzielt werden kann.
4. Flammrohrkessel nach Anspruch 1 mit mehreren Zirkulationsrohren, dadurch gekennzeichnet, dass die Zirkulationsrohre in der Längsrichtung des Flamm- rohres hintereinander liegen. Im August 1912 erhoben Gebrüder Sulzer in Winter- thur, die u. A. Dampfkessel herstellen, beim Handels- gericht des Kantons Zürich Klage gegen King mit dem Rechtsbegehren, es sei das schweizerische Patent N

42,599 in allen Teilen als nichtig zu erklären. Zur Begründung machten sie geltend, der Kingsche Flammrohrkessel stelle keine Erfindung dar, denn es fehle darin an einem schöpferischen Gedanken und an einem neuen technischen Nutzeffekt. Eventuell bestritten sie die Neuheit der an- gefochtenen Erfindung. Die Anordnung von Wasser- zirkulationsrohren im Flammrohr sei zur Zeit der Patent- anmeldung längst bekannt gewesen, ebenso die Führung der Wasserzirkulationsrohre in der Längsrichtung. Auf diesem Prinzip beruhe insbesondere das englische Patent H arg re ave s vom Jahre 1869; der Unterschied gegenüber der Kingschen Konstruktion sei nur der, dass die Richtung der Heizgase die nämliche sei wie diejenige des Wassers in . den Zirkulationsrohren (Gleichstrom- prinzip), während bei King die Richtung der Heizgase derjenigen des Wassers entgegengesetzt sei (Gegenstrom- prinzip). Allein die Patentschrift Hargreaves sage am Schlusse ausdrücklich, es sei unter Umständen vorzu- ziehen, das Rohr von vorn oben nach hinten unten zu führen, d. h. das der Feuerbrücke zugewendete Ende mit dem oberen Teile des Flammrohres zu verbinden, womit auch das Merkmal der Erzielung der Wasserzirkulation im Gegenstrom zur Heizgaszirkulation vorweggenommen sei. Die Patentschrift Hargreaves liegt in abgekürzter Fassung, mit der Zeichnung, aber ohne jene Schluss- bemerkung, in den sogenannten Abridgments I) der eng- lischen Dampferzeugungspatente seit langem auf der

276 Erfindungs-und Markenschutz. No 34. Bibliothek der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich auf. Die Kläger verwiesen ferner auf das fran- zösische Patent C u r i e n vom 21. November 1874, das einen Flammrohrkessel mit eingebautem liegendem Sieder zum Gegenstand hat; der Sieder ist mit seinen beiden Enden so an den Kessel angeschlossen, dass die Wasser- zirkulation der Heizgaszirkulation entgegengesetzt ist. Eine Beschreibung dieser Erfindung liegt seit Jahren beim Eidg. Amt für geistiges Eigentum in Bern, sowie in der Bibliothek des Patentanwalts Ritter in Basel. Der Beklagte schloss auf Abweisung der Klage. Er behauptete, seine Konstruktion sei eine Erfindung und zwar eine neu e Erfindung im Sinne von Art. 2 des anwendbaren alten PatGes von 1888/1893. Das Han- delsgericht ordnete eine Expertise an über die Frage, inwieweit es sich bei dem streitigen Patente gegenüber den von den Klägern angeführten Patenten um neue Konstruktionen mit neuem technischem Nutzeffekt handle. Zum Experten wurde im Einverständnis der Parteien Dr. Stodola, Professor für Maschinenbau an der Eidg. Technischen Hochschule, bestellt. Gestützt auf den Befund des Experten hat das Handelsgericht die Nich- tigkeitsklage geschützt. 2. -Die zwischen den Parteien streitige und übrigens von Amtes wegen zu prüfende Frage, oh für die Beur- teilung der vorliegenden Klllge das alte oder das neue Patentgesetz massgebend sei, ist im ersteren Sinne zu lösen. Entscheidend ist, dass das geltende Patentgesetz vom 21. Juni 1907 erst am 1. Dezember gl. J. in Kraft getreten ist, das Patent King somit noch unter der Herr- schaft des alten Gesetzes erteilt wurde. Kraft des allge- meinen Rechtsgrundsatzes, dass für die rechtlichen Wirkungen von Tatsachen, die unter dem alten Gesetze eingetreten sind, dieses auch nach Inkrafttreten des neuen Gesetzes massgebend bleibt (Art. 1 SchlT ZGB), und mangels einer gegenteiligen Sonderbestimmung be- urteilt sich daher die Nichtigkeit des Patentes nach dem Erfindungs-und Markenschutz. N0 34. 277 früheren Rechte. Vergl. BGE 37 II S.574, 38 II S. 299. Die Frage der zeitlichen Rechtsanwendung ist hier des- halb von Wichtigkeit. weil es vornehmlich auf die Aus- legung der Bestimmungen über die Neuheit der Erfindung ankommt und das neue PatGes nach dieser Richtung das alte nicht unwesentlich abgeändert hat. 3. - In der Sache selber fragt sich nämlich in erster Linie, ob das Patent wegen mangelnder Neu h ei tals nichtig zu erklären sei (Art. 10 Ziff. 1 aPatGes). Denn wenn dem so ist, erübrigt die Prüfung der Frage, ob -abgesehen von der Neuheit -eine patentfähige E r f i n dun g im Sinne des Gesetzes vorliege. Nach Art. 2 des alten Gesetzes gilt eine Erfindung dann nicht als neu, wenn sie zur Zeit der Anmeldung in der Schweiz schon derart bekannt geworden ist, dass die Ausführung durch Sachverständige möglich ist. Ein solches Bekannt- sein, eine solche Offenkundigkeit nimmt die Vorinstanz hinsichtlich des Patentes Hargreaves in der in den Abridgments t publizierten Fassung an, während sie dahingestellt sein lässt, ob die Auflage der das Patent Curien betreffenden Publikation in der Bibliothek des Eidg. Amtes für geistiges Eigentum genügt habe, um die Erfindung im Sinne von Art. 2 in der Schweiz bekannt zu machen I). Die Vorinstanz stützt sich dabei auf ihren Entscheid vom 4. Dezember 1905 i. S. Stalder (BI. f. zürch. Rspr. N. F. 5 N° 171), wonach das Vor- handensein eines literarischen Erzeugnisses in der Bibliothek der Eidg. Technischen Hochschule eine aus- reichende Möglichkeit der Kenntnisnahme jener Druck- schrift und damit der geschilderten Erfindung durch Interessenten in sich schliesse. Jener Entscheid des Handelsgerichts gründet sich seinerseits auf einen früheren Entscheid des Bundes- gerichts vom 16. Januar 1903 i. S. Tschumi Oe (BGE 29 II S. 162 ff.), in welchem ausgeführt worden war, es sei nicht erforderlich und zu beweisen, dass In- teressenten tatsächlich, in entsprechender Weise, von

Erfindungs. und Markenschutz. N" ,,4.

der Erfindung Kenntnis genommen hätten, sondern es

genüge,

wenn aus den nähern Umständen der Bekannt-

gabe auf eine zureichende Möglichkeit jener Kenntnis-

nahme geschlossen werden könne. Auf diesem Boden hat

sich die bundesgerichtliche Praxis weiter bewegt, indem

das Bundesgericht

unterm 19. Mai 1906 den zitierten

Entscheid des Zürcher Handelsgerichts i. S. Stalder

bestätigte, mit der Begründung, er beruhe auf einem

richtigen Rechtsbegriff

der Erfordernisse der Offenkun-

digkeit: einerseits sei erforderlich, dass die Offenkun-

digkeit der Erfindung in der Sc h w e i z bestand,

anderseits sei genügend, dass eine

Ausführungsmöglich-

keit für Sachverständige auf ir gen dei n eWe i se

geschaffen werde; insbesondere genüge eine Bekanntgabe

in Zeitschriften, die den Fachleutpn zugänglich seien.

In einem späteren Entscheid vom 8. Juli 1909 i. S.

Gebr. Högger (BGE 35 11 S. 450) hat endlich das Bun-

df'sgericht neuerdings auf seine Ausführungen im Fall

Tschumi verwiesen, vom Nichtigkeitskläger aber den

weiteren Nachweis verlangt, dass die zufolge

der Hinter-

legung einer ausländischen Patent schrift auf der Biblio-

thek der Eidg. Technischen !Iochs.chule bestehende

Möglichkeit des Bekanntwerdens

der patentierten Erfin-

dung sich im gegebenen Falle tatsächlich verwirklicht habe.

Allein dieses Erfordernis rechtfertigt sich nicht.

Es

käme einer unzulässigen Einschränkung des dem Art. 2

aPatGes zu Grunde liegenden allgemeinen Grundsatzes

des

Patentrechtes gleich -der laut Gesetz sowieso nur

für die Bekanntgabe im I n I a n d gilt -dass nicht

schutzfähig ist, was bereits vorhanden, publik, offen-

kundig ist. Der Beweis, dass die Patentschrijt oder

sonstige Beschreibung der Erfindung

nicht nur öffentlich

aufgelegt, sondern

tatsächlich von Interessenten gelesen

und verwertet worden sei, wäre denn auch ausserordent-

lieh schwer

zu führen. Er wird durch die Vermutung

ersetzt. dass die beteiligten Kreise von

der Möglichkeit,

die ihnen geboten wird, von den

für sie bestimmten

Erfindungs-und Markenschutz. Ne 34.

27

Bekanntmachungen Einsicht zu nehmen, auch wirklich

Gebrauch machen. Diese Vermutung

ist in der Natur

der Sache und den modernen Lebens-und Verkehrsver-

hältnissen begründet. Vorzubehalten

ist dabei nur, dass

die

Art und Weise der Bekanntgabe die Ausführung der

Erfindung durch Fachleute ermögliche. Aus diesen Er.,.

wägungen heraus ist übrigens bei der Revision des

Patentgesetzes die

gedachte Bestimmung dahin erweitert

worden, dass eine Erfindung

dann nicht als neu gilt,

wenn

sit' vor der Patentanmeldung im Inland schon dt'r-

art offenkundig geworden oder durch veröffent-

lichte, im Inland vorhandene Schrift-oder

Bild we r ke so dargel egt worden ist, dass die

Ausführung durch

Fachleute möglich ist. Vergl. hiezu

BBl 1906 IV

19. 248, Stenogr. BuH. der BVers. 1906
20. 1489 f, 1907 Nat.-Rat. S. 151.

4.

Ist sonach mit der Vorinstanz anzunehmen, dass

die Erfindung Hargreaves, wie sie in den Abridgments)

beschrieben ist,

zur Zeit der Anmeldung des Patents

King in der Schweiz im Sinn von Art. 2 aPatGes bekannt

war, so muss das nämliche auch hinsichtlich der Erfin-

dung Curien. mit Rücksicht auf deren Publikation in der

Bibliothek des Eidg. Amtes für geistiges Eigentum,

gelten. Denn auch die hier aufgelegten Patentschriften

können von Interessenten jederzeit eingesehen werden

und es liegt für die Beteiligten noch näher, auf dem

P at e n tarn t nach Patentschriften Umschau zu halten

als

auf der Bibliothek der Eidg. Technischen Hochschule.

5. -

Nun enthält das Patent Curien nach den katego-

rischen

und für das Bundesgericht verbindlichen Fest-

stellungen des Experten bereits alle wes e n t li ehe n

Elemente der Kingsch6ll KOßstruktwn. E-s genügt

hier, auf folgende Stelle in der Zusammenfassung des

Hauptgutachtens zu verweisen: Das Patent Curien ist

)) in den wesentlichen Punkten gänzlich identisch mit der

) in der Beschreibung des Kingschen Patentes enthaltenen

) Variante eines mittels Stutzen mit dem Flammrohr zu

280 Erfindungs-und Markenschutz. N° 34. I verbindenden Rohres. I Ebenso bestimmt hat sich der Experte in einem Nachtrag eäusnert, auf die. vom Gericht gestellte Frage, wie es sICh mIt der NeuheIt der Kingschen Konstruktion verhalte, wenn das Patent Curien aus den als bekannt vorausgesetzten Konstruk- tionen ausscheide: Das Curien'sche Patent besitzt für I) den Prozess sein besonderes Gewicht durch den Um- stand dass darin das Wesentliche des Kingsehen Patentes: Vermehrung der inneren Flammrohr-Heiz- I) fläche unter Einschaltung der Gegenstromzirkulation augenfällig, d. h. durch eine Figur dargestellt wird, was für den Konstrukteur, dessen Gedankenkreis auf das )) räumlich Vorstellbare ausgeht, von grosser Bedeutung )) ist. Das Patent Curien wirkte somit zweifellos neu- heitszerstören-d. Der Experte hat ferner einlässlich und überzeugend dargetan, dass diese Wirkung auch dem Paten H::rr- greaves zugekommen sei, weil auch dIeses SIch Im wesentlichen mit dem Patent King decke, selbst dann, wenn nur die abgekürzte, in den Abridgments publi- zierte Fassung in Betracht gezogen werde. Es kann nach dieser Richtung auf die erschöpfenden Ausführungen im Urteil der Vorinstanz verwiesen werden. Der Experte, der als Autorität gilt, hat aUe Einwendungen des Be- klagten beantwortet und demgegenüber auf seiner Auf- fassung beharrt. Das angefQchtene Patent ist daher, ohne weitere Beweismassnahmen, mit der Vorinstanz schor. wegen mangelnder Neuheit als nichtig zu erklären. Demnach hat das Bundesgericht erkannt: Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 9. Oktober 1914 in allen Teilen bestätigt. Erftndungs-und MarkenschutZ. N0 35. 281 35. Urteil der I. ZivilabteUung vom 15. Mai 1915 i. S. Moro, Kläger, gegen Gebrüder Säuberli, Beklagte. Der für ein bestimmtes Absatzgebiet zum Alleinverkauf Berechtigte kann -soweit im übrigen die gesetzlichen Voraussetzungen des Art. 48 OR vorliegen -kraft eige- nen Rechts wegen unlau tern Wettbewerbes klagen, wenn zu seinem Nachteil ein Dritter die Marke seines Fabrikanten nachahmt. -Nicht-Eintragbarkeit beschränk- ter quasi dinglicher Rechte an Marken. Art. 3 % MSchG. Ein Staat kann sein WappenbiId und seine Landesfarben im wirtschaftlichen Verkehr als Marken, verwenden. Eine solche Verwendung liegt nicht vor, wenn das Wappen oder die Landesfarben lediglich als Elemente bei der Darstellung einer allegorischen Idee benutzt werden. Schadensbemessung, amtliche Beschlagnahme und Urteilsveröflentlichung bei unlauterem Wettbewerbe.

1. -Die italienische Tabakregie -Direzione G neralt delle Privative (Ministero delle Finanze) -ist in Italien Trägerin des staatlichen Tabakmonopols. Zur Kenn- zeichnung der von ihr hergestellten Zigaretten (spagno- lette) bedient sie sich besonders auch des Wappenbildes und der Landesfarben (rot-weiss-grün) Italiens. Dies gilt vor allem für die-in kleinen Schachteln von länglicher Vierecksform verpackten Spagnolette ( Macedonia l). Die Darstellungen auf den beiden Hauptflächen dieser Ver- packung sind in den Jahren' 1908 und 1909 in Italien (unter den Nr. 9307 u. 9308) und international (unter den Nr. 7661 u. 7663) als Marken eingetragen wordtn. Die eine dieser Viereckflächen gibt mit schwarz gedruckten Wor- len die Herkunft des Produktes an ( Regno d'Italia -Mo- nopolo dei Tabacchi -Esportazione -Ministero delle Finanze -Direzione Generale deUe Privative Roma) und enthält auf einer in der Mitte angebrachten Kreisfläche das schwarz gedruckte Bild eines Adlers mit dem italie- nischen Wappenschild (Schildfläche mit Kreuz) auf der Brust. Der Grund dieser Fläche ist grau. In der Mitte, du