BPatG 24 W (pat) 54/14•Trademark cancellation comparison costs and value assessment
BPatG 24 W (pat) 54/14Tribunal fédéral des brevets / Division 2424 févr. 2017Dismissed
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In a trademark cancellation appeal concerning the word mark ARONA, the parties settled the dispute and agreed that the appeal would be withdrawn with statutory costs. The trademark owner then sought an additional costs order, which the court rejected as inadmissible because the settlement already conclusively regulated costs. On the parties' applications, the court fixed the settlement value for the attorney's fee at EUR 125,000, combining EUR 75,000 for the cancellation proceeding and EUR 50,000 for the parallel infringement dispute before the Regional Court of Bochum.
§ 71 MarkenG; § 33 RVG, § 23 RVG, § 8 RVG; comparison agreement with final cost clause excludes a further costs decision, and the fee value must be determined separately for each fee. Where a cancellation proceeding is settled together with a parallel infringement dispute, the cancellation value is assessed according to the public interest in deletion, not the individual applicant's interest; the degree of use of the mark and the scope of the protected goods are decisive. In the absence of substantiated facts showing extensive use, only a moderate surcharge over the infringement value is justified; the settlement value for the Einigungsgebühr results from adding the values of the combined disputes (consid. 5-10).
Entscheidungsdatum: 2017-02-24
Aktenzeichen: 24 W (pat) 54/14
Dokumenttyp: Beschluss
Normen: § 71 MarkenG, § 23 RVG, § 33 RVG, § 8 RVG
Spruchkörper: 24. Senat
Markenbeschwerdeverfahren – Löschungsverfahren - "ARONA" – abschließende Kostenregelung im Vergleich – Unzulässigkeit eines weiteren Kostenantrags – zur Ermittlung des Gegenstandswert – Kriterien - gesonderte Ermittlung für jede Gebühr – Ermittlung des Gegenstandswerts für die Einigungsgebühr
hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 24. Februar 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metternich, des Richters Schmid und der Richterin Lachenmayr-Nikolaou
beschlossen:
Der Kostenantrag der Markeninhaberin wird verworfen.
Der Gegenstandswert für den Vergleich wird auf 125.000 € festgesetzt.
1 Die Beteiligten haben im Beschwerdeverfahren den Streit über die von der Löschungsantragstellerin wegen Nichtigkeit angestrengte Löschung der am 24. Oktober 2012 für „elektrische Leuchten, sowie deren Einzelteile“ (Klasse 11) unter der Nummer 30 2012 005 343 eingetragenen Wortmarke „ARONA“ durch Abschluss eines gerichtlichen, nach § 278 Abs. 6 ZPO festgestellten Vergleichs beigelegt. In diesem Vergleich wurde vereinbart, dass die Löschungsantragstelle-rin ihre Beschwerde gegen den angegriffenen Beschluss der Markenabteilung mit der gesetzlichen Kostenfolge zurücknimmt. Die Markeninhaberin hat sich umgekehrt verpflichtet, die beim LG Bochum gegen die Löschungsantragstellerin anhängige Verletzungsklage zurückzunehmen. Ferner sollte die Markeninhaberin die Kosten des Vergleichs tragen.
2 Anschließend hat die Löschungsantragstellerin ihre Beschwerde zurückgenom-men. Hierauf hat die Markeninhaberin beantragt, der Löschungsantragstellerin die Kosten des Beschwerdeverfahrens mit Ausnahme der Vergleichskosten aufzuerlegen.
3 Ferner haben beide Beteiligten beantragt, den Vergleichswert festzusetzen. Die Löschungsantragstellerin hält einen Wert von 250.000 € für angemessen, während die Markeninhaberin von einem Vergleichswert in Höhe von höchstens 100.000 € ausgeht.
4 Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Schriftsätze der Beteiligten und den übrigen Akteninhalt verwiesen.
II.
5 1. Der Kostenantrag der Markeninhaberin ist unzulässig. Die Kostenfrage ist im gerichtlichen Vergleich dahin geregelt, dass die gesetzliche Kostenfolge zur Anwendung kommt. Dies stellt eine für das vorliegende Verfahren abschließende Kostenregelung dar. Für eine weitere Kostenentscheidung seitens des Senats ist daher kein Raum.
6 2. Die Anträge der Beteiligten, den Gegenstandswert für die Einigungsgebühr festzusetzen, sind zulässig, nachdem die Vergütung des anwaltlichen Vertreters der Löschungsantragstellerin mit dem Abschluss des Beschwerdeverfahrens fällig geworden ist (§ 33 Abs. 2 Satz 1 i. V. m. § 8 Abs. 1 RVG).
7 Der Gegenstandswert, der für jede Gebühr gesondert zu ermitteln ist (vgl. Schneider/Wolf, RVG, 7. Aufl., § 22 Rn. 16 ff.), ist in Bezug auf die Einigungsge-bühr nach § 33 Abs. 1, § 23 Abs. 2 Satz 1, Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 1 RVG auf 125.000 € festzusetzen.
8 Der im vorliegenden Beschwerdeverfahren geschlossene gerichtliche Vergleich erfasst neben dem Löschungsverfahren wegen Nichtigkeit den zwischen den be-teiligten geführten Verletzungsstreit (LG Bochum l 12 O 143/13). Für diesen Ver-letzungsstreit hat das LG Bochum rechtskräftig den Streitwert auf 50.000 € festge-setzt.
9 Bei Löschungsverfahren gemäß § 50 MarkenG wird nicht auf das Interesse des Löschungsantragstellers, sondern im Hinblick auf den Popularcharakter des Lö-schungsantrags auf das Interesse der Allgemeinheit an der Löschung der Marke abgestellt (vgl. BPatGE 21, 140, 141; 41, 100, 101; BPatG GRUR 2005, 974, 975 f.). Je stärker die Marke benutzt wird und je weiter der vom Markenschutz umfasste Bereich der Waren (und Dienstleistungen) ist, desto höher ist das von der Marke ausgehende Behinderungspotential und damit der Gegenstandswert des Löschungsverfahrens zu bewerten (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 71 Rn. 35). Ausgehend davon hält der Senat bei der Bemessung des im Löschungsverfahren maßgeblichen Bestandsinteresses eine moderate Anhebung des dem Verletzungsverfahren zugrunde liegenden Streitwerts von 50.000 € auf 75.000 € für geboten. Die Anhebung dieses Werts um 50 % entspricht hinsichtlich der prozentualen Höhe des Aufschlags auch dem Vorschlag der Markeninhaberin (vgl. Schriftsatz vom 4. November 2016). Für die Festsetzung eines höheren Werts fehlen Anhaltspunkte, da die Löschungsantragstellerin, die einen Gegenstandswert in Höhe von 250.000 € angenommen hat, keine substantiierten Angaben zur Dauer und zum Umfang der Benutzung der Marke für Lampen gemacht hat. Allein das Vorbringen, dass derartige Lampen – ohne nähere zeitliche und mengenmäßige Bestimmung – bei Lidl angeboten wurden, kann nicht die Festsetzung eines noch höheren Werts tragen.
10 Als Gegenstandswert für die Einigungsgebühr ergibt sich damit in Addition des Streitwerts des Verletzungsverfahrens und des eigentlichen Gegenstandswerts des Löschungsverfahrens der Wert von 125.000 €.
11 Der Senat konnte ohne mündliche Verhandlung entscheiden (§§ 69, 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG) i. V. m. § 128 Abs. 3 ZPO.
III.
12 Die nachstehende Rechtsmittelbelehrung bezieht sich ausschließlich auf die Kostengrundentscheidung nach Ziffer 1. des Tenors. In Bezug auf Ziff. 2 des Be-schlusses (Festsetzung des Gegenstandswerts) wird darauf hingewiesen, dass aus § 33 Abs. 4 Satz 3 RVG sich zwingend ergibt, dass eine Rechtsbeschwerde zum BGH insoweit nicht statthaft ist (vgl. auch Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 71, Rn. 24).
Extrait par Omnilex
Whether the trademark owner's later cost request was admissible after the settlement's cost clause
The request was inadmissible because the settlement already contained a final cost arrangement applying the statutory cost consequence.
The court held that the judicial settlement resolved the costs conclusively; therefore no further cost decision by the senate was possible.
How the comparison value for the settlement fee should be determined
The value for the settlement was set at EUR 125,000, combining EUR 75,000 for the cancellation matter and EUR 50,000 for the infringement dispute.
The fee value must be determined separately for each fee. For cancellation proceedings the public interest and the mark's use justify a moderate increase over the infringement value, but no basis existed for a higher value.
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