BPatG 24 W (pat) 45/12•Trademark cancellation appeal moot after withdrawal of mark; costs imposed on proprietor
BPatG 24 W (pat) 45/12Tribunal fédéral des brevets / Division 2420 janv. 2014Modified
Extrait par Omnilex
In a trademark cancellation appeal concerning mark no. 301 19 378, the respondent waived the challenged mark. Because the applicant did not pursue a declaration of invalidity for the past, the Federal Patent Court declared the main matter moot. It then set aside the Patent Office’s cost order and, applying equitable principles for bad-faith trademark filings, ordered the respondent to bear the costs of both the first-instance and appeal proceedings. The court also fixed the amount in dispute at EUR 50,000.
§ 63 MarkenG, § 71 Abs. 1 S. 1, Abs. 4 MarkenG; Kostenentscheidung nach Erledigung der Hauptsache im Löschungsverfahren: Wird die angegriffene Marke vom Inhaber aufgegeben und verfolgt der Antragsteller keine rückwirkende Nichtigkeitsfeststellung, ist das Beschwerdeverfahren in der Hauptsache erledigt. Über die Kosten ist nach Billigkeit zu entscheiden. In Löschungsverfahren wegen bösgläubiger Anmeldung entspricht es regelmäßig der Billigkeit, dem Markeninhaber die Kosten aufzuerlegen; dies gilt auch dann, wenn das Verfahren aus anderen Gründen gegenstandslos wird, sofern der Markeninhaber voraussichtlich unterlegen wäre (vgl. consid. 3, 5).
Entscheidungsdatum: 2014-01-20
Aktenzeichen: 24 W (pat) 45/12
Dokumenttyp: Beschluss
Normen: § 8 Abs 2 Nr 10 MarkenG, § 63 MarkenG, § 71 Abs 1 S 1 MarkenG, § 71 Abs 4 MarkenG, § 50 Abs 1 MarkenG
Spruchkörper: 24. Senat
Markenbeschwerdeverfahren – Löschungsverfahren - "FAGUMIT" – Verzicht – Erledigung des Beschwerdeverfahrens in der Hauptsache – Kostenauferlegung
In der Beschwerdesache
…
betreffend die Marke 301 19 378
hier: Löschungsverfahren S 147/11 Lösch
hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 20. Januar 2014 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Werner sowie der Richterin Dr. Schnurr und des Richters Heimen
beschlossen:
Es wird festgestellt, dass das Verfahren in der Hauptsache gegenstandslos geworden ist.
Auf die Beschwerde der Antragstellerin wird die Kostenentscheidung der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 22. Mai 2012 aufgehoben.
Der Antragsgegnerin werden die Kosten des Verfahrens auferlegt.
Der Gegenstandswert des Verfahrens wird auf 50.000 € festgesetzt.
I.
1 Nachdem die Antragsgegnerin auf die angegriffene Marke verzichtet hat und die Löschungsantragstellerin kein Interesse an der Feststellung der Nichtigkeit der Marke auch für die Vergangenheit geltend gemacht hat, ist das Beschwerdeverfahren in der Hauptsache erledigt und nur noch über den Kostenpunkt zu entscheiden.
2 Dies führt zur Aufhebung der angefochtenen Kostenentscheidung und der Auferlegung der Kosten des patentamtlichen Verfahrens auf die Antragsgegnerin.
3 In Verfahren, die zur Löschung der angegriffenen Marke wegen bösgläubiger Anmeldung führen, entspricht es auch im patentamtlichen Verfahren regelmäßig der Billigkeit, dem Markeninhaber die Kosten aufzuerlegen (vgl. dazu Kirschneck in Ströbele/Hacker MarkenG § 63 Rn. 7 i. V. m. § 71 Rn. 15 m. w. N.). Diese Erwägungen gelten auch dann, wenn das Löschungsverfahren - wie hier - aus anderen Gründen gegenstandlos wird. Die Antragsgegnerin wäre hier voraussichtlich unterlegen, weil sie die Marke in Kenntnis der fehlenden Gestattung für sich persönlich angemeldet hatte. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf den Hinweis des Senates vom 29. Juli 2013 verwiesen.
4 Dies führt zur Abänderung der angefochtenen Kostenentscheidung.
5 Aus den gleichen Gründen entspricht die Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens auf die Antragsgegnerin der Billigkeit, § 71 Abs. 1 S. 1, Abs. 4 MarkenG.
Extrait par Omnilex
Whether the appeal proceedings had become moot in the main matter after the trademark was waived
The proceedings were declared moot in the main matter.
Because the respondent waived the contested mark and the applicant did not pursue a retroactive invalidity declaration, only costs remained to be decided.
Whether the first-instance cost order should be set aside
Yes. The cost decision of the Markenabteilung 3.4 was annulled.
As the respondent would likely have lost the cancellation matter, costs should be borne by the proprietor; this justified changing the cost allocation.
Who bears the costs of the proceedings
The respondent was ordered to bear the costs of both the patent office proceedings and the appeal.
In cancellation proceedings based on bad-faith filing, it is usually equitable to charge the proprietor with costs; this applies even when the case becomes moot for other reasons.
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