LG Hamburg 15. Zivilkammer — 315 O 475/16 — Urteil

Entscheidungsdatum: 2018-05-11

Aktenzeichen: 315 O 475/16

ECLI: ECLI:DE:LGHH:2018:0511.315O475.16.00

Dokumenttyp: Urteil

Normen: § 12 S 2 BGB, § 242 BGB, Art 9 Abs 1 Buchst a EGV 207/2009, Art 9 Abs 1 Buchst b EGV 207/2009, Art 9 Abs 1 Buchst c EGV 207/2009 ... mehr

Orientierungssatz

1. Dem Markeninhaber ist es vorbehalten, Waren, für die die Marke eingetragen ist, mit dem eingetragenen Kennzeichen im Gebiet der Europäischen Union in Verkehr zu bringen und zu bewerben.(Rn.58)

2. Die Zeichen "CATALOX" und "KATALOX(-LIGHT)" sind klanglich identisch und schriftbildlich hochgradig ähnlich; die Abweichung in der Wiedergabe des Konsonanten (k) durch die Schreibweise "K" anstatt "C" in der eingetragenen Marke ist zu vernachlässigen, zumal in der Wiedergabe antiker Wörter bzw. Wortbestandteile die unterschiedliche (griechische) Schreibung mit "K" und die (lateinische) Schreibung mit "C" austauschbar sind. Das "k" gegenüber "c" dient dem Verkehr deshalb nicht zur Unterscheidung der Bezeichnungen, da sie als bloße graphische Varianten ein- und desselben Worts erscheinen.(Rn.59)

3. Der Markeninhaber, der selbst weder Waren herstellt noch diese vertreibt oder vertreiben lässt, sondern nur Lizenzgeber von Wettbewerbern eines (irreführend) werbenden Unternehmens ist, ist selbst nicht Wettbewerber und kann folglich keine wettbewerblichen Ansprüche auf Beseitigung und bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung geltend machen.(Rn.68)

4. Hinweis der Dokumentationsstelle des Bundesgerichtshofs: Das Urteil ist durch Beschluss vom 4. Juni 2018 berichtigt worden. Der Berichtigungsbeschluss ist am Ende der Entscheidung angehängt.

Verfahrensgang

nachgehend Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg, 10. Juni 2021, 5 U 83/18, Urteil

Tenor

I. Den Beklagten wird es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung fälligen Ordnungsgeldes bis zur 250.000,00 €, ersatzweise Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, im Wiederholungsfall bis zu 2 Jahren, im Falle der Beklagten zu 1) und der Beklagten zu 3) zu vollziehen an ihren Geschäftsführern,

untersagt ,

im geschäftlichen Verkehr in der Europäischen Union, ohne Zustimmung der Klägerin, Filtermaterialien, Adsorptionsmaterialien oder Katalysatoren jeweils auf Basis von Metalloxiden unter den Zeichen

KATALOX

und/oder

KATALOX-LIGHT

und/oder

KATALOX LIGHT

gleich in welcher Schreibweise (Groß-oder Kleinschreibung) anzubieten, zu vertreiben, in den Verkehr zu bringen und/oder zu bewerben und/oder die vorgenannten Handlungen vornehmen zu lassen.

II. Die Beklagten werden verurteilt, der Klägerin unter Vorlage eines geordneten Verzeichnisses darüber Auskunft zu erteilen, in welcher Art, zu welchem Zeitpunkt und in welchem Umfang die zu vorstehender Ziffer I. beschriebenen Handlungen in der Bundesrepublik Deutschland begangen worden sind, und zwar unter Angabe

1. der einzelnen vertriebenen Waren, aufgeschlüsselt nach der Menge der vertriebenen Waren, Vertriebszeiten, Verkaufspreisen und Bezeichnungen der Waren sowie der Namen und Anschriften der gewerblichen Warenempfänger und der insoweit erzielten Umsätze,

2. der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten, -preisen sowie der Namen und Anschriften der gewerblichen Angebotsempfänger,

3. der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet sowie bei Internetwerbung der Angabe der Domain sowie der Schaltungszeiträume und Zugriffszahlen,

4. der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns.

III. Es wird festgestellt, dass die Beklagte zu 1) und der Beklagte zu 2) gesamtschuldnerisch sowie Beklagte zu 3) und der Beklagte zu 4) gesamtschuldnerisch verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr aus den unter Ziffer I. bezeichneten Handlungen in der Bundesrepublik Deutschland entstanden sind.

IV. Die Beklagten werden verurteilt, die gemäß vorstehender Ziffer I. gekennzeichneten Waren in der Bundesrepublik Deutschland

1. unter Hinweis auf die gerichtlich festgestellte Verletzung der Unionsmarke Nummer... der Klägerin bei ihren gewerblichen Abnehmern mit dem verbindlichen Angebot, den Abnehmern etwaige Entgelte zu erstatten und die Kosten der Rückführung der Ware, insbesondere Verpackung, Transport und Lagerung, zu übernehmen sowie die Waren wieder an sich zu nehmen, zurückzurufen, sowie

2. mit dem verbindlichen Angebot, ihren gewerblichen Abnehmern etwaige Entgelte zu erstatten und die Kosten der Beseitigung zu übernehmen, endgültig aus den Vertriebswegen zu entfernen.

V. Die Beklagten werden verurteilt, gemäß vorstehender Ziffer I. gekennzeichnete Waren in der Bundesrepublik Deutschland, die sich - gegebenenfalls nach erfolgten Rückruf oder Entfernung aus den Vertriebswegen - in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Besitz und Eigentum befinden, an einen von der Klägerin zu benennenden Gerichtsvollzieher zum Zwecke der Vernichtung auf Kosten der Beklagten herauszugeben.

VI. Die Beklagten zu 1) und zu 3) werden verurteilt an die Klägerin jeweils einen Betrag in Höhe von Euro 3.947,80 nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten p.a. seit dem 10. Januar 2017 zu zahlen.

VII. Die weitergehende Klage wird abgewiesen.

VIII. Von den Kosten des Rechtsstreits tragen die Beklagten wie Gesamtschuldner 87 %, die Klägerin 13 %.

IX. Die Klage ist hinsichtlich des Tenors zu I., II., IV. und V. gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 200.000 € vorläufig vollstreckbar, hinsichtlich des Tenors zu VI. gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des zu vollstreckenden Betrages.

Tatbestand

1 Die Klägerin ist eine Gesellschaft nach dem Recht des Staates D., welches wie rubriziert im US-Bundesstaat T. domiziliert. Die Klägerin hat auf Verlangen der Beklagten eine Prozesskostensicherheit in Höhe von 22.000 € hinterlegt.

2 Die Klägerin ist eingetragene Inhaberin der Unionsmarke (Wortmarke) Nr.... „CATALOX“. Die Klägerin macht Rechte aus dieser Marke gegen die Beklagten geltend (im Folgenden: Klagmarke). Die Klagmarke wurde am 18. August 1997 angemeldet und am 27. Januar 1999 eingetragen, zunächst zu Gunsten einer Firma C. V., sodann der Firma S. N. A. Inc. für die Warenklasse 1 „aktivierte Tonerde“. Bei „aktivierter Tonerde“ (eng. „activated alumina“) handelt es sich um metallische Verbindungen, die als Filtermaterialien, Adsorptionsmaterialien und Katalysatoren Verwendung finden.

3 Die Klagmarke steht in Kraft, Löschungsverfahren waren nicht anhängig und die Klägerin legt dazu in der Anlage MSP 2 einen Registerauszug des EUIPO vor. Die Klägerin behauptet, materiellrechtlich Inhaberin der Klagmarke zu sein. Sie leite ihre Rechte aus dem als Anlage MSP 22 vorgelegten Vertrag vom 12.12.2014 mit der ursprünglichen Markeninhaberin her. Die Beklagten bestreiten die Wirksamkeit der Markenabtretung nach dem für den Vertrag geltenden Recht des Staates D.. Auf die Anlagen wird Bezug genommen.

4 Die Beklagten bestreiten die Existenz der Klägerin, ihre Markeninhaberschaft sowie die wirksame Bevollmächtigung der Prozessbevollmächtigten im vorliegenden Rechtsstreit durch vertretungsberechtigte Organe der Klägerin sowie die rechtserhaltende Benutzung der Marke im Gebiet der Europäischen Union.

5 Dazu trägt die Klägerin vor: sie sei am 15. Februar 2013 gegründet worden und bestehe seitdem unverändert fort. Dazu legt die Klägerin in der Anlage MSP 19 die Gründungsurkunde vom 15. Februar 2013 im Original mit der Postille, sowie in deutscher Übersetzung vor. Auf die Anlage wird Bezug genommen.

6 Die Klägerin behauptet, die Prozessvollmacht für das Verfahren wegen der Markenrechtsverletzung gegen sämtliche Beklagten sei bereits im Rahmen der Abmahnungen (Anlagen MSP 13 und MSP 14) vorgelegt worden. Auch wenn sich dort die Bevollmächtigungen dem Wortlaut nach lediglich auf die Beklagten zu 1) und 3) bezögen, seien auch die Verfahren gegen die Geschäftsführer mit von der Bevollmächtigung erfasst, um die Marke Rechtsverletzung effektiv unterbinden zu lassen. Die Klägerin legt eine erneut ausgestellte Vollmacht vom 30. März 2017, die alle 4 Beklagten nennt, in der Anlage MSP 20 vor. Auf die Anlage wird Bezug genommen.

7 Die Klägerin behauptet weiter: die Unterzeichnende Frau V. R. sei zur Vertretung der Klägerin nach außen berechtigt, auch bezüglich der Beauftragung zur Rechtsverfolgung, insbesondere, dies aber nicht ausschließlich, im Falle von Schutzrechtsverletzungen, und zwar sowohl für außergerichtliches wie auch ein gerichtliches Vorgehen. Dazu legt die Klägerin in der Anlage MSP 21 eine notariell bestätigte Erklärung über die Bevollmächtigung von Frau R. vom 17. März 2013 im Original mit der Postille und deutscher Übersetzung vor. Auf die Anlage wird Bezug genommen.

8 Als Anlage MSP 47 legt die Klägerin nunmehr das Original einer Vollmacht („Power of Attorney“) in deutscher und englischer Sprache vor, datiert vom 16. November 2017 und original unterzeichnet „V. R.“; die Vollmacht ist als Blatt 109/110 zur Akte genommen worden.

9 Die Beklagte zu 1) stellt her und vertreibt unter der Bezeichnung „KATALOX“ bzw. „KATALOX-LIGHT“ eine chemische Substanz. Der Beklagte zu 2) ist der Geschäftsführer der Beklagten zu 1). Die Beklagte zu 3) vertreibt ebenfalls die Produkte der Beklagten zu 1); der Beklagte zu 4) ist ihr Geschäftsführer. Dazu legt die Klägerin einen Handelsregisterauszug in der Anlage MSP 7 vor. Hinsichtlich der Vertriebsaktivitäten der Beklagten zu 1) (und 2)) legt die Klägerin die Anlagen MSP 8, 8.1-8.5, hinsichtlich der Beklagten zu 3) (und 4)) die Anlagen MSP 8-11.13 vor. Auf die Anlagen wird Bezug genommen.

10 Mit Schreiben vom 18. Juli 2016 mahnte die Klägerin die Beklagten zu 1) und 2) sowie die Beklagten zu 3) und 4) ab. Diese Abmahnungen legt sie in den Anlagen MSP 13 und MSP 14, auf die Bezug genommen wird, vor. Mit Schreiben vom 18. 10. 2016 ließ die Klägerin die Beklagten erneut abmahnen.

11 Die Klägerin behauptet: sie sei nicht nur die eingetragene, sondern auch materiell berechtigte Inhaberin der Klagmarke. Ihr stehe deshalb gemäß Artikel 9 UMV der Unterlassungsanspruch aus der Klagmarke zu. Die Beklagten hätten durch den Vertrieb im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland Begehungsgefahr für das gesamte Gebiet Europäischen Union geschaffen. Die Folgeansprüche gäben sich für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland aus den anwendbaren Vorschriften des deutschen Markengesetzes.

12 Die Klagmarke werde umfangreich benutzt, und zwar mit der Zustimmung ihrer Rechtsvorgängerin sowie ihrer selbst durch konzernverbundene Unternehmen. Schriftliche Lizenzvereinbarungen habe es zunächst nicht gegeben, dies sei im Konzern nicht üblich gewesen. Es sei aber bekannt gewesen, dass alle konzernangehörigen Unternehmen die Konzernmarken mit Zustimmung der Gesellschaft, die formell Markeninhaberin (gewesen) sei, haben nutzen dürfen.

13 Im Rahmen von Restrukturierungen des Konzerns sei die Entscheidung getroffen worden, das Eigentum an sämtlichen IP-Rechten, also auch der Marken, auf die Klägerin zu übertragen. Die Klägerin sei ein Tochterunternehmen der S. C. (U.) LLC (vormals S. N. A. Inc.). Diese Gesellschaft sei sodann im Rahmen einer Umstrukturierung Jahre 2014 in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt worden und firmiere seit dem 1. Juli 2014 als S. N. A. LLC. Dazu legt die Klägerin die Kopie einer Umwandlungsbescheinigung vom 1.7.2014 sowie die Gründungsurkunde vom 1. Juli 2014, zusammen mit deutscher Übersetzung, als Anlage MSP 23 vor. Auf die Anlagen wird Bezug genommen.

14 Hinsichtlich der Übertragung der Marke von der ursprünglichen Anmelderin C. V. Company auf die S. N. A. Inc. legt die Klägerin in Ergänzung ihres früheren Vortrags den vollständigen Registerauszug mit der Löschungseintragung plus Auszug des VADEMECUM ZUM BLATT FÜR UNIONSMARKEN in der Anlage MSP 56 auf die Bezug genommen wird, vor. Daraus ergebe sich, dass die Veröffentlichung der Übertragung, worauf es vorliegend ankomme, am 30.7.2007 erfolgt sei.

15 Sodann habe diese Gesellschaft mit weiteren S.-Einheiten fusioniert, die dann als S. C. LLC bestanden habe. Dazu legt die Klägerin eine Kopie der Fusionsbescheinigung inklusive deutscher Übersetzung als Anlage MSP 24, die Bezug genommen wird, vor. In der Anlage MSP 25 legt die Klägerin Organisations-Diagramme vom 1. Juni 2013 bis 1. Juli 2014 vor. Auf die Anlage wird Bezug genommen.

16 Die Klägerin behauptet weiter: die Klagmarke sei in Deutschland und im Gebiet der Europäischen Union umfangreich markenmäßig benutzt worden, insbesondere in den Niederlanden sowie in der Bundesrepublik Deutschland und Polen jeweils im siebenstelligen Euro-Bereich. Dazu legt die Klägerin Rechnungen der S. C. (U.) LLC als Anlagen MSP 31 für die Jahre 2011 - 2013 und der S. C. N. A. LLC für den Zeitraum von 2014 - 2017 im Anlagenkonvolut MSP 32 vor. Auf die Anlagen wird Bezug genommen.

17 Die Klägerin ist der Auffassung, dass die Vermutung dafür spreche, dass diese konzernverbundenen Unternehmen die Bezeichnung im vorliegenden Einverständnis der Markeninhaber benutzten und auch die Tatsache, dass diese Unternehmen der Klägerin für den vorliegenden Rechtsstreit Belege zur Verfügung stellten, zeige, dass diese Unternehmen der Auffassung gewesen seien und noch seien, dass die Benutzung mit Zustimmung der Rechtsvorgängerin der Klägerin und der Klägerin selbst als erfolgt sei.

18 Des Weiteren legt die Klägerin Frachtpapiere betreffend den Abnehmer B. C. G. GmbH in L., Deutschland, vom 2. Oktober 2014 als Anlage MSP 52, vor. In der Anlage MSP 53 legt die Klägerin Frachtpapiere inklusive korrespondierender Analysen Zertifikate von S. N. A. Inc. an die Firma U. AG & Co. KG vom 28. Februar 2016 sowie eine Liste mit Items zusammengestellt von der Firma B. am 11. Dezember 2015 für eine Telefonkonferenz am 18. Dezember 2015 vor, in der unter anderem „CATALOX“-Produkten thematisiert werden. Auf die Anlagen wird Bezug genommen.

19 Als Anlage MSP 55 legt die Klägerin des Weiteren ein Bestätigungsschreiben der Firma B. C. G. GmbH vom 19. März 2018 vor. Auf die Anlage wird Bezug genommen.

20 Die Klägerin behauptet: nunmehr hätten die Klägerin und die verbundenen Unternehmen die Lizenzverträge schriftlich fixiert und damit die Benutzung mit Zustimmung der Klägerin auch für die Vergangenheit bestätigt. Diesen Vertrag legt die Klägerin als Anlage MSP 49 vor. Auf die Anlage wird Bezug genommen.

21 In der Anlage MSP 50 legt die Klägerin Auszüge eines „Master Supply Agreements“ zwischen 2 konzernverbundenen Unternehmen und dem deutschen Unternehmen B. SE vom Mai 2011 vor und behauptet, dass dieses bis heute Bestand habe. Auf die Anlage wird Bezug genommen. Ein Amendment aus März 2017 dazu reicht die Klägerin in der Anlage MSP 51 ebenfalls in Auszügen ein. Auf diese Anlagen wird Bezug genommen.

22 Daraus ergebe sich die ernsthafte und rechtserhaltende Benutzung der Klagmarke.

23 Die Klägerin behauptet: Zwischen den Parteien bestehe ein Wettbewerbsverhältnis, da mit Zustimmung der Klägerin praktisch identische Produkte mit denen der Beklagten zu 1) und 3), deren Geschäftsführer der Beklagten zu 2) und 4) sind, vertrieben würden. Somit könne Sie, die Klägerin, auch Unterlassungsansprüche wegen der Verwendung des „®“-Zeichens gegen die Beklagten geltend machen.

24 Die Klägerin beantragt,

25 I. Den Beklagten wird es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung fälligen Ordnungsgeldes bis zur Euro 250.000,00, ersatzweise Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, im Wiederholungsfall bis zu 2 Jahren, im Falle der Beklagten zu 1) und der Beklagten zu 3) zu vollziehen an ihren Geschäftsführern,

26 untersagt ,

27 1. im geschäftlichen Verkehr in Europäischen Union, ohne Zustimmung der Klägerin, Filtermaterialien, Adsorptionsmaterialien oder Katalysatoren jeweils auf Basis von Metalloxid den unter den Zeichen

28 KATALOX und/oder KATALOX-LIGHT und/oder KATALOX LIGHT

29 gleich in welcher Schreibweise (Groß- oder Kleinschreibung) anzubieten, zu vertreiben, in den Verkehr zu bringen und/oder zu bewerben und/oder die vorgenannten Handlungen vornehmen zu lassen;

30 2. im geschäftlichen Verkehr in der Bundesrepublik Deutschland das Symbol „®“im Zusammenhang mit dem Zeichen „KATALOX-LIGHT“ zu verwenden oder verwenden zu lassen, solange keine entsprechende Markenregistrierung mit Schutz in Deutschland für Filtermaterialien, Adsorptionsmaterialien oder Katalysatoren jeweils auf Basis von Metalloxiden besteht.

31 II. Die Beklagten werden verurteilt, der Klägerin unter Vorlage eines geordneten Verzeichnisses darüber Auskunft zu erteilen, in welcher Art, zu welchem Zeitpunkt und in welchem Umfang die zu vorstehender Ziffer I. 1. beschriebenen Handlungen in der Bundesrepublik Deutschland begangen worden sind, und zwar unter Angabe

32 1. der einzelnen vertriebenen Waren, aufgeschlüsselt nach der Menge der vertriebenen Waren, Vertriebszeiten, Verkaufspreisen und Bezeichnungen der Waren sowie der Namen und Anschriften der gewerblichen Warenempfänger und der insoweit erzielten Umsätze,

33 2. der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten, -preisen sowie der Namen und Anschriften der gewerblichen Angebotsempfänger,

34 3. der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe Verbreitungszeitung und Verbreitungsgebiet sowie über Internetwerbung der Angabe der Domain sowie der Schaltungszeiträume und Zugriffszahlen,

35 4. der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns.

36 III. Es wird festgestellt, dass die Beklagte zu 1) und der Beklagte zu 2) gesamtschuldnerisch sowie Beklagte zu 3) und der Beklagte zu 4) gesamtschuldnerisch verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr aus den unter Ziffer I. 1. und 2. bezeichneten Handlungen in der Bundesrepublik Deutschland entstanden sind.

37 IV. Die Beklagten werden verurteilt, die gemäß vorstehender Ziffer I. 1. gekennzeichneten Waren in der Bundeswehr Deutschland

38 1. unter Hinweis auf die gerichtlich festgestellte Verletzung der Unionsmarke Nummer... der Klägerin bei ihren gewerblichen Abnehmern mit dem verbindlichen Angebot, den Abnehmern etwaige Entgelte zu erstatten und die Kosten der Rückführung der Ware, insbesondere Verpackung, Transport und Lagerung, zu übernehmen sowie die Waren wieder an sich zu nehmen, zurückzurufen, sowie

39 2. mit dem verbindlichen Angebot, ihren gewerblichen Abnehmern etwaige Entgelte zu erstatten und die Kosten der Beseitigung zu übernehmen, endgültig aus den Vertriebswegen zu entfernen.

40 V. Die Beklagten werden verurteilt, gemäß vorstehender Ziffer I 1. Gekennzeichneten Waren in der Bundesrepublik Deutschland, die sich – gegebenenfalls nach erfolgten Rückruf oder Entfernung aus den Vertriebswegen - in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Besitz und Eigentum befinden, an einen von der Klägerin zu benennenden Gerichtsvollzieher zum Zwecke der Vernichtung auf Kosten der Beklagten herauszugeben.

41 VI. Die Beklagten zu 1) und zu 3) werden verurteilt jeweils einzeln an die Klägerin einen Betrag in Höhe von Euro 3947,80 nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten p.a. ab Rechtshängigkeit zu zahlen.

42 Die Beklagten rügen die Wirksamkeit der klägerischen Prozessvollmacht und beantragen ,

43 die Klage abzuweisen.

44 Die Beklagten bestreiten die Existenz der Klägerin, ihre ordnungsgemäße Vertretung nach dem Recht des Staates D. durch das von der Klägerin behauptete Board of Directory, die Befugnis der Zeugin V. R., die Klägerin nach außen wirksam vertreten zu dürfen, insbesondere im vorliegenden Rechtsstreit, die Wirksamkeit der von ihr erteilten Prozessvollmacht(en), die Vorlage einer originalen Vollmacht durch die Klägerin als Anlage MSP 47, die Markeninhaberschaft der Klägerin als Rechtsnachfolgerin der ursprünglich eingetragenen Markeninhaberin, die rechtserhaltende Benutzung dieser Marke durch die Rechtsvorgängerin der Klägerin bzw. die Klägerin selbst, das Inverkehrbringen von Waren unter der Bezeichnung „CATALOX“ durch Dritte mit ihrer - der Klägerin - vorherigen Zustimmung, sowie die Echtheit und den Inhalt sämtlicher von der Klägerin dazu vorgelegten Unterlagen.

45 Im Übrigen hält die Beklagte die sich gegenüberstehenden Bezeichnungen „KATALOX“ und „CATALOX“ für ausreichend unterscheidbar, so dass die klageweise geltend gemachten Ansprüche auch der Sache nach nicht bestünden. Im Übrigen werde bestritten, dass ein Wettbewerbverhältnis zwischen der Klägerin und den Beklagten zu 1) und 3) bestehe, da die Klägerin weder selbst noch durch Dritte Waren in Deutschland in Verkehr bringen, durch die die Parteien im Wettbewerb stünden.

46 Hinsichtlich der Übertragung von der ursprünglichen Anmelderin Fa. C. V. auf die Klägerin bzw. Rechtsvorgängerin S. N. A. LLC legen die Beklagten den Antrag, die Eintragsbekanntmachung sowie den Übertragungsvertrag in den Anlagen B 1, B 2 und B 3 vor, und behaupten: daraus ergebe sich der behauptete Rechtsübergang nicht und werde daher bestritten.

47 Hinsichtlich des weiteren Vorbringens der Parteien wird auf die Schriftsätze sowie sämtliche Anlagen ergänzend Bezug genommen.

48 Die Kammer hat in der mündlichen Verhandlung vom 15.11.2017 im Einverständnis mit der Beklagten mündlich verhandelt.

49 Die Kammer hat mit Zustimmung der Parteien mit Beschluss vom 17.4.2018 das schriftliche Verfahren gemäß § 128 Abs. 2 ZPO angeordnet.

Entscheidungsgründe

50 Die Klage ist zulässig und überwiegend begründet. Die Klägerin kann von den Beklagten gemäß Art. 9 Absatz 2b) UMV Unterlassung der Kennzeichnung der im Tenor genannten Waren mit der Bezeichnung “KATALOX“ und „KATALOX LIGHT“ - mit und ohne Bindestrich - verlangen; das Verbot ergeht unionsweit.

51 Die Ansprüche aus Auskunftserteilung ergeben sich aus Art. 102 Abs. 2 UMV in Verbindung mit § 19 Markengesetz sowie § 242 BGB, die Ansprüche auf Feststellung der Schadensersatzpflicht gemäß Art. 102 Abs. 2 UMV i.V.m. § 14 Abs. 6 Markengesetz. Die weiteren Ansprüche auf Rückruf bzw. Entfernung aus den Vertriebswegen sowie auf Vernichtung ergeben sich aus Artikel 102 Abs. UMV in Verbindung mit § 18 Markengesetz. Diese Verurteilungen ergehen für das Gebiet des Geltungsbereichs des (deutschen) Markengesetzes.

52 Nicht begründet ist die Klage hinsichtlich des mit dem Antrag I. 2. geltend gemachte (wettbewerbsrechtlichen) Unterlassungsanspruchs der Verwendung des „®“.

53 Des Weiteren hat die Klägerin Anspruch auf Erstattung der Kosten der Abmahnung gemäß § 12 Absatz ein Satz 2 BGB analog bzw. §§ 670, 683, 677 BGB. Der zu Grunde gelegte Gegenstandswert von 100.000 € und die Festsetzung einer 1,3 Geschäftsgebühr gemäß Nummer 2300 Ziffer V RAVG zuzüglich Pauschale mithin für die Beklagten zu 1) und 3) jeweils 3.947,80 € ist nicht zu beanstanden. Die Verurteilung erfolgt nicht gesamtschuldnerisch.

54 Die Klägerin hat als Gesellschaft des Rechts des Staates D. und in den U. domizilierendes Unternehmen die vereinbarte Prozesskostensicherheit hinterlegt.

55 Die Klägerin hat die Prozessbevollmächtigten M., S. & P. wirksam bevollmächtigt; soweit dies in der mündlichen Verhandlung vom 15.11. 2017 angesichts der seinerzeit vorgelegten Anlage MSP 20 fraglich war, weil auch die Prozessbevollmächtigten selbst sich nicht in der Lage sahen zu bestätigen, dass es sich dabei um ein Original handelt, ist dies jedenfalls für die Vorlage der Anlage MSP 47, nämlich der unzweifelhaft im Original mit „V. R.“ unterzeichnete Vollmacht vom 16. November 2017 nicht mehr fraglich. Diese Vollmacht genügt auch um die bis dahin erfolgte Prozessführung durch die Prozessbevollmächtigten der Klägerin zu genehmigen. Erkennbar hat die Klägerin Kenntnis von dem vorliegenden Prozess und durch diese Vollmacht der Frau R. die Prozessvollmacht jedenfalls genehmigt.

56 Frau R. ist vertretungsberechtigte „officer“ bzw. „secretary“, zu deren Aufgabengebiet gehört, die Klägerin nach außen zu vertreten. Diese Frage ist vorliegend im Freibeweisverfahren von der Kammer zu würdigen. Die von der Klägerin insgesamt vorgelegten Unterlagen reichen insoweit aus, um der Kammer die Überzeugung zu vermitteln, dass Frau R. eine vertretungsberechtigte Mitarbeiterin der Klägerin ist und zur Außenvertretung der Gesellschaft, und auch zur Erteilung von Prozessvollmachten im Rahmen von Rechtstreitigkeiten, berechtigt ist. Auch hier ist davon auszugehen, dass die Klägerin vom vorliegenden Rechtstreit Kenntnis hat und insoweit die Prozesshandlungen in ihrem Einverständnis erfolgen.

57 Soweit die Beklagten bestreiten, dass die Klägerin in der Anlage MSP 47 eine Originalvollmacht vorgelegt habe, muss darüber nicht erneut mündlich verhandelt werden, weil auch die Beklagten der Fortsetzung und Entscheidung des Rechtsstreits im schriftlichen Verfahren zugestimmt haben. Es handelt sich erkennbar um eine Originalunterschrift und nicht um eine Kopie o.a..

58 Gemäß Art. 9 Abs. 2 2b) UMV ist es dem Markeninhaber vorbehalten, Waren, für die die Marke eingetragen ist, mit dem eingetragenen Kennzeichen im Gebiet der Europäischen Union in Verkehr zu bringen und zu bewerben. Gegen dieses Recht der Klägerin haben die Beklagten zu 1) und 3) – und die für sie handelnden Beklagten zu 2) und 4) - verstoßen, indem sie ihre Produkte mit der Bezeichnung „KATALOX (-LIGHT)“ bewarben und in den Verkehr brachten.

59 Die sich gegenüberstehenden Zeichen „CATALOX“ und „KATALOX (-LIGHT)“ sind identisch im Sinne des Artikels 9 Abs. 2 UMV; sie sind klanglich identisch und schriftbildlich hochgradig ähnlich; die Abweichung in der Wiedergabe des Konsonanten [k] durch die Schreibweise „K“ bei der Beklagten anstatt „C“ in der eingetragenen Marke ist zu vernachlässigen, zumal da in der Wiedergabe antiker Wörter bzw. Wortbestandteile die unterschiedliche (griechische) Schreibung mit „K“ und die (lateinische) Schreibung mit „C“ austauschbar sind, wobei im angelsächsischen Sprachraum die (latinisierende) Schreibweise mit „C“ und im deutschen Sprachraum die (gräzisierende) Schreibweise mit „K“ bevorzugt wird (Katalog/catalogue; Katastrophe/catastrophe; Kathedrale/ cathedral etc.). Das „k“ gegenüber „c“ dient dem Verkehr deshalb nicht zur Unterscheidung der Bezeichnungen, da sie als bloße graphische Varianten ein- und desselben Worts erscheinen. Die Bezeichnung „CATALOX“ ist auch schutzfähig; entgegen der Auffassung der Beklagten handelt sich um eine Fantasiebezeichnung, die nicht rein beschreibend ist, und für die weder ein Eintragungshindernis bestand noch ein Freihaltebedürfnis. Zwar handelt es sich auch nach dem Vortrag der Klägerseite um eine Kombination aus „Katalysator“ und „Oxid“ und hat deshalb einen entsprechenden Bezug zu den von den verbundenen Unternehmen der Klägerin vertriebenen Waren, die stellt jedoch die Kennzeichnungskraft der Bezeichnung nicht infrage. Es handelt sich vielmehr um eine griffige, gleichwohl fantasievollen Bezeichnung, die so nicht Teil der Umgangs- oder chemischen Fachsprache ist.

60 Die von den Beklagten zu 1) und 3) gekennzeichneten Waren sind mit denjenigen, für die die Klagmarke eingetragen ist, identisch bzw. sind ihnen hochgradig ähnlich, die Unterschiede in der genauen Wirkung bzw. Verwendung der chemischen Substanzen sind zu vernachlässigen. Die von den Beklagten betriebenen chemischen Substanzen sind zur Adsorption von chemischen Substanzen geeignet und damit auch für Filterfunktionen und Katalyse chemischer Prozesse. Warenähnlichkeit ist daher gegeben. Dies ergibt sich aus den von der Klägerin vorgelegten angeboten bzw. Katalogen der Beklagten zu 1) und der Beklagten zu 3) (Anlagen MSP 11.1.-11.13).

61 Demnach sind die Beklagten zur Unterlassung sowie zum Schadensersatz verpflichtet. Des Weiteren sind sie zur Auskunftserteilung verpflichtet sowie zum Rückruf und Herausgabe in ihrem Besitz befindlicher oder in den Besitz zurückgelangter Waren zwecks Herausgabe an einen Gerichtsvollzieher zum Zwecke der Vernichtung. Das Unterlassungsgebot aus Art. 9 Abs. 2 UMV ergeht dabei unionsweit, die auf das Markengesetz gestützten Folgeansprüche - wie beantragt - (nur) deutschlandweit.

62 Soweit die Beklagten die Aktivlegitimation der Klägerin bestreiten, ist dies nicht erheblich. Das Bestreiten der Existenz der Klägerin erfolgt erkennbar ins Blaue hinein. Die Klägerin tritt nachweislich im Rechtsverkehr in Erscheinung und der dazu entsprechende Unterlagen vorgelegt, insbesondere den Auszug aus dem Unionsmarktregister, die die Klägerin als Markeninhaberin ausweist. Die Klägerin hat ihre Gründungsurkunde vom 15. Februar 2013 im Original mit Apostille und deutscher Übersetzung vorgelegt (Anlage MSP 19). Die Kammer hat keine Zweifel, dass diese Urkunde die Gründung der Klägerin nach dem Recht des US-Staats D. darstellt. Die Klägerin verfügt über ein Board of Directory, das von einem Notar Beschlüsse beurkunden ließ; die Klägerin hat Urkunden vorgelegt, die die Eigenschaft von V. R. als „Secretary“ mit bestimmten Zuständigkeiten und Vertretungsmacht belegen. Angesichts dessen ist das bloße Bestreiten der Existenz der Klägerin unbeachtlich, da die Klägerin unabhängig von den hier in Rede stehenden weiteren Rechtsfragen, jedenfalls am Rechtsverkehr teilnimmt. Die Klägerin hat schließlich auch die mit den Beklagten vereinbarte Prozesskostensicherheit.

63 Das HABM bzw. EUIPO haben die Existenz der Klägerin als Rechtsinhaberin und deren Rechtsinhaberschaft auch aufgrund der von der Klägerin vorgetragenen Verschmelzung und dem Wechsel in der Inhaberschaft anerkannt.

64 Die Klägerin ist auch Markeninhaberin; sie ist als Markeninhaberin eingetragen und kann deshalb die Rechte aus Art. 9 Abs. 2 b) Abs. 3 lit. a) bis c) UMV unmittelbar selbst gelten machen. Nach Art. 102 Abs. 2 UMV ist subsidiär deutsches Markenrecht anwendbar, so dass die Vermutung der Rechtsinhaberschaft gemäß § 28 Abs. 1 Markengesetz auch im vorliegenden Fall zu Gunsten der Klägerin gilt. Diese Vermutung ist nicht widerlegt. Selbst wenn diese Vermutung im Rahmen der UMV nicht gelten sollte, hat die Klägerin ihre materielle Inhaberschaft belegt. Die Klägerin ist nach den vorgelegten Unterlagen Rechtsnachfolgerin der ursprünglich eingetragenen Unionsmarkeninhaberin geworden. Die Rechtsnachfolge ist ausreichend urkundlich belegt (und hat auch dem Unions-Markenamt zur Umschreibung ausgereicht). Dazu hat die Klägerin mit dem Trademark Assignment Agreement zwischen der Klägerin und der S. C. (U.) LLC vom 12.12.2014 (Anlage MSP 22) und der Bescheinigung in der Anlage MSP 23 vom 1. Juli 2014 und der Fusionsbescheinigung verschiedener Unternehmen der S.-Gruppe und ihre Namensänderung in S. C. (U.) LLC vom 1. Juni 2014 (Anlage MSP 24) die Rechtsnachfolge bzw. Teilidentität ausreichend belegt. Weiterhin hat die Klägerin ausreichend belegt, dass die ursprünglich von der Firma C. V. angemeldete Klagmarke auf die S. N. A. Inc. übertragen wurde und diese Übertragung unter dem 30.7.2007 veröffentlicht wurde (Registerauszug - Stand 31. März 2018 -, Anlage MSP 56). Schließlich wurde die Übertragung auf die hiesige Klägerin nach den dargestellten konzernrechtlichen Umstrukturierung (Umfirmierung der S. N. A. in S. C. (U.) LLC) am 19.7.2016 veröffentlicht. Damit ist auch angesichts der von den Beklagten in den Anlage B 1, B 2 und B 3 vorgelegten Unterlagen ausreichend belegt, dass der Rechtsübergang wie von der Klägerin behauptet, stattgefunden hat.

65 Die Klägerin ist somit Inhaberin einer (prioritätsälteren) Marke und kann deshalb den Beklagten die Benutzung der im Tenor genannten Bezeichnungen untersagen lassen.

66 Die weiteren Einwände der Beklagten sind ebenfalls nicht erheblich. Soweit die Beklagten die rechtserhaltende Benutzung der Marke bestreiten, so steht einerseits fest, dass die Klägerin keine eigenen Vertriebshandlungen im Bereich der Europäischen Union vorgenommen hat, andererseits hat sie ausreichend belegt hat, dass dies – was die Markennutzung angeht - mit ihrer Zustimmung durch Dritte, nämlich konzernverbundenen Unternehmen im Bereich der Europäischen Union und auch im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland geschehen ist. Soweit die Beklagten die von der Klägerin insoweit vorgelegten Unterlagen, insbesondere Lieferscheine für Lieferungen nach Deutschland, dem Inhalte und der Echtheit nach bestreiten, sind hierzu keine weiteren Tatsachenfeststellungen, insbesondere nicht durch Vernehmung der angebotenen Zeugen R. und M., zu treffen (§ 286 Abs. 1 BGB) und ist der Rechtsstreit entscheidungsreif (§ 300 Abs. 1 ZPO). Soweit die Beklagten insbesondere bestreiten, dass auch angesichts der nunmehr vorgelegten Vereinbarung vom 13. Februar 2018 mit konzernverbundenen Unternehmen das Inverkehrbringen mit der Klagmarke gekennzeichneter Waren zum damaligen Zeitpunkt bereits mit Zustimmung der Klägerin erfolgte - was in der Tat Voraussetzung der rechtserhaltenden Benutzung ist - ist auch dies im Ergebnis unerheblich. Eine vorherige schriftliche Zustimmung im Sinne einer schriftlich fixierten Lizenzvereinbarung wie nun die in der Anlage MSP 49 vorgelegte Vereinbarung vom 13. Februar 2018, muss nicht festgestellt werden, die Zustimmung kann auch konkludent erteilt werden und ist vorliegend konkludent erteilt worden. Die von der Klägerin vorgelegten, von konzernverbundenen Unternehmen stammenden Unterlagen (Lieferscheine etc., Bestätigung von Empfängern wie B. etc.) zeigen einerseits, dass Lieferungen in das Gebiet der Europäischen Union und auch nach Deutschland erfolgten, andererseits zeigt die Zurverfügungstellung solcher Unterlagen durch die konzernverbundenen Unternehmen, dass diese von einer Zustimmung der Klägerin bzw. ihrer Rechtsvorgängerin als Markeninhaberin ausgingen, andernfalls sie durch die Auskunft über ihre Lieferungen sich quasi einer Markenverletzung bezichtigen würde. Das bloße Bestreiten der Authentizität und des Inhalts der Unterlagen durch die Beklagten ist nicht ausreichend, da Lieferungen im Rechtsverkehr durch Lieferscheine dokumentiert zu werden pflegen und, und falls solche Lieferungen nicht im dokumentierten Umfange erfolgt wären, ebenso wie Rechnungen, die falsch und unbegründet gewesen wären, von den Empfängern zurückgewiesen worden wären; dazu fehlt jeder Sachvortrag der Beklagtenseite.

67 Der Klägerin steht darüber hinaus ein Anspruch auf Ersatz der Abmahnkosten gegen die Beklagten zu 1) und 3) zu, und zwar jeweils in Höhe von 3.947,80 €. Der zu Grunde gelegte Gegenstandswert von 100.000 € ist angemessen, ebenfalls die Festsetzung eine 1,3 Rahmengebühren gemäß Nr. 2300 VV RVG. Die Mitwirkung des Patentanwalts war jeweils nötig und ergibt sich aus der Abmahnung selbst. Im Markenrechtsstreit kann ein Patentanwalt zur Mitwirkung herangezogen und Erstattung der deswegen angefallenen Kosten verlangt werden. Der hier abgewiesene Anspruch I.2. war nicht Gegenstand der Abmahnung.

68 B. Nicht begründet und abzuweisen ist die Klage hinsichtlich des zu Ziffer I. 2. geltend gemachten Unterlassungsanspruchs aus den §§ 8, 3 Abs.1 1, 5 Abs. 1 UWG. Unabhängig davon, ob den Beklagten zu 1) und 3) eine eingetragene Marke an der genannten Bezeichnung „KATALOX-LIGHT“ zusteht und somit die Verwendung des „®“ vorliegend irreführend im Sinne des § 5 Abs.1 UWG wäre, wenn eine Eintragung nicht vorliegt, ist die Klägerin insoweit nicht anspruchsberechtigt, da ihr die Aktivlegitimation nach § 8 Abs. 3 Nr.1 UWG fehlt. Die Klägerin trägt vor, dass sie selbst keine Waren wie die streitgegenständlichen chemischen Substanzen herstellt, im Gebiet der Europäischen Union vertreibt oder vertreiben lässt. Sie ist auch nach ihrem Vorbringen „lediglich“ Markeninhaberin und Lizenzgeberin hinsichtlich der Kennzeichnungen, deren Verwendung sie konzernverbundenen Unternehmen im Rahmen von deren Vertrieb gestattet. Damit mögen diese konzernverbundenen Unternehmen Wettbewerber der Beklagten sein, die Klägerin ist es nicht. Sie vertreibt nicht Waren und lässt sie auch nicht vertreiben. Der Lizenzgeber von Wettbewerbern eines (irreführend) werbenden Unternehmens ist nicht selbst Wettbewerber, sondern hat nur ein mittelbares Interesse, das keine Aktivlegitimation nach § 8 Abs.3 Nr.1 UWG begründet (BGH GRUR 1995, 697 – Funny Paper ; Köhler/Bornkamm-Feddersen , 32. Aufl., § 8 UWG Rz 3.27 m.w.Nw .).

69 Allerdings dürfte die Verwendung des „®“ für die Bezeichnung „KATALOX-LIGHT“ angesichts des Verbots aus Ziffer I. 1. für die Bezeichnung „KATALOX-LIGHT“ ohnehin nicht mehr möglich sein.

70 C. Die Kostenentscheidung folgt aus dem Verhältnis des jeweiligen Obsiegens und Unterliegens (§92 Abs. 1 ZPO). Der Streitwert des Rechtstreits beträgt 230.000 €, die Abmahnkosten werden - entgegen der Streitwertangabe in der Klage - nicht den Streitwert erhöhend zugerechnet, weil es sich insoweit um Nebenforderungen (des Unterlassungsanspruchs) handelt (§ 4 Abs.1 ZPO); insofern obsiegt die Klägerin im Verhältnis 20/23 : 3/23, so dass sich eine Kostenquote von 87%:13% ergibt.

71 Die Vollstreckbarkeit folgt aus § 709 Satz 1 ZPO.

Berichtigungsbeschluss vom 4. Juni 2018

Tenor:

Das Endurteil des Landgerichts Hamburg - Zivilkammer 15 - vom 11.05.2018 wird

im Tatbestand wie folgt berichtigt:

Auf Seite 6 des Urteils, 4. Absatz, 1. Zeile heißt es statt „18. Juli“ richtig „8. Juli“