C1 20 109
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2023
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Composition : Bertrand Dayer, président ad hoc ; Béatrice Neyroud, juge ; Stéphane
Spahr, juge suppléant ; Laure Ebener, greffière
en la cause
SWISS BAG COMPANY SÀRL , de siège social à Vouvry, demanderesse, représentée
par Maître Alexandra Jacot-Guillarmod, avocate à Lausanne
contre
SWISSBAGS GMBH , de siège social à Baar, défenderesse, représentée par Maître
Guillaume Fournier, avocat à Zurich
(Propriété intellectuelle ; LPM)
Procédure
Le 5 mai 2020, Swiss Bag Company Sàrl (ci-après : SBC Sàrl) a introduit auprès du
Tribunal cantonal une action en cessation et en nullité à l’encontre de Swissbags GmbH
et a pris les conclusions suivantes :
I.
Interdire à Swissbags GmbH toute utilisation de la raison sociale « Swissbags GmbH » et/ou de la
désignation « Swissbags » ou « Swissbag » pour désigner ses opérations commerciales ou ses
services dans le cadre de son activité commerciale, y compris dans toute correspondance et
publicité, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission
à une décision de l’autorité.
II.
Interdire à Swissbags GmbH toute utilisation de la marque « Swissbags » pour la catégorie de
produits selon classe 18 de la classification de Nice, notamment d’interdire d’apposer le signe sur les
produits ou des emballages, de l’utiliser pour offrir des produits, les mettre dans le commerce ou les
détenir à cette fin, de l’utiliser pour importer, exporter ou faire transiter des produits et de l’apposer
sur des papiers d’affaires, de l’utiliser à des fins publicitaires ou d’en faire usage de quelqu’’autre
manière dans les affaires, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime
l’insoumission à une décision de l’autorité.
III.
Déclarer nulle la marque combinée « Swissbags » enregistrée sous le numéro 659093 dans le
registre des marques suisses (Swissreg) pour la classe 35 de Nice pour défaut d’usage de la marque.
IV.
Interdire à Swissbags GmbH toute utilisation du nom de domaine « www.swissbags.eu » ainsi que
toute promotion de ce site sous quelque forme que ce soit, notamment par la distribution de tracts,
annonces sur son site web etc., sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui
réprime l’insoumission à une décision de l’autorité.
V.
Interdire à Swissbags GmbH toute utilisation du compte instagram « swissbags_original » et d’une
manière générale du terme « Swissbags » pour la publicité et sur tous les réseaux sociaux
(instagram, facebook, etc.) et/ou de quelconque autre manière que ce soit sous la menace de la
peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité.
VI.
Ordonner à Swissbags GmbH de modifier l’inscription de sa raison sociale au registre du commerce
suisse sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à
une décision de l’autorité.
VII.
Ordonner à Swissbags GmbH d’enlever la mention du terme « Swissbags » sur son site web, sur
tous ses réseaux sociaux ainsi que sur tout autre support sous la menace de la peine d’amende
prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité.
VIII.
Dire que faute d’exécution dans les 30 jours dès l’entrée en force de la décision, Swissbags GmbH
sera condamné, sur requête de Swiss Bag Company Sàrl, à une amende d’ordre de CHF 1000 pour
chaque jour d’inexécution.
IX.
Condamner Swissbags GmbH à payer à Swiss Bag Company Sàrl au minimum la somme de CHF
50'000 avec intérêts à 5% l’an dès le 30 avril 2020 à titre de dommages-intérêts, alternativement au
titre de restitution du gain illicite.
X.
Avec suite de frais judiciaires et dépens.
Au terme de sa réponse du 22 octobre 2020, la défenderesse a conclu au rejet de la
demande avec suite de frais et dépens.
Au terme de sa réplique du 4 janvier 2021, la demanderesse a modifié ses conclusions
comme suit :
I.
Interdire à Swissbags GmbH, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, toute
utilisation de la dénomination «Swissbags » ou «Swissbag », ou de l’élément « Swiss », seul ou
combiné avec d’autres termes, dans sa raison de commerce ou dans toute marque ou autre signe
distinctif, en relation avec la commercialisation ou la promotion, notamment par le site Internet à
l’adresse www.swissbags.eu, de produits, notamment de sacs, sacoches, valises, serviettes, porte-
documents, portefeuilles et portemonnaies, ayant été fabriqués en République Populaire de Chine
ou dans d’autres pays que la Suisse.
II.
Interdire à Swissbags GmbH, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, toute
utilisation d’une représentation de la croix fédérale pour faire de la publicité, notamment par le site
internet à l’adresse www.swissbags.eu, pour des produits ayant été fabriqués en Chine ou dans
d’autres pays que la Suisse, tels que des sacs, sacoches, valises, serviettes, porte-documents,
portefeuilles et portemonnaies.
III.
Interdire à Swissbags GmbH toute utilisation de la marque «Swissbags » pour la catégorie de
produits selon classe 18 de la Classification de Nice, notamment d’interdire d’apposer le signe sur
les produits ou des emballages, de l’utiliser pour offrir des produits, les mettre dans le commerce ou
des détenir à cette fin, de l’utiliser pour importer, exporter ou faire transiter des produits et de
l’apposer sur des papiers d’affaires, de l’utiliser à des fins publicitaires ou d’en faire usage de
quelqu’autre manière dans les affaires, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292
CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité.
IV.
Déclarer nulle la marque combinée «Swissbags » enregistrée sous le numéro 659093 dans le
registre des marques suisses (Swissreg) pour la classe 35 de Nice.
V.
Interdire à Swissbags GmbH toute utilisation du nom de domaine «www.swissbags.eu » ainsi que
toute promotion de ce site sous quelque forme que ce soit, notamment par la distribution de tracts,
annonces sur son site web etc., sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui
réprime l’insoumission à une décision de l’autorité.
VI.
Interdire à Swissbags GmbH toute utilisation du compte instagram «swissbags_original », du compte
instagram « swissbagspromotional » et d’une manière générale du terme «Swissbags » pour la
publicité et sur tous les réseaux sociaux (instagram, facebook, etc) et/ou de quelconque autre
manière que ce soit sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime
l’insoumission à une décision de l’autorité.
VII.
Ordonner à Swissbags GmbH de modifier l’inscription de sa raison sociale au registre du commerce
suisse sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à
une décision de l’autorité.
VIII.
Ordonner à Swissbags GmbH d’enlever la mention du terme «Swissbags », subsidiairement de
l’élément « Swiss », seul ou combiné avec d’autres termes, sur son site web, sur tous ses réseaux
sociaux ainsi que sur tout autre support sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292
CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité.
IX.
Dire que faute d’exécution dans les 30 jours dès l’entrée en force de la décision, Swissbags GmbH
sera condamné[e], sur requête de Swiss Bag Company Sàrl, à une amende d’ordre de CHF 1000
pour chaque jour d’inexécution.
X.
Condamner Swissbags GmbH à payer à Swiss Bag Company Sàrl au minimum la somme de CHF
50'000 avec intérêts à 5 % l’an dès le 30 avril 2020 à titre de dommages-intérêts, alternativement au
titre de restitution du gain illicite.
XI.
Avec suite de frais judiciaires et dépens.
Le 16 avril 2021, la défenderesse a déposé une duplique et a conclu au rejet des
conclusions de la demanderesse avec suite de frais et dépens.
Lors des plaidoiries finales du 14 juin 2023, chaque partie a confirmé ses conclusions.
Faits
1.
SBC Sàrl, de siège à Vouvry (antérieurement Crans-Montana), a pour but social
l’achat, la vente, la conception, l’importation, l’exportation et la commercialisation de tous
produits en relation avec la bagagerie, les sacs, les valises, la maroquinerie, les
vêtements, les articles de sport ou de loisirs et de jeux avec toutes les activités y
afférentes (p. 25). Elle a été inscrite au registre du commerce du Valais central le
31 octobre 2003 (p. 25 ; p. 147, all. no 16 ; p. 202). Elle est gérée par les époux
A _________ et B _________ (p. 144, all. no 4 ; p. 25 ; p. 202).
2. Jusqu’en 2020, SBC Sàrl achetait sa marchandise ou sous-traitait la production de
ses produits à des entreprises suisses (A _________, p. 934, rép. 55). Elle a par la suite
construit une halle industrielle à Vouvry, destinée à la fabrication et à la production d’une
partie de ses marchandises, qui a été opérationnelle dès le 1er janvier 2021 (p. 27 ; p.
324 ; p. 528 ; A _________, p. 929, rép. 22). Elle a acquis plusieurs machines destinées
à la production de sacs (C _________, p. 879, rép. 13). Elle occupe actuellement 11
employés en sus des époux A _________ et B _________ (A _________, p. 929, rép.
20 ; B _________, p. 937, rép. 71). Elle a le projet d’étendre sa propre production en
formant de la main d’œuvre spécialisée dans la fabrication et la réparation de sacs
(C _________, p. 879-880, rép. 14 ; B _________, p. 937, rép. 73).
SBC Sàrl commercialise sa marchandise sous différentes marques, dont la marque
swissbags, soumise aux conditions Swissness posées par les art. 48 ss LPM entrés en
vigueur le 1er janvier 2017, et la marque D _________.
Pour la marchandise commercialisée sous la marque swissbags, SBC Sàrl avait la
possibilité d’écouler les produits fabriqués avant le 1er janvier 2017 ne répondant pas
aux
exigences
Swissness
jusqu’au
31
décembre
2018
(art.
60a
OPM ;
https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/andere/Swissness/f/swissness_verordnunge
n_f/FR_MSchV_Factsheet_20150622.pdf). Outre son atelier de Vouvry, SBC Sàrl, dans
le souci d’assurer une production majoritairement suisse, fait appel, depuis 2020, aux
services de l’atelier d’Illarsaz des E _________ pour la fabrication de produits de la
marque swissbags, en particulier pour les finitions en broderie (p. 325 ; p. 535). Depuis
2015, elle sous-traite épisodiquement des travaux de couture de sacs ou autres
contenants en tissu de la marque swissbags à l’atelier couture de la F _________
(p. 326 ; G _________, p. 925, rép. 1, p. 926, rép. 2-4 ; A _________, p. 934, rép. 59 ;
B _________, p. 942, rép. 100). Elle collabore avec d’autres entreprises suisses pour la
fourniture de matériaux et la confection de ses produits (p. 952-953 ; C _________, p.
880, rép. 15).
Les produits de la marque D _________, dont l’utilisation n’est pas assujettie aux
exigences Swissness, notamment les modèles H _________ (pour le transport de
laptop) et I _________ (sac à dos) (p. 221-226 ; p. 470, dét. ad all. no 215), sont quant
à eux fabriqués en Chine (p. 223 ; p. 226 ; p. 234, dét. ad all. no 92 ; p. 241, all. no 148
contesté ; p. 470, dét. ad all. nos 214-215; A _________, p. 929, rép. 22).
Pour les années 2020 et 2021, plus de 60% des coûts relatifs aux produits de SBC Sàrl,
toutes marques confondues, sont générés en Suisse selon le calcul fondé sur les critères
posés par l’art. 48c LPM (p. 780-781).
Sur son site internet, SBC Sàrl fait indifféremment la promotion de ses produits
swissbags et D _________ (p. 434-457). Les pages consacrées aux modèles
H _________ et I _________ de la marque D _________ antérieurs à 2019 font
référence à la marque swissbags, suivie parfois de la croix suisse, et de la raison sociale
de la demanderesse. Le nom swissbags suivi de la croix suisse figure aussi sur ces
modèles (p. 221-226 ; p. 446-457 ; B _________, p. 942, rép. 103-104).
L’émission J _________ des 19 octobre 2021 et 18 janvier 2022 a soulevé la question
de la licéité de la marque swissbags de SBC Sàrl, avec l’indication « made in Valais »,
apposée sur un sac étiqueté D _________ made in China (p. 502, all. no 223, p. 508 ;
p. 589, all. no 259 ; p. 591).
3.
Depuis sa fondation, la demanderesse utilise l’enseigne swissbags comme
dénomination commerciale (p. 33 ; p. 52 ; p. 53 ; p. 62 ; p. 66)
Les noms de domaine www.swissbags.ch et www.swissbags.com ont été enregistrés au
nom de SBC Sàrl le 8 novembre 2004, respectivement le 17 novembre 2003 (p. 147, all.
no 19 ; p. 85-86). Depuis lors, la demanderesse utilise activement ces noms de domaine
dans ses relations commerciales mais également auprès du public (p. 147, all. no 20 ;
p. 149, all. no 36 ; p. 50).
Le 8 mai 2014, elle a demandé l’enregistrement de la marque D _________, admis le
24 juin 2014 sous la référence 660475, pour les produits des classes suivantes :
18 : Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres
classes ; malles, valises, coffres de voyage, coffrets destinés à contenir des
articles de toilette dits vanity cases ; mallettes, serviettes (maroquinerie) ;
portefeuilles ; porte-monnaie[s] non en métaux précieux, porte-documents, sacs,
sacs à main, sacs de voyage, sacs de sport ; sacs-housses pour vêtements ;
trousses de voyage [maroquinerie] ; trousses de toilette ;
22 : sacs [enveloppes, pochettes] en matières textiles pour l’emballage (p. 242,
all. no 149 ; p. 320-323).
Le 31 janvier 2017, SBC Sàrl a demandé auprès de l’institut fédéral de la propriété
intellectuelle (ci-après : IPI) l’enregistrement de la marque combinée « swissbags » en
couleurs rouge et noir, finalement enregistrée le 26 juin 2018 sous le n° 718114 (p. 199-
provenance suisse (p. 89 ; p. 199), selon le logo suivant :
(ci-après : swissbags)
Le 31 janvier 2017 (p. 206), SBC Sàrl avait déposé une première demande pour les
classes :
18 : cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres
classes ; malles ; valises ; coffres de voyage ; coffrets destinés à contenir des
articles de toilette dits vanity cases ; mallettes ; serviettes [maroquinerie] ;
portefeuilles ; porte-monnaie[s] non en métaux précieux ; porte-documents ;
sacs, sacs à main, sacs de voyage, sacs de sport ; sacs-housses pour
vêtements ; trousses de voyage [maroquinerie] ; trousses de toilette, tous les
produits précités étant de provenance suisse (p. 203) ;
22 : sacs [enveloppes, pochettes] en matières textiles pour l’emballage, tous les
produits précités étant de provenance suisse.
Cette demande avait dans un premier temps fait l’objet d’un préavis négatif de l’IPI pour
le motif que la marque était dépourvue de caractère distinctif et appartenait au domaine
public (p. 203-205). Par la suite, l’IPI a accepté d’enregistrer la marque uniquement pour
la classe 18 : cuir et imitations du cuir ; tous produits précités étant de provenance suisse
(p. 208). Elle a refusé la demande pour le surplus (p. 208ss). Dans sa décision, l’institut
a tout d’abord considéré que le nom swissbags était purement descriptif, ce qui devait
en principe conduire au refus de son enregistrement pour les classes sollicitées (p. 210).
Il a ensuite examiné si ce nom pouvait malgré tout être enregistré au motif qu’il se serait
imposé comme marque dans le commerce. A cet égard, il a tout d’abord souligné que
l’usage invoqué ne s’était rapporté qu’à des valises et des sacs de sports, à l’exclusion
de toute autre produit. Il a ensuite relevé que, jusqu’en juillet 2012, le signe swissbags
avait été utilisé dans une représentation graphique différente de celle dont la protection
était demandée (p. 212). Il a également fait état du fait que la déposante n’avait pas
établi une publicité particulièrement intense (p. 213). Il en a conclu que la marque
swissbags ne s’était pas imposée au sens de l’art. 2 al. a LPM pour les produits
revendiqués (p. 213).
Nonobstant, SBC Sàrl fait un usage plus large du signe swissbags. Elle l’utilise d’une
manière générale comme identifiant de son entreprise, notamment sur son site, dans le
cadre de ses démarches de marketing, y compris en lien avec la commercialisation de
ses articles d’une autre marque ou qui ne sont pas en cuir, ni imitation de cuir
(notamment, p. 34-52 ; p. 62-85 ; p. 224 ; p. 434-457 ; p. 509).
4. Les produits fabriqués par SBC Sàrl sont distribués par des chaînes de distribution
suisses, à l’instar de K _________ AG, L _________ AG, M _________ SA,
N _________ AG et O _________ AG (p. 54-59 ; p. 62-63 ; p. 66-67). SBC Sàrl a
collaboré avec de grandes associations sportives comme P _________ (p. 35 ss) et
Q _________ ainsi qu’avec des hautes écoles, comme R _________, qui distribuent ses
produits dans toute la Suisse (p. 145, all. no 9 ; p. 60-61 ; p. 64). SBC Sàrl est également
présente dans des foires commerciales suisses (p. 28-34).
Les articles de voyage swissbags ont été présentés dans l’émission de télévision
« S _________ » de la T _________ intitulée « Valises de cabine : un problème de
taille ! » du 20 juin 2017 à 20h30 (p. 146, all. no 12 ; p. 82).
Une évaluation de plusieurs marques de valises à roulettes, dont celles fabriquées sous
la marque swissbags, est parue en mars 2017 dans le journal U _________ (p. 73 ss),
en mai 2017 dans V _________ (p. 78 ss) et en juin 2017 dans le journal V _________
(p. 69 ss).
Le 19 juillet 2017, le W _________ a publié un article consacré aux valises à roulettes,
dans lequel il rapporte les propos de A _________ et cite la dénomination swissbags
(p. 84).
SBC Sàrl n’a pas entrepris de démarches publicitaires pour promouvoir la marque
swissbags (B _________, p. 939, rép. 82).
Le chiffre d’affaires global de SBC Sàrl a évolué comme suit depuis 2011 (p. 783-804) :
2011 : 450'231 fr.
2012 : 611'875 fr.
2013 : 1'229'233 fr.
2014 : 2'111'144 fr.
2015 : 2'049'551 fr.
2016 : 2'168'439 fr.
2017 : 2'533'517 fr.
2018 : 3'805'974 fr.
2019 : 2'971'516 fr.
2020 : 1'344'371 fr. (année Covid)
2021 : 1'270'641 fr. (année Covid)
5. Swissbags GmbH, de siège à Baar, dans le canton de Zoug, a été inscrite au registre
du commerce le 9 avril 2019 (p. 147, all. no 22 ; p. 26 ; p. 172, all. no 60 ; p. 187). Elle a
pour but social « Erwerb und Halten von Lizenzen sowie Erbringung von
Beratungsdienstleistungen für Unternehmen im vorgenannten Bereich ; Handel mit
Waren aller Art » (soit l’acquisition et la détention de licences ainsi que la prestation de
services de conseil aux entreprises dans le domaine précité; commerce de biens de
toute nature ; p. 26 ; p. 236, all. no 115). Elle est représentée par X _________, inscrit
au registre du commerce comme associé et gérant avec signature individuelle. En
réalité, celui-ci ne détient aucune part sociale et ne s’occupe que de la tenue de la
comptabilité (X _________, p. 956, rép. 111). La partie opérationnelle, à savoir la vente
de licences, ainsi que les décisions stratégiques sont de la compétence de Y _________
et Z _________ (X _________, p. 955, rép. 111), qui détiennent la totalité des parts
sociales de Swissbags GmbH (X _________, p. 957, rép. 120, p. 959, rép. 132) et qui
sont les administrateurs de fait.
Swissbags GmbH n’occupe aucun employé (X _________, p. 959, rép. 133). Elle
n’exploite pas de site internet, ni de comptes sur les réseaux sociaux (X _________, p.
958, rép. 125-126). Ses produits se sont élevés à 10'729 fr. 90 en 2019 et à 0 fr. en
d’avocat, bancaires et d’impôts (p. 699). Ses actifs se composent des avoirs bancaires,
de débiteurs et d’un prêt consenti à Swissbags Europa SL (p. 698). Selon les explications
de X _________, son activité consiste à « vendre des licences » permettant à des
entreprises actives à l’étranger d’apposer le logo swissbags+ sur leurs produits
(X _________, p. 955-956, rép. 111-112).
6. Y _________ et Z _________ sont par ailleurs les actionnaires de Swissbags Europa
SL, créée le 31 juillet 2018, de siège social à Madrid, qui a pour but le commerce de gros
et de détail d’articles en cuir, de matières synthétiques, de bois, de bagages et d’articles
de voyage, ainsi que les intermédiaires dans le commerce de produits divers (p. 345, all.
nos 155-156 ; p. 368). Cette société espagnole est représentée par AA _________ et
BB _________, ensuite remplacé par CC _________ (p. 368). Swissbags Europa SL est
apparentée à la société DD _________ (p. 188). Swissbags GmbH fait ainsi
indirectement partie d’un groupe de sociétés (p. 173, all. no 64 ; p. 188), qui produit des
sacs, des malles, des valises et des porte-cartes en cuir, en cuir synthétique et en
polyester (p. 173, all. no 65 ; p. 99-110 ; p. 189-190).
7. EE _________, de siège à Vacarisses, en Espagne, a été fondée en 2005 (p. 345,
all. no 159 ; p. 371-374). Son but social actuel est le commerce de gros d’habillement et
de chaussures (p. 372) ; précédemment il avait trait au commerce de gros de produits
et articles de cuir et similaires, tout comme à la gestion de magasins de vente (p. 346,
all. no 164). Elle est administrée par FF _________ et GG _________ (p. 373). Cette
société possédait une succursale en Suisse à Biasca, au Tessin (p. 346, all. no 162 ; p.
375), inscrite le 20 décembre 2012 au registre du commerce suisse (p. 346, all. no 163 ;
p. 375), avec pour but social le commerce de gros de produits et articles de cuir et
similaires, tout comme la gestion de magasins de vente (p. 346, all. no 164 ; p. 375).
HH _________ et II _________ figuraient au registre du commerce en qualité de
directeurs successifs, mais la succursale était en réalité gérée par FF _________
(p. 346, all. no 165 ; p. 375 ; HH _________, p. 910 ss, rép. 6 ss ; II _________, p. 916,
rép. 3.1). Elle a été radiée le 20 décembre 2018 (p. 346, all. no 166 ; p. 375).
Le 20 juin 2007, EE _________ a déposé auprès de l’office européen de la propriété
intellectuelle (EUIPO) une demande d’enregistrement de la marque figurative suivante :
L’enregistrement a été fait le 21 mai 2008 sous la référence 006015473 pour les classes
16, 18 et 35 (p. 191 ss ; p. 347, all. no 170, 172-173 ; p. 376), ainsi décrites (p. 383) :
16 : Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres
classes ; produits de l’imprimerie, articles pour reliures ; photographies ;
papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ;
matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à
l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception
des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans
d’autres classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés ;
18 : Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres
classes ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ;
fouets et sellerie.
35 : Publicité, gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ;
travaux de bureau ; vente au détail et en gros dans les commerces de
portefeuille, valises, malles, stylos à bille, stylos.
Le 6 mars 2019, EE _________ a cédé à Swissbags Europa SL sa marque européenne
(p. 192 ; p. 348, all. no 174 ; p. 377-378).
Sur le plan international, la marque swissbags+ est aussi enregistrée au nom de
Swissbags Europa SL selon le Protocole de Madrid pour l’Australie sous le n° IR 945
456 (p. 236, all. no 109 ; p. 341 ad all. no 109 ; p. 249-250 ; p. 347, all. no 171).
Sur le site www.trademarkia.com, moteur de recherche de marques américaines,
Swissbags Europa SL est indiquée comme propriétaire de la marque swissbags+, tandis
que EE _________ figure comme interlocutrice (p. 466).
8.
Le 25 mars 2010, EE _________ a fait enregistrer le nom de domaine
www.swissbags.eu auprès de l’organisme EURid (p. 148, all. no 24 ; p. 96). Par la suite,
Swissbags Europa SL a racheté à EE _________ le site www.swissbags.eu (p. 349, all.
no 184).
Sur le site internet www.swissbags.eu sont proposés des sacs, bagages et autres
produits similaires de la marque combinée swissbags+ (p. 99-110 ; p. 189-190 ; p. 284-
296 ; p. 318-319). Ce site est en langue anglaise (p. 195). La raison sociale de
Swissbags GmbH est mentionnée sur ce site, à l’instar de sa société sœur et de la
société hong-kongaise (p. 174, all. no 73 ; p. 188 ; p. 399-404). Sous la rubrique
« privacy policy », seule la détentrice du site est en revanche mentionnée (p. 405-409).
Selon la défenderesse, le shop en ligne du site n’est pas actif (p. 353, all. no 206
contesté) en Suisse, ce que la cour a pu effectivement expérimenter.
Swissbags Europa SL fait la promotion des produits de sa marque sur les réseaux
sociaux, notamment sous le compte Instagram swissbags_original (p. 111-114). Le nom
de Swissbags GmbH n’y apparaît en revanche pas (B _________, p. 939, rép. 86).
Swissbags Europa SL met également en vente ses produits sur www.amazon.es,
www.amazon.fr, www.amazon.de et www.amazon.it (p. 353, all. no 207 ; p. 425-433).
Ces produits ne sont pas livrables en Suisse (p. 425-433).
9. La société suisse JJ________ AG, domiciliée à KK________ et précédemment à
LL________, ayant pour but social la fabrication et la distribution d'articles publicitaires
et d'articles-cadeaux ainsi que le commerce de marchandises de toutes sortes (p. 282),
propose à la vente différents articles, dont des sacs de la marque swissbags+ en
polyester et fabriqués en Chine (p. 297-306 ; p. 313 ; p. 856). Pour ce faire,
JJ________ AG s’est fournie en octobre 2019 auprès de la société tchèque
MM________ (NN________, p. 852 verso, nos 25-45, p. 854 verso, no 224). Comme
ces produits ne se sont pas bien écoulés, elle n’a pas renouvelé sa commande, tout en
laissant cette offre en ligne (NN________, p. 854, nos 171-172, p. 855, no 287 ; p. 855,
nos 291-292). C’est ainsi qu’à l’instigation de B________ (B _________, p. 939, rép.
87), OO________, domiciliée à Vionnaz, a pu commander en avril 2020 auprès de
JJ________ AG deux sacs de cette marque qui lui ont été livrés à son domicile
(OO________, p. 928, rép. 16). L’étiquette de ces biens mentionnent qu’ils ont été
fabriqués
en
Chine
(p.
307-317).
A
ce
jour,
le
nom
de
domaine
www.swissbagspromotionsalproducts.com, qui figure sur les étiquettes des produits
swissbags+ vendus par JJ________ AG (p. 312), est disponible (p. 423). Il existe en
revanche encore un compte Linkedin « PP________ », qui mentionne que la ligne
PP________ a été lancée en 2005 (p. 469).
La défenderesse est parvenue à se procurer des bons de commande datant de 2017 de
la société tchèque MM________ auprès de la société MM________ relatifs aux produits
swissbags+ (p. 417-422).
La société tchèque MM________ a été reprise par le groupe portugais QQ________ AG
(NN________, p. 855, nos 297-303 ; p. 856).
10. Le 7 janvier 2014, EE _________ a demandé l’enregistrement auprès de l’IPI pour
les classes 16, 18 et 35 de la marque combinée suisse (p. 262-263 ; p. 278 ; p. 281)
(ci-après désigné : « swissbags+ »)
Le texte est de couleur gris trafic A RAL 7042 et la croix blanche sur fond rouge de
sécurité RAL 3001 (p. 260 ; p. 93).
A la suite d’un préavis de l’IPI, qui soulevait à la fois la problématique du caractère
distinctif, du besoin de libre disposition, de l’indication de provenance et de la référence
faite à la Suisse par la croix rouge en lien avec les produits (p. 265-268), EE _________
a finalement restreint sa demande à la classe 35 (p. 264) et la marque a été enregistrée
le 26 mai 2014 sous le n° 659093 uniquement pour la classe 35 de services de la
classification de Nice pour les services de publicité, gestion des affaires commerciales,
administration commerciale, travaux de bureau (p. 148, all. no 28 ; p. 93 ; p. 196-198 ;
p. 251-253 ; p. 258 ss).
Le 25 avril 2019, EE _________ a cédé sa marque suisse à Swissbags GmbH (p. 198 ;
p. 254-255 ; p. 348, all. no 179). Ce sont Y _________ et Z _________ qui ont financé
le rachat de la marque (X _________, p. 962, rép. 156).
Le 4 octobre 2022, Swissbags GmbH a encore fait enregistrer au niveau européen la
marque
swissbags,
sans
le
drapeau
suisse,
pour
les
classes
suivantes
(https://www.trademarkelite.com/europe/trademark/trademark-
search.aspx?sw=swissbag):
No 8 : Outils et instruments à main (actionnés manuellement) ; coutellerie ;
armes latérales ; rasoirs.
No 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits en métaux précieux ou
revêtus de ces métaux, non compris dans d'autres classes ; joaillerie, pierres
précieuses ; instruments d'horlogerie et de chronométrie.
11. La demanderesse a été contactée par des clients et relations d’affaires du groupe
de sociétés auquel la défenderesse est apparentée.
En avril 2018, une employée de RR________, dénommée TT________, a
adressé un mail à l’adresse SS________, en croyant s’adresser à un
représentant du groupe dont fait partie Swissbags Europa SL qu’elle avait
rencontré lors d’une foire à Hong-Kong (p. 123-127).
En novembre 2018, un client vivant au Portugal a contacté SBC Sàrl par mail
pour obtenir des roulettes de rechange pour sa valise, alors qu’il s’agissait d’un
produit de la marque swissbag+ acquis au Portugal en décembre 2015 (p. 128-
132). Ceci a généré par la suite un échange de courriels entre le magasin
portugais qui avait vendu le bagage concerné et la demanderesse (p. 133-134).
En mai 2020, un employé de la firme chinoise UU________ a informé SBC Sàrl
du déroulement de la procédure d’enregistrement de la marque VV________ en
Chine, alors que cette dernière n’était pas à l’origine de cette démarche (p. 135-
136).
En août 2022, la société tchèque MM________ a adressé par erreur à SBC Sàrl
une demande concernant des produits du groupe Swissbags Europa SL (p. 875).
Considérant en droit
12. La demanderesse prétend être lésée par des actes illicites de la défenderesse, de
sorte qu’elle peut se prévaloir du for de son siège, en vertu du principe de la double
pertinence (art. 36 CPC, FRICK, Markenschutzgesetz, Wappenschutzgesetz, 3ème éd.,
2017, n. 11 vor Art. 50a-60 LPM). Comme, au moment de l’ouverture d’action, celui-ci
était situé à Crans-Montana, il fonde la compétence des autorités valaisannes. Du point
de vue matériel, le Tribunal cantonal est compétent pour connaître de la cause en
instance cantonale unique (art. 5 al. 1 CPC et art. 5 LACPC).
La demanderesse a chiffré à 199'000 fr. la valeur litigieuse cumulée de toutes ses
conclusions (p. 155). La défenderesse a toutefois contesté ce montant, au motif que,
faute de force distinctive suffisante, ni la marque, ni la raison sociale de la demanderesse
ne pourraient être protégés. Cette question, qui se recoupe avec le fond du litige, peut
demeurer à ce stade ouverte. Il suffit de constater que la valeur litigieuse s’élève au
moins au montant de 50'000 fr., correspondant aux prétentions en dommages-intérêts
formulées par la demanderesse.
13.
13.1 En vertu de l'art. 951 CO, la raison de commerce d'une société commerciale ou
d'une société coopérative doit se distinguer nettement de toute autre raison de
commerce d'une société commerciale ou d'une société coopérative déjà inscrite en
Suisse.
L'inscription au registre du commerce de la raison de commerce confère à l'ayant droit
l'usage exclusif de celle-ci (art. 956 al. 1 CO). Celui qui subit un préjudice du fait de
l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin et, s'il y a
faute, réclamer des dommages-intérêts (art. 956 al. 2 CO). Est donc prohibé non
seulement l'usage d'une raison de commerce identique à celle dont le titulaire a le droit
exclusif, mais aussi l'utilisation d'une raison semblable, qui ne se différencie pas
suffisamment de celle inscrite au point de créer un risque de confusion (ATF 131 III 572
consid. 3).
Un risque de confusion existe lorsque la fonction distinctive du signe antérieur est
atteinte par l'utilisation du signe le plus récent. Des personnes qui ne sont pas titulaires
du droit exclusif à l'usage d'un signe peuvent provoquer, en utilisant des signes
identiques ou semblables à celui-ci, des méprises en ce sens que les destinataires vont
tenir les personnes ou les objets distingués par de tels signes pour ceux qui sont
individualisés par le signe protégé en droit de la propriété intellectuelle (confusion dite
directe). La confusion peut également résider dans le fait que, dans le même cas de
figure, les destinataires parviennent certes à distinguer les signes, par exemple des
raisons sociales, mais sont fondés à croire qu'il y a des liens juridiques ou économiques
entre l'utilisateur de la raison et le titulaire de la raison valablement enregistrée
(confusion dite indirecte) (ATF 131 III 572 consid. 3; 128 III 146 consid. 2a; 127 III 160
consid. 2a).
Savoir si deux raisons de commerce se distinguent clairement ("nettement") se
détermine sur la base de l'impression d'ensemble qu'elles donnent au public concerné
(ATF 131 III 572 consid. 3 p. 576), celui-ci étant défini principalement en fonction des
cercles dans lesquels les entreprises (ayant droit et auteur de la violation) sont actives
(ATF 118 II 322 consid. 1 p. 323 et l'arrêt cité). Le risque de confusion est apprécié dans
chaque langue nationale (ATF 106 II 352 consid. 1 p. 353; cf. arrêt 4C.206/1999 du 14
mars 2000 consid. 4a publié in sic! 2000 p. 399; en droit des marques, cf. Directives en
matière de marques de l’IPI, 2019, ch. 6.3.1 p. 256). Les confusions concrètes
(effectives) ne sont, selon les circonstances, que des indices d'un risque de confusion
(ATF 122 III 369 consid. 2c p. 373; arrêt 4A_257/2014 déjà cité consid. 5.2).
S'agissant de la branche et du cercle de clientèle, le droit des raisons de commerce se
distingue du droit des marques en ce sens qu'il ne connaît pas le principe de la spécialité
(Spezialitätsprinzip ou Branchenprinzip; arrêts 4A_45/2012 du 12 juillet 2012 consid.
3.3.2; 4C.206/1999 du 14 mars 2000 consid. 3c; CHERPILLOD, commentaire romand,
Code des obligations, T. II, 2017, n. 14 ad art. 951 CO; ALTENPOHL, commentaire bâlois,
Obligationenrecht II, 5ème éd. 2016, n. 11 ad art. 951 CO). Alors qu'il ne peut y avoir un
risque de confusion au sens du droit des marques que si les produits et services
proposés sont similaires (arrêt 4A_617/2017 du 27 avril 2018 consid. 3.11 et les
références citées ; étant toutefois réservée la marque de haute renommée au sens de
l'art. 15 LPM), il en va autrement en droit des raisons de commerce. La raison de
commerce ayant en effet pour but de permettre l'identification d'une entreprise, la
coexistence de deux entreprises aux raisons de commerce identiques ou quasi
identiques pourrait s'avérer problématique, ceci indépendamment de leurs activités
respectives. Il y a lieu de noter que la jurisprudence se montre particulièrement stricte
dans l'appréciation du risque de confusion lorsque les entreprises ont des activités
identiques ou similaires ou qu'elles exercent leurs activités dans un périmètre
géographique restreint (ATF 131 III 572 consid. 4.4; 95 II 456 consid. 2; arrêt 4A_83/2018
du 1 octobre 2019 consid. 3.1 ; arrêt 4A_167/2019 du 8 août 2019 consid. 3.1).
Le caractère distinctif (par opposition au caractère générique) d'un élément composant
la raison de commerce peut être originaire ou s'être imposé par l'usage du signe dans le
commerce (Verkehrsdurchsetzung ; arrêt 4A_630/2018 du 17 juin 2019 consid. 4.2.2).
Les raisons de commerce ne doivent pas seulement se différencier par une comparaison
attentive de leurs éléments, mais aussi par le souvenir qu'elles peuvent laisser (ATF 131
III 572 consid. 3 p. 576; 128 III 401 consid. 5). En droit des raisons de commerce, tous
les signes n'ont pas la même importance pour l'appréciation du risque de confusion.
Selon la jurisprudence, il convient surtout de prendre en compte les éléments frappants
que leur signification ou leur sonorité mettent particulièrement en évidence, si bien qu'ils
ont une importance accrue pour l'appréciation du risque de confusion (ATF 131 III 572
consid. 3; 127 III 160 consid. 2b/cc; ATF 122 III 369 consid. 1). Cela vaut en particulier
pour les désignations de pure fantaisie, qui jouissent généralement d'une force
distinctive importante, à l'inverse des désignations génériques appartenant au domaine
public (arrêt 4A_167/2019 du 8 août 2019 consid. 3.1 ; arrêt 4A_590/2018 du 25 mars
2019 consid. 2.1).
Est partant moindre l'étendue de protection pour des raisons de commerce qui touchent
au domaine public et ne jouissent d'aucune notoriété élevée. Toutefois, les raisons de
commerce dont le contenu consiste essentiellement en de telles désignations
génériques bénéficient en principe de la protection de leur usage exclusif selon l'art. 956
CO (ATF 128 III 224 consid. 2b). Aussi celui qui emploie comme éléments de sa raison
sociale des désignations génériques identiques à celles d'une raison plus ancienne a-t-
il le devoir de se distinguer avec une netteté suffisante de celle-ci en la complétant avec
des éléments additionnels qui l'individualiseront (consid. 5.3 non publié de l'ATF 130 III
478; ATF 122 III 369 consid. 1 ; arrêt 4A_541/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3). A
l'endroit d'une raison de commerce antérieure présentant de mêmes désignations
génériques que la raison subséquente, des adjonctions qui se distinguent relativement
faiblement peuvent déjà produire une différenciation suffisante (ATF 122 III 369 ; arrêt
4A_167/2019 du 8 août 2019 consid. 3.1).
Il a ainsi été jugé que l'ajout "Frauenfeld", en raison de la faible force distinctive de cette
indication de lieu, ne présentait pas une individualisation suffisante à l'endroit de la raison
"Merkur Immobilien AG" (ATF 88 II 293 consid. 3). Il en va de même de l'adjonction
"Finanz" à propos de la raison sociale "Aussenhandels AG" (ATF 100 II 224 consid. 3).
Il a encore été admis qu'il n'était pas suffisant de faire précéder de l'article défini allemand
"Die" le substantif "Wache", élément principal de la raison sociale plus ancienne "Wache
AG" (ATF 128 III 224 consid. 2d). A également été admis l’existence d’un risque de
confusion entre les raisons sociales Mipa Lacke + Farben AG d’une part et MIPA
Baumatec AG de l’autre. En effet, compte tenu de l'élément distinctif concordant, du fait
que les deux sociétés avaient des buts sociaux similaires et s’adressaient pour
l’essentiel au même cercle de clientèle, le Tribunal fédéral a considéré que les
adjonctions « Lacke + Farben », respectivement « Baumatec », perçues au moins en
partie comme descriptives, ne permettaient pas d'écarter un risque de confusion. A tout
le moins, le public visé était amené à supposer l'inexistence d'un lien juridique ou
économique avec l'intimée (arrêt 4A_123/2015 du 25 août 2015).
A l’inverse, le Tribunal fédéral a nié tout risque de confusion entre les raisons sociales
"SMP Management Programm St. Gallen AG" et "MZSG Management Zentrum St.
Gallen" en particulier au motif qu'il y avait une nette distinction entre les acronymes
"SMP" et "MZSG" (ATF 122 III 369 consid. 2b ; arrêt 4C.120/2005 du 7 septembre 2005
consid. 3). Il en va de même en ce qui concerne les raisons de commerce Arveron SA
et ARVEYRON-RHÔNE Sàrl. La Haute Cour a en effet estimé que le terme Arveron,
issu de la contraction des noms de l'Arve et du Rhône, constituait une désignation de
fantaisie jouissant d’une force distinctive moyenne. Même si la force distinctive de
l'élément additionnel, qui ne constituait pas une simple indication de lieu, était
relativement faible, l'impression globale qui ressort du signe litigieux permettait d'écarter
un risque de confusion (arrêt 4A_167/2019 du 8 août 2019). Elle a également nié tout
risque de confusion entre les raisons sociales "SRC Wirtschaftsprüfungen GmbH" und
"SRC Consulting GmbH", au motif que l’acronyme SRC n’était doté que d’une faible
force distinctive (arrêt 4A_541/2018 du 29 janvier 2019).
13.2 En l’espèce, la demanderesse a été inscrite au registre du commerce sous la raison
sociale Swiss Bag Company Sàrl le 31 octobre 2003. Sa raison sociale est donc
antérieure à celle de la défenderesse, inscrite au registre du commerce le 9 avril 2019.
Dans l’examen de la force distinctive et du risque de confusion des deux raisons de
commerce, il convient de faire abstraction des terminaisons « Sàrl » et « GmbH » (dont
la signification est au demeurant identique) d’usage obligatoire (art. 950 CO et 116a
ORC) et destinées à renseigner sur la forme juridique des sociétés. Les termes
« swiss », « bag » et « company » dans la raison sociale de la demanderesse sont tirés
du domaine public et constituent des signes purement génériques. Traduits littéralement
par « suisse », « sac » et « entreprise », leur association ne produit pas un résultat
insolite, qui permettrait de retenir la qualification de signe de fantaisie et n’a d’autre but
que d’informer sur le champ d’activité de la société. La raison sociale présente dès lors
une force distinctive faible et ne peut prétendre qu’à une protection limitée. Un ajout
faiblement distinctif peut ainsi déjà suffire à différencier la nouvelle raison de celle
antérieure, d’autant que le but social respectif des parties ne se recoupe pas.
La raison sociale de la défenderesse se distingue de celle de la demanderesse par
l’absence du terme « Company », l’ajout d’un « s » au terme « bag » et par la
suppression de l’espace entre les mots swiss et bags.
L’ajout du « s » ne modifie guère la sonorité du nom pris dans son ensemble. Il fait
uniquement référence au pluriel et n’a dès lors pas non plus d’impact sur le sens des
deux raisons sociales qui font référence à des sacs suisses. Il ne retient ainsi pas
l’attention.
Le fait que l’une des raisons sociales se présente sous trois termes séparés et l’autre en
un seul ne se remarque qu’à l’écrit et n’est partant pas propre à supprimer leur similitude.
C’est donc avant tout la suppression du mot « Company » qui est susceptible de
différencier les deux noms. D’un point de vue purement auditif, il est bien perceptible et
sa suppression raccourcit sensiblement la raison sociale (cinq syllabes pour la
demanderesse ; deux pour la défenderesse). Le fait qu’il soit placé à la fin du nom de la
demanderesse lui confère cependant une importance secondaire par rapport aux termes
Swiss et Bag similaires dans les deux raisons de commerce. Sur le plan sémantique, le
terme « Company », largement répandu dans les raisons de commerce et qui comme
on l’a vu signifie en français « entreprise », n’apporte aucune information supplémentaire
sur la société, en particulier sur son activité, de sorte que des tiers auront tendance à en
faire abstraction, voire à penser à que les deux entités sont apparentées, ce qui, selon
la jurisprudence rappelée plus haut, constitue déjà un risque de confusion. Il ne suffit
ainsi pas à distinguer les deux sociétés. Le présent cas se rapproche ainsi de la
jurisprudence précitée concernant l’ajout du mot "Finanz" à la raison sociale
"Aussenhandels AG" (ATF 100 II 224 consid. 3).
Prises globalement, les trois différences précitées sont également manifestement
insuffisantes pour pallier le réel risque de confusion. Ce risque est identique dans toutes
les régions linguistiques de Suisse, puisque les deux raisons sociales sont libellées en
anglais, langue utilisée sur le plan international.
Certes, les exemples de méprises fournis par la demanderesse se rapportent tous à des
relations commerciales entre des tiers et la société espagnole Swissbags Europa SL et
non pas la défenderesse. De même, si l’on introduit dans le moteur de recherche Google
la raison sociale de la demanderesse, on ne trouve pas trace de la défenderesse ou de
ses activités. A l’inverse une recherche avec la raison de commerce de la défenderesse,
qui correspond exactement à la marque de la demanderesse, aboutit sur le site internet
et le compte Facebook de la demanderesse, ainsi que sur les sites des différents points
de vente de ses produits. De même, la recherche « swissbags » dans l’annuaire en ligne
local.ch donne les coordonnées de la demanderesse, à l’exclusion de la défenderesse.
Ceci s’explique par le fait que la défenderesse n’exerce pour l’heure effectivement
aucune activité, ne possède pas de site internet, ni de compte sur les réseaux sociaux
et n’est pas inscrite dans l’annuaire. L’absence de la défenderesse sur le marché
économique suisse ne fait cependant pas obstacle au droit de la demanderesse à la
protection de sa raison de commerce, qui est indépendant de l’existence d’un rapport de
concurrence. Au demeurant, cette situation pourrait évoluer à l’avenir.
Partant, il convient d’admettre que la raison sociale de la défenderesse présente des
similitudes avec celle de la demanderesse telles qu’elles créent un risque de confusion.
La conclusion no VII de la demande doit dès lors être accueillie et ordre est donné à la
défenderesse de modifier, dans un délai de soixante jours dès l’entrée en force du
présent jugement, l’inscription de sa raison sociale au registre du commerce suisse, sous
la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à
une décision de l’autorité. Cette sanction paraît suffisante, d’autant que rien n’indique
que la défenderesse ne s’exécutera pas. Partant, il n’apparaît pas utile d’assortir
l’injonction d’une amende de 1000 fr. par jour d’inexécution, comme requis par la
demanderesse au chiffre IX de ses conclusions, d’autant qu’en l’état, la demanderesse
ne risque pas de pâtir d’une exécution tardive, faute de rapport de concurrence entre les
parties.
14.
14.1 Selon l'art. 1 LPM, la marque est un signe propre à distinguer les produits ou les
services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (al. 1).
Sont exclus de la protection notamment les signes appartenant au domaine public, sauf
s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés (art.
2 let. a LPM). L'absence de force distinctive ou le besoin de libre disposition caractérisent
les signes du domaine public. Un signe en soi dépourvu de force distinctive peut
néanmoins s'imposer dans le commerce à titre de marque (Verkehrsdurchsetzung)
lorsqu'une part importante des destinataires du produit ou des services concernés le
perçoivent comme une référence à une entreprise déterminée, sans qu'il soit nécessaire
que celle-ci soit connue nommément. Encore faut-il que le signe ne soit pas soumis,
dans le cas particulier, à un besoin de libre disposition absolu, lequel empêchera alors
l'enregistrement comme marque imposée. L'assujettissement d'un signe à un besoin de
libre disposition absolu suppose que l'emploi dudit signe est nécessaire au commerce et
doit, de ce fait, rester à la libre disposition de tous les concurrents; cette condition ne doit
pas être examinée de façon générale pour le type de signe en cause, mais bien en
rapport avec le produit ou les services concernés. Sont des signes appartenant au
domaine public : les signes banals ou communs, soit les chiffres ou lettres isolés, les
couleurs ou formes géométriques simples; les signes descriptifs et les désignations
génériques, soit les références à la nature, aux propriétés, à la composition ou à l'emploi
d'un produit; les signes libres, qui ont perdu leur caractère distinctif en raison d'un usage
généralisé; les indications géographiques (ATF 134 III 314 consid. 2.3.2 p. 319/320,
consid. 2.3.4 p. 321 et consid. 2.3.5 p. 321/322; 131 III 121 consid. 4.1 p. 126/127 et
consid. 4.4 p. 130/131; cf. également arrêt 4A_370/2008 du 1er décembre 2008 consid.
5, consid. 5.1, consid. 6.1 et consid. 6.2, in sic! 3/2009 p. 167).
Selon la jurisprudence, le caractère intrinsèquement banal d'un signe ne suffit pas pour
assujettir ledit signe à un besoin de libre disposition absolu; ce sont les circonstances du
cas qui seront déterminantes (ATF 134 III 314 consid. 2.3.3 p. 320/321; 131 III 121
consid. 4.3 p. 129). En ce qui concerne les signes descriptifs et les désignations
génériques, le besoin de libre disposition a été reconnu pour des expressions attribuant
certaines qualités à la marchandise, telles que «beau», «bel», «belle», «super», «bon»,
«fin», pour autant que ces désignations soient descriptives en relation avec le produit
concerné, ainsi que pour des mots tels que «pain», «chaussure», «vêtement», «laine»,
«coton», ou encore «touring» dans le domaine des fournitures ou des services
concernant l'automobile ou les voyages en automobile. Quant aux signes libres, la
question du besoin de libre disposition ne se pose pas à leur sujet (ATF 131 III 121
consid. 4.2 p. 127/128 et les arrêts cités ; arrêt 4A_434/2009 du 30 novembre 2009
consid. 3).
Si la marque consiste en une désignation générique, son rapport avec le produit doit être
tel que son caractère descriptif soit reconnaissable sans effort particulier de
raisonnement ou d'imagination (ATF 116 II 609 consid. 1c, 114 II 371 consid. 1 et les
arrêts cités). Dans l'examen d'une marque composée de plusieurs mots appartenant au
domaine public, il convient de se fonder sur l'impression d'ensemble laissée par la
combinaison des termes pour déterminer si la marque présente un caractère distinctif
suffisant. Il est, en effet, possible que l'association de deux mots en eux-mêmes tirés du
domaine public crée une désignation de fantaisie susceptible d'être protégée (ATF 104
Ib 138 consid. 2). Dans l’arrêt précité 4A_434/2009 du 30 novembre 2009, le Tribunal
fédéral a jugé que le seul terme « RADIO », à la fois dépourvu de caractère distinctif et
soumis à un besoin de libre disposition absolu, ne pouvait être protégé comme signe
seul. En revanche, le signe RADIO SUISSE ROMANDE n'était pas soumis à un besoin
de libre disposition absolu. Dès lors qu’il s’était imposé comme marque pour les services
en cause des classes 38 et 41, il pouvait être enregistré comme marque.
Pour juger du caractère descriptif ou non d'une marque verbale, il faut considérer d'une
part l'effet auditif, d'autre part l'effet visuel du ou des mots utilisés sur les destinataires
du produit commercialisé sous cette marque. La jurisprudence attache cependant une
importance prédominante au premier, qui se grave le mieux dans le souvenir de
l'acheteur moyen (ATF 120 II 144 consid. 3b/aa, 100 Ib 250 consid. 3 et les arrêts cités).
Au demeurant, pour que la protection légale lui soit refusée, il suffit que le signe litigieux
appartienne au domaine public dans une seule région linguistique du pays (ATF 96 I 752
consid. 2b et les arrêts cités ; arrêt 4C.403/1999 du 16 février 2000 consid. 3).
Pour ce qui est des désignations géographiques, la jurisprudence part du constat que la
mention d'un nom géographique est habituellement comprise comme une indication de
provenance (ATF 135 III 416 consid. 2.2 p. 419). Selon l'art. 47 al. 1 LPM, l'indication de
provenance se définit comme toute référence directe ou indirecte à la provenance
géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou
à la qualité, en rapport avec la provenance. Les indications de provenance directes -
c'est-à-dire les noms de ville, de lieu, de territoire, de région ou de pays - sont soumises
en principe à un besoin de libre disposition, dès lors que chaque producteur ou
fournisseur doit pouvoir indiquer la provenance de ses biens ou services et qu'il ne doit
pas être empêché de le faire en raison de marques de concurrents (cf. ATF 128 III 441
consid. 1.1 p. 443 «Appenzeller», 454 consid. 2.1 p. 458 «Yukon»; Eugen Marbach,
Markenrecht, SIWR vol. III/1, 2e éd. 2009, n° 389 p. 121 ; arrêt 4A_434/2009 du
30 novembre 2009 consid. 3).
14.2 Le titulaire d'une marque peut interdire à des tiers l'usage des signes similaires et
destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque
de confusion (art. 3 al. 1 let. c et 13 al. 2 LPM).
Un risque de confusion au sens de l'art. 3 al. 1 let. c LPM existe lorsque la fonction
distinctive de la marque antérieure est atteinte par l'utilisation du signe le plus récent. On
admettra cette atteinte lorsqu'il est à craindre que les milieux intéressés se laissent
induire en erreur par la similitude des signes et imputent les marchandises qui le portent
au faux titulaire; on l'admettra aussi lorsque le public arrive à distinguer les signes mais
présume des relations en réalité inexistantes, par exemple en y voyant des familles de
marques qui caractérisent différentes lignes de produits de la même entreprise ou des
produits d'entreprises liées entre elles (ATF 128 III 96 consid. 2a; 127 III 160 consid. 2;
122 III 382 consid. 1).
Selon la jurisprudence, il existe une interaction entre la similitude des signes et celle des
produits et services; plus les produits et services pour lesquels les marques sont
enregistrées sont proches, plus il y a un risque de confusion et plus le signe postérieur
devra se distinguer du signe antérieur pour exclure ce risque, et inversement (ATF 128
III 96 consid. 2a; 122 III 382 consid. 1 et consid. 3a). Il convient d'être particulièrement
strict lorsque les deux marques sont destinées à des types de marchandises identiques
(ATF 122 III 382 consid. 3a).
La sphère de protection d'une marque dépend de sa force distinctive. Pour les marques
faibles, la sphère est plus restreinte que pour les marques fortes. Ainsi, pour les marques
faibles, des différences plus modestes suffiront déjà à créer une distinction suffisante.
Sont considérées comme faibles, en particulier, les marques dont les éléments
essentiels dérivent des notions descriptives utilisées dans le langage courant. En
revanche, sont considérées comme fortes les marques imaginatives ou qui ont acquis
une notoriété dans le commerce (ATF 122 III 382 consid. 2a).
De plus, il est important de savoir à quel cercle de consommateurs les produits sont
adressés et dans quelles circonstances ils sont vendus. Pour les articles de masse
d'usage quotidien, il faut compter avec une attention moindre et une capacité de
différenciation plus restreinte des consommateurs que pour des produits spécialisés,
dont le marché est limité à un cercle plus ou moins fermé de professionnels (ATF 126 III
315 consid. 6b/bb ; 122 III 382 consid. 3a).
Contrairement au droit de la concurrence déloyale, les signes litigieux doivent être
comparés en tant que tels, tandis que les circonstances extérieures ne sont pas prises
en considération (arrêts 4A_28/2021 du 18 mai 2021 consid. 6.5 ; 4A_335/2019 du
29 avril 2020 consid. 7.2, non publié in ATF 146 III 225).
15. La défenderesse oppose à la demande l’argument tiré de la nullité de la marque de
la demanderesse, au motif qu’elle appartiendrait au domaine public (p. 183).
La désignation swissbags, qui signifie sacs suisses, est effectivement purement
descriptive. On peut également concevoir qu’il existe un besoin de libre disposition pour
la concurrence. La désignation swissbags paraît cependant s’être imposée comme
marque. Les produits sont en effet largement commercialisés en Suisse au travers de
différents distributeurs. Les produits de la marque swissbags ont été sélectionnés dans
le cadre d’un test portant sur les valises à roulettes, ce qui prouve qu’ils sont bien
implantés en Suisse. Ils sont cités dans différentes revues de consommation. L’IPI avait
admis l’usage comme marque du signe litigieux pour les valises et sacs de sport depuis
juillet 2012.
En tout état de cause, la question de savoir si la désignation swissbags s’est imposée
comme marque peut demeurer ouverte. En effet, les conclusions de la demanderesse
tendant à ce qu’il soit fait interdiction à la défenderesse de faire usage sa marque ne
peuvent de toute façon pas être accueillies pour les motifs exposés infra.
16. La défenderesse dénie également à la demanderesse tout droit à la protection de
sa marque, pour le motif qu’elle renfermerait une indication de provenance sans
respecter les conditions de l’art. 48c LPM.
Contrairement à ce qui est mentionné dans l’ordonnance de preuves (p. 664), le fardeau
de la preuve de l’exactitude de l’indication de provenance appartient à son utilisateur
(art. 51a LPM).
En l’occurrence, cette preuve a été rapportée. La fiduciaire a vérifié l’origine des coûts
de production des marchandises de la demanderesse et a attesté que plus de 60% de
ceux-ci étaient générés en Suisse (p. 780-781). Depuis le 1er janvier 2021, la
demanderesse dispose d’ailleurs de son propre site de production pour les articles de la
marque swissbags, équipé de machines industrielles et dans lequel s’activent 11
employés. Elle sous-traite une partie des travaux de couture à l’atelier d’Illarsaz des
E _________ et à l’atelier couture de la F _________, notamment, et a recours à
différents fournisseurs suisses (p. 953).
Seule la désignation swissbags en lien avec la commercialisation des sacs de marque
D________ fabriqués en Chine demeure problématique. L’attestation de la fiduciaire ne
permet pas d’établir que le coût de production de ces marchandises sont également à
hauteur de 60% d’origine suisse. En effet, la fiduciaire s’est fondée sur les coûts de
production globaux, sans distinguer selon la marque des produits. L’hypothèse que
l’origine suisse des coûts de production des marchandises swissbags puisse compenser
l’origine étrangère des coûts relatifs à la marchandise D _________ ne peut ainsi être
exclue. Selon la demanderesse, les sacs dénoncés par la défenderesse ont été
fabriqués avant l’entrée en vigueur de l’art. 48c LPM. Elle en veut pour preuve que, sur
son site, la mention « 2019 » figure sous la photo des sacs de marque D _________,
portant la désignation swissbags. Cette seule mention ne suffit pas à établir qu’il restait
des stocks antérieurs au 1er janvier 2017 et qu’elle n’en vend plus à compter du 1er janvier
Quoi qu’il en soit, on ne saurait en conclure que la marque de la demanderesse est nulle,
dès lors que l’usage principal qu’elle en fait est effectivement dédié à des produits
remplissant les conditions de l’art. 48c LPM. Il n’existe dès lors pas un motif absolu
d’exclusion au sens de l’art. 2 let. c ou d LPM. Tout au plus la mention de cette
désignation sur certains sacs D________ ou en lien avec leur commercialisation pourrait
faire l’objet d’une interdiction (art. 47 al. 3 let. a LPM). Cette question, qui ne permettrait
quoi qu’il en soit pas à la défenderesse de s’opposer à l’action, déborde cependant du
présent procès.
17.
La demanderesse a déposé une demande d’enregistrement pour sa marque
swissbags le 31 janvier 2017 pour la classe 18 : cuir et imitations du cuir, tous les
produits précités étant de provenance suisse. De son côté, la défenderesse a repris la
marque de EE _________, déposée auprès de l’IPI le 7 janvier 2014 pour la classe 35
de la classification de Nice pour les services de publicité, gestion des affaires
commerciales, administration commerciale, travaux de bureau. L’enregistrement de la
marque de la défenderesse est donc antérieur à celle de la demanderesse. Par ailleurs,
l’enregistrement d’une marque ne confère en principe une protection qu’à l’égard de
produits ou services identiques ou similaires à ceux visés par sa marque (principe de la
spécialité).
La demanderesse allègue cependant que sa marque a acquis en Suisse une haute
renommée (p. 151, all. no 51). Il convient d’examiner ce point, qui permettrait à la
demanderesse de s’opposer à tout usage d’une marque similaire, sans limitation de la
nature des produits ou services offerts sous cette marque (arrêt 4A_128/2012 du 7 août
2012 consid. 4.2). Par ailleurs, une marque de haute renommée doit aussi être qualifiée
de marque notoirement connue au sens de l’art. 3 al. 2 let. b LPM et 6bis de la
Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle révisée à Stockholm
le 14 juillet 1967 (CUP ; 0.232.04) (l’inverse n’est en revanche pas forcément vrai), ce
qui pourrait permettre une dérogation au principe de l’enregistrement consacré à l’art. 5
LPM (DAVID/FRICK, commentaire bâlois, n. 19 ad art. 15 LPM).
17.1 Aux termes de l’art. 15 LPM, le titulaire d’une marque de haute renommée peut
interdire à des tiers l’usage de cette marque pour tous les produits ou les services pour
autant qu’un tel usage menace le caractère distinctif de la marque, exploite sa réputation
ou lui porte atteinte (al. 1). Les droits acquis avant que la marque ne gagne sa haute
renommée sont réservés (al. 2).
La loi ne définit pas la haute renommée. Selon la jurisprudence fermement établie (ATF
130 III 748 consid. 1.1 p. 752 s. et les références), les critères déterminants pour décider
si une telle qualification s'applique à une marque donnée peuvent être déduits du but de
l'art. 15 LPM, lequel est de protéger les marques de haute renommée contre l'exploitation
de leur réputation, l'atteinte portée à celle-ci et la mise en danger du caractère distinctif
de la marque. Semblable protection se justifie lorsque le titulaire de la marque a réussi
à susciter une renommée telle que cette marque possède une force de pénétration
publicitaire utilisable non seulement pour commercialiser les produits et fournir les
services auxquels elle était destinée à l'origine, mais encore pour faciliter sensiblement
la vente d'autres produits ou la fourniture d'autres services. Cela suppose que la marque
jouisse d'une considération générale auprès d'un large public. Pour admettre l'existence
d'une marque de haute renommée, il ne suffit pas que la marque soit connue par un
pourcentage élevé de personnes, car cela ne permettrait plus de distinguer la haute
renommée d'une marque de sa notoriété. L'image positive que représente la marque
auprès du public est un critère qui ne doit pas être négligé. Il n'est cependant pas
nécessaire que cette image positive fasse l'unanimité en ce sens que les produits ou les
services désignés par la marque de haute renommée remporteraient tous les suffrages
sans exception. Ainsi, des marques de cigarettes peuvent acquérir une haute
renommée, quand bien même le fait de fumer et, partant, les substances utilisées à cette
fin sont désormais, comme tels, l'objet de controverses au sein du public.
La notion de haute renommée, au sens de l'art. 15 LPM, ressortit au droit; en revanche,
le fait de savoir si une marque est connue d'un large public et si elle bénéficie d'une
image positive auprès des personnes qui la connaissent sont des points de fait qui
doivent être allégués et prouvés par tous moyens adéquats, à l'exemple d'un sondage
d'opinion, à moins d'être notoires (ATF 130 III 748 consid. 1.2 p. 753 ; arrêt 4A_128/2012
du 7 août 2012 consid. 4.1).
17.2.1
En l’espèce, la renommée de la marque swissbags n’est pas notoire,
contrairement à celle de Coca-Cola (ATF 116 II 463) ou de Nestlé (ATF 130 III 748), de
sorte qu’il appartenait à la demanderesse d’en apporter la preuve. Celle-ci n’a pas
sollicité la mise en œuvre d'un sondage, sur une base contradictoire et sous contrôle
judiciaire, pour établir que la marque swissbags s'est imposée comme une marque de
haute renommée. Elle n’a pas davantage déposé de rapport d’une enquête
démoscopique qu’elle aurait commandée (ATF 131 III 121 consid. 7.3 p. 134 s.). Il
ressort des comptes que la société a pris son essor à compter de 2013. Son chiffre
d’affaires brut (toutes marques confondues) des dix dernières années se situe entre 1 et
3 millions et semble relativement stable (compte tenu du Covid). La durée relativement
courte de son assise sur le marché suisse et le volume et l’évolution de son chiffre
d’affaires, qui paraît certes déjà important sans néanmoins être particulièrement élevé
au vu de la valeur unitaire des articles, ne permettent pas d’inférer l’existence d’une
marque de haute renommée. A titre de preuve de son allégation, elle se réfère aux
pièces 4 à 18 déposées en cause. Or, ces documents attestent du fait que les produits
de la demanderesse de la marque swissbags sont commercialisés en Suisse par
plusieurs distributeurs et que la qualité des valises à roulettes a été reconnue dans un
test. S’il est patent que ces marchandises remportent un certain succès et que certaines
d’entre elles à tout le moins sont de qualité, cela ne suffit cependant pas encore à
conférer à la marque le statut de marque de haute renommée. A cela s’ajoute que,
comme on l’a vu, la demanderesse fait usage de la désignation swissbags également
en relation avec la commercialisation de produits dont il n’est pas établi que le coût de
fabrication est d’origine majoritairement suisse. Il paraît ainsi douteux qu’elle puisse se
prévaloir d’une utilisation en partie trompeuse (pour certains produits) pour prétendre
que sa marque aurait acquis une haute renommée.
17.2.2 A cela s’ajoute encore le principe de la priorité fondé sur le premier dépôt de la
marque de la défenderesse. Aussi, pour pouvoir interdir à la défenderesse tout usage
de sa marque, y compris pour les services couverts par l’enregistrement, il faudrait
encore que la demanderesse eût prouvé que son propre signe avait déjà acquis sa
notoriété au moment du dépôt de la marque de la défenderesse, soit le 7 janvier 2014
(art. 15 al. 2 LPM a contrario ; art. 3 al. 2 let. b LPM ; sur les conditions d’application de
cette disposition, cf. arrêt 4P.291/2000 du 19 février 2001 consid. 3c). Or, une telle
preuve n’a a fortiori pas été rapportée. Il ressort du préavis de l’IPI du 18 janvier 2018
ainsi que des pièces annexées au mémoire-demande que, jusqu’en juillet 2012, le signe
swissbags a été utilisé dans une représentation graphique différente de celle finalement
enregistrée (p. 212). Si la marque était déjà notoirement connue, la demanderesse n’en
aurait pas modifié le graphisme.
Au demeurant, l’art. 3 al. 2 let. b LPM ne s’applique, semble-t-il, que dans le cadre d’un
état de fait à caractère international (SCHLOSSER/MARADAN, commentaire romand,
Propriété intellectuelle, 2013, n. 176 ss ad art. 3 LPM ; STÄDELI/ BAUCHBAR BIRKHAÜSER,
commentaire bâlois, n. 183 ss ad art. 3 LPM), de manière à éviter qu’une personne
n’exploite en Suisse la notoriété d’une marque étrangère. Tel n’est pas le cas en
l’espèce, puisque la demanderesse a uniquement protégé sa marque en Suisse. Elle ne
peut dès lors pas invoquer l’art. 3 al. 2 let. b LPM.
18.
Faute d’avoir établi que sa marque jouissait d’une haute renommée, la
demanderesse ne peut se prévaloir des art. 3 al. 1 let. c et 13 LPM qu’à l’égard d’une
utilisation de la marque swissbags+ pour des produits similaires à ceux protégés par sa
propre marque, en raison à la fois de l’antériorité de la marque swissbags+ et de son
champ de protection bien distinct de la marque swissbags.
La demanderesse n’est pas parvenue à rapporter la preuve que la défenderesse utilisait
en Suisse sa marque pour des produits similaires à ceux visés par la marque swissbags.
Il ressort certes du dossier que des sacs de la marque swissbags+ ont été acquis en
Suisse. Il n’est cependant nullement établi qu’il s’agisse de marchandises produits ou
commercialisés par la défenderesse. Les sacs incriminés ont été vendus par
JJ________ AG, qui s’est fournie auprès du groupe MM________. Comme, on l’a vu, il
semble d’ailleurs que la défenderesse n’exerce en réalité aucune activité, ce qui exclut
l’usage indû de sa marque pour des produits similaires à ceux protégés par la marque
de la demanderesse. Par ailleurs, les sacs querellés, en polyester, ne constituent
nullement des imitations de cuir, de sorte qu’ils ne sauraient être qualifiés de produits
similaires à ceux protégés par la marque de la demanderesse.
19. La demanderesse se prévaut de la théorie de la transparence (ou Durchgriff) et
estime que les actes des autres sociétés du groupe auquel la défenderesse appartient
doivent lui être imputés.
19.1 Lorsqu'une personne fonde une société anonyme, il faut en principe considérer
qu'il y a deux sujets de droits distincts avec des patrimoines séparés: la personne
physique d'une part et la société anonyme d'autre part. Malgré l'identité entre la société
anonyme et son actionnaire unique, on les traite en principe comme des sujets de droits
distincts (arrêt 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 8.3.1, destiné à la
publication; ATF 128 II 329 consid. 2.4 p. 333 et les arrêts cités).
Selon la théorie de la transparence (ou levée du voile corporatif / Durchgriff), on ne peut
cependant pas s'en tenir dans tous les cas à l'existence formelle de deux personnes
juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société
anonyme appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même
personne, physique ou morale ; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas
des entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son
auteur, lequel, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit dès lors admettre, à
certains égards que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes
et que les rapports de droit liant l'un lient également l'autre. Ce sera le cas chaque fois
que le fait d'invoquer la dualité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une
atteinte manifeste à des intérêts légitimes. Ainsi, l'indépendance juridique entre
l'actionnaire unique et la société anonyme ne peut pas être invoquée dans un but qui ne
mérite pas la protection de la loi, comme par exemple pour éluder un contrat, une
prohibition de concurrence ou encore pour contourner une interdiction
(arrêt
5A_113/2018 déjà cité consid. 8.3.1 et les arrêts cités).
L'application du principe de la transparence suppose donc, tout d'abord, qu'il y ait identité
des personnes conformément à la réalité économique ou, en tout cas, la domination
économique d'un sujet de droit sur l'autre; il faut ensuite que la dualité soit invoquée de
manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié (arrêt 5A_113/2018 déjà
cité consid. 8.3.2 et les arrêts cités ; 4A_379/2018 du 3 avril 2019 consid. 4.1).
19.2
En l’espèce, la défenderesse appartient économiquement à Z _________ et
Y _________, qui détiennent également Swissbags Europa SL. Ce sont eux qui tiennent
les rênes de Swissbags GmbH, X _________ ne tenant le rôle que d’homme de paille,
de sorte qu’il y a bien, par personnes interposées, une identité économique entre les
sociétés suisse et espagnole.
Reste à examiner si la défenderesse exploite de façon abusive l’existence de l’entité
espagnole juridiquement indépendante pour contrecarrer les prétentions de la
demanderesse à son égard.
La défenderesse, qui, comme on l’a vu, est une coquille vide, n’a aucune influence sur
l’administration et la marche des affaires de Swissbags Europa SL. Elle apparaît au
contraire comme le pantin de la société espagnole, qui, au travers de ses actionnaires,
en tire les ficelles. La théorie de la transparence peut éventuellement permettre d’imputer
à Swissbags Europa SL les actes de la défenderesse, mais non l’inverse. Il n’y a pas
d’abus à invoquer l’indépendance juridique, puisque les actes de la société espagnole
sont bien les faits de celle-ci d’un point de vue économique. En effet, les agissements
de Swissbags Europa SL épinglés par la demanderesse relèvent de la politique
commerciale instaurée par ses propres organes et tendent à servir la marche de ses
propres affaires, de sorte qu’il n’y a pas de discrépance entre la réalité économique et le
statut juridique.
En tout état de cause, il n’est nullement démontré que la société espagnole vend sur le
marché suisse des sacs de la marque swissbags+. Son site n’est pas actif en Suisse et
les articles swissbags+ offerts à la vente sur amazone.fr, -it et -de ne sont pas livrables
en Suisse. Les allégués nos 278 et 280 de la demanderesse, selon lesquels Swissbags
Europa SL aurait indirectement accès au marché suisse au travers de la société
MM________, qui appartiendrait au même groupe, sont irrecevables pour les motifs
développés dans l’ordonnance du 16 novembre 2022 (p. 920 ss), auxquels la cour se
rallie. Ils ne sont d’ailleurs pas davantage prouvés. Le mail déposé sous pièce 79 (p.
la société espagnole, ni l’appartenance commune à un groupe. A cela s’ajoute que les
marchandises swissbags+ disponibles sur le marché suisse sont d’une part des produits
finis et d’autre part ne sont pas en cuir, ni en similicuir, ni ne s’en approchent. Il n’existe
ainsi pas de similitudes entre les produits protégés par la marque de la demanderesse
("cuir et imitation du cuir ; tous les produits précités étant de provenance suisse »), qui
visent des matières premières, et les marchandises litigieuses vendues en Suisse (arrêt
du TAF B-6804/2010 du 24 mars 2011, consid. 3.1 ; arrêt B-7057/2016 du 4 mai 2018
consid. 7.4). Elles sont certes similaires aux produits que la demanderesse produit sous
la marque swissbags. Le fait qu’elle fasse en pratique un usage extensif de sa marque
ne l’autorise cependant pas à revendiquer une protection sortant du cadre de
l’enregistrement.
20.
La demanderesse invoque l’art. 12 LPM (p. 158 ss et conclusion no IV) pour
prétendre que la défenderesse est déchue du droit d’utiliser sa marque. Aux termes de
cette disposition, si, à compter de l’échéance du délai d’opposition ou, en cas
d’opposition, de la fin de la procédure d’opposition, le titulaire n’a pas utilisé la marque
en relation avec les produits ou les services enregistrés, pendant une période
ininterrompue de cinq ans, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que
le défaut d’usage ne soit dû à un juste motif (al. 1). Si l’usage ou la reprise de l’utilisation
de la marque intervient après plus de cinq ans, le droit à la marque est restitué avec effet
à la date de la priorité d’origine, à condition que personne n’ait invoqué le défaut d’usage
en vertu de l’al. 1 avant la date du premier usage ou de la reprise de l’utilisation (al. 2).
Quiconque invoque le défaut d’usage doit le rendre vraisemblable; la preuve de l’usage
incombe alors au titulaire (al. 3).
20.1 Pour pouvoir maintenir son droit à la marque enregistrée, le titulaire doit utiliser
celle-ci de façon effective (art. 11 al. 1 LPM; sur la raison d'être de cette incombance,
ATF 139 III 424 consid. 2.2.1; arrêt 4A_509/2021 du 3 novembre 2022, consid. 3.3 et les
références citées). Il n'est pas tenu d'agir dès l'enregistrement: la loi lui laisse un délai
de carence de cinq ans (art. 12 al. 1 LPM), qui recommence à courir s'il interrompt
ultérieurement cet usage (arrêt 4A_509/2021, précité, consid. 3.3 et les références
citées). Le titulaire a ainsi le temps d'introduire sa marque sur le marché ou de s'adapter
à la situation économique (arrêt 4A_509/2021, précité, consid. 3.3 et les références
citées).
Lorsque, pendant une période ininterrompue de cinq ans, le titulaire d'une marque
protégée s'abstient de l'utiliser en relation avec les produits ou les services enregistrés,
il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage ne soit
dû à un juste motif (art. 12 al. 1 LPM). Toute personne peut alors demander la radiation
de la marque pour défaut d'usage auprès du juge civil (art. 35a al. 1 LPM). Depuis le 1er
janvier 2017, il existe également une procédure simplifiée de radiation pour défaut
d'usage de la marque qui se déroule auprès de l'IPI (art. 35a ss LPM; arrêt 4A_299/2017
du 2 octobre 2017 consid. 3.2). Saisi d'un telle demande, l'IPI doit la rejeter si le
requérant ne rend pas vraisemblable le défaut d'usage (art. 35b al. 1 let. a LPM) ou si le
titulaire de la marque rend vraisemblable l'usage de la marque ou un juste motif du défaut
d'usage (art. 35b al. 1 let. b LPM).
Celui qui invoque le défaut d'usage doit le rendre simplement vraisemblable (soit le
même degré de preuve que celui qui résulte de l'art. 32 LPM pour la procédure
d'opposition; arrêts 4A_515/2017 du 4 juillet 2018 consid. 2.3.2; 4A_299/2017, précité,
consid. 3.4). Il s'agit donc d'un assouplissement de la preuve par rapport à la certitude
découlant du principe général de l'art. 8 CC. La preuve au degré de la simple
vraisemblance ne nécessite pas que l'autorité soit convaincue du bien-fondé des
arguments de la partie demanderesse; l'autorité doit simplement disposer d'indices
objectifs suffisants pour que les faits allégués présentent une certaine vraisemblance,
sans devoir exclure qu'il puisse en aller différemment (ATF 144 II 65 consid. 4.2.2; 142
II 49 consid. 6.2; arrêt 4A_299/2017, précité, consid. 3.4). Par la nature des choses, il
est plus aisé de rendre vraisemblable l'usage d'une marque que son non-usage (arrêts
4A_515/2017, précité, consid. 2.3.2; 4A_299/2017, précité, consid. 3.4 et la référence
citée). En effet, vu qu'elle porte sur un fait négatif, la preuve du défaut d'usage est dans
la plupart des cas impossible à apporter (arrêts 4A_257/2014 du 29 septembre 2014
consid. 3.5; 4A_253/2008 du 14 octobre 2008 consid. 4.1). C'est par conséquent de
manière indirecte, sur la base d'un faisceau d'indices, que le défaut d'usage doit être
rendu vraisemblable (arrêt 4A_299/2017, précité, consid. 4.1).
Si le requérant parvient à rendre vraisemblable le défaut d'usage, il appartient alors au
titulaire de la marque de rendre vraisemblable l'usage de la marque ou un juste motif du
défaut d'usage. Le législateur ne dit pas ce qu'il entend par « usage de la marque ».
Doctrine et jurisprudence admettent que l'usage doit se faire en Suisse (ATF 107 II 356
consid. 1c; arrêt 4A_509/2021, précité, consid. 3.3 et les références citées). En effet, la
marque est protégée en Suisse, champ d'application de la LPM (cf. ATF 105 II 49 consid.
1a) ; aussi exige-t-on qu'elle exerce sa fonction distinctive sur ce territoire (arrêt
4A_509/2021, précité, consid. 3.3 et la référence citée). L'usage doit intervenir
conformément à la fonction de la marque, c'est-à-dire pour distinguer les produits ou les
services (« usage à titre de marque »). En d'autres termes, l'usage doit être public, la
marque devant être utilisée de telle façon que le marché y voie un signe distinctif (ATF
139 III 424 consid. 2.4; arrêt 4A_515/2017, précité, consid. 2.3.1). Il découle
implicitement de l'art. 11 al. 1 LPM que l'usage de la marque doit également être sérieux
(arrêts 4A_509/2021, précité, consid. 3.3; 4A_257/2014, précité, consid. 3.4).
Notamment, un usage purement symbolique, fait à seule fin de ne pas perdre le droit à
la marque, ne suffit pas; le titulaire doit manifester l'intention de satisfaire toute demande
de marchandise ou de service (ATF 102 II 111 consid. 3). Par ailleurs, l'usage doit être
économiquement raisonnable et intervenir dans le commerce. L'usage à des fins privées
ou à l'intérieur de l'entreprise ne suffit pas à maintenir le droit. Les usages commerciaux
habituels sont déterminants (arrêts 4A_515/2017, précité, consid. 2.3.1; 4A_257/2014,
précité, consid. 3.4 et les références citées). Dans l'examen du caractère sérieux de
l'usage, il convient de se fonder sur toutes les circonstances du cas particulier,
notamment les produits, les services et le type d'entreprise concernée, le chiffre
d'affaires usuel ainsi que l'étendue géographique, la nature et la durée de l'usage (arrêt
4A_257/2014, précité, consid. 3.4 et les références citées).
Déterminer si on est en présence d'un usage en tant que marque est une question de
droit (arrêts 4A_515/2017, précité, consid. 2.3.1; 4A_257/2014, précité, consid. 3.2).
Pour opérer cette qualification, il convient toutefois de se fonder sur la perception
(présumée) des personnes auxquelles s'adressent les produits enregistrés. Les
circonstances du cas particulier doivent, pour cela, être prises en considération,
notamment les habitudes de la branche concernée et la catégorie de marque en cause,
constatations qui relèvent du fait (arrêts 4A_515/2017, précité, consid. 2.3.1;
4A_257/2014, précité, consid. 3.2 ; arrêt 4A_464/2022 du 3 janvier 2023 consid. 3). La
période à prendre en considération s'étend sur les cinq années qui précèdent l'invocation
du défaut d'usage (arrêts du TAF B-2382/2020 du 18 janvier 2022 consid. 2.5 ; B-
65/2021 du 4 janvier 2022 consid. 3.1 ; B-2597/2020 du 26 août 2021 consid. 3.5 ; B-
2153/2020 du 02.05.2022).
Si d’emblée, le titulaire de la marque n’a pas l’intention de l’utiliser, l’enregistrement est
nul, sans qu’il soit nécessaire d’attendre le délai de carence. C’est le cas des marques
défensives déposées à seule fin d’élargir le champ de protection d’une marque utilisée.
De même, l’abandon de la marque avant l’expiration du délai conduit à la perte du droit.
La marque de réserve, déposée en vue d’un usage éventuel, ou seulement afin de
concéder des licences sont en revanche admissibles (MEIER, commentaire romand, n.
11 ad art. 12 LPM ; VOLKEN, commentaire bâlois, n. 4 ss ad art. 12 LPM).
20.2 En l’espèce, il ressort du dossier que la défenderesse n’a pas enregistré de chiffre
d’affaires en 2019 et 2020 et n’occupe pas d’employé. Aucun bien immobilier n’est
enregistré à l’actif du bilan, ni de loyer dans les charges (p. 699), de sorte qu’elle ne
semble pas disposer de locaux. Elle n’a pas de site internet et semble inexistante sur le
marché économique suisse, au point qu’elle n’apparaît même pas dans l’annuaire
téléphonique. Ces éléments suffisent à rendre vraisemblable l’absence d’usage de la
marque par la défenderesse. Les seules déclarations de X _________, selon lesquelles
Swissbags GmbH vendrait des licences portant sur la marque swissbags+ à des
entreprises étrangères, ne suffisent pas à apporter la preuve d’un usage, a fortiori en
Suisse.
La défenderesse, inscrite au registre du commerce depuis le 9 avril 2019, existait depuis
seulement un an lors de l’ouverture d’action. Pour pouvoir invoquer l’art. 12 LPM, la
demanderesse aurait dès lors dû rendre vraisemblable que le précédent propriétaire de
la marque, à savoir EE _________, n’en faisait pas ou plus usage. Or, un tel fait n’a pas
été allégué. Un tel non-usage du titulaire précédent de la marque swissbags+ n’a pas
davantage été rendu vraisemblable. Seuls les directeurs de la succursale suisse de
EE _________ ont été entendus en cause. Or, d’une part, il ressort de leur audition qu’ils
n’ont endossé ce titre que pro forma, sans exercer effectivement la direction de la
succursale, de sorte que leurs déclarations, au demeurant vagues et contradictoires (cf.
HH _________, p. 911, rép. 8 ; II _________, p. 916 ; p. 917, rép. 3.9), quant à
l’utilisation de la marque n’ont guère de valeur probante. D’autre part, ils pouvaient tout
au plus se prononcer sur l’utilisation par la succursale de la marque litigieuse, ce qui ne
veut pas encore dire que EE _________ ne faisait effectivement pas usage de la marque
swissbags+ en Suisse. Partant, la demanderesse ne peut pas se prévaloir de l’art. 12
LPM.
21. La demanderesse voudrait encore interdire à la défenderesse l’utilisation du terme
swiss, seul ou combiné avec d’autres termes, de même que de la croix fédérale, dans
toute marque ou autre signe distinctif, en relation avec la commercialisation ou la
promotion, notamment par le site internet à l’adresse www.swissbags.eu, de produits
fabriqués à l’étranger, en invoquant une violation des règles Swissness.
21.1
Alors que l’art. 47 al. 3 LPM interdit tout usage en général d’une indication de
provenance inexacte ou trompeuse, y compris celle contenue dans une raison sociale
ou une marque, l’art. 2 let c LPM traite de la question de savoir si une indication de
provenance inexacte ou trompeuse peut constituer un élément d’une marque
(STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, commentaire bâlois, n. 299 ad art. 2 LPM). Ainsi, la
référence dans une marque à une indication de provenance pour des produits qui n’ont
pas été fabriqués à cet endroit est trompeuse au sens de l’art. 2 let. c LPM, ce qui
constitue
une
motif
absolu
d’exclusion
de
la
protection
de
la
marque
(STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, commentaire bâlois, n. 298 ss ad art. 2 LPM ; arrêt
4A_357/2015 du 4 décembre 2015 consid. 4.2). Cela aura pour conséquence non
seulement que la marque ne bénéficiera d’aucune protection, mais pourra conduire à la
radiation
d’une
marque
déjà
enregistrée
(STÄDELI/BRAUCHBAR
BIRKHÄUSER,
commentaire bâlois, n. 323 ad art. 2 LPM). L'art. 47 al. 1 LPM définit de manière large
la notion d'indication de provenance, ce qui signifie que la mention d'un nom
géographique suffit en principe (ATF 135 III 416 consid. 2.2 p. 419). Pour déterminer si
l’origine du produit correspond à cette indication, il faut se référer à la législation dite
Swissness (art. 47 ss LPM ; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, commentaire bâlois, n.
299 et 322 ad art. 2 LPM).
Toute personne peut intenter une action en constatation, notamment pour faire constater
la nullité d’un droit, si elle dispose d’un intérêt (art. 52 LPM ; KILLIAS/DE SELLIERS,
commentaire romand, n. 70 ad 52 LPM). Par ailleurs, la personne qui subit ou risque de
subir une violation de son droit à la marque ou à une indication de provenance peut
ouvrir action en exécution d’une prestation, pour obtenir notamment l’interdiction ou la
cessation d’un comportement déterminé (art. 55 LPM). Si la doctrine est divisée quant à
savoir si la qualité pour agir doit être réservée à la personne qui est établie au lieu de
l’indication de provenance, il est en tous les cas exigé qu’elle produise ou commercialise
des marchandises similaires à ceux de la partie défenderesse (arrêt 6B_873/2017 du
12 mars 2018 consid. 1.3.4 ; FRICK, commentaire bâlois, n. 17 ad art. 55 LPM)
21.2 Comme déjà dit, il n’est pas établi que la défenderesse commercialise ou promeut
des produits, même si son but social permet en théorie une telle activité (« …Handel mit
Waren aller Art »). En réalité, comme on l’a vu, il semble qu’elle n’exerce pour l’heure
aucune activité. Le seul fait que sa raison sociale apparaisse sur le site internet de
Swissbags Europa SL ne permet pas de retenir une violation de sa part des articles 47
ss LPM. Il ne s’agit en effet ni de ses produits ni de son site internet et les marchandises
offertes à la vente sont désignées sous la marque dont Swissbags Europa SL est
effectivement titulaire à l’étranger. Partant, la promotion sur le site de Swissbags Europa
SL de produits de la marque swissbags+ ne peut être imputée à la défenderesse. Pour
les raisons déjà évoquées, la demanderesse ne peut se prévaloir de la théorie du
Durchgriff. A cela s’ajoute qu’il s’agit d’une activité située en dehors du champ
d’application territorial des articles 47 ss LPM et 13 de la Loi sur la protection des
armoiries de la Suisse et des autres signes publics (LPAP). Enfin, il n’est pas établi que
les produits offerts à la vente sur le site litigieux ne sont pas d’origine suisse (p. 351, all.
no 194). En particulier, l’article concerné par la pièce no 51 (p. 307) a été acquis en
Suisse non pas par le biais du site internet www.swissbags.eu mais auprès de
JJ________ AG. Comme il s’agit de marchandises provenant d’une société tierce, la
demanderesse ne peut se prévaloir de l’art. 52 LPM pour imputer à la défenderesse le
fardeau de la preuve de l’origine de ces biens.
La demanderesse a allégué que la défenderesse concédait aux sociétés affiliées au
groupe Swissbags Europa SL des licences d’utilisation de la marque swissbags+ et
participait ce faisant activement à une tromperie au sujet de la provenance des produits
vendus par le groupe (p. 240, all. no 140). Cette allégation, contestée par la
défenderesse, n’a pas été prouvée. En tout état de cause, l’octroi de licences portant sur
la marque suisse de la défenderesse ne serait pas propre à favoriser la vente de produits
du domaine de la bagagerie en Suisse, puisque cette marque porte sur des services
relevant de la classe 35. Cela vaut également pour la commercialisation de tels articles
à l’étranger, d’autant que la protection de la marque de la défenderesse est limitée au
territoire suisse. Partant, à supposer que la concession par la défenderesse de licences
à des sociétés du groupe soit établie, on ne voit pas comment cela pourrait favoriser une
violation des règles Swissness.
On peut certes se demander si la défenderesse remplit les conditions posées par les art.
49 et 49a LPM en lien avec les services relevant de la classe 35 pour lesquels la sa
marque est enregistrée. En effet, elle ne dispose actuellement pas d’un réel site
administratif en Suisse (art. 49 al. 1 let. b LPM). En particulier, elle n’a pas de locaux, ni
de personnel en Suisse, hormis son gérant, qui, comme on l’a vu, n’est qu’un homme de
paille. Comme elle n’exerce cependant pour l’instant aucune activité et ne fait ainsi pas
usage de la désignation swissbags+, on ne saurait retenir une violation des art. 49 et
49a LPM. En tout état de cause, même si tel était le cas, la demanderesse, qui n’est pas
une concurrente, en tant qu’elle n’offre pas de services dans le même domaine que la
défenderesse, ne pourrait agir en justice pour faire interdire à la défenderesse l’utilisation
indue du terme swiss.
22.
La demanderesse voudrait interdire à la défenderesse l’utilisation du nom de
domaine www.swissbags.eu, de même que toute promotion de ce site.
22.1 Si, d'un point de vue technique, le nom de domaine n'est qu'un instrument qui a
pour fonction d'identifier un ordinateur connecté au réseau, pour l'usager d'Internet il
désigne un site Web comme tel et permet de rechercher la personne qui l'exploite, la
chose ou les prestations qui s'y rattachent. Dans cette mesure, le nom de domaine est
en principe comparable à un signe distinctif, comme un nom, une raison sociale ou une
marque (ATF 126 III 239 consid. 2b et les références). La fonction d'identification des
noms de domaine a pour conséquence qu'ils doivent se distinguer suffisamment des
signes distinctifs appartenant à des tierces personnes et protégés par un droit absolu,
cela afin d'empêcher des confusions (ATF 128 III 353 consid. 3 p. 357 s.).
Partant, si le signe utilisé comme nom de domaine est protégé par le droit des raisons
de commerce, le titulaire des droits exclusifs y afférents peut en principe interdire au tiers
non autorisé l'utilisation de ce signe comme nom de domaine. En cas de collision entre
divers droits, il convient de peser les intérêts respectifs, afin de parvenir à la solution la
plus équitable possible (ATF 128 III 353 consid. 3 p. 357 s.; 126 III 239 consid. 2c; 125
III 91 consid. 3c).
Pour juger du risque de confusion entre la raison de commerce d'un titulaire et le nom
de domaine d'une autre personne, il faut tenir compte de l'adresse Internet qui permet
d'accéder à ce site, et non du contenu de celui-ci. C'est uniquement cette adresse qui
éveille l'intérêt du public et lui donne l'espoir d'obtenir des informations conformes à
l'association d'idées évoquée par le nom de domaine. Partant, il n'importe que les
services offerts dans le site soient de nature totalement différente de ceux proposés par
le titulaire de la raison de commerce (ATF 128 III 353 consid. 4.2.2.1 p. 363 ; arrêt
4A_630/2018 du 17 juin 2019 consid. 6.1).
22.2 En l’espèce, le site internet querellé n’appartient pas à la défenderesse, ni n’est
utilisé effectivement par celle-ci. Il appartient à Swissbags Europa SL. Au regard de la
conclusion no V, la défenderesse n’a dès lors pas la légitimation passive. Par ailleurs, le
nom du site correspond à la raison sociale et à la marque de son exploitant, de sorte
que la demanderesse ne peut se prévaloir d’une prérogative sur le nom de domaine
incluant le terme « swissbag ».
23. Reste enfin à examiner si tout ou partie des conclusions de la demanderesse, qui
n’ont pas trouvé d’assise dans la législation sur les raisons de commerce ou dans la
LPM, peuvent être accueillies au regard de la LCD.
23.1
La loi fédérale contre la concurrence déloyale vise à garantir, dans l'intérêt de
toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée (art.
1er LCD). Cette loi ne concerne donc que le domaine de la concurrence, compris comme
une compétition, une rivalité sur le plan économique entre des personnes qui offrent
leurs prestations. Pour que les normes réprimant la concurrence déloyale s'appliquent,
il ne suffit pas que le comportement incriminé apparaisse déloyal au regard de la liste
d'exemples reproduits aux art. 3 à 8 LCD, mais il faut encore qu'il influe sur les rapports
entre concurrents ou entre fournisseurs et clients (cf. art. 2 LCD in fine), notamment en
influençant la décision des clients (cf. ATF 132 III 414 consid. 4.1.2 p. 422). Autrement
dit, l'acte doit influencer le jeu de la concurrence, le fonctionnement du marché. S'il n'est
pas nécessaire que l'auteur de l'acte soit lui-même un concurrent, ni qu'il ait la volonté
d'influencer l'activité économique, l'acte doit cependant être objectivement propre à
avantager ou désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou
à accroître, respectivement diminuer ses parts de marché. La LCD ne protège pas la
bonne foi de manière générale, mais tend seulement à garantir une concurrence loyale
(cf. ATF 133 III 431 consid. 4.1; 131 III 384 consid. 3; 126 III 198 consid. 2c/aa; arrêts
6B_106/2018 du 5 septembre 2018 consid. 2.4.1; 6B_887/2016 du 6 octobre 2016
consid. 5.1 ; arrêt 6B_1038/2018 du 29 mai 2019 consid. 5.1).
Selon le principe de l'art. 2 LCD, est déloyal et illicite tout comportement ou pratique
commerciale trompeur ou qui viole de toute autre manière le principe de la bonne foi et
qui influe sur les relations entre concurrents ou entre fournisseurs et acheteurs. Agit de
manière déloyale, selon l'art. 3 al. 1 let. d LCD, notamment celui qui prend des mesures
qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les
prestations ou les affaires d’autrui. Les comportements par lesquels un concurrent
s'inspire inutilement des prestations d'un tiers ou exploite sa réputation sont donc
considérés comme déloyaux au sens des art. 2 et 3 al. 1 let. e LCD - indépendamment
du risque de confusion éventuel (ATF 135 III 446 consid. 7.1).
La création d'un risque de confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations
ou les affaires d'autrui, parfois appelée protection des signes distinctifs en droit de la
concurrence, englobe tous les comportements par lesquels le public est induit en erreur
par la création d'un risque de confusion, notamment pour exploiter la réputation des
concurrents (ATF 140 III 297 consid. 7.2.1 ; 135 III 446 consid. 6.1 ; 128 III 353 consid.
4 ; chaque fois avec renvois). L'existence d'un risque de confusion relevant du droit de
la concurrence déloyale doit être déterminée en fonction d'un comportement
concurrentiel concret (ATF 140 III 297 consid. 7.2.1 ; 129 III 353 consid. 3.3).
Contrairement aux dispositions réglementant les raisons de commerce, la violation de la
norme dans la LCD résulte du comportement du défendeur et donc des circonstances
de fait. En droit de la concurrence déloyale, les circonstances concomitantes peuvent
donc fonder ou supprimer un risque de confusion. Est donc déterminante une
comparaison
tant
des
signes
distinctifs
que
du
comportement
ultérieur
(SPITZ/BRAUCHBAR BIKHÄUSER, in : Loi fédérale contre la concurrence déloyale [LCD],
Jung/Spitz [éd.], 2e éd. 2016, n. 26 et 34 concernant l'art. 3 al. 1 let. d LCD°; HEINEMANN,
in°: UWG Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Heizmann/Loacker [Hrsg.],
2018, n. 39 ad art. 3 al. 1 let. d LCD). De la même manière, la jurisprudence du Tribunal
fédéral part du principe qu'un comportement réprouvé par l'art. 3 al. 1 let. d LCD (ou par
une autre disposition de la LCD) peut exister même si un risque de confusion en vertu
du droit des raisons de commerce est nié (ATF 128 III 224 consid. 2c ; arrêt 4A_125/2019
cité, consid. 3°; arrêt 6B_298/2013 du 16 janvier 2014 consid. 1.2.1).
Enfin, en droit de la concurrence, une confusion liée au produit n'est pas nécessaire.
Une confusion par rapport à l'entreprise est suffisante (ATF 116 II 365 consid. 3a ;
HEINEMANN, op. cit., n. 39 ad art. 3 al. 1 let. d LCD : SPITZ/BRAUCHBAR BIKHÄUSER, n. 28
ad art. 3 al. 1 let. d LCD; arrêt 4A_617/2021 du 23 août 2022 consid. 4.1).
La création d'un risque de confusion n'est pertinente du point de vue du droit de la
concurrence que dans la mesure où l’élément imité possède une force distinctive, en ce
sens qu'il est compris par le public comme une indication quant à sa provenance (une
entreprise déterminée), que ce soit en raison de son originalité ou de sa pénétration sur
le marché (ATF 135 III 446 consid. 6.2 ; 116 II 365 consid. 3b ; arrêt 4A_617/2021 du
23 août 2022 consid. 4.4.1
23.2 En l’espèce, il n’est pas établi que la défenderesse exerce une activité concurrente
à celle de la demanderesse. Il n’est pas davantage prouvé qu’elle favorise Swissbags
Europa SL au détriment de la demanderesse par un comportement déloyal.
Comme on l’a vu, elle n’est pas détentrice du site internet par lequel la société espagnole
fait la promotion de ses produits. La seule mention de sa raison sociale sur le site n’est
pas propre à favoriser illicitement les ventes. Ce n’est en effet pas cette mention qui est
de nature à tromper le consommateur sur l’origine et la qualité des produits. La référence
à la Suisse, qui retiendra l’attention de l’internaute, ressort avant tout de la marque et de
la raison sociale du producteur espagnol. Le consommateur ne s’attardera pas à
identifier le siège social des sociétés apparentées au producteur. Au demeurant, n’étant
pas l’exploitante du site, ce n’est, selon toute vraisemblance, pas elle qui a indiqué sa
raison sociale sur le site litigieux. Le seul fait de tolérer cette mention n’apparaît pas
comme illicite, en l’absence d’une obligation juridique d’agir pour préserver les intérêts
de la demanderesse.
Il n’est pas non plus établi que la défenderesse est l’ayant droit de comptes ouverts sur
les réseaux sociaux, par le biais desquels elle ferait la promotion de produits concurrents
à ceux de la demanderesse. Comme retenu en fait, c’est Swissbags Europa SL qui est
détentrice de tels comptes et les produits offerts en vente en ligne ne sont pas livrables
en Suisse.
L’acquisition par la défenderesse d’une marque très similaire à celle de la demanderesse
n’apparaît pas non plus comme contraire à la LCD. En particulier, si X _________ a
expliqué que sa société vendait à des sociétés étrangères des licences autorisant
l’usage de la marque swissbags+, il n’est ni allégué ni établi que Swissbags Europa SL
bénéficierait d’un tel arrangement. Elle n’en a, semble-t-il, pas besoin dès lors qu’elle est
propriétaire de sa propre marque swissbags+ en Europe et en Australie couvrant
notamment l’activité de vente au détail et en gros dans des commerces de portefeuilles,
valises, malles selon la classe 35 (cf. supa. consid. 7). Il n’est pas non plus établi que
l’enregistrement de la marque de la défenderesse ne servirait qu’à légitimer
l’enregistrement à l’étranger et l’utilisation par la société espagnole d’une marque
comportant le terme « swiss ». On notera d’ailleurs que Swissbags Europa SL a
enregistré sa marque le 20 juin 2007, soit bien avant la constitution de la défenderesse
(9 avril 2019) et l’enregistrement de la marque suisse swissbags+ (7 janvier 2014). La
demanderesse n’avance ni ne démontre que, sans l’existence d’une société suisse
apparentée et titulaire d’une marque identique à la sienne, la société espagnole ne
pourrait pas continuer à favoriser le commerce de produits fabriqués en Chine sous la
marque swissbags+.
De même, il n’est pas allégué ni prouvé qu’en choisissant une raison sociale très
similaire à celle de la demanderesse, la défenderesse risque d’influer sur les rapports
de concurrence entre Swissbags Europa SL et la demanderesse. En effet, celle-ci ne
prétend ni ne démontre que, sans l’existence de liens économiques avec la
défenderesse, Swissbags Europa SL ne pourrait pas continuer à utiliser sa raison
sociale. Elle doit quoi qu’il en soit en changer.
En résumé, s’il existe certes un risque de confusion, qui s’est d’ailleurs déjà réalisé, entre
les activités de Swissbags Europa SL et de la demanderesse, celui-ci est inhérent au
nom de domaine, aux noms des comptes ouverts sur les réseaux sociaux, à la raison de
commerce et à la marque de la société espagnole. L’on ne discerne en revanche pas en
quoi la défenderesse contribuerait à ce risque. Le seul fait qu’elle appartienne
économiquement aux actionnaires de Swissbags Europa SL ne suffit pas à lui imputer
un comportement contraire à la LCD. Comme on l’a vu, la théorie du Durchgriff n’est
d’aucun secours à la demanderesse, dès lors que la défenderesse ne se retranche pas
abusivement derrière les agissements d’une entité juridiquement indépendante pour se
dédouaner de toute responsabilité. Ce n’est en effet pas elle qui au travers des actes de
la société espagnole retire le bénéfice d’une distorsion de la concurrence. Swissbags
Europa SL est seule à l’origine du risque de confusion et c’est également cette entité
qui, selon la demanderesse, profite indûment de la réputation de sa marque et raison
sociale et d’une manière générale de la réputation des produits d’origine suisse. Si la
demanderesse est d’avis que des agissements de Swissbags Europa SL violent le Traité
conclu le 9 avril 1974 entre la Confédération Suisse et l’Etat Espagnol sur la protection
des indications de provenance, des appellations d’origine et des dénominations
similaires (0.232.111.193.32) ou la CUP, il lui appartenait d’ouvrir action contre cette
société. En tout état de cause, il n’est pas établi que la société espagnole est active sur
le sol suisse, autrement dit qu’il existe un rapport de concurrence entre Swissbags
Europa SL et la demanderesse. En particulier, les exemples de confusion fournis par la
demanderesse concernent des relations contractuelles nouées à l’étranger.
24. La demanderesse conclut au paiement de 50'000 fr. à titre de dommages-intérêts,
alternativement à titre de restitution du gain illicite.
Il ressort des considérants précédents que seule la raison sociale utilisée par la
défenderesse ne se distancie pas suffisamment de celle de la demanderesse. Cet
élément n’a engendré aucun préjudice pour la demanderesse. Comme on l’a vu, la
défenderesse n’a jusqu’à présent pas exercé d’activité et semble inexistante sur le
marché suisse. Elle n’a d’ailleurs pas le projet d’exercer une activité concurrente à celle
de la demanderesse, mais semble vouloir se consacrer à la vente de licences. On ne
voit dès lors pas comment la similitude des raisons de commerce aurait pu causer une
dommage pour cette dernière, notamment en lui faisant manquer l’occasion de conclure
des ventes. A tout le moins, elle ne l’a pas établi. L’évolution à la baisse de son chiffre
d’affaires à compter de 2019 peut avoir diverses causes et ne suffit dès lors pas à
prouver un dommage en lien de causalité avec l’inscription au registre du commerce en
2019 d’une société portant un nom avoisinant. En réalité, les cas de confusion établis en
cause ont tous trait à la société espagnole active dans le même domaine que la
demanderesse. De son côté, la défenderesse n’a retiré aucun gain économique du
potentiel risque de confusion avec la demanderesse. Il ressort notamment de ses
comptes qu’elle ne réalise pratiquement pas de recettes. Partant, la conclusion no X doit
être rejetée.
25. En définitive, seule la conclusion no VII est admise, en ce sens qu’ordre est donné
à la défenderesse de modifier sa raison sociale. Pour le surplus, l’action est rejetée.
26. Vu le sort de la demande, les frais, fixés à 12'900 fr. (émolument : 11'599 fr. 40 ;
témoins : 228 fr. 20 : frais de traduction : 972 fr. 40 ; huissier : 100 fr. ; art. 16 al. 1 LTar),
sont mis à raison de 9/10èmes à la charge de la demanderesse (11'610 fr.) et d’1/10ème
à celle de la défenderesse (1290 fr.) (art. 106 CPC). Vu les avances effectuées, à savoir
12'300 fr. par la demanderesse et 600 fr. par la défenderesse, la seconde versera à la
première 690 fr. à titre de remboursement d’avance.
Les parties ont chacune déposé des listes de frais de respectivement 55'052 fr. 95 pour
la demanderesse et 74'252 fr. 24 pour la défenderesse. Ces montants sortent de la
fourchette prévue à l’art. 32 LTar (de 12'800 à 17'600 francs pour une valeur litigieuse
de 199'000 fr.), sans motivation aucune, alors que la demanderesse a elle-même chiffré
la valeur litigieuse à 199'000 fr. et que la défenderesse estimait même que le montant
articulé était trop élevé. Les notes d’honoraires déposées par la demanderesse ne
détaillent ni les activités, ni leur durée, ni le tarif horaire. Le décompte de la défenderesse
n’indique pas le temps décompté pour chaque activité. Dans ces conditions, il n’est pas
possible pour l’autorité de céans de vérifier et discuter du bien-fondé des prétentions à
titre de dépens des parties. Tout au plus peut-on relever que le tarif horaire appliqué par
la défenderesse pour certaines opérations excède largement celui usuellement admis
en Valais de 260 fr./heure, TVA en sus. En définitive, au vu de la valeur litigieuse et de
la difficulté de la cause, les dépens des parties sont arrêtés, en application des art. 4,
27, 29 al. 1 et 32 al. 1 LTar, à 3000 fr. pour la demanderesse et à 30'000 fr. pour la
défenderesse (honoraires et débours inclus).
Par ces motifs,
Prononce
Ordre est donné à Swissbags GmbH de modifier, dans un délai de soixante jours
dès l’entrée en force du présent jugement, l’inscription de sa raison sociale au
registre du commerce suisse, sous la menace de la peine d’amende prévue par
l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité.
Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée.
Les frais de justice, par 12'900 fr., sont mis à la charge de Swiss Bag Company Sàrl
à raison de 9/10èmes (11'610 fr.) et de Swissbags GmbH à raison de 1/10ème
(1290 fr.).
En conséquence, Swissbags GmbH versera à Swiss Bag Company Sàrl 690 fr. à
titre de remboursement d’avance.
Swiss Bag Company Sàrl versera à Swissbags GmbH une indemnité de 30'000 fr.
à titre de dépens.
Swissbags GmbH versera à Swiss Bag Company Sàrl une indemnité de 3000 fr. à
titre de dépens.
Sion, le 17 juillet 2023