Entscheiddatum: 03.12.2013Publikationsdatum: 03.01.2014
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IIB-4362/2012
Arrêt du 3 décembre 2013 Composition Pietro Angeli-Busi (président du collège),David Aschmann et Marc Steiner, juges,Pierre-Emmanuel Ruedin, greffier. Parties Harrington Development Inc.,représentée par M. Dominique Lusuardi, Dr. Lusuardi AG,recourante, contre Japan Tobacco Inc.,représentée par Inteltech SA,intimée, Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI,Stauffacherstrasse 65, 3003 Berne,autorité inférieure. Objet B-4362/2012Procédure d'opposition no 11831CH 2P-276'796 WINSTON / CH 613'651 WICKSON.B-4363/2012Procédure d'opposition no 11848CH 2P-276'796 WINSTON / CH 613'932 Wilton.
A. Décisions attaquées
A.a Opposition no 11831 "WINSTON / WICKSON" (B-4362/2012)
Déposée le 2 février 2011 par Harrington Development Inc. (ci-après : défenderesse ou recourante) et publiée le 1er avril 2011 sur Swissreg (), la marque suisse no 613'651 "WICKSON" (ci-après : marque attaquée 1) a été enregistrée pour les produits suivants :
Classe 34 : "Tabak ; Produkte aus Tabak, insbesondere Zigaretten ; Raucherartikel ; Anzünder/Feuerzeug ; Streichhölzer ; Aschenbecher."
Le 1er juillet 2011, Japan Tobacco Inc. (ci-après : opposante ou intimée) a formé opposition totale contre cet enregistrement auprès de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après : autorité inférieure). L'opposition se fonde sur la marque suisse no 2P-276'796 "WINSTON" (ci-après : marque opposante) déposée le 12 mai 1975 et enregistrée pour les produits suivants :
Classe 34 : "Cigarettes."
Par décision du 25 juillet 2012 (ci-après : décision attaquée 1), l'autorité inférieure a admis l'opposition et a révoqué, dans sa totalité, l'enregistrement de la marque attaquée 1. Elle constate tout d'abord l'identité des produits en cause en ce qui concerne les cigarettes ainsi que la similarité entres les cigarettes revendiquées par la marque opposante et les divers autres produits de la classe 34 revendiqués par la marque attaquée 1. Par ailleurs, selon l'autorité inférieure, du fait qu'elles sont toutes les deux constituées de 7 lettres, dont 5 sont communes et 4 se retrouvent même identiquement placées, que leur début ("WI-") et leur fin ("-ON") sont identiques, que leur partie centrale est passablement caractérisées par le son "S" et que leur suite de voyelles, leur nombre de syllabes et leur cadence sont également identiques, les signes "WINSTON" et "WICKSON" présentent des similitudes certaines sur les plans visuel et phonétique. Vu ces similitudes, le sens des signes en cause ne serait pas déterminant, ce d'autant qu'il n'existerait pas, entre ces signes, de différence au niveau de leur signification qui s'imposerait clairement et immédiatement. D'après l'autorité inférieure, l'impression d'ensemble qui se dégage des signes est très proche et il convient dès lors de conclure à leur similitude. Etant donné que la ville américaine "Winston" - qui ne se nomme d'ailleurs pas uniquement "Winston", mais bien "Winston-Salem" - est inconnue du consommateur suisse, l'autorité inférieure considère que la marque opposante ne constitue pas une indication de provenance. Dès lors qu'elle n'aurait pas de signification générique ou descriptive en rapport avec les produits revendiqués, elle jouirait d'un champ de protection normal. Dans ces conditions et vu le degré d'attention normal dont feraient preuve les consommateurs des produits en cause, le risque de confusion devrait être admis entre la marque opposante "WINSTON" et la marque attaquée "WICKSON". L'autorité inférieure laisse ainsi ouverte la question de savoir si la notoriété alléguée de la marque opposante lui confère un champ de protection éventuellement accru.
A.b Opposition no 11848 "WINSTON / Wilton" (B-4363/2012)
Déposée le 10 décembre 2010 par Harrington Development Inc. (ci-après : défenderesse ou recourante) et publiée le 8 avril 2011 sur Swissreg (), la marque suisse no 613'932 "Wilton" (ci-après : marque attaquée 2) a été enregistrée pour les produits suivants :
Classe 34 : "Tabak ; Produkte aus Tabak, insbesondere Zigaretten ; Raucherartikel ; Anzünder/Feuerzeug ; Streichhölzer ; Aschenbecher."
Le 8 juillet 2011, Japan Tobacco Inc. (ci-après : opposante ou intimée) a formé opposition totale contre cet enregistrement auprès de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après : autorité inférieure). L'opposition se fonde sur la marque suisse no 2P-276'796 "WINSTON" (ci-après : marque opposante) déposée le 12 mai 1975 et enregistrée pour les produits suivants :
Classe 34 : "Cigarettes."
Par décision du 25 juillet 2012 (ci-après : décision attaquée 2), l'autorité inférieure a admis l'opposition et a révoqué, dans sa totalité, l'enregistrement de la marque attaquée 2. Elle commence par indiquer qu'elle ne saurait entrer en matière sur les considérations de l'opposante lorsqu'elle invoque une prétendue volonté de la défenderesse de créer la confusion par le dépôt de plusieurs signes qui ressembleraient à des marques existantes de l'opposante. Elle constate ensuite l'identité des produits en cause en ce qui concerne les cigarettes ainsi que la similarité entres les cigarettes revendiquées par la marque opposante et les divers autres produits de la classe 34 revendiqués par la marque attaquée 2. Par ailleurs, selon l'autorité inférieure, du fait qu'elles sont constituées quasiment du même nombre de lettres (7, respectivement 6), dont 5 sont communes et identiquement placées, que leur début ("WI-") et leur fin ("-TON") sont identiques (la seule différence se situant au centre du mot) et que leur suite de voyelles, leur nombre de syllabes et leur cadence sont également identiques, les signes "WINSTON" et "Wilton" présentent des similitudes certaines sur les plans visuel et phonétique. Vu ces similitudes, le sens des signes en cause ne serait pas déterminant, ce d'autant qu'il n'existerait pas, entre ces signes, de différence au niveau de leur signification qui s'imposerait clairement et immédiatement. D'après l'autorité inférieure, l'impression d'ensemble qui se dégage des signes est très proche et il convient dès lors de conclure à leur similitude. Suivant le même raisonnement que dans la décision attaquée 1 (cf. consid. A.a in fine), l'autorité inférieure juge que la marque opposante jouit d'un champ de protection normal. Dans ces conditions et vu le degré d'attention normal dont feraient preuve les consommateurs des produits en cause, le risque de confusion devrait être admis entre la marque opposante "WINSTON" et la marque attaquée "Wilton". L'autorité inférieure laisse ainsi ouverte la question de savoir si la notoriété alléguée de la marque opposante lui confère un champ de protection éventuellement accru.
B. Recours
B.a Opposition no 11831 "WINSTON / WICKSON" (B-4362/2012)
Par mémoire du 21 août 2012, la défenderesse a déposé auprès du Tribunal administratif fédéral un recours dans lequel elle conclut à l'annulation de la décision attaquée 1 et au maintien intégral de l'enregistrement de la marque suisse no 613'651, avec suite de frais et dépens. Se référant à sa réponse déposée le 9 septembre 2011 devant l'autorité inférieure, la recourante souligne que la marque opposante "WINSTON" et la marque attaquée "WICKSON" - qui ont des syllabes différentes - se distinguent tant par leur prononciation que par leur aspect visuel et leur signification. Elle met en particulier en évidence le fait que, bien qu'elle contienne dans les deux cas la lettre "S", la partie centrale de ces marques est différente. La recourante ajoute que "WICKSON" est un signe plutôt fantaisiste alors que "WINSTON" se réfère à "WINSTON-SALEM", ville américaine connue dans laquelle du tabac est produit. Selon elle, le consommateur touristiquement actif peut rattacher le signe "WINSTON" à cette ville. Peu importe à cet égard que le signe "WINSTON" ne reprenne que l'une des deux parties de son nom. Du fait qu'il constitue une indication de provenance, le signe "WINSTON" serait frappé d'un besoin de libre disposition et serait doté d'une force distinctive faible. Il serait en outre trompeur pour des cigarettes qui ne seraient pas fabriquée dans la ville de "WINSTON-SALEM". Se référant à la décision de l'autorité inférieure du 21 novembre 2011 portant sur la demande d'enregistrement de marque no 63568/2010 dans laquelle l'enregistrement du signe "Wilson" est refusé pour des produits de la classe 34 (en raison du fait que la ville américaine de "Wilson" est connue comme lieu de production de tabac et que le signe "Wilson" est perçu comme une indication de provenance directe et appartient dès lors au domaine public), la recourante soutient que la ville américaine de "Winston" doit également être considérée comme connue des consommateurs concernés. Elle est en outre d'avis que l'autorité inférieure ne s'est pas basée sur l'impression d'ensemble qui se dégage des marques en cause pour rendre sa décision. La recourante arrive à la conclusion que la marque opposante "WINSTON" et la marque attaquée "WICKSON" se distinguent suffisamment et qu'il n'y a pas de risque de confusion entre elles.
B.b Opposition no 11848 "WINSTON / Wilton" (B-4363/2012)
Par mémoire du 21 août 2012, la défenderesse a déposé auprès du Tribunal administratif fédéral un recours dans lequel elle conclut à l'annulation de la décision attaquée 2 et au maintien intégral de l'enregistrement de la marque suisse no 613'932, avec suite de frais et dépens. Se référant à sa réponse déposée le 9 septembre 2011 devant l'autorité inférieure, la recourante affirme que la marque opposante "WINSTON" et la marque attaquée "Wilton" - qui ont des syllabes différentes - se distinguent tant par leur prononciation que par leur aspect visuel et leur signification. Elle ajoute que "Wilton" est un signe plutôt fantaisiste alors que "WINSTON" se réfère à "Winston-Salem", ville américaine connue dans laquelle du tabac est produit. Suivant le même raisonnement que dans son recours dans la procédure d'opposition no 11831 "WINSTON / WICKSON" (B-4362/2012) (cf. consid. B.a), la recourante affirme que le signe opposant "WINSTON" est frappé d'un besoin de libre disposition, est doté d'une force distinctive faible et est en outre trompeur. Considérant que l'autorité inférieure ne s'est pas basée sur l'impression d'ensemble qui se dégage des marques en cause pour rendre sa décision, la recourante arrive à la conclusion que la marque opposante "WINSTON" et la marque attaquée "Wilton" se distinguent suffisamment et qu'il n'y a pas de risque de confusion entre elles.
C. Réponses
C.a Opposition no 11831 "WINSTON / WICKSON" (B-4362/2012)
Invitée à se prononcer, l'intimée a répondu le 12 novembre 2012 en concluant au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Elle commence par contester les arguments de la recourante selon lesquels les marques en cause ne seraient pas similaires. Par ailleurs, se référant à deux décisions de l'autorité inférieure du 26 novembre 2010, elle soutient que la marque opposante "Winston" jouit d'un périmètre de protection normal. Elle ajoute que le signe "Winston" n'est pas frappé d'un besoin de libre disposition puisque la marque de cigarettes "Winston" est enregistrée aux Etats-Unis depuis 1954. Elle considère que le fait que l'autorité inférieure ait récemment refusé d'enregistrer une marque "Wilson" (correspondant au nom d'une petite ville américaine) pour des produits de la classe 34 ne saurait avoir une influence sur la présente cause. En outre, selon l'intimée, qui renvoie à différentes pièces, la marque opposante "Winston" est notoire, tant en Suisse que dans le monde. L'intimée conclut en contestant les critiques de la recourante selon lesquelles l'autorité inférieure aurait méconnu la nécessité de procéder à une comparaison des marques en cause en fonction de l'impression d'ensemble qui s'en dégage.
Egalement invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure a répondu le 12 novembre 2012 en concluant au rejet du recours avec suite de frais et en renvoyant à la motivation de la décision attaquée 1.
C.b Opposition no 11848 "WINSTON / Wilton" (B-4363/2012)
Invitée à se prononcer, l'intimée a répondu le 12 novembre 2012 en concluant au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Elle commence par contester les arguments de la recourante selon lesquels les marques en cause ne seraient pas similaires. Pour le reste, la réponse de l'intimée reprend les termes de sa réponse dans la procédure d'opposition no 11831 "WINSTON / WICKSON" (B-4362/2012) (cf. consid. C.a).
Egalement invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure a répondu le 12 novembre 2012 en concluant au rejet du recours avec suite de frais et en renvoyant à la motivation de la décision attaquée 2.
D. Répliques
D.a Opposition no 11831 "WINSTON / WICKSON" (B-4362/2012)
Dans sa réplique du 14 décembre 2012, la recourante a confirmé les conclusions de son recours. Elle conteste les arguments développés par l'intimée dans sa réponse et reprend la motivation de son recours. Elle soutient en particulier que l'enregistrement de la marque "Winston" aux Etats-Unis auquel l'intimée se réfère est sans pertinence dans la présente cause, ce d'autant que la marque en question n'est pas purement verbale, mais combinée. Par ailleurs, elle considère que le fait (qui ressort d'une étude de l'Université de Zurich déposée par l'intimée) que les cigarettes de marque "Winston" représentent en Suisse 6 % des cigarettes consommées par les fumeurs quotidiens durant les années 2006 et 2007 ne permet pas de conclure à la notoriété et à la force distinctive forte de la marque opposante "Winston". Selon la recourante, l'intimée n'est en outre pas parvenue à démontrer la notoriété mondiale de la marque opposante "Winston".
D.b Opposition no 11848 "WINSTON / Wilton" (B-4363/2012)
Dans sa réplique du 14 décembre 2012, la recourante a confirmé les conclusions de son recours en se fondant sur les mêmes arguments que ceux qu'elle a développés dans sa réplique dans la procédure d'opposition no 11831 "WINSTON / WICKSON" (B-4362/2012) (cf. consid. D.a).
E. Dupliques
E.a Opposition no 11831 "WINSTON / WICKSON" (B-4362/2012)
Dans sa duplique du 21 janvier 2013, l'intimée a pour sa part confirmé les conclusions de sa réponse et a contesté les arguments soulevés par la recourante dans sa réplique. Elle précise notamment que les chiffres de l'étude de l'Université de Zurich auxquels se réfère la recourante concernent les habitudes des fumeurs quotidiens et qu'il ne peut pas être déduit du fait que 6 % de ces fumeurs consomment des cigarettes de marque "Winston" le fait que 94 % des fumeurs ne connaissent pas cette marque.
Par courrier du 4 février 2013, l'autorité inférieure a renoncé à présenter une prise de position sur la réplique et a renvoyé à la motivation de la décision attaquée 1 ainsi qu'aux conclusions de sa réponse.
E.b Opposition no 11848 "WINSTON / Wilton" (B-4363/2012)
Dans sa duplique du 21 janvier 2013, l'intimée a confirmé les conclusions de sa réponse en se basant sur les mêmes arguments que ceux qu'elle a développés dans sa duplique dans la procédure d'opposition no 11831 "WINSTON / WICKSON" (B-4362/2012) (cf. consid. E.a).
Par courrier du 4 février 2013, l'autorité inférieure a renoncé à présenter une prise de position sur la réplique et a renvoyé à la motivation de la décision attaquée 2 ainsi qu'aux conclusions de sa réponse.
F. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la procédure seront repris plus loin dans la mesure nécessaire.
Vu que les deux recours opposent les mêmes parties, concernent des faits de même nature et portent sur des questions juridiques communes (cf. ATF 128 V 124 consid. 1 [et les références citées]), il convient, pour des motifs d'économie de procédure, de joindre les causes B-4362/2012 et B-4363/2012 et de ne rendre qu'un seul arrêt sous la référence B-4362/2012 (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-38/2011, B-39/2011 et B-40/2011 du 29 avril 2011 consid. 1.1 IKB/ICB [fig.], IKB/ICB et IKB/ICB BANKING GROUP ; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundes-verwaltungsgericht, Bâle 2008, n. 3.17 ; art. 4 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021] et art. 24 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273]).
Les recours sont ainsi recevables.
3.1 La marque est un signe propre à distinguer un produit ou un service d'offres identiques ou similaires, de manière à ce qu'une individualisation de ce produit ou de ce service, voire de leur provenance commerciale, soit rendue possible. Il y a risque de confusion lorsqu'un signe plus récent porte atteinte à la fonction distinctive d'une marque antérieure. Une telle atteinte existe lorsqu'il faut craindre que les milieux intéressés soient induits en erreur par la ressemblance des signes et que les offres portant l'un ou l'autre signe soient associées au faux détenteur de la marque (risque de confusion direct). Une telle atteinte existe aussi lorsque le public distingue les deux signes mais présume, en raison de leur ressemblance, de l'existence de rapports qui n'existent pas, notamment en pensant à des marques de série qui désignent différentes lignes de produits ou de services provenant de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées entre elles (risque de confusion indirect) (cf. ATF 128 III 441 consid. 3.1 Appenzeller, ATF 119 II 473 consid. 2c Radion et ATF 122 III 382 consid. 1 Kamillosan).
3.2 L'appréciation du risque de confusion ne s'effectue pas en comparant abstraitement les signes, mais en prenant en considération toutes les circonstances du cas concret (cf. ATF 122 III 382 consid. 1 Kamillosan). Il convient de tenir compte de la similarité aussi bien des signes que des produits ou des services pour lesquels ils sont enregistrés. Ces deux éléments s'influencent réciproquement, en ce sens que les produits ou les services doivent d'autant plus se différencier que les signes sont similaires et vice versa (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B 4260/2010 du 21 décembre 2011 consid. 5.1 Bally/BALU [fig.] ; Lucas David, in : Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/Lucas David [éd.], Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutz-gesetz / Muster- und Modellgesetz, 2e éd., Bâle 1999, ad art. 3 LPM n° 8).
3.3 L'examen de l'existence d'un risque de confusion suppose également de déterminer l'attention dont les consommateurs font ordinairement preuve lorsqu'ils entendent se procurer les produits ou services en cause et de s'interroger sur la force distinctive de la marque, celle-là étant décisive pour déterminer l'étendue de la protection de la marque opposante (cf. Gallus Joller, in : Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [éd.], Markenschutzgesetz [MSchG], Berne 2009, ad art. 3 n° 49 ss ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7352/2008 du 17 juin 2009 consid. 7 Torres/Torre Saracena).
4.1 S'agissant de l'attention des consommateurs, il faut prendre en considération toutes les circonstances, en particulier la capacité de perception des destinataires et leur comportement effectif lorsqu'ils sont mis en situation concrète de se procurer le produit ou le service sur un certain marché. S'il s'agit de produits de consommation courante, on se fondera sur la capacité de souvenir du consommateur moyen. Si l'on est en présence de produits ou de services pour lesquels il est d'usage de faire preuve d'une attention accrue lors de leur acquisition, on devra en tenir compte et admettre moins facilement l'existence d'un risque de confusion. Si le public est composé de spécialistes dont on peut attendre une attention particulière lors de l'achat, on devra faire preuve de retenue avant d'admettre le risque de confusion (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6770/2007 du 9 juin 2008 consid. 7.2 Nasacort/Vasocor ; Ivan Cherpillod, Le droit suisse des marques, Lausanne 2007, p. 110 ; Eugen Marbach, in : Roland von Büren/Lucas David [éd.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, vol. III/1, Markenrecht, 2ème éd., Bâle 2009 [ci-après : Marbach, SIWR], nos 995 ss).
4.2
4.2.1 En l'espèce, la protection de la marque opposante est revendiquée pour les produits "Cigarettes" (classe 34).
La marque attaquée 1 et la marque attaquée 2 sont quant à elles toutes les deux destinées aux produits "Tabak ; Produkte aus Tabak, insbesondere Zigaretten ; Raucherartikel ; Anzünder/Feuerzeug ; Streichhölzer ; Aschenbecher" (classe 34).
4.2.2 Les produits du tabac et articles pour fumeurs (classe 34) s'adressent aux spécialistes de ces produits, mais avant tout aux fumeurs, actuels et potentiels, de plus de 16 ans (arrêt du Tribunal fédéral 4A_6/2013 du 16 avril 2013 consid. 3.2.4 WILSON ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6831/2011 du 16 novembre 2012 consid. 3.1-3.2 WILSON), dont aucune attention particulière ne peut être attendue (arrêts du Tribunal administratif fédéral B-2630/2012 du 4 juillet 2013 consid. 4.2.2 LA CASA DEL HABANO/CLUB PASSION HABANOS et B-6046/2008 du 3 novembre 2010 consid. 5 et 7.1 R Rothmans [fig.]/Roseman Crown Agencies KING SIZE [fig.]).
5.1 Des produits ou des services sont similaires lorsque les cercles de consommateurs concernés peuvent être amenés à penser que les produits vendus ou les services offerts sous des marques identiques ou similaires proviennent de la même entreprise ou seraient, du moins, produits ou offerts sous le contrôle du titulaire de la marque par des entreprises liées. Sont des indices en faveur de la similarité de produits les mêmes lieux de production, le même savoir-faire spécifique, des canaux de distribution semblables, les cercles de consommateurs semblables, un but d'utilisation semblable, la substituabilité des produits, un champ d'application technologique semblable de même que le rapport entre accessoire et produit principal. Constituent, en revanche, des indices contre la similarité de produits des canaux de distribution séparés pour une même catégorie d'acheteurs ainsi que le rapport entre produit auxiliaire et produit principal. Il convient encore de comparer les produits ou les services concernés à la lumière du lien et de la complémentarité qui existent entre eux. Tous ces éléments sont habituellement retenus comme indices par la doctrine et la jurisprudence, mais aucun n'est en soi déterminant et suffisant, chaque cas devant être examiné séparément. Enfin, l'appartenance des produits revendiqués à la même classe internationale selon la Classification de Nice ne suffit pas pour les déclarer similaires, mais constitue néanmoins un indice à prendre en compte (arrêts du Tribunal administratif fédéral B-1494/2011 du 2 mai 2012 consid. 3.2 Marcuard Heritage, B-3064/2010 du 26 octobre 2010 consid. 5 [fig.]/[fig.], B-137/2009 du 30 septembre 2009 consid. 4 DIAPASON, B-8105/2007 du 17 novembre 2008 consid. 4.2 ACTIVIA et B-3268/2007 du 25 janvier 2008 consid. 3 MBR/MR [fig.] ; Marbach, SIWR, nos 817 ss ; David, op. cit., art. 3 LPM n° 8, n° 35). Hormis les cas où le défaut d'usage a été invoqué avec succès, les produits et services figurant dans la liste de la marque antérieure sont déterminants pour l'examen de l'identité ou de la similarité (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral B-317/2010 du 13 septembre 2010 consid. 5.2 Lifetex/LIFETEA et B 4260/2010 du 21 décembre 2011 consid. 6.2.1 Bally/BALU [fig.] ; Marbach, SIWR, no 1173).
5.2 En l'espèce, il s'agit de retenir l'identité des produits en ce qui concerne les cigarettes (classe 34), auxquelles sont destinées tant la marque opposante que les marques attaquées 1 et 2.
Les cigarettes revendiquées par la marque opposante sont en outre similaires aux autres produits revendiqués par les marques attaquées 1 et 2 en classe 34 ("Tabak ; Produkte aus Tabak, insbesondere Zigaretten ; Raucherartikel ; Anzünder/Feuerzeug ; Streichhölzer ; Aschenbecher"). Ces produits ont en effet une nature, une fonction et/ou un but proches, sont écoulés par les mêmes canaux de distribution, s'adressent aux mêmes consommateurs et entretiennent un rapport de complémentarité.
Cette appréciation correspond à celle de l'autorité inférieure, qui n'est d'ailleurs pas contestée par les parties.
6.1 La similarité entre deux signes est déterminée par l'impression d'ensemble laissée au public (cf. ATF 128 III 441 consid. 3.1 Appenzeller). Dès lors que, en général, le consommateur ne perçoit pas les deux signes simultanément et que celui des deux qu'il voit ou entend s'oppose dans sa mémoire au souvenir plus ou moins effacé de l'autre perçu auparavant, il convient d'examiner les caractéristiques susceptibles de subsister dans sa mémoire imprécise (cf. ATF 121 III 377 consid. 2a Boss ; Marbach, SIWR, no 867).
Pour déterminer si deux marques verbales se ressemblent au sens de l'art. 3 al. 1 let. c LPM, il y a lieu de prendre en compte leur effet auditif, leur représentation graphique et leur contenu sémantique (cf. ATF 127 III 160 consid. 2b/cc Securitas, ATF 121 III 377 consid. 2b Boss). La similarité des marques doit en principe déjà être admise lorsque des similitudes se manifestent sur la base de l'un de ces trois critères (cf. Marbach, SIWR, no 875 ; David, op. cit., ad art. 3 LPM no 17). La sonorité découle en particulier du nombre de syllabes, ainsi que de la cadence et de la succession des voyelles, tandis que l'image de la marque dépend de la longueur du mot et des particularités des lettres employées. Le début du mot et sa racine, de même que sa terminaison - surtout lorsque celle-ci reçoit une accentuation - suscitent plus l'attention que les syllabes intermédiaires non accentuées (cf. ATF 127 III 160 consid. 2b/cc Securitas, ATF 122 III 382 consid. 5a Kamillosan).
6.2
6.2.1 Opposition no 11831 "WINSTON / WICKSON" (B-4362/2012)
La marque opposante "WINSTON" et la marque attaquée 1 "WICKSON" sont des marques verbales.
6.2.1.1 Ces signes sont tous deux formés de 7 lettres. Ils débutent ("WI ") et s'achèvent (" ON") par les mêmes paires de lettres. Tous deux présentent en outre la lettre "S". Sur les 7 lettres de chacun des signes, 5 sont donc identiques ("W", "I", "S", "O", "N") et 4 occupent exactement la même place dans le signe ("W", "I", "O", "N"). Bien qu'elle contienne dans les deux cas la lettre "S", la partie médiane des signes (" NST " et " CKS ") est relativement différente : dans le signe "WINSTON", aucune des lettres de la partie médiane (" NST ") ne capte spécialement l'attention alors que, dans le signe "WICKSON", la combinaison de lettres "CK" - fréquente dans les langues allemande et anglaise - attire le regard et rend moins perceptibles les points communs entre les signes "WINSTON" et "WICKSON". Ces points communs ne sauraient toutefois être ignorés, raison pour laquelle, vu notamment un début et une fin parfaitement identiques, il convient de conclure à la similarité des signes en cause sur le plan visuel.
6.2.1.2 La marque opposante ("WIN-STON") et la marque attaquée 1 ("WICK-SON") sont chacune formées de deux syllabes et présentent la même suite de voyelles (I-O). Leur partie médiane (" NST ", respectivement " CKS ") est certes relativement différente, notamment du fait que, dans la marque "WINSTON", chacune des trois consonnes centrales est prononcée ("N" / "S" / "T"), alors que, dans la marque "WICKSON", les trois consonnes centrales ne conduisent qu'à l'émission de deux sons ("CK" / "S"). La différence qui en résulte au niveau de la cadence est toutefois atténuées par le fait que la consonne "S" est particulièrement mise en évidence dans chacun des signes puisqu'elle caractérise le début de leur deuxième syllabe (" STON" et " SON"). En conclusion, la prononciation des signes "WINSTON" et "WICKSON" étant marquée par un début et une fin identiques ou quasiment identiques, il convient d'admettre leur similarité sur le plan sonore également.
6.2.1.3
6.2.1.3.1 Le signe "WINSTON" peut avoir plusieurs significations. Il désigne notamment une ville (Winston-Salem) de Caroline du Nord (États-Unis), un prénom (Winston Churchill, John Winston Ono Lennon) ou un nom de famille (cf. , consulté le 25.07.2013). En Suisse, d'après l'annuaire téléphonique, "Winston" est porté par 16 personnes comme prénom et par aucune comme nom de famille ( et , consultés le 12.08.2013).
Le signe "WICKSON" correspond quant à lui essentiellement à un nom de famille qui, d'après l'annuaire téléphonique, n'est porté par aucune personne en Suisse ( et , consultés le 12.08.2013).
6.2.1.3.2 Bien qu'ils puissent tous les deux constituer des noms de famille, les signes en cause n'ont pas de signification qui les rapproche. Ils ne peuvent par conséquent pas être qualifiés de similaires sur le plan sémantique.
6.2.1.4 En conclusion, vu la similarité qu'elles présentent sur les plans visuel et sonore, la marque opposante "WINSTON" et la marque attaquée 1 "WICKSON" doivent être considérées comme similaires.
6.2.2 Opposition no 11848 "WINSTON / Wilton" (B-4363/2012)
La marque opposante "WINSTON" et la marque attaquée 2 "Wilton" sont des marques verbales.
6.2.2.1 Selon la jurisprudence, le fait que le signe "WINSTON" ne comporte que des lettres majuscules et que le signe "Wilton" soit, à l'exception du "W" initial, formé de lettres minuscules n'influence en principe pas l'impression d'ensemble qui se dégage des signes (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-259/2012 du 27 mars 2013 consid. 2.3 in fine [et les références citées] FOCUS/AbaFocus).
Les signes en cause sont formés quasiment du même nombre de lettres (7, respectivement 6). Ils débutent ("WI ") et s'achèvent (" TON") par les mêmes groupes de lettres, partageant ainsi 5 lettres ("W", "I", "T", "O", "N"). Ils ne se distinguent qu'au niveau de leur partie médiane, constituée de deux lettres (" NS " ["WINSTON"]), respectivement une lettre (" L " ["WILTON"]). Même si, dans ces signes relativement courts, cette différence ne passe pas inaperçue (notamment du fait que, au niveau graphique, les lettres en question ne partagent pas véritablement de point commun), elle ne permet pas de nier une similarité sur le plan visuel entre les signes "WINSTON" et "WILTON".
6.2.2.2 Sur le plan sonore, la marque opposante ("WIN-STON") et la marque attaquée 2 ("WIL-TON") sont chacune formées de deux syllabes et présentent la même suite de voyelles (I-O). Leur prononciation est caractérisée par un début et une fin identiques ou quasiment identiques. Leur partie médiane (" NS ", respectivement " L ") est certes assez différente, notamment du fait que, dans la marque "WINSTON", elle est composée de deux sons distincts ("N" / "S"), alors que, dans la marque "WILTON", elle ne consiste qu'en un seul son ("L"). La différence qui en résulte au niveau de la cadence ne permet toutefois pas de faire abstraction des points communs entre la prononciation des marques, en particulier de l'identité de leur élément final (" TON"). Dès lors, sur le plan sonore également, il convient d'admettre que les marques "WINSTON" et "WILTON" sont similaires.
6.2.2.3
6.2.2.3.1 Le signe "WINSTON" est susceptible de désigner une ville, un prénom ou un nom de famille (cf. consid. 6.2.1.3.1).
Le signe "Wilton" correspond quant à lui essentiellement à un nom de ville (en Angleterre, en Irlande et aux Etats-Unis), à un prénom ou à un nom de famille (cf. , consulté le 30.08.2013). En Suisse, d'après l'annuaire téléphonique, le prénom est porté par quatre personnes et le nom de famille par trois personnes ( et , consultés le 30.08.2013).
6.2.2.3.2 Bien qu'ils puissent tous les deux constituer des noms de villes, des prénoms ou des noms de famille, les signes "WINSTON" et "Wilton" n'ont pas de signification qui les rapproche. Ils ne peuvent par conséquent pas être qualifiés de similaires sur le plan sémantique.
6.2.2.4 En conclusion, vu la similarité qu'elles présentent sur les plans visuel et sonore, la marque opposante "WINSTON" et la marque attaquée 2 "Wilton" doivent être considérées comme similaires.
La question du risque de confusion doit être résolue en tenant compte tant du degré d'attention dont font preuve les destinataires des produits pour lesquels les marques sont enregistrées (consid. 4) que de l'étendue du champ de protection de la marque opposante (consid. 7.1).
7.1
7.1.1
7.1.1.1 Le champ de protection d'une marque dépend de sa force distinctive. Elle est plus restreinte pour les marques faibles que pour les marques fortes et des différences plus modestes suffiront alors à créer une distinction suffisante. Sont en particulier faibles les marques dont les éléments essentiels sont banals ou dérivent d'indications descriptives utilisées dans le langage courant (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_207/2010 du 9 juin 2011 consid. 5.1 R RSW Rama Swiss Watch [fig.]/RAM Swiss Watch AG ; Marbach, SIWR, no 981). Sont en revanche fortes les marques imaginatives ou ayant acquis une notoriété dans le commerce. Les marques fortes, résultant d'un acte créatif ou d'un travail patient pour s'établir sur le marché, doivent bénéficier d'une protection élargie et accrue contre les signes similaires, car elles sont spécialement exposées à des essais de rapprochement (cf. ATF 122 III 382 consid. 2a Kamillosan ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-1077/2008 du 3 mars 2009 consid. 6 Sky/SkySIM).
7.1.2
7.1.2.1
7.1.2.1.1 Dans les décisions attaquées 1 et 2, l'autorité inférieure juge que la ville américaine "Winston" - qui ne se nomme d'ailleurs pas uniquement "Winston", mais bien "Winston-Salem" - est inconnue du consommateur suisse, à l'instar d'autres lieux portant ce nom "Winston". Elle considère par conséquent que la marque opposante "WINSTON" ne constitue pas une indication de provenance, qu'elle n'a pas de signification générique ou descriptive en rapport avec les produits revendiqués et qu'elle jouit donc d'un champ de protection normal.
Selon la recourante, le consommateur touristiquement actif peut rattacher le signe "WINSTON" à la ville américaine de "WINSTON-SALEM", qui est connue pour son industrie du tabac. Peu importe à cet égard que le signe "WINSTON" ne reprenne que l'une des deux parties de son nom. Du fait qu'il constitue une indication de provenance, le signe "WINSTON" serait frappé d'un besoin de libre disposition et serait doté d'une force distinctive faible. Il serait en outre trompeur pour des cigarettes qui ne seraient pas fabriquée dans la ville de "WINSTON-SALEM". Se référant à la décision de l'autorité inférieure du 21 novembre 2011 portant sur la demande d'enregistrement de marque no 63568/2010 dans laquelle l'enregistrement du signe "Wilson" est refusé pour des produits de la classe 34 (en raison du fait que la ville américaine de "Wilson" est connue comme lieu de production de tabac et que le signe "Wilson" est perçu comme une indication de provenance directe et appartient dès lors au domaine public), la recourante soutient que la ville américaine de "Winston" doit également être considérée comme connue des consommateurs concernés.
Se référant à deux décisions de l'autorité inférieure du 26 novembre 2010, l'intimée soutient que la marque opposante "Winston" jouit d'un périmètre de protection normal. Elle considère que le fait que l'autorité inférieure ait refusé d'enregistrer une marque "Wilson" (correspondant au nom d'une petite ville américaine) pour des produits de la classe 34 ne saurait avoir une influence sur la présente cause.
7.1.2.1.2 Le signe "WINSTON" est susceptible de désigner notamment la ville de Winston-Salem (consid. 6.2.1.3.1).
Cette ville américaine, située dans l'Etat de Caroline du Nord, comptait 229'617 habitants en 2010. Fondée en 1849, la ville de Winston a prospéré comme ville industrielle dans les domaines des cigarettes, des meubles et des textiles. En 1913, elle a été officiellement jointe à la ville de Salem pour devenir "Winston-Salem". A l'heure actuelle, la ville de Winston-Salem est active tant dans le domaine des services et de la recherche que dans diverses industries (haute technologie, équipements médicaux et électroniques, textile et tabac). Elle abrite le siège de la société RJ Reynolds Tobacco Company (, consulté le 09.08.2013 ; , consulté le 09.08.2013).
Dans un arrêt du 16 novembre 2012, le Tribunal administratif fédéral a jugé que, en lien avec du tabac, des produits du tabac et des articles pour fumeurs (classe 34), le signe "WILSON" pouvait être enregistré comme marque (par la déposante, qui n'est autre que la recourante dans les présentes procédures B-4362/2012 et B-4363/2012 ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6831/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.1-5.5 WILSON). Cette décision a été confirmée par le Tribunal fédéral qui, par arrêt du 16 avril 2013, a considéré que, même si certains "connaisseurs" (et non pas l'ensemble des spécialistes du domaine du tabac) savent que la ville de Wilson (Caroline du Nord [USA]) est l'un des lieux de production de tabac les plus importants des Etats-Unis (ce qui n'est d'ailleurs pas vraiment établi par les documents sur lesquels se fonde le Tribunal administratif fédéral), ils forment un cercle trop restreint pour être pris en considération. Suivant l'avis exprimé par le Tribunal administratif fédéral, le Tribunal fédéral conclut donc que les fumeurs suisses ne connaissent pas la ville de Wilson, de sorte que le signe "WILSON" n'est pas compris comme une indication de provenance - trompeuse au sens de l'art. 2 let. c LPM ou dépourvue de force distinctive (ou descriptive) au sens de l'art. 2 let. a LPM (arrêt du Tribunal fédéral 4A_6/2013 du 16 avril 2013 consid. 3.3.3-3.3.5 WILSON).
En l'espèce, rien n'indique que les rapports privilégiés que la ville de Winston-Salem entretient avec l'industrie du tabac soient mieux connus des fumeurs suisses que les liens qui existent entre la ville de Wilson et le tabac. Le fait que la ville de Winston-Salem compte 4,5 fois plus d'habitants que la ville de Wilson ne saurait changer quoi que ce soit à cette appréciation. Par ailleurs, la ville est avant tout connue comme "Winston-Salem". A cela s'ajoute le fait que la ville de Winston-Salem est le siège du comté de Forsyth (, consulté le 09.08.2013) et que, à la différence de la ville de Wilson (, consulté le 09.08.2013), elle ne donne donc pas son nom au comté dont elle est le siège. Si des fumeurs connaissent la désignation "WINSTON", notamment parce qu'ils consomment des cigarettes de cette marque, ils la comprennent avant tout comme un signe propre à distinguer les cigarettes d'une entreprise déterminée et non pas comme une référence à la ville de Winston-Salem.
Force est dès lors de constater que le signe "WINSTON" n'a pas un caractère banal ou descriptif en lien avec des cigarettes (classe 34).
7.1.2.2
7.1.2.2.1 La recourante soutient en outre que le signe "WINSTON" est une indication de provenance frappée d'un besoin de libre disposition. Selon elle, l'enregistrement de la marque de cigarettes "Winston" aux Etats-Unis depuis 1954 - auquel se réfère l'intimée - est sans pertinence dans la présente cause, ce d'autant que cette marque américaine n'est pas purement verbale, mais combinée.
7.1.2.2.2 Lorsqu'un nom géographique est enregistré comme marque pour des produits et/ou services dans l'Etat duquel il provient, ce nom géographique n'est pas frappé en Suisse d'un besoin de libre disposition pour des produits et/ou services identiques (cf. ATF 117 II 327, 331 s. consid. 2b MONTPARNASSE ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_6/2013 du 16 avril 2013 consid. 4.1-4.3 WILSON ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6831/2011 du 16 novembre 2012 consid. 2.3 in fine [et les références citées] WILSON). Selon la jurisprudence, il n'est pas nécessaire que le nom géographique soit enregistré sous forme purement verbale dans l'Etat étranger. Pour autant que ce nom soit l'élément essentiel de la marque étrangère, il peut être combiné avec des éléments graphiques (arrêt du Tribunal fédéral 4A_6/2013 du 16 avril 2013 consid. 4.3 WILSON).
7.1.2.2.3 En l'espèce, l'intimée se réfère à la marque américaine no 0636355 (Registration Number) "WINSTON", qui est destinée à des cigarettes et qui se présente de la manière suivante :
Cette marque n'est certes pas purement verbale. Son élément "WINSTON" est toutefois clairement dominant, ses éléments graphiques se limitant au choix d'une police de caractères relativement banale. Il ne peut dès lors pas être considéré que le signe "WINSTON" est frappé d'un besoin de libre disposition.
7.1.2.3
7.1.2.3.1 En vertu de l'art. 31 al. 1 LPM, seuls les motifs relatifs d'exclusion (art. 3 al. 1 LPM) peuvent être examinés dans le cadre d'une procédure d'opposition, à l'exclusion notamment des motifs absolus d'exclusion (art. 2 LPM) et de questions ne relevant pas du droit des marques, mais d'autres domaines juridiques, tels que le droit au nom. Les décisions sur opposition sont par conséquent susceptibles d'être différentes de celles qui émaneraient d'un juge civil (arrêts du Tribunal administratif fédéral B-3310/2012 du 11 mars 2013 consid. 8 RODOLPHE/RODOLPHE [fig.], B-7367/2010 du 9 décembre 2011 consid. 3.3 HÖFER FAMILY-OFFICE [fig.]/HOFER, B-4151/2009 du 7 décembre 2009 consid. 8.4 GOLAY/Golay Spierer [fig.] ; Marbach, SIWR, nos 1162 et 1164).
7.1.2.3.2 Dans le cadre des présentes procédures d'opposition, la recourante ne peut dès lors tirer aucun argument du caractère prétendument trompeur de la marque opposante (art. 2 let. c LPM). D'ailleurs, du fait que les destinataires de cette marque ne connaissent pas les rapports privilégiés que la ville de Winston-Salem entretient avec l'industrie du tabac et ne la comprennent donc pas comme une indication de provenance (consid. 7.1.2.1.2), la marque opposante "WINSTON" ne saurait être considérée comme trompeuse pour des cigarettes qui ne seraient pas fabriquées dans cette ville.
La recourante ne peut pas non plus se prévaloir du fait que l'autorité inférieure n'aurait pas dû prolonger l'enregistrement de la marque opposante "WINSTON" en 1995 et en 2005 (en raison du prétendu caractère trompeur du signe et du besoin de libre disposition dont il serait frappé), ce d'autant que, lors de la demande de prolongation, l'autorité inférieure se limite à contrôler que les conditions de la prolongation sont remplies et ne procède plus à un nouvel examen de la marque (Cherpillod, op. cit., p. 155).
7.1.2.4 En conclusion, la marque opposante "WINSTON" n'est, en lien avec des cigarettes (classe 34), ni banale ou descriptive, ni frappée d'un besoin de libre disposition. Une force distinctive au moins normale doit dès lors lui être reconnue.
7.1.3
7.1.3.1 Dans les décisions attaquées 1 et 2, l'autorité inférieure considère que la marque opposante "WINSTON" jouit d'un champ de protection normal et laisse ouverte la question de savoir si la notoriété alléguée de cette marque lui confère un champ de protection éventuellement accru.
La recourante, considère que le fait (qui ressort d'une étude de l'Université de Zurich déposée par l'intimée) que les cigarettes de marque "Winston" représentent en Suisse 6 % des cigarettes consommées par les fumeurs quotidiens durant les années 2006 et 2007 ne permet pas de conclure à la notoriété et à la force distinctive forte de la marque opposante "Winston". Selon la recourante, l'intimée n'est en outre pas parvenue à démontrer la notoriété mondiale de la marque opposante "Winston".
L'intimée soutient quant à elle, notamment sur la base de l'étude de l'Université de Zurich qu'elle a déposée, que la marque opposante "Winston" est notoire, tant en Suisse que dans le monde. Dans le cadre de sa duplique, elle précise que les chiffres de cette étude de l'Université de Zurich auxquels se réfère la recourante concernent les habitudes des fumeurs quotidiens et qu'il ne peut pas être déduit du fait que 6 % de ces fumeurs consomment des cigarettes de marque "Winston" le fait que 94 % des fumeurs ne connaissent pas cette marque.
7.1.3.2
7.1.3.2.1 Tout comme le caractère de marque imposée, celui de marque connue peut être constaté sur la base de faits autorisant, selon l'expérience, des déductions relatives à la perception du signe par le public. Ils peuvent en particulier consister dans un volume d'affaires très important et réalisé lors d'une longue période avec le signe en question ou dans des efforts publicitaires intenses. Il est également possible de déterminer directement, par un sondage représentatif dans le public visé, si un mot, une image ou une forme y est perçu comme la marque de produits ou de services particuliers (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-5120/2011 du 17 août 2012 consid. 5.3 in fine BEC DE FIN BEC [fig.]/FIN BEC [fig.] ; cf. ATF 131 III 121 consid. 6 smarties). La marque doit être connue dans toute la Suisse (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-8240/2010 du 27 février 2012 consid. 2.3 AUS DER REGION. FÜR DIE REGION.).
7.1.3.2.2 Les art. 1 à 43 PA sont applicables à la procédure d'opposition, en prenant toutefois en considération sa nature particulière. Si la maxime inquisitoire régit la constatation des faits (art. 12 PA), elle doit être relativisée par le devoir de collaboration des parties (art. 13 PA ; cf. ATF 128 II 139 consid. 2b ; Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 49 no 142). A teneur de l'art. 13 al. 1 let. a PA, les parties sont notamment tenues de collaborer à la constatation des faits dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes, ce qui est le cas de la partie engageant une procédure d'opposition. L'obligation est justifiée par le fait que l'administré entend tirer un avantage ou un droit de la procédure ; il s'agit généralement d'une incombance (cf. Patrick L. Kraufkopf/Katrin Emmenegger, in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, n° 6 ad art. 13 ; Gregor Wild, in : Noth/Bühler/Thouvenin, op. cit., no 31 ad art. 31). Elle vaut en particulier pour les faits que la partie connaît mieux que l'autorité ou que celle-ci ne peut pas établir sans engager de frais excessifs (cf. ATF 128 II 139 consid. 2b). Selon le principe général du droit consacré à l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) applicable en droit public (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.4, p. 299), la partie supporte les conséquences du défaut de la preuve lorsqu'elle entend déduire des droits d'un fait pertinent qui est resté non prouvé ou qui n'a pas été rendu vraisemblable au regard du degré de preuve exigé (arrêt du Tribunal fédéral 2A.343/2005 du 10 novembre 2005 consid. 4.2 [et les références citées] ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-5120/2011 du 17 août 2012 consid. 5.3.2 BEC DE FIN BEC [fig.]/FIN BEC [fig.]).
Dans le cadre de la procédure d'opposition, en raison de sa nature particulière, le devoir de collaboration doit être compris de manière large et il restreint fortement la maxime inquisitoire (David Rüetschi, in : Noth/Bühler/Thouvenin, op. cit., Beweisrecht nos 79 s.), notamment en raison des connaissances dont disposent les parties du marché concerné (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7475/2006 du 20 juin 2007 consid. 7 Converse All Star [fig.]/Army tex [fig.]). Ainsi, lorsque la partie opposante invoque le caractère connu de sa marque de manière à bénéficier d'un champ de protection accru, c'est à elle qu'il incombe de le rendre vraisemblable (Wild, op. cit., no 31 ad art. 31 ; Marbach, SIWR, nos 1176 et 1178 ; Rüetschi, op. cit., Beweisrecht no 81), sauf s'il s'agit d'un fait notoire (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-5120/2011 du 17 août 2012 consid. 5.3.2 BEC DE FIN BEC [fig.]/FIN BEC [fig.]).
Ces règles valent également dans le cadre de la procédure de recours (Marbach, SIWR, no 1118), dans laquelle les parties peuvent se prévaloir de faits nouveaux et en particulier produire de nouvelles preuves (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7449/2006 du 20 août 2007 consid. 4 [et les références citées] EXIT [fig.]/EXIT ONE). Dans un tel cas, la partie concernée se doit de présenter les pièces adéquates faute de quoi elle ne respecterait pas son devoir de collaboration (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7449/2006 du 20 août 2007 consid. 7.1 EXIT [fig.]/EXIT ONE).
7.1.3.3 Il convient maintenant d'examiner les différents moyens de preuve auxquels se réfère l'intimée pour rendre vraisemblable la force distinctive accrue de la marque opposante "WINSTON".
7.1.3.3.1 En annexe à ses répliques devant l'autorité inférieure, l'intimée a déposé l'article "Winston (cigarette)" tiré de la version anglaise du site Internet Wikipedia (annexe R1 [répliques IPI]). Ce document n'est toutefois pas pertinent en l'espèce, car il ne dit rien au sujet de la connaissance de la marque "WINSTON" par le public suisse.
Quant à l'article intitulé "World's Top Selling Cigarette Brands" tiré du site Internet <www.mydiscountcigarette.com> (annexe R3 [répliques IPI]), il se limite à indiquer que "WINSTON" occupe le deuxième rang du classement des marques de cigarettes les plus vendues dans le monde et ne donne donc pas non plus d'information en ce qui concerne la connaissance de la marque "WINSTON" en Suisse.
7.1.3.3.2 L'intimée a en outre déposé divers exemples de publicités et de packagings qui portent la marque "WINSTON" et qu'elle affirme avoir utilisés de 2004 à 2010 pour différents produits de la marque (annexe R6 [répliques IPI]). De manière indirecte, vu notamment les avertissements exprimés en français, en allemand et en italien, le renvoi au site Internet suisse <www.winston.ch>, l'adresse postale en Suisse et des prix indiqués en francs suisses, il peut être considéré que ces publicités et/ou emballages étaient effectivement destinés à la Suisse. Par ailleurs, s'il ressort des dates présentes sur certains documents qu'ils couvrent une période allant de 2004 à 2009, la majorité d'entre eux ne sont pas datés. Rien n'indique en outre si et dans quelle mesure ces publicités et ces emballages ont effectivement été utilisés en Suisse. Ces documents ne sauraient dès lors être considérés comme propres à rendre vraisemblable que la marque "WINSTON" est connue des fumeurs en Suisse.
Dans ses réponses devant le Tribunal administratif fédéral, l'intimée se réfère encore aux nombreuses pièces qu'elles a déposées dans le cadre de la procédure B-3812/2012 pendante entre les mêmes parties (annexe 2 [réponse B-3812/2012]). Comme le relève d'ailleurs l'intimée, ces pièces sont avant tout destinées à établir la notoriété mondiale de la marque "WINSTON" et ne sont par conséquent pas pertinentes afin de déterminer si cette marque est connue des consommateurs en Suisse. Il convient toutefois de revenir sur les rares éléments qui touchent directement la Suisse.
Parmi eux figurent les documents intitulés "Winston Communication Calendar" pour les années 2004 à 2012 (annexe 2 [réponse B-3812/2012], Exhibit 29). S'ils désignent - généralement au moyen d'une seule image - diverses actions publicitaires (annonces, promotions, sponsoring, etc.) ainsi que leur budget mensuel global en francs suisses, ces calendriers annuels s'apparentent à de pures allégations que rien ne permet d'appuyer. L'intimée ne saurait par conséquent en tirer quoi que ce soit.
Parmi les pièces déposées par l'intimée dans le cadre de la procédure B-3812/2012 figurent également des documents relatifs à des campagnes publicitaires pour la marque "WINSTON" effectuées dans les gares suisses en janvier-février 2009 (annexe 2 [réponse B-3812/2012], Exhibit 21, p. 2), à des publicités permanentes ("E-boards") dans les gares de Zurich et de Berne (annexe 2 [réponse B-3812/2012], Exhibit 21, p. 3), à des publicités dans les aéroports de Genève et Zurich (annexe 2 [réponse B-3812/2012], Exhibit 27) ainsi qu'au fait que la marque "WINSTON" sponsorise des fumoirs à l'aéroport de Zurich (annexe 2 [réponse B-3812/2012], Exhibit 28). Si ces documents établissent une utilisation de la marque "WINSTON" de manière plus concrète que ce qui ressort des pièces examinées jusque-là, ils n'en restent pas moins des exemples isolés, qui ne concernent qu'une période limitée (ou inconnue) et un endroit bien particulier. Les publicités présentes dans des gares et des aéroports ne touchent en effet essentiellement que des fumeurs qui voyagent en train et/ou en avion. Rien dans le dossier ne permet par ailleurs d'évaluer l'effet réel de telles campagnes publicitaires sur le public. Il est malgré tout notoire que les gares de Zurich et de Berne ainsi que les aéroports de Genève et de Zurich sont des lieux particulièrement fréquentés. Plus d'un million de personnes par jour seraient ainsi exposées aux publicités permanentes installées dans les gares de Zurich et de Berne (annexe 2 [réponse B-3812/2012], Exhibit 21, p. 3). Il convient dès lors de retenir les campagnes publicitaires auxquelles se réfère l'intimée comme des indices permettant de rendre vraisemblable que la marque "WINSTON" est connue des fumeurs en Suisse.
7.1.3.3.3 Sur la base d'un document portant les titres "WI Marketing Investment" et "WI Volumes & Shares" (annexe R5 [répliques IPI]), l'intimée affirme que, en Suisse, en 2010, "le volume de [...] millions d'unités de cigarettes portant la marque WINSTON a été atteint, ce qui représente [...] % en terme de parts de marché". Se référant à ce même document, elle soutient que la marque "WINSTON" fait en Suisse "l'objet d'un investissement marketing soutenu ([...] Millions de CHF en 2010 - Annexe R5) [sic]". L'intimée ne fournit toutefois aucune information au sujet de la source du document en question, qui n'est au surplus pas daté. Ce document se limite à donner une série de montants en francs suisses et en dollars ("WI Marketing Investment") ainsi que des volumes - apparemment en millions de cigarettes - et des parts de marché ("WI Volumes & Shares") relatifs aux années 1993 à 2011. Il ne contient aucune mention claire selon laquelle ces chiffres seraient liés à la marque "WINSTON". Rien n'indique en effet que les lettres "WI" (qui figurent dans les titres du document) doivent être comprises comme une forme abrégée de la marque "WINSTON". Les informations contenues dans ce document ne sauraient dès lors rendre vraisemblable le caractère connu de la marque opposante.
N'y change rien le fait qu'il ressorte de la déclaration de M. Alan Minto du 18 octobre 2012 (annexe 2 [réponse B-3812/2012], p. 14) que les montants (à savoir CHF [...] millions en 2004, CHF [...] millions en 2005, CHF [...] millions en 2006, CHF [...] millions en 2007, CHF [...] millions en 2008, CHF [...] millions en 2009, CHF [...] millions en 2010 et CHF [...] millions en 2011) qui figurent dans le document mentionné ci-dessus (annexe R5 [répliques IPI]) portent sur les coûts de la communication au sujet de la marque "WINSTON" en Suisse. Cette déclaration émane en effet d'un représentant de l'intimée et constitue donc une pure allégation, qu'aucun document ne vient étayer.
7.1.3.3.4 Enfin, dans ses réponses devant le Tribunal administratif fédéral, l'intimée se réfère à un étude menée par l'Université de Zurich (Psychologisches Institut, Sozial- und Gesundheitspsychologie), commandée et financée par l'Office fédéral de la santé publique OFSP (Fonds de prévention du tabagisme), datée du mois d'avril 2008 et intitulée "Der Tabakkonsum der Schweizer Wohnbevölkerung in den Jahren 2001 bis 2007" (annexe 2 [réponses]).
Il ressort de cette étude que, durant les années 2006 et 2007, les marques de cigarettes les plus consommées en Suisse par les fumeurs quotidiens de 14 à 65 ans étaient les suivantes : Marlboro (19 %), Parisienne (19 %), Philip Morris (6 %), Camel (6 %), Winston (6 %), Muratti (5 %), Kent (5 %), Barclay (3 %), etc. (annexe 2 [réponses], p. 35). L'étude donne la précision suivante : "Diese Verteilung blieb die letzten sieben Jahre mehr oder weniger konstant" (annexe 2 [réponses], p. 34).
Egalement déposé par l'intimée, l'article intitulé "Japan Tobacco International (JTI) Schweiz gewinnt Marktanteile" tiré de la revue "ROI, RETURN ON INVESTMENT, Das Wirtschaftsmagazin der Zentralschweiz" du 8 novembre 2011 (annexe R4 [répliques IPI]) va dans le même sens puisqu'il indique que la marque "Winston" est l'une des cinq marques de cigarettes les plus consommées en Suisse.
Selon les chiffres de l'étude de l'Université de Zurich, les cigarettes de la marque "WINSTON" ont, durant les années 2006 et 2007, été consommées par 6 % des fumeurs quotidiens de 14 à 65 ans en Suisse (la marque "WINSTON" étant ainsi l'une des cinq marques de cigarettes les plus consommées en Suisse). Il ne fait dès lors aucun doute que les 6 % de fumeurs en question connaissaient la marque "WINSTON". Il ressort en outre de l'étude que ces chiffres présentent une certaine constance dans le temps, ce que confirme l'article susmentionné du 8 novembre 2011 (annexe R4 [répliques IPI]) selon lequel la marque "Winston" est l'une des cinq marques de cigarettes les plus consommées en Suisse. Si une proportion de 6 % de consommateurs paraît à première vue modeste, elle doit être mise en perspective avec le fait que les fumeurs qui consomment une marque de cigarettes en connaissent nécessairement plusieurs autres, notamment en raison du fait que les distributeurs de cigarettes, les kiosques ou les magasins offrent une palette relativement large de marques qui, dans l'ensemble, comprend obligatoirement les marques les plus consommées.
7.1.3.4 Il paraît dès lors tout à fait vraisemblable que la marque "WINSTON" figure parmi les marques de cigarettes les plus consommées en Suisse. Vu par ailleurs les indices que constituent les campagnes publicitaires auxquelles se réfère l'intimée (cf. consid. 7.1.3.3.2 in fine) et le fait que les fumeurs, même s'ils ne consomment qu'une seule marque de cigarettes, en connaissent nécessairement plusieurs autres, il convient de tenir pour vraisemblable le fait que la marque opposante est connue des consommateurs concernés.
7.1.4 Un périmètre de protection accru doit par conséquent être reconnu à la marque opposante "WINSTON".
7.2 Vu l'identité, respectivement la similarité, entre les produits en cause (consid. 5.2), la similarité entre les signes opposés (consid. 6.2.1.4 et 6.2.2.4) et le périmètre de protection accru dont est dotée la marque opposante (consid. 7.1.4), il convient de déterminer s'il existe un risque de confusion entre les signes en cause.
7.2.1 Les présentes procédures d'opposition ont plusieurs points communs avec la procédure d'opposition "R Rothmans (fig.)/Roseman Crown Agencies KING SIZE (fig.)", qui a donné lieu à un arrêt du Tribunal de céans (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6046/2008 du 3 novembre 2010 R Rothmans [fig.]/Roseman Crown Agencies KING SIZE [fig.]) : elles concernent pratiquement les mêmes produits pour fumeurs (classe 34) et elles mettent en jeu deux signes qui peuvent être compris comme des noms propres et dont seule la partie centrale est véritablement à même de les distinguer.
Dans l'arrêt "R Rothmans (fig.)/Roseman Crown Agencies KING SIZE (fig.)", le Tribunal administratif fédéral a jugé qu'il y avait un risque de confusion entre les signes en cause, notamment en raison de l'identité quasiment parfaite entre les produits revendiqués en classe 34 et du fait que les similitudes sur les plans visuel et sonore entre les éléments "Rothmans" et "Roseman" ne pouvaient pas être compensées sur le plan sémantique (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6046/2008 du 3 novembre 2010 consid. 5 et 7.1-7.3 R Rothmans [fig.]/Roseman Crown Agencies KING SIZE [fig.]). Dans cette affaire, seul un périmètre de protection normal avait été reconnu à la marque opposante "R Rothmans (fig.)" (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6046/2008 du 3 novembre 2010 consid. 7.2 R Rothmans [fig.]/Roseman Crown Agencies KING SIZE [fig.]).
7.2.2
7.2.2.1 Opposition no 11831 "WINSTON / WICKSON" (B-4362/2012)
En l'espèce, vu la similarité entre les signes opposés sur les plans visuel et sonore (consid. 6.2.1.4) et - surtout - le périmètre de protection accru dont jouit la marque opposante "WINSTON" (consid. 7.1.4), un risque de confusion direct doit être admis entre la marque "WINSTON" et la marque "WICKSON", tant en ce qui concerne les produits identiques (cigarettes) qu'en ce qui concerne les autres produits de la classe 34 revendiqués par la marque attaquée "WICKSON" ("Tabak ; Produkte aus Tabak, insbesondere Zigaretten ; Raucherartikel ; Anzünder/Feuerzeug ; Streichhölzer ; Aschenbecher"), qui ne sont que similaires aux cigarettes revendiquées par la marque opposante "WINSTON" (cf. consid. 5.2).
7.2.2.2 Opposition no 11848 "WINSTON / Wilton" (B-4363/2012)
De même, vu la similarité entre les signes opposés sur les plans visuel et sonore (consid. 6.2.2.4) et - surtout - le périmètre de protection accru dont jouit la marque opposante "WINSTON" (consid. 7.1.4), un risque de confusion direct doit être admis entre la marque "WINSTON" et la marque "Wilton", tant en ce qui concerne les produits identiques (cigarettes) qu'en ce qui concerne les autres produits de la classe 34 revendiqués par la marque attaquée "Wilton" ("Tabak ; Produkte aus Tabak, insbesondere Zigaretten ; Raucherartikel ; Anzünder/Feuerzeug ; Streichhölzer ; Aschenbecher"), qui ne sont que similaires aux cigarettes revendiquées par la marque opposante "WINSTON" (cf. consid. 5.2).
Il ressort de ce qui précède que, en vertu de l'art. 3 al. 1 let. c LPM, l'enregistrement de la marque attaquée 1 "WICKSON" et l'enregistrement de la marque attaquée 2 "Wilton" doivent être révoqués dans leur totalité, à savoir pour tous les produits revendiqués en classe 34. C'est ainsi à juste titre que l'autorité inférieure a admis les oppositions formées à l'encontre de ces deux marques. Partant, mal fondés, les recours faisant l'objet des causes B-4362/2012 et B-4363/2012 sont rejetés.
9.1 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et 4 FITAF). Dans les procédures de recours en matière d'opposition, il y a lieu d'évaluer l'intérêt de l'opposant à la radiation de la marque attaquée, respectivement l'intérêt du défendeur au maintien de cette marque. Toutefois, le fait d'exiger dans chaque cas les preuves concrètes de ces dépenses irait trop loin et pourrait avoir un effet dissuasif par rapport aux frais relativement peu élevés de la procédure de première instance. Faute d'autres pièces pertinentes quant à la valeur litigieuse, l'ampleur du litige doit être fixée selon les valeurs empiriques, soit entre Fr. 50'000.- et Fr. 100'000.- (ATF 133 III 490 consid. 3.3 Turbinenfuss [3D]).
9.2 En l'espèce, vu que les deux recours opposaient les mêmes parties, concernaient des faits de même nature et portaient sur des questions juridiques communes, les causes B-4362/2012 et B-4363/2012 ont été jointes (consid. 1). Il se justifie dès lors de fixer les frais de procédure à Fr. 6'000.- et de les mettre à la charge de la recourante qui succombe. Ce montant est compensé par les avances de frais de Fr. 4'000.- chacune versées le 27 septembre 2012 dans les causes B-4362/2012 et B-4363/2012 (c'est-à-dire un montant total de Fr. 8'000.-) et le solde de Fr. 2'000.- est restitué à la recourante.
10.1 La partie qui obtient entièrement ou partiellement gain de cause et qui est représentée par un mandataire a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 et 2 FITAF). Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (art. 8 FITAF). Les frais de représentation comprennent notamment les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 9 al. 1 let. a FITAF), lesquels sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF). Le tarif horaire des avocats est de Fr. 200.- au moins et de Fr. 400.- au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de Fr. 100.- au moins et de Fr. 300.- au plus ; ces tarifs s'entendent hors TVA (art. 10 al. 2 FITAF). Selon l'art. 14 al. 1 FITAF, les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au Tribunal, avant le prononcé de la décision, un décompte de leurs prestations. Le Tribunal fixe les dépens sur la base du décompte ; à défaut de décompte, il fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF).
10.2
10.2.1 En l'espèce, l'intimée, qui obtient gain de cause dans les deux procédures de recours et qui est représentée, a droit à des dépens. Du fait qu'aucun décompte n'a été produit, il convient de fixer l'indemnité sur la base des dossiers. Etant donné que les procédures ne comportaient pas de questions de fait ou de droit inhabituelles ou exceptionnellement ardues et que les mémoires déposés dans la cause B-4362/2012 correspondent pour l'essentiel aux mémoires déposés dans la cause B-4363/2012, le montant des dépens alloués à l'intimée, à la charge de la recourante, doit être fixé à Fr. 2'400.- (non assujetti à la TVA) pour les deux procédures de recours.
Ce montant n'est pas soumis à la TVA, car cet impôt n'est perçu que sur les prestations que les assujettis fournissent à titre onéreux sur le territoire suisse et par conséquent pas dans le cas d'espèce, dans lequel les services du mandataire ont été fournis en faveur de l'intimée, dont le siège se situe à l'étranger (art. 1 al. 1 et 2, art. 8 al. 1 et art. 18 al. 1 de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [Loi sur la TVA, LTVA, RS 641.20], en relation avec l'art. 9 al. 1 let. c FITAF ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-418/2012 du 18 avril 2013 consid. 7.2 DERMACYTE).
10.2.2 La recourante, qui succombe, n'a quant à elle pas droit à des dépens.
Les causes B-4362/2012 et B-4363/2012 sont jointes et la procédure ainsi unifiée porte la référence B-4362/2012.
Les recours B-4362/2012 et B-4363/2012 sont rejetés.
Les frais des procédures de recours B-4362/2012 et B-4363/2012, arrêtés à Fr. 6'000.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par les avances de frais versées dans les causes B-4362/2012 et B-4363/2012 (c'est-à-dire un montant total de Fr. 8'000.-) et le solde de Fr. 2'000.- est restitué à la recourante.
Des dépens pour les deux procédures de recours, d'un montant total de Fr. 2'400.- (non assujetti à la TVA), sont alloués à l'intimée et mis à la charge de la recourante.
Le présent arrêt est adressé :
à la recourante (recommandé ; annexes : pièces en retour et formulaire "Adresse de paiement")
à l'intimée (recommandé ; annexes : pièces en retour)
à l'autorité inférieure (nos de réf. MA-Prüf3 sth/11831 et MA-Prüf3 sth/11848 ; recommandé ; annexe : dossier en retour)
Le président du collège : Le greffier : Pietro Angeli-Busi Pierre-Emmanuel Ruedin
Expédition : 10 décembre 2013