Entscheiddatum: 25.11.2014Publikationsdatum: 30.09.2015
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IIB-3812/2012
Arrêt du 25 novembre 2014 Composition Pietro Angeli-Busi (président du collège), David Aschmann, Marc Steiner, juges,Mathieu Azizi, greffier. Parties Harrington Development Inc., Arango-Orillac Building, East 54th Street, PA- Panama, représentée par M. Dominique Lusuardi, Dr. Lusuardi AG, Kreuzbühlstrasse 8, 8008 Zurich,recourante, contre JAPAN TOBACCO INC., 2-2-1 Toranomon, Minato-ku, JP Tokyo, représentée par Inteltech SA, rue Saint-Honoré 1, case postale 2510, 2000 Neuchâtel,intimée, Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI, Stauffacherstrasse 65, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet procédures d'opposition n° 12123 CH-Nr. 599'614 "(fig.)"/ CH-Nr. 620'017 "FX BLUE STYLE EFFECTS (fig.)"n° 12124 CH-Nr. 570 991 "Winston BLUE (fig.)"/ CH-Nr. 620 017 "FX BLUE STYLE EFFECTS (fig.)"
A. Décisions attaquées
A.a Opposition n°12123 marque suisse n° 599 614 "(fig.)" (ci-après: la marque opposante 1)/ marque suisse n° 620 017 "FX BLUE STYLE EFFECTS" (ci-après: la marque attaquée) (B-3812/2012)
Déposée le 10 mai 2011 par Harrington Development Inc. (ci-après: la recourante) et publiée le 8 septembre 2011 sur Swissreg (), la marque attaquée a été enregistrée, sans revendication de couleurs, pour les produits suivants:
Classe 34: "Tabak; Produkte aus Tabak, insbesondere Zigaretten; Raucherartikel; Anzünder/ Feuerzeug; Streichhölzer; Aschenbecher."
Cette marque se présente ainsi:
Le 8 décembre 2011, Japan Tobacco Inc. (ci-après: l'intimée) a formé opposition totale contre cet enregistrement auprès de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après: l'autorité inférieure). L'opposition se fonde sur la marque opposante 1 enregistrée pour les produits suivants:
Classe 34: "Cigarettes; tabac brut ou manufacturé; articles pour fumeurs; allumettes."
Cette marque se présente ainsi:
Par décision du 20 juin 2012 (ci-après: la décision attaquée 1), l'autorité inférieure a admis l'opposition et révoqué, dans sa totalité, l'enregistrement de la marque attaquée.
Elle constate l'identité des produits en cause.
En outre, selon l'autorité inférieure, les cercles qui sont des figures géométriques de base sont dépourvus de caractère distinctif en raison de leur banalité et doivent rester à la libre disponibilité du commerce. Les banderoles, en tant qu'éléments d'emballage sur des paquets de cigarettes, seraient également très banales et relèveraient du domaine public. L'élément figuratif "oiseau", seul élément de la marque opposante 1, serait repris intégralement dans la marque attaquée. Il se démarquerait clairement par sa position sur fond clair en dessus de la banderole tout en haut de la partie frontale de l'emballage et constituerait un élément prépondérant de la marque dans son impression d'ensemble. En conséquence, il conviendrait de retenir l'existence d'une similarité entre les marques.
En relation avec les produits concernés, l'oiseau à ailes foncées et à la tête claire serait un signe fantaisiste. La marque opposante 1 jouirait donc d'un champ de protection normal. L'élément figuratif "oiseau" ayant été repris intégralement par la marque attaquée avec la même orientation de la tête vers la droite et les ailes déployées, l'on ne saurait considérer l'oiseau de cette marque comme une représentation propre et autonome; il serait un élément frappant par sa position sur fond clair en dessus de la banderole tout en haut de la partie frontale de l'emballage. Ceci serait d'autant plus le cas que la banderole serait banale et que les éléments verbaux "BLUE" et "STYLE EFFECTS" n'auraient qu'une importance faible dans l'impression d'ensemble du signe. Le terme "BLUE" serait une désignation courante sur des paquets de cigarettes et remplacerait l'ancienne désignation "light". L'oiseau serait par conséquent l'un des éléments prépondérants de la marque attaquée. Les différences entre les signes n'auraient ainsi pas un impact suffisant sur l'impression d'ensemble pour exclure l'existence d'un risque de confusion. Le public serait certes attentif aux différences entre les marques, en particulier à l'élément "FX" dans la marque attaquée. Toutefois, en raison de l'identité des produits, il serait amené à faire de fausses associations ou à assimiler les produits à des marques de série caractérisant les différentes lignes de produits de la même entreprise. Cela serait d'autant plus le cas que les produits dont il est question seraient achetés ou pris en compte avec un degré d'attention qui ne serait pas particulièrement élevé. L'opposition serait donc bien fondée.
A.b Opposition n°12124 marque suisse n° 570 991 "Winston BLUE (fig.)" (ci-après: la marque opposante 2)/ marque attaquée (B-3823/2012)
Le 8 décembre 2011, l'intimée a formé opposition totale contre ce même enregistrement auprès de l'autorité inférieure; elle s'est fondée cette fois-ci sur la marque opposante 2 déposée le 16 avril 2008, publiée le 14 mai 2008 et enregistrée pour les produits suivants:
Classe 34: "Cigarettes; tabac brut ou manufacturé; articles pour fumeurs; allumettes"
Cette marque se présente ainsi:
Par décision du 20 juin 2012 (ci-après: la décision attaquée 2), l'autorité inférieure a admis l'opposition et révoqué, dans sa totalité, l'enregistrement de la marque attaquée.
Les considérations de la décision attaquée 2 sont principalement les mêmes que celles de la décision attaquée 1.
B. Recours
B.a Opposition n°12123 marque opposante 1/ marque attaquée (B 3812/2012)
Par mémoire du 18 juillet 2012, la recourante a déposé auprès du Tribunal administratif fédéral un recours par lequel elle conclut à l'annulation de la décision attaquée 1 et au maintien intégral de l'enregistrement de la marque suisse n° 620 017, avec suite de frais et dépens.
B.b Opposition n°12124 marque opposante 2/ marque attaquée (B 3823/2012)
Par mémoire déposé le même jour, la recourante a déposé auprès du Tribunal administratif fédéral un recours par lequel elle conclut à l'annulation de la décision attaquée 2 et au maintien intégral de l'enregistrement de la marque suisse n° 620'017, avec suite de frais et dépens.
C. Réponses
C.a Opposition n°12123 marque opposante 1/ marque attaquée (B 3812/2012)
C.a.a Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure a répondu le 1er octobre 2012 en concluant au rejet du recours avec suite de frais et en renvoyant à la motivation de la décision attaquée 1. En annexe à sa réponse, l'autorité inférieure a produit les pièces suivantes: 1. copie de la marque opposante 1 n°599 614 "(fig.)"; 2. copie de la marque attaquée n°620 017 "FX BLUE STYLE EFFECTS (fig.)"; 3. copie du mémoire d'opposition du 8 décembre 2011; 4. copie de la décision de l'autorité inférieure du 12 décembre 2011; 5. copie d'un courrier (réponse) de la recourante du 10 février 2012; 6. deux copies d'une décision de l'autorité inférieure du 13 février 2012; 7. copie de la décision attaquée 1.
C.a.b L'intimée a déposé sa réponse le 22 octobre 2012 en concluant au rejet du recours avec suite de frais et dépens. Elle a produit le même jour une étude menée par l'Université de Zürich relative à la consommation de tabac de la population suisse pour les années 2001 à 2007. Par pli séparé et sous la désignation "annexe 2", l'intimée a produit en outre une documentation divisée en trente-deux parties et concernant notamment: l'historique de la marque "Winston", respectivement celui de l'aigle qui fait l'objet du présent recours; les différents produits qu'elle propose et sur lesquels l'aigle apparaît; l'importance de la marque opposante 1 en Suisse ainsi qu'au niveau mondial; les montants investis dans la promotion et dans la communication de la marque en Suisse et dans le monde.
C.b Opposition n°12124 marque opposante 2/ marque attaquée (B 3823/2012)
C.b.a Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure a répondu le 1er octobre 2012 en concluant au rejet du recours avec suite de frais et en renvoyant à la motivation de la décision attaquée 2. En annexe à sa réponse, l'autorité inférieure a produit les pièces suivantes: 1. copie de la marque opposante 2 n°570 991 "Winston BLUE (fig.)"; 2. copie de la marque attaquée n°620 017 "FX BLUE STYLE EFFECTS (fig.)"; 3. copie du mémoire d'opposition du 8 décembre 2011; 4. copie d'une décision de l'autorité inférieure du 12 décembre 2011; 5. copie d'un courrier (réponse) de la recourante du 10 février 2012; 6. deux copies d'une décision de l'autorité inférieure du 13 février 2012; 7. copie de la décision attaquée 2.
C.b.b L'intimée a déposé sa réponse le 22 octobre 2012 en concluant au rejet du recours, avec suite de frais et dépens et en produisant les mêmes moyens de preuve que dans la cause B-3812/2012 (cf. supra let. C.a.b). Elle invoque aussi les mêmes arguments que dans sa réponse au recours contre l'opposition n° 12123.
D. Répliques
D.a Opposition n°12123 marque opposante 1/ marque attaquée (B 3812/2012)
Dans sa réplique du 31 décembre 2012, la recourante confirme ses conclusions, en invoquant les mêmes griefs déjà soulevés et en joignant en annexe une copie de l'arrêt du 18 octobre 2012 C-101/11 P et C-102/11 P de la Cour de justice de l'Union européenne.
D.b Opposition n°12124 marque opposante 2/ marque attaquée (B 3823/2012)
Dans sa réplique du 31 décembre 2012, la recourante confirme les conclusions de son recours en joignant en annexe une copie du même arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (cf. supra let. D.a). Elle conteste les arguments développés par l'intimée dans sa réponse ainsi que la pertinence des pièces apportées par celle-ci et reprend, pour l'essentiel, la motivation de son recours. La protection de la marque opposante 2 vaudrait uniquement pour ce qui apparaît dans l'enregistrement litigieux, soit une boîte de cigarettes comprenant notamment l'image d'un pygargue à tête blanche en position de vol. Enfin, la recourante estime que la question centrale n'est non pas celle de la notoriété mondiale de la marque opposante 2, mais plutôt celle de savoir si, dans l'impression d'ensemble, les marques en cause peuvent être confondues.
E. Dupliques
E.a Opposition n°12123 marque opposante 1/ marque attaquée (B 3812/2012)
E.a.a Par courrier du 11 février 2013, l'autorité inférieure a renoncé à présenter une duplique en renvoyant à la motivation de la décision attaquée 1 ainsi qu'aux conclusions de sa réponse.
E.a.b Dans sa duplique du 11 février 2013, l'intimée confirme les conclusions de sa réponse et conteste les arguments soulevés par la recourante dans sa réplique.
E.b Opposition n°12124 marque opposante 2/ marque attaquée (B 3823/2012)
E.b.a Par courrier du 11 février 2013, l'autorité inférieure a renoncé à présenter une duplique et a renvoyé à la motivation de la décision attaquée 2 ainsi qu'aux conclusions de sa réponse.
E.b.b Dans sa duplique du 11 février 2013, l'intimée confirme les conclusions de sa réponse et conteste les griefs soulevés par la recourante dans sa réplique, sans rien ajouter.
F. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la procédure seront repris plus loin dans la mesure nécessaire.
Les recours sont ainsi recevables.
Vu que les deux recours opposent les mêmes parties, concernent des faits de même nature et portent sur des questions juridiques communes (ATF 128 V 124 consid. 1 [et les références citées]), il convient, pour des motifs d'économie de procédure, de joindre les causes B-3812/2012 et B 3823/2012 et de ne rendre qu'un seul arrêt sous la référence B 3812/2012 (cf. arrêt du TAF B-38/2011, B-39/2011 et B-40/2011 du 29 avril 2011 consid. 1.1 "IKB/ ICB [fig.]", "IKB/ICB" et "IKB/ ICB BANKING GROUP"; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht 2013, n. 3.17 ; art. 4 PA et art. 24 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273]).
3.1 La marque est un signe propre à distinguer un produit ou un service d'offres identiques ou similaires, de manière à ce qu'une individualisation de ce produit ou de ce service, voire de leur provenance commerciale, soit rendue possible. Il y a risque de confusion lorsqu'un signe plus récent porte atteinte à la fonction distinctive d'une marque antérieure. Une telle atteinte existe lorsqu'il faut craindre que les milieux intéressés soient induits en erreur par la ressemblance des signes et que les offres portant l'un ou l'autre signe soient associées au faux détenteur de la marque (risque de confusion direct). Une telle atteinte existe aussi lorsque le public distingue les deux signes mais présume, en raison de leur ressemblance, de l'existence de rapports qui n'existent pas, notamment en pensant à des marques de série qui désignent différentes lignes de produits ou de services provenant de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées entre elles (risque de confusion indirect) (ATF 128 III 441 consid. 3.1 "Appenzeller"; ATF 119 II 473 consid. 2c "Radion" et ATF 122 III 382 consid. 1 "Kamillosan").
3.2 L'appréciation du risque de confusion ne s'effectue pas en comparant abstraitement les signes, mais en prenant en considération toutes les circonstances du cas concret (ATF 122 III 382 consid. 1 "Kamillosan"). Il convient de tenir compte de la similarité aussi bien des signes que des produits ou des services pour lesquels ils sont enregistrés. Ces deux éléments s'influencent réciproquement, en ce sens que les produits ou les services doivent d'autant plus se différencier que les signes sont similaires et vice versa (arrêt du TAF B 4260/2010 du 21 décembre 2011 consid. 5.1 "Bally"/ "BALU [fig.]"; Lucas David, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/ Muster- und Modellgesetz, 2e éd. 1999, ad art. 3 LPM n° 8).
3.3 L'examen de l'existence d'un risque de confusion suppose également de déterminer l'attention dont les consommateurs font ordinairement preuve lorsqu'ils entendent se procurer les produits ou services en cause et de s'interroger sur la force distinctive de la marque, celle-là étant décisive pour déterminer l'étendue de la protection de la marque opposante (Gallus Joller, Markenschutzgesetz [MSchG], 2009, ad art. 3 n° 49 ss ; arrêt du TAF B-7352/2008 du 17 juin 2009 consid. 7 "Torres"/ "Torre Saracena").
Il s'agit de déterminer tout d'abord à quels consommateurs les produits en cause sont destinés ainsi que le degré d'attention dont ces consommateurs font preuve. C'est en effet sur la base de la perception des personnes concernées que doivent être examinées les questions de la similarité des produits (consid. 5), de la similarité des signes (consid. 6) et du risque de confusion (consid. 7) (arrêts du TAF B-3310/2012 du 11 mars 2013 consid. 4 "RODOLPHE"/ "RODOLPHE [fig.]" et B-8006/2010 du 12 mars 2012 consid. 3 "viva! [fig.]"/ "viva figurstudios für frauen [fig.]").
4.1 S'agissant de l'attention des consommateurs, il faut prendre en considération toutes les circonstances, en particulier la capacité de perception des destinataires et leur comportement effectif lorsqu'ils sont mis en situation concrète de se procurer le produit ou le service sur un certain marché. S'il s'agit de produits de consommation courante, on se fondera sur la capacité de souvenir du consommateur moyen. Si l'on est en présence de produits ou de services pour lesquels il est d'usage de faire preuve d'une attention accrue lors de leur acquisition, on devra en tenir compte et admettre moins facilement l'existence d'un risque de confusion. Si le public est composé de spécialistes dont on peut attendre une attention particulière lors de l'achat, on devra faire preuve de retenue avant d'admettre le risque de confusion (arrêt du TAF B-6770/2007 du 9 juin 2008 consid. 7.2 "Nasacort"/ "Vasocor"; Ivan Cherpillod, Le droit suisse des marques, 2007, p. 110; Eugen Marbach, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [ci-après: Marbach, SIWR], vol. III/1, Markenrecht, 2ème éd. 2009, nos 995 ss).
4.2
4.2.1 En l'espèce, la marque attaquée est destinée aux produits "Tabak; Produkte aus Tabak, insbesondere Zigaretten; Raucherartikel; Anzünder/Feuerzeug; Streichhölzer; Aschenbecher" (classe 34).
Les marques opposantes sont quant à elles toutes les deux destinées aux produits "Cigarettes; tabac brut ou manufacturé; articles pour fumeurs; allumettes" (classe 34).
4.2.2 Les produits du tabac et articles pour fumeurs (classe 34) s'adressent aux spécialistes de ces produits, mais avant tout aux fumeurs, actuels et potentiels, de plus de 16 ans (arrêt du TF 4A_6/2013 du 16 avril 2013 consid. 3.2.4 "WILSON"; arrêts du TAF B-6831/2011 du 16 novembre 2012 consid. 3.1-3.2 "WILSON" et B-4362/2012 du 3 décembre 2013 consid. 4.2.2 "WINSTON"/ "WICKSON"; "WINSTON"/ "Wilton"), dont aucune attention particulière ne peut être attendue (arrêts du TAF B 2630/2012 du 4 juillet 2013 consid. 4.2.2 "LA CASA DEL HABANO"/ "CLUB PASSION HABANOS" et B-6046/2008 du 3 novembre 2010 consid. 5 et 7.1 "R Rothmans [fig.]"/ "Roseman Crown Agencies KING SIZE [fig.]").
5.1 Des produits ou des services sont similaires lorsque les cercles de consommateurs concernés peuvent être amenés à penser que les produits vendus ou les services offerts sous des marques identiques ou similaires proviennent de la même entreprise ou seraient, du moins, produits ou offerts sous le contrôle du titulaire de la marque par des entreprises liées. Sont des indices en faveur de la similarité de produits les mêmes lieux de production, le même savoir-faire spécifique, des canaux de distribution semblables, les cercles de consommateurs semblables, un but d'utilisation semblable, la substituabilité des produits, un champ d'application technologique semblable de même que le rapport entre accessoire et produit principal. Constituent, en revanche, des indices contre la similarité de produits des canaux de distribution séparés pour une même catégorie d'acheteurs ainsi que le rapport entre produit auxiliaire et produit principal. Il convient encore de comparer les produits ou les services concernés à la lumière du lien et de la complémentarité qui existent entre eux. Tous ces éléments sont habituellement retenus comme indices par la doctrine et la jurisprudence, mais aucun n'est en soi déterminant et suffisant, chaque cas devant être examiné séparément. Enfin, l'appartenance des produits revendiqués à la même classe internationale selon la Classification de Nice ne suffit pas pour les déclarer similaires, mais constitue néanmoins un indice à prendre en compte (arrêts du TAF B-1494/2011 du 2 mai 2012 consid. 3.2 "Marcuard Heritage", B-3064/2010 du 26 octobre 2010 consid. 5 "[fig.]"/ "[fig.]", B-137/2009 du 30 septembre 2009 consid. 4 "DIAPASON", B-8105/2007 du 17 novembre 2008 consid. 4.2 "ACTIVIA" et B-3268/2007 du 25 janvier 2008 consid. 3 "MBR"/ "MR [fig.]"; Marbach, SIWR, nos 817 ss; David, op. cit., art. 3 LPM n° 8, n° 35). Hormis les cas où le défaut d'usage a été invoqué avec succès, les produits et services figurant dans la liste de la marque antérieure sont déterminants pour l'examen de l'identité ou de la similarité (arrêts du TAF B-317/2010 du 13 septembre 2010 consid. 5.2 "Lifetex"/ "LIFETEA" et B 4260/2010 du 21 décembre 2011 consid. 6.2.1 "Bally"/ "BALU [fig.]"; Marbach, SIWR, no 1173).
5.2 En l'espèce, il s'agit de retenir l'identité des produits en ce qui concerne les cigarettes (classe 34), auxquelles sont destinées tant la marque attaquée que les marques opposantes 1 et 2.
Les autres produits revendiqués par la marque attaquée sont similaires aux autres produits revendiqués par les marques opposantes 1 et 2 en classe 34. Ces produits ont en effet une nature, une fonction et/ou un but proches, sont écoulés par les mêmes canaux de distribution, s'adressent aux mêmes consommateurs et entretiennent un rapport de complémentarité.
Cette appréciation correspond à celle de l'autorité inférieure, laquelle n'est pas contestée par les parties.
6.1 La similarité entre deux signes est déterminée par l'impression d'ensemble laissée au public (cf. ATF 128 III 441 consid. 3.1 "Appenzeller"). Dès lors que, en général, le consommateur ne perçoit pas les deux signes simultanément et que celui des deux qu'il voit ou entend s'oppose dans sa mémoire au souvenir plus ou moins effacé de l'autre perçu auparavant, il convient d'examiner les caractéristiques susceptibles de subsister dans sa mémoire imprécise (cf. ATF 121 III 377 consid. 2a "Boss"; Marbach, SIWR, no 867). Cette impression d'ensemble sera principalement influencée par les éléments dominants d'une marque; il s'agit en général des éléments les plus distinctifs (cf. arrêt du TAF B 2380/2010 du 7 décembre 2011 consid. 7.1.1 "lawfinder"/ "LexFind.ch [fig.]"). Cependant, les éléments d'une marque qui sont faibles ou qui appartiennent au domaine public ne doivent pas être purement et simplement exclus de l'examen de la similarité des signes. En effet, de tels éléments peuvent, eux aussi, influencer l'impression d'ensemble d'une marque (cf. arrêt du TAF B-38/2011, B-39/2011 et B-40/2011 du 29 avril 2011 consid. 7.1.2 "IKB"/ "ICB [fig.]", "IKB"/ "ICB" et "IKB"/ "ICB BANKING GROUP"). Il convient dès lors de prendre en considération et de pondérer chacun des éléments selon son influence respective sur l'impression d'ensemble, sans cependant les dissocier et décomposer le signe (arrêt du TAF B-7442/2006 du 18 mai 2007 consid. 4 "FEEL 'N LEARN"/ "SEE 'N LEARN"; Marbach, SIWR, n° 866 ; Joller, op. cit., ad art. 3 n° 122 s.).
Dans le cas d'une collision entre des signes combinant des éléments verbaux et figuratifs, il n'existe pas de règles absolues permettant d'établir lesquels de ces éléments l'emportent sur les autres dans le cadre de l'examen de l'impression d'ensemble qui se dégage des signes. Il s'agit donc de déterminer dans chaque cas l'élément qui a le plus d'influence sur le signe concerné (Marbach, SIWR, n° 930, et les réf. citées). Une similarité des éléments caractéristiques - verbaux ou figuratifs - ne peut être compensée par une dissemblance entre des composantes peu originales; à l'inverse, lorsque la similarité ne porte que sur des éléments secondaires du point de vue de l'impression d'ensemble, une différence claire entre les éléments caractéristiques respectifs est apte à éviter une similarité des signes. En présence d'éléments caractéristiques tant verbaux que figuratifs, une ressemblance au niveau de l'une de ces composantes peut suffire à fonder une similarité des signes (cf. Marbach, SIWR, n° 931 ; arrêt du TAF B-1618/2011 du 25 septembre 2012 consid. 4.1 "EIFFEL"/ "GUSTAVE EIFFEL [fig.]").
Pour déterminer si deux marques verbales se ressemblent au sens de l'art. 3 al. 1 let. c LPM, il y a lieu de prendre en compte leur effet auditif, leur représentation graphique et leur contenu sémantique (cf. ATF 127 III 160 consid. 2b/cc "Securitas", ATF 121 III 377 consid. 2b "Boss"). La similarité des marques doit en principe déjà être admise lorsque des similitudes se manifestent sur la base de l'un de ces trois critères (cf. Marbach, SIWR, no 875; David, op. cit., ad art. 3 LPM no 17). La sonorité découle en particulier du nombre de syllabes, ainsi que de la cadence et de la succession des voyelles, tandis que l'image de la marque dépend de la longueur du mot et des particularités des lettres employées. Le début du mot et sa racine, de même que sa terminaison - surtout lorsque celle-ci reçoit une accentuation - suscitent plus l'attention que les syllabes intermédiaires non accentuées (cf. ATF 127 III 160 consid. 2b/cc "Securitas", ATF 122 III 382 consid. 5a "Kamillosan").
6.2
6.2.1 La recourante réfute plusieurs points de l'analyse effectuée par l'autorité inférieure. Elle reproche tout d'abord à l'autorité inférieure de ne pas avoir respecté les principes dégagés par le Tribunal fédéral relatifs à la comparaison des signes et considère qu'il n'est pas correct d'examiner un à un les éléments caractéristiques des marques aptes à rester dans la mémoire du consommateur moyen. Il faudrait prendre en compte leur influence sur l'impression d'ensemble laissé au public visé, ce qui n'aurait pas été fait. Il existerait des différences importantes entre les marques en présence. La recourante considère que les éléments prépondérants de sa marque sont l'acronyme "FX", le cercle, ainsi que la sphère quadrillée qui figurent sur la large banderole foncée. De l'avis de la recourante, le consommateur ne peut pas reconnaître la figure ailée à l'achat d'un paquet de cigarettes, une distance de deux mètres au moins le séparant de celui-ci dans un kiosque. D'autre part, les consommateurs visés ne confondraient pas les deux marques parce que la marque attaquée contiendrait d'autres éléments qu'une figure ailée. La figure ailée de la marque attaquée étant peu reconnaissable, l'on devinerait que difficilement le bec et la tête. Cette figure n'aurait pas de tronc et sa queue ne serait qu'une esquisse. Le dessin de ses ailes représenterait un "V", alors que les ailes de la marque opposante 1 formeraient un "U"; en retenant une similitude entre les deux figures, l'on ne ferait aucune différence entre un vol plané, un envol ou un atterrissage. Si l'on devait tout de même deviner une tête ou un bec s'agissant de la marque attaquée, l'élément en question figurerait au-dessous des ailes, alors que la tête se situerait au-dessus de celles-ci pour ce qui concerne la marque opposante 1. La tête de l'oiseau de la marque opposante 1 serait blanche, alors que l'ensemble de la figure de la marque attaquée serait "gris/noir/foncé". Les deux marques se différencieraient aussi par la petitesse de la figure ailée de la marque attaquée. Alors que la figure ailée serait à peine reconnaissable, la large banderole foncée et l'acronyme "FX" seraient les éléments prépondérants de la marque attaquée, à même de rester dans la mémoire du consommateur moyen.
6.2.2 L'intimée, dans sa réponse du 22 octobre 2012, conteste l'absence de méthode s'agissant de l'analyse menée par l'autorité inférieure et la non-conformité de cette analyse avec les principes dégagés de la jurisprudence.
6.2.3
6.2.3.1 La marque attaquée "FX BLUE STYLE EFFECTS (fig.)" est une marque combinée, alors que la marque opposante 1 est une marque figurative. Sans revendication de couleur et tridimensionnelle, elle représente un paquet de cigarettes décomposé dont chaque côté est visible. Les parties frontale et dorsale ainsi que le dessus et le dessous de l'emballage sont ornés d'une banderole foncée. Cette dernière est coupée par un globe terrestre dans lequel s'insère dans une nuance plus claire l'acronyme "FX". En dessus et en dessous du cercle, deux lignes s'estompant dans leurs extrémités sont visibles sur les parties frontale et dorsale ainsi que sur le dessus et le dessous de l'emballage.
Sur la partie frontale, l'élément verbal "BLUE" est placé en dessous de la banderole à gauche et les éléments "STYLE EFFECTS" sont intégrés à la banderole, à droite du cercle. Un oiseau, les ailes déployées et la tête orientée vers la droite, figure dans le coin droit de la partie frontale, en dessus de la banderole.
Sur la partie dorsale de l'emballage, en plus de l'acronyme "FX" dans le cercle, un texte difficilement lisible est inscrit sur la banderole, alors qu'un rectangle clair est placé en dessus de celle-ci. Les éléments verbaux "STYLE EFFECTS" et "BLUE" sont apposés respectivement en dessus et en dessous de la banderole à gauche.
Les côtés de l'emballage sont ornés d'éléments simples tels que des traits ou un rectangle. Un texte peu lisible figure dans la partie supérieure de chaque côté. Sur le côté droit, on retrouve en outre l'acronyme "FX", cette fois sans cercle, ainsi que les éléments verbaux "STYLE EFFECTS".
6.2.3.2 La marque opposante 1, sans revendication de couleur, consiste en un rapace, plus précisément en un pygargue à tête blanche dont on distingue bien la tête blanche, le bec, le corps foncé, les ailes et la queue terminées par des plumes au tracé net et précis. L'oiseau orienté vers la droite est en position de vol plané, les ailes bien déployées.
6.2.3.3 Les banderoles de la marque attaquée sont des éléments d'emballage très fréquents sur des paquets de cigarettes et les cercles sont des figures géométriques banales sans caractère distinctif. Alors que l'oiseau de la marque attaquée est floue, les teintes de la figure ailée de la marque opposante 1 sont nettes. L'élément figuratif "oiseau", élément unique de la marque opposante 1, est repris dans la marque attaquée. La figure ailée de la marque attaquée se démarque clairement par sa position sur fond clair en dessus de la banderole tout en haut de la partie frontale de l'emballage et constitue par conséquent un élément prépondérant de cette marque dans l'impression d'ensemble de celle-ci. Dans les deux cas, l'oiseau qui vole, les ailes largement déployées, adopte la même direction, soit la tête dirigée vers la droite. Peu importe qu'il puisse s'agir d'un aigle ordinaire, d'un pygargue à tête blanche ou d'un autre rapace. De surcroît, le caractère tridimensionnel de la marque attaquée n'apparaît pas comme relevant. Il convient donc de retenir, à tout le moins, une faible similitude entre les deux marques sur le plan visuel.
La marque opposante 1 ne comprenant aucun élément sonore, il n'y a pas lieu d'examiner ce critère.
D'un point de vue sémantique, l'élément verbal "STYLE EFFECTS" (traduction: "effets de style") de la marque attaquée, lequel figure à trois endroits, vise à donner une bonne image du consommateur qui deviendrait par ce biais une personne jouissant d'un certain charisme. Quant à l'acronyme "FX" de la marque attaquée, il ne présente pas de signification particulière. Enfin, la figure ailée en position de vol qui dégage un sentiment de liberté et de détente et que l'on peut observer dans les deux marques permet de retenir entre celles-ci une certaine similitude sur le plan sémantique.
6.2.3.4 Sur le vu de ce qui précède, la marque attaquée et la marque opposante 1 doivent être considérées comme présentant certaines similarités.
Vu l'identité, respectivement la similarité des produits en cause (cf. supra consid. 5.2) et la similarité entre les signes (cf. supra consid. 6.2.3), il convient de déterminer s'il existe un risque de confusion entre la marque attaquée et la marque opposante 1.
La question du risque de confusion doit être résolue en tenant compte tant du degré d'attention dont font preuve les destinataires des produits pour lesquels les marques sont enregistrées (cf. supra consid. 4) que de l'étendue du champ de protection de la marque opposante.
7.1
Le champ de protection d'une marque dépend de sa force distinctive. Il est plus restreint pour les marques faibles que pour les marques fortes et des différences plus modestes suffiront alors à créer une distinction suffisante. Sont en particulier faibles les marques dont les éléments essentiels sont banals ou dérivent d'indications descriptives utilisées dans le langage courant (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_207/2010 du 9 juin 2011 consid. 5.1 "R RSW Rama Swiss Watch [fig.]"/ "RAM Swiss Watch AG"; Marbach, SIWR, no 981). Sont en revanche fortes les marques imaginatives ou ayant acquis une notoriété dans le commerce. Les marques fortes, résultant d'un acte créatif ou d'un travail patient pour s'établir sur le marché, doivent bénéficier d'une protection élargie et accrue contre les signes similaires, car elles sont spécialement exposées à des essais de rapprochement (cf. ATF 122 III 382 consid. 2a "Kamillosan"; arrêt du TAF B-1077/2008 du 3 mars 2009 consid. 6 "Sky"/ "SkySIM").
7.2
7.2.1 Dans la décision attaquée 1, l'autorité inférieure considère que l'oiseau à ailes foncées et à tête claire, seul élément de la marque opposante 1, serait un signe fantaisiste en relation avec les produits concernés. La marque opposante 1 jouirait donc d'un champ de protection normal.
7.2.2 Selon la recourante, le champ de protection de la marque opposante 1, considéré comme normal, est indûment élargi. La recourante reproche également à l'autorité inférieure de n'avoir ni mentionné ni évalué l'impact de l'élément figuratif considéré comme déterminant par celle-ci mais qui de son point de vue se noie dans l'impression d'ensemble. La décision serait ainsi dépourvue de tout fondement. L'élément "FX" suffirait déjà, par un rapide un coup d'oeil, à distinguer la marque attaquée de la marque opposante 1. Tout risque de confusion serait donc exclu.
La recourante reproche aussi à l'intimée de vouloir intégrer le terme "Winston" à l'objet du litige, alors que ce terme ne ressort d'aucune des deux marques de la cause et que seule la figure ailée fait l'objet du recours. La recourante se réfère aussi à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (cf. arrêt du 18 octobre 2012 C 101/11 P et C 102/11 P ch. 23 produit en annexe à sa réplique) pour estimer que les nombreuses différences des marques du cas d'espèce excluent tout risque de confusion. Les pièces produites par l'intimée en annexe à sa réponse n'auraient aucune pertinence.
7.2.3 Selon l'intimée, les considérants de la décision relatifs à l'appréciation du risque de confusion sont clairs et suffisamment développés. L'autorité inférieure aurait correctement retenu que la figure ailée de la marque attaquée représente un élément caractéristique de celle-ci et qu'elle est un signe fantaisiste en relation avec les produits concernés. Comme cette figure présente la même silhouette, en vol, ailes déployées, tête en direction de la droite que celle de la marque opposante 1, il ne s'agirait pas d'une représentation propre et autonome d'un même motif abstrait, mais d'une simple adaptation de l'élément figuratif de la marque opposante 1.
"Winston" serait une des marques de cigarettes les plus connues dans le monde, ainsi que dans notre pays. L'intimée se réfère ici à l'enquête sur la consommation de tabac en Suisse de 2001 à 2007, publiée sous les auspices de l'Office fédéral de la santé publique, ainsi qu'aux multiples pièces produites dans le cadre de cette procédure. Selon cette enquête, la marque "Winston" de l'intimée aurait atteint durant les années 2006 et 2007, parmi les fumeurs journaliers, une part de marché de 6%, à égalité avec les marques "Philip Morris" et "Camel", ceci derrière les marques "Marlboro" et "Parisienne", toutes deux avec 19%.
L'aigle aurait fait son apparition sur les paquets "Winston" dans les années 1980. Dès l'acquisition de la marque "Winston" par l'intimée en 1999, l'image de l'aigle serait devenue un élément plus important dans le design des paquets et, partant, un élément prépondérant des autres marques composées, englobant la marque opposante 1 à titre d'élément figuratif. Sur la centaine de marques détenues en Suisse, relatives à ses produits "Winston", soixante-trois contiendraient l'image de l'aigle dont quarante-cinq déposées entre le 4 septembre 1996 et le 26 avril 2010, soit avant le dépôt de la marque attaquée. Selon une revue périodique spécialisée pour le marché du tabac, The Maxwell Report, la marque "Winston" aurait progressé dans le classement mondial des marques de la quatrième à la deuxième place. Selon un rapport d'Euromonitor, une autre société indépendante d'analyse de marchés, pour les cigarettes, la marque "Winston" aurait occupé en 2010 la deuxième place sur le plan mondial, hormis la Chine. Sur le plan suisse, les ventes de cigarettes "Winston" auraient sensiblement progressé (hausse de 108%) entre 2003 (459 millions) et 2011 (914 millions), correspondant à des parts de marché passant, durant cette même période, de 3,2% à 8,1% sur l'ensemble de la Suisse.
L'intimée consacrerait des ressources importantes sur le plan mondial à la promotion et à la communication relatives à ses marques "Winston". L'intimée développerait aussi diverses activités de communication et de promotion propres à la Suisse pour un budget annuel variant, pour les années 2004 à 2012, de six à treize millions de francs.
Compte tenu de l'absence de lien de l'élément figuratif ailé par rapport aux produits revendiqués de la classe 34, il n'y aurait aucune raison de ne pas considérer cet élément comme doté d'une force distinctive normale. En raison de l'importance de la commercialisation des produits vendus dans un emballage comportant la marque opposante 1, ainsi que des parts de marché acquises en Suisse pour ces produits entre les années 2004 et 2010, de l'intensité des activités de communication et de promotion menées par l'intimée, sur le plan international comme en Suisse, il conviendrait même de reconnaître à la marque opposante 1 une sphère de protection accrue.
La légère modification opérée pour arriver au dessin figurant dans la marque attaquée serait d'autant moins déterminante que la comparaison entre les marques devrait se faire essentiellement en fonction du souvenir que conserve le consommateur de chacune d'elles et qu'il serait admis que les différences entre les représentations graphiques restent moins bien ancrées dans le souvenir que des différences entre des mots.
Malgré les différences constatées entre les marques, en particulier l'élément verbal "FX", la reprise de la figure ailée serait de nature à entraîner un risque de confusion, ceci d'autant plus que les marques s'appliquent à des produits identiques ou similaires.
Par les documents produits dans le cadre de la procédure, l'intimée estime avoir démontré l'usage intensif qu'elle fait de la marque opposante 1 en Suisse comme sur le plan mondial, dans le cadre de la commercialisation de ses produits de marque "Winston". L'usage côte à côte de deux marques enregistrées séparément, l'une verbale, l'autre figurative, viserait à renforcer leur association dans l'esprit du public, la notoriété de l'une rejaillissant sur l'autre. Il serait fréquent dans la pratique et resterait sans incidence sur la perception de la marque figurative en tant que marque individuelle (arrêt du TAF B-5732/2009, consid. 7.2.1, 7.2.3 et 7.2.4 "AVIATOR"). Enfin, même si la référence à l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne est intéressante, elle serait en l'espèce sans pertinence.
7.2.4 Il faut avant tout rappeler le caractère commun de la banderole et des éléments verbaux "STYLE EFFECTS" et "BLUE" qui désigne un produit allégé en comparaison avec un produit qui contiendrait davantage de nicotine. Si l'acronyme "FX" et le globe attirent fatalement l'attention du consommateur, il n'en demeure pas moins que l'élément le plus intriguant de la marque et, partant, l'élément prépondérant de celle-ci consiste dans la figure ailée qui se laisse très volontiers comparer à un aigle en plein vol, ou à tout le moins à un rapace, qui s'oriente vers la droite. Cet oiseau est d'autant plus identifiable qu'il se situe sur la partie supérieure de la face frontale à droite.
Les annexes produites au cours de l'instruction attestent de la présence quasi-permanente du pygargue à tête blanche sur les produits de l'intimée. La marque opposante 1 constituée d'un pygargue à tête blanche est une marque imaginative et doit ainsi bénéficier d'un champ de protection au moins normal, si bien que les quelques différences avec la marque attaquée décrites plus haut ne suffisent pas, face à la prépondérance de la figure ailée, à distinguer les deux marques. La question de savoir si la marque opposante 1 jouit d'un champ de protection accru peut ainsi demeurer ouverte.
En tant que l'oiseau de la marque attaquée est, comme l'oiseau de la marque opposante 1, en position de vol, qu'il s'oriente vers la droite et qu'il s'agit selon toute vraisemblance d'un aigle ou d'un autre rapace, il faut admettre qu'il y a à tout le moins un risque de confusion indirect entre ces deux marques. Il ne peut en effet pas être exclu que le public, bien qu'il puisse distinguer les deux signes, présume de l'existence de rapports qui n'existent pas, notamment en pensant à des marques de série.
La référence à la jurisprudence de la Cour de justice européenne (cf. C 101/11 P et C-102/11 P [causes jointes]) est écartée dans la mesure où les autorités suisses n'y sont pas liées. D'ailleurs, la Cour de justice européenne compare dans cette affaire deux marques figuratives uniquement, à savoir deux logos qui se rapportent à des produits ne présentant de surcroît aucune similitude avec le cas d'espèce.
7.2.5 Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, il sied de constater que la décision attaquée 1 ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (art. 49 PA). Dès lors que l'autorité inférieure a décidé à juste titre la révocation de la marque suisse CH-Nr. 620'017 "FX BLUE STYLE EFFECTS (fig.)", le recours B 3812/2012, mal fondé, doit être rejeté.
Compte tenu du rejet du recours B-3812/2012 et de la confirmation de la révocation de la marque attaquée, le recours B-3823/2012 visant également au maintien de celle-ci devient sans objet et la cause doit être radiée du rôle.
9.1 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue, ou si la procédure est devenue sans objet sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation (art. 5 FITAF). A titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis (art. 6 FITAF). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et 4 FITAF). Dans les procédures de recours en matière d'opposition, il y a lieu d'évaluer l'intérêt de l'opposant à la radiation de la marque attaquée, respectivement l'intérêt du défendeur au maintien de cette marque. Toutefois, le fait d'exiger dans chaque cas les preuves concrètes de ces dépenses irait trop loin et pourrait avoir un effet dissuasif par rapport aux frais relativement peu élevés de la procédure de première instance. Faute d'autres pièces pertinentes quant à la valeur litigieuse, l'ampleur du litige doit être fixée selon les valeurs empiriques, soit entre Fr. 50'000.- et Fr. 100'000.- (ATF 133 III 490 consid. 3.3 "Turbinenfuss [3D]").
9.2 En l'espèce, vu la jonction des deux recours visant chacun au maintien de la marque attaquée, il se justifie de fixer les frais de procédure à Fr. 5'000.- et de les mettre à la charge de la recourante qui n'obtient pas gain de cause. Ce montant est compensé par les avances de frais de Fr. 4'000.- chacune versées dans les causes B-3812/2012 et B-3823/2012 (c'est-à-dire un montant total de Fr. 8'000.-) et le solde de Fr. 3'000.- est restitué à la recourante.
10.1 La partie qui obtient entièrement ou partiellement gain de cause et qui est représentée par un mandataire a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 et 2 FITAF). Lorsqu'une procédure devient sans objet, le tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens (art. 15 FITAF). Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (art. 8 FITAF). Les frais de représentation comprennent notamment les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 9 al. 1 let. a FITAF), lesquels sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF). Le tarif horaire des avocats est de Fr. 200.- au moins et de Fr. 400.- au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de Fr. 100.- au moins et de Fr. 300.- au plus; ces tarifs s'entendent hors TVA (art. 10 al. 2 FITAF). Selon l'art. 14 al. 1 FITAF, les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au Tribunal, avant le prononcé de la décision, un décompte de leurs prestations. Le Tribunal fixe les dépens sur la base du décompte; à défaut de décompte, il fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF).
10.2
10.2.1 En l'espèce, l'intimée, qui est représentée, a droit à des dépens. Du fait qu'aucun décompte n'a été produit, il convient de fixer l'indemnité sur la base des dossiers. Etant donné que les procédures ne comportaient pas de questions de fait ou de droit inhabituelles ou exceptionnellement ardues et que les mémoires déposés dans la cause B-3823/2012 correspondent pour l'essentiel aux mémoires déposés dans la cause B-3812/2012, le montant des dépens alloués à l'intimée, à la charge de la recourante, doit être fixé à Fr. 3'000.- (non assujetti à la TVA) pour les deux procédures de recours.
Ce montant n'est pas soumis à la TVA, car cet impôt n'est perçu que sur les prestations que les assujettis fournissent à titre onéreux sur le territoire suisse et par conséquent pas dans le cas d'espèce, dans lequel les services du mandataire ont été fournis en faveur de l'intimée, dont le siège se situe à l'étranger (art. 1 al. 1 et 2, art. 8 al. 1 et art. 18 al. 1 de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [Loi sur la TVA, LTVA, RS 641.20], en relation avec l'art. 9 al. 1 let. c FITAF ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-418/2012 du 18 avril 2013 consid. 7.2 "DERMACYTE").
Les causes B-3812/2012 et B-3823/2012 sont jointes et la procédure ainsi unifiée porte la référence B-3812/2012.
Le recours B-3812/2012 est rejeté.
Par conséquent, le recours B-3823/2012 devient sans objet et la cause est radiée du rôle.
Les frais des procédures de recours B-3812/2012 et B-3823/2012, arrêtés à Fr. 5'000.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par les avances de frais versées dans les causes B-3812/2012 et B-3823/2012 (c'est-à-dire un montant total de Fr. 8'000.-) et le solde de Fr. 3'000.- est restitué à la recourante.
Des dépens pour les deux procédures de recours, d'un montant total de Fr. 3'000.- (non assujetti à la TVA), sont alloués à l'intimée et mis à la charge de la recourante.
Le présent arrêt est adressé :
à la recourante (recommandé; annexes: formulaire "adresse de paiement" et actes en retour)
à l'intimée (recommandé; annexes: actes en retour)
à l'autorité inférieure (n° de réf.: procédures d'opposition nos 12123 et 12124; annexes: dossiers en retour)
Le président du collège : Le greffier : Pietro Angeli-Busi Mathieu Azizi
Expédition: 27 novembre 2014