B-3686/2010

BVGer B-3686/2010

Entscheiddatum: 10.02.2011Publikationsdatum: 28.02.2011

BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Abteilung II B-3686/2010 Urteil vom 10. Februar 2011 Besetzung Richter Marc Steiner (Vorsitz),Richter Hans Urech, Richterin Maria Amgwerd, Gerichtsschreiberin Miriam Sahlfeld. Parteien Kur- und Verkehrsverein St. Moritz, Via Maistra 12,7500 St. Moritz,vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Marco Bundi, Bahnhofstrasse 8, 7250 Klosters,Beschwerdeführer, gegen Thomas Heinrich, Alpenstrasse 117, 3052 Zollikofen, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Thomas Bähler, Kapellenstrasse 14, Postfach 6916, 3001 Bern,Beschwerdegegner, Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,Vorinstanz. Gegenstand Widerspruchsverfahren Nr. 9861-CH-Nr. 455'827 HEIDILAND / CH-Nr. 571 710 HEIDI Best of Switzerland.

Sachverhalt:

A. Der Kur- und Verkehrsverein St. Moritz (Widersprechender, Beschwer­de­führer) ist Inhaber der Schweizer Wortmarke Nr. 455'827 HEIDI­LAND (Widerspruchsmarke), welche am 23. Oktober 1997 unter anderem für folgende Waren und Dienstleistungen hinterlegt wurde:

Klasse 16:

Papier et carton compris dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photograhies; livres, livres d'enfants; revues, cartes géographi­ques, cartes postales, "posters"(tableaux); papeterie, adhésifs (matières col­lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exeption des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); sacs en plas­tique pour l'emballage; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés. Klasse 28:

jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport compris dans cette classe, notamment balles, raquettes de tennis et de squash, patins à glace, patins à roulettes, skis, fixations de skis, bâtons de skis, tees de golf, chaussures de sport miniatures, balles miniatures.

Klasse 29:

Viande, notamment viande séchée, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; saucissons; fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, con­fitures; oeufs, lait et produits laitiers, fromages; huiles et graisses comes­tibles; sauces à salade; conserves de légumes et de fruits; mets tout pré­pa­rés compris dans cette classe; produits surgelés compris dans cette classe. Klasse 30:

Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pâtes, pain, pâtisserie et confiserie, chocolat et produits de chocolat, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces; épices; glace à rafraî­chir; mets tout préparés compris dans cette classe; produits surgelés compris dans cette classe.

B. Gestützt auf diese Marke erhob der Beschwerdeführer am 19. August 2008 Widerspruch gegen die Schweizer Marke Nr. 571'710 HEIDI Best of Switzerland, welche am 1. November 2007 für die nachstehenden Waren hinterlegt und am 3. Juni 2008 im Schweizerischen Handels­amts­blatt veröffentlicht worden war:

Klasse 16:

Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Foto­grafien, Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haus­­halts­­zwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und Büro­artikel (aus­genommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausge­nom­men Appara­te); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es in dieser Klasse enthalten ist; Drucklettern; Druckstöcke.

Klasse 28:

Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Christbaumschmuck; Spielkarten.

Klasse 30:

Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel; Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis; Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz, Senf; Essig, Saucen (Würz­mittel); Gewürze; Kühleis;

Alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft."

C. Mit Eingabe vom 22. Dezember 2008 reichte der Widerspruchsgegner beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE, Vorin­stanz) seine Stellungnahme ein und machte den Nichtgebrauch der Wider­spruchsmarke geltend.

D. Am 23. Juni 2009 replizierte der Widersprechende zwecks Glaubhaft­machung des Gebrauchs seiner Marke, wobei er dem Institut ent­sprechende Belege einreichte.

E. In seiner Duplik vom 28. September 2009 erklärte der Widerspruchs­gegner im Wesentlichen, die vom Widersprechenden eingereichten Unter­lagen seien nicht geeignet, den rechtserhaltenden Gebrauch des Zeichens in Be­zug auf die beanspruchten Waren im relevanten Zeitraum glaubhaft zu machen.

F. Mit Verfügung vom 22. April 2010 wies die Vorinstanz den Widerspruch ab. Zur Begründung führte sie aus, dass aufgrund der eingereichten Belege der rechtsgenügliche Gebrauch der Marke in der registrierten Form für die beanspruchten Waren im entscheidenden Zeitraum nicht als wahrscheinlich erscheine. Somit werde der Widerspruch nicht auf ein durchsetzbares Recht an einer Marke gestützt, weshalb er ohne Prüfung der Zeichen- und Warenähnlichkeit abzuweisen sei.

G. Gegen diese Verfügung erhob der Widersprechende am 20. Mai 2010 Beschwerde (Posteingang: 25. Mai 2010) vor dem Bundesverwaltungs­gericht. Er stellt folgende Rechtsbegehren:

"1. Es sei der Entscheid des Instituts für Geistiges Eigentum (IGE) Wider­spruchs­verfahren Nr. 9861 vom 22. April 2010 aufzuheben und das Verfahren zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen;

2. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten des Beschwerde­gegners.Eventualiter:1. Es sei der Entscheid des IGE vom 22. April 2010 im Wider­spruchs­verfahren Nr. 9861 aufzuheben.

3. Es sei der Widerspruch im Verfahren Nr. 9861 gestützt auf die Schweizer Marke P-455'827 HEIDILAND gegen die Schweizer Marke Nr. 571'710 HEIDI Best of Switzerland gutzuheissen;

4. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten des Beschwerde­gegners."

Zur Begründung führt er aus, dass die Vorinstanz die Einrede des Nicht­gebrauchs zu Unrecht auf Wander- und Bikekarten beziehe, da der Einwand des Nichtgebrauchs insoweit zu spät vorgebracht worden sei. Weiter ist er der Auffassung, dass das IGE zu hohe Anforderungen an die Glaub­haft­machung stelle, da sie Bestätigungsschreiben von Partner­firmen als Parteibe­haup­tungen abqualifiziere und undatierte Belege auch in Kombination mit anderen Nachweisen nicht als rechts­er­hal­tenden Gebrauch anerkenne.

H. In ihrer Vernehmlassung vom 9. Juli 2010 verzichtete die Vorinstanz auf eine Stellungnahme. Sie beantragt unter Hinweis auf die Be­grün­dung der angefochtenen Verfügung die Abweisung der Beschwerde unter Kosten­folge.

I. Mit Beschwerdeantwort vom 30. August 2010 beantragt der Beschwer­de­gegner ebenfalls die Abweisung der Beschwerde. Er weist darauf hin, dass sich die Geltendmachung des Nicht­ge­brauchs auf die Wider­spruchs­marke als Ganzes, also auch auf die Wander- und Bike­karten beziehe. Ausserdem führt er wie schon im vorinstanzlichen Verfahren aus, der Beschwerde­führer habe den Ge­brauch der Widerspruchsmarke nicht hinrei­chend glaubhaft gemacht. Ausserdem könne ein rechts­erhaltender Gebrauch nur dann angenommen werden, wenn der Gegenstand der Markenbenutzung mit dem Gegenstand des Marken­schutzes übereinstimme. Zusätze wie "ferienregion" und "Sarganserland - Walensee - Wartau" führten indessen dazu, dass das Zeichen als geographische Bezeichnung einer Region wahrgenommen werde. Auf seine weiteren Vorbringen zu den einzelnen Waren­klassen wird in Erwägungen einzu­gehen sein.

J. Mit Eingabe vom 17. September 2010 erstattete der Beschwerdeführer Replik und hielt an seinen Anträgen fest. Er bleibt dabei, dass der Beschwerdegegner den rechtserhaltenden Gebrauch für Waren der Klasse 16 jedenfalls nicht rechtzeitig bestritten habe. Ausserdem verwahrt er sich gegen die Auffassung, seine Marke sei als direkter oder indirekter Herkunftshinweis zu verstehen.

K. Mit Duplik vom 13. Oktober 2010 hielt der Beschwerdegegner seine Vorbringen aufrecht. Er ersucht, für den Fall einer Entscheidung in der Sache, um Gelegenheit, zur Verwechs­lungs­gefahr Stellung zu nehmen.

L. Auf die Vorbringen der Parteien im einzelnen wird in den Erwägungen, soweit erforderlich, eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.1. Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Be­schwer­den gegen Verfügungen des Eidgenössischen Instituts für Geisti­ges Eigentum in Markensachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwal­tungs­ge­richtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerde wurde in der ge­setzlichen Frist des Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsver­fahrens­gesetzes vom 20. Dezember 1968 [VwVG, SR 172.021] erhoben und der verlangte Kosten­vorschuss fristgerecht geleistet. Als Adressat ist der Beschwerdeführer durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und daher zur Beschwerde berechtigt (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Auf die Beschwerde ist demnach einzutreten.

1.2. Die Vorinstanz hat den Widerspruch einzig mit der Begründung ab­gewiesen, dass die Widerspruchsmarke nicht rechtserhal­tend gebraucht worden sei. Solange die Frage einer Verwechs­lungs­gefahr zwischen den beiden Marken in der angefochtenen Verfügung nicht geprüft worden ist, pflegt das Bundesverwaltungsgericht, falls es in Gutheissung der Beschwerde den rechtserhaltenden Gebrauch bejaht, die Sache zur weiteren Prüfung an die Vorinstanz zurück­zu­wei­sen (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] B-648/2008 vom 27. Ja­nuar 2009 E. 1.2 Hirsch [fig.]/Hirsch [fig.], B-246/2008 vom 26. Sep­tember 2008 E. 1 Red Bull/Dancing Bull; Entscheide der Eidgenössi­schen Rekurs­kom­mission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 3. Mai 2005 in sic! 1/2006 39 E. 6 Syscor/Sicor).

2. Die Marke ist ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienst­leis­tungen eines Unternehmens von solchen anderer Unter­nehmen zu unter­scheiden (Art. 1 Abs. 1 des Markenschutz­gesetzes vom 28. Au­gust 1992 [MSchG, SR 232.11]). Vom Markenschutz ausge­schlos­sen sind unter anderem Zeichen, die einer älteren Marke ähn­lich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Ver­wechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG). Der Inhaber der älteren Marke kann ge­stützt auf Art. 3 Abs. 1 MSchG gegen die Eintragung der neueren Marke innerhalb von drei Monaten nach ihrer Veröffent­lichung Wider­spruch erheben (Art. 31 MSchG).

3. Der Schutz der älteren Marke im Widerspruchsverfahren gemäss Art. 31 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) setzt voraus, dass diese in den letzten fünf Jahren vor Erhebung der Nichtgebrauchseinrede im Zusam­menhang mit den Waren und Dienst­leis­tungen, für die sie bean­sprucht wird, ernsthaft markenmässig gebraucht worden ist (Art. 11 Abs. 1 und Art. 32 MSchG).

3.1. Der Beschwerdegegner bestreitet den rechtserhaltenden Ge­brauch der Marke HEIDILAND durch den Beschwerdeführer. Er habe den Nicht­gebrauch der Schweizer Marke Nr. 455'827 HEIDILAND in den Klassen 16 und 28, 29 und 30 mit Schreiben vom 22. Dezember 2008 an den Rechtsvertreter des Widersprechenden geltend gemacht. Behauptet ein Widerspruchsgegner wie hier in seiner ersten Stellung­nahme an das IGE den Nichtgebrauch der älteren Marke gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG, so hat der Widersprechen­de den Gebrauch seiner Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG i.V.m. Art. 22 Abs. 3 der Marken­schutz­verordnung vom 23. Dezember 1992 [MSchV, SR 232.111]). Dabei ist die Gebrauchsfrist vom Zeitpunkt der Geltendmachung des Nicht­ge­brauchs der Marke durch den Wider­spruchsgegner an rückwärts zu rechnen (Urteile des BVGer B-7191/2009 vom 8. April 2010 E. 3.1 YO/YOG [fig.], B-7500/2006 vom 19. De­zem­ber 2007 E. 3 Diva Cra­vatte [fig.]/DD DIVO DIVA [fig.] mit Hinweisen) und erstreckt sich vorliegend vom 22. Dezember 2003 bis zum 22. Dezember 2008. Bei der Glaub­haft­machung des Gebrauchs kommt den Mitwir­kungs­­pflich­ten der Par­teien gemäss Art. 13 Abs. 1 VwVG eine so erheb­liche Be­deutung zu, dass in Abweichung vom Untersuchungs­grundsatz (Art. 12 VwVG) von der Anwendbarkeit der Verhandlungsmaxime auszugehen ist (Urteil des BVGer B-246/2008 vom 26. Sep­tember 2008 E. 2 RED BULL/DANCING BULL).

3.2. Als Gebrauch kann sich der Markeninhaber auch den Gebrauch der Marke durch Dritte anrechnen lassen, solange dieser mit seiner Zu­stim­mung erfolgt ist (Art. 11 Abs. 3 MSchG; sog. stellvertretender Gebrauch). Ein derartiger stellver­tre­ten­der Gebrauch findet etwa bei der Marken­benutzung durch Tochter-, Konzern- und mit dem Marken­in­haber ander­weitig wirtschaftlich eng verbundene Gesellschaften oder durch Lizenz­nehmer, Unterlizenz­nehmer, Alleinvertreter und Wieder­verkäufer statt (Markus Wang, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/ Flo­rent Thouvenin [Hrsg.], Marken­schutz­gesetz [MSchG], Bern 2009, [hier­nach: Bearbeiter, in: Hand­kom­mentar MSchG], Art. 11 N. 101; Her­bert Pfort­müller, Gebrauch durch den Lizenznehmer gilt als marken­mäs­siger Gebrauch, in: Martin Kurer et al., Binsenwahr­heiten des Im­ma­terialgüterrechts, Festschrift für Lucas David, Zürich 1996, S. 125 ff., S. 127; vgl. auch BGE 107 II 356 E. 1c La San Marco).

3.3. Das Zeichen muss in markenmässiger Art und Weise gebraucht worden sein (vgl. Eugen Marbach, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/ 1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 1303). Ein markenmässiger Ge­brauch liegt vor, wenn die Marke von den Abnehmern als Mittel zur Unterscheidung verschie­dener Produkte im Sinne eines Hinweises auf die betriebliche Herkunft erkannt wird (Wang, in: Handkommentar MSchG, Art. 11 N. 7 f.). Ein funk­tionsgerechter, markenmässiger Ge­brauch ist insbeson­dere vom unter­nehmensbezogenen Gebrauch zu unterscheiden. Um Letzteren han­delt es sich, wenn die Konsumenten das Zeichen zwar als Hinweis auf ein Unternehmen wahrnehmen, das Aus­gangsort einer betrieblichen Herkunft sein könnte, zwischen den bean­spruchten Waren und Dienst­leistungen und diesem Unternehmen aber keinen funktions­gerechten Bezug im Sinne einer betrieblichen Herkunft herstellen (vgl. Urteil des BVGer B-2683/2007 vom 30. Mai 2008 E. 5.2 Solvay/Solvexx; Marbach, a.a.O., N. 1316 f.).

Der Widersprechende muss den Gebrauch seiner Marke in der Schweiz im relevanten Zeitraum nicht beweisen, sondern nur glaubhaft machen (Art. 32 MSchG). Glaubhaftmachen des Gebrauchs bedeutet, dem Richter aufgrund objektiver Anhaltspunkte den Eindruck zu ver­mitteln, dass die fraglichen Tatsachen nicht bloss möglich, sondern wahr­scheinlich sind. Es braucht keine volle Überzeugung des Richters, doch muss er zumindest die Möglichkeit, dass die behaupteten Tatsachen stimmen, höher einschätzen als das Gegenteil (Urteile des BVGer B 4540/2007 vom 15. September 2008 E. 4 Streifenmarken, B-7449/2006 vom 20. August 2007 E. 4 EXIT (fig.)/EXIT ONE; RKGE vom 17. Sep­tem­ber 2003 in sic! 2/2004 106 E. 3 Seiko Rivoli/R Rivoli [fig.], RKGE vom 26. Oktober 2001 in sic! 1/2002 53 E. 4 Express/Express clothing, mit Verweis auf BGE 88 I 14 E. 5a).

4.1. Als mögliche Belege für den Gebrauch dienen Urkunden (Rech­nun­gen, Lieferscheine) und Augenscheinsobjekte (Etikettenmuster, Ver­pack­ungen, Kataloge, Prospekte). Zeugen werden im Widerspruchs­verfahren vor dem Institut nicht einvernommen. Im Be­schwer­deverfahren ist dies jedoch grundsätzlich möglich (Art. 14 Abs. 1 lit. c VwVG; Eric Meier, L'obli­gation d'usage en droit de marques, Basel 2005, S. 32 ff; Chris­toph Willi, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schwei­zerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europä­ischen und internatio­nalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 32 N. 7).

4.2. Alle Beweismittel müssen sich auf den massgeblichen Zeitraum vor der Einrede des Nichtgebrauchs beziehen, was voraussetzt, dass sie ein­wandfrei dem Gebrauchszeitraum zugeordnet werden können. Undatier­bare Bele­ge können aber unter Um­ständen in Kombination mit anderen, datier­baren Gebrauchsbelegen berück­sichtigt werden (Urteile des BVGer B 4540/2007 vom 15. Sep­tember 2008 E. 4 Streifenmarken sowie B 2683/2007 vom 30. Mai 2008 E. 4.4, B-7449/2006 vom 20. Au­gust 2007 E. 4 EXIT/EXIT ONE, mit Hinweis auf RKGE vom 28. Juni 2005 in sic! 10/2005 754 E. 4 Gabel/Kabel 1; Karin Bürgi Locatelli, Der rechts­erhaltende Markengebrauch in der Schweiz, Bern 2008, S. 192).

4.3. Es ist zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs nicht erfor­derlich, dass die Marke auf der Ware oder deren Verpackung selbst erscheint (RKGE vom 28. Juni 2005 in sic! 10/2005 754 E. 5 Gabel/Kabel 1). Die Zuord­nung des Gebrauchs zu bestimmten Produkten kann beispielsweise auch aufgrund von Prospekten, Preislisten oder Rechnungen mög­lich sein. Als Gebrauch der Marke gilt auch der Gebrauch in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form (Art. 11 Abs. 2 MSchG).

4.4. Wird die Einrede des Nichtgebrauchs er­hoben, ist zu prüfen, ob die Widerspruchsmarke rechtserhaltend ge­braucht worden ist. Ein rechtser-haltender Gebrauch liegt vor, wenn ein Zeichen- nach Art einer Marke,- im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienst­leistungen, - im Wirtschaftsverkehr, - im relevanten Zeitraum,- im Inland respektive für den Export, - ernsthaft, sowie - in unveränderter oder zumindest in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form

gebraucht worden ist (vgl. Willi, Art. 11, N. 9 ff.). Der Beschwer­deführer reichte im Widerspruchsver­fahren zahl­reiche Unterlagen zur Glaubhaft­machung des Gebrauchs der Wider­spruchs­marke ein, die nach der Warenklasse, für welche sie ein­gereicht wurden, im Folgenden behandelt werden.

5. Klasse 16

5.1. Der Beschwerdeführer rügt zunächst, die Vorinstanz habe die erho­bene Einrede des Nichtgebrauchs zu Unrecht auch auf Wander- und Bikekarten der Klasse 16 ausgedehnt. Der Beschwerdegegner habe die Einrede diesbezüglich ausdrücklich nicht erhoben, bzw. einen diesbe­züglichen Teilgebrauch anerkannt, indem er in der Stellung­nahme vom 22. Dezember 2008 (Ziff. 16) im Rahmen des Wider­spruchs­verfahren festge­halten habe:

"(...) Im Shop auf der Internetseite www.amden.ch können zudem eine Wan­der- und eine Bikekarte HEIDILAND bestellt werden (VB 10). Aus dem Voran­­gehenden ist ersichtlich, dass die Marke HEIDILAND - zumindest ge­mäss der Internet-Recherche - für keine Produkte der Klassen 28 und 30 ver­wen­det wird. Die Wanderkarte fällt gemäss der alphabetischen Listen zur Inter­natio­nalen Klassifikation von Waren und Dienstleistungen unter die Klasse 16. Aller­dings ist in diesem Zusammenhang zu beachten, dass bei der Bean­spruchung eines Oberbegriffs, der Gebrauch einzelner Waren nicht ohne Weiteres rechts­er­haltend wirkt. (...) Da es sich bei der Klasse 16 um eine sehr breit gefächerte Klasse handelt, ist trotz des teilweisen Gebrauchs von keiner Rechtserhaltung für die gesamte Oberklasse auszugehen."

Die Vorinstanz sieht in dem letzten Satz des vorstehenden Zitats anders als der Beschwerdeführer keine Anerkennung eines rechts­erhaltenden Gebrauchs für Wander- und Bikekarten. Sie stützt sich in diesem Zusam­menhang auf die Duplik des Beschwerde­geg­ners im Wider­spruchs­verfahren vom 28. September 2009 (Ziff. 9), in der dieser eine Anerken­nung bestreite. In der Tat bestreitet der Beschwerde­gegner in der Duplik allgemein die Ausführungen des Beschwerde­führers. Das spätere Be­streiten einer Anerkennung des rechtser­haltenden Ge­brauchs würde aller­­dings nicht dem in Art. 22 Abs. 3 MSchV nieder­gelegten Erfor­dernis genügen, die Einrede in der ersten Stellung­nahme zu erheben. Vorliegend ist festzuhalten, dass der Beschwerde­geg­ner in seiner ersten Stellungnahme zwar unein­ge­schränkt die Einrede er­hoben hat (Ziff. 15). Im nachfolgenden Text ist jedoch am Ende von Ziff. 16 aus­drücklich vom "teilweisen Gebrauch" die Rede, aufgrund dessen nicht vom Rechts­erhalt für die gesamte Oberklasse auszugehen sei. In Bezug auf die auf Seite 6 unten (ebenfalls Ziff. 16) erwähnten Beispiele (unter anderem den Wander- und Bikekarten) ist dies so zu verstehen, dass der Beschwerde­gegner insoweit annimmt, es habe ein rechts­erhaltender Gebrauch statt­ge­funden. Aus der Formu­lie­rung ist nicht zu erkennen, dass der Beschwerdegegner die Überle­gungen zum Rechts­erhalt durch Teilge­brauch für die gesam­te Klasse 16 als Eventual- bzw. Zusatz­argument verstanden wissen wollte. Zudem hat er seiner ersten Stellung­nahme sogar Internet­aus­züge beigefügt (Ver­nehm­lassungs­beilage 10), durch die der Gebrauch des Zeichens auf den und damit für die Wander- und Bikekarten belegt wird. Ent­sprechend hat der Beschwerdeführer in Ziff. 7 seiner Replik vom 23. Juni 2009 vor der Vorinstanz festgehalten, dass der Gebrauch für Wander- und Bike­karten vom Beschwerdegegner nicht bestritten werde.

Durch die Darlegung eines teilweisen Gebrauchs des Widerspruchs­zeichens für Wander- und Bikekarten in der Stellungnahme des Beschwerdegegners vom 22. De­zember 2008 hat dieser diesbezüglich die Glaubhaftmachung des rechtserhal­ten­den Gebrauch anerkannt, so dass es insoweit nicht auf die Rechtzeitig­keit der Einredeerhebung ankommt.

Bei einer Bejahung eines Teilge­brauchs wie hier für Bike- und Wander­karten in Klasse 16 kommt es der Vorin­stanz zu, die Frage der Rechts­erhaltung für die ganze Klasse (vgl. Urteil des BVGer B-7505/2006 vom 2. Juli 2007 E. 5 Maxx [fig.]/max Maximum Value [fig.]; Wang, in: Hand­kom­men­tar MSchG, Art. 11 N. 33) sowie die Verwechs­lungs­ge­fahr zu prüfen, damit dem Beschwer­de­führer auch insoweit zwei In­stanzen zur Verfügung stehen. Die Beschwerde ist zu diesem Zweck an die Vorin­stanz zurückzuweisen.

5.2.

5.2.1. Die von der Photoglob AG gegengezeichnete Verpflichtungser­klä­rung vom 22. Juli 2003 (Beilage 1) bezüglich des Gebrauchs der Wider­spruchs­marke auf Postkarten hat die Vorinstanz zu Recht als zuläs­siges Mittel der Glaubhaftmachung eines stellvertretenden Ge­brauchs gewer­tet, welches auch in den Referenzzeitraum fällt.

5.2.2. Hinsichtlich der ebenfalls eingereichten Kopie einer Postkarte (Bei­lage 2) hatte der Beschwerdegegner die Auffassung vertreten, es handle sich um eine abweichende Benutzung des Zeichens bzw. anderer Marken aus dem Portfolio des Beschwerdeführers, da eine andere Schriftart und zusätzlich eine Sonne verwendet werde. Die Vor­in­stanz hat diesen Einwand zu Recht mit dem Hinweis zurück­ge­wiesen, die zusätzlichen Elemente seien als untergeordnet und deko­ra­tiv zu qualifizieren (vgl. dazu allgemein BGE 130 III 267, 271 Tripp Trapp; zu Wortmarken siehe auch Urteil des BVGer B-7508/2006 vom 18. Oktober 2007 E. 8 f. ICE/ ICE CREAM und ICE/ICE CREAM [fig.]).

Problematisch ist jedoch, dass die Karte kein Datum trägt und darum nicht festgestellt werden kann, ob sie im Referenz­zeitraum ver­wen­det wurde. Undatierte Unterlagen sind nicht geeig­net, den bestrit­tenen Mar­ken­gebrauch glaubhaft zu machen (vgl. E. 4.2. hiervor mit Hinweisen). Gestützt hier­auf hat die Vorinstanz die Post­­karten als Gebrauchs­beleg zurück­ge­wiesen. Aller­dings können un­datierte Belege herange­zogen werden, so­weit sich aus den Umständen oder in Verbin­dung mit anderen Doku­menten ergibt, dass die undatierten Unter­lagen dem Referenz­zeitraum zuzu­ordnen sind (Urteil des BVGer B 2683/2007 vom 30. Mai 2008 E. 4.4 SOLVAY/Solvexx, B-7449/2006 vom 20. Au­gust 2007 E. 7.1 Exit [fig.]/Exit One). Vorlie­gend könnten - ent­gegen der Auffassung der Vor­instanz, die diese Möglichkeit gar nicht in Betracht zieht - die Post­karten im Zu­sam­men­hang mit der Verpflich­tungs­er­klärung dahin­gehend verstan­den werden, dass diese erst aufgrund der Erklä­rung und damit inner­halb des relevanten Zeitraums herge­stellt wurden. Allein aufgrund der Verpflich­tungserklärung nebst Post­karten ist je­doch noch kein ernst­hafter Marken­gebrauch glaubhaft gemacht.

5.2.3. Ein ernsthafter Markengebrauch könnte jedoch im Zusammen­hang mit dem vom Beschwerdeführer eingereichten Schreiben der Photo­glob AG vom 16. Juni 2009 (Beilage 3) glaubhaft gemacht wer­den, in welchem diese bestätigt, sie verkaufe seit 1979 unter Lizenz des Beschwer­de­führers das Kartensujet 10807 (Beilage 2) mit dem Schrift­zug Heidiland in den Kiosken der Valora Gruppe, an Privat­kios­ken, in Papeterien und Buchhandlungen im Engadin. Die Verkaufs­zahl be­zif­fert die Photoglob AG auf jährlich ca. 2'000 für das einschlägige Sujet.

Die Vorinstanz hat indessen das Bestätigungsschreiben mit der Be­grün­dung unberücksichtigt gelassen, es handle sich um eine Partei­be­haup­tung. Eine derartige Würdigung ist etwa in Bezug auf das von einer Partei in Auftrag gegebene Gutachten üblich (vgl. BGE 132 III 83 E. 3.5), weil insoweit von einem Abhängigkeitsverhältnis zur Partei ausgegangen wird. Die von der Vorinstanz vorgenommene pauschale Würdi­gung des Schreibens eines Dritten, der Photoglob AG, ohne nähere Be­grün­dung, etwa durch Ver­weis auf ein besonderes Abhängigkeitsverhältnis zwischen Lizenz­nehmer und Lizenzgeber oder eine Verflechtung beiden Unter­nehmen verletzt demgegenüber die Begründungspflicht gemäss Art. 35 VwVG. Es besteht vielmehr kein Anlass, die Richtigkeit der Angaben der Lizenz­nehmerin in Zweifel zu ziehen.

Die Vorinstanz stützt sich ausserdem darauf, das Schreiben könne nicht berücksichtigt werden, weil es ausser­halb des rele­vanten Zeit­raums erstellt worden sei. Dem kann nicht uneingeschränkt gefolgt werden. Richtig ist, dass undatierte Parteibehauptungen (vgl. E. 4.2. hiervor mit HInweisen) oder solche, die keine klare Aussage zur Art und Weise des Markengebrauchs treffen, nicht zur Glaubhaftmachung geeig­net sind (Urteil des BVGer B-7449/2006 vom 20. August 2007 E. 7.4 Exit [fig.]/Exit One). In der Tat ist durch den Lizenzvertrag allein nur glaubhaft ge­macht, dass die Lizenznehmerin das Logo führen durfte. Auch das Schreiben einer Lizenz­nehmerin, sie habe eines dieser Produkte vertrieben, wäre grund­sätzlich nicht als hin­reichende Glaub­haftmachung des rechts­erhal­ten­den Gebrauchs anzusehen. In den bisher vom Bundes­verwaltungs­gericht entschie­denen Fällen wurde im Rahmen von Li­zenz­verträgen für die Glaub­haftmachung stets die Vorlage von Unter­lagen vorausgesetzt, die den Absatz von Waren in der Schweiz belegen, wie etwa Rechnungen (Urteile des BVGer B-892/2009 vom 19. Juli 2010 E. 6.6 Heidiland/Heidi-Alpen, B-4540/2007 vom 15. September 2008 E. 6.2.2 Streifenmarken [fig.]) oder Lieferscheine (B-763/2007 vom 5. November 2007 E. 8.6 f. K SWISS [fig./K SWISS [fig.], in casu allerdings erfolglos. Bei den vorlie­gen­den Schreiben verhält es sich indessen anders. Daraus ergibt sich ein­wand­frei, dass seit 1979 jährlich eine bestimmte Anzahl, nämlich 2'000 Post­karten des dem Schreiben beigefügten Sujets Nr. 10807 mit der streit­gegenständ­lichen Bezeich­nung, in der Schweiz an Kiosken der Valora-Gruppe, Privatkioske sowie Papeterien und Buch­handlungen im Engadin verkauft worden sind. Dass ein solches Schreiben nicht vor Wider­spruchserhebung erstellt wird, entspricht der Natur der Sache.

5.2.4. Entgegen der Ansicht der Vorinstanz und des Beschwerde­geg­ners reichen angesichts des auf die Glaubhaftmachung reduzierten Beweis­masses (Art. 12 MSchG; vgl. dazu David Rüetschi, Beweisrecht, in: Hand­kommentar MSchG, N. 10) aus Sicht des Bundes­verwaltungs­ge­richts die drei vom Beschwerdeführer vorgelegten Belege zusam­men­ge­nommen aus, um den rechtserhal­ten­den Gebrauch der Wider­spruchs­marke für Postkarten der Klasse 16 glaubhaft zu machen, wenn auch andere Unterlagen, etwa Bestellungen der Verkaufsstellen zu Handen der Photo­glob AG, wünschenswert gewesen wären, was sich durch die Aufnahme ent­spre­chender Pflichten des Lizenznehmers in den Lizenz­vertrag realisieren liesse. Würden seitens des Gerichts die genauen Ver­kaufszahlen verlangt, würde dies dem gerade nicht erfor­der­lichen vollen Beweis entsprechen. Bezüglich der Postkarten in Klasse 16 ist daher eben­falls eine Rückweisung an die Vorinstanz ange­zeigt, damit diese die Frage der Rechtserhaltung für die ganze Klasse durch Teilgebrauch (vgl. dazu Urteil des BVGer B-7505/2006 vom 2. Juli 2007 E. 5 Maxx [fig.]/max Maximum Value [fig.]; Wang, in: Hand­kommentar MSchG, Art. 11 N. 33) sowie die Verwechs­lungs­ge­fahr prüfen kann und dem Beschwer­de­führer auch insoweit zwei In­stanzen zur Verfügung stehen.

5.3. Zur Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs für Waren der Klasse 16 hat der Beschwerdeführer weiter einen Auszug aus dem Lizenzvertrag vom 10./19. November 1997 mit der Heidiland Touris­mus AG sowie einen Nachtrag zum vorgenannten Lizenzvertrag vom 25. Feb­ruar 2009 (Beilagen 4 und 5) vorgelegt. Die Vorinstanz hat diese Belege nicht berücksichtigt, weil darin die Widerspruchsmarke nicht enthalten sei und der Vertrag ausschliesslich eine Lizenz für touristische Dienst­leis­tungen, nicht aber zur Markenführung beinhalte. Der Beschwerdeführer ist dem in der Beschwerde nicht entgegenge­treten, weswegen insoweit die Ausführungen der Vorinstanz zu bestä­tigen sind.

5.4. Der Beschwerdeführer hat ausserdem ein "Anwendungs-Manual für unser Markenzeichen HEIDILAND" vom 31. Dezember 1996 abgegeben. Dieses hat die Vorinstanz zu Recht als ausserhalb des relevanten Gebrauchszeitraumes liegend bezeichnet. Allerdings besteht kein An­lass, den Beleg "aus dem Recht zu weisen". Vielmehr ist auch dieser Ge­brauchs­beleg zu würdigen. Das Manual ist indessen schon deshalb nicht zur Glaub­haftmachung geeignet, weil sich daraus nur ergibt, wie die Marke ge­braucht werden soll, nicht aber, ob die Marke tatsächlich gebraucht worden ist.

Ebenfalls zur Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Ge­brauchs für Waren der Klasse 16 hat der Beschwerdeführer die kopierte Photo­graphie eines Kugel­schreibers mit dem Aufdruck HEIDILAND (Beilage 7) eingereicht. Dieser ist nicht datiert und findet auch keine Erwähnung in anderen Doku­menten, namentlich dem Bestätigungsschreiben, so dass nicht klar ist, wann und wo dieser gebraucht worden wäre. Der Kugel­schreiber kommt daher ebenfalls nicht als taug­licher Gebrauchsbeleg in Betracht. Der Beschwerdeführer hat hin­sichtlich des Kugel­schreibers zur Glaub­haftmachung des Gebrauchs Björn Caviezel von der Heidland Touris­mus AG als Zeugen benannt. Aufgrund der geltenden Verhand­lungsmaxime (vgl. E. 3.1. in fine hiervor) ist von einer Substantiierungs­pflicht der Parteien auszugehen. Tatsachen­be­haup­tungen müssen danach so kon­kret formuliert sein, dass ein substantiiertes Bestreiten möglich und darüber gegebenenfalls Beweis erhoben werden kann (vgl. Art. 19 des Bundes­gesetzes vom 4. De­zem­ber 1947 über den Bundes­zivilprozess [BZP, SR 273] in Ver­bin­dung mit Art. 4 VwVG; BGE 117 II 113 E. 2 Urteil des BGer 4C.166/2006 vom 25. August 2006 E. 3 sowie zu der Para­llel­vorschrift, Art. 55 der Schweizerischen Zivilprozessordnung vom 1. Ja­nuar 2011 [ZPO, SR 272], Gregor von Arx/Thomas Sutter-Somm, Kom­mentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Thomas Sutter-Somm/Franz Hasenböhler/Christoph Leuenberger [Hrsg.], Zürich et al. 2010, Art. 55 N. 23 ff.). Der Beschwer­de­führer hat allein die kopierte Photo­graphie eines Kugelschrei­bers eingereicht. In der Beschwerde­schrift (Ziff. 4.2.2 mit Verweis auf Ziff. 4.1 ff.) wird insoweit indirekt auf das die Post­karten der Photoglob AG betreffende Bestätigungsschreiben vom 16. Juni 2009 verwiesen. In diesem werden in­dessen keinerlei Angaben zum Kugel­schrei­ber gemacht, so dass auf dieser Grundlage kein Beweis zu erheben und namentlich keine Zeugen­be­fragung durchzu­führen ist. Damit kann offen bleiben, ob im Zusam­menhang mit dem Wider­spruchs­verfahren die Ziel­setzung eines raschen Ver­fahrens zu be­achten ist (Gre­gor Wild, in: Hand­kommentar MSchG, Art. 31 N. 8), auf­grund derer die Einver­nahme von Zeugen (Art. 14 Abs. 1 lit. c VwVG) im Verfahren vor Bundesver­wal­tungsgericht bei der Prü­fung des rechts­erhaltenden Gebrauchs auf Situationen beschränkt bleiben sollte, in denen etwa infolge aussergewöhnlicher Um­stände keine schrift­li­chen Ge­brauchs­belege existieren.

5.5. Von der Heidiland Tourismus AG hat der Beschwerdeführer als weiteren Gebrauchsbeleg in Klasse 16 ein Schreiben vom 19. Juni 2009 vorgelegt (Beilage 9). Darin wird bestä­tigt, dass von den in Bei­lage 8 aufgeführten Postkartensujets zusam­men­gerechnet jährlich 145 Karten verkauft werden. Die undatiert ein­ge­reichten Postkarten sind allesamt mit der Widerspruchsmarke ver­sehen. Wie bereits zuvor ausge­führt (E. 5.2.3), können auch undatier­te Belege wie die hier vorge­legten Post­karten zur Glaubhaft­machung heran­gezogen werden, sofern sich aus ander­weitigen Unterlagen er­gibt, dass diese im Referenz­zeitraum ver­wendet wurden. Mittels des Schreibens vom 19. Juni 2009 wird damit aber­mals die Verwendung der Wider­spruchs­marke auf Postkarten (Bei­lage 8) glaubhaft gemacht. Ob es sich vorlie­gend, wie von der Vorinstanz zur Begründung angegeben, um eine nicht zu be­rücksichtigende Partei­be­hauptung und eine eventuell nicht aus­reichen­de Anzahl Postkarten handelt, kann vorliegend offen bleiben, da der rechtserhaltende Gebrauch betreffend Postkarten bereits glaubhaft gemacht worden ist.

5.6.

5.6.1. Hinsichtlich der Broschüren "Heidi und Peter" (Beilagen 10-20) ist die Vorinstanz davon ausge­gangen, dass diese nur Dienst­leis­tungen bzw. Tätigkeiten, welche im "Heidiland" erbracht werden, be­werben. Als solche seien sie Hilfs­waren, welche herangezogen werden könnten, um den Gebrauch der verschiedenen Dienstleistungen glaub­haft zu machen. Den rechts­er­haltenden Gebrauch des Zeichens für Waren der Klasse 16 zu bele­gen, seien die Broschüren indessen nicht geeignet.

5.6.2. Auch der Ge­brauch einer Marke auf Hilfswaren und für Hilfs­dienst­leis­tungen ist grund­sätzlich als markenmässiger Gebrauch anzu­sehen. Ein solcher Ge­brauch liegt bei solchen Waren oder Dienst­leis­tungen allerdings nicht mit Bezug auf das Hilfsprodukt selbst, sondern einzig für die Hauptprodukte vor, deren Promotion die Hilfsprodukte dienen (Florent Thouvenin/Lara Dorigo, in: Handkommentar MSchG, Art. 13 N. 21). In der Beilage 10, der Broschüre "Heidi und Peter 2004" wird ange­geben, wo sogenannte Heidiland-Produkte, namentlich Mineral­wasser, Karotten, Käse, Textilien und Kosmetik­arti­kel erworben werden können. Auf diese Waren bezieht sich indessen der Wider­spruch nicht, da die angefochtene Marke hierfür nicht ein­ge­tragen ist. Ob die Broschüren im Hinblick auf diese Waren einen rechts­erhaltenden Gebrauch darstellen, ist daher vorliegend nicht zu beurteilen.

Ausserdem erscheint das Zeichen "Heidiland" mehrfach in den offenbar gratis abgegebenen Broschüren (Beilage 11: Bro­schüre Heidi und Peter 2005 - Beilage 12: Broschüre Heidi und Peter 2006 - Beilage 13: Bro­schüre Heidi und Peter 2007 - Beilage 14: Broschüre HEIDILAND WAN­DER TOUR aus dem Jahre 2008 - Beilage 15: Bro­schüre HEIDI­LAND BIKE TOUR aus dem Jahre 2008 - Beilage 16: HEIDI­LAND-Broschüre ON TOUR Sommer/Herbst 2008 5 - Bei­lage 17: HEIDILAND-Broschüre RAINY DAY 2008/2009 - Beilage 18: HEIDI­LAND-Broschüre WINTER­LUFT 2008/2009 - Beilage 19: HEIDI­LAND-Broschüre GRUP­PEN­EVENTS Sommer 2008; Winter 2008/09 - Beilage 20: Heidi-Magazin aus dem Jahre 2008/2009). Es wird indessen nicht im Zusammen­hang mit Waren der Klasse 16 verwendet, sondern mit den in den Bro­schüre be­worbenen bzw. angebotenen Waren und Dienst­leis­tungen. Der Umstand, dass ein Unternehmen einen Kata­log oder eine Bro­schüre zu Infor­mations- und Werbezwecken an potentielle Kunden ver­teilt, führt nicht schon dazu, dass dadurch ein Markengebrauch für Drucker­zeug­nisse als Waren der Klasse 16 stattfindet. Auf­grund der Beilagen 10-20 kann daher nicht auf einen rechts­erhaltenden Gebrauch des Zeichens für Druck­erzeugnisse als Waren der Klasse 16 geschlossen werden.

5.7. Für die Klasse 16 ist damit von einem rechtserhaltenden Gebrauch der Marke in Bezug auf Wander- und Bikekarten sowie Postkarten aus­zugehen. Bezogen auf diese Warenkategorien ist das Verfahren an die Vorinstanz zurückzuverweisen (vgl. dazu im einzelnen E. 8 hiernach).

6. Klasse 28

6.1. Der Beschwerdeführer hat zur Glaubhaftmachung des Marken­ge­brauchs für die Waren der Klasse 28 einen Auszug aus dem Lizenz­ver­trag vom 29. November 2004 mit den Grand Hotels Bad Ra­gaz (Bei­lage 21), ein Schreiben des Golf-Clubs Heidiland vom 8. Ap­ril 2009 (Beilage 22) sowie Abbildungen von Golfbällen, Golf­hand­schu­hen sowie das Logo des Golf-Clubs Heidiland (Beilage 23) vorgelegt.

6.2. Die Vorinstanz hat die Nichtberücksichtigung dieser Belege in erster Linie darauf gestützt, dass der Konsument im Schriftzug HEIDILAND auf den Golfhandschuhen und Golfbällen, für welche Gebrauchsbelege vor­liegen, einen Hinweis auf den An­bieter bzw. die Clubaktivi­täten erblicke, nicht aber auf den Produzenten der Ware, zumal auf beiden Produkten zusätzlich die Marke SRIXON angebracht sei. Es handle sich folglich um einen firmen­mässigen, nicht aber marken­mässigen Gebrauch. Insgesamt könne nicht von einem ernsthaften Gebrauch der Wider­spruchsmarke im relevanten Zeitraum für Golfbälle und Golfhandschuhe als Waren der Klasse 28 ausgegangen werden.

6.3. Die Beschwerdeführer wendet hiergegen ein, dass die kom­bi­nierte Verwendung zweier Marken auf Golfhandschuhen und -bällen für den rechtserhaltenden Ge­brauch nicht schade, solange zu er­kennen sei, dass diese selb­ständig seien. Die Golfbälle beinhalteten jedenfalls mit der Marke HEIDILAND einen betrieblichen Herkunftshinweis. Man wisse einerseits, dass die Golfbälle von SRIXON hergestellt würden, aber unter der Marke HEIDILAND könne man sie einem Golfclub zuordnen.

6.4. Soweit sich die Vorinstanz darauf stützt, dass wegen gleichzeitiger Ab­bildung der Marke SRIXON auf Golfbällen und Golfhandschuhen die Bezeichnung HEIDILAND als Firmenbezeichnung verstanden werde, ist festzuhalten, dass die Verwendung einer Marke in Kombi­nation mit anderen Kennzeichen grundsätzlich rechtserhaltend sein kann (Wang, in: Handkommentar MSchG, Art. 11 N. 84 mit Hinweisen aus der Recht­sprechung). Wird die Marke allerdings aufgrund der Kom­bi­nation nicht mehr als eigenständiges Zeichen wahrgenommen, ist der Gebrauch nicht mehr rechtserhaltend (Wang, a.a.O., N. 81).

Vorliegend verhält es sich so, dass die Marken SRIXON und HEIDI­LAND nebeneinander stehen. Die in keiner Weise beschreibende und deshalb unterscheidungskräftige Marke SRIXON kann sich nur auf die betriebliche Herkunft der Bälle und Hand­schuhe beziehen. Demgegenüber erscheint die Marke HEIDI­LAND im Unterscheid zu SRIXON in Kombination mit dem aus einem Wort- und Bild­element zusammen­gesetzten Logo des Golfclubs, soweit als eigen­stän­diges Kenn­zeichen wahrgenommen, wie von der Vorin­stanz hervor­ge­hoben als Hinweis auf die Spielstätte, an dem das Golf­zubehör ver­wendet werden soll. Zu Recht geht die Vorin­stanz daher davon aus, dass es sich bei dem HEIDILAND im Zusam­men­hang mit Golfclub neben der Marke SRIXON, wie sie auf Golfhand­schuhen und Golf­bällen abgebildet sind, nicht um einen Beleg für den rechtserhaltenden Gebrauch der Marke für Waren der Klasse 28 handeln kann. Der beleg­te Gebrauch könnte daher allenfalls für die Dienst­leis­tungen eines Golfclubs rechtserhaltend sein, die jedoch nicht Gegenstand des Verfahrens sind.

7. Klasse 30

7.1. Zur Glaubhaftmachung des Markengebrauchs in Bezug auf Waren der Klasse 30 hat der Beschwerdeführer einen Auszug aus dem Lizenz­vertrag vom 30. November 2006 mit der F. Hanselmann's Erben AG (Beilage 24), die Abbildung der HEIDILAND-Torten­ver­packung (Beilage 25) und das Bestätigungsschreiben der Firma F. Hansel­mann's Erben AG vom 16. Juni 2009 (Beilage 26) vorgelegt. Einen Beleg dafür, wie das Zeichen im Zusammenhang mit dem im Bestätigungsschreiben erwähn­ten Brot gebraucht wird, hat sie nicht vorgelegt. Wie zuvor hervorgehoben (E. 3.2) kann sich die Markeninhaberin einen stell­ver­tre­tenden Gebrauch anrechnen lassen. Die Vorin­stanz hat den Lizenz­vertrag als mögliches Mittel der Glaubhaft­machung anerkannt. Aus dem Lizenzvertrag lässt sich jedoch nicht auf eine tat­säch­liche Markt­bearbeitung schliessen. Um eine solche glaubhaft zu machen, hat der Beschwerdeführer das Bestäti­gungs­schreiben der F. Hansel­mann's Erben AG beigefügt, in dem diese angibt, eine be­stimmte Anzahl Heidi­land-Torten und Heidilandbrote im rele­van­ten Zeitraum im Rahmen des Lizenzvertrages verkauft zu haben. Ob es sich wie von der Vorin­stanz angenommen um eine reine, nicht zu berücksichtigende Partei­be­haup­tung handelt, kann offen bleiben.

Ähnlich wie bei den Golfbällen wird das Wortzeichen HEIDILAND auf der Tortenverpackung, eingebettet in den grafisch gestalteten Slogan "Ferien­region HEIDILAND Sarganserland Walensee Wartau", neben der Angabe Confiserie-Tea Room Hanselmann St. Moritz, vom Publi­kum nicht als Hinweis auf betriebliche Herkunft verstanden. Confiserie und Pâtisserie als Waren der Klasse 30 werden aufgrund der Art des belegten Ge­brauchs vielmehr eindeutig der Confiserie Hanselmann zugeordnet. Neben der vorliegenden Kombi­na­tion der kommerziellen Bezeichnung "Confiserie Hanselmann" aus dem Back­­gewerbe mit Waren der Klasse 30 wird die weitere Bezeichnung HEIDILAND nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Waren, sondern allenfalls als Hinweis auf die Region verstanden. Damit handelt es sich auch in Bezug auf Pâtisserie und Con­fiserie nicht um einen funktionsgerechten, markenmässigen Ge­brauchs des Zeichens HEIDI­LAND. Für Brot als in Klasse 30 bean­spruch­te Ware wurde ausser dem Bestätigungsschreiben kein Gebrauchsbeleg einge­reicht. Letzteres ist für sich allein genommen zur Glaubhaftmachung des Markengebrauchs für Brot nicht ausreichend. Die vorgelegten Gebrauchsbelege, Lizenz­ver­trag, undatierte Ver­pac­kungs­­abbildung und Bestäti­gungs­­schreiben vermögen daher weder einzeln noch zusam­menge­nom­men den rechts­erhaltenden Gebrauch für die zuvor genannten Waren der Klasse 30 glaubhaft erscheinen zu lassen.

7.2. Die ausserdem vom Beschwerdeführer beigebrachte Schoko­laden­verpackung (Beilage 27) ist undatiert und verweist mit dem Text "Frohe Festtage wünscht das Heidiland Team" auf ein Team als Dienst­leis­tungserbringer, nicht aber auf die betriebliche Herkunft von Schokolade. Auch die Beilage 27 belegt daher nicht den rechtser­hal­tenden Gebrauch für die in Frage stehenden Waren der Klasse 30.

8. Nach dem Gesagten ist festzuhalten, dass im Ergebnis ein rechtser­hal­tender Ge­brauch der Widerspruchsmarke in Bezug auf Bike- und Wander­­­karten anerkannt wurde (E. 5.1) und für Postkarten der Klasse 16 glaubhaft gemacht werden konnte (E. 5.2). Die Frage des rechts­erhal­tenden Teilge­brauchs für alle beanspruchten Waren in Klasse 16 bzw. einige der Oberbegriffe ist vorfrageweise zur bislang von der Vorinstanz offen gelassenen Frage der Verwechs­lungs­ge­fahr zu prüfen. Es erscheint daher sachgerecht, die Beschwerde teil­weise gutzuheissen und die Streitsache an die Vorinstanz zurückzu­weisen, damit sie die vor­ge­nann­ten verblei­benden Aspekte namentlich des rechtser­hal­ten­den Teil­ge­brauchs der Wider­spruchs­marke und im ent­sprechenden Umfang die Verwechs­lungs­ge­fahr prüft (vgl. E. 5.1 hiervor). Dabei hat die Vorinstanz die vorstehend genannten Zwischen­ergeb­nisse (vgl. E. 5.1 und E. 5.2) einzubeziehen und die Kosten neu zu verlegen. Ange­sichts des Ergeb­nisses des Beweisverfahrens erübrigt es sich, die weiteren vom Beschwer­de­­führer benannten Zeugen (Gion Schneller, Anne Kristin Scheel, Andreas Mutschler) zu befragen. Den entsprechenden Anträgen ist daher nicht statt zu geben.

9. Bei diesem Ausgang des Verfahrens werden Beschwerdeführer und Beschwerdegegner teilweise kostenpflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG und Art. 64 Abs. 1 VwVG).

Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streit­sache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien fest­zulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 des Reglements vom 21. Feb­ruar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundes­verwaltungs­ge­richt [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdever­fahren vor dem Bundes­verwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veran­schlagen (Art. 4 VGKE). Im Widerspruchsverfahren besteht dieser Streit­wert vor allem im Schaden der beschwerdeführenden Partei im Fall einer Markenverletzung durch die angefochtene Marke. Es würde aber zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den relativ geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür stets konkrete Aufwands­nach­weise im Einzelfall verlangt würden. Mangels anderer streitwert­relevanter Angaben ist der Streitwert darum nach Erfahrungswerten auf einen Betrag zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- festzulegen (BGE 133 III 490 E. 3.3 Turbinenfuss). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszu­gehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke. Nach dem Gesagten recht­fertigt es sich, die Verfahrenskosten auf Fr. 4'000.- festzulegen, wobei der Beschwerdeführer davon drei Viertel (Fr. 3'000.-) und der Beschwerdegegner ein Viertel (Fr. 1'000.-) zu tragen hat.

10. Eine Parteientschädigung ist nach Art. 14 Abs. 2 VGKE auf Grund der eingereichten Kostennote festzusetzen. Vorliegend hat nur der Be­schwer­de­führer Kostennoten eingereicht. Die dem Beschwerde­geg­ner auszu­richtende Parteientschädigung ist gemäss Art. 14 Abs. 2 Satz 2 VGKE aufgrund der Akten festzusetzen. Angesichts des Ausmasses des Unter­liegens und Obsiegens im vorliegenden Fall hat der Beschwer­de­geg­ner dem Beschwerdeführer eine entsprechend auf ein Viertel redu­zier­te Par­teientschädigung auszurichten, die aufgrund der einge­reichten Kosten­­noten auf Fr. 1'050.- (inkl. MWSt.) festzusetzen ist. Umgekehrt hat der Beschwerdegegner im Umfang von drei Vierteln seiner Aufwen­dungen Anspruch, eine redu­zierte Partei­entschädigung zu erhalten, die aufgrund der Akten auf Fr. 3'150.- fest­zu­setzen ist. Dieser Anspruch ist mit dem des Beschwerde­führers in Höhe von Fr. 1'050.- zu verrechnen. Danach hat der Beschwerdeführer dem Beschwerde­geg­ner einen Betrag von Fr. 2'100.- zu zahlen. Über die vorinstanzlichen Verfahrenskosten (Wider­spruchs­gebühr) und die auszurichtende Partei­entschädigung im erst­instanzlichen Verfahren hat die Vorinstanz entsprechend dem Ausgang und unter Berücksichtigung des vorlie­genden Entscheides neu zu befinden.

11. Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es ist daher rechtskräftig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1. Die Beschwerde ist insofern gutzuheissen, als die angefochtene Ver­fügung vom 22. April 2009, soweit sie Bike- und Wander­karten sowie Postkarten der Warenklasse 16 betrifft, aufgehoben und zur Neu­be­urteilung im Sinne der Erwägungen zurückgewiesen wird.

2. Ziffern 2 und 3 der Verfügung vom 22. April 2009 über die vorin­stanz­lichen Ver­fah­rens­kosten (Widerspruchsgebühr) und die auszurichtende Partei­entschädigung im erstinstanzlichen Ver­fah­ren werden aufgehoben. Die Vorinstanz hat darüber entsprechend der unter Berück­sichti­gung des vorliegenden Entscheides vorzunehmenden Neubeurteilung zu befinden.

3. Dem Beschwerdeführer werden die Kosten des Beschwerdeverfahrens von Fr. 4'000. zu drei Vierteln in Höhe von Fr. 3'000.- auferlegt. Der Be­trag wird mit dem geleisteten Kosten­vorschuss von Fr. 5'000.- verrech­net, womit dem Be­schwer­deführer Fr. 2'000.- aus der Gerichtskasse zurückzuerstatten sind.

4. Dem Beschwerdegegner werden Verfahrenskosten im Umfang von Fr. 1'000.- auferlegt. Der Betrag ist innerhalb von 30 Tagen ab Eröffnung des Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.

5. Der Beschwerdeführer hat den Beschwerdegegner für das Beschwer­deverfahren mit Fr. 2'100.- (inkl. MWSt) zu entschädigen.

6. Dieses Urteil geht an:

• den Beschwerdeführer (Rechtsvertreter; Einschreiben; Beilage: Rück­erstattungsformular und Akten)

• die Beschwerdegegner (Rechtsvertreter; Einschreiben; Beilage: Ein­zah­­lungsschein und Akten)

• die Vorinstanz (Ref-Nr. Widerspruchsverfahren Ref-Nr. 9861; Ein­schreiben; Beilage: Akten)

Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin: Marc Steiner Miriam Sahlfeld

Versand: 21. Februar 2011