Entscheiddatum: 21.08.2018Publikationsdatum: 10.09.2018
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Abteilung II B-1294/2017
Urteil vom 21. August 2018 Besetzung Richterin Maria Amgwerd (Vorsitz), Richter David Aschmann, Richter Pietro Angeli-Busi, Gerichtsschreiber Stefan Tsakanakis. Parteien MARKET GROUNDS GmbH & Co. KGEricus-Contor Ericusspitze 2, DE-20457 Hamburg, vertreten durch MLaw Stefan Hubacher, Rechtsanwalt, FMP Fuhrer Marbach & Partner, Konsumstrasse 16A, 3007 Bern, Beschwerdeführerin, gegen Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern, Vorinstanz. Gegenstand Internationale Registrierung IR 1'234'972 ONE&ONLY (fig.).
A. Die MARKET GROUNDS GmbH & Co. KG (Beschwerdeführerin) ist Inhaberin der internationalen Registrierung Nr. 1'234'972 ONE&ONLY (fig.) mit Basiseintragung in der Europäischen Union, welche folgendes Aussehen hat:
Die Beschwerdeführerin beansprucht in der Schweiz Schutz für folgende Waren der Klassen 29, 30 und 32:
Klasse 29: Lait, boissons nutritionnelles à base de lait et lait aromatisé; milk-shakes; lait en poudre aromatisé pour la confection de boissons; mélanges pour boissons et sirops aromatisés sous forme de liquide ou de poudre pour la préparation de milk-shakes; mélanges pour boissons et sirops aromatisés sous forme de liquide ou de poudre pour la préparation de boissons alimentaires à base de lait.
Klasse 30: Café moulu, café en grains et café prêt à boire; cacao, thé (tisanes et autres thés); café, thé, cacao et expresso (boissons), ainsi que boissons à base de café et/ou d'expresso; vanille et chocolat en poudre; crèmes glacées, glaces alimentaires, sorbets, glaces à l'eau et confiseries glacées; mélanges pour boissons et sirops aromatisés sous forme de liquide ou de poudre pour la préparation de café, thé, cacao et expresso (boissons).
Klasse 32: Eaux, eaux minérales, eaux gazeuses, eaux aromatisées; boissons sans alcool, en particulier boissons rafraîchissantes, boissons aux fruits et jus de fruits; mélanges pour boissons et sirops aromatisés sous forme de liquide ou de poudre pour la préparation de boissons sans alcool gazeuses et non gazeuses, en particulier eaux aromatisées, boissons aux fruits et jus de fruits; boissons gazeuses sans alcool et boissons pétillantes à base de jus de fruits et de fruits; bières.
B. Am 28. Januar 2016 erliess das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE; Vorinstanz) eine provisorische Schutzverweigerung ("notification de refus provisoire total [sur motifs absolus]") gegen die internationalen Registrierung Nr. 1'234'972 ONE&ONLY (fig.) mit der Begründung, diese gehöre dem Gemeingut an.
C. Mit Eingabe vom 22. Juni 2016 bestritt die Beschwerdeführerin die Auffassung der Vorinstanz und beantragte, der internationalen Registrierung Nr. 1'234'972 ONE&ONLY (fig.) sei vollumfänglich Schutz zuzusprechen. Als Begründung brachte die Beschwerdeführerin vor, das Zeichen gehöre nicht zum Gemeingut, da das Wortelement bereits unterscheidungskräftig sei und eine den Gesamteindruck ausreichend beeinflussende grafische Gestaltung sowie einen ganz spezifischen Farbanspruch enthalte. Zudem verwies die Beschwerdeführerin auf zahlreiche inländische und ausländische Voreintragungen.
D. Am 12. August 2016 hielt die Vorinstanz an der Zugehörigkeit zum Gemeingut der Marke IR Nr. 1'234'972 ONE&ONLY (fig.) fest und brachte vor, dass das Wortelement eine beschreibende und anpreisende Aussage enthalte und auch die grafische Gestaltung nicht ausreiche, um dem Zeichen Unterscheidungskraft zu verschaffen. Für sämtliche von der Beschwerdeführerin vorgebrachten inländischen Voreintragungen sei die Vergleichbarkeit zu verneinen. Die ausländischen Voreintragungen seien nicht zu berücksichtigen, da es sich bei der strittigen Marke IR Nr. 1'234'972 ONE&ONLY (fig.) um einen klaren Fall handle.
E. Mit Schreiben vom 12. September 2016 nahm die Beschwerdeführerin erneut Stellung und brachte dabei insbesondere vor, dass die Ansicht der Vorinstanz, wonach weder das Wortelement "one & only" noch die grafische Gestaltung inkl. Farbanspruch der vorliegend strittigen Marke die nötige Unterscheidungskraft verleihen würden, der langjährigen Prüfungspraxis der Vorinstanz widerspreche. Als Begründung verwies die Beschwerdeführerin zum einen auf die Marke CH Nr. 518'959 "ONE & ONLY", welche von der Vorinstanz als reine Wortmarke eingetragen worden sei. Zum anderen machte die Beschwerdeführerin geltend, dass selbst wenn dem Wortelement keine Unterscheidungskraft zukäme, sich diese aus der grafischen Gestaltung ergeben würde. Schliesslich forderte die Beschwerdeführerin die Vorinstanz auf, eine beschwerdefähige Verfügung zu erlassen, sollte sie weiterhin die Ansicht vertreten, dass die vorliegend strittige Marke nicht über die für eine Eintragung notwendige Unterscheidungskraft verfügen würde.
F. Mit Entscheid vom 30. Januar 2017 verweigerte die Vorinstanz der internationalen Registrierung Nr. 1'234'972 ONE&ONLY (fig.) für sämtliche beanspruchten Waren den Schutz in der Schweiz. Die Wortkombination "one and only" preise direkt Eigenschaften der Waren, beziehungsweise des Warenproduzenten an, indem es diese(n) als "einmalig, einzigartig/unübertroffen, unvergleichbar" bezeichne. Überdies reiche auch die graphische Gestaltung des Zeichens nicht aus, um diesem zur Unterscheidungskraft zu verhelfen.
Des Weiteren sei die Eintragung der Marke CH Nr. 518'959 "ONE & ONLY" aufgrund des Alters dieser Marke und der Schutzbeanspruchung für unterschiedliche Klassen nicht relevant. Die Beschwerdeführerin könne sich auch nicht auf ein Recht auf Gleichbehandlung im Unrecht berufen, handle es sich bei der Marke CH Nr. 518'959 "ONE & ONLY" doch um einen Einzelfall und nicht um eine rechtswidrige Praxis, an der das IGE festhalten will.
G. Mit Beschwerde vom 28. Februar 2017 gelangt die Beschwerdeführerin an das Bundesverwaltungsgericht und stellt folgende Rechtsbegehren:
"Die Verfügung der Vorinstanz vom 30. Januar 2017 sei aufzuheben und die Vorinstanz anzuweisen, der internationalen Registrierung Nr. 1'234'972 "ONE&ONLY (fig.)" für alle angemeldeten Waren in der Schweiz definitiv Schutz zu gewähren.
Zunächst beruft sich die Beschwerdeführerin auf einen Widerspruchsentscheid des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) Nr. B 2 552 977, worin die Kennzeichnungskraft der Marke "one&only by MARKET GROUNDS (fig.)" als normal bezeichnet worden sei. Des Weiteren verweist die Beschwerdeführerin auf die Marke NR. 518'959 "ONE & ONLY", welche von der Vorinstanz als reine Wortmarke eingetragen worden sei, womit die Vorinstanz bereits dem Wortelement eine gewisse Unterscheidungskraft beigemessen habe. Schliesslich macht die Beschwerdeführerin geltend, der Wort-/Bildmarke "ONE&ONLY (fig.)" komme im Gesamteindruck aufgrund der Verwendung von grafischem Beiwerk, verschiedener Schriftarten, einer konkreten Schriftanordnung sowie einem spezifischen Farbanspruch Unterscheidungskraft zu. Gerade wegen der Erkennbarkeit als Logo sei es geeignet, als Zeichen eines bestimmten Herstellers erkannt zu werden und die damit gekennzeichneten Angebote gegenüber anderen Herstellern abzugrenzen. Dabei verweist die Beschwerdeführerin beispielhaft auf zahlreiche Marken, welche von der Vorinstanz in der Vergangenheit in das schweizerische Markenregister eingetragen wurden.
H. Mit Stellungnahme vom 1. Mai 2017 beantragt die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerde unter Kostenfolge zulasten der Beschwerdeführerin.
Sie wiederholt dabei, dass das Wortelement "one & only" von den Abnehmern im Sinne von "einmalig, einzigartig/unübertroffen, unvergleichbar" verstanden werde und damit bezüglich der strittigen Waren der Klassen 29, 30 und 32 qualitativ anpreisend sei. Gleichzeitig fehle es der grafischen Ausgestaltung an der notwendigen Originalität, um dem Zeichen Unterscheidungskraft zu verleihen.
Bei der von der Beschwerdeführerin vorgebrachten Widerspruchsentscheidung Nr. B 2 552 977 des EUIPO seien die relativen Ausschlussgründe beurteilt worden. Die dort behandelte Marke "one&only by MARKET GROUNDS" enthalte im Vergleich zum strittigen Zeichen weitere Wortelemente, welche geeignet seien, dem Zeichen Unterscheidungskraft zu verleihen. Zudem handle es sich dabei um einen ausländischen Entscheid, welcher nur berücksichtigt werde dürfte, wenn es sich nicht wie vorliegend um einen klaren Fall handeln würde. Die Wortmarke CH Nr. 518'959 sei vor 13 Jahren ins Markenregister eingetragen worden und bereits aus diesem Grund nicht vergleichbar.
Hinsichtlich der anderen von der Beschwerdeführerin angeführten Voreintragungen bringt die Vorinstanz vor, diese würden nicht einmal Bestandteile der Wortelemente des strittigen Zeichens enthalten und seien somit bereits aus diesem Grund nicht mit diesem vergleichbar. Zudem sei die Vergleichbarkeit bei Zeichen, welche älter als acht Jahre sind, gemäss Rechtsprechung regelmässig zu verneinen.
I. Mit Replik vom 18. Mai 2017 hält die Beschwerdeführerin an ihrer Beschwerde fest und bemängelt, dass nach Ansicht der Vorinstanz ein Zeichen beziehungsweise eine Voreintragung zur Begründung der Schutzfähigkeit in jeder Hinsicht mit dem strittigen Zeichen identisch sein müssten, während dies für die Begründung einer Zurückweisung nicht nötig scheine.
J. Mit Eingabe vom 19. Juni 2017 verzichtet die Vorinstanz auf die Einreichung einer Duplik und hält an ihrem Antrag fest, die Beschwerde sei unter Kostenfolge zulasten der Beschwerdeführerin vollumfänglich abzuweisen.
K. Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt.
Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG, SR172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), der Vertreter hat sich rechtsgenüglich ausgewiesen (Art. 11 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG).
Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.
Nach Art. 5 Abs. 1 MMP darf ein Verbandsland einer international registrierten Marke den Schutz nur verweigern, wenn nach den in der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ, SR 0.232.04, in der in Stockholm am 14. Juli 1967 revidierten Fassung) genannten Bedingungen ihre Eintragung in das nationale Register verweigert werden kann. Das trifft gemäss Art. 6quinquies Bst. B Ziff. 2 PVÜ namentlich dann zu, wenn die Marke jeder Unterscheidungskraft entbehrt oder ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt ist, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, des Ursprungsortes der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen können oder im allgemeinen Sprachgebrauch oder in redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten der Schweiz üblich sind. Dieser Ausschlussgrund ist auch im Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG, SR 232.11) vorgesehen, das in Art. 2 Bst. a MSchG Zeichen des Gemeinguts - sofern sie sich nicht im Verkehr als Marke für bestimmte Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben - vom Markenschutz ausschliesst. Lehre und Praxis zu dieser Bestimmung können somit im vorliegenden Fall herangezogen werden (Urteile des BVGer B-2102/2016 vom 27. März 2018 E. 2 - NORMA [fig.] und B-2687/2011 vom 20. Februar 2012 E. 2 - NORMA).
3.1 Zeichen, die Gemeingut sind, sind vom Markenschutz ausgeschlossen, sofern sie sich nicht für Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht werden, im Verkehr durchgesetzt haben (Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). Zum Gemeingut zählen Zeichen, welchen die zur Individualisierung der Ware oder Dienstleistung erforderliche Unterscheidungskraft fehlt, und solche, die mit Blick auf einen funktionierenden Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind (BGE 139 III 176 E. 2 - You; Urteile des BVGer B-3939/2016 vom 16. Mai 2018 E. 2.1 - YOUNG GLOBAL LEADERS und B-2791/2016 vom 16. April 2018 E. 3.1 - WingTsun mit weiteren Hinweisen; Matthias Städeli/Simone Brauchbar Birkhäuser, in: David/Frick [Hrsg.], Markenschutzgesetz/Wappenschutzgesetz. Basler Kommentar, 3. A. 2017, Art. 2 N. 34 ff.). Die Unterscheidungskraft beurteilt sich aus Sicht der Abnehmer; neben Endabnehmern zählen zu diesen auch Marktteilnehmer vorgelagerter Stufen (Urteil des BGer 4A.528/2013 vom 21. März 2014 E. 5.1 - ePostSelect; Urteil 4A.6/2013 vom 16. April 2013 E. 3.2.3 - Wilson; Urteil des BVGer B-3939/2016 vom 16. Mai 2018 E. 2.1 - YOUNG GLOBAL LEADERS). Die Freihaltebedürftigkeit beurteilt sich aus Sicht der aktuellen und potentiellen Konkurrenten des Markenanmelders, die mindestens ebenfalls ein virtuelles Interesse haben, das Zeichen für entsprechende Waren oder Dienstleistungen zu verwenden (Urteil des BVGer B-3549/2013 vom 8. Oktober 2014 E. 4 - Palace [fig.]; Urteil B-4763/2012 vom 16. Dezember 2013 E. 2.2 - Betonhülse; Eugen Marbach, Die Verkehrskreise im Markenrecht, sic! 2007, S. 11; Marbach, SIWR III/1, N. 258).
3.2 Slogans sind nicht unterscheidungskräftig, wenn sich ihre Sinnaussage im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen, für die sie beansprucht werden, in allgemeinen oder gar banalen Redewendungen erschöpft, die jedermann so äussern würde, beziehungsweise in einem anpreisenden Qualitätshinweis, der ohne Zuhilfenahme der Fantasie verstanden wird (Urteile des BGer 4A_161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 6.2 - We make ideas work; 4C.431/2004 vom 2. März 2005 E. 2.2 - C'est bon la vie; 4A.6/1998 vom 10. September 1998 E. 3 - Swissline; Urteile des BVGer B-464/2014 vom 27. November 2014 E. 2.4 - PERFORMANCE DRIVEN BY SCIENCE und B-4822/2013 vom 13. August 2014 E. 2.3 - So what do I do with my money; Ivan Cherpillod, Le droit suisse des marques, 2007, S. 62; Marbach, SIWR III/1, N. 412 f.). Wirkt ein Slogan hingegen unbestimmt, da sich seine Aussage weder in einer Beschreibung der Waren und Dienstleistungen noch in deren reinen Anpreisung erschöpft, ist er unterscheidungskräftig (Urteile des BVGer B-464/2014 vom 27. November 2014 E. 2.4 - PERFORMANCE DRIVEN BY SCIENCE, B-684/2009 vom 24. Juni 2009 - Outperform.Outlast. E. 5; B-6850/2008 vom 2. April 2009 E. 6.4 - AJC presented by Arizona girls).
3.3 Bei Wortverbindungen oder aus mehreren Einzelwörtern zusammengesetzten Zeichen ist zunächst der Sinn der einzelnen Bestandteile zu ermitteln und dann zu prüfen, ob sich aus ihrer Verbindung im Gesamteindruck ein die Ware oder die Dienstleistung beschreibender, unmittelbar verständlicher Sinn ergibt (Urteile des BVGer B-3939/2016 vom 16. Mai 2018 E. 2.3 - YOUNG GLOBAL LEADERS, B-804/2007 vom 4. Dezember 2007 E. 2 - Delight Aromas [fig.]; B-5518/2007 vom 18. April 2008 E. 4.2 - Peach Mallow; Entscheid der RKGE vom 17. Februar 2003, in: sic! 2003, S. 495 E. 2 - Royal Comfort). Im Bereich der Zeichen des Gemeingutes sind Grenzfälle einzutragen und ist die endgültige Entscheidung dem Zivilgericht zu überlassen (BGE 130 III 328 E. 3.2 - Swatch-Uhrband; 129 III 225 E. 5.3 - Masterpiece I; Urteil des BVGer B-3939/2016 vom 16. Mai 2018 E. 2.3 - YOUNG GLOBAL LEADERS).
3.4 Der Umstand, dass die Marke Gedankenassoziationen weckt oder Anspielungen enthält, die nur entfernt auf die Waren oder Dienstleistungen hindeuten, macht ein Zeichen noch nicht zum Gemeingut. Der gedankliche Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen muss vielmehr derart sein, dass der beschreibende Charakter der Marke für einen erheblichen Teil der schweizerischen Markenadressaten ohne besondere Denkarbeit oder besonderen Aufwand an Fantasie zu erkennen ist (BGE 128 III 447 E. 1.5 - Première; 127 III 160 E. 2b/aa - Securitas; Urteile des BVGer B-6304/2016 vom 24. Juli 2018 E. 2.4 - APPLE und B-4697/2014 vom 16. Dezember 2016 E. 4.2 - Apotheken Cockpit).
3.5 Entscheidend ist nicht, ob vom Zeichen bei abstrakter Betrachtung spontan auf die Waren oder Dienstleistungen geschlossen wird, sondern ob das Zeichen von den betroffenen Verkehrskreisen als beschreibend betrachtet wird, wenn sie es im konkreten Zusammenhang mit den fraglichen Waren oder Dienstleistungen antreffen (vgl. Urteil des BVGer B-336/2012 vom 4. April 2014 E. 5.3 - Ce'Real).
3.6 Der Beurteilung eines Zeichens ist zudem das mutmassliche Verständnis der betroffenen schweizerischen Verkehrskreise zugrunde zu legen. Dabei wird grundsätzlich auf die Abnehmer der in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen abgestellt. Die Markenprüfung erfolgt in Bezug auf alle vier Landessprachen. Dabei kommt jeder Sprache der gleiche Stellenwert zu. Eine Eintragung kann bereits dann verweigert werden, wenn das Zeichen in einem einzigen Sprachgebiet der Schweiz beschreibend verstanden wird (BGE 131 III 495 E. 5 - Felsenkeller; 128 III 477 E. 1.5 - Première; 127 III 160 E. 2b.aa - Securitas; Urteil des BVGer B-6304/2016 vom 24. Juli 2018 E. 2.7 - APPLE). Englischsprachige Ausdrücke werden im Rahmen der schweizerischen Markenprüfung berücksichtigt, sofern sie für einen erheblichen Teil der massgeblichen Verkehrskreise verständlich sind (BGE 129 III 225 E. 5.1 - Masterpiece; Urteil des BVGer B-6304/2016 vom 24. Juli 2018 E. 2.7 - APPLE). Vom breiten Publikum wird die Kenntnis des Englischen Grundwortschatzes erwartet, während bei Fachkreisen gute Englischkenntnisse in ihrem Fachgebiet angenommen werden (Urteil des BGer 4A_455/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 4.3 - Ad-Rank; Urteile des BVGer B-5633/2016 vom 12. März 2018 - Mint Infusion und B-8069/2016 vom 20. März 2018 E. 4.3 - Flame).
Klasse 29: Lait, boissons nutritionnelles à base de lait et lait aromatisé; milk-shakes; lait en poudre aromatisé pour la confection de boissons; mélanges pour boissons et sirops aromatisés sous forme de liquide ou de poudre pour la préparation de milk-shakes; mélanges pour boissons et sirops aromatisés sous forme de liquide ou de poudre pour la préparation de boissons alimentaires à base de lait.
Klasse 30: Café moulu, café en grains et café prêt à boire; cacao, thé (tisanes et autres thés); café, thé, cacao et expresso (boissons), ainsi que boissons à base de café et/ou d'expresso; vanille et chocolat en poudre; crèmes glacées, glaces alimentaires, sorbets, glaces à l'eau et confiseries glacées; mélanges pour boissons et sirops aromatisés sous forme de liquide ou de poudre pour la préparation de café, thé, cacao et expresso (boissons).
Klasse 32: Eaux, eaux minérales, eaux gazeuses, eaux aromatisées; boissons sans alcool, en particulier boissons rafraîchissantes, boissons aux fruits et jus de fruits; mélanges pour boissons et sirops aromatisés sous forme de liquide ou de poudre pour la préparation de boissons sans alcool gazeuses et non gazeuses, en particulier eaux aromatisées, boissons aux fruits et jus de fruits; boissons gazeuses sans alcool et boissons pétillantes à base de jus de fruits et de fruits; bières.
Diese in Frage stehenden Waren der Klassen 29, 30 und 32 richten sich sowohl an das allgemeine Publikum wie auch an Fachkreise. In der Mehrzahl der Fälle ist vorliegend aber auf die Wahrnehmung des allgemeinen Publikums abzustellen, soweit die konkrete Unterscheidungskraft des hinterlegten Zeichens geprüft wird (vgl. Urteil des BVGer B-2102/2016 vom 27. März 2018 E. 4 - NORMA). Für die Beurteilung eines allfälligen Freihaltebedürfnisses ist demgegenüber die Sichtweise von Unternehmen, welche gleiche oder ähnliche Waren anbieten, massgebend (vgl. Urteil des BVGer B-2102/2016 vom 27. März 2018 E. 4 - NORMA).
5.1 Die internationale Registrierung Nr. 1'234'972 ONE&ONLY (fig.) enthält die englischen Wörter "one" und "only", welche durch ein Et-Zeichen verbunden sind.
5.2 Die Vorinstanz vertritt die Ansicht, die Wortkombination "one & only" sei qualitativ anpreisend. Diese werde auch in der Schweiz häufig verwendet und von den Abnehmern ohne Gedankenarbeit im Sinne von "einmalig, einzigartig/unübertroffen, unvergleichbar" verstanden. Somit preise sie direkt Eigenschaften der Waren beziehungsweise des Warenproduzenten an, indem es diese(n) als "einmalig, einzigartig/unübertroffen, unvergleichbar" bezeichne.
5.3 Das Wort "one" wird insbesondere mit "ein, eine, ein, ein einziger, eine einzige, ein einziges" übersetzt (Langenscheidt Online-Wörterbuch Englisch-Deutsch, verfügbar unter englisch-deutsch/, abgerufen am 19. Juli 2018). Das Wort "only" wird insbesondere mit "einzig(er, e, es), alleinig", "einzigartig" und "nur, bloß " übersetzt (Langenscheidt Online-Wörterbuch Englisch-Deutsch, verfügbar unter englisch-deutsch/, abgerufen am 19. Juli 2018). "The one and only" wird überdies als "unvergleichlich" oder "einzigartig" übersetzt (Langenscheidt Handwörterbuch Englisch, 2005, S. 411). Das Et-Zeichen, auf Englisch "ampersand", stellt ein Ersatzzeichen für das Wort "und" dar (Langenscheidt Online-Wörterbuch Englisch-Deutsch, verfügbar unter englisch-deutsch/, abgerufen am 19. Juli 2018; Duden Online-Wörterbuch, , abgerufen am 19. Juli 2018). Obschon das Et-Zeichen beim vorliegend strittigen Zeichen eine eher kunstvolle und unübliche Schriftart aufweist, wird die Kombination "ONE & ONLY" ohne Weiteres im Sinn von "one and only" wahrgenommen.
5.4 Zusammenfassend preist das Wortelement "one & only" direkt Eigenschaften der Waren beziehungsweise des Warenproduzenten an, indem es diese(n) als "einzigartig" bezeichnet.
6.1 Hinsichtlich der Wortelemente "one & only" verweist die Beschwerdeführerin auf den Widerspruchsentscheid Nr. B 2 552 977 des EUIPO. Dieses habe bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr zwischen den Marken
und ONLY ONE
festgehalten, dass die ältere Marke ("one&only by MARKET GROUNDS [fig.]") als Ganzes aus der Perspektive des Publikums im relevanten Gebiet keine Bedeutung im Hinblick auf die gegenständlichen Waren habe. Die Kennzeichnungskraft der älteren Marke sei folglich als normal anzusehen (vgl. Entscheid EUIPO, Widerspruch Nr. B 2 552 977). Die Beschwerdeführerin macht diesbezüglich geltend, dass solche ausländische Beurteilungen bekanntermassen zumindest als Indiz für die Unterscheidungskraft der Wortelemente "one & only" auch nach Schweizer Recht beigezogen würden.
6.2 Ausländische Entscheide, und damit auch der von der Beschwerdeführerin erwähnte Widerspruchsentscheid Nr. B 2 552 977 des EUIPO, sind im Rahmen einer rechtsvergleichenden Auslegung nur zu berücksichtigen, sofern die Rechtslage vergleichbar ist und die ausländische Rechtsprechung sich auf dieselbe Marke bezieht (BGE 130 III 113 E. 3.2 - Montessori; BGE 114 II 171 E. 2c - EILE MIT WEILE; Urteil des BGer 4A_261/2010 vom 5. Oktober 2010 E. 4.1; Urteil des BVGer B-6219/2013 vom 27. April 2016 E. 6.2 - rote Damenschuhsohle). Da die im von der Beschwerdeführerin vorgebrachten Entscheid Nr. B 2 552 977 des EUIPO behandelte Marke "one&only by MARKET GROUNDS (fig.)" im Vergleich zum strittigen Zeichen jedoch zusätzliche Wortelemente enthält, ist dieser Entscheid für das vorliegende Verfahren nicht beachtlich.
6.3 Zusammenfassend ist somit der Verweis auf das Verfahren vor dem EUIPO betreffend die Marke "one&only by MARKET GROUNDS (fig.)" für das vorliegende Verfahren nicht relevant.
7.1 Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass selbst wenn dem alleinigen Wortelement "one & only" keinerlei Unterscheidungskraft zukäme, dies auf das vorliegend beanspruchte Gesamtzeichen nicht zutreffen würde, schütze dieses doch eine kombinierte Wort-/Bildmarke beziehungsweise ein Logo, welches aufgrund seiner grafischen Gestaltung klar als solches erkennbar sei. Dem Logo komme im Gesamteindruck aufgrund der Verwendung von grafischem Beiwerk, verschiedener Schriftarten, einer konkreten Schriftanordnung sowie einem spezifischen Farbanspruch Unterscheidungskraft zu. Gerade aufgrund dessen Erkennbarkeit als Logo sei es geeignet, als Zeichen eines bestimmten Herstellers erkannt zu werden und die damit gekennzeichneten Angebote gegenüber anderen Herstellern abzugrenzen.
7.2 Die Beschwerdeführerin bringt vor, die vorliegende Marke weise zwei Schriftarten auf: Die Wörter "ONE" und "ONLY" würden in einer anderen Schriftart als das Et-Zeichen wiedergegeben. Dabei sei die für das Et-Zeichen verwendete Abbildung unüblich und erinnere in ihrem Erscheinungsbild an eine eher altertümliche Schriftart, während die Wörter "ONE" und "ONLY in einer zeitgenössischen Schriftart abgebildet seien. Somit sei nicht nur die Kombination zweier unterschiedlicher Schriftarten gewissermassen originell, sondern auch die Wortanordnung und vor allem die Kombination einer altertümlichen mit einer zeitgenössischen Schriftart, weshalb das vorliegend strittige Zeichen bereits aufgrund der originellen Anordnung und Ausgestaltung der Wortelemente "ONE&ONLY" über die nötige Unterscheidungskraft verfüge.
Die Beschwerdeführerin verweist weiter auf das grafische Beiwerk des vorliegend strittigen Zeichens, d.h. die Unterlegung der Wortelemente mit einem dunkelbraunen Kreis mit weisser Umrandung beziehungsweise weisser Linie, welche durch das Et-Zeichen teilweise durchbrochen werde, und macht geltend, dieses grafische Beiwerk würde dem vorliegend strittigen Zeichen Unterscheidungskraft verschaffen. Zudem verweist sie auf die eingetragene Marke CH Nr. 449'956 und bringt vor, bereits die Kombination von Kreiselementen würde zu hinreichender Unterscheidungskraft führen. Da das vorliegend strittige Zeichen auch Kreise mit teilweise durchbrochener Linie enthalte, würde dieses somit über Unterscheidungskraft verfügen.
Schliesslich macht die Beschwerdeführerin geltend, das strittige Zeichen verfüge über die Farbansprüche "Dunkelbraun" und "Weiss", womit auch in Bezug auf die farbliche Ausgestaltung Unterscheidungskraft vorliegen würde. Die Farbe "Dunkelbraun" unterstütze überdies weder einen konkreten Sinngehalt noch eine sonstige Eigenschaft der beanspruchten Waren der Klassen 29, 30 und 32.
7.3 Nach Ansicht der Vorinstanz ist die grafische Gestaltung nicht ausreichend, um dem Zeichen zur Unterscheidungskraft zu verhelfen. Der dunkelbraune Kreis mit weisser Umrandung sei eine rein etikettenhafte Umrahmung und nicht geeignet, den Gesamteindruck des Zeichens wesentlich zu beeinflussen. Die Wortelemente "ONE" und "ONLY" seien in derselben, üblichen Schriftart und -grösse gehalten und genau untereinander angeordnet. Auch die durchgehende Grossschreibung der Begriffe beeinflusse das Zeichen nicht wesentlich. Überdies werde das Et-Zeichen allgemein in relativ grosser Formenvielfalt dargestellt; die vorliegende Ausgestaltung hebe sich nicht genügend von den üblichen Gestaltungen ab. Auch die Tatsache, dass das Et-Zeichen die weisse Umrahmung an einer Stelle durchbreche, vermöge den Gesamteindruck des Zeichens nicht wesentlich zu beeinflussen. Zudem würden weder die Farbe Weiss noch die Farbe Dunkelbraun eine wesentliche Wirkung auf den Gesamteindruck ausüben. Angesichts des stark anpreisenden Gehalts des Wortelements "ONE & ONLY" fehle es der grafischen Gestaltung an Originalität, um dem Zeichen in Verbindung mit den beanspruchten Waren Unterscheidungskraft zu verleihen.
7.4 Ein Wortzeichen, welches Gemeingut darstellt, kann mittels einer unterscheidungskräftigen grafischen Gestaltung, welche dem Gesamtzeichen eine originelle, typische Ausgestaltung verleiht, zu einer schutzfähigen Wort-/Bildmarke kombiniert werden (Urteile des BVGer B-2120/2016 vom 27. März 2018 E. 6.3 - NORMA [fig.], B-1190/2013 vom 3. Dezember 2013 E. 3.6 - ERGO [fig.], B-1710/2008 vom 6. November 2008 E. 4.1 - SWISTEC und B-5658/2011 vom 9. Mai 2012 E. 3.5 - Frankonia [fig.]). Gemeinfreie Zeichen können durch Kombination oder grafische Gestaltung mit schutzfähigen Elementen im Gesamteindruck unterscheidungskräftig werden. Der Einfluss der einzelnen Elemente des Zeichens auf den Gesamteindruck beurteilt sich bei kombinierten Zeichen für das gesamte Zeichen, ohne dieses zu separieren und die einzelnen Bestandteile isoliert zu beurteilen (Urteil des BVGer B-2120/2016 vom 27. März 2018 E. 6.3 - NORMA [fig.]; David Aschmann, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Bern 2009, Art. 2 lit. a, N. 27 ff.; SIWR III/1-Marbach, N. 276; Matthias Städeli/Simone Brauchbar Birkhäuser, in: Basler Kommentar, Markenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, Art. 2 MSchG N. 192). Bei kombinierten Zeichen ist vorweg der Sinn- und Ausdrucksgehalt der einzelnen Zeichenelemente zu ermitteln und daraufhin zu beurteilen, welchen Eindruck schliesslich die Kombination der einzelnen Elemente als Ganzes erweckt und ob das Zeichen als Ganzes betrachtet unterscheidungskräftig wirkt (Urteil des BVGer B-2120/2016 vom 27. März 2018 E. 6.3 - NORMA [fig.]; Urteil des BGer 6S.362/1996 vom 29. August 1996, sic! 1997, S. 57 f. E. 1 - Digibau/Digiplan II; David Aschmann, a.a.O., Art. 2 lit. a, N. 135; SIWR III/1-Marbach, N. 276). Massgebend für die Unterscheidungskraft ist, dass der Gesamteindruck des Zeichens nicht von gemeinfreien Elementen geprägt wird. Enthält eine Marke als wesentlichen Bestandteil ein als Gemeingut anzusehendes Zeichen, während die übrigen Bestandteile blosses Beiwerk darstellen, fehlt es an der Unterscheidungskraft (BGE 104 Ib 65 E. 2 - FOAM; Urteile des BVGer B-2120/2016 vom 27. März 2018 E. 6.3 - NORMA [fig.] und B-6821/2013 vom 25. Februar 2015 E. 6.2 - CLINIQUE/Dermaclinique Beauty Farm [fig.]; SIWR III/1-Marbach, N. 274; Städeli/Brauchbar Birkhäuser, a.a.O., Art. 2 N. 192).
Voraussetzung für die Eintragungsfähigkeit ist, dass die unterscheidungskräftigen grafischen Elemente den Gesamteindruck wesentlich beeinflussen (Urteil des BGer 4A.13/1995 vom 20. August 1996, sic! 1997, S. 159 f. E. 5b - Elle; Urteile des BVGer B-2120/2016 vom 27. März 2018 E. 6.3 - NORMA [fig.] und B-1643/2007 vom 13. September 2007 E. 6 - BASILEA PHARMACEUTICA [fig.]). Je beschreibender ein Wortelement ist, desto höhere Ansprüche müssen an die grafische Ausgestaltung gestellt werden (vgl. Urteil des BGer vom 3. September 2009 4A-330/2009 E. 2.3.6 - MAGNUM [fig.]; Urteile des BVGer B-2120/2016 vom 27. März 2018 E. 6.3 - NORMA [fig.] und B-5296/2012 vom 30. Oktober 2013 E. 4.4.1 - toppharm Apotheken [fig.]). Die Grafik darf sich nicht im Naheliegenden erschöpfen. Etikettenhafte Umrandungen, bloss einfarbig gestaltete Hintergründe oder Unterstriche vermögen den Gesamteindruck eines Zeichens grundsätzlich nicht wesentlich zu beeinflussen (vgl. dazu Urteile des BVGer B-2120/2016 vom 27. März 2018 E. 6.3 - NORMA [fig.], B-5296/2012 vom 30. Oktober 2013 E. 4.4.1 - toppharm Apotheken [fig.] und B-1643/2007 vom 13. September 2007 E. 7 - basilea PHARMACEUTICA [fig.]; Städeli/Brauchbar Birkhäuser, a.a.O., Art. 2 N 198). Verleiht weder die Form des Schriftzugs noch der Farbanspruch dem zum Gemeingut gehörenden Wortzeichen Unterscheidungskraft, sondern prägt stattdessen das gemeinfreie Wortelement den Gesamteindruck des Zeichens, ist der Markenschutz mangels Unterscheidungskraft zu verweigern (Urteil des BGer vom 3. September 2009 4A_330/2009 E. 2.3.6 - MAGNUM [fig.]; Urteil des BVGer B-2120/2016 vom 27. März 2018 E. 6.3 - NORMA [fig.]).
7.5 Das Wortelement "ONE&ONLY" ist stark anpreisend und dadurch auch stark beschreibend. Die Ansprüche an die grafische Ausgestaltung sind folglich hoch anzusetzen (vgl. E. 7.4).
Das Zeichen "ONE&ONLY (fig.)" beinhaltet das Wortelement "ONE&ONLY", welches mit einen dunkelbraunen Kreis mit weisser Umrandung unterlegt ist. Weder die farbliche Gestaltung mit den Farben "Weiss" und "Dunkelbraun", noch die geometrische Form des Hintergrundes können als besonders einprägsam bezeichnet werden. Auch ist die Kombination der Farben Weiss und Dunkelbraun nicht als originell oder phantasiereich einzuschätzen. Vielmehr handelt es sich dabei um eine etikettenhafte Umrandung der Wortelemente "ONE&ONLY".
Auch die grafische Gestaltung der Wortelemente, insbesondere die durchgehende Grossschreibung der beiden Worte "ONE" und "ONLY", weicht in keiner Weise vom Üblichen ab. Das originellste Element des Zeichens ist das künstlerisch gestaltete Et-Zeichen, welches jedoch nur einen untergeordneten Aspekt des Zeichens darstellt. Auch dass das Et-Zeichen die weisse Umrahmung durchbricht, hat keine wesentliche Wirkung auf den Gesamteindruck. Somit beeinflusst auch die grafische Gestaltung der Wortelemente den Gesamteindruck nicht entscheidend.
Zusammenfassend wird der Gesamteindruck des Zeichens "ONE&ONLY (fig.)" somit von gemeinfreien Elementen geprägt, weshalb es an der Unterscheidungskraft fehlt. Da die grafischen Elemente den Gesamteindruck nicht wesentlich beeinflussen, ist die Eintragungsfähigkeit nicht gegeben.
8.1 Die Beschwerdeführerin verweist auf die Eintragung der Marke CH Nr. 518'959 ONE & ONLY als auch hinsichtlich der grafischen Gestaltung des Zeichens "ONE&ONLY (fig.)" auf verschiedene andere Zeichen, denen die Vorinstanz in der Vergangenheit Schutz gewährte. Sinngemäss macht sie demnach eine Verletzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes geltend.
8.2 Nachdem feststeht, dass die Vorinstanz das Zeichen "ONE&ONLY (fig.)" bundesrechtskonform dem Gemeingut zugeordnet hat, kann mit der Rüge, das Gleichbehandlungsgebot (Art. 8 BV) sei verletzt worden, nur noch die Gleichbehandlung im Unrecht verlangt werden. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung wird der Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht ausnahmsweise anerkannt, wenn eine ständige gesetzwidrige Praxis einer rechtsanwendenden Behörde vorliegt und die Behörde zu erkennen gibt, dass sie auch in Zukunft nicht von dieser Praxis abzuweichen gedenke (Urteil des BGer 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 4.3 - FIREMASTER; BGE 127 I 1 E. 3a; Urteile des BVGer B-985/2009 vom 27. August 2009 E. 8.1 - BIOSCIENCE ACCELERATOR und B-7412/2006 vom 1. Oktober 2008 E. 10 - AFRI-COLA).
Ein Anspruch auf Eintragung eines Zeichens gestützt auf die Gleichbehandlungspflicht nach Art. 8 BV kann nur geltend gemacht werden, wenn die Sachverhalte ohne Weiteres vergleichbar sind und sie sich in rechtlicher Hinsicht nicht wesentlich unterscheiden. Eine Gleichbehandlung kann nur insoweit in Frage stehen, als die fraglichen Zeichen in jeder relevanten Hinsicht vergleichbar sind (vgl. Urteil des BGer 4A_109/2010 vom 27. Mai 2010 E. 2.3.7 - terroir [fig.]), z.B. nach Art und Weise der Zeichenbildung, Sinngehalt, beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen. Dabei können bereits geringfügige Unterschiede ins Gewicht fallen (Urteil des BVGer B-6068/2014 vom 1. Februar 2016 E. 6.2 - Goldbären). Die Vergleichbarkeit muss substantiiert geltend gemacht werden, d.h. blosse Hinweise auf Registereinträge an sich reichen nicht aus (vgl. Urteil des BVGer B-2609/2012 E. 8.1 - SCHWEIZER FERNSEHEN).
8.3 Die Wortmarke CH Nr. 518'959 ONE & ONLY wurde im Jahr 2004 ins Markenregister eingetragen. Da diese Eintragung somit weit mehr als acht Jahre zurückliegt, kann sie nicht mehr als relevant angesehen werden (Urteile des BVGer B-7230/2015 vom 4. Oktober 2017 E. 11.1.3 - COSMOPARIS, B-3815/2014 vom 18. Februar 2016 E. 8.1 - RAPUNZEL, B-464/2014 vom 27. November 2014 E. 5.1 - PERFORMANCE DRIVEN BY SCIENCE, B-2655/2013 vom 17. Februar 2014 E. 6.2 - Flächenmuster, B-3792/2011 vom 23. August 2012 E. 7.1 - Fiducia).
8.4 Betreffend die Vergleichbarkeit mit den Marken CH Nr. 559'691 PMEPOOL (fig.), CH Nr. 634'265 PharmaTrain MASTERING MEDICINES DEVELOPMENT (fig.) und CH Nr. 580'920 FRIENDLY WORK SPACE (fig.) gilt es festzuhalten, dass ein Zeichen gemäss ständiger Praxis nie abstrakt, sondern immer in Verbindung mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen geprüft wird (BGer 4A_455/2008 E. 4.3 - AdRAnk). Diese in Frage stehenden Zeichen sind jedoch hinsichtlich der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nicht vergleichbar. Überdies sind die Sinngehalte dieser Zeichen nicht mit jenem von "ONE&ONLY (fig.)" zu vergleichen. Die hohen Anforderungen für eine Gleichbehandlung sind deshalb nicht erfüllt.
8.5 Die Marke CH Nr. 449'956 ist eine reine Bildmarke und somit von vornherein nicht mit dem vorliegend strittigen Zeichen vergleichbar.
8.6 Die von der Beschwerdeführerin erwähnten Marken IR Nr. 920'604 Organic Fine Food (fig.), CH Nr. 581'070 Friendly Work Space (fig.), CH Nr. 510'226 bio (fig.) und CH Nr. 502'550 St. Galler (fig.) wurden in den Jahren 2006, 2008, 2003 und 2001 eingetragen. Deren Zulassung zum Markenschutz in der Schweiz liegt somit länger als acht Jahre zurück, weshalb sie grundsätzlich nicht mehr als relevant angesehen werden können (Urteile des BVGer B-7230/2015 vom 4. Oktober 2017 E. 11.1.3 - COSMOPARIS, B-3815/2014 vom 18. Februar 2016 E. 8.1 - RAPUNZEL, B-464/2014 vom 27. November 2014 E. 5.1 - PERFORMANCE DRIVEN BY SCIENCE, B-2655/2013 vom 17. Februar 2014 E. 6.2 - Flächenmuster, B-3792/2011 vom 23. August 2012 E. 7.1 - Fiducia).
8.7 Betreffend die Marke IR Nr. 1'017'350 Maxi Choco Kisses (fig.) bringt die Beschwerdeführerin lediglich vor, dass sich die für den Markenschutz erforderliche Unterscheidungskraft aus der Kombination verschiedener Farben ergeben könne. Die Erwähnung dieser Marke dient somit mehr als Beispiel zur Untermauerung dieses Arguments und weniger der Geltendmachung einer Verletzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes. Da auch sonst weder betreffend das Wortelement noch betreffend die Zeichenbildung Ähnlichkeiten zwischen der vorliegend strittigen Marke und der Marke IR Nr. 1'017'350 Maxi Choco Kisses ersichtlich sind, ist diese für die Prüfung einer Verletzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes unbeachtlich.
8.8 Somit ist keines der von der Beschwerdeführerin vorgebrachten Zeichen in jeder relevanten Hinsicht vergleichbar mit dem vorliegenden Zeichen "ONE&ONLY (fig.)", weshalb keine ständige gesetzeswidrige Praxis vorliegt, von der die Vorinstanz auch in Zukunft nicht abzuweichen gedenke (BGE 4A_455/2008 E. 6 - AdRAnk). Folglich geht die Rüge der Verletzung des Gleichbehandlungsgebots fehl.
Die Beschwerde erweist sich demnach als unbegründet und ist abzuweisen.
Eine Parteientschädigung ist weder der unterliegenden Beschwerdeführerin noch der Vorinstanz zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 Abs. 1 und 3 VGKE).
Die Beschwerde wird abgewiesen.
Die Kosten des Beschwerdeverfahrens von Fr. 3'000.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Der einbezahlte Kostenvorschuss in gleicher Höhe wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
Dieses Urteil geht an:
die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
die Vorinstanz (Ref-Nr. 1'234'972; Gerichtsurkunde)
das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement EJPD (Gerichtsurkunde)
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Die vorsitzende Richterin: Der Gerichtsschreiber: Maria Amgwerd Stefan Tsakanakis
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG).
Versand: 24. August 2018