Descriptive words in firm names; confusing mark use

BGE 78 II 457Recueil officiel du Tribunal fédéral (ATF) / Volume II7 oct. 1952Confirmed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The plaintiff, a watch manufacturer, sought deletion of the defendant’s firm and a ban on using 'Exacta'. The Federal Court held that descriptive terms may be included in a firm name if truthful and non-misleading, so the company name itself was permissible. It further held that the word 'Exactus' was not entitled to trademark protection because it belonged to the public domain. However, the defendant could be forbidden under unfair competition law from using the similar sign in a mark-like way, since this was apt to cause confusion with the claimant’s valid firm name. The appeal was dismissed and the cantonal judgment confirmed.

Regeste Omnilex

Art. 944 Abs. 1 OR; Art. 44 Abs. 1 HRegV; Art. 3 MSchG; Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG: Aufnahme einer Sachbezeichnung in die Firma einer Aktiengesellschaft ist zulässig, sofern der Firmeninhalt wahr, nicht täuschend und nicht öffentlicher Interessen widerspricht; ein gemeinfreier Sachhinweis ist als Marke nicht schutzfähig. Die Eintragung einer Firma als Marke begründet nur dann Markenschutz, wenn die gesetzlichen Schutzvoraussetzungen erfüllt sind. Unabhängig vom Markenrecht kann der markenmässige Gebrauch eines mit einer gültigen Firma verwechselbaren Zeichens unlauter sein, wenn er geeignet ist, Verwechslungen mit dem Geschäftsbetrieb eines Dritten hervorzurufen (consid. 2-4).

Texte intégral

Prescription. En cas d'emission d'une lettre de change, la prescription cam- biaire absorbe-t-e!Je la prescription ordinaire de la dette primi- tive! 4. -E controverso nella dottrina e nella prassi se la prescrizione ordinaria deI rapporto causale sia assorbita, in caso di emissione d'un effetto cambiario, dalla pre- scrizione cambiaria. LEscoT (Des effets de commerce I, ed. 1935, n° 89, pag. 198 e seg.) risponde negativamente a tale quesito : si I'on se rallie a la theorie de la dualiM des droits du titulaire de l'effet, ... le creancier, lorsqu'il reclame le paiement de ce qui lui est du en vertu de son titre originaire de creance, ne profite pas des avantages resultant des regles du change et, dans ces conditions, il n'y a aucune raison de supposer qu'il a entendu faire b6neficier son debiteur d'une prescription abregee (pag. 199/200). In sensocontrario si erano gia pronun- ciati THALLER-PERCEROU, Droit commerciaI, 8a ed. 1931, vol. 11, n° 1562, pag. 934 e seg., vedi anche n° 1301), come pure ARMINJON e CARRY, La lettre de change et le billet a ordre, n° 43, pag. 62 e seg.). THALLER-PERCEROU trovano che la tesi sostenuta da LEscoT poggia su un ragionamento semplicistico: Sans doute, la creance n'est point novee ... Mais il est impossible de meconnaitre la repercussion qu'exerce la souscription ou la negociation de la lettre de change sur le droit primitif solliciM par la traite . Il creditore cambiario disporrebbe di due azioni, l'una a dipendenza dei rapporto causale, l'altra derivante dalla pretesa cambiaria. Les deux actions ... se confon- dent et, quand la lettre de change sera prescrite ou frappee de decheance, la dette primitive succombera avec elle (THALLER-PERCEROU, l. c.). Questa tesi non convince; in Francia la Corte di cassazione l'ha respinta in due sen- tenze (ARMINJON e CARRY, 1. c. pag. 63). Si obietta che il creditore, essendo temporaneamente titolare deII'effettc cambiario, deve osservare, prima di far valere la S.la pretesa derivante dal rapporto causale, i termini e le for- I I I 'I

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malita imposti al titolare dell'effetto cambiario; se gode i vantaggi offerti dal diritto cambiario, deve sopportarne anche gli inconvenienti, adunque la breve prescrizione. Cosi argomentando, non si tiene pero presente che chi accetta un effetto cambiario per un'obbligazione esistente ha diritto di regola al pagamento dei debito scaduto, ossia il debitore cambiario ottiene per 10 piu, quale compenso per l'emissione dell'effetto cambinrio, una dilazione. La dottrina, secondo cui iI termine di prescrizione piu lungo deI rapporto causale dev'essere sostituito col termine piu breve previsto dal diritto cambiario, conduce insomma ad un pregiudizio deI creditore: la prescrizione e infatti di diritto materiale e, abbreviandola, si diminuisce il diritto deI creditore. Non si vede con quale giustificazione si possa escludere l'azione basata sul rapporto causale dopo la scadenza deI termine di prescrizione cambiaria, quando l'effetto cambiario fu dato semplicemente in vista deI pagamento e non in 8olutum. Se esistono I'uno accanto all'altro i due rapporti giuridici, iI causale e iI cambiario, e naturale di ammettere il diverso termine di prescrizione proprio a ciascuno di essL In concreto si deve pertanto applicare il termine decennale di prescrizione (art. 127 CO) al debito causale deI convenuto. 79. Urteil der I. Zivilabteilnng vom 15. Oktober 1952 i. S. Exaeta Watch A.-6. gegen Montres Exactns A.-6. Firmen-Marken-, Wettbewerbsrecht. Zur Aufnahme von Sachbezeichnungen in die Firma (Art. 944 Abs. 1 OR und 44 Abs. 1 HRegV). Die Geschäftsfirma als Handelsmarke; Schutzbedingung (Art. 1 3 MSchG). . Unlauterer Wettbewerb durch ma.rkenige Gebrauch. enes mit der gültigen, wenn auch markenrechtbch Illcht schutzIangen Geschäftsfirma verwechselbaren Zeichens (Art. 1 Abs. 2 ht. d UWG).

Droit ooncernant ka raisons de commerce, les marques et la concur- rence. Insertion dans la raison de commerce de designations de choses (ar . 944 al. 1 CO et 44 al. 1 ORC). La raIson de cO,mmerce comme marque de fabrique (art. 1 a 3 LMF). Con!3urrence deloyale consistant dans l'emploi comme marque d'un sne pretant a c ;mfusion avec une raison de commerce valable malS non susceptlble de protection comme marque de fabrique (art. l er al. 2 lettre d LCD). Ditte. commerciali, marche e concorrenza. Designazioni di cose nella dinta (art. 944 ?p. 1 CO e art. 44 cp. 1 ORC). La ditta com:nercmle come marca di fabbrica ; presupposto della sua protezlOne (art. 1-3 LMF). Concorrem:a .sleale che c?nsiste nen' o, come marca, d'un segno c ;mfondibile con una ditta commerClale valida ma non suscettiva S) ere protetta quale marca di fabbrica (art. 1, cp. 2, lett. d Die Montres Exactus A.-G., Uhrenfabrik in Neuenburg, klagte gegen die am 10. September 1951 gegründete Uhren- fabrik Exacta Watch A.-G. in Biel mit den Begehren:

  1. Es sei die. Löschung der Firma Exacta Watch A.-G. im HandelsregIster zu verfügen.
  2. Es sei der Beklagten zu verbieten, in Zukunft das Wort Exacta in r Firumbezeichnung zu führen oder als Marke oder sonstWie zu gebrauchen, unter Androhung der Straf- folgen im Widerhandlungsfall.
  3. ie Beklagte sei u verurteilen, alle Waren, Druckerzeug- russe, Reklameschilder, Stempel usw., auf welchen das Wort Exnta angebracht ist, zu vernichten, eventuell die Auf- schrift .Exacta zu entfernen, unter Androhung der Straf- folgen un Unterlassungsfall. Das Handelsgericht des Kantons Bern urteilte am
  4. Juli 1952. Es wies das Klagebegehren 1 wegen Fehlens einer gesetzlichen Grundlage ab, hiess aber die Klage- begehren 2 und 3 im wesentlichen gut, jenes für die Ver- wendung des Wortes Exacta im Zusammenhang mit Uhren und dieses in der eventuell beantragten Form. Auf Berufung der Beklagten hin bestätigt das Bundes- gericht den angefochtenen Entscheid aus nachstehenden Erwägungen :
  5. -Die Berufung bringt vor, das Wort exact sei, auf Uhren bezogen, typische Beschaffenheitsangabe, daher Gemeingut und firmenrechtlich wie markenrechtlich nicht

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I Obligationenracht. N0 79,

schutzfähig. Sollte der Allgemeingut-Charakter der Be- zeichnung exact verneint werden, so könnte trotzdem die Klägerin mangels Gebrauchspriorität der Beklagten die markenmässige Verwendung nicht verwehren, abge- sehen davon, dass eine solche nicht einmal erwiesen sei. 2. -Bei ihrer Argumentation scheint die Beklagte zu übersehen, dass sich die für die Firmenbildung von Aktien- gesellschaften massgeblichen Grundsätze mit denjenigen für die Markenbildung nicht decken. So kennt Art. 944 Abs. 1 OR, im Gegensatz zu Art. 3 MSchG, kein Verbot der Verwendung eines im Gemeingut stehenden Zeichens. Vielmehr darf gemäss jener Bestimmung die Firma neben dem vom Gesetz vorgeschriebenen wesentlichen Inhalt auch Angaben enthalten, die zur näheren Umschreibung der darin erwähnten Personen dienen oder auf die Natur des Unternehmens hinweisen oder eine Phantasiebezeich- nung darstellen, vorausgesetzt, dass der Inhalt der Firma der Wahrheit entspricht, keine Täuschungen verursachen kann und keinem öffentlichen Interesse zuwiderläuft. Dem- nach sind Sachbezeichnungen in der Firma an sich zulässig. Tatsächlich werden sie häufig einbezogen; man denke an die vielen Gesellschaften, die sich Maschinenfabrik, Treu- handvereinigung usw. nennen. Jedoch erhebt sich die von Amtes wegen zu prüfende Frage, ob nicht die Firma der Klägerin gegen Art. 44 Abs. 1 HReg V verstosse, der die Aufnahme von Bezeichnungen, welche nur der Reklame dienen, untersagt. Allein das Erfordernis der Exaktheit ist für Uhren dermassen selbst- verständlich, dass die Einführung des Ausdruckes exakt in die Firma einer Uhrenfabrik kaum als reklamehafte Berühmung von Präzisionsarbeit empfunden wird und jedenfalls nicht geeignet ist, ernsthaft als solche zu wirken. Exactus als Teil des Firmanamens einer Aktiengesell- schaft ist daher so wenig zu beanstanden, wie etwa die Bezeichnungen Veritas , Sekuritas , Fides , Hygiena , Express usw. (vgL HIS, Kommentar zu Art. 944 OR N. 100).

460 Obligationenrecht. N° 79. 3. -Den Hauptbestandteil ihrer Firma, nämlich das Wort Exactus , hat die Klägerin als Marke hinterlegt. Dem steht -was die Vorinstanz nicht beachtete -Art. 3 MSchG entgegen .. Exactus gehört zu den Gemeingut- bezeichnungen von der Art, wie sie schon in BGE 27 II 616 f. als für die Markenbildung untauglich verworfen wurde. Deswegen kann die Klägerin aus der erfolgten Ein- tragung keine markenrechtlichen Ansprüche herleiten. Dann ist sie auch nicht zur markenrechtlichen Unterlas- sungsklage befugt, womit sich eine Erörterung ihrer von der Beklagten bestrittenen Gebrauchspriorität erübrigt. Zwar werden laut Art. 1 MSchG die Geschäftsfirmen als Handelsmarken betrachtet. Und Art. 2 MSchG fügt bei, dass schweizerische Geschäftsfirmen, welche als Marken gebraucht werden, mit der Eintragung in das Handels- register den Schutz des Gesetzes geniessen. Das heisst aber nicht, dass jede markenmässig benützte Firma schlechtweg geschützt sei. Die Rechtsprechung hat stets verlangt, dass als Voraussetzung dafür die Anforderungen des MSchG erfüllt sein müssen (BGE 43 II 96). Gerade das trifft hier nicht zu. 4. - Indessen wäre, da die Firma der Klägerin unan- fechtbar besteht, von Seite der Beklagten ein Gebrauch des Wortes Exacta als Marke aus anderem Grunde unstatt- haft. Er würde im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG eine Massnahme darstellen, die bestimmt oder geeignet ist, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines Dritten herbeizuführen. Frei- lich behauptet die Beklagte, sie habe ihre Firmabezeich- nung Exacta nicht als Marke benützt. Demgegenüber hat aber die Vorinstanz festgestellt, die Gefahr, dass das künftig geschehe, liege auf der Hand. Solch drohende Störung muss auch im Anwendungsgebiete des UWG zur Klagelegitimation genügen. Vgl. auch Nr. 80. -Voir aussi n° 80. Motorfahrzeugverkehr. N° 80. V. MOTORFAHRZEUGVERKEHR CIRCULATION ROUTIERE

  1. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 7. Oktober 1952 i. S. Baggenstoss gegen Waadtländische Versicherung auf Gegenseitigkeit. Haftung zwischen MotrJrfahrzeughaltern: Bestimmung der Ersatz- pflicht für körperlichen Schaden (Art. 39 und 37 Abs. 3 G). Abzug für Vorteile der Kapitalabfindung.:. Die .blo Moghchkelt zu nutzbringender Anlage bedeutet keme hmrelChende Recht- ferligtmg. Responsabiliti civile entre detenteurs de vehicules automobiles: Fixation de la responsabilioo en cas de dommage corporel (art. 39 et 37 aI. 3 LA). , Reduction de l'indemnite a raison de l'avantage decoulant t.le l allo- cation d'un capital: La simple possibilioo de faire des place- ments fructueux ne suffit pas pour qu'on doive operer une telle roouction. Responsabilita civile tra detentori di autoveieoU: Determinazione della responsabilita in CMO di danno corporale (art. 39 e 37 cp. 3 RJunto!!' deU'indennita pel fatto ehe e stato accordato u canle: La semplice possibilita di effentuare ei c?lloCamentl fruttiferl non basta a ginstificare una sdfatta nduzlOne. A U8 den Erwägungen:
  2. -Für den Körperschaden des Klägers Baggenstoss richtet sich die Ersatzpflicht gemäss Art. 39 MFG nach diesem GesetZ . Die Rechtsprechung bezieht die Verwei- sung auf Art. 37 MFG (BGE 68 II 118,76 II 230). Danach ist die Haftung des Halters grundsätzlich gegeben, wenn der Schaden durch den Betrieb seines Motorfahrzeugs verursacht wird, aber die gänzliche oder teilweise Befreiung von der Ersatzpflicht aus dem Gesichtspunkte des Ver- schuldens vorbehalten. Hier stehen sich zwei Halter von Personenautomobilen gegenüber. Der Unfall und seine Schadensfolgen gehen sowohl auf die Verwirklichung der

Mots-clés

firm namedescriptive designationtrade markpublic domainunfair competitionconfusionwatch industry

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the word 'Exactus' may be included in a company name for a watch manufacturer.

Solution extraite

Yes. A descriptive term may be used in a firm name if it is truthful, not misleading, and not contrary to public interest; in a watch business, 'exact' is not an impermissible advertising boast.

Motifs extraits

Art. 944 CO does not prohibit use of a term belonging to the public domain. Article 44 HRegV was not violated because the reference to precision in watches is too self-evident to count as mere advertising.

Question juridique clé

Whether the claimant’s trademark registration for 'Exactus' confers trademark protection.

Solution extraite

No. 'Exactus' is a public-domain designation unsuitable for trademark protection, so no trademark-based claims can be derived from the registration.

Motifs extraits

Under Art. 3 MSchG, signs of this kind cannot be monopolized as marks. The fact that a business name may function as a trade mark does not dispense with the statutory requirements for mark protection.

Question juridique clé

Whether the defendant’s use of 'Exacta' as a mark or otherwise should be prohibited as unfair competition.

Solution extraite

Yes, to the extent the sign is used in a mark-like manner for watches or related goods, because it is liable to cause confusion with the claimant’s valid firm name.

Motifs extraits

Even without trademark protection, the claimant’s firm exists and is valid; confusing use of a similar sign may constitute an unfair competitive act under Art. 1(2)(d) UWG.

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