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Trademark partially refused for deception risk

BGE 78 I 278Recueil officiel du Tribunal fédéral (ATF) / Volume I28 avr. 1952Partially Granted

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Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The trademark owner challenged the Swiss IP Office’s partial refusal of protection for the internationally registered marks Nymcord and Nycord. The Federal Supreme Court held that Nycord could be restricted because the average consumer might understand Ny as referring to nylon, creating an objective deception risk. By contrast, Nymcord, with the additional letter m, did not create a serious risk of such an association. The appeal was therefore partly allowed: the restriction was lifted for Nymcord and upheld for Nycord.

Regeste Omnilex

Art. 6 B Ziff. 3 PVÜ; Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG; deceptive trademark signs. A mark may be refused protection not only where the proprietor intends to mislead, but already where, assessed objectively, a not insignificant risk exists that the relevant public will infer a false characteristic of the goods. For word marks, individual syllables or components may be considered separately if they each bear a recognizable meaning; this is especially so where the sign invites decomposition by the listener (consid. 1-2). The overall impression is decisive primarily for confusing similarity, whereas deception can arise from a misleading component even if the composite sign as a whole is not itself overtly deceptive. A mere allusive element is insufficient if no serious misleading association is likely (consid. 3).

Texte intégral

Verwaltungs und Disziplinarrecht. meinde beim Vertragsabschluss mit dem Käufer und bei der Grundbuchanmeldung zu vertreten. Die Frage, wer bei derartigen Geschäften zur Vertretung der politischen Ge- meinde nach aussen ermächtigt sei, mit der sich die Grund- buchbehörden bei Prüfung des Verfügungsrechts im Sinne von Art. 965 ZGB in Fällen wie dem vorliegenden allein zu befassen haben, steht mit der in Art. 43 BV geregelten Frage des Stimmrechts der Niedergelassenen nicht in unlösbarem Zusammenhang und kann daher von den Kantonen nach freiem Belieben geordnet werden. Auch wenn behauptet worden wäre, bei der Beschlussfassung über den Verkauf des Hauses Nr. 470 sei Art. 43 BV ver letzt worden, könnte also das Bundesgericht als Verwal tungsgericht in Grundbuchsachen diese Rüge nicht etwa vorfrageweise prüfen. Vielmehr hätte die Frage, ob bei jener Beschlussfassung Art. 43 BV missachtet worden sei, dem Bundesgericht höchstens mit einer staatsrechtlichen Beschwerde im Sinne von Art. 85lit. a üG vorgelegt werden können. Demnach erkennt das Bundesgericht: Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten. 42. Urteil der I. Zivilabteilung vom 16. September 1952 i. S. NaamJooze Vennotschap Kunstzijdespinnerij Nyma gegen Eidgen. Amt für geistiges Eigentum.

Sohutzverweigerung gegenüber international hinterlegter Marke in der Sohweiz wegen Täusohungsgefahr. Pariser Verbands- übereinkunft Art. 6 B Ziff. 3, MSehG 14 Abs. 1 Ziff. 2. Marques de jabrique. Refus d'enregistrer en Suisse une marque de fabrique ayant fait l'objet d'un enregistrement international. Refus motive par 1e fait que la marque risque de tromper le publio. Art. 6 B eh. 3 de la Convention d'union de Paris, 14 a1. 1 eh. 2 LMF. Marche di fabbrioa. Rifiuto di registrare in Isvizzera una marca di fabbriea ehe e stata registrata internazionalmente. Rifiuto motivato dal fatto Registersachen. N0 42. 279 ehe la marea risehia d'ingannare i1 pubblieo. Art. 6 B, eifra 3. del1a Convenzione d'unione di Parigi, art. 14, ep. 1, eifra 2 LMF, A. -Die Beschwerdeführerin, eine Kunstseidespin- nerei in Nijmegen (Niederlande), liess auf Grund des Madrider Abkommens von 1891/1934 betreffend die internationale Eintragung der Fabrik oder Handelsmar- ken am 15. Mai 1951 im internationalen Markenregister unter den Nr. 153591/2 die Wortmarken Nymcord und Nycord eintragen für die folgenden Erzeugnisse: fils, fibres et produits fabriques de ces fils et fibres, comme cordes et tissus ; rayonne et produits fabriques de rayonne . Am 28. April 1952 teilte das eidg. Amt für geistiges Eigentum dem internationalen Amt mit, dass die beiden Marken in der Schweiz nur beschränkt zum Schutz zuge- lassen werden könnten, nämlich nur für aus Nylon her- gestellte Waren; denn der in beiden Marken enthaltene Bestandteil ( Ny- lasse an Nylon denken, so dass das Publikum hinsichtlich der Natur der mit diesen Marken versehenen Waren irregeführt würde, wenn sie nicht aus Nylon bestünden; infolgedessen würden diese Marken gegen die guten Sitten verstossen (Art. 6 B Ziff. 3 Pariser Verbandsübereinkunft von 1883/1934 zum Schutze des gewerblichen Eigentums; Art. 14 Abs. I Ziff. 2 MSchG). B. -Gegen diese teilweise Schutzverweigerung erhob die Markeninhaberin verwaltungsgerichtliche Beschwerde, mit der sie die vollumfängliche Zulassung der beiden Mar- ken für das Gebiet der Schweiz beantragt. O. -Das eidg. Amt beantragt Abweisung der Be- schwerde. Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

  1. -Die Beschwerdeführerin hat mit Rücksicht dar- auf, dass sich ihr Sitz in Nijmegen befindet, in ihren Firmanamen als charakteristischen Bestandteil die Be- zeichnung Nyma aufgenommen. Aus dem gleichen Grunde, als Anspielung auf Firmanamen und Geschäfts- sitz, hat sie für ihre Produkte die Marken Nymcord und

Verwaltungs. und Disziplinarreoht. Nycord gewählt. Es ist daher glaubhaft, dass ihr in subjektiver Beziehung die Absicht fehlte, die Käuferschaft durch Erweckung einer Ideenverbindung mit dem Begriff Nylon über die Beschaffenheit ihrer Erzeugnisse zu täuschen. Allein das Fehlen solcher Täuschungsabsicht schliesst die Unzulässigkeit der Marke nicht aus. Es darf vielmehr auch objektiv betrachtet nicht die Gefahr bestehen dass der Durchschnittskäufer auf die genannte Ideenver bindung verfallen könnte (BGE 771 79 Erw. 1). 2. -Diese Gefahr lässt sich aber hinsichtlich der Marke N ycord in der Tat nicht von der Hand weisen. Die Beschwerdeführerin erzeugt Textilien; dieser Umstand im Verein mit dem Markenbestandteil cord ist dazu ange- tan, der Vorstellung des Begriffs Gewebe zu rufen. Denn das englische Wort cord , zu deutsch Faden, Schnur , ist in gewissen Zusammensetzungen, wie z.B. Whipcord als Bezeichnung einer bestimmten Stoffart, auch im deut sehen und französischen Sprachbereich bekannt. Ist aber durch diesen Teil der Marke einmal die Vorstellung Gewebe erweckt, so liegt es nahe, den weiteren Marken- bestandteil Ny als Abkürzung von Nylon anzusehen, zumal dieser Stoff heute in immer vermehrtem Masse für zahlreiche Zwecke Verwendung findet und häufig mit gross aufgemachter Reklame angepriesen wird. Die Beschwerde- führerin meint, dass es für eine solche Schlussfolgerung mindestens der Beifügung der Silbe Nyl bedürfte. Dem- gegenüber ist jedoch darauf hinzuweisen, dass nach der Vernehmlassung des Amtes tatsächlich auch Marken be- stehen, in denen die Silbe Ny als Hinweis auf Nylon Verwendung findet, wie z.B. bei Nysilk , Ny-visa und Ny-Iastic . Es besteht daher eine gewisse Wahrschein- lichkeit dafür, dass auch in der Verbindung Nycord ein Hinweis auf Nylon erblickt würde. Die Beschwerdeführerin wendet weiter ein, es gehe nicht an, die Marken in ihre Bestandteile zu zergliedern und diese gesondert zu betrachten, sondern massgebend sei der Ge- samteindruck einer Marke. Dieser Einwand geht fehl. Auf Registersa lhen. N0 42. 281 den Gesamteindruck ist in erster Linie wohl abzustellen bei der Vergleichung zweier Marken zur Beurteilung der Frage nach dem Vorliegen einer Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 6 MSchG. Für die Unzulässigkeit einer Marke wegen Täuschungsgefahr und darin liegenden Ver- stosses gegen die guten Sitten im Sinne von Art. 3 Abs. 4 und Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG genügt dagegen schon, dass ein Bestandteil einer Marke, und wäre es selbst ein nebensächlicher, täuschende Wirkung hat (BGE 33 Ir 642 Erw. 6). Dies gilt in ganz besonderem Masse für Wortmar- ken deren einzelne Bestandteile oder Silben für sich allein bet;achtet einen bestimmten Sinn haben; denn gerade deshalb wird jeder, der sie hört, die Zerlegung zwangs- läufig vornehmen. Soweit die Beschwerde sich gegen die teilweise Schutz- verweigerung gegenüber der Marke Nycord richtet, ist sie daher unbegründet. 3. -Anders verhält es sich mit der Marke Nym- cord . Bei dieser besteht wegen der Beifügung des Buch- stabens m entgegen der Ansicht des Amtes keine ernst- liche Gefahr, dass beim Publikum die Vorstellung des Begriffs Nylon erweckt werden könnte ... In Bezug auf die Marke Nymcord ist die Beschwerde daher zu schützen. - Demnach erkennt das Bundesgericht : Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen und es wird verfügt, dass die Marke Nymcord (Nr. 153591) ohne die durch das beschwerdebeklagte Amt angeordnete Be- schränkung zugelassen ist. Im übrigen wird die Beschwerde abgewiesen.

Mots-clés

trademark registrationdeception riskconsumer perceptionword markinternational registrationobjective misleadingness

Extrait par Omnilex

Questions juridiques clés extraites par Omnilex

Question juridique clé

Whether the mark Nycord could be limited in Switzerland because it suggests nylon and may deceive consumers as to the nature of the goods.

Solution extraite

Yes. The average buyer could reasonably read Ny as an allusion to nylon, so the mark creates a deception risk and may be restricted.

Motifs extraits

The court held that subjective intent to deceive is unnecessary; an objective risk suffices. Because cord evokes textiles and Ny can plausibly be understood as nylon, the overall sign is deceptive when used for non-nylon goods.

Question juridique clé

Whether the mark Nymcord had to be restricted for the same deception risk.

Solution extraite

No. The added letter m prevents a serious association with nylon, so the mark is not deceptively misleading in this respect.

Motifs extraits

The court found no serious likelihood that the public would perceive Nymcord as referring to nylon; therefore the office's restriction was unjustified.

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