Foreign trademark opposition admissible without prior Swiss depositGénéré par IA

B. CivilrechtspHege. 50. Arret du 27 mai 1881 dans la cause de Milly contre peclard. Ensuite de publication du Departement federal du Commerce et de l'Agriculture, datee du 16 avril 1880, Ulysse peclard, fabricant de savons a Yverdon, adepose au bureau des mar- ques de fabrique a Berne une marque consistant en un cercle portant au centre une etoile au-dessus de laquelle se lisent les mols: U. Peclard, marque da fabrique; J) places en rond, au-dessous se trouvent les moLs: L'Etoile. Yverdon. CeUe marque,publiee dans le premier cabier des marques de fa- brique et de commerce suisses, sous N° 61, est destinee a elre appliquee sur les produits de la maison deposante, fondee a Yverdon en 1868. A l'enregistrement de cette marque a fait opposition, le 3 septembre 1880, le sieur V.-J. Lenoel, directeur de la manufacture des bougies et savons de nntoile a St-Denis, agissant en qualite de mandataire des heritiers de A. de Milly, proprietaires de la dite fabrique. A I'appui de leur opposition, les boirs de Milly alIeguaient, en s'appuyant sur des declarations du greffe du Tribunal de de la Seine, que la marque de l'Etoile a ete deposee a Paris le 19 aoftt 184 et que ce depot a ete ensuite renouveIe les 8 juin 1859 et 13 juillet 1812. Ils invoquaient en oulre diffe- rents jugemenLs renduB par les tribunaux de Marseille et de Bordeaux, a teneur desquels la denomination et l'embteme l'Etoile sont proteges par la loi au profit du sieur de Milly et de ses heriLiers; Les opposants s'en rMeraient en outre a I'art. 9 de la convention conclulde 20 juin 1864 entre la Suisse et la France po ur la protection de la propriete industrielle, assurant aux marques de fabrique fran!;aises la protection le- gale en Suisse. Le 30 septembre 1880, le Departement federal a invite la maison de Milly ä lui faire parvenir une copie de l'attestation de depot du Conservatoire des arts et metiers, et a y joindre, conformement aux dispositions de rart. 4 de la publieation du IV. Fabri.k-und Handelsmarken. No 50.

Departement du aoftt 1880, deux exemplaires des empreintes de ses marques revetus de sa signature. Dans sa reponse, datee du 8 octobre 1880, U. Pec1ard con- c1ut au mis de eote de l' opposition formullne par a maison de Milly. Il rait valoir, a l'appui de ses conclusions, les argu- ments suivants: La fabrique de savons, soude et chandelles de U. Peclard a Yverdon a ete fondee en 1868: des l'origine elle a adopte sa marque actuelle. Elle ne connaissait pas la maison de Milly et n'a done point cherche a usurper sa marque. La dite mai- son ne s'est pas conformee a l'art.19 de la convention franco- suisse de 1864 et n'a pas fait inscrire ou deposer ses marque selon 1e 2 de l' art. 7 de la loi federale de 1879: elle a ainsi negJige les seuls moyens par lesquels elle pouvait s'assurer la propriete de sa marque en Suisse. La devise U. Peclard a Yverdon et l'Etoile forment un tout indivisible impossible a confondre avec la marque de Milly. Le 30 octobre 1880, la maison de Milly n'avait pas encore opere le depot reclame par le Departement de ' Agriculture et du Commerce. Statuant le dit jour sur l'opposition, le dit De- partement adeeide de ne point entrer en matiere, et ce par les motifs suivants: D'apres les art. 15, 17 et 19 de la eonvention du 20 juin 1864 enll'e la Suisse et la France, les Franyais qui veulent revendiquer en Suisse la propriete exclusive d'une marque ont a en effectuer le depot au Departement federal de l'Inte- rieur, et actuellement au Departement de I'Agriculture et du Commerce. La maison de Milly n'a pas depose sa marque: elle ne peut done se baserdans son opposition sur la eonven- lion mentionnee. En outre, les formalites preserites par 1a publieation du Departement du 2 aout n'ont pas ete observees par la maison de Milly. C'est ensuite de ceUe decision que les hoirs de Milly ont adresse la presente demande, les 16/18 novembre 1880, au Tribunal federaL Le 15 dit, les demandeurs avaient effeetue, au bureau fe- 1eral des marques de fabrique et de eommeree, sous numeros

4i4 B. Oivilrecbtspflege. 432 a 437, le depot de six marques, dont deux pour bougies et quatre pour savons, ainsi que eelui des denominations Savon de l'Etoile et Bougie de l'Etoile, independante de toute forme distinetive. En ce qui eoneerne les savons, les types des marques deposes sont les suivants: a) Pains de savon consistant en un parallelipipede droit a base reetangulaire, portant sur les deux rectangles des bases superieure et inferieure les mots Savon de l'Etoile. Paris imprimes en creux; sur les deux eOles les plus longs, les mots medaille d' or imprimes en relief, et sur les deux eoLes les moins longs, en relief egalement, une etoile a cinq branches. .(N° 432, depose en France le 12 juillet 1872.) b) Pains de savon consistant en un parallelipipede droit a base carree, portant sur les deux carres des bases superieure el inferieure les mots: Savon de l'Etoile. Paris)) imprimes en ereux; sur deux rectangles des eotes opposcs, deux etoiles a cinq branches, egalement en relief. (N° 433, depose en France le 12 juillet 1872.) c) Pains de savon consistant en un parallelipipede droit a base earree, portant sur les deux carres des bases superieure et inferieure les mots : Savon de l'Etoile. Medailles d'or. 1839-1844-1849; sur chaeun des quatre cotes reetangu- laires, . deux rangees paralleles de sept moulures en creux separees par un double trait. (N° 436, depose en France le 8 juin 1859.) . . d) Pains de savon consistant en un paralIelipipede droit a base carree, portant sur les deux carres des bases superieure et inferieure les mots Savon de l'Eloile. Medailles d'or. 1839- 1844-Hl49 ) et deux Hoiles, une de chaque eote du mot savon, le tout imprime en creux, separees par un double trait egale- ment en creux. (N° 437, depot effecLue le 12 juillet 1872, en renouvellement de eeux des 28 octobre 1843 et 8 juin 1859.) Les demandeurs, invites par le Juge federal deIegue a l'in- truetion de la eause a formuler leurs conclusions ont conelu dans le delai a eux fixe a eeL effet, a ce qu'i1 piaise au Tri bunal federal prononcer : Que M. Ulysse Peelard a Yverdon n'a pas le droit de se IV. Fabrik-und Handelsmarken. N° 50.

servir eomme marque de fabrique pour les memeS produits, ou comme partie eonstitutive d'une pareille marque, d'une etoile a einq rayons; Que l' enregistrement de sa marque de fabrique sous N° 61 de la publicaLion provisoire, et sous N° 58 de la publieatiou dans l'annexe a la feuille officielle N° 48, est nul eL de nul effet.

A l'appui de ces eonclusions les hoirs de Milly invoquent les motis ci-apres : La maison demanderesse avait fait enregLstrer ses marques au Bureau federal des marques de fabrique avant de deposer son recours au Tribunal federal: en revanche, il est vrai que (;et enregisLrement n'avait pas eu lieu lors de l'opposition des hoirs de Milly. C' est en vain que U. Peclard invoque ce fait pour sa defense. Tous les induslriels et eommer!lants etablis dans les Etats qui accordent aux Suisses la reciproeite de trai- tement etaient autorises a opposer: 01' eette reeiprocite re- suIte, en ce qui coneerne la France, du traite franco-suisse de 1864. Cetle question resolue, il n'y a plus qu'a examiner si les demandeurs n'ont pas un droit, preferable a M. Peclard a Yverdon, a user de la marque de fabrique qu'ils emploient: or ce point doit etre tranche en faveur des hoirs de A. de Milly, lesquels, en 1843 et 1859, ont fait enregistrer a Paris la de- nomination de Savon de l'Etoile eomme earacteristique de leurs produitso Le droit de propriete de M. de Milly et de ses suceesseurs a cet egard a eLe eonstamment reconnu par °les tribunaux fran!lais. La marque de fabrique de la maison de Milly est plus an- eienne que eelle de la maison Peelard: elle doit etre aussi protegee en Suisse. Cette proteelion doit consister en ce qu'aueune atteinte au droit de propriete de ceLte marque ne doit etre toiere: aucun industriel suisse ne doit eire autorise a la faire enregislrer eomme sienne. Le droit de propriete exclusif de la mais on demanderesse s'etend d'abord a la denomination I'Etoile enregistree en Suisse. La reproduction de ce mot sur les savons de Ia maison Peclard suffit POUf re nd re une confusion possible. Ensuite

B. Civilrechtspflege. les demandeurs ont un droit exclusif a l'usage de l'embIeme de l' etoile, dont ils usent depuis cinquante ans ä. litre de marque: I'Moile dont se sert la maison Peclard est sinon identique, au moins tres semblable a celle figurant sur les savons de Milly: ceUe analogie est suffisante pour faire naHre une confusion; il en resulte que les eonclusions des deman- deurs sont egalement justifiees de ce chef. Dans sa reponse Peelard conelut a ce qu'il plaise au Tribu- nal federal repousser les conclusions de la maison de Milly, a savoir: exceptionnellement a) paree que eette maison a oppose a l'inseriplion de la marque du defendeur le 23 septembre 1880, sans aueun droit, ne s'etant conformee ni aux prescriptions du traite franeo- suisse de 1864 ni a l'art. 7 de la loi du 19 decembre 1879 sur les marques de fabrique; b) paree que le recours de de Milly au Tribunal fMeral eontre le prononce du Departement federal du Commeree ef. de l'Industrie, du 30 oetobre 1880, a ete depose tardivement, le 10 janvier 1881, tandis qu'il devait l' etre dans les vingt jours. Au fond: a) paree que la marque dont se sert Peclard pour ses sa- vons est plus ancienne de quatre ans que eelle dont se sert de Milly, et que celui-ci revendique aujourd'hui; b) paree que la marque du dMendeur forme un ensemble qui differe suffisamment d'une marque deposee, entre autres de la marque du demandeur de MilIy, et ne peut donner lieu a une cont'usion. Dans leur replique et duplique, les parties reprennent leurs conclusions respectives. Statuant sur ces faits et cOllsiderant en droit:

Le defendeur a conteste, dans l'espeee, aux hoirs de Milly, 1e droit d'opposition a l'enregistrement de sa marque par deux moyens prineipaux consistant a dire, d'une part, que le re- cours est tardif pour n'avoir pas ete interjete dans le delai legal, et d'autre part, que les recourants sont irrecevables IV. Fabrik-und Handelsmarken. No 50.

dans leur opposition par le molif qu'ils ont ouvert la presente action avant d'avoir fait enregistrer leur marque en Suisse, conformement a la eonvention du 20 juin 1864 entre la Suisse et la France et a l'art. 7 de la loi federale sur les marques de fabrique. 2° En ce qui concerne le premier de ces moyens, lequel n'a d'ailleurs ete reproduit ni en duplique ni dans les plai- doiries de ce jour, il suffit de constater que la declaration de recours des hoirs de l filly, datee de Paris le 16 novembre 1880, est parvenue au greife du Tribunal federalle 18 dil, soit dans le delai de vingt jours a partir de la reception, par les demandeurs, rle la communication du prononce du Departe- ment en date du 30 octobre preeedent. Le delai fixe par rart. 28 a1. 3 de la loi federale a donc Me observe. II est indiffe- rent, dans ceLte position, que les developpements ulterieurs produits a l'appui du dit recours aient Me adresses au Tribu- nal federal par la partie de Milly posterieurement a l' expim- tion des vingt jours susmentionnes, et dans le delai qu'en l'absence d'une proeedure determinee par la loi elle-meme le Juge delegue lui avait prescrit a cet effet. Le premier moyen prejudieiel n'est ainsi pas fonde.

En ce qui touche la seconde fin de non-recevoir, consis- tant a dire qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matiere sur la de mande par le motif que la pal,tie de Milly n'avait pas, jusqu'au prononce du Departement fMeral, depose sa marque en Suisse conformement arart. 15 de la convention du 20 juin 1864, et a I'art. 7 de la loi federale sur les marques de fabrique, il faut reconnaitre que ce dernier fait est exact. Toutefois le droit cl'opposition dont il s'agit actuellement n'a trait qu'a la pro- cedure transitoire relative aux marques suisses anciennes, teile qu' elle est reglee aux art. 26 et suivants de la loi federale pre- citee, ainsi que par l'ordonnance du Departement federal du cCommerce du 2 aoftt 1880. Les conditions auxquelles l'exer- cice de ce droit d'opposiLion est soumis ne doivent etre cher- chees que dans ces dispositions legaleso Or le Tribunal fede- ral a deja decicle reeemment (voy. arret Lister et Cie contre Dursteier du 19 mai 1881) que les industriels et commer!(ants

B. Civilrechtspflege. etablis en Suisse avaient seuls a deposer leurs marques en ap- plication de l'art. 27 de la loi, et que 1e fait de n'avoir pas effectue ce depot ne saurait avoir, pour les industriels et com- mer!fants etrangers, la consequence de les excIure du droit d'opposition, pourvu qu'ils aient rempli les autres conditions enumerees dans l'ordonnance du 2 aoftt susvisee, ce qui est le cas pour les demandeurs. En effet la reciprocite de Lraitement exigee par l' ordonnance est garantie a l'art. i4 de la convention de 1864, et les de- mandeurs ont demontre, par l'attestation de l'autorite pre- poS'ee a l' enregistremen t des marques en France, que la mar- que de la maison de Milly est protegee dans ce pays. Il est vrai que les demandeurs ne s' elaient pas, au moment du prononce du Departement en la cause, conformes au vam de I'art. .4 de l'ordonnance precitee portant que l'opposition doit eLre accompagnee de trois exemplaires d'empreintes de la marque de l'opposant, revetus de la signalure de celui-ci, et qu'ils n'ont opere le depot de ces empreintes que plus tard. H n'y a pas lieu, toutefois, pour le Tribunal federal, d' entrer en matiere sur ce moyen que la partie defenderesse n'a pre- sente ni dans ses ecritures ni aux debats. La seconde exception opposee par le defendeur est egale- ment rejetee. 4° Le droit des hoirs de Milly d' opposer a l' enregistrement de la marque du defendeur devant ainsi eLre reconnu, il y a lieu d'examiner si ceUe opposition est fonMe dans les circon- stances de la cause, soit en ce qui a trait a l'usage, par le dit defendeur, de la denomination de l'Etoile pour designer ses produits, soit en ce qui concerne l'usage de l' etoile a cinq rayons figurant egalement dans sa marque. Cette double question doit etre resolue en application de la conven lion conclue le 30 juin 1864 entre la Suisse el la France pour 1a garantie de 1a propriete litteraire, artistique et indus- trielle. L'article 18 de ce traite dispose en effet que les tribunaux competents en Suisse soit pour les reparations civiles, soit pour la repression des delits, appliqueront sur tout le territoire de f, IV. Fabrik-und Handelsmarken. No 50.

la Confederation, au profit des proprietaires en France de marques de fabrique ou de commerce, les dispositions slipu- lees par le dit traite; le me me article prevoit, il est vrai, que ces disposilions pourront etre remplacees par celles de la le- gislation que les autorites competentes de la Suisse viendraient ä consacrer sur la base de l'assimilation des etrangers aux na- tionaux, mais sous reserve expresse des garanties contenues a l'art. 50 portant que les stipulations de la dite convention continueront a etre obligatoires pour les deux pays jusqu'a ce qu'elles soient modifiees d'un commun accord. Or aucune mo- dification ou revision semblable du traite n'etant intervenue jusqu'ici, il en resulte que ses dispositions doivent regir le litige actuel. 50 L'art. 29 de la dite convention, reprodllisant l'art. pr de la loi franyaise de 1857, considere entre autres comme marques de fabrique les denominations el les emblemes ser- vant a distinguer les produits d'une fabrique ou les objets d'un commerce. Il y a lieu de rechercher si Ja mais on de l 'Iilly est autorisee a revendiquer l'usage exclusif du nom et de l'embleme de l'Etoile. a) En ce qui touche la denomination de I'Etoile, il est etabli au dossier qu' en octobre 1843 dejä, et plus tard en- core, en 1859 et 1872, la maison demanderesse en a opere le depot au greffe du tribunal de commerce de 1a Seine, dans le but de distinguer ses produits el en particulier ses savons. Ainsi se trouve realisee la condition essentielle et absolue a laquelle l'art. 15 du traite subordonne 1e droit ä la revendi- cation de la propri6te exclusive de la marque. Par ce depot, la maison de l 'Iilly a pris possession, comme distinclive de ses savons, d'une denomination arbitraire hors du domaine public, et fonde ainsi son droit de propriete privative sur cette appellation nouvelle et speciale. La maison de Milly apparai! donc comme la premiere occupante de la denomination l'Etoile ) qu' elle s' est des lors Jegitimement appropriee el eUe ale droit d'en interdire l'usage a la maison peclard, dont l'origine ne remonte pas au dela de l'anlllne 1868. Autoriser

B. Civilrechtspflege. Peclard a se servir, pour designer ses produits, de la deno- mination souslaquelle ceux de la maison de Milly sont con- TIUS depuis plus d'un quart de siecle, pourrait facilement faire naitre des confusions prejudiciables au premier pro- prietaire de cette appellation, ce qile la convention interna- tionale a precisement voulu eviter. La circonstance que les savons du defendeur portent en outre l'indication U. peclard. Yverdon, n'est pas de na- ture a in firmer ce qui precede. Malgre cette adjonction, - qui ne constitue d'ailleurs point une partie integrante de la marque proprement dite, -le seul usage, par Ie defendeur, de la denomination l'EtoiIe doit elre envisage comme suffisant pour provoquer une confusion entre ses produits et ceux de la maison demanderesse, connus sous cette seule de- signation, et ne portant aucun nom de fabricant. Il en est de meme du laps de temps, relativement conside- rable, pendant lequelle defendeur a use de la denomination contestee, le traite ne fixant aueun delai peremptoire pen- dant lequel le proprietaire IegiJime de la marque serait tenu, a peine de forclusion, d'en revendiquer l'usage exclusif contre des tiers. Il suit de ce qui precede que la denomination I'Etoile, figurant dans la marque de fabrique de la maison U. Peclard, ä Yverdon, ne saurait subsister en presence-du droit aDte-. rieur acquis par les demandeurs. b) En ce qui concerne l'embIeme de l'etoile, figurant a eöte de la denomination l'Etoile dans la marque de fa- brique du defendeur, il est douteux, d'apres les pieces du dossier, que les demandeurs aient fait usage de ce signe avant la maison peclard. Cette circonstanee est toutefois in- differente au point de vue du sort de Ia presente action: le Tribunal federal n'a pas, en effet, a examiner si quelqu'un des elements constitutifs de la marque de l tilly peut etre uti- lise comme marque de fabrique par le defendeur; la seule question qui se pose ici est celle de savoir si la marque depo- see par le dit defendeur, prise dans sa totalite, a droit a la protection de la loi. Or cette question doit etre resolue ne- IV. Fabrik-und Handelsmarken. No 51.

gativement, par les motifs developpes plus haut, en presence du fait de l'usage illegitime de la denominaton l'Etoile par le sieur peclard. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: L'opposition de la maison de l tilly et Ce a l'enregistrement de la marque du defendeur U. Peclard (N° 61 de la publica- lion du Departement federal du Commerce et de I'Agriculture, en date du 2 aouL 1880) est fondee ; en consequence l'enre- gistrement de ceLLe marque est declare inadmissible. 51. Arret du 28 mai 1881 dans la cattse Frossard contre Ormond. Le 31 juillet 1880, a 4 heu res du soir, a ete effectue au bureau federal des marques de fabrique, par J. Frossard et Cie, fabricants deeigares et tabacs a Payerne, le depot d'une marque consistant en une ancre ornee d'un medaillon por- lant la croix federale et ayant au-dessus les mols marque de fabrique. A cöte de l'anere se lit la signature ( J. Fros- sard et Cie a Payerne (Suisse). Cette marque est destinee a figurer sur des paquets de cigares ou de tabacs. Elle est inscrite au N° 205 de la publication du Departement. A l' enregistrement de cette marque ont fait opposition, en date des 16 et 21 septembre 1880, Ormond et Oe, fabrieants de cigares et tabacs a Vcvey et a Geneve. Dans cette opposi- tion ils alleguent que : . a) Le i er mai 1880, a huit heures du malin, ils ont depose au bureau federal des marques de fabrique une marque consistant en deux ancres portant les mols: marque de fabrique. Entre ces deux ancres se lit la signature Ormond