342 Markenschutz. N° 71. VII. MARKENSCHUTZ PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE 71. Arret de 1a Ire Seetion eivile du aa d6cembre 1929 da.ns la. cause Ba.dan Iv Oie contre Iodier. S'agisssnt d'une action pour ooncurrence deloyale mais basee sur le droit exclusif que le demandeur pretend avoir a l'emploi d'une designation (dans le C&S particulier, du mot « Kasha ») qui constitue sa marque de fabrique, l'existence de ce droit doit s'apprecier d'apres les principes admis en matiere de marques de fabrique (consid. 1). Ce qui est determina.nt pour la question de savoir si une deno- mination de fantaisie est' tombOO dans le domaine public, c'est l'opinion des milieux interesses en Suisse, mais, s'agisant d'un produit qui a une renommee universelle, la :rp.aruere de voir des cercles interesses a l'etranger ne sera. pas indifferente (consid. 2). Le point da vue des concurrents de l'ayant droit doit etre accueilli avec circonspection (consid. 2). Importa.nce de la vigila.nce et de la diligence de l'aya.nt droit (consid. 2). La portee de l'art. 48 CO s'etend aux agissements contraires'aux regles da la bonne foi qui, sans constituer une concurrence directe, ne laissent pas de diminuer la clientele du demandeur (consid. 2). Mema une marque inscrite peut se transformer en une denomina.- tion generique (consid. 3). • A. -Le 20 octobre 1927, le Bureau international ":de la propriere industrielle, a Berne, a certifie conforme ·~u registre international la marque « Kasha », tissus, deposee le 14 octobre 1921 sous N0 25876, enregistree en France le 12 janvier 1916 et transmise le 5 fevrier 1926 a la Sociere Rodier, a Paris. Le 27 octobre 1927, le meme bureau a certifie conforme la marque deposee le 16 octo- bre 1924 sous N° 38468, enregistrOO en France le 11 aout 1924, representant un arbre au pied duquel est inscrit le nom de «Rodier)} et qui porte sur son tronc le mot de ·Markenschutz. N° 71. 343 « Kasha», tandis que dans son feuillage se trouvent· ceux de « Railykasha)}, {( Ziblikasha)}, (; Kashaduvetine)} et {; Kashadrap ». Ladite marque coneerne (; tous fils et tissus de laine ou de poil, soie, chanvre, lin, jute et autres fibres de eoton)}. Le 28 avril 1927, la maison Rodier a eerit aux (; Grands magasins Badan », a Geneve, entre autres ce qui suit: {( ... dans une de vos vitrines figure une etoffe que vous denommez Kasha. Comme depuis 1920 vous n'avez fait aucune affaire avee notre maison, nous avoils tout lieu de eroire que cette etoffe ne vient pas de chez nous. Or, le Kasha a ere ... crOO par nous, le nom en a ere depose internationalement aBerne .. , nous attachons une extreme importance au respect de nos droits)}. Le 5 mai de la meme annee, M. Badan, au nom des Grands magasins de ce nom, a reconnu n'avoir plus travaille avec la maison Rodier depuis 1920 et avoir expose une etoffe sous la denomination Kasha. Il ajoutait : « Nous ignorions que ce nom avait ere depose par vous et comme de multiples etoffes nous ont ere proposces par des voyageurs fran9ais sous cette denomination, nous pensions en toute bonne foi qu'il s'agissait la d'un terme generique que chaeun avait le droit d'employer. Au re9u de votre reclamation nous avons immediatement depatronne cet article ... » Le 24 mai 1927, la Sociere Rodier adressa une nouvelle reclamation a Badan & Cie et leur fit des propositions en vue d'un arrangement amiable. Les parties echangerent plusieu1'8lettres a ce sujet, mais ne parvinrent pas a s'en- tendre, la maison de Geneve estimant qu'elle n'encourait aueune responsabilire dans cette affaire. B. -Par exploit du l er septembre 1927, la Sociere a responsabilite limiree Rodier assigna Badan & Cie devant le Tribunal de Ire instanee de Geneve aux fins de :

1. lui faire interdire de vendre ou de mettre en vente sous le nom de «Kasha» ou sous toute denomination similaire, des tissus ne provenant pas de la maison Rodier ;

MarkeDJIchutz. No 71. 2. la condamner a lui payer une indemnite de 5000 fr. a vec interets de droit ; 3. ordonner la publication du jugement. A l'appui de ces conclusions, la demanderesse faisait valoir qu'elle fabrique un tissu de sa creation qu'elle vend sous le nom de ~ Kasha» ; qu'elle adepose ce nom comme marque de fabrique, que les defendeurs vendent et mettent en vente sous les noms de ~ Kasha» et « Kashasurah » des tissus ne provenant pas de la maison Rodier; qu'en se servant de ces denominations les defendeurs commettent un acte de concurrence deloyale qui cause un grave pre- judice a la demanderesse. En droit, celle-ci invoque les art. 41 et suivants, notamment l'art. 48 CO. Les defendeurs n'en continuerent pas moins d'exposer des tissus sous le nom de Kashasurah et conclurent a liberation des fins de la demande, soutenant qu'ils ne commettaient aucun acte illicite, le nom de Kasha etant un terme generique que chacun avait le droit d'employer. C. -Par jugement du 3 octobre 1928, le Tribunal de Ire instance a accueilli les deux premiers chefs de conclu- sions de la demanderesse, en reduisant toutefois le mon- tant des dommages-interets a 3000 fr. Sur appel des defendeurs et appel incident de la deman- deresse, la Cour de Justice civile du canton de Geneve a, par amt du 8 octobre 1929, prononce: ~ Confirme le jugement rendu en la cause par le Tribunal de premiere instance en date du 3 octobre 1928 en tant : » 1. qu'il a fait defense a la maison Badan & Cle de vendre ou de mettre en vente sous le nom de ~ Kasha » ou sous toute denomination similaire, des tissus ne pro- venant pas de la maison Rodier; « 2. qu'il a condamne la maison Badan & Cle a payer a la maison Rodier la somme de 3000 Ir. a titre de dom- mages-interets, et ce avec tous depens. I) Le reforme en tant qu'il n'a pas admis la demande de la maison Rodier tendant a la publication du jugement a intervenir, et statuant a llouveau : Markenschutz. No 71. »Autorise la publication du dispositii du present amt dans cinq journaux.suisses, au choix de la maison Rodier et aux frais de la maison Badan & OIe, a. concurrence d'une somme de 50 fr. au maximum par insertion. ) Condamne la maison Badan & Oie aux depens d'appel taxes a 398 fr. 20. » Deboute les panies de toutes conclusions contraires. ) D. -Les defendeurs ont recouru contre cet arret au Tribunal federal, en reprenant leurs conclusions libera- toires et en concluant subsidiairement au renvoi de la cause devant la Cour de Justice civile pour compIement d'instruction. La demanderesse a conclu au rejet du recours. Considbant en droit : I. -A l'audience de ce jour, le representant des recou- rants a allegue qu'il n'etait pas etabli que les tissus mis en vente par Badan & OIe SOUS le nom de «Kasha» ne provenaient point de la maison demanderesse. Cette alle- gation se heurte a toute l'attitude des defendeurs dans le conflit anterieur au proces. Il ressort nettement de la correspondance versee au dossier que Badan & ote ont implicitement reconnu avoir vendu sous la denomination de Kasha des marchandises d'une autre provenance que la maison Rodier et se sont bornes a invoquer leur droit de proceder de la sorte, par le motif que la designation da Kaaha serait dans le domaine public. Lee constatations da la Oour de Justice ne sont point contredites par les pieces du dossier. 2. - La demande n'est pas fondee sur la loi federale concernant la protection des marques de fabrique, mais Bur les an. 41 et suivants 00, notamment sur l'art. 48 qui a trait a la concurrence deloyale. La demanderessse ne reproche donc pas aux defendeurs d'avoir utilise le mot «Kasha» comme marque, mais leur fait grief de l'avoir employe dans leur commerce pour designer oralemen~ et par ecrit (catalogues, commandes, etc.) des marchandlSes

346 Markenschutz. No 71. provenant d'autres maisons que la maison Rodier. Cette distinetion est conforme a la jurisprudence (RO 50 II p. 201 c. 4). Il n'en demeure pas moins qua l'action est basee sur le droit exclusif que la demanderesse pretend avoir a la designation de « Kasha » et aux noms derives de ce mot ou composes avec lui et que l'existence de ce droit doit s'apprecier d'apres les principes admis en matiere de marques de fabrique. Le droit alIegue etant suppose existant, on pourrait de prime abord se demander si l'art. 48 CO trouve applica- tion, ear, la demanderesse etallt fabricante et les defen- deurs eommerQants, une concnrrence directe n'entre pas an consideratin. Mais l'art. 48 est conQu an termes si generaux qu'il est legitime d'etendre leur porree aux agissements contraires aux regles da la bonne foi qui, saus eonstituer une concurrenee directe, ont neanmoins pour effet de diminuer la elientele du demandeur, consequence que les actes reproches aux defendeurs sont de nature a entrainer. On serait en tout eas en presenee d'une usur- pation de la denomination « Kaaha» a laqueile -par hypothese -la demanderesse a. seule droit pour la designation des tissus, et eette usurpation eonstituerait un acte illicite. Le debat se ramene des lors essentieilement a la ques- tion de savoir si le mot « Kaaha» est tombe dans le domaine publie, eomme les dfendeurs le pretendent, en sorte que ehacun serait en droit de se servir de cette designation generique pour des tissus, quelle que soit leur provenanee, semblables a ceux que la maison Rodier met dans· le commerce sous cette appellation. Il est en effet ineontesre que le nom de « Kasha » a ere invente par la demanderesse pour designer des. tissus crees par elle. Il s'agit done d'une denomination de fantaisie dont l'originalire en soi n'est -avec raison -point mise en doute, bien que, par le son, le mot de kasha rappelle eelui de eachemire, terme generique qui designe un. tissu fin en poil de chevres de Cachemire (cf. RO 54 II p. 406). Markenschutz. N° 71. :147 Les defendeurs affirment en revanche q ue le nom «KaSha » a perdu son originalire, et a l'appui de leur alle- gation ils invoquent les declarations de plusieurs maisons de eommerce suisses ainsi que, notamment, l'avis de MM. E. Blum & Oe, agents de brevets aZurich. qu'ils ont charge de proceder a une expertise. Pour resoudre cette question, 1a Cour de Justice civile. conformement a la jurisprudence du Tribunal federal, a pris en eonsideration l'etat de choses tel qu'il Se presente en Suisse, car ce qu'il importe de savoir, ce n'est pas si le terme de « Kasha » est devenu une denomination gene- rique a l'etranger, mais s'il est tombe dans le domaine public en Suisse Oll sa protection est reclamee (RO 39 II p. 116 et sv. ; 42 II p. 170 ; 43 II p. IOl et sv. : 50 I p. 330 et sv.; 55 II p. 152). Ce principe ne doit toutefois pas etre applique d'une faQon trop absolue et rigide. Il saute aux yeux que, s'agissant d'un produit qui a une renommee universelle, il se formera une conception concordante dan..'1 les divers pays et que la maniere de voir des milieux interesses a I' etranger influera sur celle des cercles interesses a l'inrerieur du pays (cf. RO 39 II p. ll7). En outre, dans les relations internationales, la tendance est de veiller toujours plus strictement a I'observation des regles de Ia bonne foi et de Ia loyaure commerciale. (',ette tendance se fait .sentir dans les traires 1es plus l'ecents (protection des designations de provenance, comme, par exemple. les vins de Champagne, les bieres de Pilsen). Le~ milieux interesses qui entrent en consideration sont, d'une part, les professionnels (fabricants et negociants) et, d'autre part, le public consommateur. L'opinion des concurrents de l' ayant droit devra toutefois etre accueillie avec circonspection. La concurrence, suivant la pente naturelle de son interet, incline a häter le moment Oll le nom de fantaisie d'un article en vogue tombe dans le domaine public, si I'ayant droit n'y prend pas garde. La vigilance et la diligence de ce dernier sont, en effet, impor- tantes pour le maintien de la force distinctive d'une appe- A S H-_ .. 19211

348 Markenschutz. No 71. lation inventee pour designer un produit special d'une provenance particuliere (RO 55 II p. 154 et sv.). 3. - La Cour de Justice civile n'a meconnu aucun des principes qu'on vient de rappeler, et elle les a appliques sainement aux faits constates par elle de f3.90 n a lier le Tribunal federal. C'est a tort, en effet, que les recourants reprochent au juge contonal de s'etre mis en contradiction avec les pieces du dossier. Il a, au contraire, tenu compte de toutes les preuves fournies de part et d'autre ; Hles a examinees avec soin et les a appreciees comme il lui appartenait de le faire. nest des lors constant qu'en Suisse la maison Rodier est intervenue aupres de commelVants qui avaient vendu sous le nom de «Kasha» des tissus qu'elle n'avait pas fabriques, que la demanderesse a, notamment, adresse des reclamations aux defendeurs, et qu'au mois demai 1927

fait significatif -ceux-ci ont reconnu son droit exclusif. TI est, de plus, etabli que, si certaines maisons de com- merce en Suisse estiment que le mot « Kasha » est devenu un terme generique, de nombreuses autres maisons sont d'un avis nettement oppose. Eu ce qui concerne l'expertise de MM. E. Blum & Cle, la Cour cantonale releve qu'elle n'a pas ete faite en contradictoire, ce qui diminue deja sa valeur probante. Les experts invoquent diverses decla- rations provenant d'associations, de fabrioants et de commer9ants et arrivent a la conclusion que ces decla- rations « montrentclairement que «Kasha» est devenu aujourd'hui un terme generique (Sachbezeichnung) ». La Cour de Justice observe toutefois, au sujet de ces docu- ments, qu'ils «( ne sont d'une fa90n generale point suffi- samment determinants », car les defendeurs « n'ont pu donner des renseignements» sur les ;{< conditions dans lesquelles ces declarations ... ont eM obtenues », en outre, certaines d'entre elles n'ont pas la portee que Blum & Cle leur ont attribuee (renseignements donnes sans aucun engagement ou par des personnes incompetentes ou encore Markenschutz. N0 71. droit de la demanderesse reconnu ulterieurement), et pour les assooiations et maisons qui sont favorables a la these des defendeurs {< on pourrait se demander ... si elles n'ont pas un interet a ce que l'appellation {( Kasha )} soit consi- ooree comme etant tombee dans le domaine public ». La conclusion juridique que la Cour cantonale a tiree de ces considerations de fait ne viole en aucune fayon le droit fooeral. Elle s'impose au contraire, an regard des principes etablis par la jurisprudence. Sur un point, cependant, -point qui n'a d'ailleurs pas joue un role decisif en l'espece -l'arret attaque parait aller trop loin. 11 attribue une portee trop absolue et generale au considerant de l' amt Laurent contre l' I nter- national Harvester Gompany, du 23 janvier 1929, suivant lequel (< la protection qui resulte de l'enregistrement demeure tant que celui-ci persiste ». Le contexte de l'amt montre qu'll reconnait, conformement a la jurisprudence, que meme une marque inscrite peut se transformer en une denomination generique. Les recourants renouvellent leur offre de compIeter les preuves administrees. La Cour de Justice a rejete cette oHre par des motifs de fait et de droit qui ne pretent pas a la critique. Les pieces du dossier etablissent d'une f3.90 n peremptoire que la demanderesse a fait le necessaire pour empecher le terme «Kasha » de tomber dans le domaine public et qu'eHectivement cette appellation n'a pas perdu son caractere de designation particuliere dans les cercles determinants. Quant aux consequences de l'acte illicite qui doit etre retenu a la charge des defendeurs, il n'y a pas de motif de reformer l'amt attaque. La defense de vendre on de mettre en vente comme etant du «Kasha, » des tissus ne provenant pas de la mais on dema,nderesse est le corollaire du droit reconnu a cette maison. Les dommages-interets n'apparaissent pas comme cxcessifs vn l'ünportance des interets leses et la pllblication. dans let'( limites Oll elle a

350 Markenschutz N0 71. ete autorisee, constitue une :reparation justiiiee p9lr 1M ciroonstances. Pm" ces moti/8, le Tribunal /idAral rejette le recours et confirme I'amt attaque. OFDAG Offset-, Formular-und Fotodruck AG 3000 Sem