O2016_0091 Teilurteili.S. Hamilton Medical AG / imtmedical AG vom 18. Dezember 2018 Regeste: Art. 226, 229 ZPO;Noven; Änderung der Patentansprüche. Erfolgt in einem Patentverletzungsverfahren vor der Instruktionsverhandlung eine auf die Ein- rede der Patentnichtigkeit beschränkte Replik und wird an der Instruktionsverhandlung nicht plädiert, kann der Kläger mit der nach derInstruktionsverhandlung folgenden ergänzenden Replik neue Tatsachenbehauptungen, und damit auch geänderte Patentansprüche, vorbringen, ohne dass die Voraussetzungen von Art. 229 Abs. 1 ZPO erfüllt sein müssen. Art. 226, 229 CPC;Novas; modification des revendications de brevet. Si, dans une procédure en contrefaçon de brevet, le demandeur dépose avant le débat d’instruction une réplique limitée à la défense contre l’exception de nullité et aucune plaidoirie n’a lieu au débat d'instruction, le demandeur peut soumettre de nouvelles allégations de fait, et donc aussi des revendications de brevet modifiées, dans la réplique complémentaire déposée après le débat d'instruction sans avoir à satisfaire aux exigences de l’art. 229 al. 1 CPC. Art. 226, 229 CPC;Nuovi fatti; modifica delle rivendicazioni di brevetto. Se, in una procedura di contraffazione di brevetto, il querelante presenta una risposta limitata alla difesa contro l'eccezione di nullità prima della udienza istruttoria e non ha luogo alcun me- moriale durante la udienza istruttoria, il querelante può presentare nuove allegazioni fattuali, e quindi anche rivendicazioni brevettuali modificate, nella risposta complementare depositata do- po la udienza istruttoria senza dover soddisfare ai requisiti di cui all'art. 229 par. 1 CPC. Art. 226, 229 CPC;New facts; amendment of patent claims. If in a patent infringement proceeding the plaintiff files before the instructional hearing a reply limited to the defense of the validity and no pleadings take place at the instructional hearing, the plaintiff may submit new allegations of fact, and therefore also amended patent claims, in the completed reply filed after the instructional hearing without having to meet the requirements of art. 229 para. 1 CPC.
Bundespatentgericht Tribunal fédéral des brevets Tribunale federale dei brevetti Tribunal federal da patentas Federal Patent Court
O2016_009
Tei lu r t ei l vo m 18 . D e z e m b e r 20 18 Besetzung
Präsident Dr. iur. Mark Schweizer (Vorsitz), Richter Dr. sc. nat ETH Tobias Bremi (Referent), Richter Dr. sc. nat. EPFL Lorenzo Parrini Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden
Verfahrensbeteiligte
Hamilton Medical AG, Via Crusch 8, 7402 Bonaduz, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Christoph Gasser, BianchiSchwald GmbH, St. Annagasse 9, Postfach 1162, 8021 Zürich, patentanwaltlich beraten durch Renato Bollhal- der, Bohest AG, Holbeinstrasse 36-38, 4051 Basel,
Klägerin
gegen
imtmedical AG, Gewerbestrasse 8, 9470 Buchs, vertreten durch die Rechtsanwälte Dr. iur. Rudolf A. Rentsch
und MLaw Ernst J. Brem, IPrime Legal AG, Hirschengra- ben 1, 8001 Zürich, patentanwaltlich beraten durch Joachim Künsch und Paul Rosenich, Patentbüro Paul Rosenich AG, 9497 Triesenberg,
Beklagte
Gegenstand
Patentverletzung (Unterlassung, Auskunft und Rechnungsle- gung); Durchflussmessfühler
O2016_009 Seite 2 Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung: Prozessgeschichte 1. Am 31. Mai 2016 machte die Klägerin die vorliegende Patentverletzungs- klage gestützt auf das Patent CH 701 755 B1 mit folgenden Rechtsbe- gehren anhängig (Änderungen im Vergleich zum jeweils vorangehenden Rechtsbegehren hervorgehoben): „1. Es sei der Beklagten zu verbieten, unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1‘000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber von CHF 5‘000 nach Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe, insbesondere der Herren Jakob Däscher, Henri Hermanaus (ge- nannt „Harri“) Friberg, Christian Rupert Büchel und Christian Eggenberger, nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall, in der Schweiz und in Liechtenstein zu vertreiben, in die Schweiz und in Liechtenstein einzuführen, aus der Schweiz und aus Liechtenstein auszuführen, in der Schweiz und in Liechtenstein und aus der Schweiz und aus Liechtenstein anzubieten, in der Schweiz und in Liechtenstein und aus der Schweiz und aus Liechtenstein zu verkaufen, in der Schweiz und in Liechtenstein sonst wie in Verkehr zu brin- gen und dafür Werbung zu betreiben (auch über Internet), in der Schweiz und in Liechtenstein zu besitzen, in der Schweiz und in Liechtenstein zu diesen Zwecken herzustellen oder herstellen zu lassen und/oder zu solchen Handlungen Dritte anzustiften und/oder bei ihnen mitzuwirken und/oder ihre Begehung zu begünstigen und/oder zu erleichtern: a. Durchflussmessfühler, welche folgende Merkmale aufweisen:
O2016_009 Seite 3
O2016_009 Seite 4 Eventualrechtsbegehren zu b: Durchflussmessfühler, welche folgende Merkmale aufweisen:
O2016_009 Seite 5 c. Durchflussmessfühler, welche folgende Merkmale aufweisen:
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O2016_009 Seite 7 und zweiten Flansch mit Flanschfortsatzverlaufenden Kanal über die Flanschdruckflächen hinweg;
O2016_009 Seite 8 häuseteil verlaufenden Kanal sowie einen im zweiten Gehäuseteil verlaufenden zweiten Verbindungskanal mit dem Innern des zweiten Gehäuseteils verbunden ist;
O2016_009 Seite 9 [siehe Rechtsbegehren Ziff. 1] 3. Es sei der Beklagten unter Bezugnahme auf die unter der Bezeichnung „i.flow 40 S“ vertriebenen Durchflussmessfühler gemäss dem als Beilage KB 13 beiliegenden Prospekt, welcher dem Urteil als Anhang beizufügen sei, zu verbieten, unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1‘000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber von CHF 5‘000 nach Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe, insbesondere der Herren Jakob Däscher, Henri Hermanaus (genannt „Harri“) Friberg, Christi- an Rupert Büchel und Christian Eggenberger, nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall, in der Schweiz und in Liechtenstein zu vertreiben, in die Schweiz und in Liechtenstein einzuführen, aus der Schweiz und aus Liechtenstein auszuführen, in der Schweiz und in Liechtenstein und aus der Schweiz und aus Liechtenstein anzubieten, in der Schweiz und in Liechten- stein und aus der Schweiz und aus Liechtenstein zu verkaufen, in der Schweiz und in Liechtenstein sonst wie in Verkehr zu bringen und dafür Werbung zu betreiben (auch über Internet), in der Schweiz und in Liechten- stein zu besitzen, in der Schweiz und in Liechtenstein zu diesen Zwecken herzustellen oder herstellen zu lassen und/oder zu solchen Handlungen Dritte anzustiften und/oder bei ihnen mitzuwirken und/oder ihre Begehung zu begünstigen und/oder zu erleichtern: [siehe Rechtsbegehren Ziff. 1] 4. Die Beklagte sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1‘000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber von CHF 5‘000 nach Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe, insbesondere der Herren Jakob Däscher, Henri Hermanaus (genannt „Harri“) Friberg, Christian Rupert Büchel und Christian Eggenberger, nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall, zu verpflichten, der Klägerin nach anerkann- ten Grundsätzen der Rechnungslegung durch Urkunden belegte Auskunft zu erteilen über die Menge der von ihr oder in ihrem Auftrag in der Schweiz und in Liechtenstein vertriebenen, in die Schweiz und in Liechtenstein ein- geführten, aus der Schweiz und aus Liechtenstein ausgeführten, in der Schweiz und Liechtenstein angebotenen und/oder verkauften, aus der Schweiz und aus Liechtenstein angebotenen und/oder verkauften, sonst wie in Verkehr gebrachten, besessenen und/oder zu solchen Zwecken herge- stellten und/oder in Herstellung gegebenen und/oder bestellten Erzeugnisse gemäss Ziff. 1 a bis d oben, Ziff. 2 a bis d oben und Ziff. 3 a bis d oben so- wie die dadurch erzielten Netto-Verkaufserlöse und Bruttogewinne (geson- dert ausgewiesen nach Geschäftsjahr gestützt auf die jeweilige Finanz- und Betriebsbuchhaltung der Beklagten) unter Vorlegung
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der Erzeugnisse gemäss Ziff. 1 a bis d oben, Ziff. 2 a bis d oben und
Ziff. 3 a bis d oben ausgestellt wurden;
c. der Einkaufskosten bzw. Herstellungskosten der Erzeugnisse gemäss
Ziff. 1 a bis d oben, Ziff.2 a bis d oben und Ziff. 3 a bis d oben, wobei
die Herstellungskosten nach variablen und fixen Kosten zu unterteilen
seien, soweit die fixen Kosten unmittelbar der Herstellung der Er-
zeugnisse gemäss Ziff. 1 a bis d oben, Ziff. 2 a bis d oben und Ziff. 3
a bis d oben zugeteilt werden können;
d. die Nennung zusätzlicher Gestehungskosten im Zusammenhang mit
der Herstellung, dem Vertrieb, der Einfuhr, der Ausfuhr, dem Angebot,
dem Verkauf, der sonstigen lnverkehrbringung und/oder dem Besitz
der Erzeugnisse gemäss Ziff. 1 a bis d oben, Ziff. 2 a bis d oben und
Ziff.3 a bis d oben;
e. Urkunden, die zeigen, dass alle gemäss Ziff. 4 c und d oben geltend
gemachten Kosten tatsächlich entstanden sind und sich, soweit sie
Fixkosten sind, unmittelbar der Herstellung, dem Vertrieb, der Einfuhr,
der Ausfuhr, dem Angebot, dem Verkauf, der sonstigen Inverkehr-
bringung und/oder dem Besitz der Erzeugnisse gemäss Ziff. 1 a bis d
oben, Ziff. 2 a bis d oben und Ziff. 3 a bis d oben zuteilen lassen.
5. Die Beklagte sei zu verpflichten, der Klägerin einen nach erfolgter Rech-
nungslegung gemäss Ziff.4 oben zu beziffernden Betrag zuzüglich jährlicher
Zinsen von 5% seit dem Datum einer jeden Patentverletzung zu bezahlen
(geschätzter Mindestwert gemäss Art. 85 Abs. 1 ZPO: CHF 1‘000‘000).
6. Es sei die Einziehung und Zerstörung der Erzeugnisse gemäss Ziff. 1 a bis
d oben, Ziff. 2 a bis d oben und Ziff. 3 a bis d oben sowie der ganz oder
vorwiegend zu ihrer Herstellung dienenden Einrichtungen, Geräte und sons-
tigen Mittel anzuordnen, soweit diese im Eigentum der Beklagten stehen.
7. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (inkl. MWST) zu Lasten der Be-
klagten unter Einschluss der Auslagen für die notwendigerweise beigezoge-
nen Patentanwälte der Kanzlei BOHEST AG, Holbeinstrasse 36-38, 4051
Basel (insbesondere von Herrn PA Dipl. Phys. ETH Renato Bollhalder).“
O2016_009 Seite 11 2. Am 19. September 2016 erfolgte die Klageantwort, womit die Beklagte die folgenden Rechtsbegehren stellte: „1) Die Klage sei vollumfänglich abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. 2) Eventualiter sei das klägerische Rechtsbegehren 4, soweit dieses nicht voll- umfänglich abgewiesen wird, nur bezüglich dessen lit. a bis c und unter Wahrung der Geschäftsgeheimnisse der Beklagten gutzuheissen. 3) Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zzgl. MWST) zulasten der Kläge- rin, unter Mitberücksichtigung des patentanwaltlichen Aufwands. 4) Eventualiter zu Rechtsbegehren 3 seien der Klägerin in jedem Falle unnötig verursachte Kosten des Verfahrens nach Ermessen des Gerichts aufzuerle- gen (Art. 107 ZPO).“
Am 10. November 2016 erstattete die Klägerin die auf die Einrede der mangelnden Rechtsbeständigkeit beschränkte Replik mit unveränderten Rechtsbegehren. 4. Am 20. Dezember 2016 fand eine Instruktions-/Vergleichsverhandlung statt. Eine gütliche Einigung konnte dabei nicht erzielt werden. 5. Mit Eingabe vom 20. März 2017 erstattete die Klägerin die ergänzende Replik mit folgenden geänderten Rechtsbegehren (Änderungen hervor- gehoben): „1. Es sei der Beklagten zu verbieten, unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1‘000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber von CHF 5‘000 nach Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe, insbesondere der Herren Jakob Däscher, Henri Hermanaus (ge- nannt „Harri“) Friberg, Christian Rupert Büchel und Christian Eggenberger, nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall, in der Schweiz und in Liechtenstein zu vertreiben, in die Schweiz und in Liechtenstein einzuführen, aus der Schweiz und aus Liechtenstein auszuführen, in der Schweiz und in Liechtenstein und aus der Schweiz und aus Liechtenstein anzubieten, in der Schweiz und in Liechtenstein und aus der Schweiz und aus Liechtenstein zu verkaufen, in der Schweiz und in Liechtenstein sonst wie in Verkehr zu brin- gen und dafür Werbung zu betreiben (auch über Internet), in der Schweiz und in Liechtenstein zu besitzen, in der Schweiz und in Liechtenstein zu
O2016_009 Seite 12 diesen Zwecken herzustellen oder herstellen zu lassen und/oder zu solchen Handlungen Dritte anzustiften und/oder bei ihnen mitzuwirken und/oder ihre Begehung zu begünstigen und/oder zu erleichtern: a. Durchflussmessfühler, welche folgende Merkmale aufweisen:
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O2016_009 Seite 16 fenden ersten Verbindungskanal mit dem Innern des ersten Gehäuse- teils verbunden ist;
O2016_009 Seite 17 fortsatz verlaufenden Kanals, der zusammen mit dem zweiten Verbindungskanal eine Verbindung zum Innern des zweiten Ge- häuseteils bildet, sind gemeinsam durch einen Teil der ununter- brochenen Nutstrukturen eingefasst; und
O2016_009 Seite 18 Verbindung der zweiten Anschlussstelle über den zwischen dem ersten und zweiten Gehäuseteil verlaufenden Kanal sowie den im zweiten Gehäuseteil verlaufenden zweiten Verbindungskanal zum Innern des zweiten Gehäuseteils. 2. Es sei der Beklagten unter Bezugnahme auf die unter der Bezeichnung „i.flow 200“, „iFlow 200“, „iFlow 200 S“ bzw. „iFlow 200 R“ vertriebenen Durchflussmessfühler gemäss dem als Beilage KB 10A beiliegenden Bild, welches dem Urteil als Anhang beizufügen sei, zu verbieten, unter Andro- hung einer Ordnungsbusse von CHF 1‘000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber von CHF 5‘000 nach Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, so- wie der Bestrafung ihrer Organe, insbesondere der Herren Jakob Däscher, Henri Hermanaus (genannt „Harri“) Friberg, Christian Rupert Büchel und Christian Eggenberger, nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungs- fall, in der Schweiz und in Liechtenstein zu vertreiben, in die Schweiz und in Liechtenstein einzuführen, aus der Schweiz und aus Liechtenstein auszu- führen, in der Schweiz und in Liechtenstein und aus der Schweiz und aus Liechtenstein anzubieten, in der Schweiz und in Liechtenstein und aus der Schweiz und aus Liechtenstein zu verkaufen, in der Schweiz und in Liech- tenstein sonst wie in Verkehr zu bringen und dafür Werbung zu betreiben (auch über Internet), in der Schweiz und in Liechtenstein zu besitzen, in der Schweiz und in Liechtenstein zu diesen Zwecken herzustellen oder herstel- len zu lassen und/oder zu solchen Handlungen Dritte anzustiften und/oder bei ihnen mitzuwirken und/oder ihre Begehung zu begünstigen und/oder zu erleichtern: [siehe Rechtsbegehren Ziff. 1] 3. Es sei der Beklagten unter Bezugnahme auf die unter der Bezeichnung „iflow 40“, „i.flow 40 S“ bzw. „iflow 40 S“ vertriebenen Durchflussmessfühler gemäss dem als Beilage KB 25 beiliegenden Prospekt, welcher dem Urteil als Anhang beizufügen sei, zu verbieten, unter Androhung einer Ordnungs- busse von CHF 1‘000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber von CHF 5‘000 nach Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe, insbesondere der Herren Jakob Däscher, Henri Hermanaus (genannt „Harri“) Friberg, Christian Rupert Büchel und Christian Eggenber- ger, nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall, in der Schweiz und in Liechtenstein zu vertreiben, in die Schweiz und in Liechtenstein ein- zuführen, aus der Schweiz und aus Liechtenstein auszuführen, in der Schweiz und in Liechtenstein und aus der Schweiz und aus Liechtenstein anzubieten, in der Schweiz und in Liechtenstein und aus der Schweiz und aus Liechtenstein zu verkaufen, in der Schweiz und in Liechtenstein sonst wie in Verkehr zu bringen und dafür Werbung zu betreiben (auch über Inter-
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net), in der Schweiz und in Liechtenstein zu besitzen, in der Schweiz und in
Liechtenstein zu diesen Zwecken herzustellen oder herstellen zu lassen
und/oder zu solchen Handlungen Dritte anzustiften und/oder bei ihnen mit-
zuwirken und/oder ihre Begehung zu begünstigen und/oder zu erleichtern:
[siehe Rechtsbegehren Ziff. 1]
4. Die Beklagte sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1‘000 pro
Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber von CHF 5‘000 nach
Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe, insbesondere
der Herren Jakob Däscher, Henri Hermanaus (genannt „Harri“) Friberg,
Christian Rupert Büchel und Christian Eggenberger, nach Art. 292 StGB mit
Busse im Widerhandlungsfall, zu verpflichten, der Klägerin nach anerkann-
ten Grundsätzen der Rechnungslegung durch Urkunden belegte Auskunft
zu erteilen über die Menge der von ihr oder in ihrem Auftrag in der Schweiz
und in Liechtenstein vertriebenen, in die Schweiz und in Liechtenstein ein-
geführten, aus der Schweiz und aus Liechtenstein ausgeführten, in der
Schweiz und Liechtenstein angebotenen und/oder verkauften, aus der
Schweiz und aus Liechtenstein angebotenen und/oder verkauften, sonst wie
in Verkehr gebrachten, besessenen und/oder zu solchen Zwecken herge-
stellten und/oder in Herstellung gegebenen und/oder bestellten Erzeugnisse
gemäss Ziff. 1 bis 3 oben sowie die dadurch erzielten Netto-Verkaufserlöse
und Bruttogewinne (gesondert ausgewiesen nach Geschäftsjahr gestützt auf
die jeweilige Finanz- und Betriebsbuchhaltung der Beklagten) unter Vorle-
gung
der Erzeugnisse gemäss Ziff.1 bis 3 oben ausgestellt wurden;
c. der Einkaufskosten bzw. Herstellungskosten der Erzeugnisse gemäss
Ziff. 1 bis 3 oben, wobei die Herstellungskosten nach variablen und fi-
xen Kosten zu unterteilen seien, soweit die fixen Kosten unmittelbar
der Herstellung der Erzeugnisse gemäss Ziff. 1 bis 3 oben zugeteilt
werden können;
d. die Nennung zusätzlicher Gestehungskosten im Zusammenhang mit
der Herstellung, dem Vertrieb, der Einfuhr, der Ausfuhr, dem Angebot,
dem Verkauf, der sonstigen lnverkehrbringung und/oder dem Besitz
der Erzeugnisse gemäss Ziff. 1 bis 3 oben;
e. Urkunden, die zeigen, dass alle gemäss Ziff. 4 c und d oben geltend
gemachten Kosten tatsächlich entstanden sind und sich, soweit sie
Fixkosten sind, unmittelbar der Herstellung, dem Vertrieb, der Einfuhr,
O2016_009 Seite 20 der Ausfuhr, dem Angebot, dem Verkauf, der sonstigen lnverkehr- bringung und/oder dem Besitz der Erzeugnisse gemäss Ziff. 1 bis 3 oben zuteilen lassen. 5. Die Beklagte sei zu verpflichten, der Klägerin einen nach erfolgter Rech- nungslegung gemäss Ziff. 4 oben zu beziffernden Betrag zuzüglich jährli- cher Zinsen von 5% seit dem Datum einer jeden Patentverletzung zu bezah- len (geschätzter Mindestwert gemäss Art. 85 Abs. 1 ZPO: CHF 1‘000‘000). 6. Es sei die Einziehung und Zerstörung der Erzeugnisse gemäss Ziff. 1 bis 3 oben sowie der ganz oder vorwiegend zu ihrer Herstellung dienenden Ein- richtungen, Geräte und sonstigen Mittel anzuordnen, soweit diese im Eigen- tum der Beklagten stehen. 7. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (inkl. MWST) zu Lasten der Be- klagten unter Einschluss der Auslagen für die notwendigerweise beigezoge- nen Patentanwälte der Kanzlei BOHEST AG, Holbeinstrasse 36-38, 4051 Basel (insbesondere von Herrn PA Dipl. Phys. ETH Renato Bollhalder).“ In der ergänzenden Replik schränkte die Klägerin den geltend gemachten Hauptanspruch des Klagepatents eventualiter „verbal“, d.h. für die Zwe- cke des vorliegenden Prozesses, wie folgt ein: Durchflussmessfühler (10) mit
O2016_009 Seite 21 Dabei handelt es sich um eine Kombination des erteilten unabhängigen Anspruchs 1 mit den abhängigen Ansprüchen 4 und 10. Subeventualiter schränkte die Klägerin den geltend gemachten Anspruch weiter ein, indem sie die Merkmale des abhängigen Anspruchs 11 zum vorstehend wiedergegebenen Anspruch hinzufügte, und ebenfalls sub- eventualiter, indem sie statt den Merkmalen des Anspruchs 11 die Merk- male gemäss Anspruch 12 zum vorstehend wiedergegebenen Anspruch hinzufügte. In einem weiteren Subeventualantrag kombiniert die Klägerin schliesslich die erteilten Ansprüche 1, 4, 10, 12 und 13 zu einem Haupt- anspruch. 6. Mit Eingabe vom 6. Juni 2017 erstattete die Beklagte die Duplik und stell- te dabei folgende geänderte Rechtsbegehren: „An den Rechtsbegehren 1) und 3) gemäss Klageantwort vom 19. September 2016 (act. 8, Seite 2) wird vollumfänglich und unverändert auch bezüglich der neuen klägerischen Rechtsbegehren gemäss act. 27 festgehalten. Es wird bean- tragt, die Eventualbegehren 2) und 4) neu wie folgt zu fassen. Zudem wird ein neues Eventualbegehren 2b) erhoben, wie folgt: 2) Eventualiter sei das (gemäss Eingabe vom 20. März 2017 geänderte) klägeri- sche Rechtsbegehren 4, soweit dieses nicht vollumfänglich abgewiesen wird, nur bezüglich dessen lit. a bis d gutzuheissen; unter Wahrung der Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisse der Beklagten, wo spezifische Informationen zuhanden der Beklagten nicht erforderlich sind. 2b) Eventualiter zu Rechtsbegehren 1) sei im klägerischen Rechtsbegehren 5 der Zusatz «(geschätzter Mindestwert gemäss Art. 85 Absatz 1 ZPO: CHF 1‘000‘000)» als unbeachtlich zu streichen. 4) Eventualiter zu Rechtsbegehren 3 seien der Klägerin in jedem Falle unnötige und/oder aufgrund der besonderen Umstände der klägerischen Prozesshandlun- gen verursachte Kosten des Verfahrens nach Ermessen des Gerichts aufzuerle- gen (Art. 107 Absatz 1 lit. f ZPO bzw. Art. 108 ZPO).“ 7. Mit Eingabe vom 7. Juli 2017 nahm die Klägerin Stellung zur Duplik.
O2016_009 Seite 22 8. Am 10. April 2018 erstattete Richter Tobias Bremi ein Fachrichtervotum. Die Stellungnahme der Klägerin dazu erfolgte am 3. Mai 2018. 9. Am 14. Mai 2018 wurde das Verfahren bis 30. Juni 2018 sistiert. Die Sis- tierung wurde am 4. Juli 2018 aufgehoben und die Stellungnahme der Beklagten zum Fachrichtervotum erfolgte am 13. Juli 2018. 10. Am 29. Oktober 2018 fand die Hauptverhandlung statt. Prozessuales Örtliche und sachliche Zuständigkeit 11. Beide Parteien haben ihren Sitz in der Schweiz. Geltend gemacht werden Ansprüche aus der Verletzung eines nationalen Patents durch angebliche Verletzungshandlungen auf dem Territorium der Schweiz. Die sachliche und örtliche Zuständigkeit des Bundespatentgerichts ist daher ohne wei- teres gegeben (Art. 26 Abs. 1 lit. a PatGG) und wird von der Beklagten auch nicht bestritten. Zulässigkeit der Einschränkung des Klagepatents in der ergänzen- den Replik 12. Wie vorstehend (E. 5) ausgeführt, hat die Klägerin den geltend gemach- ten Anspruch des Klagepatents für die Zwecke dieses Verfahrens, d.h. mit Wirkung nur inter partes, in der ergänzenden Replik vom 20. März 2017 eingeschränkt, die praxisgemäss nach der Instruktionsverhandlung erstattet wurde. Die Beklagte sieht darin eine Verletzung der Eventualmaxime, da sich die Klägerin somit drei Mal unbeschränkt zur Rechtsbeständigkeit des Klage- patents habe äussern können, was gegen den prozessualen Grundsatz verstosse, dass sich jede Partei nur zwei Mal unbeschränkt, d.h. ohne die Voraussetzungen von Art. 229 Abs. 1 ZPO beachten zu müssen, zum Streitgegenstand äussern dürfe. In der Zulassung der eingeschränkten Ansprüche liege auch ein Verstoss gegen Treu und Glauben im Prozess, bestehe doch eine ständige Praxis, dass sich die ergänzende Replik auf die Verletzungsfrage zu beschränken habe. Entsprechend habe der da-
O2016_009 Seite 23 malige Gerichtspräsident anlässlich der Instruktionsverhandlung vom 20. Dezember 2016 auch in Aussicht gestellt, dass eine eventuelle Ein- schränkung des Klagepatents nicht mehr berücksichtigt werden könne. Die Beklagte habe nicht damit rechnen müssen, dass die Spielregeln während des Spiels geändert würden. 13. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung wird dem Gericht durch einen geänderten Patentanspruch ein neuer technischer Sachverhalt vor- getragen. 1 Dies gilt auf jeden Fall für einen Patentanspruch, der nur für das vorliegende Verfahren eingeschränkt wird. Es stellt sich daher die Frage, ob die Klägerin in dem Zeitpunkt, als sie den eingeschränkten An- spruch in den Prozess eingeführt hat, neue Tatsachenbehauptungen auf- stellen konnte, ohne dass die Voraussetzungen von Art. 229 Abs. 1 ZPO vorlagen. Dass die Anspruchseinschränkung weder ein echtes noch ein unechtes Novum im Sinne von Art. 229 Abs. 1 ZPO ist, ist vorliegend un- bestritten. In welchem Prozessstadium die Parteien Tatsachen zu behaupten und zu bestreiten haben, ergibt sich aus Art. 221 bis 226 ZPO sowie Art. 229 Abs. 2 ZPO und in Bezug auf neue Tatsachen und Beweismittel aus Art. 229 Abs. 1 ZPO (erstinstanzliches Verfahren). Nach der Rechtspre- chung kann sich jede Partei nur zweimal unbeschränkt äussern: Ein ers- tes Mal im Rahmen des ersten Schriftenwechsels; ein zweites Mal ent- weder im Rahmen eines zweiten Schriftenwechsels oder – wenn kein solcher durchgeführt wird – an einer Instruktionsverhandlung mit unbe- schränkter Ergänzung des Sachverhalts (Art. 226 Abs. 2 ZPO) oder „zu Beginn der Hauptverhandlung“ vor den ersten Parteivorträgen (Art. 229 Abs. 2 ZPO). Wäre es möglich, an einer einem doppelten Schriftenwech- sel folgenden Instruktions- oder Hauptverhandlung oder nach einem ein- fachen Schriftenwechsel mit anschliessender Instruktionsverhandlung noch unbeschränkt Tatsachen vorzubringen, wäre die Eventualmaxime in das Ermessen des Gerichts gestellt und eine Partei wüsste von vornhe- rein nie, wann der Aktenschluss eintritt. 2 Ein solches Vorgehen wider- spricht einem geordneten und für die Parteien berechenbaren Prozessab- lauf. Die Parteien haben mithin nur zweimal das Recht, unbeschränkt Tat- sachen und Beweismittel vorzutragen. 3
1 BGer, Urteil 4A_543/2017 vom 8. Mai 2018, E. 2.3 – „Fulvestrant II“. 2 BGE 140 III 312 E. 6.3.2.3. 3 BGer, Urteil 4A_338/2017 vom 24. November 2017, E. 2.1 [zur Publikation vorgesehen], unter Hinweis auf BGE 143 III 297 E. 6.
O2016_009 Seite 24 Findet nach dem ersten Schriftenwechsel eine Instruktionsverhandlung statt, so tritt der Aktenschluss allerdings nur dann bereits vor dem zweiten Schriftenwechsel ein, wenn sich die Parteien an der Instruktionsverhand- lung unbeschränkt zu Sache äussern konnten. 4 Dies ist nach der Praxis des Bundespatentgerichts nicht der Fall. Den Parteien ist ausdrücklich untersagt, an der Instruktionsverhandlung zu plädieren. Die Beklagte macht denn auch nicht geltend, dass der Aktenschluss eingetreten sei, weil nach dem ersten Schriftenwechsel eine Instruktionsverhandlung durchgeführt wurde, zumal dies zur Folge hätte, dass nicht nur die Kläge- rin, sondern auch die Beklagte mit weiteren Sachvorbringen (ausserhalb des Novenrechts nach Art. 229 Abs. 1 ZPO) ausgeschlossen wäre. 14. Gemäss der Praxis des Bundespatentgerichts findet nach dem ersten Schriftenwechsel grundsätzlich eine Instruktionsverhandlung (Art. 226 ZPO) statt, an der den Parteien in Ausübung der gerichtlichen Frage- pflicht (Art. 56 ZPO) Substanziierungshinweise gegeben werden und an der den Parteien in einem nicht protokollierten Teil eine vorläufige, unver- bindliche Einschätzung der Sach- und Rechtslage der Gerichtsdelegation (bestehend aus dem Vorsitzenden und dem Referenten) aufgrund der ersten Rechtsschriften mitgeteilt wird. Letzteres dient ausschliesslich dem Versuch, das Verfahren durch Vergleich zu erledigen (Art. 8 Abs. 4 Richt- linien zum Verfahren vor dem Bundespatentgericht). Diese Praxis ist durch die entsprechende Praxis des Handelsgerichts Zü- rich inspiriert, wobei das Handelsgericht Zürich die Vergleichsverhand- lung auf Art. 124 Abs. 3 ZPO und nicht auf Art. 226 ZPO stützt, um zu vermeiden, dass der Aktenschluss vor dem zweiten Schriftenwechsel ein- tritt. 5
In einem Patentverletzungsprozess muss die Klägerin in der Klageschrift zur Rechtsbeständigkeit des Klagepatents nichts vortragen. Sie weiss in diesem Zeitpunkt nicht, auf welche Nichtigkeitsgründe im Sinne von Art. 26 PatG die Beklagte eine eventuelle Einrede, das Klagepatent sei nicht rechtsbeständig, stützen wird. Insbesondere weiss die Klägerin im Zeitpunkt der Klageeinreichung nicht, welche Entgegenhaltungen die Be- klagte geltend machen wird, die angeblich zur mangelnden Neuheit
4 Vetter/Schneuwly, Instruktionsverhandlung und Aktenschluss, SJZ 2018, 157 ff., 159. 5 Haberbeck, Praktische Hinweise zur früheren Referentenaudienz bzw. heutigen Vergleichsverhandlung vor dem Handelsgericht Zürich, Jusletter vom 6. Januar 2014, RZ 7.
O2016_009 Seite 25 und/oder dem Naheliegen der Erfindung führen. Daher beschränkt sich die Klägerin in der Klage typischerweise auf die Feststellung, dass sie In- haberin eines erteilten Patents sei, und zwar nicht, weil sie nicht sorgfältig prozessiert, sondern weil sie zur Rechtsbeständigkeit mangels entspre- chenden Vortrages der Beklagten schlicht nichts sagen kann. In der Klageantwort erhebt die Beklagte in einem Patentverletzungspro- zess regelmässig die Einrede, die geltend gemachten Ansprüche des Klagepatents seien nicht rechtsbeständig (in der Praxis des Bundespa- tentgerichts ist es bisher noch nie vorgekommen, dass die angebliche Verletzerin nicht einrede- oder widerklageweise die fehlende Rechtsbe- ständigkeit des Klagepatents geltend gemacht hätte). Auch im vorliegen- den Fall hat die Beklagte in der Klageantwort die Einrede erhoben, das Klagepatent sei im geltend gemachten Umfang nicht rechtsbeständig. Würde in einem Patentverletzungsprozess nach der Klageantwort – also nach dem ersten Schriftenwechsel – eine Instruktionsverhandlung durch- geführt, so könnte sich die Gerichtsdelegation nicht vorläufig zur Rechts- beständigkeit des Klagepatents äussern. In einem der Dispositionsmaxi- me unterstehenden Verfahren ist es dem Gericht untersagt, ex officio nach Gründen zu suchen, die für die Rechtsbeständigkeit des Patents sprechen. Um eine sinnvolle vorläufige Einschätzung der Sach- und Rechtslage in Hinblick auf die Erzielung eines Vergleichs zu ermöglichen, wird der Klä- gerin deshalb vor der Instruktionsverhandlung Gelegenheit gegeben, sich in einer beschränkten Replik ausschliesslich zur Frage der Rechtsbe- ständigkeit des Klagepatents zu äussern (so auch im vorliegenden Ver- fahren). Die Replik vor der Instruktionsverhandlung ist auf die Frage der Rechtsbeständigkeit beschränkt, weil die Klägerin dazu noch nichts vor- tragen konnte. Zur Verletzung soll sie vor der Instruktionsverhandlung nicht ein zweites Mal vortragen, um die Waffengleichheit der Parteien zu wahren. Mit der beschränkten Replik hat im Zeitpunkt der Instruktionsver- handlung daher jede Partei erst einmal unbeschränkt zu allen Streitfragen vorgetragen. Wird an der Instruktionsverhandlung kein Vergleich erzielt, wird das Ver- fahren mit der ergänzenden Replik fortgesetzt (so auch hier). In der er- gänzenden Replik kann sich die Klägerin zum zweiten – und letzten – Mal unbeschränkt zu allen Streitfragen äussern, also auch zur Rechtsbestän- digkeit des Klagepatents. Die Beklagte hat dann in der Duplik die Gele- genheit, sich ein zweites Mal unbeschränkt zu allen Streitfragen zu äus-
O2016_009 Seite 26 sern. Nach der ergänzenden Replik (für die Klägerin) respektive der Dup- lik (für die Beklagte) tritt der Aktenschluss ein, und neues Vorbringen ist nur noch unter den Voraussetzungen des Novenrechts zulässig. Diese Lösung ist die einzige Lösung, die den Aktenschluss in einem Pa- tentverletzungsprozess nach zweimaligem unbeschränkten Vortrag jeder Partei zum gesamten Streitgegenstand eintreten lässt. Der Vorwurf der Beklagten, die Klägerin hätte drei Mal Gelegenheit gehabt, sich unbe- schränkt zu äussern, trifft nicht zu. Der Aktenschluss wird auch nicht ins Belieben des Gerichts gestellt. Vielmehr ist für Gericht und Parteien vor- hersehbar, wann der Aktenschluss eintritt, eben mit der ergänzenden Replik für die Klägerin und mit der Duplik für die Beklagte. Da die Klägerin in der ergänzenden Replik unbeschränkt vortragen durfte, durfte sie sich auch zur angeblich fehlenden Rechtsbeständigkeit des Klagepatents äussern und auch noch eingeschränkte Patentansprüche formulieren. Der Umkehrschluss der Beklagten, aus der Beschränkung des ersten Teils der Replik auf die Erwiderung der Einrede der mangeln- den Rechtsbeständigkeit folge, dass der zweite Teil der Replik auf die Verletzung beschränkt sei, geht fehl. Der erste Teil der Replik ist be- schränkt, der zweite Teil unbeschränkt. 15. Die Beklagte beruft sich ferner darauf, dass die Beschränkung der ergän- zenden Replik auf die Verletzungsfrage einer ständigen Praxis des Bun- despatentgerichts entspreche, die nicht geändert werden dürfe, ohne dass die Voraussetzungen für eine Praxisänderung vorlägen, 6 die hier nicht gegeben seien. Dieses Argument scheitert bereits daran, dass es keine entsprechende ständige Praxis gibt. Es gibt keine Urteile, die sich zu dieser Frage äus- sern. Es gibt eine ständige Praxis, dass die fehlende Rechtsbeständigkeit eines unabhängigen Anspruchs zur fehlenden Rechtsbeständigkeit auch der abhängigen Ansprüche führt, wenn nicht die Patentinhaberin die Kombination des unabhängigen Anspruchs mit einem oder mehreren der abhängigen Ansprüche beantragt hat. 7 Diese betrifft aber nicht den Eintritt des Aktenschlusses. Ebenfalls gibt es eine ständige Praxis, den vor der
6 zu diesen BGE 144 III 285 E. 2.2. 7 BGer, Urteil 4A_18/2017 vom 10. Juli 2017, E. 2.5.3 – „Kunststoffbehälter mit Deckel“; BPatGer, Urteil O2015_017 vom 11. August 2016, E. 4.2 a.E. – „Beschriftungsmaschine für konische Teile“; Urteil O2015_008 vom 12. März 2018, E. 68 – „balancier de montre“.
O2016_009 Seite 27 Instruktionsverhandlung zu erstattenden Teil der Replik auf die Rechtsbe- ständigkeit zu beschränken. Wie vorstehend erläutert, kann daraus aber nicht geschlossen werden, dass der zweite Teil der Replik auf die Verlet- zungsfrage beschränkt ist. 16. Schliesslich macht die Klägerin geltend, es verstosse gegen Treu und Glauben, wenn der Gerichtspräsident anlässlich der Instruktionsverhand- lung mitteile, dass eine Einschränkung des Klagepatents nach der In- struktionsverhandlung verspätet sei und das Gericht diese Einschränkung in der Folge dennoch zulasse. Vorliegend hat sich der damalige Gerichtspräsident anlässlich der Instruk- tionsverhandlung vom 20. Dezember 2016 tatsächlich dahingehend ge- äussert, dass eine Einschränkung des geltend gemachten Patentan- spruchs im vorliegenden Verfahren nicht mehr berücksichtigt würde. Die Beurteilung, ob neues Vorbringen zugelassen wird, obliegt jedoch dem Kollegialgericht. 8 Der Präsident hatte anlässlich der Instruktionsver- handlung nur seine vorläufige Meinung kundgetan. Er konnte und wollte dem Entscheid des Kollegialgerichts nicht vorgreifen. Eine Vertrauens- grundlage bildet die vorläufige Meinungsäusserung nicht. Mit der Fristan- setzung zur Duplik wurde die Beklagte deshalb auch ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht, dass die Spruchkammer über die Zulässigkeit der Einschränkungen des Klagepatents befinden werde. Die Beklagte habe sich deshalb mit der Replik zu befassen, wie sie vorliege. Daher entstand der Beklagten kein prozessualer Nachteil, weil der damalige Präsident anlässlich der Instruktionsverhandlung eine abweichende vorläufige Auf- fassung geäussert hatte. Wenn die Beklagte daher behauptet, sie habe sich wegen der Äusserung des Präsidenten nicht umfassend zum einge- schränkten Anspruch geäussert, ist sie damit nicht zu hören. Zulässigkeit der Behauptungen in RZ 34, 35, 38, 44, 75 und 78 der Stellungnahme der Beklagten zum Fachrichtervotum 17. Die Klägerin beantragt, die Vorbringen der Beklagten in RZ 34, 35, 38, 44, 75 und 78 der Stellungnahme der Beklagten vom 13. Juli 2018 seien aus dem Recht zu weisen. Es handle sich dabei um unzulässige Noven, die nach Aktenschluss nicht mehr vorgebracht werden dürften.
8 BGer, Urteil 4A_61/2017 vom 31. August 2017, E. 6.2.3.
O2016_009 Seite 28 18. Nach dem zweiten Schriftenwechsel dürfen neue Tatsachen und Behaup- tungen nur noch vorgebracht werden, wenn sie erst nach Abschluss des Schriftenwechsels oder nach der letzten Instruktionsverhandlung ent- standen sind (echte Noven) oder bereits vor Abschluss des Schriften- wechsels oder vor der letzten Instruktionsverhandlung vorhanden waren, aber trotz zumutbarer Sorgfalt nicht vorher vorgebracht werden konnten (unechte Noven; Art. 229 Abs. 1 und 2 ZPO) oder wenn sie durch neue Behauptungen oder Beweismittel der Gegenpartei verursacht wurden. 19. In den RZ 34, 35 und 38 von act. 55 behauptet die Beklagte im Wesentli- chen, eine Suche mittels der Internet-Suchmaschine von Google finde für den Begriff „Flanschdruckflächen“ nur das Patent der Klägerin, während der Begriff „Flanschfläche“ zahlreiche Treffer finde. Diese Suche hätte of- fensichtlich schon vor dem Juli 2018 durchgeführt werden können, da die Auslegung des Begriffs „Flanschdruckfläche“ von Anfang an umstritten war. Die entsprechenden Behauptungen sind daher verspätet und nicht zu berücksichtigen. In RZ 44 ihrer Stellungnahme zum Fachrichtervotum behauptet die Be- klagte, dass es der Kombination der Patentansprüche 1, 4 und 10 des Klagepatents bei Kombination der Schriften E10 und E1 oder E12 und E1 oder E10 und E12 an der erfinderischen Tätigkeit mangle. Diese Kombi- nationen wurden teilweise bereits in den ersten beiden Schriftsätzen be- hauptet, insoweit sind sie zu prüfen, soweit sie substanziiert wurden (nachstehend E. 43). Soweit neue Kombinationen – insbesondere man- gelnde erfinderische Tätigkeit ausgehend von E10 – behauptet wird, sind die entsprechenden Behauptungen verspätet und nicht mehr zu berück- sichtigen. In RZ 75 der Stellungnahme der Beklagten zum Fachrichtervotum be- hauptet die Beklagte, dass E1 neben dem unabhängigen Anspruch 1 auch die abhängigen Ansprüche 4 und 10 des Klagepatents neuheits- schädlich vorwegnehme. Die Vorwegnahme von Merkmal 4 durch die E1 wurde bereits in der Klageantwort behauptet. Für Anspruch 10 wurde mangelnde Neuheit gegenüber E1 in den ersten beiden Rechtsschriften jedoch nicht behauptet, es wurde nur geltend gemacht, es fehle dem ein- geschränkten Anspruch ausgehend von E2 an erfinderischer Tätigkeit. Ob E1 das Merkmal gemäss erteiltem Anspruch 10 offenbart, ist daher nicht zu prüfen.
O2016_009 Seite 29 In RZ 78 der Stellungnahme der Beklagten zum Fachrichtervotum be- hauptet die Beklagte, die durch den Zeugen Terrence K. Jones zu bewei- sende Vorbenutzung offenbare auch das Merkmal gemäss Anspruch 10 des Klagepatents. Dies wurde bereits in der der Duplik behauptet. Die Behauptung ist daher zu berücksichtigen; allerdings offenbart die angebli- che offenkundige Vorbenutzung auch nach dem Vortrag der Beklagten ohnehin nichts, das sich nicht bereits aus E1 ergibt (nachstehend E. 36). Die sinngemässe Behauptung der Beklagten, ihre Ausführungen in den RZ 34, 35, 38, 44 und 74 in der Stellungnahme zum Fachrichtervotum seien durch neue Behauptungen der Klägerin in der Triplik verursacht worden, trifft nicht zu. Die beklagtischen Behauptungen betreffen Kombi- nationen von Entgegenhaltungen, die sie selbst in das Verfahren einge- führt hat. Sie sind nicht durch neue Behauptungen der Klägerin gerecht- fertigt. Dass eine Partei nach Aktenschluss neue Behauptungen aufstellt, berechtigt die andere Partei nicht, umfassend neue Behauptungen einzu- führen. Sie darf nur solche neue Behauptungen aufstellen, die durch die neuen Behauptungen der anderen Partei erst notwendig wurden. Materielles Sachverhalt 20. Die Klägerin ist Inhaberin des Schweizer Patents CH 701 755 B1, das am 7. September 2009 angemeldet und am 14. März 2014 erteilt wurde. Es ist unstrittig, dass die Klägerin alle bislang fälligen Jahresgebühren be- zahlt hat und das Patent in Kraft steht. Die Erfindung betrifft einen Durchflussmessfühler, insbesondere zur Be- stimmung der Atemluftströmung eines menschlichen Patienten. Gat- tungsgemässe Durchflussmessfühler, im Stand der Technik an sich be- kannt, funktionieren, indem ein Strömungswiderstand in den Luftstrom eingebracht wird. Dadurch entsteht zwischen vor (stromaufwärts) und nach (stromabwärts) dem Strömungswiderstand ein Druckabfall, der pro- portional zur Durchflussmenge ist. Indem der Druckunterschied gemes- sen wird, kann die Atemluftströmung bestimmt werden. Zur Messung des Drucks wird ein (Differenzial-)Drucksensor verwendet, der über Sen- sorschläuche mit der ersten und zweiten „Kammer“ (vor und hinter dem Strömungswiderstand) des Durchflussmessfühlers verbunden ist. Nach- stehend ist ein solcher Durchflussmessfühler des Standes der Technik (US 4,083,245) abgebildet.
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Abbildung 1: Fig. 1 aus US 4,083,245 Die Klägerin macht geltend, die Beklagte verletze den mit der ergänzen- den Replik eingeschränkten Anspruch des Klagepatents durch die Her- stellung, das Anbieten und den Vertrieb der Durchflussmessfühler „i.flow 200“ respektive „i.flow 200 S“ und „i.flow 200 R“ („Erwachsenenausfüh- rung“) und „i.flow 40“ respektive „i.flow 40 S“ („Kinderausführung“). Die Beklagte bestreitet nicht, dass die von ihr in den Verkehr gebrachten Durchflussmessfühler grundsätzlich den Aufbau besitzen, der von der Klägerin behauptet wird, respektive der sich aus den von der Klägerin eingereichten Urkunden ergibt. Jedoch wiesen die beklagtischen Durch- flussmessfühler bei korrekter Auslegung des geltend gemachten Pa- tentanspruchs nicht alle Merkmale des Anspruchs auf, weshalb keine Pa- tentverletzung gegeben sei. Im Übrigen habe die Beklagte die angegriffe- nen Durchflussmessfühler nur in Erstserien in der Schweiz hergestellt. Seit August 2016 würden die angegriffenen Durchflussmessfühler aus- schliesslich im patentfreien Ausland hergestellt und angeboten. Auf die Details der angegriffenen Ausführungsformen wird im Rahmen der Prüfung der Verletzung eingegangen, nachdem vorab der Patentan- spruch ausgelegt wurde. Auslegung des geltend gemachten Anspruchs
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21.
Der geltend gemachte Hauptanspruch entspricht der erteilten Fassung
und lässt sich wie folgt gliedern:
mit einer ersten Durchgangsöffnung (13) und einer zweiten
Durchgangsöffnung (29),
c) einem im Durchgang des Gehäuses angeordneten Strömungswi-
derstand (23), welcher das Gehäuse in einen ersten und einen
zweiten Gehäuseteil (11 und 27) unterteilt,
d) einer ersten Anschlussstelle (17) mit einer Verbindung zum Innern
des ersten Gehäuseteils (11), und
e) einer zweiten Anschlussstelle (19) mit einer Verbindung zum In-
nern des zweiten Gehäuseteils,
f) wobei die ersten und zweiten Anschlussstellen (17, 19) in einem
Abstand voneinander auf dem gleichen Gehäuseteil angeordnet
sind,
22.
Der eventualiter geltend gemachte Hauptanspruch in der Fassung ge-
mäss der ergänzenden Replik, der auf einer Kombination der erteilten
Ansprüche 1, 4 und 10 beruht, lässt sich wie folgt gliedern:
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mit einer ersten Durchgangsöffnung (13) und einer zweiten
Durchgangsöffnung (29),
c) einem im Durchgang des Gehäuses angeordneten Strömungswi-
derstand (23), welcher das Gehäuse in einen ersten und einen
zweiten Gehäuseteil (11 und 27) unterteilt,
d) einer ersten Anschlussstelle (17) mit einer Verbindung zum Innern
des ersten Gehäuseteils (11), und
e) einer zweiten Anschlussstelle (19) mit einer Verbindung zum In-
nern des zweiten Gehäuseteils,
f) wobei die ersten und zweiten Anschlussstellen (17, 19) in einem
Abstand voneinander auf dem gleichen Gehäuseteil angeordnet
sind,
i) wobei am ersten Gehäuseteil (11) und am zweiten Gehäuseteil
(27) zur Verbindung der Gehäuseteile Flansche mit Flanschdruck-
flächen (15, 16, 31, 32) ausgebildet sind, und
j) wobei die Verbindungen teilweise in den Flanschdruckflächen ver-
laufen und/oder
k) als dichtungsflächenseitige Öffnungen (17, 19, 21, 33, 35, 37)
durch die Flanschdruckfläche austreten.
Die fehlenden Buchstaben g und h entsprechen den ursprünglich erteilten
Ansprüchen 2 und 3, die nicht in den eingeschränkten Hauptanspruch
aufgenommen wurden. Da die Parteien jedoch in ihren Rechtsschriften
eine Merkmalsgliederung verwendet haben, die diese Merkmale umfasst,
erscheint es zur Vermeidung unnötiger Verwirrung angezeigt, die ur-
sprünglich verwendeten Buchstaben beizubehalten.
Umstritten ist die Auslegung der Begriffe „zylindrisches Gehäuse“, „Ge-
häuseteil“, „Verbindung zum Innern des ersten/zweiten Gehäuseteils“ und
„Flanschdruckfläche“. Weiter verwendet das Eventualrechtsbegehren 1
zu Rechtsbegehren 1a, das sich auf den eventualiter eingeschränkten
Anspruch stützt, den Ausdruck „Flanschfortsatz“, der sich zwar nicht im
geltend gemachten eingeschränkten Anspruch findet, aber in der Patent-
schrift. Diese Begriffe sind im Folgenden auszulegen; dazu ist vorab der
massgebliche Fachmann zu bestimmen, da Patentansprüche aus der
Sicht des massgeblichen Fachmanns zu lesen sind.
O2016_009 Seite 33 Massgeblicher Fachmann 23. Die Kenntnisse und Fähigkeiten des massgeblichen Fachmannes sind in zwei Schritten zu bestimmen: Zuerst ist das für die zu beurteilende Erfin- dung massgebliche Fachgebiet, anschliessend Niveau und Umfang der Fähigkeiten und Kenntnisse des Fachmannes des entsprechenden Fach- gebiets zu bestimmen. Das massgebliche Fachgebiet bestimmt sich nach dem technischen Gebiet, auf dem das von der Erfindung gelöste Problem liegt. 9
Die Fähigkeiten und Kenntnisse des Fachmannes umschreibt das Bun- desgericht mit der Formulierung, der durchschnittlich gut ausgebildete Fachmann, auf den bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit abge- stellt werde, sei „weder ein Experte des betreffenden technischen Sach- gebiets noch ein Spezialist mit hervorragenden Kenntnissen. Er muss nicht den gesamten Stand der Technik überblicken, jedoch über fundierte Kenntnisse und Fähigkeiten, über eine gute Ausbildung sowie ausrei- chende Erfahrung verfügen und so für den in Frage stehenden Fachbe- reich gut gerüstet sein“. 10 Was dem fiktiven Fachmann fehlt, ist jede Fä- higkeit des assoziativen oder intuitiven Denkens. 11
Das durch die Erfindung angeblich gelöste Problem liegt in der Verbesse- rung von Durchflussmessfühlern für die Bestimmung der Atemluftströ- mung menschlicher Patienten, wie sie für Geräte zur Überwachung und/oder Unterstützung der Atemleistung verwendet werden (Abs. [0005] Klagepatent). Solche Durchflussmessfühler werden im Stand der Technik fast ausschliesslich aus Kunststoffen hergestellt; auch die im Klagepatent beschriebenen Ausführungsbeispiele bestehen aus Kunststoff, insbeson- dere Thermoplast, und werden im Spritzgussverfahren hergestellt (Abs. [0014] Klagepatent). Der massgebliche Fachmann ist daher ein qualifizierter Entwicklungsin- genieur mit zumindest einem Fachhochschulabschluss im Bereich der Maschinen- oder Medizintechnik. Dieser Fachmann besitzt Kenntnisse im Bereich heutiger industrieller Fertigungstechniken, insbesondere auch formgebender Aspekte der Spritzgusstechnik. Er kennt sich aus in kon-
9 BPatGer, Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.4. 10 BGE 120 II 71 E. 2. 11 BGE 120 II 312 E. 4b – „cigarette d‘un diamètre inférieur“; CR-PI-LBI- Scheuchzer, Art. 1 N 122.
O2016_009 Seite 34 struktiver Teile-Entwicklung und -Fertigung und besitzt Wissen zu den Produkte-Anforderungen in der Medizintechnik. Ausserdem kennt er sich mit den strömungs- und materialtechnischen Aspekten im Bereich der medizinischen Beatmungstechnik aus. Dies entspricht der von der Beklagten vorgeschlagenen Definition. Die Klägerin kritisiert daran, dass ein Entwicklungsingenieur keine Kenntnisse der Fertigung habe. Dies überzeugt nicht. Ein Entwicklungsingenieur mit fundierten Kenntnissen und ausreichender Erfahrung hat auch grundle- gende Kenntnisse von Fertigungstechniken. Ohne diese kann er sinnvoll- erweise nicht für die industrielle Produktion entwickeln. Grundsätze der Auslegung 25. Patentansprüche sind aus der Sicht des massgebenden Fachmanns im Lichte der Beschreibung und der Zeichnungen auszulegen (Art. 51 Abs. 3 PatG). Das allgemeine Fachwissen ist als sogenannter liquider Stand der Technik ebenfalls Auslegungsmittel. 12 Definiert die Patentschrift einen Begriff nicht abweichend, so ist vom üblichen Verständnis im betreffenden technischen Gebiet auszugehen. Patentansprüche sind funktional auszulegen, d.h. ein Merkmal soll so verstanden werden, dass es den vorgesehenen Zweck erfüllen kann. 13
Der Anspruch soll so gelesen werden, dass die im Patent genannten Aus- führungsbeispiele wortsinngemäss erfasst werden; andererseits ist der Anspruchswortlaut nicht auf die Ausführungsbeispiele einzuschränken, wenn er weitere Ausführungsformen erfasst. 14 Wenn in der Rechtspre- chung von einer „breitesten Auslegung“ von Anspruchsmerkmalen ge- sprochen wird, 15 so muss das derart verstandene Merkmal immer in der Lage sein, seinen Zweck im Rahmen der Erfindung zu erfüllen. D.h. der Anspruch ist grundsätzlich nicht unter seinem Wortlaut auszulegen, aber auch nicht so, dass Ausführungsformen erfasst werden, die die erfin- dungsgemässe Wirkung nicht erzielen. „zylindrisches Gehäuse“
12 BGer, Urteil 4A_541/2013 vom 2. Juni 2014, E. 4.2.1 – „Fugenband“. 13 Brunner, Der Schutzbereich europäisch erteilter Patente aus schweizerischer Sicht – eine Spätlese, sic! 1998, 348 ff., 354. 14 BPatGer, Urteil O2013_008 vom 25. August 2015, E. 4.2 – „elektrostatische Pulversprühpistole“. 15 BPatGer, Urteil O2013_008 vom 25. August 2015, E. 4.2 – „elektrostatische Pulversprühpistole“.
O2016_009 Seite 35 26. Die Parteien sind sich einig, dass das „zylindrische Gehäuse“ im Sinne des Anspruchs nicht über die ganze Länge des Gehäuses hin einem geometrischen Zylinder entsprechen muss. Die Beklagte postuliert weiter, ein anspruchsgemässes „zylindrisches“ Gehäuse könne eine beliebige geometrische Form haben, dies wegen des Verweises in der Patentschrift auf US 4,083,245, die eine komplexe Gehäusegeometrie zeige. Die Klä- gerin entgegnet, ein anspruchsgemässes Gehäuse müsse zumindest ab- schnittsweise zylindrisch sein. Das Gehäuse der in der Patentschrift dargestellten Ausführungsform ist nicht über seine ganze Länge geometrisch zylindrisch. Es weist zylindri- sche Abschnitte auf (siehe Fig. 4a) sowie Abschnitte, die nicht zylindrisch, sondern konisch sind (siehe Fig. 3). Die Ansicht der Beklagten, dass „zylindrisch“ keine Beschränkung der geometrischen Aussenform des Gehäuses bewirke, findet keine Stütze in der Beschreibung und den Zeichnung. Der Verweis in der Patentschrift auf den Stand der Technik genügt nicht, denn daraus ergibt sich nicht, dass die Erfindung dem Stand der Technik entsprechen muss. Die Be- hauptung widerspricht auch dem Grundsatz, dass nicht anzunehmen ist, dass der Patentanspruch überflüssige Merkmale enthält. Ein „zylindrisches Gehäuse“ im Sinne des Anspruchs ist daher ein Ge- häuse, das zur Hauptsache und zumindest abschnittsweise zylindrische Abschnitte aufweist, aber auch kurze konische Abschnitte aufweisen kann. Ob das Gehäuse ein- oder zweiwandig ausgestaltet ist, spielt keine Rolle. „im Durchgang des Gehäuses angeordneten Strömungswiderstand, welcher das Gehäuse in einen ersten und einen zweiten Gehäuseteil unterteilt“ 27. Die Beklagte argumentiert, ein einteiliges Gehäuse, das durch den Strö- mungswiderstand unterteilt werde, habe ebenfalls einen ersten und zwei- ten Gehäuseteil im Sinne dieses Merkmals. Die Klägerin stellt sich auf den Standpunkt, das Gehäuse müsse zwei physische getrennte Gehäu- seteile aufweisen, die separat hergestellt werden können. Gemäss dem geltend gemachten Anspruch müssen die ersten und zwei- ten Anschlussstellen (17, 19) in einem Abstand voneinander auf dem
O2016_009 Seite 36 gleichen Gehäuseteil angeordnet sein, und die beiden Gehäuseteile sind mit Flanschen zur Verbindung der Gehäuseteile versehen. Bereits daraus schliesst der Fachmann, dass es sich um zwei separate Gehäuseteile handeln muss, denn bei einem einteiligen Gehäuse wären Flansche zur Verbindung ersichtlich überflüssig. In Abs. [0009] des Klagepatents wird der „zweiteilige“ Aufbau des Gehäuses als vorteilhaft für die Herstellung beschrieben. Für den Fachmann ist unmittelbar ersichtlich, dass diese Vorteile nur mit einem Aufbau aus zwei getrennten, erst nach Herstellung der beiden einzelnen Gehäuseteile zu verbindenden, Gehäuseteile er- zielbar sind. Daher ist das Merkmal „erster und zweiter Gehäuseteil“ so zu verstehen, dass es sich um zwei physisch getrennte, separat herstellbare Gehäuse- teile handelt, die erst nach ihrer Herstellung zusammengefügt werden. „erste/zweite Anschlussstelle mit einer Verbindung zum Innern des ersten/zweiten Gehäuseteils“ 28. Die Klägerin postuliert, die Verbindung der Anschlussstelle (für den Sen- sorschlauch) zum Innern des Gehäuses müsse „direkt“ oder „ungehin- dert“ sein, d.h. sie dürfe namentlich nicht durch eine Membran, einen Fil- ter, ein Netz oder ähnliches führen. Die Beklagte postuliert, eine Verbin- dung bestehe, wenn diese gasdurchlässig sei. Die Funktion der Verbin- dung sei, die Druckmessung im Innern der beiden Gehäuseteile durch die an den Sensorschläuchen angebrachten Drucksensoren zu ermöglichen; dazu genüge es, wenn die Verbindung gasdurchlässig sei. Dem Anspruchswortlaut ist keine Beschränkung auf eine „ungehinderte“ Verbindung zwischen der Anschlussstelle und dem Gehäuseinnern zu entnehmen. Für den Fachmann ist eindeutig, dass jede gasdurchlässige Verbindung zwischen dem Gehäuseinnern und dem Drucksensor (über Anschlussstelle und Sensorschlauch) zur Druckmessung geeignet ist. Ei- ne Beschränkung auf „ungehinderte“ Verbindungen ergibt sich auch nicht aus dem von der Klägerin angeführten Abs. [0014] des Klagepatents. Dort wird ausgeführt, zweckmässigerweise sei der Durchflussmessfühler so konstruiert, dass die Öffnungen im Gehäuseinnern während der Ver- wendung oben lägen, damit Flüssigkeit und Schleim entlang der Untersei- te abfliessen könnten, ohne in die Sensorschläuche zu gelangen. Dazu ist erstens anzumerken, dass die Lage des Durchflussmessfühlers während des Gebrauchs keinen Niederschlag im Anspruchswortlaut ge-
O2016_009 Seite 37 funden hat. Es ist auch nicht klar, welche strukturellen Merkmale des pa- tentgemässen Durchflussmessfühlers dazu beitragen würden, dass die Anschlussstellen während des Gebrauchs oben sind. Zudem ist der An- spruch selbst dann, wenn man der Klägerin folgt und aus dem Abs. [0014] folgert, dass eine Membran, welche die Anschlussstellen be- deckt und das Eindringen von Schleim verhindert, bei der patentgemäs- sen Ausführung nicht notwendig ist, nicht auf Ausführungsformen ohne Membran beschränkt. Daraus, dass die patentgemässe Ausführungsform eine Membran nicht zwingend benötigt, kann nicht geschlossen werden, dass der Anspruchswortlaut das Vorhandensein einer Membran zwingend ausschliesst. Das Merkmal „erste/zweite Anschlussstelle mit einer Verbindung zum In- nern des ersten/zweiten Gehäuseteils“ ist daher so zu verstehen, dass die Verbindung derart ausgestaltet sein muss, dass eine Druckmessung durch die Anschlussstelle möglich ist. Das ist insbesondere der Fall, wenn die Verbindung für die Druckmessung bei bestimmungsgemässer Ver- wendung offensichtlich genügend gasdurchlässig ist. „Flansche mit Flanschdruckflächen“ und „Dichtungsfläche“ 29. Die Klägerin macht geltend, eine „Flanschdruckfläche“ sei dasselbe wie eine „Flanschfläche“. Es handle sich um diejenige Fläche, die bei der Verbindung mit einem andern Flansch der Flanschfläche des anderen Flansches gegenüberliege. Ob die beiden Flanschflächen unter Druck miteinander in Anlage kämen, spiele keine Rolle. Eine „Dichtungsfläche“ sei jede Fläche, die an der Dichtung beteiligt sei, auch über an der betref- fenden Fläche angeordneten Dichtmittel. Die Beklagte argumentiert, das Klagepatent verwende bewusst den Be- griff „Flanschdruckfläche“ und nicht „Flanschfläche“. Das Patent sei im Er- teilungsverfahren entsprechend eingeschränkt worden. Eine „Druckflä- che“ müsse notwendigerweise unter Druck an einer anderen Fläche an- liegen. Eine „Dichtungsfläche“ müsse mit Druck an einer anderen Fläche anliegen, um zu dichten. Aus dem abhängigen Anspruch 12 ergebe sich, dass das Klagepatent zwischen Flanschdruckflächen und (der Dichtung dienenden) ununterbrochenen Nutstrukturen und Profilerhebungsstruktu- ren unterscheide. Unter einem „Flansch“ wird im technischen Sprachgebrauch eine in der Regel im Wesentlichen ringförmige Verbreiterung am Ende eines Rohrs
O2016_009 Seite 38 zum Dichten und Verbinden verstanden, die sich dadurch auszeichnet, dass sie im Wesentlichen rechtwinklig zur Rohroberfläche umlaufend ge- gen aussen vorsteht. Als „Flanschfläche“ wird die Oberfläche des Flan- sches bezeichnet, die dem Rohrstück abgewandt ist, an dem der Flansch befestigt oder angeformt ist. Das Patent setzt in Abs. [0009] Flanschfläche und Flanschdruckfläche gleich („X Flanschdruckflächen (auch Flanschflächen genannt) X“). Die Ersetzung von „Flanschfläche“ durch „Flanschdruckfläche“ erfolgte im Er- teilungsverfahren auf entsprechendes Verlangen des IGE hin. Es ist nicht ersichtlich, dass damit der Sinngehalt des Anspruchswortlauts geändert werden sollte. Da das „Patent sein eigenes Lexikon“ ist, ist für die Zwecke der Anspruchsauslegung davon auszugehen, dass Flanschfläche und Flanschdruckfläche Synonyme sind. Daran ändert auch der abhängige Anspruch 12 nichts. Denn aus An- spruch 12 ergibt sich nicht, dass die dort genannten Nutstrukturen und Profilerhebungen nicht Teil der Flanschdruckfläche im Sinne des An- spruchs sind. Fig. 2 des Klagepatents zeigt die stoffschlüssige Anordnung von erstem Gehäuseteil 11, zweitem Gehäuseteil 27 und zwischenliegen- dem Strömungswiderstand 23. „Zur stoffschlüssigen Anordnung wird eine Ultraschall-Schweissverbindung 43 verwendet, die nach Verschweissen der Gehäuseteile luftdicht ist“ (Abs. [0034]).
Abbildung 2: Fig. 2 aus dem Klagepatent Fig. 2 zeigt an der Stelle, die als Ultraschall-Schweissverbindung 43 bezeichnet wird, eine Nut- und Kammstruktur. Die stoffschlüssige Verbindung erfolgt offensichtlich an der Stelle, wo Nut und Kamm liegen. Die übrigen Teile der beiden Flansch(druck)flächen liegen bei der gezeigten Ausführungsform zwar ebenfalls direkt aneinander (respektive
O2016_009 Seite 39 am Strömungswiderstand) an. Aber für den Fachmann ist unmittelbar erkennbar, dass dies nicht notwendig ist, wenn die stoffschlüssige Verbindung an der Stelle der Nut erfolgt. Technisch notwendig ist eine gasdichte Verschliessung des Gehäuseinnern gegen aussen, was gemäss Patent durch eine stoffschlüssige Verbindung erreicht wird. Ob der Stoffschluss über die gesamte Flansch(druck)fläche oder nur im Bereich der Nut/Kammstruktur erfolgt, spielt keine Rolle. Flanschdruckfläche im Sinne des Anspruchs ist daher im Lichte der Be- schreibung und Zeichnungen und unter Berücksichtigung des allgemei- nen Fachwissens dahingehend zu verstehen, dass es sich dabei um die Oberfläche eines Flansches handelt, die dem Gehäuseteil, an dem der Flansch befestigt oder angeformt ist, abgewandt ist und die der Verbin- dung des Gehäuseteils mit einem anderen Gehäuseteil dient, wobei die Verbindung nicht notwendigerweise über die gesamte Fläche des Flan- sches erfolgen muss. „Flanschfortsatz“ 30. Gemäss dem Rechtsbegehren Ziff. 1b (Eventualbegehren 1 zu Rechts- begehren 1a) ist das Unterlassungsbegehren auf eine Ausführungsform gerichtet, die unter anderem einen „ersten/zweiten Flansch mit einem Flanschfortsatz“ umfasst und „die Verbindung von der zweiten Anschluss- stelle zum Innern des zweiten Gehäuseteils verläuft teilweise über einen zwischen dem ersten und zweiten Flansch mit Flanschfortsatz verlaufen- den Kanal über die Flanschdruckflächen hinweg“. Die Beklagte bestreitet, dass die angegriffenen Ausführungsformen einen Flanschfortsatz aufweisen. Ein Flanschfortsatz und ein Flanschansatz seien nicht dasselbe. Die beklagtischen Ausführungsformen verfügten nur über Flanschansätze, die keine sich berührenden Stirnflächen aufwiesen. Für die Klägerin ist ein Flanschansatz und ein Flanschfortsatz dasselbe. Weder im eventualiter geltend gemachten eingeschränkten Anspruch noch in den erteilten Ansprüchen des Klagepatents findet sich der Begriff „Flanschfortsatz“. Der Begriff findet sich jedoch in der Patentschrift (z.B. Abs. [0015], [0033] u. öfter). In Abs. [0033] wird eine patentgemässe Aus- führungsform anhand von Fig. 1 erläutert. Der Flanschfortsatz am ersten respektive zweiten Flansch (15 und 31) ist mit den Ziffern 16 respektive 32 bezeichnet.
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Abbildung 3: Fig. 1 aus dem Klagepatent Wie aus der Figur 1 des Klagepatents ersichtlich ist, handelt es sich beim Flanschfortsatz um einen in der gleichen Ebene wie der Flansch vom äusseren Rand des Flansches bereichsweise radial weiter nach aussen vorstehendenden Teil des Flansches. Dass der Flanschfortsatz Flächen aufweisen muss, die die gegenüberliegenden Flächen des anderen Flanschfortsatzes berühren, ergibt sich aus den vorstehend in E. 29 ge- nannten Gründen nicht zwingend. Die Abdichtung gegen aussen kann aus den vorstehend genannten Gründen auch über eine umlaufende Nut/Kammstruktur erfolgen. Rechtsbeständigkeit Neuheit 31. Eine Erfindung muss neu gegenüber dem gesamten Stand der Technik sein (Art. 1 Abs. 1, Art. 7 Abs. 1 PatG). Den Stand der Technik bildet alles, was vor dem Anmelde- oder dem Prioritätsdatum der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benützung oder in sons- tiger Weise zugänglich gemacht worden ist (Art. 7 Abs. 2 PatG). Eine Erfindung ist nur dann nicht neu, wenn sämtliche Merkmale der Er- findung vor dem massgeblichen Datum in einer einzigen Entgegenhal- tung offenbart wurden. 16 Eine Kombination von Entgegenhaltungen ist bei der Neuheitsprüfung nicht zulässig, ausser wenn eine primäre Offenba-
16 BGE 133 III 229 E. 4.1 – „kristalline Citaloprambase”.
O2016_009 Seite 41 rungsquelle in eindeutiger Weise auf eine sekundäre Offenbarungsquelle verweist, so dass der Fachmann beide Offenbarungsquellen als eine ein- zige Quelle betrachtet. 17
Der Offenbarungsgehalt einer Entgegenhaltung ist aus Sicht des mass- geblichen Fachmanns zu bestimmen. Dabei ist auf die Kenntnisse und Fähigkeiten des Fachmanns am massgeblichen Datum (Anmelde- oder Prioritätstag) der zu prüfenden Erfindung abzustellen. 18
Offenbart ist nur das, was sich für den Fachmann unmittelbar und eindeu- tig aus der Entgegenhaltung ergibt. 19 Dies schliesst auch Informationen ein, die in der Entgegenhaltung zwar nicht explizit, aber unter Berücksich- tigung der Kenntnisse und Fähigkeiten des Fachmannes implizit offenbart sind. Was aus Sicht des Fachmannes für die Ausführung der technischen Lehre, die in der Entgegenhaltung enthalten ist, selbstverständlich ist und deshalb keiner gesonderten Offenbarung bedarf, wird von ihm quasi „mit- gelesen“. 20
17 BPatGer, Urteil O2012_033 vom 30. Januar 2014, E. 26 – „Couronne dentée“. 18 BGer, Urteil 4A_541/2017 vom 8. Mai 2018 – „Fulvestrant II“ (zur Publikation vorgesehen); Heinrich, PatG/EPÜ, 3. Aufl. Bern 2018, Art. 7 N 26; Blum/Pedrazzini, Patentrecht, 2. Aufl. Bern 1975, Art. 7 N 6. 19 vgl. G 1/92 E. 2. 20 vgl. BGH, Urteil X ZR 89/07 vom 16. Dezember 2008, Leitsatz 2 – „Olanzapin“.
O2016_009 Seite 42 Anspruch 1 gemäss erteilter Fassung Unzulässige Änderung 32. Die Beklagte macht, ausschliesslich im Zusammenhang mit dem unab- hängigen Anspruch 13, geltend, dass im Rahmen des Prüfungsverfah- rens eine unzulässige Änderung im Sinne von Art. 26 Abs. 1 Iit. c PatG vorgenommen worden sei. Der einzige beanstandete Aspekt ist dabei, dass in diesem Anspruch die ursprüngliche Bezeichnung „Durchgangs- öffnung“ ersetzt wurde durch „Durchgang“. Der ursprünglich eingereichte Anspruch 13, insbesondere im Lichte der Gesamtheit der Merkmale und vor allem auch im Lichte der Merkmale des letzten Absatzes von Anspruch 13 wie ursprünglich eingereicht, kann mit Blick auf die Figuren 4a und 6c vom Fachmann nur so verstanden werden: Unter Durchgangsöffnung im Anspruch 13 sind nicht die im An- spruch 1 definierten Durchgangsöffnungen an den beiden Enden ge- meint, sondern der zentrale Durchgang zwischen den beiden Gehäusetei- len. Entsprechend wurde im Rahmen dieser Änderung an der Formulierung keine technisch-inhaltliche Änderung vorgenommen, sondern es handelt sich um eine klarstellende Umformulierung. 33. Daher handelt es sich hier nicht um eine unzulässige Änderung im Sinne von Art. 58 Abs. 2 PatG, die dazu führt, dass der Gegenstand des Patents über den Inhalt des Patentgesuchs in der für das Anmeldedatum mass- gebenden Fassung hinausgeht (Art. 26 Abs. 1 lit. c PatG). Neuheit gegenüber JP S61-205023 (als Übersetzung, „E10“) 34. Die JP S61-205023 („E10“) gehört unbestritten zum massgeblichen Stand der Technik. Die Beklagte behauptet, E10 sei neuheitsschädlich für den erteilten Anspruch 1. E10 beschreibt einen Durchflussmessfühler, der als ringförmiges Element ausgebildet ist (pressure take out ring 24), und zwischen zwei Rohrab- schnitte eingefügt werden kann, wobei der stromaufwärts angeordnete Rohrabschnitt über einen Flansch 9 verfügt und der stromabwärts ange- ordnete Rohrabschnitt ebenfalls über einen Flansch 10. Das ringförmige
O2016_009 Seite 43 Element 24 wird zwischen diese beiden Flansche eingesetzt und zusätz- lich zwischen dem Flansch 9 des stromaufwärts angeordneten Rohrab- schnitts ein Strömungswiderstand 21 (restriction plate) befestigt. Die Situation ist in Figur 1 am besten erkennbar:
Abbildung 4: Fig. 1 aus JP S61-205023 Am ringförmigen Element 24 gibt es zwei Anschlussstellen 30 und 31, an denen der Druck abgegriffen werden kann, und die in einem Abstand voneinander auf dem gleichen Bauteil angeordnet sind. Die Hochdruck- Anschlussstelle 30 ist über eine ringförmige Kammer 28 über die Öffnung 23 und den Spalt S2 mit dem hochdruckseitigen Bereich des Durchfluss- messfühlers verbunden. Die Niedrigdruck-Anschlussstelle 31 ist über eine zweite ringförmige Kammer 26 und den Spalt S1 mit dem stromabwärts des Strömungswiderstands angeordneten Bereich 25 verbunden. Damit offenbart die E10 sämtliche Merkmale von Anspruch 1 des Klage- patents, namentlich wie folgt: a) Durchflussmessfühler (10): Einheit wenigstens gebildet aus dem ringförmigen Bauteil 24 und dem Rohrabschnitt mit dem Flansch 9 sowie dem Strömungswiderstand; b) einem ein zylindrisches Gehäuse (10) definierenden Durchgang mit einer ersten Durchgangsöffnung (13) und einer zweiten Durchgangsöffnung (29): als zylindrisches Gehäuse kann die Ein- heit aus dem Ring 24 und dem stromaufwärts angeordneten Rohrab- schnitt mit dem Flansch 9 betrachtet werden damit gibt es auch die zwei Durchgangsöffnungen;
O2016_009 Seite 44 c) einem im Durchgang des Gehäuses angeordneten Strömungs- widerstand (23), welcher das Gehäuse in einen ersten und einen zweiten Gehäuseteil (11 und 27) unterteilt: die restriction plate 21 ist ein Strömungswiderstand, welcher das Gehäuse – gebildet durch den Ring 24 und den stromaufwärts angeordneten Rohrabschnitt – mit dem Flansch 9 unterteilt; d) einer ersten Anschlussstelle (17) mit einer Verbindung zum In- nern des ersten Gehäuseteils (11): wenn als erstes Gehäuseteil der stromaufwärts angeordnete Rohrabschnitt mit dem Flansch 9 be- trachtet wird, ist dies die Anschlussstelle 30; e) einer zweiten Anschlussstelle (19) mit einer Verbindung zum In- nern des zweiten Gehäuseteils: wenn als zweites Gehäuseteil der Ring 24 betrachtet wird ist dies die Anschlussstelle 31; f) dadurch gekennzeichnet, dass die ersten und zweiten An- schlussstellen (17, 19) in einem Abstand voneinander auf dem gleichen Gehäuseteil angeordnet sind: da die Anschlussstellen 30 und 31 beide auf dem Ring 24, d.h. auf dem gleichen Gehäuseteil angeordnet sind, und zwar mit einem Abstand, ist auch dieses Merkmal in der E10 beschrieben. Anspruch 1 in der erteilten Fassung ist damit wegen mangelnder Neuheit gegenüber E10 nicht rechtsbeständig, auf die weiteren geltend gemach- ten Nichtigkeitsgründe ist somit nicht weiter einzugehen. Eventual-Anspruch gemäss verbaler Einschränkung Neuheit gegenüber US 6,585,662 B1 („E1“) 35. Es ist unbestritten, dass die US 6,585,662 B1 („E1“) zum massgeblichen Stand der Technik gehört. Die Beklagte behauptet, die E1 offenbare sämt- liche Merkmale der erteilten Ansprüche 1 bis 4. Wenn man das Merkmal gemäss erteiltem Anspruch 10 so breit verstehe wie die Klägerin, nehme E1 auch den erteilten Anspruch 10 (und damit den eingeschränkten Hauptanspruch gemäss Replik) vorweg (hingegen wird nicht behauptet, E1 sei für Anspruch 10 neuheitsschädlich). Die Klägerin wendet ein, E1 offenbare die Merkmale „erstes und zweites Gehäuseteil“ (Merkmal c), „Verbindung der ersten/zweiten Anschlussstelle zum Innern des ers- ten/zweiten Gehäuseteils“ (Merkmal d), die Beabstandung der An- schlussstellen (Merkmal f) und Flansche mit Flanschdruckflächen, wobei
O2016_009 Seite 45 die Verbindungen in diesen verlaufen oder durch diese austreten (Merk- male j, k) nicht. E1 offenbart einen gattungsgemässen Durchflussmessfühler, der zwei im wesentlichen zylindrische Gehäusehälften aufweist, zwischen denen eine Membran 20 befestigt ist (vergleiche Figuren 1 und 2). E1 offenbart zwei separat herstellbare Gehäuseteile (vgl. Fig. 2). Was die Klägerin dagegen vorbringt, überzeugt nicht. Es ist klar, dass Fig. 2 eine Explosionszeich- nung des in Fig. 1 dargestellten Durchflussmessfühlers ist (vgl. ausdrück- lich Spalte 3:27-30). Dass der Durchflussmessfühler gemäss Fig. 8 an- ders als derjenige gemäss Fig. 1 einstückig ausgebildet sein soll, lässt sich E1 nicht entnehmen, und u.a. aus der gleichen Darstellungsweise und aus produktionstechnischen Gründen geht der Fachmann davon aus, dass auch der Durchflussmessfühler gemäss Fig. 8 wie jener in Fig. 2 zwei Gehäuseteile aufweisen muss.
Abbildung 5: Fig. 1 und 2 aus US 6,585,662 B1 (E1) In einem ersten Ausführungsbeispiel wird eine Bauweise gezeigt, bei der ein Anschlussstutzen 30 auf dem einen Gehäuseteil 36 angeordnet ist, hingegen den Druck im anderen Gehäuseteil 32 erfasst (vergleiche Figur 5), wobei aber in der Durchgangsöffnung zwischen dem Anschlussstutzen 30 und dem Innenraum 24 des anderen Gehäuseteils 32 ein Abschnitt 21 der Membran 20 angeordnet ist. So soll verhindert werden, dass Flüssig- keiten oder Ähnliches zum Anschlussstutzen 30 und in die Sensorschläu- che – die anders als der Durchflussmessfühler keine Wegwerfartikel sind (US 662, Spalte 2:8-10) – fliessen können.
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Abbildung 6: Fig. 5 aus US 6,585,662 B1 (E1) Gemäss der vorstehenden Auslegung des Merkmals „Verbindung ins Gehäuseinnere“ liegt eine Verbindung immer dann vor, wenn eine Druckmessung über die Verbindung möglich ist (E. 28). Das ist für den Fachmann unmittelbar und eindeutig bei der Verbindung gemäss E1 der Fall. Der Membranabschnitt 21 ist offensichtlich gasdurchlässig, denn er besteht aus dem gleichen Material wie der Abschnitt 20, der im Luftstrom des Patienten liegt, und der Druck im Bereich 24 wird über den Port 30 gemessen (Spalte 5:33-42). Daher offenbart E1 eine Verbindung von der Anschlussstelle ins Innere des Gehäuses im Sinne des Anspruchs. In einem zweiten Ausführungsbeispiel, das in Figur 8 der E1 dargestellt ist und in Spalte 7:19-50 von E1 erläutert wird, gibt es neben dieser ersten Anschlussstelle, die hier mit 130 bezeichnet wird, noch eine zweite Anschlussstelle 150, die auf dem gleichen Gehäuseteil wie die erste Anschlussstelle (130) angeordnet ist. Diese zweite Anschlussstelle erlaubt es, den Druck im Innenraum 26 des anderen Gehäuseteils zu messen. Es wird ausdrücklich beschrieben (Spalte 11:34-36), dass diese zusätzliche zweite Anschlussstelle 150 der Unterschied zum Beispiel gemäss Figuren 1-3 ist. Mithin ist davon auszugehen, dass auch in Fig. 8 eine Form dargestellt ist, die zwei separate Gehäuseteile aufweist und bei der der Port 130 über eine Membran mit der Eingangskammer 124 verbunden ist.
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Abbildung 7: Fig. 8 aus US 6,585,662 B1 (E1) Für den Fachmann ist auch unmittelbar offenbart, dass die beiden Anschlussstellen 130 und 150 beabstandet sein müssen. Gemäss Spalte 7:42-45 der E1 sind die Anschlussstellen 130 und 150 mit „Luer Locks“ ausgestattet, die mit dem Gegenstück des „Luer Lock“ am jeweiligen Sensorschlauch verbunden werden. Dies wäre, wie die Beklagte zu Recht ausführt, nicht möglich, wenn die beiden Anschlussstellen nicht mindestens um die doppelte Dicke der Aussenwand eines Luer-Locks – das dem Fachmann aus seinem allgemeinen Fachwissen bekannt ist – beabstandet sind. Daher offenbart E1 auch, dass die beiden Anschluss- stellen sich in einem Abstand auf dem gleichen Gehäuseteil befinden. Jedoch offenbart die E1 keine Flansche mit Flanschdruckflächen, in denen die Verbindungen von den Anschlussstellen in das Gehäuseinnere verlaufen (Merkmal j) respektive aus denen die Verbindungen austreten (Merkmal k). E1 offenbart zwar Flansche mit Flanschdruckflächen im Sinne der vorstehenden Auslegung (E. 29). Diese sind z.B. aus Figur 8 ersichtlich und werden in den Figuren 5A und 5B vergrössert dargestellt. Hier wird zwischen den Flanschdruckflächen die Membran 20 eingeklemmt und dadurch gehalten. Der Flansch ist mit dem Bezugszeichen 34 respektive 38 beschriftet (Spalte 6:27-28). Der eine Flansch verfügt über eine Nut 62 („groove“), der andere Flansch über einen Kamm 60 („lip“), der etwas breiter als die Nut ist (Spalte 6:31-36). Nut und Kamm werden durch Vibrationsschweissen und dadurch für den Fachmann ersichtlich gasdicht verbunden (Spalte 6:35).
O2016_009 Seite 48 Abbildung 8: Fig. 5A und 5B aus US 6,585,662 B1 (E1) Was in E1 jedoch nicht offenbart wird, ist, dass die Verbindungen von den Anschlussstellen ins Gehäuseinnere teilweise in den Flanschdruckflächen verlaufen und/oder als dichtungsflächenseitige Öffnungen durch die Flanschdruckfläche austreten. Dazu müsste man die Wand, die den Membranteil 20 vom Membranteil 21 trennt (vgl. Fig. 5), als Teil des Flan- sches verstehen. Das geht deshalb nicht, weil ein Flansch definitionsge- mäss vom Rohr nach aussen absteht. Die Wand, die Membranteil 20 von Membranteil 21 trennt, befindet sich aber im „Rohr“ (Gehäuse). Weil E1 die Merkmale j und k gemäss Merkmalsgliederung nicht offen- bart, ist E1 nicht neuheitsschädlich für den eventualiter eingeschränkten Hauptanspruch. Neuheit gegenüber der offenkundigen Vorbenutzung „Jones“ 36. Die Beklagte macht weiter geltend, die Erfindung sei nicht neu gegenüber einer offenkundigen Vorbenutzung, die vom Erfinder der E1 bestätigt werden könne. Es seien Prototypen gemäss der Lehre von E1 angefertigt und interessierten Kreisen gezeigt worden, ohne dass diese einer Ge- heimhaltungspflicht unterlegen hätten. Nachdem, wie vorstehend erläutert, die Ausführungsformen gemäss E1, namentlich die Ausführungsform gemäss Fig. 8, die Merkmale j und k nicht offenbart, ist nicht ersichtlich, dass die Prototypen, die nach Aussa- ge der Beklagten gemäss der Lehre von E1 angefertigt wurden, diese Merkmale aufweisen sollten. Es kann deshalb ausgeschlossen werden, dass die angebliche offenkundige Vorbenutzung etwas anderes als das offenbart, was bereits durch die E1 offenbart wird. Daher kann auf die Einvernahme des Zeugen Terrence J. Jones verzichtet werden.
O2016_009 Seite 49 Neuheit gegenüber JP S61-205023 (als Übersetzung, „E10“) E10 beschreibt, wie oben dargelegt, die Merkmale a)-f). Jedoch werden das Merkmal i, und in der Folge die Merkmale j und k, in der E10 nicht offenbart. Betrachtet man den unteren Rohrabschnitt mit dem Flansch 9 als ersten Gehäuseteil, dann kann, wie dargelegt, der Ring 24 als zweiter Gehäuseteil betrachtet werden. Wie vorstehend erläutert (E. 29), ist ein Flansch eine ringförmige Verbrei- terung am Ende eines Rohrs, die nach aussen gerichtet (scheibenförmig) am Ende eines Rohres (hier: im Wesentlichen zylindrischen Gehäuse- teils) angebracht oder angeformt ist. Offensichtlich verfügt das ringförmige Bauteil 24 der E10 nicht über einen derartigen Flansch. Es wäre alternativ möglich, die Gesamtheit gebildet aus dem stromab- wärts angeordneten Rohr mit Flansch 10 und dem ringförmigen Bauteil 24 als zweiten Gehäuseteil zu betrachten. Dann verfügt diese Einheit als Ganzes zwar über einen Flansch (der Flansch 10), dieser ist aber nicht zur Verbindung der Gehäuseteile, sprich zur Verbindung des ersten und zweiten Gehäuseteils, ausgebildet. Auch eine derartige Zuordnung der in der E10 offenbarten Bauteile offenbart entsprechend den Gegenstand von Merkmal i nicht. Die E10 ist folglich für den eventualiter eingeschränkten Hauptanspruch nicht neuheitsschädlich. Neuheit gegenüber JP H02-55123 (als Übersetzung, „E11“) 37. JP H02-55123 („E11“) gehört unbestritten zum massgeblichen Stand der Technik. Die Beklagte macht geltend, E11 sei neuheitsschädlich für den erteilen Anspruch 1 hingegen nicht für die erteilten Ansprüche 4 und 10. Die E11 beschreibt einen Adapter 10, der auf eine Leitung 30, in der eine Lochplatte 31 als Strömungswiderstand angeordnet ist, aufgesetzt wer- den kann. Der Adapter 10 ist mit Schrauben 32 über einen Flansch 12 auf der Aussenseite der Leitung 30 aufgeschraubt und verfügt über einen Block, in welchem zwei Kanäle 16 und 17 vorgesehen sind. Die Kanäle sind über entsprechende Durchgangsöffnungen in der Wand der Leitung 30 einerseits mit dem stromaufwärts bezüglich der Lochplatte angeordne-
O2016_009 Seite 50 ten Bereich (rechts in Figur 2) und andererseits mit dem stromabwärts bezüglich der Lochplatte angeordneten Bereich (links in Figur 2) direkt verbunden. Der stromaufwärts messende Kanal 16 mündet in eine erste Anschlussstelle für einen Anschlusszylinder 21, und der stromabwärts messende Kanal 17 mündet in eine zweite Anschlussstelle für einen An- schlusszylinder 22. Die Anschlussstellen sind mit einem Abstand vonei- nander auf dem Block angeordnet. Die Situation ist in Figur 2 am besten erkennbar:
Abbildung 9: Fig. 2 aus JP H02-55123 (E11) Wie vorne in E. 27 dargelegt, ist das Merkmal c so auszulegen, dass es zwei getrennte Gehäuseteile gibt, die separat herstellbar sind. Entsprechend offenbart die E11 Merkmal c nicht, weil es keinen ersten und zweiten Gehäuseteil im Sinne von separaten Teilen gibt. Es geht bei der Vorrichtung gemäss der E11 gerade darum, dass der Adapter dazu geeignet ist, eine bestehende Leitung auf der Aussenfläche aufgesetzt zu werden (z.B. Seite 2:3. Absatz). Daher ist E11 nicht neuheitsschädlich für den erteilen Anspruch 1 und folglich auch nicht für den eventualiter eingeschränkt geltend gemachten Hauptanspruch. Neuheit gegenüber JP H03-44627 (als Übersetzung, „E12“)
O2016_009 Seite 51 38. JP H03-44627 (als Übersetzung, „E12“) gehört unbestritten zum massge- blichen Stand der Technik. Die Beklagte macht geltend, E12 sei neuheits- schädlich für die erteilten Ansprüche 1, 4 und 10, und folglich auch für den eventualiter eingeschränkten Hauptanspruch. Die E12 beschreibt ein Durchflussmessgerät, das in zwei Leitungsab- schnitte 14 für Dampf eingesetzt werden kann, wobei diese Leitungen je- weils einen Flansch aufweisen. Bei dieser Vorrichtung ist gewissermas- sen der Strömungswiderstand 8 in Form einer Lochplatte ausgebildet, die im radialen Randbereich über Anschlussstellen für die Verbindungsele- mente 9, die über die Leitungen 10 an ein differenzielles Druckmessgerät angeschlossen werden, verfügt. Figur 1 der E12 ist zu entnehmen, dass es zwei Anschlussstellen gibt, eine mündet in einen stromaufwärts des Strömungswiderstands angeordneten Bereich und die andere in den stromabwärts des Strömungswiderstands angeordneten Bereich im In- nenraum des Rohres. Die Situation kann am besten anhand von Figur 1 aus der E12 erkannt werden:
Abbildung 10: Fig. 1 aus JP H03-44627 („E12“) Geht man davon aus, dass ein anspruchsgemässer Strömungswider- stand ein Bauteil sein muss, das separat ist vom ersten und zweiten Ge- häuseteil, so ist Neuheit gegeben, denn es ist dann Merkmal f nicht ge- geben, weil sich die Anschlussstellen nicht auf einem Gehäuseteil, son- dern auf dem Strömungswiderstand, befinden.
O2016_009 Seite 52 Geht man davon aus, dass die Lochplatte 8 ein Gehäuseteil ist, gegebe- nenfalls zusammen mit einem der beiden Leitungsabschnitte, mithin es nicht ausgeschlossen ist, dass der Strömungswiderstand einstückig mit einem der beiden Gehäuseteil ausgebildet ist, dann ist, analog wie bei der E10, der Durchflussmessfühler gemäss der E12 neuheitsschädlich für Anspruch 1 des Klagepatents in der erteilten Fassung: a) Durchflussmessfühler (10): Einheit wenigstens gebildet aus der Lochplatte und den beiden Rohrabschnitten 14; b) einem ein zylindrisches Gehäuse (10) definierenden Durchgang mit einer ersten Durchgangsöffnung (13) und einer zweiten Durchgangsöffnung (29): als zylindrisches Gehäuse kann die Einheit aus der Lochplatte und den beiden Rohrabschnitten betrachtet wer- den; c) einem im Durchgang des Gehäuses angeordneten Strömungswi- derstand (23), welcher das Gehäuse in einen ersten und einen zweiten Gehäuseteil (11 und 27) unterteilt: der radial innere Bereich der Lochplatte 8 ist ein Strömungswiderstand, der das Gehäuse unter- teilt in einen rechten und einen linken Gehäuseteil; d) einer ersten Anschlussstelle (17) mit einer Verbindung zum Innern des ersten Gehäuseteils (11): wenn als erster Gehäuseteil der links angeordnete Rohrabschnitt mit dem Flansch betrachtet wird, ist dies die obere Anschlussstelle in Figur 1; e) einer zweiten Anschlussstelle (19) mit einer Verbindung zum In- nern des zweiten Gehäuseteils: wenn als erster Gehäuseteil die Lochplatte 8, gegebenenfalls in Kombination mit dem rechten Lei- tungsabschnitt 14, betrachtet wird ist dies die untere Anschlussstelle Figur 1; f) dadurch gekennzeichnet, dass die ersten und zweiten Anschluss- stellen (17, 19) in einem Abstand voneinander auf dem gleichen Gehäuseteil angeordnet sind: da die obere und die untere An- schlussstelle beide auf dem Ring der Lochplatte 8, d.h. auf dem glei- chen Gehäuseteil angeordnet sind, und zwar mit einem Abstand (oben respektive unten), ist auch dieses Merkmal in der E12 beschrieben. Jedoch wird das Merkmal i, und in der Folge die Merkmale j und k, in der E12 aus den im Wesentlichen gleichen Gründen wie bei der E10 nicht of-
O2016_009 Seite 53 fenbart. Das ringförmige Bauteil 8 der E12 verfügt nicht über einen Flansch im Sinne der in E. 29 wiedergegebenen Definition. Es wäre alternativ möglich, die Gesamtheit gebildet aus dem in Figur 1 rechts angeordnetem Rohr mit Flansch und dem ringförmigen Bauteil 8 als zweiten Gehäuseteil zu betrachten. Dann verfügt diese Einheit als Ganzes zwar über einen Flansch, dieser ist aber nicht zur Verbindung der Gehäuseteile, sprich zur Verbindung des ersten und zweiten Gehäuse- teils ausgebildet. Auch eine derartige Zuordnung der in der E12 offenbar- ten Bauteile offenbart entsprechend den Gegenstand von Merkmal i nicht. E12 ist daher nicht neuheitsschädlich für den eingeschränkten Hauptan- spruch. Erfinderische Tätigkeit 39. Was sich in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt, ist keine patentierbare Erfindung (Art. 1 Abs. 2 PatG). Um „eine unzulässige ex-post-Betrachtung auszuschliessen“, verlangt das Bundesgericht eine nachvollziehbare Methode der Beurteilung. 21
Dazu bedarf es mindestens der Feststellung der Erfindung, des Standes der Technik sowie des massgeblichen Fachmannes und seines Wissens und Könnens. 22 Es ist dann zu fragen, „ob ein Fachmann nach all dem, was an Teillösungen und Einzelbeiträgen den Stand der Technik aus- macht, schon mit geringer geistiger Anstrengung auf die Lösung des Streitpatents kommen kann oder ob es dazu zusätzlichen schöpferischen Aufwandes bedarf. [X] Es sollen keine Lehren patentiert werden, die der Fachmann in Kenntnis des Standes der Technik und gestützt auf seine durchschnittlichen Fähigkeiten folgerichtig aus dem Stand der Technik entwickeln kann; [X]“. 23
Das Bundespatentgericht wendet bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit konsequent den vom Europäischen Patentamt (EPA) entwickel- ten Aufgabe-Lösungs-Ansatz an. 24 Der Aufgabe-Lösungs-Ansatz gliedert
21 BGer, Urteil 4C.52/2005 vom 18. Mai 2005, E. 2.3 – „Kunststoffdübel“. 22 BGer, a.a.O. 23 BGE 138 III 111 E. 2.1 – „Induktionsherd“; Urteil 4A_541/2013 vom 2. Juni 2014, E. 5.2.1 – „Fugenband“; Urteil 4A_541/2017 vom 8. Mai 2018, E. 2 – „Fulvestrant II“ (zur Publikation vorgesehen). 24 BPatGer, Urteil O2013_008 vom 25. August 2015, E. 4.4 – „elektrostatische Pulversprühpistole“; Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.6 –
O2016_009 Seite 54 sich in drei Phasen: i) Ermittlung des „nächstliegenden Stands der Tech- nik“, ii) Bestimmung der zu lösenden „objektiven technischen Aufgabe“ und iii) Prüfung der Frage, ob die beanspruchte Erfindung angesichts des nächstliegen-den Stands der Technik und der objektiven technischen Auf- gabe für die Fachperson naheliegend gewesen wäre. 25
Unter dem nächstliegenden (auch „nächstkommenden“) Stand der Tech- nik ist die in einer einzigen Quelle offenbarte Kombination von Merkmalen zu verstehen, die den erfolgversprechendsten Ausgangspunkt für eine Entwicklung darstellt, die zur beanspruchten Erfindung führt. 26 Eine Kom- bination von Entgegenhaltungen ist in diesem Stadium unzulässig. 27 Der nächstliegende Stand der Technik sollte auf einen ähnlichen Zweck oder eine ähnliche Wirkung wie die Erfindung gerichtet sein. 28 In der Praxis ist der nächstliegende Stand der Technik in der Regel der, der einem ähnli- chen Verwendungszweck entspricht und die wenigsten strukturellen und funktionellen Änderungen erfordert, um zu der beanspruchten Erfindung zu gelangen. 29 Die Wahl des Ausgangspunkts ist zu begründen. 30
Trotz des Superlativs „nächstliegend“ kann es, auch nach der Rechtspre- chung der Beschwerdekammern des EPA, 31 mehrere „nächstliegende“ Entgegenhaltungen geben, die „gleich weit entfernt“ sind von der Erfin- dung. 32 Dann muss für die Feststellung, dass die beanspruchte techni- sche Lehre nicht naheliegend ist, der Aufgabe-Lösungs-Ansatz ausge- hend von allen Ausgangspunkten durchgeführt werden. Wird jedoch aus- gehend von einem zulässigen Ausgangspunkt gezeigt, dass dem Gegen- stand des Anspruchs die erfinderische Tätigkeit fehlt, so kann die Prüfung abgebrochen werden. 33 Das Bundesgericht hält dabei fest, dass es “nicht wesentlich sein [kann], welches von regelmässig mehreren naheliegen- den Elementen im Stande der Technik zum Ausgangspunkt der allein ent-
„Valsartan/Amlodipin Kombinationspräparat“; Urteil O2015_011 vom 29. August 2017, E. 4.5.1 – „Fulvestrant“. 25 Richtlinien für die Prüfung im EPA, Ausgabe November 2017, G-VII, 5. 26 Beschwerdekammer des EPA, Entscheidung T 606/89 vom 18. September 1990. 27 CR-PI-LBI-Scheuchzer, Art. 1 N 105. 28 BPatGer, Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.6. 29 Beschwerdekammer des EPA, Entscheidung T 606/89 vom 18. September 1990. 30 BGer, Urteil 4A_282/2018 vom 4. Oktober 2018, E. 4.3 – „balancier de montre“. 31 Vgl. Beschwerdekammer des EPA, Entscheidung T 967/97 vom 25. Oktober 2001. 32 BPatGer, Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.6. 33 BGE 138 III 111 E. 2.2; BPatGer, Urteil O2013_011 vom 27. Mai 2015, E. 5.6 – „Desogestrel“.
O2016_009 Seite 55 scheidenden Frage genommen wird, ob die Fachperson schon mit gerin- ger geistiger Anstrengung auf die Lösung des Streitpatents kommen kann“. 34
Den Aufgabe-Lösungs-Ansatz bezeichnet das Bundesgericht als nützli- ches Werkzeug, um die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit zu objek- tivieren und eine rückschauende Betrachtungsweise soweit möglich zu vermeiden, seine Anwendung ist aber nicht zwingend. 35
Die Beweislast für das Vorliegen von Nichtigkeitsgründen trägt die Partei, die die Feststellung der Nichtigkeit eines Patents einrede- oder widerkla- geweise verlangt. 36 Die Behauptungslast folgt nach allgemeiner Regel der Beweislast. 40. Die Beklagte macht mangelnde erfinderische Tätigkeit ausgehend von der auch in der Patentschrift genannten US 4,083,245 geltend, kombiniert mit verschiedenen anderen Druckschriften respektive dem allgemeinen Fachwissen. Weiter macht sie mangelnde erfinderische Tätigkeit des er- teilten Anspruchs 1 ausgehend von E10, E11, E12 und E13 geltend. Letz- teres muss schon deshalb nicht mehr geprüft werden, weil der Gegen- stand des erteilten Anspruchs 1 nicht neu ist (vorstehend E. 35). Bezüglich des erteilten Anspruchs 4 (Merkmal i des eventualiter einge- schränkten Hauptanspruchs) macht die Beklagte in erster Linie mangeln- de Neuheit geltend. Eventualiter behauptet sie mangelnde erfinderische Tätigkeit ausgehend von E11 in Kombination mit einer der Entgegenhal- tungen E10, E12 und E13. Dieses Vorbringen muss nicht mehr geprüft werden, weil Merkmal i bereits durch die E1 neuheitsschädlich vorweg- genommen ist (vorstehend E. 35). Der auf mangelnde erfinderische Tä- tigkeit gestützte Angriff führt deshalb nicht weiter, da von der Beklagten nicht geltend gemacht wird, die Kombination von E11 mit E10, E12 oder E12 führe zu den fehlenden Merkmalen j und k. Bezüglich des erteilten Anspruchs 10 (Merkmale j und k des eventualiter eingeschränkten Hauptanspruchs) macht die Beklagte ebenfalls primär mangelnde Neuheit geltend. In Bezug auf die angeblich fehlende erfinde-
34 BGer, Urteil 4A_391/2011 vom 23. Dezember 2011, E 2.2 – „Induktionsherd“. 35 BGE 138 III 111 E. 2.2; Urteil 4A_541/2013 vom 2. Juni 2014, E. 5.2.1 – „Fugenband“. 36 Heinrich, PatG/EPÜ, 3. Aufl. 2018, Art. 26 N 45; Fritz Blumer, in: Bertschinger/Münch/Geiser (Hrsg.), Patentrecht (Handbücher für die Anwaltspraxis), Basel 2002, Rz. 18.49; CR PI-LBI-Scheuchzer, Art. 26 N 14.
O2016_009 Seite 56 rische Tätigkeit verweist sie auf die Klage. An der zitierten Stelle der Kla- ge wird mangelnde erfinderische Tätigkeit für den abhängigen Anspruch 10 ausschliesslich ausgehend von E2, jeweils in Kombination mit DE 32 25 115 C1 („E7“), US 1,768,563 A („E8“) und JP H03-21735 U („E9“) gel- tend gemacht. Die Beklagte macht namentlich keine fehlende erfinderische Tätigkeit ausgehend von E1 geltend. Sie behauptet zwar, das Weglassen der Membran im Bereich der Anschlussstellen der Ausführungsform gemäss Figur 8 von E1 könne keine erfinderische Tätigkeit begründen. Selbst wenn man dies aber unterstellt, gelangt man nicht zum Gegenstand der Erfindung, da die Merkmale j und k von der E1 nicht offenbart werden (vorstehend E. 35). Die Argumentation bezüglich Weglassen der Memb- ran ist denn auch als Eventualstandpunkt zu verstehen, falls das Gericht die „Verbindung“ im Sinne der Klägerin als „ungehinderte“ Verbindung in- terpretieren würde, was gemäss E. 28 nicht der Fall ist. Die Klägerin bestreitet, dass die Erfindung ausgehend von den von der Beklagten genannten Entgegenhaltungen naheliegend sei. Sie behauptet aber nicht, dass von einem anderen Ausgangspunkt auszugehen sei. 41. In einem vom Verhandlungsgrundsatz geprägten Verfahren obliegt es der Partei, die die Nichtigkeit eines Patents geltend macht, die entsprechen- den Behauptungen aufzustellen. Das Gericht prüft nur, ob die geltend gemachten Gründe zur Nichtigkeit des angegriffenen Patents führen. Dass die erfinderische Tätigkeit eine Rechtsfrage ist, ändert nichts daran, dass die entsprechenden Tatsachenbehauptungen von der beweisbelas- teten Partei vorgebracht werden müssen. Im Folgenden wird die erfinde- rische Tätigkeit des eingeschränkten Hauptanspruchs daher ausgehend von der von der Beklagten als „nächstliegendem“ Stand der Technik be- zeichneten Entgegenhaltung geprüft. Naheliegen ausgehend von US 4,083,245 („E2“) 42. Nachdem der Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tä- tigkeit bestimmt wurde, sind nach dem Aufgabe-Lösungs-Ansatz die Merkmale zu bestimmen, die die Erfindung vom Ausgangspunkt unter- scheiden. Aus den Wirkungen dieser „unterscheidenden Merkmale“ ergibt
O2016_009 Seite 57 sich die objektive technische Aufgabe, die sich von der subjektiven, in der Patentschrift genannten, Aufgabe unterscheiden kann. 37
US 4,083,245 („E2“) zeigt einen gattungsgemässen Durchflussmessfühler zur Messung von Gasflüssen mittels Differenzialdruckmessung. Die E2 offenbart Flansche mit Flanschdruckflächen im Sinne von Merkmal i (z.B. Figuren 1 und 2). Unstrittig offenbart E2 nicht, die zwei Anschlussstellen am gleichen Gehäuseteil anzubringen (vgl. Fig. 1). Ebenfalls offenbart die E2 die Merkmale j und k des eingeschränkten Hauptanspruchs nicht. Die Lehre von E2 unterscheidet sich demnach vom eingeschränkten Hauptanspruch dadurch, dass beim erfindungsgemässe Durchflussmess- fühler f) die Anschlussstellen [für die Sensorschläuche] in einem Abstand voneinander auf dem gleichen Gehäuseteil angeordnet sind, j) wobei die Verbindungen [von den Anschlussstellen zum Innern des ersten und zweiten Gehäuseteils] teilweise in den Flansch- druckflächen verlaufen und/oder k) als dichtungsflächenseitige Öffnungen durch die Flanschdruck- fläche austreten. Die Wirkung dieser Merkmale liegt darin, dass der erfindungsgemässe Durchflussmessfühler gegenüber dem Durchflussmessfühler gemäss dem Stand der Technik einfacher zu konstruieren und günstiger herstell- bar ist (Abs. [0009] Klagepatent). Hingegen ist das Vermeiden des Abkni- ckens der Sensorschläuche keine Wirkung der Erfindung gemäss einge- schränktem Hauptanspruch, denn diese wird durch die Lage der An- schlussstutzen im Wesentlichen parallel zur Längsachse des Durchfluss- messfühlers erzielt (erteilter Anspruch 3), die nicht Gegenstand des ein- geschränkten Anspruchs ist. Die Anordnung der Anschlussstellen auf dem gleichen Gehäuseteil alleine vermag die Gefahr des Abknickens nicht zu verringern. 43. Nachdem die objektive technische Aufgabe bestimmt wurde, ist zu prü- fen, ob sich im Stand der Technik insgesamt eine Lehre findet, die den mit der objektiven technischen Aufgabe befassten Fachmann veranlassen würde (nicht nur könnte, sondern würde), den Ausgangspunkt unter Be-
37 vgl. Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.6.
O2016_009 Seite 58 rücksichtigung dieser Lehre zu ändern oder anzupassen und somit zu et- was zu gelangen, was unter den Patentanspruch fällt, und das zu errei- chen, was mit der Erfindung erreicht wird. 38
Die Beklagte behauptet, der Fachmann würde eine erfindungsgemässe Lösung der DE 32 25 115 C1 („E7“) entnehmen. E7, ein Patent der Daim- ler-Benz AG, Stuttgart, beschlägt eine Flanschnabe aus dem Maschinen- bau. Konkret handelt es sich um ein Bauteil, das bei Gangwechselgetrie- ben, respektive Gangschaltkupplungen, eingesetzt wird (Spalte 2:46-50 von E7). Es ist nicht ersichtlich, weshalb der Fachmann einen derart gat- tungsfremden Stand der Technik beiziehen würde, um ein Konstruktions- problem von Durchflussmessfühlern zu lösen, die regelmässig aus ther- moplastischem Kunststoff hergestellt werden, während die Flanschnabe gemäss E7 für den Fachmann ersichtlich aus Metall hergestellt wird. Der Hinweis darauf, dass es sich auch bei E7 um einen Flansch handle, ge- nügt nicht. Die US 1,768,563 A („E8“) betrifft eine Vorrichtung zur Durchflussmes- sung von Flüssigkeiten durch Differenzialdruckmessung. Wieso der Fachmann die Lehre von E8 auf die Durchflussmessung von Gasen (Luft) übertragen würde, ist nicht ersichtlich. Ebenfalls ist die Vorrichtung ge- mäss E8 wiederum aus Metall hergestellt, um den offenbar hohen Drü- cken zu widerstehen (siehe z.B. Fig. 5 aus E8, die 1930 offensichtlich nicht aus Kunststoff herstellbar war). Die Übertragung der Lehre aus E8 auf einen im Spritzgussverfahren aus Kunststoff hergestellten Durch- flussmessfühler zur Messung eines Luftstroms ist daher alles andere als naheliegend. Es ist mithin nicht ersichtlich, weshalb der Fachmann einen derartigen Stand der Technik beiziehen würde, um ein Konstruktionsprob- lem von Gas-Durchflussmessfühlern zu lösen.
38 So genannter „could/would approach“, BPatGer, Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.7.
O2016_009 Seite 59 Die JP H03-21735 U („E9“) ist eine japanische Patenschrift, die nicht in Übersetzung eingereicht wurde. Ihr Offenbarungsgehalt bleibt daher un- klar. Immerhin scheinen die Zeichnungen (z.B. Fig. 2) darauf hinzudeu- ten, dass es sich ebenfalls um eine Flüssigkeitsdurchflussmessvorrich- tung aus dem Anlagenbau handelt, die aus den gleichen Gründen wie die Entgegenhaltungen E8 und E9 vom massgeblichen Fachmann für die Lö- sung der objektiven technischen Aufgabe nicht beigezogen würde. Be- trachtet man die von der Beklagten herangezogene Figur 3, so bleibt mangels verfügbaren Beschreibungstexts unklar, um was es in dieser Zeichnung geht. Es kann noch nicht einmal erkannt werden, ob hier ein Flansch vorliegt. Schliesslich behauptet die Klägerin, die Merkmale j und k ergäben sich aus der Kombination von E2 mit der E12. Wie vorstehend in E. 35 ausge- führt, offenbart die E12 jedoch das Merkmal i, und in der Folge die Merk- male j und k, nicht. Das ringförmige Bauteil 8 der E12 verfügt nicht über einen Flansch im Sinne der in E. 29 wiedergegebenen Definition. Die Übertragung der Verbindungsführung im Bauteil 8 gemäss E12 in den Flansch respektive die Flanschdruckflächen gemäss E2 ist nicht nahelie- gend. Es handelt sich um zwei konstruktiv völlig unterschiedliche Lösun- gen, einen Durchflussmessfühler herzustellen. Bei der E12 werden die Verbindungen zum Differenzialdruckmessgerät in den Strömungswider- stand (Bauteil 8) gelegt. Diese Lösung lässt sich nicht ohne weiteres auf einen Durchflussmessfühler übertragen, bei dem der Strömungswider- stand viel zu dünn ist, um darin Verbindungen anzubringen. Zudem geht es bei der E12 um Anlagenbau, konkret um die Messung des Differenzi- aldrucks in Wasserdampfröhren in thermischen Kraftwerken. Eine solche Vorrichtung wird ersichtlich nicht aus thermoplastischem Kunststoff her- gestellt. Die Übertragung der Lehre aus E12 auf einen Durchflussmess- fühler gemäss E2 zur Vereinfachung von dessen Herstellung liegt daher nicht nahe. Der eventualiter eingeschränkte Hauptanspruch erweist sich daher aus- gehend von E2 als nicht naheliegend. Soweit die Beklagte weiter behaup- tet, bei den unterscheidenden Merkmalen handle es sich um „rein kon- struktive Massnahmen“, die dem Fachmann aus seinem allgemeinen Fachwissen bekannt seien, sind ihre Vorbringen nicht ausreichend sub- stanziiert, um geprüft werden zu können. Das allgemeine Fachwissen ist
O2016_009 Seite 60 durch die beweisbelastete Partei substanziiert zu behaupten und im Be- streitungsfall zu beweisen. 39
Verletzung 44. Die Beklagte stellte zumindest bis August 2016 verschiedene Ausfüh- rungsformen eines Durchflussmessfühlers, der angeblich in den Schutz- bereich des eventualiter eingeschränkten Hauptanspruchs fällt, in der Schweiz her (ob seither in der Schweiz hergestellt wurde, ist umstritten). Diese Ausführungsformen werden von den Parteien übereinstimmend als „Erwachsenenausführung“ und als „Kinderausführung“ bezeichnet. Die Verletzung muss für die beiden Ausführungsformen jeweils separat ge- prüft werden. Verletzung durch die Erwachsenenausführung 45. Bezüglich Verletzung stützt sich die Klägerin für die Erwachsenenausfüh- rung auf act. 1_9 (Augenscheinobjekt), act. 1_10 (Prospekt, aus dem die Technik aber nicht hervorgeht), sowie auf die Fotografien gemäss act. 1_14 und act. 1_15. Die Erwachsenenausführung sieht gemäss act. 1_14 wie folgt aus:
39 BPatGer, Urteil O2013_033 vom 30. Januar 2014, E. 31; BGer, Urteil 4A_142/2014 vom 2. Oktober 2014, E. 5 – „couronne dentée II“.
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Abbildung 11: Fotografie einer „Erwachsenenausführung" (Fotografie 1 aus act. 1_14) 46. Die Beklagte bestreitet nicht, dass die Erwachsenenausführung die in den Abbildungen gezeigten und von der Klägerin behaupteten Struktur- merkmale aufweist. Sie behauptet, die Klägerin habe diese nicht sub- stanziiert behauptet, was angesichts der klägerischen Ausführungen in act. 1 RZ 35-46 und act. 27 RZ 190 ff. nicht überzeugt. Sie bestreitet je- doch, dass diese Strukturmerkmale den Merkmalen des geltend ge- machten eingeschränkten Hauptanspruchs entsprechen. Sie behauptet, bei korrekter Auslegung des Anspruchs fehlten der Erwachsenenausfüh- rung die Merkmale • zylindrisches Gehäuse (aus Merkmal b), • Anschlussstellen (aus Merkmalen d und e),
O2016_009 Seite 62 • Beabstandung der auf dem gleichen Gehäuseteil angeordneten Anschlussstellen (Merkmal f), • Flanschdruckflächen (Merkmal i) • Verbindungen, die teilweise in Flanschdruckflächen verlaufen, und (Merkmal j) • Verbindungen, die als dichtungsflächenseitige Öffnungen durch die Flanschdruckfläche austreten (Merkmal k). Das Vorhandensein dieser Merkmale bei der Erwachsenenausführung ist daher im Folgenden zu prüfen. Ebenfalls ist zu prüfen, ob die angegriffe- ne Ausführungsform Flanschfortsätze im Sinne des Unterlassungsbegeh- rens (relevant im Zusammenhang mit dem eventualiter eingeschränkten Anspruch ist das Eventualrechtsbegehren 1 zu Rechtsbegehren 1a res- pektive 2a wie gestellt mit der Replik) aufweisen. Denn wenn dies nicht der Fall ist, fehlt es an einem Rechtsschutzinteresse an einem Unterlas- sungsbegehren. 47. Die Erwachsenenausführung weist ein zylindrisches Gehäuse im Sinne des Anspruchs auf. Bereits ein Vergleich der Erwachsenenausführung mit der Figur 1 des Klagepatents zeigt, dass die beiden Ausführungsformen ein im Wesentlichen gleiches Aussengengehäuse aufweisen. Da der An- spruch nicht so auszulegen ist, dass er die Ausführungsbeispiele des Pa- tents nicht erfasst (vorstehend E. 25), erfasst er auch die Form des Ge- häuses der Erwachsenenausführung. Die Erwachsenenausführung weist auch Anschlussstellen für Sen- sorschläuche auf. Diese sind in der Abbildung aus act. 1_14 mit 17 und 18 bezeichnet und befinden sich auf der gleichen Hälfte des zweiteiligen Gehäuses. Die Anschlussstellen sind auch beabstandet, auch dies ist aus den Abbildungen, insbesondere Fotografie 2, in act. 1_14 unmittelbar und eindeutig erkennbar. 48. Am heftigsten bestritten wird von der Beklagten, dass ihre Erwachsenen- ausführung Flanschdruckflächen aufweist und, selbst wenn solche vor- handen sein sollten, die Verbindungen von den Anschlussstellen in das Innere der ersten/zweiten Gehäusehälfte teilweise in diesen verlaufen oder durch diese hindurchführen. Sie verweist dazu auf die computerto- mographischen Bilder, die die Klägerin als act. 1_15 eingereicht hat, ins- besondere auf Bild 8 aus act. 1_15:
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Abbildung 12: Bild 8 aus act. 1_15 Bild 8 zeigt einen Querschnitt durch die beiden Flansche der beiden Ge- häusehälften. Mit 23 ist der Strömungswiderstand gekennzeichnet, der zwischen den Flanschen eingeklemmt wird. 45 und 47 kennzeichnen eine Nut und Kammstruktur. Die Beklagte bringt nun vor, die gasdichte Verbin- dung erfolge bei ihrer Ausführungsform ausschliesslich über die Nut/Kammstruktur. Hingegen würden sich die Flanschflächen nicht berüh- ren (rote Pfeile in Abbildung 12). Berühren würden sich nur die Ebenen der Kamm und Nut, die rechtwinklig von der Flanschfläche vorstünden (weisse Pfeile in Abbildung 12). Dies sei Absicht, denn dadurch könnten Strömungswiderstände unterschiedlicher Dicke verwendet werden, ohne dass die Gehäusehälften anders konstruiert werden müssten, dies in Ab- weichung von der patentgemässen Ausführung. Da Flanschdruckflächen definitionsgemäss unter Druck gegeneinander anliegen müssten, fehle es bei der Erwachsenenausführung an Flanschdruckflächen. Selbst wenn man den Bereich, in dem der Strömungswiderstand von den Flanschen eingeklemmt wird (im oben wiedergegebenen Bild 8 mit gel- bem Pfeil bezeichnet), noch als Flanschdruckfläche bezeichnen würde, verliefen dort auf jeden Fall keine Verbindungen. Dies könne man aus
O2016_009 Seite 64 den computertomographischen Bildern aus act. 1_15 sehen. Nachfolgend wird stellvertretend der obere Teil von Bild 15 aus act. 1_15 eingeblendet. Die weissen Vierecke wurde durch das Gericht hinzugefügt:
Abbildung 13: Bild 15 aus act. 1_15 (Ausschnitt) Bild 15 zeigt einen Querschnitt durch eine Erwachsenenausführung. Die dünne senkrechte Linie ist der Strömungswiderstand. Mit 33 wird eine der Verbindungen zu einer Anschlussstelle bezeichnet, die – weil sie in der Z- Ebene schräg verläuft – rechts zu enden scheint. Gemäss der Definition in E. 29 ist Flanschdruckfläche gleichzusetzen mit Flanschfläche. Flanschdruckfläche im Sinne des Anspruchs ist die Ober- fläche eines Flansches, die vom Gehäuseteil, an dem der Flansch befes- tigt ist, weggerichtet ist und die der Verbindung des Gehäuseteils mit ei- nem anderen Gehäuseteil dient, wobei die Verbindung nicht notwendi- gerweise über die gesamte Fläche erfolgen muss. Damit verläuft die Flanschdruckfläche der angegriffenen Ausführungsform über die gesamte Breite des Flansches, in der Abbildung 13 also von dem mit a bis zu dem mit b bezeichneten Punkt. Damit verlaufen aber auch die Verbindungen von den Anschlussstellen zum Innern des ersten/zweiten Gehäuseteils durch die Flanschdruckflächen, wie ebenfalls z.B. aus Bild 15 aus act. 1_15 erkennbar ist (ebenso ist es aus den Bildern 11-13 erkennbar). b a
O2016_009 Seite 65 Die Beklagte mag die patentgemässe Lehre weiterentwickelt haben und möglicherweise ist die beklagtische Weiterentwicklung sogar patentfähig. Das führt aber nicht aus dem Schutzbereich des älteren Patents (vgl. Art. 36 PatG). Die Erwachsenenausführung verwirklicht daher die Merkmale des einge- schränkten Hauptanspruchs wortsinngemäss. 49. Die beiden Gehäuseteile der Erwachsenenausführung weisen auch je- weils einen Flansch mit Flanschfortsatz im Sinne der Definition in E. 29 und gemäss Eventualrechtsbegehren 1 zu Rechtsbegehren 1a respektive 2a wie gestellt mit der Replik auf. Dies ist ersichtlich z.B. aus den Foto- grafien 1 und 5 in act. 1_14, die einen Flanschfortsatz mit einer Geomet- rie zeigen, die im Wesentlichen derjenigen des Ausführungsbeispiels des Klagepatents entspricht. Ebenfalls verläuft die Verbindung von der zweiten Anschlussstelle zum Innern des zweiten Gehäuseteils teilweise über einen zwischen dem ers- ten und zweiten Flansch mit einem Flanschfortsatz verlaufenden Kanal über die Flanschdruckflächen hinweg, wie vorstehend in E. 45 erläutert.
O2016_009 Seite 66 Kinderausführung 50. Eine Abbildung der Kinderausführung findet sich in act. 27_25:
Abbildung 14: Kinderausführung gemäss act. 27_25 Wie bei der Erwachsenenausführung ist der physische Aufbau der Kin- derausführung, wie er sich aus act. 27_24-25 ergibt, nicht bestritten. Die Beklagte bestreitet jedoch, dass sich die Strukturmerkmale unter die kor- rekt ausgelegten Begriffe des eingeschränkten Hauptanspruchs subsu- mieren lassen. Konkret wird das Fehlen der gleichen Merkmale geltend gemacht, die gemäss der Beklagten auch bei der Erwachsenenausfüh- rung nicht gegeben sind (vorstehend E. 42). Zudem sei bei der Kinder- ausführung unklar, was als Gehäuseinneres zu betrachten sei, da die Kinderausführung doppelwandig ausgestaltet sei und daher ein äusseres Gehäuse und einen inneren Durchgangsbereich aufweise (act. 8 RZ 164 f.; act. 33 RZ 198 ff.). Bei der Kinderausführung umfasst jedes der beiden Gehäuseteile ein äusseres Rohrstück (in Abbildung 14 mit 112 respektive 272 bezeichnet) und ein inneres Rohrstück (111 respektive 271). Das äussere Rohrstück ermöglicht es, Standard-Beatmungsschläuche an die Kinderausführung anzuschliessen. Würde man die offenen Enden der beiden Rohrstücke
O2016_009 Seite 67 (also dort, wo der Beatmungsschlauch angeschlossen wird) luftdicht ver- schliessen, wäre der durch das innere und äussere Rohrstück gebildete Zwischenraum vollständig vom Innern des inneren Rohrs getrennt. Oh- nehin ist der vom inneren und äusseren Rohrstück gebildete Zwischenbe- reich vollständig von den Anschlussstellen für die Sensorschläuche ge- trennt; diese sind nur mit dem Innern des inneren Rohrstücks verbunden. Das innere Rohr – respektive die zwei Rohrstücke, d.h. Gehäuseteile – der Kinderausführung entsprechen daher in ihrem Aufbau der Erwachse- nenausführung, mit dem Unterschied, dass ihr Durchmesser geringer ist und sie sich in einem äusseren Rohrstück befinden. Dieses zusätzliche Merkmal führt aber nicht aus dem Schutzbereich des eingeschränkten Anspruchs heraus. Der Anspruch schliesst nicht aus, dass eine an- spruchsgemässe Ausführungsform innerhalb eines Rohrstücks mit grös- serem Durchmesser platziert wird. Daher verletzt auch die Kinderausführung wortsinngemäss den einge- schränkten Hauptanspruch gemäss act. 27 RZ 24. Ebenfalls weisen die beiden Gehäuseteile der Kinderausführung jeweils einen Flansch mit Flanschfortsatz im Sinne der Definition in E. 29 und gemäss Eventualrechtsbegehren 1 zu Rechtsbegehren 1a respektive 3a wie gestellt mit der Replik auf. Dies ist ersichtlich aus der Fotografie in act. 27_25 (Abbildung 14), die einen Flanschfortsatz mit einer Geometrie zeigt, die im Wesentlichen derjenigen des Ausführungsbeispiels des Kla- gepatents entspricht. Unterlassungsanspruch 51. Gemäss Art. 72 PatG kann derjenige, der durch eine der in Art. 66 ge- nannten Handlungen bedroht oder in seinen Rechten verletzt ist, auf Un- terlassung oder auf Beseitigung des rechtswidrigen Zustandes klagen. Voraussetzung für die Unterlassungsklage ist eine andauernde Verlet- zung oder ein sich störend auswirkender Zustand oder eine Bedrohung in den Rechten. Der Patentinhaber ist in seinen Rechten bedroht, wenn das Verhalten des Beklagten die künftige Patentverletzung ernsthaft befürch- ten lässt. 40 Lehre und Rechtsprechung unterscheiden zwischen Erstbe- gehungs- und Wiederholungsgefahr. Analoge Eingriffe in der Vergangen- heit sind ein Indiz für einen bevorstehenden Eingriff (Wiederholungsge- fahr). Die erfolgten Eingriffe begründen nicht nur ein Interesse, die genau
40 BGE 124 III 72 E. 2a – „Contra-Schmerz“.
O2016_009 Seite 68 gleichen Handlungen verbieten zu lassen, sondern auch gleichartige Handlungen, da sie indizieren, dass der Beklagte fremde Rechte nicht respektiert. 41 Eine Wiederholungsgefahr darf angenommen werden, wenn der Beklagte die Widerrechtlichkeit des beanstandeten Verhaltens be- streitet, ist doch dann zu vermuten, dass er es im Vertrauen auf dessen Rechtmässigkeit weiterführen wird. 42 Dies gilt insbesondere, wenn der Verletzer zwar im Hinblick auf den Prozess die Verletzungen eingestellt hat, in seinen Rechtsvorträgen aber nach wie vor sein Verhalten als rechtmässig verteidigt. 43 Die Wiederholungsgefahr entfällt, wenn der Ver- letzer verbindlich die Rechtswidrigkeit seiner Handlungen anerkannt und sich verpflichtet hat, das beanstandete Verhalten einzustellen. 44
Im vorliegenden Fall bestreitet die Beklagte, das Klagepatent weiterhin zu verletzen. Sie habe die Produktion der angegriffenen Ausführungsformen in der Schweiz im August 2016 „vorsichtshalber“ eingestellt. Die angegrif- fenen Ausführungsformen seien auch nicht in der Schweiz und Liechten- stein erhältlich; es fehle ihnen ohnehin die für den Vertrieb in diesen Län- dern notwendige CE-Zulassung. Die Beklagte bestreitet aber nach wie vor die Rechtswidrigkeit der ihr vorgeworfenen Handlungen. Sie hat auch keine Unterlassungserklärung abgegeben, gemäss der sie sich verbindlich verpflichten würde, das be- anstandete Verhalten einzustellen. Entsprechend kann nicht ausge- schlossen werden, dass sie ohne gerichtliches Verbot den Vertrieb und/oder die Herstellung der angegriffenen Ausführungsformen – sofern er den eingestellt respektive gar nie aufgenommen wurde – im relevanten Gebiet aufnehmen wird. Die Klägerin hat entsprechend einen Anspruch auf eine Unterlassungsverfügung, soweit die angegriffenen Durchfluss- messfühler einen gültigen Patentanspruch verletzen. Dies im Umfang des Eventualrechtsbegehrens 1 zu Rechtsbegehren 1a der Fall. Abzuweisen ist hingegen das Rechtsbegehren 1a, das sich auf den ertei- len Anspruch 1 stützt. Da dieser Anspruch nicht rechtsbeständig ist (E. 35), ist die Beklagte in diesem Umfang nicht in ihren Rechten verletzt o- der bedroht.
41 David et al., in: von Büren/David (Hrsg.), Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band I/2, 3. Aufl. Basel 2010, Rz. 272. 42 BGE 124 III 72 E. 2a – „Contra-Schmerz“. 43 BGE 128 III 96 E. 2e – „Orfina“. 44 David et al., a.a.O., Rz. 272.
O2016_009 Seite 69 Bestimmtheit des Unterlassungsbegehrens 53. Unterlassungsklagen müssen auf das Verbot eines genau umschriebenen Verhaltens gerichtet sein. Die verpflichtete Partei soll erfahren, was sie nicht mehr tun darf, und die Vollstreckungs- oder Strafbehörden müssen wissen, welche Handlungen sie zu verhindern oder mit Strafe zu belegen haben. 45 Die behauptete Verletzungs- oder Ausführungsform ist so zu be- schreiben, dass durch blosse tatsächliche Kontrolle ohne weiteres fest- gestellt werden kann, ob die verbotene Ausführung vorliegt. Die Verlet- zungsform ist als reale technische Handlung durch bestimmte Merkmale so zu umschreiben, dass es keiner Auslegung rechtlicher oder mehrdeu- tiger technischer Begriffe bedarf. 46 Da Typenbezeichnungen problemlos geändert werden können, sind sie allein grundsätzlich nicht geeignet, die angegriffene Ausführung zu bestimmen. 47
Die Beklagte kritisiert, die klägerischen Rechtsbegehren enthielten unbe- stimmte respektive umstrittene Begriffe, die direkt den Patentansprüchen entnommen worden seien. Es könne nicht durch eine bloss tatsächliche Kontrolle geprüft werden, ob eine Verletzung vorliege. Zudem gehe es nicht an, in das Rechtsbegehren Typenbezeichnungen aufzunehmen. Die Beklagte wendet ein, sie habe insbesondere in Hinblick auf mögliche Zollhilfemassnahmen ein Interesse daran, die Typenbezeichnungen in das Verbot aufzunehmen, da der Zoll ohne Typenbezeichnungen kaum in der Lage sei, verletzende Ausführungsformen zu identifizieren. Das Urteilsdispositiv ist unter Berücksichtigung der Entscheidungsgründe auszulegen. Es ist zwar richtig, dass das Unterlassungsbegehren z.B. den umstrittenen Begriff „Flanschdruckfläche“ wiederholt, der sich auch im eingeschränkten Hauptanspruch findet. Die Erwägungen definieren diesen Begriff jedoch so, dass durch bloss tatsächliche Kontrolle geprüft werden kann, ob eine Flanschdruckfläche vorliegt. Wollte man das Dispo- sitiv ohne Berücksichtigung der Erwägungen so formulieren, dass durch bloss tatsächliche Kontrolle überprüft werden kann, ob eine Ausführungs- form vom Unterlassungsbegehren erfasst wird, müsste man die Definition jedes einzelnen umstrittenen Begriffs in das Dispositiv aufnehmen. Im vorliegenden Fall wären dies neben „Flanschdruckfläche“ insbesondere auch die Definitionen von „zylindrisches Gehäuse“, „Flanschfortsatz“ und
45 BGE 142 III 587 E. 5.3. 46 BGE 131 III 70 E. 3.3 – „Sammelhefter V“. 47 BGE 131 III 70 E. 3.6.
O2016_009 Seite 70 „erste/zweite Anschlussstelle mit einer Verbindung zum Innern des ers- ten/zweiten Gehäuseteils“. Das wäre zwar grundsätzlich möglich, würde die Lektüre des Urteilsdispositivs aber sehr erschweren, ohne dass dadurch etwas gewonnen würde, denn die massgeblichen Definitionen ergeben sich wie gesagt aus den Erwägungen. Das Eventualbegehren 1 zu Rechtsbegehren Ziff. 1a gemäss act. 27 erweist sich daher als ausrei- chend bestimmt. Hingegen hat die Klägerin keinen Rechtsanspruch, der Beklagten für die Zukunft zu verbieten, Durchflussmessfühler unter einer bestimmten Be- zeichnung – wie „iFlow 200 S“ oder „i.flow 40 S“ – in den Verkehr zu brin- gen. Denn es steht der Beklagten frei, unter diesen Bezeichnungen in Zukunft andere Ausführungsformen in den Verkehr zu bringen, die nicht mehr in den Schutzbereich des geltend gemachten eingeschränkten Hauptanspruchs des Klagepatents fallen. Der patentrechtliche Anspruch der Klägerin beschränkt sich auf eine technische Lehre, kennzeichen- rechtliche Ausschliesslichkeitsrechte an den von der Beklagten verwen- deten Zeichen macht sie nicht geltend. Entsprechend sind Rechtsbegeh- ren Ziff. 2 und 3 und die entsprechenden Eventualbegehren dazu abzu- weisen. Auskunftsanspruch 55. Die Klägerin macht in Rechtsbegehren Ziff. 4 einen umfassenden Aus- kunfts- und Rechnungslegungsanspruch geltend, der sich insbesondere auch auf die Informationen bezieht, die die Klägerin zur Bezifferung ihrer eventuellen finanziellen Forderungen benötigt. Die Beklagte bestreitet den Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruch nicht im Grundsatz, bringt aber vor, die Editionsbegehren der Klägerin seien zu wenig be- stimmt und eigentliche Ausforschungsbegehren, die nach schweizeri- schem Recht unzulässig seien. Die Informationen beträfen Geschäftsge- heimnisse der Beklagten. 56. Gemäss Rechtsprechung des Bundespatentgerichts bildet Art. 66 lit. b PatG die materiellrechtliche Grundlage für den Auskunfts- und Rech- nungslegungsanspruch auch wenn es um Informationen geht, die der Be- zifferung der finanziellen Forderungen des Patentinhabers dienen. 48 Trotz
48 BPatGer, Urteil O2012_008 vom 25. August 2015, E. 5.4 – „elektrostatische Pulversprühpistole“.
O2016_009 Seite 71 Kritik in der Lehre 49 hält das Bundespatentgericht vor allem aus prozess- ökonomischen Gründen an dieser Rechtsprechung fest. 50 Müsste bereits in der ersten Stufe der Stufenklage insbesondere auch zum Verschulden plädiert und eventuell Beweis erhoben werden, würde das Verfahren er- heblich kompliziert und verlängert. Da die Verletzung eines rechtsbeständigen Patentanspruchs nach den vorstehenden Erwägungen erwiesen ist, steht der Klägerin grundsätzlich ein Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruch zu, der sich auch auf In- formationen bezieht, welche die Klägerin zur Bezifferung des mit den pa- tentverletzenden Produkten erzielten Bruttoumsatzes benötigt. 57. Der Umfang dieses Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruchs ergibt sich aus seinem Zweck. Grundsätzlich trägt der Patentinhaber die Be- weislast für den erlittenen Schaden (entgangenen Gewinn) oder den vom Verletzer durch den Eingriff in das Schutzrecht erzielten Bruttogewinn. 51
Weil der Patentinhaber aber keinen Zugang zu den Informationen hat, die ihm die Bezifferung des mit dem patentverletzenden Produkt erzielten Bruttoumsatzes erlauben würden, ist der Verletzer in diesem Umfang auskunfts- und rechenschaftspflichtig. Für die abzugsfähigen Kosten ist jedoch der Verletzer behauptungs- und beweispflichtig. 52 Eine Schätzung nach Art. 42 Abs. 2 OR kommt zwar sowohl für den Bruttoumsatz wie die abzugsfähigen Kosten in Frage; 53
vermag der Verletzer aber behauptete Gestehungskosten mangels einer gehörig geführten Buchhaltung nicht zu beweisen, so verbleibt kein Raum für eine Schätzung. 54 Die Angabe einer einzigen Zahl als „Fixkosten“ ge- nügt nicht und führt dazu, dass keine abzugsfähigen Gemeinkosten aner- kannt werden. 55
In Bezug auf das geltend gemachte Auskunfts- und Rechnungslegungs- begehren bedeutet dies, dass die Beklagte nur soweit zur Auskunft ver-
49 Baechler, Die Stufenklage, sic! 2017, 1 ff., 9. 50 BPatGer, Urteil O2015_018 vom 15. Juni 2018, E. 58 – „instrument d’écriture“. 51 BGE 134 II 306 E. 4.1.2 – „Resonanzetikette II“. 52 BGE 134 III 306 E. 4.3 – „Resonanzetikette II“. 53 BGE 134 III 306 E. 4.1.2; 143 III 297 E. 8. 54 BGE 134 II 306 E. 4.3 – „Resonanzetikette II“; KGer ZG, Urteil A3 2008 39 vom 29. Mai 2008, E. 3.3 – „Resonanzetikette III“, in: sic! 2009, 39 ff. 55 HGer ZH, Urteil HG920584 vom 6. Dezember 2007, E. 3 – „Rohrschelle IV“, in: sic! 2008, 545 ff.
O2016_009 Seite 72 pflichtet werden kann, als die Auskünfte (und Unterlagen) geeignet sind, den von ihr mit den patentverletzenden Produkten erzielten Bruttoumsatz zu beziffern. Hingegen hat die Klägerin keinen Rechtsanspruch darauf, dass die Beklagte ihre Gestehungskosten darlegt. Ob und in welchem Umfang die Beklagte geltend macht, vom Bruttoumsatz seien Geste- hungskosten abzuziehen, bleibt ihr überlassen. Es obliegt auch ihr, die Abzugsfähigkeit und Höhe dieser Kosten zu beweisen. Gelingt ihr dies nicht, trägt sie die Folgen. Damit erledigen sich auch die von der Beklagten geltend Bedenken be- züglich der Verletzung ihrer Geschäftsgeheimnisse. Am mit den patent- verletzenden Produkten erzielten Bruttoumsatz kann die Beklagte kein schützenswertes Geheimhaltungsinteresse geltend machen. Die Identität der gewerblichen Abnehmer und das Ausmass der Weitergabe von pa- tentverletzenden Produkten an sie ist bei nachgewiesener Patentverlet- zung kein schützenswertes Geheimnis; die Interessen des Patentinha- bers gehen vor (Art. 66 lit. b PatG). Wenn die Beklagte geltend machen will, dass vom Bruttoumsatz Gestehungskosten abzuziehen sind, wird sie diese behaupten, substanziieren und beweisen müssen. Ob sie dies tun will, auch wenn dadurch Geschäftsgeheimnisse offenbart werden, muss die Beklagte selbst entscheiden. Das Gericht zwingt sie auf jeden Fall nicht dazu. Das Rechtsbegehren Ziff. 4 ist daher in dem Umfang gutzuheissen, als sich die herauszugebenden Informationen und Unterlagen auf den mit den patentverletzenden Ausführungsformen erzielten Bruttoumsatz be- ziehen; im weiteren Umfang ist es abzuweisen. Einziehungs- und Vernichtungsanspruch 59. Die Klägerin verlangt die Einziehung und Zerstörung der patentverletzen- den Durchflussmessfühler und der ganz oder vorwiegend zu ihrer Her- stellung dienenden Einrichtungen, Geräte und sonstigen Mittel (Rechts- begehren Ziff. 6). Die Beklagte verlangt die Abweisung auch dieses Rechtsbegehrens. Keine der Parteien macht nähere Ausführungen zu den Voraussetzungen des Einziehungs- und Vernichtungsanspruchs. 60. Gemäss Art. 69 Abs. 1 PatG kann das Gericht im Falle der Verurteilung (wegen Patentverletzung) die Einziehung und die Verwertung oder Zer- störung der widerrechtlich hergestellten Erzeugnisse oder der vorwiegend
O2016_009 Seite 73 zu ihrer Herstellung dienenden Einrichtungen, Geräte und sonstigen Mit- tel anordnen. Widerrechtlich hergestellt ist jedes Erzeugnis, das unter Verletzung eines gültigen Patents hergestellt wurde. Nach dem Gesetzeswortlaut können weiter eingezogen werden die vorwiegend zur Herstellung patentverlet- zender Erzeugnisse dienenden Einrichtungen, Geräte und sonstigen Mit- tel (die so genannten „instrumenta sceleris“). Nach dem Wortlaut müssen die Produktionsmittel aktuell (Präsens) der Herstellung patentverletzender Erzeugnisse dienen. Haben sie in der Vergangenheit der Herstellung sol- cher Gegenstände gedient, werden sie aber derzeit zu anderen Zwecken eingesetzt, ist eine Einziehung ausgeschlossen. Eine Einziehung kommt m.a.W. nur in Frage, wenn die Produktionsmittel nicht patentfrei verwen- det werden können. 56
Nach dem Wortlaut von Art. 69 Abs. 1 PatG kann das Gericht nur die Ein- ziehung der widerrechtlich hergestellten Erzeugnisse oder der Produkti- onsmittel verfügen; d.h. wenn verletzende Erzeugnisse eingezogen wur- den, kann über die Produktionsmittel nicht mehr verfügt werden. Dies ist ein offensichtlicher Redaktionsfehler, es ist zulässig, gegenüber der glei- chen Partei sowohl die Einziehung von widerrechtlich hergestellten Er- zeugnissen als auch der instrumenta sceleris zu verfügen. 57
Wie jedes Rechtsbegehren muss auch ein auf Einziehung und Vernich- tung gerichtetes Rechtsbegehren genügend bestimmt sein, so dass die Vollstreckung grundsätzlich mittels rein tatsächlicher Überprüfung möglich ist. 61. Soweit das Rechtsbegehren 6 auf die Vernichtung der in Eventualrechts- begehren 1 zu Rechtsbegehren 1a beschriebenen Durchflussmessfühler abzielt, ist es genügend bestimmt. Eine Einziehung ist vorgängig der (hier einzig beantragten) Vernichtung nicht notwendig. Vielmehr ist die Beklag- te zu verpflichten, die sich in der Schweiz und in Liechtenstein ihrer Ver- fügungsgewalt befindlichen Ausführungsformen gemäss Eventualrechts- begehren 1 zu Rechtsbegehren 1a zu vernichten.
56 Heinrich, PatG/EPÜ, 3. Aufl. Bern 2018, Art. 69 N 7; SHK-MSchG-Staub, Art. 57 N 30; a.M. Pedrazzini/Hilti, Europäisches und schweizerisches Patent- und Patentprozessrecht, 3. Aufl. Bern 2008, 497. 57 Blum/Pedrazzini, Patentrecht, 2. Aufl. Bern 1975, Art. 69 N 4.
O2016_009 Seite 74 Soweit das Rechtsbegehren 6 auf die Vernichtung der Produktionsmittel gerichtet ist, erweist es sich als unbestimmt. Die Klägerin wiederholt den Gesetzeswortlaut, ohne zu spezifizieren, welche Geräte und Mittel ganz oder vorwiegend der Herstellung patentverletzender Vorrichtungen die- nen und nicht anders, d.h. zur Herstellung patentfreier Durchflussmess- fühler, gebraucht werden können. Daher ist das Rechtsbegehren 6 in die- sem Umfang abzuweisen. Kosten- und Entschädigungsfolgen 62. Das vorliegende Teilurteil stellt bezüglich Verletzung, Auskunft und Rech- nungslegung einen Endentscheid dar. Entsprechend ist über die diesbe- züglichen Prozesskosten jetzt zu entscheiden (Art. 104 Abs. 1 ZPO). Der Streitwert wird durch das Rechtsbegehren bestimmt (Art. 91 Abs. 1 ZPO). Lautet das Rechtsbegehren nicht auf eine bestimmte Geldsumme, so setzt das Gericht den Streitwert fest, sofern sich die Parteien darüber nicht einigen oder ihre Angaben offensichtlich unrichtig sind (Art. 91 Abs. 2 ZPO). 63. Die Klägerin bezeichnete den Streitwert in der Klage mit „vorläufig“ CHF 1 Million, gab für den im zweiten Teil der Stufenklage zu beziffernden For- derungsbetrag aber gleichzeitig eine Summe von mindestens CHF 1 Mil- lion an. Damit muss der gesamte Streitwert des ersten und zweiten Teils der Stufenklage nach dem Vortrag der Klägerin CHF 1 Million überstei- gen. Die Beklagte demgegenüber stellt sich auf den Standpunkt, dass der Streitwert für beide Teile insgesamt CHF 1 Million sei, da in der Schweiz nur Erstserien hergestellt worden seien. In der ergänzenden Replik be- zeichnet die Klägerin den Streitwert für Unterlassungs- und Wiedergut- machungsansprüche insgesamt mit CHF 3 Millionen, davon entfallen ge- mäss Rechtsbegehren Ziff. 5 mindestens CHF 1 Million auf den Wieder- gutmachungsanspruch. Die Beklagte hält an ihrer Bezifferung des Streit- werts fest, spezifiziert aber nicht, welcher Betrag auf die Unterlassungs- und welcher auf die Wiedergutmachungsansprüche entfällt. Damit fehlt es an einem überstimmenden Vortrag der Parteien zum Streitwert. Nach ständiger Praxis des Bundespatentgerichts ist in einem solchen Fall vom höheren Streitwert auszugehen, sofern sich dieser nicht als gänzlich unglaubhaft erweist. Bei einem Streitwert für Unterlassungs- und Wiedergutmachungsansprüche von insgesamt CHF 3 Millionen, wo-
O2016_009 Seite 75 von CHF 1 Million auf die Wiedergutmachungsansprüche entfällt, ist von einem Streitwert für das Unterlassungs- und Rechnungslegungsbegehren von CHF 2 Millionen auszugehen. Ausgehend von einem Streitwert von CHF 2 Millionen ist die Gerichtsge- bühr für dieses Teilurteil auf CHF 100‘000 festzulegen (Art. 31 und 33 PatGG in Verbindung mit Art. 1 Reglement über die Prozesskosten beim Bundespatentgericht [KR-PatGer]). 64. Bei einem Streitwert von CHF 2 Millionen beträgt die tarifliche Entschädi- gung für die berufsmässige rechtsanwaltliche Vertretung zwischen CHF 40‘000 und CHF 110‘000 (Art. 5 KR-PatGer). In Anbetracht der Wichtigkeit, der Schwierigkeit und dem Umfang der Streitsache rechtfer- tigt es sich, die Entschädigung für die berufsmässige rechtsanwaltliche Vertretung auf CHF 80‘000 zu bemessen. Die Auslagen für die patentanwaltliche Unterstützung im Prozess können praxisgemäss als notwendige Auslagen erstattet werden (Art. 32 PatGG i.V.m. Art. 3 lit. a KR-PatGer; entspricht Art. 95 Abs. 3 lit. a ZPO), aller- dings nur bis zur tatsächlichen Höhe, oder, wenn diese die Entschädi- gung für die berufsmässige anwaltliche Vertretung gemäss Tarif über- steigt, „von der Grössenordnung her im Bereich der rechtsanwaltlichen Entschädigung“ des Anwalts gemäss KR-PatGer. 58
Die Klägerin macht vorliegend Kosten für die patentanwaltliche Beratung in der Höhe von CHF 177‘000 geltend. Die Beklagte bestreitet die Höhe der Kosten, soweit sie den tariflichen Rahmen überschreitet. Praxisge- mäss sind die patentanwaltlichen Kosten, wenn sie den tariflichen Rah- men für die anwaltliche Entschädigung überschreiten, im Bereich der Hö- he der anwaltlichen Entschädigung, hier also CHF 80‘000, zu erstatten. Ein höherer Ansatz ist in der vorliegenden Situation auch deshalb nicht gerechtfertigt, weil der Grossteil der patentanwaltlichen Aufwendungen im Prozess auf die grosse Zahl von durch die Klägerin gestellten Anträgen zurückzuführen ist. 65. Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Pro-
58 BPatGer, Urteil O2012_043 vom 10. Juni 2016, E. 5.5 – „Antriebseinrichtung für Schienenfahrzeug“.
O2016_009 Seite 76 zesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Vorliegend ist die Klägerin mit ihrem ersten Unterlassungsbegehren un- terlegen, weil das Patent im Umfang, auf den sich das Begehren stützt, nicht rechtsbeständig ist. Sie obsiegt aber mit ihrem ersten Eventualbe- gehren. Sie unterliegt mit ihren Unterlassungsbegehren Ziff. 2 und 3, weil diese die Kennzeichen der Ausführungsformen nennen (vorstehend E. 54). Sie obsiegt im Grundsatz mit dem Rechnungslegungsanspruch (Rechtsbegehren Ziff. 4). Über Rechtsbegehren Ziff. 5 ist erst nach erfolg- ter Rechnungslegung zu entscheiden. Rechtsbegehren Ziff. 6 wurde in Bezug auf die patentverletzenden Produkte gutgeheissen, im weiteren Umfang abgewiesen. Insgesamt hat die Klägerin zum ganz überwiegenden Teil obsiegt, denn sie erhält ein Urteil, das der Beklagten die Herstellung, den Vertrieb etc. der angegriffenen Ausführungsformen untersagt und sie zur Auskunft und Rechnungslegung bezüglich historischer Verletzungen verpflichtet. Unter Berücksichtigung, dass das erste Unterlassungsbegehren abgewiesen wird, sind die Prozesskosten daher zu 90% der Beklagten zu auferlegen. Die Gerichtsgebühr von CHF 100‘000 ist mit dem Kostenvorschuss der Klägerin zu verrechnen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Die Beklagte hat der Klä- gerin die Kosten im Umfang von 90% (CHF 90‘000) zu ersetzen (Art. 111 Abs. 2 ZPO). Die Beklagte schuldet der Klägerin eine Entschädigung von CHF 72‘000 für die berufsmässige anwaltliche Vertretung (90% von CHF 80‘000), abzüglich CHF 8‘000 (10% von CHF 80‘000), welche die Klägerin der Beklagten für deren berufsmässige anwaltliche Vertretung schuldet und die durch Verrechnung getilgt werden, netto also CHF 64‘000. Weiter schuldet die Beklagte der Klägerin CHF 72‘000 als Ersatz für notwendige Auslagen in der Form von Patentanwaltskosten, ebenfalls abzüglich von CHF 8‘000, welche die Klägerin der Beklagten für deren notwendige Auslagen schuldet und die durch Verrechnung getilgt werden (die patentanwaltlichen Kosten der Beklagten übersteigen eben- falls CHF 80‘000). Die Beklagte schuldet der Klägerin daher eine Partei- entschädigung von total CHF 128‘000.
O2016_009 Seite 77 Das Bundespatentgericht erkennt:
O2016_009 Seite 78 • das erste Gehäuseteil umfasst einen ersten Flansch mit einem Flanschfortsatz, das zweite Gehäuseteil umfasst einen zweiten Flansch mit einem Flanschfortsatz, und das erste Gehäuseteil und das zweite Gehäuseteil sind über den ersten Flansch mit Flansch- fortsatz und den zweiten Flansch mit Flanschfortsatz bzw. deren aneinander anliegende Flanschdruckflächen miteinander verbun- den; und • die Verbindung von der zweiten Anschlussstelle zum Innern des zweiten Gehäuseteils verläuft teilweise über einen zwischen dem ersten und zweiten Flansch mit Flanschfortsatz verlaufenden Ka- nal über die Flanschdruckflächen hinweg. Im weiteren Umfang wird das Unterlassungsbegehren gemäss Ziff. 1 abgewiesen. 2. Die Unterlassungsbegehren gemäss Ziff. 2 und 3 werden abgewie- sen. 3. In teilweiser Gutheissung des Rechtsbegehrens Ziff. 6 wird die Be- klagte verpflichtet, unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1‘000 für jeden Tag der Nichterfüllung, mindestens aber CHF 5‘000, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall, binnen 30 Tagen nach Eintritt der Rechtskraft dieses Teilurteils sämtliche sich in der Schweiz oder in Liechtenstein in ihrer Verfügungsgewalt befindlichen Vorrichtungen gemäss Ziff. 1 vorstehend zu vernichten. Im weiteren Umfang wird das Einziehungs- und Vernichtungsbegeh- ren gemäss Ziff. 6 abgewiesen. 4. In teilweise Gutheissung des Rechtsbegehrens Ziff. 4 wird die Be- klagte verpflichtet, der Klägerin binnen 60 Tagen nach Eintritt der Rechtskraft dieses Teilurteils • Namen und Anschrift aller gewerblichen Abnehmer der Vorrich- tungen gemäss Ziff. 1 vorstehend mitzuteilen, • sämtliche Rechnungen (mit Lieferzeiten und -preisen) für Vor- richtungen gemäss Ziff.1 vorstehend in Kopie zur Verfügung zu stellen. Im weiteren Umfang wird das Auskunfts- und Rechnungslegungsbe- gehren gemäss Ziff. 4 abgewiesen.
O2016_009 Seite 79 5. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 100‘000. 6. Die Kosten werden zu 10% der Klägerin und zu 90% der Beklagten auferlegt. 7. Die Gerichtsgebühr wird mit dem von der Klägerin geleisteten Kos- tenvorschuss verrechnet und die Beklagte hat der Klägerin die Kos- ten im Umfang von 90% (CHF 90‘000) zu ersetzen. 8. Die Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin eine reduzierte Parteient- schädigung von CHF 128‘000 zu bezahlen 9. Schriftliche Mitteilung an die Parteien sowie an das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nach Eintritt der Rechtskraft), je ge- gen Empfangsbestätigung. Rechtsmittelbelehrung: Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amts- sprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Anga- be der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind beizulegen, soweit sie die be- schwerdeführende Partei in Händen hat (vgl. Art. 42 BGG). St. Gallen, 18. Dezember 2018 Im Namen des Bundespatentgerichts Präsident Erste Gerichtsschreiberin
Dr. iur. Mark Schweizer lic. iur. Susanne Anderhalden Versand: 20.12.2018 Anhänge: KB 10 (act. 1_10), 13 (act. 1_13), KB 10A (act. 27_10A) und KB 25 (act. 27_25)