10 CG.2008.414

10 CG. 2008.414

Der Fürstliche Oberste Gerichtshof hat als Revisionsgericht durch seinen 1. Senat unter dem Vorsitz des Präsidenten Dr. Gert Delle Karth sowie die OberstrichterInnen Dr. Marie-Theres Frick, Dr. Thomas Hasler, lic.iur. Thomas Ritter und Dr. Helmut Neudorfer als weitere Mitglieder des Senates, ferner im Beisein der Schriftführerin Elisabeth Enthaler in der Rechtssache der klagenden Partei VZ***, vertreten durch TS***, gegen die beklagte Partei IV***, vertreten durch BK***, wegen Unterlassung, Löschung einer Marke, Urteilsveröffentlichung (Streitwert: CHF 450'000,--) infolge Revision der klagenden Partei gegen das Urteil des Fürstlichen Obergerichtes, zweiter Senat, vom 21.12.2011 (ON 80), womit der Berufung der klagenden Partei gegen das Urteil des Fürstlichen Landgerichtes vom 25.03.2011 (ON 66) keine Folge gegeben wurde, in nicht-öffentlicher Sitzung

zu Recht erkannt:

Der Revision wird keine Folge gegeben.

Die klagende Partei ist schuldig, der beklagten Partei binnen vier Wochen die mit CHF 10'453,60 bestimmten Kosten des Revisionsverfahrens zu bezahlen.

Tatbestand:

Mit der am 29.12.2008 beim Fürstlichen Landgericht eingelangten Klage beantragte die klagende Partei, das Gericht möge nachstehendes Urteil

fällen:

Die für die beklagte Partei eingetragene liechtensteinische Marke

a. liechtensteinische Wort-/Bildmarke "ARBEITSGEMEINSCHAFT A-D SHADE GUIDE", Reg. Nr. LI 14331, Anmeldetag 08.03.2007, für die Klassen 5 und 10.

SHADE

GUIDE

Klasse 5: Materialien für die Zahnheilkunde, insbesondere Materialien und Hilfsmittel für die Herstellung von Kronen und Brücken, künstlichen Zähnen; Charakterisierungen von Zähnen; Zahnfüllmaterialien; Malfarben; Stumpfaufbaumaterialien, Reparaturmaterialien; Opaquer; vorfabrizierte Teile für Kronen, Brücken und Zwischenglieder.

Klasse 10: Zahnärztliche und zahntechnische Apparate, Geräte, Werkzeuge und Instrumente, insbesondere künstliche Zähne und Schalen, Zahnplättchen, Farbringe, Rohlinge aus Kunststoff, Metall oder Keramik; Metall, Keramik; Kronen und Brücken.

wird für nichtig erklärt und deren Löschung gemäss Art 32 lit c MSchG angeordnet.

Die beklagte Partei ist gegenüber der klagenden Partei schuldig, es ab sofort bei sonstiger Exekution zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr die Bezeichnung "ARBEITSGEMEINSCHAFT A-D SHADE GUIDE" oder eine verwechselbar ähnliche Bezeichnung im Zusammenhang mit der Ankündigung, dem Verkauf und/oder dem Vertrieb von Materialien für die Zahnheilkunde, insbesondere Materialien und Hilfsmittel für die Herstellung von Kronen und Brücken, künstlichen Zähnen, Charakterisierungen von Zähnen, Zahnfüll-materialien, Malfarben, Stumpfaufbaumaterialien, Reparaturmaterialien, Opaquer, vorfabrizierte Teile für Kronen, Brücken und Zwischenglieder (Klasse 10), zahnärztliche und zahntechnische Apparate, Geräte, Werkzeuge und Instrumente, insbesondere künstliche Zähne und Schalen, Zahnplättchen, Farbringe, Rohlinge aus Kunststoff, Metall oder Keramik- Metall- Keramik-Kronen und Brücken oder gleichartigen Waren zu verwenden;
Die beklagte Partei ist gegenüber der klagenden Partei schuldig, es ab sofort bei sonstiger Exekution im geschäftlichen Verkehr zu den Zwecken des Wettbewerbs zu unterlassen, die Farbskala und die in ihr enthaltenen Farben A1 - D4, die regelmäßig als A-D Farben bezeichnet werden, im Zusammenhang mit der abstrakten Systematik von Farbskalen und im Zusammenhang mit Farbskalen für Zahnersatz in Fachzeitschriften und Katalogen von Mitbewerbern oder Händlern, so zu verwenden, dass in den Verkehrskreisen die Bezeichnung "A-D" als Hinweis auf die Klägerin verstanden wird;
Die klagende Partei wird ermächtigt, den dem Unterlassungsbegehren, dem Löschungsbegehren und dem Veröffentlichungsbegehren stattgebenden Urteilsspruch mit Fettdrucküberschrift und Fettdruckumrandung in den nächstmöglichen Grossauflagen der Liechtensteinischen Landeszeitungen (oder entsprechender Fachzeitschriften) nach Rechtskraft dieses Urteils auf Kosten der beklagten Partei veröffentlichen zu lassen.
Die beklagte Partei ist schuldig, der klagenden Partei die Kosten des Prozesses binnen vier Wochen bei sonstiger Exekution zu Handen des ausgewiesenen Klagsvertreters zu ersetzen.

Die Klägerin bringt dazu zusammengefasst vor:

Sie sei ein weltweit tätiges medizintechnisches Unternehmen auf dem Gebiet der Entwicklung und der Herstellung von Zahnersatz. Zu ihren Kunden gehörten vorwiegend Zahnärzte und Zahntechniker. Die Beklagte sei eine direkte Konkurrentin der Klägerin. 1956 habe die Klägerin die -classical Farbskala als Vakuum Farbskala eingeführt, die die Farbgruppen A bis D umfasst. Durch die Einführung von Unterfarben sei die Farbskala erweitert und unter der Bezeichnung A1-D4 auf den Markt gebracht und seit 1998 in -lassical umbenannt worden.

Ebenfalls 1998 habe die Klägerin ein neues Farbsystem unter der Bezeichnung -Master in den Markt eingeführt, mit dem die Zahnfarben exakt bestimmt werden können. Die Farbskala - classical finde zum einen als Produktbezeichnung des Farbringes der Klägerin und zum anderen als Bezeichnung für die von der Klägerin entwickelte und gebrauchte Systematik einer farblichen Klassifizierung Verwendung.

Zahnfarben seien nicht genormt. Seit geraumer Zeit verwendeten auch andere Hersteller von Zahnersatz die Farbskala der Klägerin, andere hingegen hätten ihre eigene Farbskala.

Die Beklagte sei Inhaberin folgender Markeneintragungen:

a) liechtensteinische Wort-/Bildmarke "ARBEITSGEMEINSCHAFT A-D SHADE GUIDE", Reg, A/r Ll 14331, Anmeldetag 08.03.2007, für die Klassen 5 und 10,

SHADE

GUIDE

b. internationale Registrierung "ARBEITSGEMEINSCHAFT A-D SHADE GUIDE", Reg. Nr. IR 939310, Anmeldetag 20.08.2007,auf Basis und unter Beanspruchung der Priorität der Liechtenstein Reg. Nr. 14331

vom 08.03.2007, für die Klassen 5 und 10.

SHADE

GUIDE

Klasse 5: Materials for use in dentistry, namely materials and accessories for themanufacture of crowns and bridges, of artificial teeth; characterisation of teeth, dental filling materials; colour stains; dental core-build up materials; materials for repairing tooth defects; dental opaque materials; prefabricated parts for crowns, bridges and pontics,

Klasse 10: Apparatus, tools and instruments, namely artificial teeth and veneers; tooth plates, shade guides for assessing tooth shades or colour of oral tissue; ingots made of resin, metal or ceramic; metal and ceramic for dental purposes; crowns and bridges

Benannte Länder nach dem MMA und PMMA:

Schweiz, Österreich, Deutschland, China und Japan

Die Farbskala A-D besitze einen hohen Bekanntheitsgrad und impliziere einen Herkunftshinweis auf die Klägerin. Diese Bezeichnung werde in den einschlägigen Verkehrskreisen (Zahnärzte, Zahntechniker etc.) als Synonym für die Vita Farben oder die Vita Farbskala verwendet. Auch in den Fachzeitschriften werde diese Farbskala als Herkunftshinweis auf die Klägerin verstanden und besitze die Eigenschaft eines Kennzeichens.

Die Eintragung der bekämpften Marke stelle eine unerlaubte Bezugnahme auf die Klägerin und eine planmässige Anlehnung an deren Kennzeichen dar. Dies erfülle den Tatbestand des Art 2 UWG. Durch die Registrierung der bekämpften Marke der Beklagten werde für die Klägerin die Anmeldung eigener Marken zumindest erschwert und sie werde dadurch in ihren eigenen geschäftlichen Aktivitäten behindert. Die Übernahme des Kennzeichens der Klägerin in die Marke der Beklagten sei geeignet, Verwechslungen mit Waren, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb der Klägerin herbeizuführen und erfülle den Tatbestand des Art 3 lit d UWG.

Durch die Registrierung ihrer Marke nutze die Beklagte den Bekanntheitsgrad der Farbskala A-D in unlauterer Weise aus und setze damit den Tatbestand nach Art 3 lit e UWG. Zudem bestehe eine Irreführungsgefahr im Sinne der Art 3 lit d und e UWG, weil die Marke der Beklagten den Eindruck erwecke, dass die Beklagte Urheberin der Farbskala A-D sei. In jedem Fall werde bei den einschlägigen Verkehrskreisen der Eindruck erweckt, dass die Klägerin Mitglied des in der Marke genannten Arbeitskreises sei.

Gemäss Art 2 lit d MSchG seien Zeichen von der Eintragung in das Markenregister ausgeschlossen, die gegen geltendes Recht verstossen. Die Anmeldung der Marke durch die Beklagte stelle aus den oben genannten Gründen eine unlautere Handlung im Sinne der Art 2, 3 lit d und e UWG dar. Die Marke der Beklagten sei aus diesem Grund vom Markenschutz ausgeschlossen.

Vom Markenschutz ausgeschlossen seien überdies irreführende Zeichen. Eine Marke, die zu einem unrichtigen Rückschluss auf die geschäftlichen Verhältnisse ihres Inhabers führt, sei nicht schutzfähig. Dem angesprochenen Verkehrskreis, das sind hauptsächlich Zahnärzte und Zahntechniker, sei die Herkunft des A-D Farbsystems bewusst und er verbinde dieses System mit den Produkten der Klägerin. Die markenmässige Verwendung dieses Zeichens durch die Beklagte werde daher als betriebliche, auf die Klägerin hinweisende Herkunftsangabe angesehen. Dieser Rückschluss werde noch verstärkt durch den Wortsbestandteil der bekämpften Marke "Shade Guide" und die grafische Gestaltung des Farbringes sowie das Wort "Arbeitsgemeinschaft". Der angesprochene Verkehrskreis, welcher das A-D Farbsystem stets mit der Klägerin verbinde, werde dadurch in irreführender Weise zur Annahme verleitet, dass diese Arbeitsgemeinschaft mit der Klägerin gebildet worden sei. Die Marke der Beklagten sei daher irreführend und nicht schutzfähig im Sinne des Art 2 lit c MSchG.

Die Farbskala A-D habe bereits lange vor der Eintragung der bekämpften Marke notorische Bekanntheit bei den Zahnärzten und Zahntechnikern im gesamten deutschsprachigen Raum erlangt, wie die Vielzahl von Publikationen in Fachzeitschriften und Lieferungen an das Fachpublikum belege. Daher sei diese Farbskala zu Gunsten der Klägerin geschützt, ohne dass es auf die effektive markenrechtliche Benutzung ankomme. Der Marke A-D komme eine hohe Kennzeichnungskraft zu, die keine beschreibenden Anklänge aufweise. Dieses Zeichen stelle auch keine allgemeine Gattungsbezeichnung für Dentalprodukte, künstliche Zähne oder ein Farbsystem dar. Dass auch andere Hersteller von Dentalprodukten auf das A-D Farbsystem verweisen oder dieses mit einem Verweis auf die Klägerin übernommen haben, schwäche die Kennzeichnungskraft dieses Zeichens nicht, sondern stärke sie sogar. Die Bezeichnung der Farbtöne mit den Buchstaben A, B, C, D sei von der Klägerin rein willkürlich gewählt worden und stehe in keinem beschreibenden Zusammenhang mit dem damit gekennzeichneten Produkt. Zwischen den mit der notorisch bekannten Marke A-D der Klägerin gekennzeichneten und den von der Beklagten mit der bekämpften Markeneintragung beanspruchten Waren der Klasse 5 und 10 bestehe Identität.

Die Wort- und Bildmarke der Beklagten sei durch das beherrschende Zeichen A-D geprägt. Die weiteren Elemente des Zeichens "Arbeitsgemeinschaft" und "Shade Guide" seien rein beschreibende und liessen jegliche Kennzeichnungskraft im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren vermissen.

Zusammengefasst macht die Klägerin als Klagegründe geltend:

Die Eintragung der liechtensteinischen Wort-/Bildmarke "Arbeitsgemeinschaft A-D Shade Guide", Reg. Nr. LI 14331 der Beklagten stelle einen Verstoss gegen das Gesetz über den unlauteren Wettbewerb dar, da diese Marke

gemäss Art 2 UWG eine Bezugnahme auf ein Kennzeichen der Klägerin und eine Behinderung der Klägerin darstelle,
gemäss Art 3 lit d UWG eine Massnahme bilde, die geeignet sei, eine Verwechslung mit dem der Klägerin zugeordneten Kennzeichen "A-D" und den damit gekennzeichneten Waren, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb der Klägerin zu bewirken, und
gemäss Art 3 lit e UWG eine irreführende und anlehnende Bezugnahme auf das in den Verkehrskreisen bekannte Kennzeichen "A-D" der Klägerin beinhalte.

Die liechtensteinische Wort-/Bildmarke "Arbeitsgemeinschaft A-D Shade Guide", Reg. Nr. LI 14331 der Beklagten sei vom Markenschutz ausgeschlossen

gemäss Art 2 lit d MSchG, da das Zeichen gegen geltendes Recht und zwar Art 2 UWG, Art 3 lit d UWG und Art 3 lit e UWG verstosse,
gemäss Art 2 lit c MSchG, da das Zeichen irreführend sei, und
gemäss Art 3 Abs 1 lit c MSchG, da Verwechslungsgefahr mit der nach Art 3 Abs 2 lit b MSchG älteren, notorisch bekannten Marke "A-D" der Klägerin bestehe.

Die Beklagte bestritt das Klagsvorbringen, beantragte kostenpflichtige Klagsabweisung und wendete zusammengefasst ein:

Die Farbskala A-D (A1-D4) werde seit vielen Jahren von nahezu allen Herstellern von Dentalmaterialien unbeanstandet durch die Klägerin verwendet und zwar ohne Hinweis auf die Klägerin oder auf die "Vita Farben". Es handle sich bei dieser Farbskala daher um eine Gattungsbezeichnung und nicht um eine auf die Klägerin hinweisende Herkunftsbezeichnung. Die Klägerin verwende selbst diese Farbbezeichnung zur Kennzeichnung ihrer Produkte nicht. Sie bezeichne die von ihr angebotenen und vertriebenen Farbschlüssel mit den 16 Farben von A1-D4 als Vitapan classical. In diesem Farbschlüssel werde nirgends das Zeichen A-D als Marke, als Kennzeichen oder Herkunftshinweis verwendet. Die Klägerin habe im Jahre 1998 eine weitere Farbskala mit der Bezeichnung 3D Master eingeführt und sie seither als das bessere und moderne System beworben. Ein Grossteil der Produkte der Klägerin werde mit diesem Farbschlüssel bezeichnet. Soweit die Klägerin die Farbskala Vitapan classical noch verwende, tue sie dies nicht als Herkunftsnachweis sondern zur Beschreibung der Zahnfarben ihrer Produkte.

Die Behauptung der Klägerin, die mit der Klage angegriffene Marke nutze den Ruf eines etablierten Kennzeichens aus, treffe nicht zu. Es gebe kein Kennzeichen A-D sondern nur die Zahnfarben A1-D4 und deren Synonym A-D. Die von nahezu allen Zahnärzten und Zahntechnikern benutzte Farbskala A1-D4 habe zwar zu einer hohen Bekanntheit dieser Farbskala geführt; dies bedeute aber keineswegs einen Herkunftshinweis auf die Klägerin. Diese Farbskala habe sich auf Grund ihrer Verwendung durch nahezu alle Hersteller von Dentalmaterial von der Klägerin gelöst. Sie bezeichne für die angesprochenen Verkehrskreise 16 Farben als den üblichen Standard. Die Verwendung dieser Farbskala durch andere Hersteller sei von der Klägerin nicht angegriffen worden und sei auch nicht angreifbar. Die Beklagte und weitere Hersteller von Dentalprodukten hätten sich zur Arbeitsgemeinschaft A-D Shade Guide zusammengeschlossen, weil sich diese Farbskala mit den Zahnfarben A1-D4 zu einem allgemeinen und umfassend verwendeten Standard für Dentalmaterialien und Farbschlüssel entwickelt habe. Dieser Standard soll erhalten bleiben.

Der Klägerin sowie den beteiligten Verkehrskreisen sei bekannt, dass sich die Farbskala A1-D4 von der Klägerin gelöst habe und zu einer Gattungsbezeichnung geworden sei. Deshalb habe die Klägerin ein neues System für die Bezeichnung der Zahnfarben entwickelt, das sie Vitapan 3D Master nenne und mit dem sie versuche, ein neues monopolartiges Farbsystem zu schaffen. Im Internet erwähne die Klägerin nur mehr dieses neue System; der Farbschlüssel Vitapan classical werde nicht angeboten. Dieser Farbschlüssel finde sich lediglich noch in einem Prospekt, der eine Farbkonvertierungstabelle enthalte, in der die Zahnfarben Vitapan 3D Master den Zahnfarben Vitapan classical gegenübergestellt werden. Die Klägerin werte den Farbschlüssel Vitapan classical gegenüber ihrem neuen System als veraltet und zweitklassig ab. Nicht nur im Internet sondern auch in ihrer sonstigen Werbung bewerbe die Klägerin ausschliesslich ihr neues System 3D Master. Dies zeige, dass sie seit Jahren kein Interesse mehr an der Farbskala A1-D4 habe.

In ihren umfangreichen Rechtsausführungen (Seite 37-53 der Klagebeantwortung) bestreitet die Beklagte, gegen das UWG oder das MSchG verstossen zu haben.

Das weitere Vorbringen der Parteien (vorbereitende Schriftsätze der Klägerin (ON 5 und ON 64) sowie der beklagten Partei (ON 6 und ON 63) enthält abgesehen von Wiederholungen nur Rechtsausführungen, auf die verwiesen werden kann.

Mit Urteil vom 25.03.2011 wies das Erstgericht das Klagebegehren zur Gänze ab. Es stellte zusammengefasst folgenden Sachverhalt fest:

Die Klägerin mit Sitz in Deutschland und die Beklagte mit Sitz in Liechtenstein sind Hersteller von Zahnmaterial. Sie stehen zueinander in einem Konkurrenzverhältnis. Zu ihren Kunden gehören hauptsächlich Zahnärzte und Zahntechniker.

Die Klägerin entwickelte in den 50-iger Jahren ein System zur Beschreibung der einzelnen Zahnfarben und bezeichnete die einzelnen Farben mit den Buchstaben A-D. Später erweiterte sie dieses Farbsystem auf 16 Farben mit der Bezeichnung A1-D4. Eine Vielzahl von Herstellern von Dentalprodukten und Verwendern von Dentalmaterial (Zahnärzte, Zahntechniker) bezeichnen ebenfalls die von ihnen angebotenen Zahnfarben mit dieser Buchstaben/Zahlenkombination.

Die Beklagte ist seit 08.03.2007 (Tag der Anmeldung) Inhaberin der Wort-/Bildmarke "Arbeitsgemeinschaft A-D Shade Guide", Reg. A/r LI 14331 für die Klassen 5 (Zahnmaterial) und 10 (zahntechnische Apparate, Werkzeuge etc.) sowie der internationalen Markenregistrierung "Arbeitsgemeinschaft A-D Shade Guide", Reg. Nr. IR 939310 (Anmeldetag 20.08.2007) auf Basis und unter Beanspruchung der Priorität der Liechtenstein Reg. Nr. 14331 vom 08.03.2007 für die Klassen 5 und 10. Der Markenschutz der liechtensteinischen Marke wurde auf die Länder Österreich, Schweiz, China, Japan und Deutschland erstreckt.

Vor einigen Jahren (der genaue Zeitpunkt ist nicht festgestellt) schuf die Klägerin ein neues Farbsystem, das sie "Vita System 3D Master" nennt und in ihrem Prospekt "Vita Kompendium" mit folgenden Worten bewirbt:

"Farbbestimmung auf der Höhe der Zeit.

Bei der Farbauswahl wird häufig die VITAPAN classical Farbskala verwendet. Diese über 50 Jahre alte Farbskala genügt jedoch den heutigen Ansprüchen an perfekte, natürliche Ästhetik schon lange nicht mehr. Deshalb haben wir den Vita Toothguide 3D-Master auf wissenschaftlicher Grundlage und internationalem CIE-Lab Standard für die systematische Zahnfarbbestimmung entwickelt. Die Vitapan classical Farben sind darin enthalten.

Wir machen es Ihnen leichter.

Nur mit dem einzigartigen Vita System 3D Master lassen sich alle natürlichen Zahnfarben systematisch bestimmen und vollständig reproduzieren. Also auch die Farben der Vitapan classical Farbskala, und das mit bestmöglicher Annäherung. Auf diese Weise brauchen Sie nur noch die Produkte des Vita-System 3D Master auf Lager zu haben."

Auf ihrer Internetseite schreibt die Klägerin zum System Vita Toothguide 3D Master:

"Mit dem Vita Toothguide 3D Master hat die intuitive Farbnahme ein Ende. Mit dem Vita Tothguide 3D Master erfolgt die Farbbestimmung in drei systematischen Schritten, die erstmals jeder erlernen kann.

Wir sind stolz darauf, dass unsere Anwender mit Vita System 3D Master nun endlich alle menschlichen, natürlichen Zahnfarben sicher bestimmen und reproduzieren können."

In ihrem Prospekt "Vita Kompendium" bewirbt die Klägerin ihre Produkte nicht mit dem Farbsystem A1-D4 sondern nur mit dem neuen System Vita System 3D Master. Lediglich in der Beschreibung der einzelnen Produkte findet sich die Farbskala A1-D4. Die VITA PHYSIODENS Kunststoffzähne werden als neu und "exclusiv in Vita System 3D Masterfarben" vorgestellt. Andere Produkte bietet die Klägerin in beiden Farbsystemen an.

In den einschlägigen Fachzeitschriften wird das Farbsystem A1-D4 unabhängig von einzelnen Produkten oder der Produktbezeichnung einzelner Hersteller verwendet.

Die Klägerin selbst verwendet die Zeichen A-D oder A1-D4 nicht zur Kennzeichnung ihrer Produkte, Waren oder Dienstleistungen sondern zur Beschreibung der einzelnen Farben, in denen sie ihre Produkte anbietet.

Die Klägerin vertreibt ihre Produkte auch in Liechtenstein.

Die vom Erstgericht in Auftrag gegebene demoskopische Untersuchung über Bekanntheitsgrad, Zuordnung und Verwendung des Farbsystems A1-D4 sowie der Marke der Beklagten zeitigte zusammengefasst folgendes Ergebnis:

Von den 410 Befragten (hauptsächlich Zahnärzte und Zahntechniker) kennen 98% das Farbsystem A1-D4. 59% der Befragten ordnen dieses System einem bestimmten Unternehmen zu, davon 76% der Klägerin, 32% der Beklagten. Lediglich 11% der Befragten, die dieses Farbsystem kennen, ist die Marke "Arbeitsgemeinschaft A-D Shade Guide" bekannt. Davon wissen 41% nicht, wofür diese Marke steht. 23% der Befragten verstehen darunter eine Arbeitsgemeinschaft mehrerer Hersteller von Dentalprodukten. Davon die Hälfte ordnet diese Arbeitsgemeinschaft der Beklagten zu.

In rechtlicher Beurteilung dieses Sachverhalts führt das Erstgericht zusammengefasst aus:

Die Registrierung der Marke durch die Beklagte stelle für sich allein noch keine unlautere Massnahme im Sinne des UWG dar. Erst deren Verwendung könnte Gegenstand der lauterkeitsrechtlichen Beurteilung sein.

Die Klägerin und andere Marktteilnehmer verwendeten die Buchstaben A-D oder A1-D4 nicht als Marke oder Kennzeichen sondern zur Beschreibung der angebotenen Zahnfarben. Es könne daher nicht von einer Verwechslungsgefahr der verwendeten Zeichen ausgegangen werden. Insofern nehme die streitgegenständliche Marke auch keinen Bezug auf das Zeichen einer bekannten Ware. Der von der Klägerin geltend gemacht Ausschlussgrund nach Art 2 lit d MSchG liege nicht vor, weil, wie ausgeführt, kein lauterkeitswidriges Verhalten der Klägerin festgestellt werden habe können. Ebenso wenig bestehe die Gefahr einer Irreführung der angesprochenen Verkehrskreise durch die Marke der Beklagten. Aus den Feststellungen ergebe sich, dass die wenig bekannte Marke "Arbeitsgemeinschaft A-D Shade Guide" vorwiegend der Beklagten zugeordnet werde. Die geringe Zuordnung dieser Marke an die Klägerin zeige, dass keine Gefahr einer Irreführung bestehe. Ausserdem kennzeichne die Klägerin selbst ihre Produkte nicht mit A-D oder A1-D4, was ebenfalls eine Täuschungsgefahr ausschliesse.

Gegen dieses Urteil ergriff die Klägerin Berufung aus dem Berufungsgrund der unrichtigen rechtlichen Beurteilung.

Die Beklagte erstattete eine Berufungsmitteilung, worin sie die Bestätigung des erstgerichtlichen Urteils beantragte.

Das Berufungsgericht gab der Berufung der Klägerin mit Urteil vom 21.12.2011 zusammengefasst aus nachstehenden rechtlichen Erwägungen keine Folge:

Die Klägerin verwende die Bezeichnung A-D bzw. A1-D4 nicht zur Kennzeichnung ihrer Produkte oder Dienstleistungen oder ihres Geschäftsbetriebes sondern, wie viele andere Hersteller auch, als Beschreibung der einzelnen Zahnfarben.

Nach Art 2 UWG sei jedes täuschende oder sonst gegen Treu und Glauben verstossende Geschäftsgebaren, das geeignet ist, das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder Anbietern und Abnehmern zu beeinflussen, unlauter im Sinne der zitierten Gesetzesstelle. Eine solche Konkurrenzsituation scheide schon auf Grund der allgemeinen Gebräuchlichkeit und des beschreibenden Charakters des Farbsystems A-D bzw. A1-D4 aus.

Die Eintragung einer Marke begründe ausser in Ausnahmsfällen keine Erstbegehungsgefahr. Besondere, bereits mit der Eintragung der Marke verbundene lauterkeitswidrige Momente seien von der Klägerin nicht geltend gemacht worden.

Die Bezeichnung A-D oder A1-D4 sei allgemein gebräuchlich geworden. Sie weise weder auf ihre Herkunft von der Klägerin hin noch bezeichne sie deren Produkte. Es stehe der Klägerin frei, eine Marke unter Verwendung dieser Buchstabenkombination eintragen zu lassen. Es bestehe daher für die Klägerin auf Grund der Eintragung der streitgegenständlichen Marke weder eine Erschwernis noch eine Behinderung für die Verwendung dieser Zeichen.

Es liege auch keine Verwechslungsgefahr vor, da die Zeichen A-D bzw. A1-D4 von nahezu allen Dentalherstellern zur Definition der Zahnfarben aber nicht zur Kennzeichnung von Produkten verwendet würden.

Ebenso wenig bestehe die Gefahr einer Irreführung. Dies schon deshalb, weil eine verpönte Anlehnung an die Kennzeichen und die Werbekraft einer älteren Marke oder eines Kennzeichens das Bestehen einer solchen Marke bzw. eines solchen Kennzeichens voraussetze, der Klägerin aber weder eine Marke noch ein Kennzeichen zustehe.

Ein wettbewerbsrechtlicher Unterlassungsanspruch der Klägerin bestehe nicht.

Auch den von der Klägerin geltend gemachten markenrechtlichen Löschungsanspruch habe das Erstgericht zu Recht abgewiesen.

Der von der Klägerin geltend gemachte absolute Ausschliessungstatbestand des Art 2 lit d MSchG sei nicht erfüllt, weil kein Verstoss gegen geltendes Recht, insbesondere auch nicht gegen lauterkeitsrechtliche Vorschriften, festgestellt werden konnte.

Die Marke der Beklagten sei auch nicht irreführend, weil nach den Ergebnissen der Verkehrsbefragung diese Marke nur wenig bekannt und nur eine geringe Zuordnung an die Klägerin gegeben sei. Beim überwiegenden Teil der Befragten bestehe überhaupt keine Vorstellung über die Zusammensetzung der Arbeitsgemeinschaft und es sei ihnen auch gleichgültig, ob die Klägerin Mitglied dieser Arbeitsgemeinschaft ist.

Die Klägerin habe die Auffassung des Erstgerichts, es lägen keine relativen Ausschliessungsgründe im Sinne des Art 3 MSchG vor, nicht bekämpft. Art 3 lit c MSchG sei nicht einschlägig, weil es weder eine Marke noch ein sonstiges Kennzeichen der Klägerin mit der Bezeichnung A-D gebe und daher auch keine Verwechslungsgefahr bestehe.

Gegen dieses Urteil richtet sich die Revision der Klägerin mit dem Antrag, der Oberste Gerichtshof möge das Urteil des Berufungsgerichtes dahin abändern, dass der Berufung der Klägerin Folge gegeben und das Urteil des Erstgerichts dahin abgeändert werde, dass dem Klagebegehren stattgegeben wird.

In ihrer Revision trägt die Klägerin zusammengefasst vor:

Um den Tatbestand der Irreführung im Sinne des Art 2 lit c MSchG zu erfüllen, komme es nach der Entscheidung des Schweizer Bundesverwaltungsgerichtes vom 05.12.2011 nicht darauf an, ob der Markeninhaber die Marke (dort die Marke "Swiss Air") gebrauche oder ob der Markeninhaber überhaupt noch existiere. Entscheidend sei vielmehr, ob die angegriffene Marke bei den beteiligten Verkehrskreisen die unzutreffende Vorstellung eines Zusammenhangs mit einem Unternehmen hervorrufen könne. Diese Rechtsansicht verträten auch das Landgericht und das Oberlandesgericht Köln in ihren Entscheidungen im Parallelprozess. Die Irreführungsgefahr werde auch durch das eingeholte Sachverständigengutachten belegt. Danach ordneten 76% der Befragten den Farbschlüssel A1-D4 der Klägerin zu.

Markenrechtlich stelle eine Marke nichts anderes als einen Hinweis auf den Hersteller bestimmter Waren oder Dienstleistungen dar. Durch die Marke der Beklagten werde das Publikum über die Identität des Herstellers getäuscht.

Unabhängig davon sei die Marke der Beklagten irreführend, weil sie bei den Verkehrskreisen den Eindruck erwecke, die in der Marke genannte Arbeitsgemeinschaft sei legitimiert, den Farbschlüssel A-D zu verwalten.

Die Rechtsauffassung, die Bezeichnung A-D habe sich von der Klägerin losgelöst und sei zum Allgemeingut geworden, sei nicht haltbar, da ein Teil der Hersteller diese Farbskala unter Hinweis auf das Farbsystem der Klägerin verwende.

Es sei gar nicht erforderlich, dass die Klägerin ihre Waren mit den Zahnfarben A-D bezeichne, denn unabhängig davon, wie die Klägerin ihre Produkte bezeichnet, sei es den einschlägigen Verkehrskreisen jedenfalls klar, dass die Zahnfarben A-D die der Klägerin seien. Daran ändere es auch nichts, dass die Klägerin die Verwendung dieses Farbschlüssels den übrigen Marktteilnehmern gestatte.

Es sei nicht nachvollziehbar, dass das Berufungsgericht aufgrund der angenommenen Allgemeingebräuchlichkeit des Farbbezeichnungssystems und des beschreibenden Charakters der Bezeichnung A-D eine Konkurrenzsituation zwischen den Streitteilen verneine. Wäre diese Auffassung richtig, müsste die Marke der Beklagten gemäss Art 2 lit a MSchG gelöscht werden. Der wesentliche Bestandteil der streitgegenständlichen Marke sei die Buchstabenkombination A-D. Die Worte "Arbeitsgemeinschaft" und "Shade Guide" seien bloss beschreibende Zusätze. Das Gleiche gelte für die grafische Darstellung eines Farbringes.

Das Farbbezeichnungssystem A-D habe sich klar durchgesetzt. Die beteiligten Verkehrskreise ordneten den Farbschlüssel der Klägerin zu und würden durch die Marke der Beklagten in Irrtum geführt.

Bereits die Eintragung einer irreführenden Marke begründe deren markengemässen Gebrauch. Im vorliegenden Fall ergebe sich aus dem Sachverhalt eine klare Gebrauchsabsicht der Beklagten, die durch ihren Internetauftritt und den bis heute andauernden Gebrauch des Kennzeichens untermauert werde.

Die Argumentation des Berufungsgerichts, es bestehe kein Kennzeichen A-D, greife zu kurz. Die Eintragung der Marke der Beklagten hindere die Eintragung einer eigenen Marke seitens der Klägerin und die Gründung einer Arbeitsgemeinschaft zur Pflege des Farbschlüssels A-D.

Es treffe zu, dass das Farbsystem A-D von vielen Herstellern von Dentalmaterialien benutzt werde und als allgemein gebräuchlich bezeichnet werden könne. Dadurch habe die Klägerin aber keineswegs ein Vorgehen gegen eine nicht bloss beschreibende Nutzung dieser Farbbezeichnung verwirkt.

Es sei falsch, wenn das Berufungsgericht nur auf die Kenntnis jener Verkehrskreise abstelle, denen das irreführende Kennzeichen bekannt ist. Massgebend sei die Gesamtheit der einschlägigen Verkehrskreise. Eine Mehrheit dieser Verkehrskreise ordne den Farbschlüssel A1-D4 der Klägerin zu und werde durch die Eintragung der Marke der Beklagten in Irrtum geführt.

Der Farbschlüssel A-D weise einen derart hohen Bekanntheitsgrad auf, dass er die Eigenschaft eines kennzeichnungsfähigen Elementes im Sinne des Art 3 lit d UWG besitze. Die Tatsache, dass nahezu alle Hersteller von Dentalmaterial diese Farbskala benützten, stehe der Anwendung dieser Gesetzesstelle nicht im Wege, denn auch die Benützung gemeinfreier Bezeichnungen könne eine Verletzung des Art 3 lit d UWG begründen, wenn eine Bezugnahme auf Leistungen eines Mitbewerbers vorliege.

Die Klarstellung seitens der Beklagten bei der Pressekonferenz vom 30.01.2007, dass die Klägerin nicht Mitglied dieser Arbeitsgemeinschaft sei, gelte nur für den deutschen, nicht aber für den liechtensteinischen Markt.

Die Beklagte bestritt in ihrer Revisionsbeantwortung die Richtigkeit dieser Rechtsausführungen und erwiderte zusammengefasst Folgendes:

Das Zeichen A-D (A1-D4) sei vom Markenschutz schon deshalb ausgeschlossen, weil es Gemeingut im Sinne des Art 2 lit a MSchG sei. Dieses Zeichen werde nach den Feststellungen des Erstgerichts von nahezu allen Herstellern von Zahnmaterial sowie auch von der Klägerin selbst zur Beschreibung von Zahnfarben, nicht aber zur Kennzeichnung ihrer Produkte verwendet.

Die bekämpfte Marke sei auch nicht irreführend, weil die darin enthaltenen Begriffe sachlich durchaus zutreffend seien. Es handle sich tatsächlich um die Marke einer Arbeitsgemeinschaft, die sich mit dem Farbschlüssel (Shade Guide) A-D befasst. Durch diese Angaben könnten daher die angesprochenen Verkehrskreise nicht in Irrtum geführt werden. Welche Unternehmen an der Arbeitsgemeinschaft beteiligt sind, sei für die Abnehmer der Produkte völlig gleichgültig.

Entgegen der in der Revision vertretenen Ansicht begründe auch die blosse Hinterlegung einer Marke keine Erstbegehungsgefahr, es sei denn, dass bereits die Hinterlegung durch ein unlauteres Verhalten des Hinterlegers geprägt sei, was im vorliegenden Fall aber nicht zutreffe.

Die Klägerin werde durch die eingetragene Marke weder daran gehindert, das Zeichn A-D als Bestandteil einer eigenen Kombinationsmarke zu gebrauchen, noch werde ihr durch die Marke der Beklagten eine solche Nutzung auch nur erschwert.

Infolge der festgestellten allgemeinen Gebräuchlichkeit und des bloss beschreibenden Charakters des Zeichens A-D (A1-D4) könne dieses Zeichen auch nicht als Herkunftshinweis auf die Klägerin gedeutet werden und zu einer Verwechslung mit deren Produkten und Leistungen führen.

Entscheidungsgründe:

Dazu hat der erkennende Senat erwogen:

Die Revision und die Revisionsbeantwortung sind zulässig und rechtzeitig eingebracht.
Die vom Berufungsgericht zutreffend begründete Anwendung liechtensteinischen Rechtes ist nicht strittig. Rezeptionsgrundlage des liechtensteinischen Lauterkeits- und Markenschutzrechtes sind das Schweizer Bundesgesetz gegen den unlautern Wettbewerb (UWG) vom 19.12.1986 und das Schweizer Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben vom 28.08.1992. Die Schweizer Lehre und Rechtsprechung zu diesen Gesetzen sind daher primär zur Auslegung der einschlägigen liechtensteinischen Rechtsvorschriften heranzuziehen. Nicht zu übersehen ist aber auch, dass das Schweizer Lauterkeits- und Markenschutzrecht in erheblichem Masse von der deutschen Lehre und Rechtsprechung beeinflusst ist (Baudenbacher, Lauterkeitsrecht Rz 88ff vor Art 2 ch-UWG). Daher erscheint es legitim, auch die in den Rechtsschriften der Parteien mehrfach zitierten Entscheidungen des Landgerichtes Köln vom 23.01.2009 und des Oberlandesgerichtes Köln vom 28.08.2009 in die rechtlichen Erwägungen einzubeziehen; dies allerdings mit Einschränkungen, weil der diesen Urteilen zugrunde liegende Sachverhalt nicht vollständig mit dem im vorliegenden Fall vom Erstgericht festgestellten übereinstimmt, sondern im vorliegenden Rechtsstreit ergänzt und erweitert wurde.
Die Klägerin stützt ihr Begehren sowohl auf lauterkeits- als auch auf markenschutzrechtliche Tatbestände.

3.1 Zum Vorwurf der Klägerin, die Beklagte habe durch die Registrierung der strittigen Marke gegen Bestimmungen des UWG verstossen:

Im Mittelpunkt der lauterkeitsrechtlichen Auseinandersetzung steht die Behauptung der Klägerin, die Beklagte habe mit der Registrierung ihrer Marke die damit angesprochenen Verkehrskreise, hauptsächlich Zahnärzte und Zahntechniker, getäuscht und dadurch sowohl gegen die Generalklausel des Art 2 UWG als auch gegen die Spezialtatbestände des Art 3 lit d und e UWG verstossen. Die von der Beklagten registrierte Marke könne aufgrund ihrer Verbindung mit der von der Klägerin entwickelten Farbskala A-D unter Beifügung der Worte "Arbeitsgemeinschaft" und "Shade Guide" bei dem angesprochenen Verkehrskreis den unrichtigen Eindruck erwecken, die Klägerin sei direkt (als Mitglied) oder indirekt (durch Kooperation) an der in der Marke bezeichneten Arbeitsgemeinschaft beteiligt oder es handle sich bei den von dieser Arbeitsgemeinschaft vermarkteten Produkten um solche der Klägerin.

Die Beklagte wendete ein, die Farbskala A-D bzw. ihre Erweiterung A1-D4 habe sich völlig von der Klägerin gelöst und sei Allgemeingut des angesprochenen Verkehrskreises geworden. Dadurch habe diese Farbskala ihre Kraft als Kennzeichen der Klägerin verloren und diene seit vielen Jahren bloss als Beschreibung der einzelnen Farbschattierungen von Zähnen ohne Zusammenhang mit den Produkten der Klägerin, die ihre Produkte selbst nicht mit dieser Farbskala kennzeichne sondern damit nur die angebotenen Farben beschreibe.

Hiezu vertritt der erkennende Senat nachstehende Rechtsauffassung:

Richtig ist, dass nach den Feststellungen der Untergerichte die Mehrheit der Zahnärzte und Zahntechniker die Farbskala A-D bzw. ihre Erweiterung A1-D4 mit der Klägerin assoziiert, weil ihnen bekannt ist, dass sie diese Farbskala in den 1950-iger Jahren kreiert und in der Folge weiterentwickelt hat.

Legt man allein den Wortlaut der angegriffenen Marke zugrunde, so könnte tatsächlich das einen Bestandteil dieser Marke bildende Wort "Arbeitskreis" in Verbindung mit der Buchstabenkombination A-D und dem Wort "Shade Guide" eine Verbindung der Arbeitsgemeinschaft mit der Klägerin suggerieren.

Bei einer solch isolierten Betrachtungsweise des Wortlautes der Marke darf aber in der rechtlichen Würdigung des Sachverhaltes aus lauterkeitsrechtlicher Sicht nicht stehengeblieben werden. Vielmehr ist Gegenstand der rechtlichen Beurteilung das Wettbewerbsverhalten der Streitteile in seiner Gesamtheit, das heisst sowohl die unmittelbare Handlung als auch ihre Begleiterscheinungen und Folgen (Baudenbacher, aaO Rz 4 zu Art 2 chUWG). Stets sind dabei die Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen. Daher sind sowohl das Wettbewerbsverhalten der Beklagten bei und nach Registrierung der strittigen Marke als auch das der Klägerin in Bezug auf die unbestrittenermassen von ihr kreierte und weiterentwickelte Farbskala A-D bzw. A1-D4 zur Lösung der Rechtsfrage heranzuziehen.

Die Klägerin entwickelte vor etlichen Jahren eine neue Methode der Farbbestimmung und vermarktet diese seither unter der Bezeichnung "Vita-System 3D Master". Nach den Feststellungen des Erstgerichts bewirbt sie dieses neue System als ein der bisherigen Farbskala A-D bzw. A1-D4 weit überlegenes. Das bisherige System genüge - so die Klägerin in ihrem Prospekt - den heutigen Ansprüchen an perfekte natürliche Ästethik schon lange nicht mehr. Die Zahnärzte und Zahntechniker bräuchten daher nur noch die Produkte des neuen Vita-System 3D Master auf Lager zu haben. Sie (die Klägerin) sei stolz darauf, nun endlich alle menschlichen, natürlichen Zahnfarben sicher bestimmen und reproduzieren zu können (siehe Feststellungen des Erstgerichts, Seite 15/16 in ON 66).

Es ist naheliegend, dass ein solches Wettbewerbsverhalten der Klägerin, so vor allem die Herabsetzung der Farbskala A-D (A1-D4) bei den meisten Angehörigen des angesprochenen Verkehrskreises eine direkte oder indirekte Verbindung der Klägerin mit dem in der bekämpften Marke angeführten Arbeitskreis ausschliesst. Kein vernünftiger Adressat der Werbung der Klägerin wird annehmen, dass diese einer Arbeitsgemeinschaft angehört, deren Ziel es ist, eine Farbskala zu vermarkten, die von der Klägerin als eine gegenüber ihrem neuen System inferiore propagiert wird. Die Gefahr einer Irreführung des angesprochenen Verkehrskreises wird daher bereits durch das eigene Wettbewerbsverhalten der Klägerin weitgehend ausgeschlossen.

Gestützt wird diese Einschätzung des Fehlens einer markt- und wettbewerbsrelevanten Irreführungsgefahr durch die Massnahmen, die die Beklagte und die in der Arbeitsgemeinschaft zusammengeschlossenen Dentalunternehmen ergriffen, um die angesprochenen Verkehrskreise über die personelle Zusammensetzung dieser Arbeitsgemeinschaft und deren Ziele aufzuklären.

So wurden im Rahmen einer von der Beklagten organisierten Pressekonferenz die an der Arbeitsgemeinschaft beteiligten Unternehmen namentlich vorgestellt und Präsentationsunterlagen verteilt, auf denen das Logo dieser Unternehmen ersichtlich ist. Der Einwand der Klägerin in ihrer Revision (Seite 20, erster Absatz), die Klarstellung seitens der Beklagten auf der Pressekonferenz in Deutschland könne nur Auswirkungen auf den deutschen, nicht aber auf den liechtensteinischen Markt haben, trägt nicht. Diese Erklärungen machen nicht an der Grenze Liechtensteins halt, sondern wirken hier genauso wie im deutschen Markt. Abgesehen davon ist der liechtensteinische Markt für beide Parteien eine quantité négligeable.

In einem Internetauftritt und in einer Pressemitteilung stellten sich die Teilnehmer an der Arbeitsgemeinschaft ebenfalls namentlich vor und beschrieben dort die Ziele der Arbeitsgemeinschaft.

Die Fachzeitschrift "QZ" berichtete über diese Arbeitsgemeinschaft in ihrer Ausgabe ..., wobei zunächst irrtümlich bei dieser Arbeitsgemeinschaft auch das Logo der Klägerin aufschien, dieser Fehler aber in der Folge richtiggestellt wurde.

Mit diesen Publikationen ist wohl zumindest beim grössten Teil des angesprochenen Verkehrskreises, sofern sich dessen Mitglieder überhaupt für die Arbeitsgemeinschaft interessieren, klargestellt, dass die Klägerin nicht Mitglied dieses Arbeitskreises war und ist und auch sonst in keinem besonderen Naheverhältnis zu diesem Arbeitskreis steht.

Das vom Erstgericht eingeholte demoskopische Gutachten ist nicht sehr aussagekräftig. Beide Parteien interpretieren es entsprechend ihrem Prozessstandpunkt. Aus diesem Gutachten lassen sich zwei Aussagen ableiten, die aber die Kernfrage, ob die angegriffene Marke geeignet ist, einen markt- und wettbewerbsrelevanten Teil des angesprochenen Verkehrskreises in die Irre zu führen, nicht beantworten.

Die erste Aussage des Gutachtens geht dahin, dass eine Mehrzahl der Befragten Kenntnis davon hat, dass die Farbskala A-D (A1-D4) seinerzeit von der Klägerin kreiert und weiterentwickelt wurde. Das sagt aber noch nichts darüber aus, ob die Befragten damit die irrige Vorstellung verbinden, die Klägerin sei direkt oder indirekt an der Arbeitsgemeinschaft beteiligt und ebenso wenig darüber, ob die Befragten die von der Arbeitsgemeinschaft hergestellten und vermarkteten Produkte für solche der Klägerin oder unter ihrer Beteiligung hergestellte halten.

Die zweite Aussage des Gutachtens geht dahin, dass nur eine geringe Zahl der Befragten die strittige Marke bzw. den darin angesprochenen Arbeitskreis überhaupt kennen und davon wiederum nur ein Teil diesen Arbeitskreis der Klägerin zuordnen. Der darauf gestützte Einwand der Beklagten, der geringe Bekanntheitsgrad der Marke bzw. des Arbeitskreises sprächen gegen ein relevantes Irreführungspotential, greift allerdings zu kurz. Es ist nicht auszuschliessen, dass sich dieser Bekanntheitsgrad steigert, sobald die Beklagte die strittige Marke zur Kennzeichnung ihrer Produkte verwendet.

Mangels entscheidungswesentlicher Aussagen des Gutachtens kann die entscheidende Rechtsfrage nicht empirisch sondern nur normativ unter Zugrundelegung des in Art 2 Abs 2 UWG definierten Konsumentenleitbildes beantwortet werden. Es ist zu fragen, ob ein durchschnittlich sorgfältiger und aufmerksamer Zahnarzt oder Zahntechniker, der die ihm durch Werbung und Fachzeitschriften übermittelten Informationen beachtet, durch die strittige Marke in seinen Kaufentscheidungen wesentlich beeinflusst wird.

Aufgrund des vom Erstgericht festgestellten eigenen Werbeverhaltens der Klägerin, das ein klares Desinteresse an der von ihr erfundenen Farbskala A-D (A1-D4) erkennen lässt, und der Massnahmen, die die Beklagte bzw. der Arbeitskreis ergriffen, um die personelle Zusammensetzung dieses Arbeitskreises klarzustellen, kann nicht angenommen werden, dass die Verwendung dieser Farbskala, die längst zum Gemeingut mutiert ist, einen markt- und wettbewerbsrelevanten Teil des angesprochenen Verkehrskreises über das Verhältnis der Klägerin zu diesem Arbeitskreis täuscht und in seinem Kaufverhalten beeinflusst.

Die in der Revision neuerlich aufgestellte Behauptung, die Eintragung einer Marke stelle bereits eine unlautere Wettbewerbshandlung dar (Seite 14, 2. Absatz der Revision), widerspricht der von der Klägerin selbst wiederholt zitierten Entscheidung des OLG Köln im dortigen Parallelprozess und der dort zitierten deutschen Rechtsprechung. Auch nach Schweizer Lehre (Baudenbacher aaO Rz 19 zu Art 9 chUWG) bedarf es zur Erfüllung eines lauterkeitswidrigen Tatbestandes neben der Hinterlegung einer Marke des Vorliegens einer Erstbegehungsgefahr. Selbst wenn eine solche Gefahr im Widerstand der Beklagten gegen die Löschung ihrer Marke erblickt werden könnte, so wird sie doch durch die Erklärung der Beklagten (ON 63, Seite 18) entkräftet, dass sie, sollte sie die eingetragene Marke verwenden, zweifellos klarstellen werde, dass die Klägerin nicht Mitglied der Gemeinschaft ist. In einem allfälligen Unterlassungsprozess müsste sich die Beklagte bei dieser Erklärung behaften lassen.

Die Eintragung der strittigen Marke ist daher nicht geeignet ist, einen markt- und wettbewerbsrelevanten Teil des angesprochenen Verkehrskreises zu täuschen.

Die Klägerin vertritt die Ansicht, der Farbschlüssel A-D bzw. A1-D4 besitze die Eigenschaft eines kennzeichnungsfähigen Elementes im Sinne des Art 3 lit d UWG, woran auch der Umstand, dass dieses Zeichen seit längerer Zeit nahezu alle Hersteller von Dentalprodukten verwenden, nichts ändere, denn auch gemeinfreie Zeichen könnten eine Verletzung des Art 3 lit d UWG begründen, sofern eine Bezugnahme auf die Leistungen eines Mitbewerbers vorliege.

Dies trifft, jedenfalls in dieser allgemeinen Form, nicht zu.

Unter den Schutz des Art 3 lit d UWG fallen alle Zeichen, die einen Wettbewerber, sein Unternehmen oder seine Leistungen äusserlich kennzeichnen und von seinen Mitbewerbern unterscheiden. Dazu gehören Marke, Name, Firma, Geschäftsbezeichnung, Firmenkürzel etc. Die Kennzeichnungsfähigkeit eines Zeichens setzt grundsätzlich voraus, dass es sich dabei überhaupt um ein zulässiges Zeichen, insbesondere weder um ein widerrechtliches noch um ein gemeinfreies Zeichen handelt (Pedrazzini UWG2 Rz 5.68). Ausgehend von den erstgerichtlichen Feststellungen fehlt aber dem Zeichen A-D bzw. A1-D4 diese Kennzeichnungskraft.

Richtig ist, dass Pedrazzini an der oben zitierten Stelle seines Kommentars zum UWG darauf hinweist, dass gemeinfreie Zeichen zwar frei nutzbar seien, sich jedoch Schranken in ihrer Verwendung ergäben. Zum einen sei die Verwendung eines gemeinfreien Zeichens dann verboten, wenn es sich durch langen Gebrauch zum Individualkennzeichen entwickelt hat und zum zweiten dann, wenn durch die Verwendung dieses Zeichens eine Verwechslungsgefahr geschaffen würde. Weder der erste noch der zweite dieser Ausnahmefälle treffen auf das Zeichen A-D zu. Dieses Zeichen wurde nach den Feststellungen des Erstgerichtes gerade nicht zum Individualkennzeichen (der Klägerin) sondern degenerierte mit Duldung der Klägerin zu einer für die Beschreibung von Zahnfarben allgemein gebräuchlichen Farbskala. Das Zeichen A-D bzw. A1-D4 bildet entgegen der in der Revision vertretenen Ansicht auch kein unterscheidungskräftiges Zeichen, das eine Verwechslungsgefahr auslösen könnte, denn gemeinfreie Zeichen können, auch wenn sie Bestandteil einer neuen Marke bilden, nicht zu deren Verwechselbarkeit führen.

Der zweite Spezialtatbestand des UWG, auf den die Klägerin ihren Vorwurf lauterkeitswidrigen Verhaltens stützt, ist der des Art 3 lit e UWG. Sie erblickt in der Verwendung des Zeichens A-D in der angegriffenen Marke eine verbotene Bezugnahme auf ihre Waren, Leistungen und auf ihren Geschäftsbetrieb.

Grundsätzlich bezieht sich der Tatbestand des Art 3 lit e UWG auf die vergleichende Werbung, die allerdings in der Schweizer Lehre und Rechtsprechung nicht auf echte Vergleiche beschränkt ist, sondern jede Werbeaussage umfasst, die in irgend einer Art eine Beziehung zwischen dem eigenen Produkt, der eigenen Persönlichkeit oder dem eigenen Unternehmen und dem Produkt, der Persönlichkeit oder der Unternehmung eines oder mehrerer Mitbewerber herstellt (Baudenbacher aao Rz 28 zu Art 3 lit e UWG).

Der Vorwurf vergleichender Werbung im engeren Sinn trifft die Marke der Beklagten von vornherein nicht, denn sie enthält keine Werbeaussage mittels Vergleiches mit Produkten, Leistungen etc. der Klägerin. In Frage käme daher nur der Fall einer Ausbeutung der Leistungen der Klägerin durch Anlehnung an diese Leistungen. Die bekämpfte Marke erfüllt aber die Tatbestandsmerkmale des Art 3 lit e UWG auch in dieser Konfiguration nicht. Zum einen deshalb, weil dieser Tatbestand auch bei weitester Auslegung nur Werbemassnahmen betrifft, die bekämpfte Marke aber keinerlei Werbeaussagen enthält und zum zweiten, weil von einer Anlehnung im Sinne einer Ausbeutung der klägerischen Leistungen jedenfalls dann nicht gesprochen werden kann, wenn ein gemeinfreies Zeichen, das jedermann zur Verfügung steht, als Bestandteil einer Marke verwendet wird.

Damit ist das Zwischenergebnis festzuhalten, dass die Marke der Beklagten weder den Tatbestand der Generalklausel des Art 2 UWG noch die von der Klägerin angezogenen Spezialtatbestände des Art 3 lit d und e UWG erfüllen.

3.2 Neben den bereits erörterten lauterkeitsrechtlichen Aspekten stützt die Klägerin ihr Klagebegehren auch auf markenrechtliche Tatbestände. Sie vertritt die Ansicht, die bekämpfte Marke sei vom Markenschutz absolut ausgeschlossen, weil sie irreführend sei (Art 2 lit c chMSchG) und gegen geltendes Recht verstosse (Art 2 lit d MSchG). Den in der Klage darüber hinaus noch geltend gemachten relativen Ausschliessungsgrund einer Verwechslungsgefahr im Sinne des Art 3 lit c MSchG releviert die Klägerin hingegen in der Revision nicht mehr, jedenfalls nicht ausdrücklich.

Der erkennende Senat vermag der Rechtsauffassung der Klägerin auch aus markenrechtlicher Sicht nicht zu folgen.

Die Klägerin verbindet mit der vorliegenden Klage zwei insbesondere bezüglich der Klagslegitimation auseinanderzuhaltende Klagstypen:

Das zu Punkt 1 gestellte Klagebegehren beinhaltet eine negative Feststellungsklage im Sinne des Art 50 MSchG, gerichtet auf Nichtigerklärung und Löschung der bekämpften Marke wegen des Vorliegens eines absoluten Ausschliessungsgrundes. Sie ist keine Popularklage, setzt aber bloss ein schutzwürdiges Interesse des Klägers an der Nichtigerklärung voraus. Es genügt, dass der Kläger durch die Marke in der Ausübung seiner geschäftlichen Tätigkeit behindert wird (Willi, Kommentar zum chMSchG; BGE 103 II 342).

Das zu Punkt 2. und 3. erhobene Klagebegehren ist auf Unterlassung des Gebrauches der bekämpften Marke gerichtet und als Leistungsklage (Verletzungsklage) im Sinne des Art 53 MSchG zu qualifizieren. Aktivlegitimiert ist der materiell an der Marke Berechtigte, unabhängig davon, ob er als Berechtigter im Markenregister als Markeninhaber eingetragen ist (Willi aaO Rz 45 vor Art 52 chMSchG; Marbach in Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III/1 Markenrecht2 RZ 1464).

Unter Zugrundelegung der erstgerichtlichen Feststellungen, die Klägerin nutze ebenso wie eine Vielzahl ihrer Mitbewerber die von ihr vor Jahrzehnten kreierte Farbskala A-D bzw. A1-D4 - die Klägerin spricht in ihrer Revision von einer Verwendung dieser Farbskala durch nahezu alle Hersteller (Seite 18, dritter Absatz der Revision) - nur zur Beschreibung der einzelnen Zahnfarben und nicht zur Kennzeichnung ihrer Produkte, ist dieses Zeichen zum Freizeichen degeneriert.

Freizeichen sind nach der Definition des Schweizer Bundesgerichtes (BGE 130 III, 113) Zeichen, die an sich Kennzeichnungskraft hatten und Marken sein könnten oder einmal waren, ihre Kennzeichnungskraft aber eingebüsst haben und damit zum Gemeingut im Sinne des Art 2 lit a MSchG geworden sind. Der Degenerationstatbestand ist erfüllt, wenn ein Zeichen, sei es eine Marke oder ein sonstiges kennzeichnungskräftiges Zeichen durch den vom Inhaber dieses Zeichens geduldeten Gebrauch in den einschlägigen Verkehrskreisen seine Kennzeichnungskraft verloren und nur mehr beschreibenden Charakter hat (Marbach aaO Rz 359). Die Schweizer Rechtsprechung (BGE 114 II, 171; BGE 130 III, 113) differenziert bezüglich des erforderlichen Ausmasses des Bedeutungswandels zwischen registrierten Marken und anderen Kennzeichen. Bei registrierten Marken muss die Degenerierung bei sämtlichen Verkehrskreisen weit fortgeschritten sein, bei nicht registrierten Zeichen genügt bereits das Verständnis eines bestimmten Verkehrskreises, so z.B. des Fachhandels.

Das Zeichen A-D bzw. A1-D4 war nie als Marke registriert. Nach dem Verständnis des einschlägigen Verkehrskreises, das sind die Hersteller von Dentalmaterial und deren Abnehmer (Zahnärzte und Zahntechniker) handelt es sich bei diesen Zeichen um eine Beschreibung von Zahnfarben und in dieser Funktion wird dieses Zeichen von diesem Verkehrskreis einschliesslich der Klägerin selbst verwendet. Damit sind die Voraussetzungen erfüllt, die nach der zitierten Schweizer Rechtsprechung ein ursprünglich unterscheidungskräftiges Kennzeichen zum Freizeichen machen.

Lässt der Inhaber eines ursprünglich unterscheidungskräftigen, wenn auch nicht als Marke eingetragenen Kennzeichens, dieses zum Freizeichen degenerieren, so ist ihm ein schutzwürdiges Interesse an der Feststellung der Nichtigkeit einer Marke, deren Bestandteil dieses Freizeichen ist, abzusprechen, denn aus einem Freizeichen können keine rechtlichen Ansprüche abgeleitet werden (Willi aaO Rz 147 zu Art 2 chMSchG). Die Klägerin hat daher kein schutzwürdiges Interesse (mehr) an der Nichtigerklärung der bekämpften Marke, hat sie doch selbst die Kennzeichnungskraft des Zeichens A-D aufgegeben

Von den geltend gemachten absoluten Ausschlussgründen des Art 2 lit c und d MSchG scheidet der zuletzt genannte Tatbestand von vornherein aus, weil unter Zugrundelegung der vom erkennenden Senat vertretenen Rechtsansicht ein Verstoss gegen das UWG durch die Eintragung der Marke der Beklagten nicht vorliegt und andere Verstösse gegen geltendes Recht weder vorgebracht noch ersichtlich sind.

Selbst wenn man ein schutzwürdiges Interesse der Klägerin an der Nichtigerklärung und Löschung der bekämpften Marke bejahte, könnte der Klage kein Erfolg beschieden sein, denn die Marke der Beklagten ist nicht geeignet, die angesprochenen Verkehrskreise in Irrtum zu führen. Sie ist eine kombinierte Wort- und Bildmarke; die darin enthaltenen Worte (Arbeitsgemeinschaft, Shade Guide) sind rein beschreibender Natur und wären auch in Kombination mit dem Freizeichen A-D als Gemeingut gemäss Art 2 lit a MSchG von der Eintragung ausgeschlossen. Wenn überhaupt, so kommt allein dem grafischen Farbschlüssel Unterscheidungskraft zu. Ob diese für die Schutzfähigkeit der eingetragenen Marke ausreicht, ist nicht Gegenstand dieses Verfahrens. Die Klägerin erblickt eine Irreführung auch nicht im Wortlaut der bekämpften Marke sondern in einer Täuschung über die geschäftlichen Verhältnisse ihres Verwenders. Sie vertritt die Ansicht, das in der bekämpften Marke enthaltene Zeichen A-D bewirke bei den einschlägigen Verkehrskreisen eine Täuschung über die geschäftlichen Verhältnisse, indem dieses Zeichen eine geschäftliche Verbindung zur Klägerin vortäusche.

Auch dies trifft nicht zu.

Nach Schweizer Lehre und Rechtsprechung (Marbach aaO Rz 617, BGE 118 II, 74) sind Zeichen wegen Täuschung über die geschäftlichen Verhältnisse unzulässig, mit welchen ein Status vorgetäuscht wird, welcher nicht den Tatsachen entspricht, so z.B. eine staatliche Aufsicht, Unterstützung durch staatliche Instanzen, die Verbindung zu einer öffentlichen oder sonst wie breit abgestützten Trägerschaft. Das Zeichen A-D bzw. A1-D4 täuscht jedoch keinen derartigen Status vor. Es ist, worauf bereits mehrfach hingewiesen wurde, nichts anderes als eine Beschreibung von Zahnfarben und wird nur mehr als solche gebraucht. Gegenteiliges lässt sich auch weder aus der in der Revision zitierten Entscheidung des Schweizer Bundesverwaltungsgerichtes vom 05.12.2011 (Swissair) noch aus der des Appelationshofes BE Sion (Sion 06) ableiten. In beiden Fällen geht es nicht um die Verletzung von Kennzeichen durch eine neu eingetragene Marke sondern um die Irreführung des Publikums durch Suggerierung einer in Wahrheit gar nicht existierenden Verbindung im ersten Fall zu einer ehemals renommierten Fluggesellschaft, der Swissair, und im zweiten Fall zu einem internationalen Sportereignis, den olympischen Winterspielen in Sion 2006.

Im Gegensatz zu dem in diesen beiden Fällen tatsächlich vorhandenen Täuschungspotential ist ein solches im vorliegenden Fall nicht anzunehmen. Die Abnehmer der Produkte der Streitteile wissen zwar mehrheitlich, dass das Zeichen A-D bzw. A1-D4 vor langer Zeit von der Klägerin zur Beschreibung ihrer Zahnfarben geschaffen wurde. Ausgehend vom Konsumentenleitbild eines durchschnittlich aufmerksamen und informierten Abnehmers von Dentalprodukten ist diesem Verkehrskreis aber auch bekannt, dass diese Zeichen nunmehr zur Beschreibung von Zahnfarben allgemein gebräuchlich sind und nicht einmal von der Klägerin selbst mehr als Kennzeichen für ihre Waren verwendet werden. Eine marktrelevante Irreführung durch die Verwendung dieses Zeichens in der bekämpften Marke ist daher auszuschliessen.

Wie bereits erwähnt, stützte die Klägerin ihr Begehren auch auf Art 3 lit d MSchG; in der Revision releviert sie diesen Tatbestand nicht mehr ausdrücklich, spricht aber doch noch von einer Verwechslungsgefahr (Seite 4, vierter Absatz der Revision). Der Vollständigkeit halber sei daher noch kurz auf diesen Tatbestand eingegangen. Die Klagslegitimation für die Verletzungsklage setzt voraus, dass der Kläger über eine Marke oder zumindest über ein unterscheidungskräftiges Kennzeichen verfügt, denn ansonsten ist schon begrifflich keine Verwechslung möglich. Über ein solches Zeichen verfügt die Klägerin, wie oben begründet, jedoch nicht. Die Gefahr einer Verwechslung der bekämpften Marke, deren Bestandteil ein Freizeichen bildet, mit einem auch vom Kläger gebrauchten Freizeichen erfüllt den Tatbestand des Art 3 lit c MSchG nicht.

Aus diesen Gründen hat das Berufungsgericht der Berufung der Klägerin gegen das erstgerichtliche Urteil zu Recht keine Folge gegeben.

3.3 Der Kostenspruch stützt sich auf §§ 41, 50 ZPO.

Vaduz, 06.07.2012Fürstlicher Oberster Gerichtshof, 1. Senat

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