C/7499/2012
ACJC/439/2013
(1) du 12.04.2013 ( IUO )
Descripteurs : PROTECTION DES MARQUES; COMPÉTENCE RATIONE LOCI
Normes : LDIP.6; LDIP.109
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7499/2012 ACJC/439/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 12 avril 2013
Entre Monsieur A______, domicilié ______ (France), demandeur suivant demande déposée au greffe de la Cour de céans en date du 18 avril 2012, comparant par Me François Membrez, avocat, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et
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A______ a été directeur, puis administrateur de cette société, qui a finalement été dissoute d'office en 1999. Le jugement de faillite a été prononcé le 28 octobre 2002.
D______ a été administrateur de la société, avec signature individuelle du 1er janvier 1988 au 7 octobre 1992.
d. F______SA a déposé, le 2 juin 1988, la marque "L______", auprès de l'Institut Fédéral de la Propriété intellectuelle (ci-après : IPI). Elle est enregistrée sous le n° P-1______.
e. La marque "L______"a également été enregistrée, le 22 août 1988, auprès de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ci-après : OMPI) sous le n° 2______.
f. Le ______ 1998, B______SA a été inscrite au registre du commerce de Genève. Elle a pour but l'importation, l'exportation, la distribution et la vente de produits naturels, et l'exploitation de droits liés à la marque "L______". Son siège est, depuis novembre 2010, à l'avenue . Au moment de la constitution de la société, les administrateurs étaient G et H______; I______ en était le directeur.
Lors de l'ouverture de la présente procédure, le 18 avril 2012, G______ ne faisait plus partie de la société. H______ et I______ étaient toujours, respectivement, administrateur et directeur.
Toutes ces personnes ont bénéficié - et bénéficient - de la signature individuelle.
g. Suite à la constitution de B______SA, la marque "L______" a été transférée à cette société, par F______SA, le ______ 1998. B______SA est apparue en qualité de "titulaire" sur le registre de l'IPI, F______SA étant mentionnée, quant à elle, en qualité de "déposant principal".
h. Le ______ 1998, à Genève, soit cinq jours avant l'inscription de B______SA au Registre du commerce et une quinzaine de jours avant le transfert de la marque "L______" à cette dernière, A______ et I______, qui allait être inscrit comme directeur de B______SA, ont convenu de ce qui suit :
"1. Les parties sont associées en tant qu'actionnaires de B______SA, Genève, étant propriétaires chacune à 50% du capital actions de cette société.
2. A______ est par ailleurs propriétaire de la marque "L______", enregistrée à l'OMPI sous N° 2_______ et à l'OFPI sous le N° 1______.
3. Pour diverses raisons, A______ ne souhaite pas apparaître comme propriétaire de cette marque aux yeux des tiers.
4. I______ et A______ ont cependant l'intention de commercialiser cette marque et ont donc constitué B______SA à cette fin.
5. A______ accepte donc de conférer à B______SA, à titre fiduciaire, les droits de propriété sur la marque. La marque sera enregistrée à l'OMPI au nom de B______SA.
6. A______ et I______ uniront tous leurs efforts pour développer le commerce [du produit de la marque] "L______" par l'intermédiaire de B______SA.
7. A______ s'engage à laisser B______SA disposer de la marque à titre fiduciaire pour une durée minimale de 10 ans.
8. Il est convenu, que, à titre compensatoire du dépôt de la marque "L______", B______SA s'engage à verser une royaltie de 4,5% à A______, calculée sur la base de son chiffre d'affaire ainsi que sur celui perçu auprès des autres sous-licenciés.
9. Les parties s'engagent à communiquer le présent contrat à l'administrateur de B______SA, ainsi qu'à le tenir informé de toute modification éventuelle."
i. Le même jour, A______ a signé, également à Genève, un document intitulé "cession de la marque L______" de F______ SA à B______SA, qui prévoyait : "La société F______SA cède par la présente la totalité de ses droits sur la marque "L______" ainsi que sur le logo déposé à l'OMPI sous le N° 2______ et à l'OFPI sous le N° 1______. Dès ce jour la société B______SA possède aux termes de la convention annexée, la jouissance de la marque et de son logo ("L______") et, est autorisée auprès de l'OMPI ainsi qu'auprès de l'OFPI de l'enregistrer sous son nom." Ce document est uniquement signé par A______ en son propre nom. j. A______ allègue que, conformément à ce qui était mentionné au chiffre 2 de la convention du ______ 1998 précitée (cf. let. A.h ci-dessus), il était le réel titulaire de la marque "L______". A l'appui de cette allégation, il produit une attestation du 4 juillet 1988, signée à Genève, sur papier à entête de F______SA, par D______ en sa qualité d'administrateur unique de cette société [avec signature individuelle], qui indiquait : "Cher A______, Suite aux diverses discussions faites au sein de l'association E______ concernant l'appartenance de la marque "L______", et comme tu nous l'as fait comprendre, cette dernière ne devrait pas appartenir à la société F______S.A., comme elle l'est actuellement mais bel et bien t'appartenir à titre personnel, ceci puisque tu en es à l'origine et que c'est toi qui en as créé le concept (logo et nom). C'est pour cette raison que la société F______S.A. se fait le devoir de te retourner cette appartenance et ceci avec effet immédiat. Néanmoins au vu de la situation actuelle et en contrepartie, la Société F______SA se réserve le droit d'exploiter la marque "L______" afin de pouvoir commercialiser ses produits à base de k______ et ceci pour une période de 10 ans, renouvelable selon accord préalable de la part du propriétaire de ladite marque. Par conséquent, en qualité d'administrateur de F______SA je certifie par la présente:
B______SA avait d'ailleurs déposé plainte pénale, le 4 décembre 2007, à l'encontre de A______ et D______ du chef de faux dans les titres. Le rapport d'expertise, ordonné par le juge d'instruction, a conclu que le document litigieux ne présentait pas d'indices permettant de penser qu'il avait été antidaté, pas plus qu'il ne comportait d'éléments permettant de s'assurer qu'il avait été établi à la date qu'il portait; toutefois, parmi les 92 documents saisis couvrant la période durant laquelle la société F______SA avait son adresse à la rue de , aucun ne présentait un logo ou un pied de page identiques à l'attestation litigieuse et, parmi les 237 documents dactylographiés examinés par l'expert, aucun ne présentait des caractères identiques à celui de cette attestation; en résumé, tout se présentait comme si un papier à logo et pied de page n'avait été imprimé que pour le document litigieux et comme si la boule ou la marguerite porte-caractères n'avait été utilisée que pour la frappe de ce document. Les analyses de l'encre n'ont, quant à elles, pas permis de mettre en évidence un anachronisme. La plainte pénale a été classée par le Ministère public le 6 octobre 2011, classement confirmé par arrêt la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du 13 janvier 2012. m. Par courrier du 7 décembre 2006, A a rappelé à B______SA que cette dernière était propriétaire, à titre fiduciaire, de la marque "L______", et qu'elle lui devait, selon divers arrangements, une redevance de 4,5% calculée sur son chiffre d'affaires, redevance qui n'avait jamais été payée. A______ entendait dès lors récupérer à son nom et pour son propre compte la marque, et invitait B______SA à signer, et lui retourner, une déclaration de cession.
n. B______SA n'ayant pas donné suite au courrier précité, A______ a, par courrier du 10 mai 2007, mis celle-ci un demeure de lui faire parvenir l'ensemble des documents permettant d'apprécier les chiffres d'affaires réalisés, depuis 1998, par elle et ses sous-licenciés. Il invitait par ailleurs la société à lui remettre une déclaration de rétrocession de la marque, "mettant un terme aux accords en cours", et l'engagement de cesser toute exploitation de celle-ci.
o. Par courrier du 17 octobre 2007 adressé à B______SA, A______ a résilié avec effet immédiat, en application des art. 107 et 109 CO, le contrat de cession de marque du 18 février 1998, la société n'ayant pas respecté ses obligations contractuelles.
p. Par courrier du 18 février 2008, A______ a informé l'IPI (dénommé alors "Office fédéral de la propriété intellectuelle") qu'il avait résilié la convention de cession de la marque "L______" et était désormais seul titulaire de celle-ci. Il demandait à l'IPI de noter ce transfert dans ses registres.
q. Après avoir, par décision du 19 août 2008, suspendu la demande d'inscription du changement de titulaire dans l'attente de l'entrée en force de la décision du Ministère public quant à l'authenticité du document fourni par A______ pour revendiquer la marque, l'IPI a, par décision du 30 juin 2009, rejeté la demande d'inscription du changement de titulaire de la marque litigieuse.
En substance, l'IPI a rappelé que son pouvoir d'examen était de nature purement formelle, n'ayant pas à déterminer le titulaire légitime du droit sur le signe mais devant se limiter à évaluer le caractère suffisant des documents produits; lorsque les pièces en sa possession ne permettaient pas de clarifier la situation et que la titularité du droit à la marque était litigieuse, il incombait au juge civil de trancher. En l'occurrence, l'IPI a considéré que les allégués des parties et les pièces produites n'avaient pas satisfait aux exigences de l'art. 28 OPM (demande de transfert de marque) mais avaient "renforcé [s]es doutes", de sorte que la demande de transfert devait être rejetée.
r. Cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal administratif fédéral du 19 avril 2011.
Selon les juges fédéraux, il était impossible, sur la base des pièces produites (soit : 1. l'attestation du ______ 1988 de D______, 2. la convention de cession de la marque à titre fiduciaire signée le ______ 1998 par A______ et I______, et 3. la résiliation avec effet immédiat de cette convention le 17 octobre 2007 par A______), d'établir à satisfaction de droit qui était le véritable titulaire de la marque "L______", dès lors que les parties en revendiquaient la titularité. Or, lorsque la titularité d'une marque était contestée, il n'appartenait pas à l'IPI, mais au juge civil, de se prononcer sur son transfert.
s. C______Ltd a été constituée le ______ 2009 à Tel Aviv, Israël, où elle a son siège. L'un de ses administrateurs est H______, par ailleurs administrateur de B______SA.
Alors que la procédure précitée était en cours, B______SA a requis, le 27 mai 2009, le transfert de la marque "L______" à la société C______Ltd, transfert qui a été confirmé le 3 juin 2009.
C______Ltd est désormais titulaire de la marque "L______".
J______SA, ______ à Genève, est inscrite en qualité de mandataire, depuis le 14 novembre 2005.
B. a. Par acte déposé le 18 avril 2012 par-devant la Cour de céans, A______ conclut, avec suite de frais et dépens, 1) à la constatation qu'il est le seul et légitime propriétaire de la marque "L______", enregistrée à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle sous le numéro P-1______ et à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sous le numéro 2______; 2) à la constatation que B______SA n'avait pas le droit, à compter du 17 octobre 2007, d'utiliser cette marque; 3) à la constatation de la nullité de la cession de cette marque de B______SA à C______Ltd; 4) à la constatation que C______Ltd n'a pas le droit d'utiliser cette marque; 5) au déboutement de B______SA et C______Ltd de toutes autres conclusions.
A______ considère que la Cour de céans est compétente à raison du lieu au motif que la défenderesse B______SA a son siège à Genève (art. 2 Convention de Lugano du 30 octobre 2007 [RS 0.275.12 - ci-après, CL] et 109 al. 2 LDIP); en outre, le résultat de la violation, par C______Ltd, de son droit de propriété intellectuelle a lieu à Genève (art. 109 al. 2 LDIP).
b. Par mémoire de réponse du 19 novembre 2012, B______SA et C______Ltd concluent, avec suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité de la demande et, au surplus, à son rejet.
Elles allèguent que les conclusions de la demande visant à constater qu'elles n'auraient pas le droit d'utiliser la marque litigieuse (conclusions 2 et 4) sont irrecevables dès lors que celui qui est fondé à agir en interdiction ou en cessation de trouble ne peut agir également en constatation de l'illicéité. En prenant ses conclusions 2 et 4, A______ demanderait en réalité à la Cour de céans de faire interdiction à B______SA et C______Ltd d'utiliser la marque litigieuse; il s'agirait donc de conclusions condamnatoires et non constatatoires, lesquelles violeraient le principe de subsidiarité. En outre, la troisième conclusion, visant à faire constater que la cession de la marque de B______SA à C______Ltd est nulle, serait en réalité un maillon du raisonnement de A______ lui permettant de constater qu'il est le légitime propriétaire de ladite marque; partant, cette conclusion serait également irrecevable.
Elles allèguent ensuite que B______SA n'est pas titulaire de la marque litigieuse et n'est donc pas concernée par le litige, de sorte que les conclusions prises à son encontre sont irrecevables.
Elles concluent également à l'incompétence ratione loci de la Cour de céans s'agissant des conclusions prises par A______ à l'encontre de C______Ltd. Tant que l'action visant à faire constater que A______ est titulaire de la marque n'aura pas été admise - ce qui n'adviendra pas selon B______SA et C______Ltd - ce dernier n'en est pas titulaire, de sorte qu'il ne peut se fonder sur le résultat en Suisse d'une hypothétique violation de cette marque pour obtenir que ce litige soit tranché à Genève par la Cour de céans. A______ n'a, au demeurant, pas établi ou offert de prouver, que C______Ltd utiliserait la marque litigieuse en Suisse ou à Genève.
Quant au fond du litige, B______SA et C______Ltd invoquent le défaut de légitimation passive de B______SA et la mauvaise foi de A______ ainsi que la péremption de son droit d'agir.
c. Par ordonnance du 5 décembre 2012, la Cour a ordonné un second échange d'écritures limité à la question de sa compétence ratione loci et accordé un délai au 20 janvier 2013 à A______ pour ses écritures.
d. A______ a expédié sa réplique au greffe de la Cour le lundi 21 janvier 2013. Il allègue en particulier que C______Ltd utilise sans droit la marque "L______", notamment à Genève, puisqu'elle y commercialise [le produit] k______ sous cette marque. Il produit à cette fin deux pièces (n° 33 et 34), la première étant un extrait du 21 janvier 2013 du registre des marques de l'OMPI (base de données "ROMARIN") sur lequel il appert que la titulaire de la marque "L______" est B______SA; la seconde pièce est un extrait du site Internet www.L______.ch sur lequel la gamme des produits de cette marque, à base de k______, est présentée et qui indique, pour coordonnées, l'adresse : [à Genève].
e. Par écritures déposées dans le délai imparti à cet effet au 1er mars 2013, B______SA et C______Ltd admettent, préalablement, que le transfert de B______SA à C______Ltd de la marque "L______" n° 2______ auprès de l'OMPI (let. A.e ci-dessus) n'avait pas encore été inscrit au registre des marques internationales, de sorte que la Cour de céans était compétente, ratione loci, s'agissant de cette marque, B______SA ayant au surplus la qualité pour défendre et la légitimation passive.
Elles persistent toutefois à contester la compétence, à raison du lieu, de la Cour de céans concernant la marque n° 1______ inscrite auprès de l'IPI dont C______Ltd est titulaire. Elles font valoir que A______ ne peut invoquer la violation d'un droit dont il n'est pas titulaire - cette titularité n'ayant pas été constatée -, de sorte qu'il ne peut agir devant la Cour de céans en application de l'art. 109 al. 2 LDIP. Sa demande est dès lors irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre C______Ltd.
C. Par souci de clarté, B______SA sera dénommée ci-après la défenderesse n° 1 et C______Ltd la défenderesse n° 2.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur incident d'incompétence ratione loci : Déboute B______SA et C______Ltd de leurs conclusions. Fixe les frais de l'incident à 1'500 fr. Condamne B______SA et C______Ltd, conjointement et solidairement, à verser lesdits frais à l'Etat, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne B______SA et C______Ltd, conjointement et solidairement, à verser 2'000 fr. à A______, à titre de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Grégory BOVEY et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.
Le président : Jean-Marc STRUBIN
La greffière : Barbara SPECKER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est supérieure à 30'000 fr.14