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Provisional dispute value in patent nullity action

BPatG 4 Ni 45/17 (EP)Bundespatentgericht / 4. Abteilung22.03.2017Granted

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Omnilex-Zusammenfassung

The Bundespatentgericht provisionally fixed the dispute value in a patent nullity action at EUR 1.25 million. It held that the relevant reference point is the time of filing the nullity complaint, and that a parallel preliminary injunction proceeding with a dispute value of EUR 1 million justified the customary 25% surcharge. A later request to reduce the value in the parallel case did not matter.

Omnilex-Regeste

§ 51 Abs. 1 GKG; provisional dispute value in patent nullity proceedings: the value is to be fixed according to equitable discretion, ordinarily by reference to the patent's common value at the time the action is filed plus the damages accrued until then. If damages are not yet finally determined, the dispute value of the parallel infringement proceeding is a suitable benchmark, since it reflects the nullity plaintiff's interest in eliminating the basis of the infringement action. As a rule, the remaining common patent value is then covered by a 25% surcharge, absent special circumstances. Later developments in a parallel infringement or injunction proceeding are irrelevant for the valuation, because the decisive time is the filing of the nullity action (consid. 1-4).

Gesamter Gesetzestext

BPatG — 4 Ni 45/17 (EP), Beschluss

Entscheidungsdatum: 2017-03-22

Aktenzeichen: 4 Ni 45/17 (EP)

ECLI: ECLI:DE:BPatG:2017:220317B4Ni45.17EP.0

Dokumenttyp: Beschluss

Normen: § 51 Abs 1 GKG

Spruchkörper: 4. Senat

Titelzeile

Patentnichtigkeitsklageverfahren – "vorläufige Streitwertfestsetzung" – zur Bemessung des Streitwerts – paralleles einstweiliges Verfügungsverfahren – Maßgeblichkeit des Zeitpunkts der Klageeinreichung

Tenor

In der Patentnichtigkeitssache

…

betreffend das europäische Patent … (…)

hier: vorläufige Steitwertfestsetzung

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 22. März 2017

durch den Vorsitzenden Richter Engels, den Richter Dipl.-Ing Schlenk und die Richterin Dorn

beschlossen:

Der Streitwert für das Verfahren wird vorläufig auf 1.250.000,- € festgesetzt.

Gründe

1 Im Patentnichtigkeitsverfahren ist der Streitwert nach billigem Ermessen zu bestimmen, § 51 Abs. 1 GKG. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (vgl. BGH, Beschluss vom 12. April 2011 - X ZR 28/09, Rn. 2 m. w. N.) ist dafür grundsätzlich der gemeine Wert des Patents bei Erhebung der Klage zuzüglich des Betrags der bis dahin entstandenen Schadenersatzforderungen maßgeblich. Ist über die Höhe des Schadensersatzes noch nicht endgültig entschieden, ist vom Streitwert des Verletzungsverfahrens auszugehen. Denn dieser Betrag beziffert regelmäßig das Interesse des Nichtigkeitsklägers an der erstrebten Vernichtung des Streitpatents, mit der der Patentverletzungsklage die Grundlage entzogen werden soll.

2 Damit ist in der Regel der über das Interesse des Nichtigkeitsklägers hinausgehende gemeine Wert des Patents jedoch noch nicht in seiner Gesamtheit erfasst. Dies berücksichtigt der Bundesgerichtshof mangels anderer Anhaltspunkte regelmäßig mit einem Zuschlag von 25% (vgl. BGH a. a. O).

3 Nach den Angaben der Nichtigkeitsklägerin ist vorliegend zum Zeitpunkt der Einreichung der Nichtigkeitsklage bereits ein paralleles einstweiliges Verfügungsverfahren beim Landgericht München I (Az. …) anhängig gewesen, in welchem die Nichtigkeitsbeklagte die Verletzung der Ansprüche 11 bis 13 des Streitpatents, die auch Gegenstand der vorliegenden Nichtigkeitsklage sind, geltend gemacht hat und der Streitwert vom Landgericht München I auf 1,0 Mio. € festgesetzt worden ist. Nach Erhöhung um 25% ergibt sich der vorliegend festzusetzende Streitwert von 1.250.000,- €.

4 An dieser Beurteilung vermag auch der Vortrag der Nichtigkeitsklägerin nichts zu ändern, wonach sie in dem parallelen Verfügungsverfahren eine Herabsetzung des Streitwerts auf 250.000,- € beantragt habe (vgl. Anlage NK1) mit der Begründung, der vom Landgericht München I festgesetzte Streitwert sei weit überzogen. Da aus o. g. Gründen auf den gemeinen Wert des Patents zum Zeitpunkt der Erhebung der Nichtigkeitsklage abzustellen ist, ist es unerheblich, ob und ggf. aus welchen Gründen es im Nachhinein im parallelen Verfügungsverfahren eventuell zu einer Herabsetzung des Streitwerts kommen könnte. Abgesehen davon ist der Vortrag der Nichtigkeitsklägerin hierzu, auch unter Heranziehung der Anlage NK1, unsubstantiiert und nicht nachvollziehbar.

Schlagwörter

patent nullitydispute valueprovisional assessmentparallel injunction proceedingfiling datesurcharge

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Von Omnilex extrahierte Kernrechtsfragen

Kernrechtsfrage

How should the provisional dispute value be determined in the patent nullity action, especially in light of a parallel injunction proceeding?

Extrahierter Entscheid

The provisional dispute value was to be fixed at EUR 1,250,000, based on the value at the time the nullity complaint was filed and increased by 25%.

Extrahierte Begründung

For patent nullity proceedings, dispute value is determined at the court's equitable discretion. As a rule, it is based on the patent's common value at the time of filing plus damages accrued by then; if damages are not finally determined, the value of the infringement proceeding is used. Since a parallel injunction proceeding had already been pending and had been valued at EUR 1 million, adding the usual 25% surcharge produced EUR 1,250,000. Later requests to reduce that value in the parallel proceeding were irrelevant because the relevant point in time was the filing of the nullity action.

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