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Effect of withdrawn opposition on trademark office decisions

BPatG 29 W (pat) 84/11Bundespatentgericht / Division 2903.08.2011Granted

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Omnilex-Zusammenfassung

The opponent withdrew the opposition against trademark 306 32 494 during the appeal and asked for the trademark office decisions rejecting the opposition to be declared ineffective. The Federal Patent Court held that, under the analogous application of Section 269(3) and (4) ZPO through Section 82(1) sentence 1 MarkenG, withdrawal of the opposition makes the proceeding as if it had never been pending and renders the non-final office decisions ineffective by declaratory order. This applies even when the opposition had been rejected, and the opponent still has a legal interest in such a declaration. The court therefore granted the request and made no costs order.

Omnilex-Regeste

§ 82 Abs. 1 S. 1 MarkenG i.V.m. § 269 Abs. 3 S. 1 und Abs. 4 ZPO; Rücknahme des Widerspruchs gegen die Markeneintragung: Mit der Rücknahme des Widerspruchs ist das Verfahren als nicht anhängig geworden zu behandeln; eine noch nicht rechtskräftige Entscheidung der Markenstelle wird ohne ausdrückliche Aufhebung wirkungslos. Auf Antrag ist diese Wirkung durch deklaratorischen Beschluss auszusprechen. Dies gilt unabhängig davon, ob der Widerspruch der Löschung der angegriffenen Marke gedient hätte oder zurückgewiesen worden ist. Ein Rechtsschutzbedürfnis für den Antrag besteht auch beim unterlegenen Widersprechenden, da der Beschluss der Beseitigung des Rechtsscheins und der Schaffung von Rechtssicherheit dient (consid. 4 f.).

Gesamter Gesetzestext

BPatG — 29 W (pat) 84/11, Beschluss

Entscheidungsdatum: 2011-08-03

Aktenzeichen: 29 W (pat) 84/11

Dokumenttyp: Beschluss

Normen: § 82 Abs 1 S 1 MarkenG, § 269 Abs 3 S 1 ZPO, § 269 Abs 4 ZPO

Spruchkörper: 29. Senat

Titelzeile

Markenbeschwerdeverfahren – "Wirkungslosigkeit von Beschlüssen der Markenstelle nach Widerspruchsrücknahme" – zu den Wirkungen der Rücknahme eines Widerspruchs gegen die Eintragung einer Marke: Rechtsstreit ist als nicht anhängig geworden anzusehen, nicht rechtskräftige Entscheidung wird wirkungslos - Gericht entscheidet über diese Wirkung auf Antrag durch Beschluss – Rechtsschutzbedürfnis hat auch ein Widersprechender, dessen Widersprüche zurückgewiesen worden sind

Tenor

In der Beschwerdesache

…

betreffend die Marke 306 32 494

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 3. August 2011 unter Mitwirkung der Richterinnen Kortge und Dorn sowie des Richters Kruppa

beschlossen:

Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 18. Mai 2011 und vom 12. Mai 2009 sind wirkungslos, soweit der Widerspruch gegen die angegriffene Marke 306 32 494 aus der Marke 2 068 360 zurückgewiesen worden sind.

Gründe

I.

1 Mit den Beschlüssen vom 18. Mai 2011 und vom 12. Mai 2009 hat die Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts die Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG der angegriffenen Marke 306 32 494 mit der Widerspruchsmarke 2 068 360 verneint und den Widerspruch zurückgewiesen. Gegen diese Entscheidung hat die Widersprechende form- und fristgerecht Beschwerde eingelegt.

2 Im Laufe des Beschwerdeverfahrens hat sie mit Schriftsatz vom 21. Juli 2011 den Widerspruch zurückgenommen und ausdrücklich einen Antrag auf Aussprechung der Wirkungslosigkeit der beiden Amtsbeschlüsse gestellt.

II.

3 Gemäß § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 269 Abs. 3 Satz 1 und Abs. 4 ZPO war auszusprechen, dass die beiden angefochtenen Beschlüsse wirkungslos sind (vgl. BGH Mitt. 1998, 264 - Puma; Fezer/Grabrucker, Handbuch der Markenpraxis, Band I, Markenverfahrensrecht, 1. Teil, 2. Kap., RdNr. 384).

4 Nach dem bei der Rücknahme des Widerspruchs gemäß § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG entsprechend anzuwendenden § 269 Abs. 3 Satz 1 ZPO ist, wenn die Klage zurückgenommen wird, der Rechtsstreit als nicht anhängig geworden anzusehen und ein bereits ergangenes, noch nicht rechtskräftiges Urteil wird wirkungslos, ohne dass es seiner ausdrücklichen Aufhebung bedarf. Nach dem gemäß § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG analog anzuwendenden § 269 Abs. 4 ZPO entscheidet das Gericht auf Antrag über diese Wirkung durch (deklaratorischen) Beschluss. Nach dem Wortlaut dieser Vorschrift hat der Ausspruch der Wirkungslosigkeit auf Antrag zwingend zu erfolgen, ohne dass zwischen Urteilen unterschieden wird, welche der Klage stattgeben oder sie zurückweisen. Das gilt auch im Rahmen der analogen Anwendung dieser Vorschrift im Markenrecht bei einer Rücknahme eines Widerspruchs, so dass es auch hier keinen Unterschied machen darf, ob der Widerspruch zur Löschung der angegriffenen Marke geführt hat oder ob er zurückgewiesen worden ist.

5 Ferner fehlt dem Antrag eines Widersprechenden auf Feststellung der Wirkungslosigkeit von Amtsbeschlüssen, die Widersprüche zurückweisen, - wie hier - auch nicht das Rechtsschutzbedürfnis. Der Zweck eines Beschlusses nach § 269 Abs. 4 ZPO besteht darin, den Rechtsschein wirkungsloser Entscheidungen zu beseitigen. An der Herbeiführung dieser Rechtssicherheit hat auch ein Widersprechender, dessen Widersprüche zurückgewiesen worden sind, ein schutzwürdiges Interesse. Denn in einem etwaigen Klageverfahren lässt sich die Wirkungslosigkeit einer die Verwechslungsgefahr verneinenden Entscheidung des Markenamtes einfacher und nachdrücklicher durch Vorlage eines entsprechenden Gerichtsbeschlusses belegen. Diesen kann der Markeninhaber ferner bei einer späteren Markenübertragung dem Rechtsnachfolger aushändigen und damit auch für ihn Rechtssicherheit schaffen (vgl. Kunz-Hallstein, GRUR 2010, 760).

6 Zu einer Kostenauferlegung (§ 71 Abs. 1 und 4 MarkenG) bestand kein Anlass.

7 | | | | | --- | --- | --- | | Kortge | Dorn | Kruppa |

Schlagwörter

trademark oppositionwithdrawalineffectivenesslegal interestdeclaratory ordercosts

Von Omnilex extrahiert

Von Omnilex extrahierte Kernrechtsfragen

Kernrechtsfrage

Whether withdrawal of the opposition renders the trademark office decisions ineffective and allows a declaratory order on request.

Extrahierter Entscheid

Yes. After withdrawal of the opposition, the challenged non-final office decisions became ineffective, and the court had to declare this by order on request.

Extrahierte Begründung

By analogy to Section 269(3) and (4) ZPO via Section 82(1) sentence 1 MarkenG, withdrawal of the opposition has the same effect as withdrawal of a claim: the proceeding is treated as if it had never been pending and any non-final decision loses effect. This applies regardless of whether the opposition had been upheld or rejected.

Kernrechtsfrage

Whether the opponent had a sufficient legal interest in requesting the declaration of ineffectiveness.

Extrahierter Entscheid

Yes. The request served the purpose of eliminating the appearance of validity of an ineffective decision and creating legal certainty, so a legitimate interest existed even though the opposition had been rejected.

Extrahierte Begründung

A declaratory order under Section 269(4) ZPO serves to remove the apparent force of ineffective decisions. The opponent also benefits from clear proof of ineffectiveness for later civil proceedings or transfers of the mark.

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