Entscheidungsdatum: 2016-02-18
Aktenzeichen: 15 W (pat) 23/14
Dokumenttyp: Beschluss
Normen: § 839 BGB, Art 34 GG, § 17a GVG, § 71 Abs 2 Nr 2 GVG, § 9 DPMAVwKostV
Spruchkörper: 15. Senat
Patentbeschwerdeverfahren – "Universalmischsystem" – zur Auferlegung von Dolmetscherkosten
In der Beschwerdesache
betreffend das Patent 102 27 592
…
…
hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 18. Februar 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Feuerlein sowie der Richter Dr. Egerer, Heimen und Dr. Freudenreich
beschlossen:
Auf die Beschwerden der Einsprechenden zu 1) und zu 2) wird der Beschluss der Patentabteilung 43 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 22. Juli 2014 aufgehoben und das Patent 102 27 592 widerrufen.
Hinsichtlich der Auferlegung der Kosten der Dolmetscherin auf die Staatskasse wird wegen der geltend gemachten Verletzung von Amtspflichten durch die Einsprechende zu 1) die Unzulässigkeit des Rechtsweges festgestellt und das Verfahren insoweit an das zuständige Landgericht München I verwiesen.
Eine Kostenerstattung findet nicht statt.
I.
1 Auf die am 20. Juni 2002 unter Inanspruchnahme der inneren Priorität der deutschen Voranmeldung 101 29 944.3 vom 21. Juni 2001 eingereichte und am 9. Januar 2003 offengelegte Patentanmeldung mit der Bezeichnung
2 „Universalmischsystem“
3 hat die Prüfungsstelle für die Klasse C 09 D des Deutschen Patent- und Markenamtes das Patent DE 102 27 592 B4 erteilt. Veröffentlichungstag der Patenterteilung ist der 12. Juli 2007.
4 Die zueinander in Nebenordnung stehenden Patentansprüche 1, 12 und 21 des erteilten Patents lauten:
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5 Gegen das erteilte Patent haben die Einsprechende zu 1) und die Einsprechende zu 2) Einspruch erhoben.
6 Von den Einsprechenden ist zur Begründung ihres Einspruchs unter anderem auf die Druckschriften D3, D6, D7 und D8 verwiesen worden:
7 D3 BASF: Technische Information Lackrohstoffe, Laropal A 81 zur Herstellung von Pigmentpasten, 4 S, 1989
8 D6 WO 98/36034 A1
9 D7 ZORLL, Ulrich [Hrsg.]: Römpp-Lexikon Lacke und Druckfarben., Stuttgart [u.a.]: Georg Thieme Verlag, 1998, Eintrag „Harnstoff-Harze“, S. 277. – ISBN 3-13-776001-1
10 D8 EP 0 846 149 B1
11 Als Patenthinderungsgründe haben die Einsprechenden fehlende Neuheit und erfinderische Tätigkeit bei den Gegenständen des Streitpatents sowie eine offenkundige Vorbenutzung von Pasten mit der Handelsbezeichnung „TEMACOLOR“ geltend gemacht und diesbezüglich die Befragung einer Zeugin angeboten. Zudem haben sie die Ausführbarkeit der Gegenstände der Patentansprüche 12 und 21 gemäß erteiltem Patent und der Gegenstände der Patentansprüche 1, 11 und 15 gemäß dem von der Patentinhaberin in der Anhörung vom 22. Juli 2014 vorgelegten Hilfsantrag bestritten.
12 Die Patentabteilung 1.43 des Deutschen Patent und Markenamtes hat das Patent mit in der Anhörung vom 22. Juli 2014 verkündeten Beschluss auf der Grundlage des Hilfsantrags in beschränkter Form aufrecht erhalten.
13 Die nebengeordneten Patentansprüche 1, 11 und 15 des in beschränkter Form aufrechterhaltenen Patents haben den folgenden Wortlaut:
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14 mit [-] von Seite 9a:
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15 Die Patentabteilung hat die beschränkte Aufrechterhaltung des Streitpatents mit der Anspruchsfassung nach Hilfsantrag im Wesentlichen damit begründet, dass die Ausführbarkeit der Erfindung bezüglich des Teilmerkmals einer „vergleichbaren Deckkraft verschiedener Farbtöne“ gegeben sei. Die Gegenstände der verteidigten Anspruchsfassung seien - von den Parteien unbestritten – neu, und sie beruhten auf einer erfinderischen Tätigkeit. Inwiefern eine offenkundige Vorbenutzung bei den Gegenständen des erteilten Patents vorliege, bedürfe keiner abschließenden Klärung, denn das erteilte Patent sei gegenüber der D6 nicht neu. Auch seien die die offenkundige Vorbenutzung betreffenden Druckschriften durch die Einsprechenden im Rahmen der Anhörung nicht weiter diskutiert worden, weshalb eine Vernehmung der aufgrund Beweisbeschluss vom 24. Juni 2014 geladenen finnischen Zeugin nicht notwendig gewesen sei. Alle Parteien hätten im Übrigen in der Anhörung auf eine Befragung der Zeugin verzichtet.
16 Gegen den Beschluss der Patentabteilung richten sich die Beschwerden der Einsprechenden.
17 Die Einsprechende zu 1) ist der Auffassung, dass der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes auf Verfahrensfehlern beruhe und sich deshalb eine Zurückverweisung der angefochtenen Entscheidung anbiete, weil die Patentabteilung in der Begründung des Beschlusses zu dem Einwand der fehlenden Neuheit zu Patentanspruch 1 keine Stellung genommen habe und insoweit ein Begründungsmangel und fehlendes rechtliches Gehör vorliege. Auch habe die Patentabteilung trotz des Beweisbeschlusses, wonach unter Verweis auf § 46 Abs. 1 PatG Zeugenbeweis zur behaupteten Vorbenutzung erhoben werden sollte, keine aufgrund des Amtsermittlungsgrundsatzes notwendige Zeugeneinvernahme durchgeführt. Dabei komme es nicht darauf an, ob eine der Parteien eine Äußerung zu der Anhörung der Zeugin abgegeben habe. Die Einsprechende zu 1) vertritt dazu die Auffassung, dass die Kosten der in der mündlichen Verhandlung anwesenden Übersetzerin für Finnisch der Staatskasse aufzuerlegen seien, da eine Amtspflichtverletzung gemäß § 839 BGB, Art. 34 GG vorliege.
18 Weiter erachtet sie die Anspruchsfassung des beschränkt aufrechterhaltenen Streitpatents als unzulässig erweitert, unklar und nicht ausreichend offenbart. Auch beruhten deren Gegenstände nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Die von der Patentinhaberin vorgelegten Hilfsanträge 2 bis 13 sieht sie als verspätet eingereicht an. Im Übrigen macht sie sich die Argumentation der Einsprechenden zu 2) zum eigenen Vortrag.
19 Sie hat in der mündlichen Verhandlung beantragt
20 den angefochtenen Beschluss der Patentabteilung 43 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 22. Juli 2014 aufzuheben und das Patent zu widerrufen,
21 hilfsweise die Sache an das Deutsche Patent- und Marken zurückzuweisen,
22 hilfsweise die Verhandlung hinsichtlich der Hilfsanträge 2 - 13 zu vertagen.
23 Ferner hat der Vertreter der Einsprechenden zu 1) und Beschwerdeführerin zu 1) beantragt
24 die Kosten der Dolmetscherin der Staatskasse aufzuerlegen.
25 Die Einsprechende und Beschwerdeführerin zu 2) ist gleichermaßen der Auffassung, der Patentanspruch 1 des Streitpatents in der beschränkt aufrechterhaltenen Form sei unklar und nicht ausführbar (§§ 34 Abs. 3 Nr. 3 und 34 Abs. 4 PatG). Sie macht mit Verweis auf die Druckschriften D6 und D8 und gegebenenfalls auf weitere von der Einsprechenden zu 1) genannte Druckschriften fehlende erfinderische Tätigkeit bei den Gegenständen des beschränkt aufrecht erhaltenen Patents geltend, wobei sie sich im Schriftsatz vom 6. Mai 2015 die Argumentation der Einsprechenden zu 1) zum eigenen Vortrag macht.
26 Sie stellt den Antrag,
27 den angefochtenen Beschluss der Patentabteilung 43 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. Juli 2014 aufzuheben und das Patent zu widerrufen.
28 Die Patentinhaberin tritt den Beschwerden entgegen. Sie legte mit Schriftsatz vom 31. Juli 2015 einen Hilfsantrag 1 vor, der sich von der Anspruchsfassung gemäß dem beschränkt aufrechterhaltenen Patent nur durch die Angabe der Pigmentierungshöhe für die Farbkonzentrate in „[Gew.-%]“ anstelle von „[%]“ in den zueinander in Nebenordnung stehenden Patentansprüchen 1, 11 und 15 unterscheidet. Mit Schriftsatz vom 12. Februar 2016 legt sie weitere Hilfsanträge 2 bis 13 vor. Analog zum Hilfsantrag 1 unterscheiden sich die ungeradzahligen Hilfsanträge 3, 5, 7, 9, 11 und 13 von den jeweils vorangehenden Hilfsanträgen 2, 4, 6, 8, 10 und 12 nur in der Angabe „[Gew.-%]“ für die Farbkonzentrate in den zueinander in Nebenordnung stehenden Patentansprüchen bzw. im Hauptanspruch, sofern keine nebengeordneten Patentansprüche vorliegen.
29 Die nebengeordneten Patentansprüche bzw. der Hauptanspruch nach den Hilfsanträgen 2, 4, 6, 8, 10 und 12 lauten:
30 Hilfsantrag 2
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31 Hilfsantrag 4
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32 Hilfsantrag 6
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33 Hilfsantrag 10
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34 Hilfsantrag 12
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35 Die Patentinhaberin hat beantragt,
36 die Beschwerden zurückzuweisen,
37 hilfsweise das Patent mit den folgenden Unterlagen beschränkt aufrechtzuerhalten
38 1. Patentansprüche 1 - 18 gemäß Hilfsantrag 1, überreicht mit Schriftsatz vom 31. Juli 2015,
39 2. Patentansprüche 1 - 15 gemäß Hilfsantrag 2, überreicht mit Schriftsatz vom 12. Februar 2016,
40 3. Patentansprüche 1 - 15 gemäß Hilfsantrag 3 überreicht mit Schriftsatz vom 12. Februar 2016,
41 4. Patentansprüche 1 - 11 gemäß Hilfsantrag 4, überreicht mit Schriftsatz vom 12. Februar 2016,
42 5. Patentansprüche 1 - 11 gemäß Hilfsantrag 5, überreicht mit Schriftsatz vom 12. Februar 2016,
43 6. Patentansprüche 1 - 15 gemäß Hilfsantrag 6, überreicht mit Schriftsatz vom 12. Februar 2016,
44 7. Patentansprüche 1 - 15 gemäß Hilfsantrag 7, überreicht mit Schriftsatz vom 12. Februar 2016,
45 8. Patentansprüche 1 - 11 gemäß Hilfsantrag 8, überreicht mit Schriftsatz vom 12. Februar 2016,
46 9. Patentansprüche 1 - 11 gemäß Hilfsantrag 9, überreicht mit Schriftsatz vom 12. Februar 2016,
47 10. Patentansprüche 1 - 10 gemäß Hilfsantrag 10, überreicht mit Schriftsatz vom 12. Februar 2016,
48 11. Patentansprüche 1 - 10 gemäß Hilfsantrag 11, überreicht mit Schriftsatz vom 12. Februar 2016,
49 12. Patentansprüche 1 - 10 gemäß Hilfsantrag 12, überreicht mit Schriftsatz vom 12. Februar 2016,
50 13. Patentansprüche 1 - 10 gemäß Hilfsantrag 13, überreicht mit Schriftsatz vom 12. Februar 2016,
51 im Übrigen gemäß beschränkt erteiltem Patent.
52 Die Patentinhaberin vertritt im Wesentlichen die bereits im schriftsätzlichen Verfahren geltend gemachte Auffassung, dass der Fachmann die Lehre der D8 nicht herangezogen hätte, weil dort nur weiß pigmentierte Basisqualitäten zum Einsatz kämen. Ausgehend von D6 müsse er vier Merkmale, nämlich alle vierzehn im Anspruchssatz spezifizierten Farbpigmente, die entsprechenden Konzentrationen der Farbpigmente, ein spezifisches Amino(plast)harz, nämlich Harnstoff-Aldehyd-Harz, als Bindemittel für die Farbkonzentrate und die Konzentrationen des Bindemittels in den Farbkonzentraten, aus seinem allgemeinen Fachwissen oder anderen Dokumenten auswählen, um zu dem Gegenstand des beschränkt aufrecht erhaltenen Patents zu gelangen. Die D6 und auch die übrigen Entgegenhaltungen gäben dem Fachmann keine diesbezüglichen Hinweise.
53 Mit Schriftsatz vom 18. Februar 2016 hat die Einsprechende zu 1) den Antrag, die Dolmetscherkosten der Staatskasse aufzuerlegen, zurückgenommen.
54 Wegen weiterer Einzelheiten des Vorbringens der Beteiligten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.
II.
55 Die Beschwerden der Einsprechenden gegen den Beschluss der Patentabteilung 43 sind frist- und formgerecht eingelegt worden und zulässig (§ 73 PatG).
56 Zudem ist auch die Voraussetzung für die Überprüfung des Patents im vorliegenden Einspruchsbeschwerdeverfahren erfüllt, denn die vorangegangenen Einsprüche der Einsprechenden sind jeweils frist- und formgerecht eingelegt und mit Gründen versehen, wobei die Einsprechenden in ihren Schriftsätzen auch die für die Beurteilung der behaupteten Widerrufsgründe maßgeblichen tatsächlichen Umstände im Einzelnen so dargelegt haben, dass ohne eigene Ermittlungen daraus abschließende Folgerungen für das Vorliegen oder Nichtvorliegen eines Widerrufsgrundes gezogen werden können. Im Fall der Einsprechenden zu 1) ist der Beschluss vom 1. Juli 2008, mit dem die Patentabteilung 1.43 des Deutschen Patent und Markenamtes den Einspruch als unzulässig verworfen hat, weil er nicht ausreichend substantiiert sei, auf deren form- und fristgerecht eingelegte Beschwerde hin vom Bundespatentgericht mit Beschluss vom 9. August 2012 aufgehoben und die Sache zur weiteren Behandlung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen worden (Aktenzeichen 15 W (pat) 1/09).
57 Soweit die Einsprechende zu 1) gemäß § 839 BGB, Art. 34 GG geltend gemacht hat, die Kosten der Dolmetscherin der Staatskasse aufzuerlegen, ist der Rechtsweg zum Bundespatentgericht nicht eröffnet und die Sache war gemäß §§ 17 a, 71 Abs. 2 Nr. 2 GVG an das zuständige Landgericht zu verweisen. Der noch unbeziffert geltend gemachte Anspruch war auch nicht in einen Antrag auf Niederschlagung der durch die Hinzuziehung der Dolmetscherin entstandenen Kosten wegen unrichtiger Sachbehandlung auszulegen. Denn die Einsprechende zu 1) hat den Anspruch ausdrücklich auf eine schwerwiegende Amtspflichtverletzung gemäß § 839 BGB, Art. 34 GG gestützt, weil die Dolmetscherkosten nutzlos angefallen seien. Ein Antrag auf Niederschlagung der Kosten, sofern er überhaupt in die Zuständigkeit des Senats fiele (vgl. § 9 DPMAVwKostV), hätte auch keine Aussicht auf Erfolg, da eine unrichtige Sachbehandlung betreffend die Dolmetscherkosten durch die Patentabteilung nicht ersichtlich ist. Die von der Einsprechenden zu 1) zu Fragen der neuheitsschädlichen Vorbenutzung benannte ausländische Zeugin wurde aufgrund des Beweisbeschlusses der Patentabteilung zur Anhörung geladen. Ferner wurde die Hinzuziehung einer Dolmetscherin für Finnisch als erforderlich angesehen, was auch die Einsprechende zu 1) nicht in Abrede stellt. Eine fehlerhafte Sachbehandlung durch die Patentabteilung ist insoweit nicht erkennbar. Soweit die Einsprechende zu 1) geltend macht, die Dolmetscherkosten seien nutzlos aufgewendet worden und deshalb von der Staatskasse zu tragen, weil die Patentabteilung amtspflichtswidrig die Zeugin nicht vernommen habe, vermag dies eine fehlerhafte Sachbehandlung, die zum Entstehen der Dolmetscherkosten geführt hat, nicht zu begründen. Ob und welche Einschränkungen des Patents im Verlauf der Anhörung vorgenommen werden, vermag die Patentabteilung regelmäßig nicht vorherzusehen. Ebensowenig ist vorhersehbar, ob eine zuvor als beweisbedürftig angesehene Tatsache durch die Änderung der Patentansprüche unerheblich wird. Die Auffassung der Einsprechenden zu 1), die Patentabteilung hätte im Wege der Amtsermittlung die Beweisaufnahme unabhängig davon durchführen müssen, ob die Beweisfrage rechtlich noch erheblich ist, vermag nicht zu überzeugen. Selbst wenn die Zeugenvernehmung fehlerhaft unterlassen worden wäre, wäre dieses Unterlassen nicht für bereits angefallene Dolmetscherkosten ursächlich gewesen.
58 Im Übrigen haben die Beschwerden der Einsprechenden Erfolg, denn sie führen zum Widerruf des Patents.
59 1. Zuständiger Fachmann ist ein Diplom-Chemiker oder Verfahrenstechniker bzw. -ingenieur mit mehrjähriger Erfahrung in der Entwicklung von Abtönfarben für Farben und Lacke.
60 2. Das Streitpatent betrifft nach den ursprünglich eingereichten Unterlagen (Erstunterlagen) ein Verfahren zur Pigmentierung von als Bindemittelsysteme bezeichneten Kunstharzen und ein Universalmischsystem mit Farbkonzentraten zur Abtönung von unpigmentierten, als Basisbindemittel oder Basisqualität bezeichneten Bindemittelsystemen (Erstunterlagen: S. 1 Z. 9 - 15). Aufgabe der Erfindung ist es, ein Universalmischsystem auf der Basis von glykolfreien Farbkonzentraten bereitzustellen, wobei die Farbkonzentrate als Pigmentierungshöhe bezeichnete Pigmentkonzentrationen aufweisen, die gewährleisten, dass alle mit diesem System hergestellten Farbtöne im wesentlichen dasselbe Deckvermögen aufweisen. Wenn z. B. die Zugabemenge für einen Farbton aufgrund der gewünschten Deckkraft beispielsweise mit 20 % festgelegt worden ist, dann soll sich eine vergleichbare Deckkraft für alle anderen Farbtöne ergeben, wenn 20 % von dem Farbkonzentrat(gemisch) zugegeben werden (Ursprungsunterlagen: S. 3 Z. 11-18; SP: Abs. [0011]). Aus den Ursprungsunterlagen geht hervor, dass die Farbkonzentrate bis zu 15 Gew.-% Glykole enthalten dürfen (a. a. O.: S. 6 Z. 21 -24 und Patentanspruch 12), was auch nach beschränkt aufrechterhaltenem Patent weiter zutrifft (a. a. O.: Patentanspruch 8).
61 Damit besteht die objektive Aufgabe in der Bereitstellung eines Universalmischsystems, dessen jeweilige Pigmentkonzentrationen in den Farbkonzentraten im wesentlichen dasselbe Deckvermögen aller mit diesem System hergestellten Farbtöne gewährleisten.
62 3. Diese Aufgabe wird gemäß Hauptantrag durch ein Universalmischsystem nach Patentanspruch 1, ein Verfahren zur Abtönung von unpigmentierten Basisqualitäten nach Patentanspruch 11 und eine Verwendung von Farbkonzentraten nach Patentanspruch 15 gelöst, die nach Merkmalen gegliedert lauten:
63 1 Universalmischsystem mit mehreren Farbkonzentraten,
64 1.1
A zur Abtönung von unpigmentierten Basisqualitäten auf Basis von Alkydharzen, modifizierten Alkydharzen, Nitrocellulose, Acrylatharzen, Chlorkautschuk, Cyclokautschuk, Epoxidharzen, Hydroxyacrylaten, Vinyl-Copolymeren, Polyvinylbutyral, Melaminharzen oder Polyesterharzen,
65 1.2
A mit auf der Basis eines Harnstoff-Aldehyd-Harzes formulierten Farbkonzentraten mit einem Anteil des Harnstoff-Aldehyd-Harzes in den Farbkonzentraten von 10 - 35 Gew.-%, oder
66 1.1
B zur Abtönung von unpigmentierten Basisqualitäten auf Basis von Alkydharzen, modifizierten Alkydharzen, Cellulosen, Celluloseacetobutyrat, Dispersionen, Acrylatharzen, Epoxidharzen, Hydroxyacrylaten, Vinyl-Copolymeren, Polyvinylbutyral, Melaminharzen oder Polyesterharzen,
67 1.2
B mit auf der Basis eines modifizierten, carboxylgruppenhaltigen Harnstoff-Aldehyd-Harzes formulierten Farbkonzentraten mit einem Anteil des modifizierten, carboxylgruppenhaltigen Harnstoff-Aldehyd-Harzes in den Farbkonzentraten von 3 - 18 Gew.-%,
68 1.3 die Pigmentierungshöhe des Farbkonzentrats weiß liegt zwischen 50 und 70 Gew.-% und die Pigmentierungshöhe des Farbkonzentrats schwarz liegt zwischen 2 und 10 Gew.-% und
69 1.4 die Pigmentierungshöhen der Farbkonzentrate P.B. 15: 1-4, P.G. 7, P.Y. 42, P.Y. 74, P.Y. 34, P.Y. 151, P.R. 101, P.R. 112, P.R. 254, P.R. 104, P.R. 122, P.V. 23, P.O. 36 und P.O. 67 liegen in den nachstehend angegebenen Bereichen:
70 Farbkonzentrat Pigmentierungshöhe [%]
71 P.B. 15: 1-4 8-16
72 P.G. 7 10-18
73 P.Y. 42 25-50
74 P.Y. 74 20-40
75 P.Y. 34 45-75
76 P.Y. 151 25-45
77 P.R. 101 25-50
78 P.R. 112 20-40
79 P.R. 254 25-45
80 P.R. 104 25-50
81 P.R. 122 15-25
82 P.V. 23 6-16
83 P.O. 36 18-36
84 P.O. 67 15-30.
85 1.5 und die Pigmentierungshöhe der Farbkonzentrate ist relativ zueinander derart eingestellt, dass bei gleicher Zugabemenge an Farbkonzentratformulierung zu unpigmentierter Basisqualität eine vergleichbare Deckkraft verschiedener Farbtöne erreicht wird.
86 11.1 Verfahren zur Abtönung von unpigmentierten Basisqualitäten, wobei eine Farbkonzentratformulierung durch Mischen von Farbkonzentraten hergestellt wird und die Farbkonzentratformulierung in einer Menge zu der unpigmentierten Basisqualität gegeben wird, die der gewünschten Deckkraft entspricht,
87 11.2 die unpigmentierten Basisqualitäten weisen die Merkmale 1.1
A bis 1.2
B auf,
88 11.3 die Pigmentierungshöhe des Farbkonzentrats weiß liegt zwischen 50 und 70 Gew.-% und die des Farbkonzentrats schwarz zwischen 2 und 10 Gew.-%,
89 11.4 die Pigmentierungshöhen der jeweiligen Farbkonzentrate sind wie nach Merkmal 1.4 definiert,
90 11.5 die Pigmentierungshöhe der Farbkonzentrate ist relativ zueinander derart eingestellt, dass bei gleicher Zugabemenge an Farbkonzentratformulierung zu unpigmentierter Basisqualität eine vergleichbare Deckkraft verschiedener Farbtöne erreicht wird.
91 15.1 Verwendung von Farbkonzentraten zur Abtönung von unpigmentierten Basisqualitäten,
92 15.2 die unpigmentierten Basisqualitäten weisen die Merkmale 1.1
A bis 1.2
B auf,
93 15.3 die Pigmentierungshöhe des Farbkonzentrats weiß liegt zwischen 50 und 70 Gew.-% und die des Farbkonzentrats schwarz zwischen 2 und 10 Gew.-%,
94 15.4 die Pigmentierungshöhen der jeweiligen Farbkonzentrate sind wie nach Merkmal 1.4 definiert,
95 15.5 die Pigmentierungshöhe der Farbkonzentrate ist relativ zueinander derart eingestellt, dass bei gleicher Zugabemenge an Farbkonzentratformulierung zu unpigmentierter Basisqualität eine vergleichbare Deckkraft verschiedener Farbtöne erreicht wird.
96 Gemäß Hilfsantrag 2 ist der Patentanspruch 1 wortgleich mit dem Patentanspruch 1 nach beschränkt aufrechterhaltenem Patent. Verfahren und Verwendung nach den Patentansprüchen 11 und 15 sind im Merkmal 11.1 durch die Formulierung „Verfahren zur Abtönung von unpigmentierten Basisqualitäten, unter Bereitstellung eines Universalmischsystems nach Anspruch 1, […]“ bzw. im Merkmal 15.1 durch die Formulierung „Verwendung eines Universalmischsystems nach einem der Ansprüche 1 bis 10 zur Abtönung von […]“ auf den Patentanspruch 1 zurückbezogen. Die Unteransprüche entsprechen der Anspruchsfassung gemäß beschränkt aufrechterhaltenem Patent, wobei die Unteransprüche 16 - 18 gestrichen sind.
97 Der Hilfsantrag 4 unterscheidet sich von Hilfsantrag 2 durch die Streichung der Verfahrensansprüche 11 - 14 und die damit verbundene Änderung in der Nummerierung des Verwendungsanspruchs (Patentanspruchsnummer 11).
98 Der Hilfsantrag 6 unterscheidet sich von Hilfsantrag 2 durch eine geänderte Formulierung im Oberbegriff (Merkmal 1.1 ) des Patentanspruchs 1: „Universalmischsystem mit den Farbkonzentraten weiß, schwarz, P.B. 15: 1-4, P.G. 7, P.Y. 42, P.Y. 74, P.Y. 34, P.Y. 151, P.R. 101, P.R. 112, P.R. 104, P.R. 122, P.V. 23, P.O. 36 und P.O. 67 zur Abtönung von […]“. Die übrigen Patentansprüche sind unverändert.
99 In Hilfsantrag 8 sind die Verfahrensansprüche 11 - 14 nach Hilfsantrag 6 gestrichen und der Verwendungsanspruch in der Nummerierung geändert.
100 Nach Hilfsantrag 10 sind die Patentansprüche 1 bis 10 nach beschränkt aufrechterhaltenem Patent als Verwendungsansprüche („Verwendung […] zur Abtönung von […]“) formuliert.
101 Der Hilfsantrag 12 unterscheidet sich vom Hilfsantrag 10 im Patentanspruch 1 durch die Umformulierung des Oberbegriffs in „Verwendung eines Universalmischsystems mit den Farbkonzentraten weiß, schwarz, P.B. 15: 1-4, P.G. 7, P.Y. 42, P.Y. 74, P.Y. 34, P.Y. 151, P.R. 101, P.R. 112, P.R. 104, P.R. 122, P.V. 23, P.O. 36 und P.O. 67 zur Abtönung von […]“. Die Unteransprüche bleiben unverändert.
102 Die Hilfsanträge 1, 3, 5, 7, 9, 11 und 13 unterscheiden sich von den jeweils vorangehenden Anträgen lediglich durch die Angabe der Pigmentierungshöhe der Farbkonzentrate in „[Gew.-%]“.
103 4. Wegen der mangelnden erfinderischen Tätigkeit der Gegenstände nach Hauptantrag und Hilfsanträgen bedarf es keiner abschließenden Entscheidung über die Zulässigkeit der in den Anspruchsfassungen dieser Anträge vorgenommenen Änderungen.
104 a) Die Zulässigkeit der Anspruchsfassung nach beschränkt aufrechterhaltenem Patent und der Anspruchsfassungen nach den Hilfsanträgen 2, 4, 6, 8, 10 und 12 ist nach Auffassung des Senats gleichwohl festzustellen, denn ihre Merkmale lassen sich unter Einbeziehung des dem Fachmann geläufigen Fachwissens auf die ursprünglichen Unterlagen zurückführen.
105 So findet sich der Gegenstand nach Patentanspruch 1 des beschränkt aufrechterhaltenen Patents auf S. 4, Z. 4 - 19, S. 5 Z. 22 - 35, S. 7 Z. 10 - 15 sowie in Patentansprüchen 1, 4, 5 und 9 der Ursprungsunterlagen offenbart. Die Gegenstände der Unteransprüche 2 - 10, 11 - 14 und 16 - 18 gehen auf die Patentansprüche 2, 4, 6 - 8 und 10 - 14, die Gegenstände der Patentansprüche 11 und 15 auf S. 8 Z. 21 - 26 und auf den Patentanspruch 1 der Ursprungsunterlagen zurück. Sofern die Einsprechenden die Offenbarung der Patentansprüche 11 und 15 als nicht gegeben ansehen, weil der Einsatz der einzelnen Farbkonzentrate zwar für den Patentanspruch 1, nicht aber im Zusammenhang mit dem Verfahren nach Patentanspruch 11 und der Verwendung nach Patentanspruch 15 offenbart sei, erschließt sich dem Fachmann die Offenbarung dieser Merkmale aus dem Gesamtkontext der Patentschrift und der ursprünglich eingereichten Fassung (vgl. SP: Abs. [0001], [0011], [0012], Patentanspruch 1; Ursprungsunterlagen: S. 1 Z 9-11, S. 3 Z11-18 sowie Patentansprüche 1 und 15).
106 Die Patentansprüche der Hilfsanträge 2, 4, 6, 8, 10 und 12 gehen nicht über die erteilte Fassung des Streitpatents hinaus. Sie unterscheiden sich von den Gegenständen gemäß der beschränkt aufrechterhaltenen Anspruchsfassung, wie oben gezeigt, lediglich durch die Streichung von Anspruchskategorien, die Wiederholung offenbarter Merkmale und im Fall der Hilfsanträge 10 und 12 durch den Kategoriewechsel zum Verwendungsanspruch. Damit verbunden sind entsprechende Änderungen in der Nummerierung und den Rückbezügen.
107 b) Die zueinander in Nebenordnung stehenden Patentansprüche bzw. Hauptansprüche gemäß den Hilfsanträgen 1, 3, 5, 7, 9, 11 und 13 sind nicht zulässig. Eine Angabe der Pigmentierungshöhen der Farbkonzentrate in „[Gew.-%]“ statt in „[%]“ (Teilmerkmale 1.4 , 11.4 und 15. 4 gemäß beschränkt aufrechterhaltenem Patent) ist nicht ursprünglich offenbart. Soweit die Patentinhaberin geltend macht, dass der Fachmann wegen der in der Patentanmeldung für die Pigmentierungshöhe der Farbkonzentrate schwarz und weiß angegebenen Pigmentierungshöhe in „[Gew.-%]“ eindeutig auf diese Auslegung auch für die Farbkonzentrate schließe, versteht der Fachmann gutachtlich Druckschrift D6 (D6: S. 6 Z 4-9) bei Pigmentpasten und pigmenthaltigen Zusammensetzungen den angegebenen Prozentbereich aufgrund seines Fachwissens zunächst als Angabe in Volumenprozent, denn die Pigment-Volumen-Konzentration (PVK) bzw. die kritische Pigment-Volumen-Konzentration (KPVK) stellt die die dem Fachmann geläufige Kennzahl zur Beschreibung von Farben und Lacken dar. Wenngleich die D6 auch über Anteile von Pigmenten in Pigmentpasten in [Gew.-%] berichtet (D6: S. 25 Z. 13 - 20), kann dem Streitpatent selbst keine in diesem Sinne eindeutige Offenbarung entnommen werden.
108 5. Das beanspruchte Universalmischsystem ist bereits in der am Anmeldetag formulierten Weise hinsichtlich der tatsächlich vorhandenen Farbkonzentrate nicht beschränkt (Ursprungsunterlagen: Patentanspruch 1), denn es weist mehrere Farbkonzentrate sowie die durch die Pigmentierungshöhen gekennzeichneten Farbkonzentrate weiß und schwarz auf. In der nun beanspruchten Weise umfasst es weitere 14 mit ihren jeweiligen Pigmentierungshöhen angegebene Farbkonzentrate. Die beanspruchte Verwendung und das Verfahren zur Abtönung gehen daher von einem Set aus mindestens 16 Farbkonzentraten aus, von denen beliebige Farbkonzentrate zur Abtönung gemischt werden können. Die Zahl der einzusetzenden Farbkonzentrate ist mithin nicht auf diese 16 Farbkonzentrate beschränkt. In diesem Sinne ermöglicht auch die Formulierung „mit den Farbkonzentraten weiß, schwarz, P.B. 15: 1-4, P.G. 7, P.Y. 42, P.Y. 74, P.Y. 34, P.Y. 151, P.R. 101, P.R. 112, P.R. 104, P.R. 122, P.V. 23, P.O. 36 und P.O. 67“ nach den Hilfsanträgen 6, 7, 11 und 12 keine Beschränkung des Mischsystems auf diese 16 Farbkonzentrate. In der Anwendung werden eines oder mehrere der genannten und nicht genannten Farbkonzentrate der Basisqualität zugemischt.
109 6. Das Streitpatent offenbart die Erfindung so deutlich und vollständig, dass ein Fachmann sie ausführen kann (§ 34 Abs. 4 PatG).
110 Eine Erfindung ist ausführbar offenbart, wenn der Fachmann ohne erfinderisches Zutun und ohne unzumutbare Schwierigkeiten in der Lage ist, die Lehre des Patentanspruchs auf Grund der Gesamtoffenbarung der Patentschrift in Verbindung mit dem allgemeinen Fachwissen am Anmelde- oder Prioritätstag praktisch so zu verwirklichen, dass der angestrebte Erfolg erreicht wird (BGH, Urteil vom 4. Oktober 1979 – X ZR 3/76, GRUR 1980, 166, 168 – Doppelachsaggregat; Urteil vom 11. Mai 2010 – X ZR 51/06, GRUR 2010, 901 Rn. 31 - Polymerisierbare Zementmischung). Eine Erfindung ist daher grundsätzlich bereits dann hinreichend offenbart, wenn sie dem Fachmann mindestens einen Weg zur Ausführung aufzeigt (BGH, Beschluss vom 11. September 2013 – X ZB 8/12, GRUR 2013, 1210 Rn. 15 - Dipeptidyl-Peptidase-Inhibitoren).
111 Ein zahlenmäßig gefasstes Maß für die Vergleichbarkeit der Deckkraft (Teilmerkmale 1.5 , 11.5 , 15.5 nach Hauptantrag) findet sich in der ursprünglich eingereichten Fassung und im erteilten Patent nicht, weshalb es breit auszulegen ist. Nach Anspruchswortlaut kann auch die Deckkraft voneinander verschiedener Farbtöne verglichen werden. Der Fachmann wird, wie im Streitpatent dargestellt, den nachzustellenden Ton zunächst aus den erfindungsgemäßen Farbkonzentraten entsprechend einer gewünschten Deckkraft mischen (SP: [0036]), wobei die definierten Pigmentierungshöhen auch gleiche Zugabemengen der Farbkonzentratformulierung bedingen. Bei der Herstellung der Farbtöne greift er dabei auf das Set von mindestens 16 Farbkonzentraten zurück, die hinsichtlich der Pigmentierungshöhe im Rahmen der vorgegebenen Grenzen variabel sind. Nirgends im Streitpatent ist beschrieben, dass er alle im Set vorhandenen Farben zur Herstellung des gewünschten Farbtons verwenden muss (vgl. auch die Herstellung der Farbtöne RAL 9005, 9010 und 3000 im SP unter Verwendung der Farbkonzentrate schwarz oder weiß). Er bestimmt die Deckkraft der Zusammensetzungen und variiert die vorgenannten Parameter im Rahmen der im Patentanspruch angegebenen Grenzen derart, dass eine ihm aufgrund seines Fachwissens genügend vergleichbare Deckkraft erreicht wird. Ein solches fachübliches Vorgehen ist dem Grundwissen des Fachmanns zuzurechnen, da es insbesondere bei der Reparatur von Farbschäden regelmäßig zur Anwendung kommt. Allerdings ermöglicht eine „vergleichbare Deckkraft“ keine Abgrenzung zu Pigmentpasten mit Pigmentkonzentrationen und Bindemitteln im beanspruchten Bereich. Soweit in den Unterlagen vom Anmeldetag Parameter genannt sind (SP: Abs. [0040] - [0041]; Ursprungsunterlagen: S. 10 Z 4 - 22), anhand derer die Vergleichbarkeit verschiedener Farbtöne bewertet wird (Glanzgrad [60°] nach DIN 67530 und Kontrastverhältnis nach DIN 53778 bei 100 µm Nassfilmdicke), kann dies zu keiner weiteren Einschränkung führen, da im Streitpatent zu den Zahlenwerten und deren Grenzen keine Aussage getroffen wird. Ebenso fehlt eine Aussage zur Vergleichbarkeit verschiedener Farbtöne.
112 Dem Vorbringen der Patentinhaberin, dass das Merkmal einer vergleichbaren Deckkraft auch durch die in den Tabellen 4 und 5 dokumentierten Versuche der Einsprechenden zu 1) bestätigt werde (vgl. Beschwerdebegründung vom 6. Mai 2015, S. 18 und 19), weil sich den aus den dort durchgeführten Versuchen eine vergleichbare Deckkraft selbst dann ergebe, wenn bei den minimalen oder maximalen anspruchsgemäßen Pigmentierungshöhen gearbeitet werde, kann insoweit gefolgt werden, als bei genügend hoher Schichtdicke stets eine vergleichbare Deckkraft erreicht wird. In gleicher Weise ist dann aber auch zu berücksichtigen, dass nach Streitpatent gut vergleichbare Kontrastverhältnisse für einen Farbton sowohl erfindungsgemäß als auch mit kommerziell erhältlichen Systemen erhalten werden (DE 102 27 592 B4: Tabelle 1), während die Abweichung untereinander in beiden Fällen etwa 10 % beträgt (DE 102 27 592 B4: Tabelle 1, RAL 9005 - RAL 3000 = 9,5 % bzw. 9,7 %). Damit stellt eine „vergleichbare Deckkraft“ auch kein Kriterium dar, mit der eine Abgrenzung zum Stand der Technik möglich wäre.
113 7. Die Gegenstände nach Hauptantrag und nach den Hilfsanträgen sind zwar neu (§ 3 PatG), denn keiner der im Verfahren befindlichen Druckschriften ist ein Mischsystem zu entnehmen, das alle beanspruchten 14 Farbkonzentrate mit den angegebenen Pigmenthöhen aufweist.
114 Das Universalmischsystem nach geltendem Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag ergibt sich jedoch für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik (§ 4 PatG).
115 Die Druckschrift WO 98/36034 A1 (D6) findet die unmittelbare Beachtung des Fachmanns, weil sie, wie die streitpatentgemäße Erfindung, ein Mischsystem mit mehreren Pigmentpasten für – von der Patentinhaberin unbestritten - pigmentfreie Basisqualitäten betrifft (D6: Patentanspruch 13, S. 5 Z. 29 – 33 und S. 32 Z. 7-11; (Teil)Merkmale 1 , 1.1 ). Sie ist für den Fachmann von besonderem Interesse, denn sie sieht die Verwendung der dort beschriebenen, gut deckenden Pigmentpasten im Bereich der Autoreparaturlackierung vor, womit sich dem Fachmann unmittelbar der Aspekt einer vergleichbaren Deckkraft verschiedener Farbtöne aufdrängt (D6: S. 4 Z. 34 - S.5 Z. 2 und S. 31 Z. 34-35). Nach Patentanspruch 1 der D6 enthält eine Pigmentpaste „mehr als 50 bis 70 Gew.% Weißpigment“ oder „- mehr als 8 bis 15 Gew.% Ruß“ und damit weiße und schwarze Farbkonzentrate mit Pigmentierungshöhen innerhalb der in Patentanspruch 1 genannten Konzentrationsbereiche (Merkmal 1.3 ). Zudem enthalten die Pigmentpasten bevorzugt noch 1 - 10 Gew.-% Bindemittel wie Aminoplastharze (D6: S. 29 Z. 10 - 21), zu denen gutachtlich des Römpp-Chemie Lexikons (D7: S. 277, Stichwort Harnstoff-Harze) auch Harnstoff-Formaldehyd-Harze zählen (Merkmal 1.2
A ). Diese stellen danach dem Fachmann geläufige Bindemittel dar. Auch die Druckschrift D3 empfiehlt ein solches Harz speziell für Pigmentpasten (D3: S. 2 Abs. 1). Bei wässrigen oder polaren Lösemitteln wird der Fachmann naturgemäß solche Bindemittel in polarer, beispielsweise carboxylierter Form zum Einsatz bringen (Merkmal 1.2
B ). Als pigmentfreie Basisqualitäten nennt die D6 Polyester, Polyacrylate und Cellulosederivate (D6: S. 32 Z. 24 – 31; Merkmale 1.1
A , 1.1
B ). Das Merkmal der vergleichbaren Deckkraft (Merkmal 1.5 ) kann nach der gebotenen Auslegung keine Abgrenzung zum Stand der Technik ermöglichen, weshalb sich die streitpatentgemäße Erfindung von der D6 im Wesentlichen durch Auswahl von 14 Farbkonzentraten sowie deren Pigmentgehalte (Merkmal 1.4 ) unterscheidet. Die D6 lehrt 30 - 80 Gew.-% anorganische Pigmente als erfindungsgemäße Pigmenthöhe (D6: Patentanspruch 1) und benennt (D6: S. 27 Z. 35 – 36) als geeignete Pigmente Eisenoxidrot (entsprechend P.R. 101; Teilmerkmal 1.4 ) sowie Eisenoxidgelb (entsprechend P.Y. 42; Teilmerkmal 1.4 ). Damit sind neben schwarz und weiß zwei streitpatentgemäß beanspruchte Pigmente explizit mit den entsprechenden Pigmenthöhen in der D6 beschrieben. Zusätzlich zählt die D6 dem Fachmann geläufige Pigmentklassen auf wie Phthalocyanine (entsprechend P.B. 15: 1-4, P.G. 7), Quinacridone (entsprechend P.R. 122), Dioxazine (entsprechend P.V. 23) und Benzimidazole (entsprechend P.Y. 151, P.O. 36), womit bereits der Großteil der nach Merkmal 1.4 beanspruchten Pigmente anhand der Substanzklassen gelehrt wird. Wenngleich die D6 auf hohe Pigmentkonzentrationen abzielt, überlappen die Bereiche der anorganischen Pigmente im Wesentlichen mit den streitpatentgemäß beanspruchten Bereichen. Für die organischen Pigmente werden gemäß der Lehre der D6 hohe Konzentrationen gewählt (vgl. D6: S. 37 Z. 10 – 26 mit Phthalocyaninblau), allerdings beschreibt sie gleichermaßen die üblicherweise einzusetzenden Konzentration von ca. 20 Gew.-%, welche in deckenden Lacken zum Einsatz kommen (D6: S. 25 Z 13-20) und welche im Bereich der streitpatentgemäß beanspruchten Farbkonzentrate mit organischen Pigmenten liegt. Damit lehrt die Druckschrift D6 dem Fachmann vier der patentgemäß beanspruchten Farbkonzentrate mit den entsprechenden Pigmentierungshöhen, die notwendigen Bindemittel und sie gibt die Pigmentklassen sowie die üblichen Pigmentierungshöhen vor.
116 Von dieser Lehre ausgehend ist zu prüfen, ob mit der bestimmten Auswahl an Farbkonzentraten nach Streitpatent gegenüber dem bekannten, aber limitierten Bereich verfügbarer Farbkonzentrate eine unbekannte oder überlegene Wirkung verbunden ist, die der Fachmann nicht erwartet hätte.
117 Dies ist offensichtlich nicht der Fall. Gemäß dem Streitpatent in der ursprünglich eingereichten Fassung wird die Aufgabe des Universalmischsystems mit vergleichbarem Deckvermögen bereits dadurch gelöst, dass die absoluten Pigmentierungshöhen für die Farbkonzentrate schwarz und weiß eingehalten werden, weil die Pigmentierungshöhen der übrigen Pigmente im Wesentlichen den relativen Pigmentierungshöhen in Lack-in-Lackmischsystemen entsprechen und sie daher leicht ermittelt werden können (Ursprungsunterlagen: S. 3 Z. 27 – 31). Da auch die D6 diese Pigmentierungshöhen für schwarz und weiß sowie Richtwerte für die Farbpigmente vorgibt, kann deren spezielle Auswahl keine erfinderische Tätigkeit begründen. Dies wird schon dadurch bestätigt, dass das Universalmischsystem in allen Anspruchskategorien nach Hauptantrag und Hilfsanträgen offen formuliert ist und weitere Farbkonzentrate mit beliebigen Pigmenten und Pigmentierungshöhen erlaubt sowie dadurch, dass die von der Patentinhaberin nun als erfindungsbegründend dargestellten Pigmentierungshöhen und speziellen Pigmente in der ursprünglich eingereichten Fassung lediglich als „Beispiele für weitere Farbkonzentrate“ genannt und in keiner Weise als bevorzugt herausgestellt sind (Ursprungsunterlagen: S. 7 Z. 10 ff). Gegen eine gezielte Auswahl spricht darüber hinaus die Tatsache, dass das beanspruchte Universalmischsystem 4 Gelbpigmente, 5 Rotpigmente und 2 Orangepigmente aufweist. Es ist nicht erkennbar, welcher Vorteil erzielt wird, wenn jede Farbklasse durch bis zu 5 unterschiedliche Pigmente vertreten ist. Nicht zuletzt ist den Ursprungsunterlagen nicht zu entnehmen, dass es auf den genannten Bereich der Pigmentierungshöhe ankommt. Die offene Anspruchsfassung lässt erkennen, dass es dem Fachmann ein Leichtes ist, die Pigmentierungshöhen der weiteren, im Einzelnen nicht genannten Farbkonzentrate, ohne erfinderisch tätig zu werden, zu bestimmen. Somit beruht das beanspruchte Universalmischsystem nach Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag gegenüber der D6 in Verbindung mit dem durch die D3 oder D7 dokumentierten Wissen des Fachmanns nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.
118 Zum gleichen Ergebnis gelangt der Fachmann ausgehend von der EP 0 846 149 B1 (D8), die sich gleichermaßen mit Farbkonzentraten zur Abdeckung einer weiten Spanne von Schattierungen („extensive range of shades“) beschäftigt (D8: Patentanspruch 1 und Abs. [0026] bis [0031]; Merkmal 1 ) und eine hohe Deckkraft der Farbkonzentrate bietet (D8: Abs. [0037] „hiding power“; Merkmal 1.5 ). Die D8 ist zwar vorwiegend auf die Färbung pigmentierter Basisqualitäten gerichtet (D8: Abs. [0003]), sie führt jedoch aus, dass die pigmentierten Basisqualitäten durch „base lacquers/varnishes“ ersetzt werden können (D8: Abs. [0003], le. Satz), die der Fachmann als nicht pigmentierte Basisqualität versteht. Gerade das dem englischen Ausdruck „varnish“ entsprechende deutsche Wort „Firnis“ führt den Fachmann in Richtung nichtpigmentierter Basisqualitäten. Die D8 nennt in Patentanspruch 1 Farbstoffzusammensetzungen für lösungsmittelhaltige Farbprodukte, die 2 bis 75 Gew.-% Pigment A aus einem oder mehreren organischen und/oder anorganischen Pigmenten (Ober- und Untergrenze der Pigmentierungshöhen nach 1.3 und 1.4 ), 10 bis 60 Gew.-% Verdünner B aus einem oder mehreren organischen Lösungsmitteln und 10 bis 50 Gew.-% Bindemittel C, das ein Harnstoff-Aldehyd-Harz enthalten kann (D8: Abs. [0051] - [0053]; Merkmale 1.2
A , 1.2
B ), aufweisen. Neben farbigen Pigmenten können die einzelnen Farbmischungen Schwarzpigmente (D8: S. 6 Z 35-40, S. 7 Z 10-19 „blacks“ sowie S. 12, Table 1, Sp. F: 8,6 Gew.-% Spezialschwarz 6; Teilmerkmal 1.3 ) und zusätzlich Weißpigmente enthalten (vgl. D8: [0036]), die zusammen mit den Farbpigmenten zum Einsatz kommen. Allerdings nennt die Beschreibung im Zusammenhang mit organischen Farbpigmenten („corresponding categories“) auch anorganische Weißpigmente wie TiO2 oder BaSO4 (D8: Abs. [0032] – [0033]; Teilmerkmal 1.3 ). Die D8 listet eine Vielzahl von Farb-, Schwarz- und Weißpigmenten auf (D8: Abs. [0035] bis [0036]), die der Fachmann für die erfindungsgemäßen Farbmischungen auswählen kann. Als „base-paints“ entsprechend der streitpatentgemäßen Basisqualität werden u. a. Alkydanstriche und Epoxidanstriche genannt (D6: Abs. [0065] „Alkyd paint“, „Epoxy paint“; Merkmale 1.1
A , 1.1
B ). Der Gegenstand des beschränkt aufrechterhaltenen Streitpatents unterscheidet sich von der D8 damit einzig durch die herausgestellte Erwähnung des Farbkonzentrats weiß und durch die Auswahl von 14 Farbkonzentraten, deren sämtliche Pigmenthöhen im Bereich der D8 liegen. Hinsichtlich der streitpatentgemäß beanspruchten Farbkonzentrate (Merkmal 1.4 ) führt die D8 - bis auf zwei Farbkonzentrate - alle streitpatentgemäß beanspruchten Pigmente auf und verweist auch auf die im Einzelnen nicht genannten, anorganischen Pigmente P.Y. 34 („Lead Chromate“) und P.R. 104 („Molybdate Orange“) (D8: Abs. [0033], Z 9: „chromate and chromate molybdate mixed-phase pigments“). Für einen zu erzielenden Farbton ist es für den Fachmann ohne Belang, auf welche Weise das bekanntermaßen eine gute Deckung gewährleistende Weißpigment in die resultierende Endfarbe eingebracht wird. Damit führt ihn die D8 bereits durch den Hinweis, dass die Farbkonzentrate zusammen mit Weißpigmenten eingesetzt werden können (D8: Abs. [0036]) in die Richtung, dieses Pigment in der Basisqualität zu reduzieren oder ganz wegzulassen. Ein Übriges ergibt sich aus dem in der D8 angesprochenen Ersatz pigmentierter durch nichtpigmentierte Basisqualitäten (D8; Abs. [0003]). Wie oben zu D6 diskutiert wurde, ist mit der speziellen Auswahl von Farbpigmenten und deren Pigmenthöhen kein technischer Effekt verbunden, der als überraschend zu bezeichnen wäre. Somit ergibt sich der Gegenstand der Patentanspruchs 1 auch aus der Lehre der D8 in Verbindung mit dem Wissen des Fachmanns.
119 Nicht überzeugen kann auch die Behauptung der Patentinhaberin, dass der Fachmann die Druckschriften D6 und D8 nicht kombinieren würde, weil es sich um komplett verschiedene Systeme handele. Denn selbst wenn der Fachmann aus der D8 nur eine Lehre zum Tönen pigmentierter Basisqualitäten entnehmen sollte, wird er zumindest die dort gelehrten Farbpigmente für sein in der D6 speziell auf unpigmentierte Basisqualitäten ausgerichtetes Färbesystem zur Anwendung bringen, denn auch das Streitpatent limitiert die einsetzbaren Pigmentklassen in keiner Weise. Der Anpassung der in der D8 genannten Pigmentierungshöhen liegt ein übliches „Screening“ zugrunde, das der Fachmann mit zumutbaren Aufwand durchzuführen vermag und auch durchführen muss, wenn er gemäß Streitpatent dem Set von 14 Farbkonzentraten weitere Farbkonzentrate hinzufügt.
120 8. Die Patentansprüche 1 nach den Hilfsanträgen 2, 4, 6 und 8 unterscheiden sich vom Patentanspruch 1 nach beschränkt aufrechterhaltenem Patent in der Sache nicht und beruhen somit gleichermaßen nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.
121 Dies gilt entsprechend für die als Verwendungsansprüche formulierten Patentansprüche 1 nach den Hilfsanträgen 10 und 12. Denn sofern sich solche Mischsysteme dem Fachmann nicht aufgrund seines Fachwissens als zur Tönung von Basisqualitäten geeignet erschließen sollten, lehren die Druckschrift D6 und D8 Mischsysteme für die Pigmentierung wässriger Überzugsmittel (D6: S. 1 Z. 28 – 30 und Patentanspruch 11) oder von Farbprodukten bzw. „lacquers/varnishes“ (D8: Patentanspruch 17 und Abs. [0003]).
122 Sollten die Hilfsanträge 1, 3, 5, 7, 9, 11 und 13 als zulässig zu betrachten sein, können sie ebenfalls keine patentbegründende Wirkung entfalten. Denn die Pigmentierungshöhen sind ausgehend von den in D6 und D8 angegebenen Bereichen/Richtwerten durch ein Screening anzupassen, wobei es im Anschluss nicht darauf ankommt, ob sie in [Vol.-%] oder [Gew.-%] angegeben werden.
123 9. Mit dem Patentanspruch 1 nach Hauptantrag und nach den Hilfsanträgen 2, 4, 6, 8, 10 und 12 fallen auch die auf diesen rückbezogenen Unteransprüche 2 bis 10, ohne dass es einer gesonderten Prüfung und Begründung dahingehend bedarf, ob diese etwas Schutzfähiges enthalten, da die Patentinhaberin erkennbar die Aufrechterhaltung des Patents im Umfang des Hauptantrags und der zahlreichen Hilfsanträge begehrt hat. Gleiches gilt für die zum Hauptanspruch in Nebenordnung stehenden Verfahrens- und Verwendungsansprüche gemäß Hauptantrag und gemäß den Hilfsanträgen 2, 4, 6 und 8 sowie für die auf diese rückbezogenen Unteransprüche. Nach der Diskussion zum Verwendungsanspruch 1 gemäß den Hilfsanträgen 10 und 12 beruht die Verwendung bzw. ein Abtönverfahren unter Einsatz eines Mischsystems nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Dies gilt sinngemäß auch für die aus Sicht des Senats unzulässigen Hilfsanträge 1, 3, 5, 7, 9, 11 und 13. Schließlich haben sich im Verlauf der Verhandlung keine weiteren Anhaltspunkte für ein stillschweigendes Begehren einer weiter beschränkten Fassung ergeben. Da die Anspruchssätze nach Hauptantrag und nach den Hilfsanträgen zumindest einen nicht rechtsbeständigen Patentanspruch enthalten, war das Patent insgesamt zu widerrufen (BGH GRUR 2007, 862 - Informationsübermittlungsverfahren II; GRUR 1997, 120 - Elektrisches Speicherheizgerät).
124 10. Soweit die Einsprechende zu 1), die im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt als Einsprechende zu 2) bezeichnet wird, mit ihrer Beschwerde auch die Kostenentscheidung der Patentabteilung angreift, führt dies zwar zu einer Aufhebung der Kostenentscheidung, aber zu keiner anderen Kostenverteilung in der Sache. Werden die Kosten nicht nach Billigkeitsgesichtspunkten auferlegt, verbleibt es bei der gesetzlichen Kostenverteilung, wonach jeder Beteiligte im Einspruchsverfahren die eigenen außergerichtlichen Kosten sowie die von ihm veranlassten Kosten selbst trägt (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 DPMAVwKostV).
125 Gemäß § 62 Abs. 1 PatG kann im Einspruchsverfahren nach billigem Ermessen bestimmt werden, dass einem Beteiligten die durch eine Anhörung oder eine Beweisaufnahme verursachten Kosten zur Last fallen. Eine Kostenauferlegung ist dann als billig anzusehen, wenn das Verhalten eines Beteiligten nicht mit der Sorgfalt in Einklang steht, die von jeden Verfahrensbeteiligten verlangt werden kann und dadurch einem anderen Beteiligten unnötige Mehrkosten entstanden sind (vgl. Schulte, PatG, 9. Aufl., § 62 Rn. 15 m. w. N.). Ein Verstoß gegen diese Sorgfaltspflichten kann der Einsprechenden zu 1) vorliegend nicht vorgeworfen werden, denn die kostenverursachende Beweisaufnahme war auch von der Patentabteilung bis zur Einreichung neuer Ansprüche durch die Patentinhaberin in der Anhörung als erforderlich angesehen worden, so dass auch ein sorgfältig handelnder Beteiligter von dem Beweisantrag nicht vor dem Anhörungstermin Abstand genommen hätte. Umgekehrt kommt auch eine Kostenauferlegung, vorliegend der Kosten der Dolmetscherin, auf die Patentinhaberin nicht in Betracht, da auch diese nicht sorgfaltswidrig gehandelt hat, indem sie in der Anhörung neue Patentansprüche vorgelegt hat, die jedenfalls nach Auffassung der Patentabteilung die Beweiserhebung hinfällig gemacht haben. Somit bleibt es im Einspruchsverfahren bei der gesetzlichen Kostenverteilung.
126 11. Gemäß § 80 PatG können auch die Kosten des Beschwerdeverfahrens einem Beteiligten auferlegt werden, wenn dies der Billigkeit entspricht. Billigkeitsgesichtspunkte, die dafür sprechen, die Kosten des Beschwerdeverfahrens einem der Beteiligten aufzuerlegen, sind weder vorgetragen worden noch sonst ersichtlich.