Entscheidungsdatum: 2026-03-26
Aktenzeichen: 35 W (pat) 437/23
ECLI: ECLI:DE:BPatG:2026:260326B35Wpat437.23.0
Dokumenttyp: Beschluss
Spruchkörper: 35. Senat
Erkennung von Netzwerkbedrohungen
Wird während Streitgebrauchsmuster eines laufenden veräußert Gebrauchsmuster-Löschungsverfahrens das und im Register auf eine neue Rechtsinhaberin umgeschrieben, so erhält die neue Inhaberin hierdurch nicht ohne Weiteres die Beschwerdeberechtigung. Die Regelung des § 30 Abs. 3 Satz 3 PatG ist auf das Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren nicht entsprechend anwendbar. Die neue Rechtsinhaberin muss, um zur Beschwerde berechtigt zu sein, noch vor Beschwerdeeinlegung gemäß § 265 Abs. 2 ZPO mit Zustimmung der Antragstellerin das Verfahren an Stelle der Rechtsvorgängerin übernommen haben (Abgrenzung zu BPatGE 33, 260 ff. = GRUR 1993, 549 ff. - Beschwerderecht).
In der Beschwerdesache
…
betreffend das Gebrauchsmuster 20 2016 008 885
(hier: Löschungsbeschwerdeverfahren)
hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 26. März 2026 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Eisenrauch sowie der Richter Dr.-Ing. Ball und Dipl.-Ing. Jürgensen
beschlossen:
Die Beschwerde der Antragsgegnerin, die X … Limited, gegen den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 19. Juli 2023 wird als unzulässig verworfen.
Die Kosten des Beschwerdeverfahrens hat die Antragsgegnerin und Beschwerdeführerin zu tragen.
I.
1 Die Parteien streiten darüber, ob der Gegenstand des Gebrauchsmusters 20 2016 008 885 (Streitgebrauchsmuster) betreffend eine Computervorrichtung schutzfähig ist.
2 Das Streitgebrauchsmuster ist von der Y … , Inc., mit Sitz in Z … (USA) angemeldet und am 28. Mai 2020 zu deren Gunsten eingetragen worden. Im Wege der Abzweigung aus der europäischen Patentanmeldung EP 16 84 0343 hat das Streitgebrauchsmuster als Anmeldetag den 16. Dezember 2016 und die Unionspriorität der in den USA getätigten, internationalen Anmeldung PCT/US2016/067111 mit dem 23. Dezember 2015 erhalten; auch bei diesen beiden Voranmeldungen handelte es sich um solche der Y … , Inc., mit Sitz in den USA (im Folgenden: ehemalige Antragsgegnerin).
3 Die Antragstellerin hat am 3. Februar 2022 beim Deutschen Patent- und Markenamt gestützt auf die Löschungsgründe mangelnde Schutzfähigkeit und unzulässige Erweiterung die vollumfängliche Löschung des Streitgebrauchsmusters beantragt. Die ehemalige Antragsgegnerin, hat dem ihr am 14. Februar 2022 zugestellten Löschungsantrag mit Schriftsatz vom 8. März 2022 rechtzeitig und in vollem Umfang widersprochen.
4 Das Streitgebrauchsmuster ist am 17. März 2023 im Register auf die X … Limited mit Sitz in … (im Folgenden: gegenwärtige Antragsgegnerin) umgeschrieben worden.
5 In der mündlichen Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung, die am 19. Juli 2023 stattfand, ist das Streitgebrauchsmuster - ausgewiesen durch das Protokoll über die mündliche Verhandlung - weiterhin von der ehemaligen Antragsgegnerin, verteidigt worden. Im Anschluss an die mündliche Verhandlung hat die Gebrauchsmusterabteilung das Streitgebrauchsmuster in vollem Umfang gelöscht, wobei die ehemalige Antragsgegnerin auch in dem mit Gründen versehenen Beschluss, der jeweils am 3. August 2023 den beiderseitigen anwaltlichen Vertreter zugestellt worden ist, als Verfahrensbeteiligte genannt wird.
6 Gegen den genannten Beschluss haben die anwaltlichen Vertreter der Antragsgegnerseite mit Eingabe vom 29. August 2023 Beschwerde eingelegt, wobei in den Betreffzeilen nach der Angabe „Beschwerdeführerin“ die „X … Ltd.“, also die gegenwärtige Antragsgegnerin, auf die das Streitgebrauchsmuster am 17. März 2023 umgeschrieben worden war, genannt wird. Die Nennung der gegenwärtigen Antragsgegnerin setzt sich auch in den nachfolgenden, im Beschwerdeverfahren eingereichten Schriftsätzen fort.
7 Der erkennende Senat hat in der mündlichen Verhandlung, die am 26. März 2026 stattfand, darauf hingewiesen, dass er die in der Beschwerdeschrift als Beschwerdeführerin bezeichnete, gegenwärtige Antragsgegnerin, also die X … Limited mit Sitz in … , als Beschwerdeführerin ansehe. Hinsichtlich dieser bestünden aber Zweifel an der Beschwerdeberechtigung, da nicht diese, sondern die Y … , Inc., mit Sitz in den USA Verfahrensbeteiligte des patentamtlichen Löschungsverfahren gewesen sei. Die anwaltlichen Vertreter der Antragsgegnerseite haben hierauf erwidert, dass es sich bei der in der Beschwerdeschrift gemachten Angabe „X … Ltd.“ um ein offenkundiges Versehen handele. In der Schrift sei zudem erklärt worden, dass „Namens und im Auftrag unserer Mandantin Beschwerde“ eingelegt werde, womit offensichtlich nur die ehemalige, erstinstanzlich am Löschungsverfahren beteiligte Antragsgegnerin, also die Y … , Inc., gemeint sein könne.
8 Die Antragstellerin hat sich zur Beschwerdeberechtigung der X … Limited nicht geäußert und auch sonst keine Erklärungen abgegeben.
9 Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten des beiderseitigen Vorbringens wird auf den Inhalt der Akten, insbesondere auch auf das Protokoll über die mündliche Verhandlung vor dem erkennenden Senat vom 26. März 2026, verwiesen.
II.
10 Die vorliegende Beschwerde war gemäß § 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG i. V. m. § 79 Abs. 2 Satz 1 PatG als unzulässig zu verwerfen, weil die Beschwerdeführerin nicht zur Beschwerde berechtigt war.
11 1. Gemäß § 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG i. V. m. § 74 Abs. 1 PatG steht das Recht auf die Beschwerde nur solchen Personen zu, die am Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt beteiligt waren. Dies trifft jedoch nicht auf die vorliegend als Beschwerdeführerin anzusehende, gegenwärtige Antragsgegnerin, die X … Limited mit Sitz in … , zu.
12 a) Die einzige Verfahrensbeteiligte vor dem patentamtlichen Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren war die ehemalige Antragsgegnerin, nämlich die Y … , Inc., mit Sitz in den USA. Nur an diese richtet sich auch der hier in Rede stehende Beschluss über die vollumfängliche Löschung des Streitgebrauchsmusters, den die Gebrauchsmusterabteilung im Anschluss an die mündliche Verhandlung vom 19. Juli 2023 verkündet hat. Darüber hinaus wird auch im Protokoll über diese mündliche Verhandlung nur die ehemalige Antragsgegnerin, also die Y … , Inc., erwähnt.
13 b) Eine Beteiligung der X … Limited mit Sitz in … am patentamtlichen Löschungsverfahren ist dagegen nicht ersichtlich; sie folgt jedenfalls nicht aus dem Umstand, dass das Streitgebrauchsmuster zwischenzeitlich, nämlich am 17. März 2023, im Register auf diese umgeschrieben worden war. Hier ist die Regelung des § 265 Abs. 2 ZPO zu beachten, wonach die Veräußerung eines Schutzrechts keinen Einfluss auf ein anhängiges Verfahren hat und der Rechtsnachfolger nicht ohne weiteres, sondern nur mit Zustimmung des Gegners als Beteiligter an die Stelle seines Rechtsvorgängers in das Verfahren eintreten kann. Die Vorschrift des § 265 Abs. 2 ZPO gehört zu jenen Vorschriften der ZPO, die im Hinblick auf die Justizförmigkeit patentamtlicher Verfahrens auch ohne ausdrückliche gesetzliche Anordnung auf diese Verfahren anwendbar sind (vgl. Eisenrauch in Fitzner/Lutz/Bodewig, PatRKomm, GebrMG § 16 Rn. 18; vgl. auch: BGH (Marke) GRUR 2010, 231, 233 - „Legostein“ - und BGH GRUR 2014, 1024, 1025, Rz. 10 - „VIVA FRISEURE / VIVA“). Dass hier ein solcher Beteiligtenwechsel vollzogen worden wäre, ist nicht ersichtlich. Die Antragstellerin hat jedenfalls zu keiner Zeit eine entsprechende Zustimmung erklärt.
14 2. Dass im vorliegenden Fall keine Beschwerde von der Y … , Inc., mit Sitz in den USA vorliegt, sondern diese von der X … Limited mit Sitz in … erhoben wurde, ergibt sich aus der am 29. August 2023 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Beschwerdeschrift. Diese Schrift enthält in den Betreffzeilen die Angabe „Beschwerdeführerin: X … Ltd.“ Zusätzliche Angaben, die auf eine andere oder auf eine weitere Beschwerdeführerin hindeuten könnten, sind aus der Schrift nicht erkennbar. Die Angabe „X … Ltd.“ setzt sich zudem in allen späteren Schriftsätzen der Antragsgegnerseite fort. Eine andere Sichtweise folgt auch nicht - entgegen der Meinung der anwaltlichen Vertreter - anhand einer Auslegung der in der Beschwerdeschrift enthaltenen Erklärung, wonach die Beschwerde „Namens und im Auftrag unserer Mandantin“ eingelegt werde. Dieser Hinweise verhilft zu keinem anderen Verständnis der Beschwerdeschrift. Um welche Person es sich bei der genannten „Mandantin“ handelt, ist wiederum anhand der Beschwerdeschrift selbst auszulegen, wobei gerade die Angabe „Beschwerdeführerin: X … Ltd.“ das eindeutige Auslegungsergebnis liefert.
15 3. Im Übrigen kann der in der Literatur mit Verweis auf die Entscheidung BPatGE 33, 260 ff., (= BPatG, Beschl. v. 11.01.1993. Az. 5 W (pat) 427/92 - GRUR 1993, 549 ff. - „Beschwerderecht“) vertretenen Auffassung nicht gefolgt werden, wonach bei Inhaberwechsel und Registerumschreibung während des Löschungsverfahrens wahlweise sowohl dem früheren als auch dem eingetragenen Inhaber die Beschwerde zustünde (so aber: Busse/Keukenschrijver , PatG mit GebrMG, 9. Aufl., GebrMG § 18 Rn. 10 - m.w.N.). Unabhängig davon, dass der vom Bundespatentgericht in BPatGE 33, 260 ff., entschiedene Fall weitere, hier im Sachverhalt nicht vorhandene, aber wohl entscheidungsrelevante Besonderheiten aufwies, würde ein solches Wahlrecht jedenfalls einer Regelung gleichkommen, wie sie durch § 30 Abs. 3 Satz 3 PatG für das Patenteinspruchs- und -beschwerdeverfahren mit Wirkung zum 1. Mai 2022 in Kraft getreten ist; diese Regelung hat allerdings in der parallelen, gebrauchsmusterrechtlichen Vorschrift des § 8 Abs. 4 GebrMG keine Entsprechung gefunden. Fraglich ist bereits, ob es sich hierbei um eine planwidrige Gesetzeslücke handelt. Darüber hinaus dürfte es aber auch nicht interessengerecht sein, wenn es einem neu im Register eingetragenen Gebrauchsmusterinhaber (lediglich) durch Abgabe einer entsprechenden Erklärung ermöglicht würde, die Übernahme eines Gebrauchsmuster-Löschungs- oder - wie vorliegend - eines entsprechenden Beschwerdeverfahrens zu bewirken. Dies erscheint vor allem wegen der Kostenregelungen in § 17 Abs. 4 Satz 1 GebrMG und § 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG unangemessen; dort wird für Gebrauchsmuster-Löschungssachen (anders als bei Patent-Einspruchsverfahren) eine obligatorische Kostengrundentscheidung angeordnet. Ist daher mit dem Austausch eines Verfahrensbeteiligten - wie hier - gleichzeitig auch eine Änderung des Kostenschuldners verbunden, dürfte eher dem Modell des § 265 Abs. 2 ZPO (vgl. oben unter 1. b)) zu folgen sein, das den wirksamen Austausch einer Hauptpartei zwingend von der Zustimmung des Gegners abhängig macht.
III.
16 1. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens waren gemäß § 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG und §§ 91 Abs. 1 Satz 1, 97 Abs. 1 ZPO der gegenwärtigen Antragsgegnerin aufzuerlegen, da sie mit ihrer Beschwerde nicht durchgedrungen ist; Billigkeitsgründe, die eine andere Kostengrundentscheidung hätten als geboten erscheinen lassen, sind nicht ersichtlich.
17 2. Der Festsetzung des Gegenstandeswertes für das Beschwerdeverfahren konnte nicht im Rahmen der vorliegenden Entscheidung erfolgen, da die Regelung des § 17 Abs. 5 GebrMG nicht auf das Beschwerdeverfahren anwendbar ist. Der Gegenstandeswert wird daher gemäß § 33 Abs. 8 Satz 1 RVG zu gegebener Zeit durch Beschluss des Einzelrichters des Senats erfolgen.
IV.
18 Zulassung der Rechtsbeschwerde
19 Der Senat lässt zur oben unter Abschnitt II. 3. genannten Rechtsfrage, ob bei Inhaberwechsel und Registerumschreibung während eines Gebrauchsmuster-Löschungsverfahrens wahlweise sowohl dem früheren als auch dem eingetragenen Inhaber die Beschwerde zusteht und ob dies ggf. auch auf eine entsprechende Anwendung von § 30 Abs. 3 Satz 3 PatG gestützt werden kann, gemäß § 18 Abs. 4 GebrMG die Rechtsbeschwerde zu. Hierbei handelt es sich um eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung im Sinne von § 100 Abs. 2 Nr. 1 PatG, wobei auch die Fortbildung des Rechts im Sinne von § 100 Abs. 2 Nr. 2 PatG eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs erfordert.