Entscheidungsdatum: 2025-12-18
Aktenzeichen: 30 W (pat) 529/23
ECLI: ECLI:DE:BPatG:2025:250925B30Wpat529.23.0
Dokumenttyp: Beschluss
Spruchkörper: 30. Senat
In der Beschwerdesache
…
betreffend die Marke 30 2021 105 755
hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 25. September 2025 unter Mitwirkung des Richters Dr. Meiser als Vorsitzenden sowie der Richter Hammer und Zwickel
beschlossen:
I. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. Februar 2023 aufgehoben.
II. Die angegriffene Marke ist aufgrund des aus den Marken UM 017 934 186 und UM 018 251 874 erhobenen Widerspruchs vollständig zu löschen, und zwar
„Klasse 35: Geschäftsführung; Büroarbeiten; Unternehmensverwaltung; Aufstellung von Kosten- und Preisanalysen; Marketing; Entwicklung von Werbekonzepten; Medienarbeit; Verteilung, Versendung und Aktualisierung von Werbematerial [Flugblätter, Prospekte, Werbe- und Prospektmaterial, Broschüren, Pressemappen, Plakate, Poster, Magazine, Drucksachen]; Schalten von Werbeanzeigen in Printmedien, Internet, Social Media und Rundfunk; Durchführung von Präsentationen für kommerzielle Zwecke in Bezug auf Bauwerke, sowie Innen- und Außenarchitektur; Präsentation von modernen Raumkonzepten, insbesondere nach der Harmonielehre Feng Shui; Bewerbung von Mietsachen, insbesondere Showrooms, Besprechungskuben, Veranstaltungsräume, Präsentations-, Ausstellungs- und Verkaufsflächen, Einzelhandels- und Gastronomieflächen, Büro- und Praxisflächen, Co-Working-Flächen; betriebswirtschaftliche Projektleitung von Bauprojekten; Betrieb eines Co-Working-Platzes, nämlich Vermietung von Büromaschinen, -möbeln und -geräten;
Klasse 37: Bau von Messeständen und -läden; Bauberatung; Bereitstellung von Auskünften in Bauangelegenheiten; Bauwesen, insbesondere Leitung von Bauarbeiten, Abbrucharbeiten an Gebäuden“
-sowie aufgrund des Widerspruchs aus der Marke UM 018 251 874 für die Dienstleistungen
„Klasse 36: Finanzielle Beratung; Immobilienverwaltung; Vermietung von Büroflächen, Büroräumen und Büros; Vermietung von Büros für Co-Working; Vermietung von Praxisflächen und Praxisräumen; Vermietung von Verkaufsräumen und Geschäftsräumen; Vermietung und Verpachtung von Immobilien zur Durchführung von Shows, Besprechungen, Veranstaltungen Präsentationen und Ausstellungen“
III. Die weitergehende Beschwerde, soweit sie sich gegen die Zurückweisung des Widerspruchs aus der Unionsmarke UM 017 934 186 gegen die von der angegriffenen Marke zu Klasse 36 beanspruchten Dienstleistungen sowie gegen die Zurückweisung des Widerspruchs aus der Marke UM 018 251 874 gegen die von der angegriffenen Marke zu den Klasse 35 und 37 beanspruchten Dienstleistungen richtet, ist zurzeit gegenstandslos.
I.
1 Die am 1. April 2021 angemeldete Wortmarke
2 Be orange!
3 ist am 25. Juni 2021 unter der Nummer 30 2021 105 755 für die Dienstleistungen
4 „Klasse 35: Geschäftsführung; Büroarbeiten; Unternehmensverwaltung; Aufstellung von Kosten- und Preisanalysen; Marketing; Entwicklung von Werbekonzepten; Medienarbeit; Verteilung, Versendung und Aktualisierung von Werbematerial [Flugblätter, Prospekte, Werbe- und Prospektmaterial, Broschüren, Pressemappen, Plakate, Poster, Magazine, Drucksachen]; Schalten von Werbeanzeigen in Printmedien, Internet, Social Media und Rundfunk; Durchführung von Präsentationen für kommerzielle Zwecke in Bezug auf Bauwerke, sowie Innen- und Außenarchitektur; Präsentation von modernen Raumkonzepten, insbesondere nach der Harmonielehre Feng Shui; Bewerbung von Mietsachen, insbesondere Showrooms, Besprechungskuben, Veranstaltungsräume, Präsentations-, Ausstellungs- und Verkaufsflächen, Einzelhandels- und Gastronomieflächen, Büro- und Praxisflächen, Co-Working-Flächen; betriebswirtschaftliche Projektleitung von Bauprojekten; Betrieb eines Co-Working-Platzes, nämlich Vermietung von Büromaschinen, -möbeln und -geräten;
5 Klasse 36: Finanzielle Beratung; Immobilienverwaltung; Vermietung von Büroflächen, Büroräumen und Büros; Vermietung von Büros für Co-Working; Vermietung von Praxisflächen und Praxisräumen; Vermietung von Verkaufsräumen und Geschäftsräumen; Vermietung und Verpachtung von Immobilien zur Durchführung von Shows, Besprechungen, Veranstaltungen Präsentationen und Ausstellungen;
6 Klasse 37: Bau von Messeständen und -läden; Bauberatung; Bereitstellung von Auskünften in Bauangelegenheiten; Bauwesen, insbesondere Leitung von Bauarbeiten , Abbrucharbeiten an Gebäuden“
7 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen worden. Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 30. Juli 2021.
8 Gegen die Eintragung hat die Widersprechende am 27. Oktober 2021 aus zwei Marken Widerspruch erhoben, nämlich aus:
9 der am 24. Juli 2018 angemeldeten und am 5. Dezember 2018 für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen und dabei u.a. für die Dienstleistungen
10 Klasse 35: Werbung; Marketing; Werbung für Unternehmen; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Durchführung und Verwaltung von Prämien- und Treueprogrammen; Informationen in Geschäftsangelegenheiten; Beratungsdienstleistungen bezüglich Management von Telefon-Callcentern; Beschaffungsdienste für Dritte; Beratung im Bereich Beschaffung von Waren und Dienstleistungen; Vermittlung von Verträgen für den Kauf und Verkauf von Waren und Dienstleistungen; Outsourcing-Dienste [Hilfe bei Geschäftsangelegenheiten]; Unternehmensberatungsdienstleistungen bezüglich Katastrophenplanung und Wiederherstellung; Betreuung von Unternehmen; Unternehmensneugründungen; Unternehmensberatung in Fragen der Geschäftsführung, Unternehmensentwicklung und Produktentwicklung; Administrative Bearbeitung und Organisation von Versandhandelsdienstleistungen; Geschäftskontaktvermittlung; Nachforschungen und Gutachtenerstellung in Geschäftsangelegenheiten; Erstellung von Geschäftsprognosen; Ablesedienste von Strom-, Gas- und Wasserzählern, Datensammlung und Zusammenstellung von aus solchen Dienstleistungen erhaltenen Daten; Unternehmensberatung im Bereich Umweltschutz, neue Energien, Erhaltung von Naturressourcen, Senkung des Kohlenstoffverbrauchs und nachhaltige Entwicklung; Marktforschung und -studien im Bereich Umweltschutz, neue Energien, Erhaltung der Naturressourcen und nachhaltige Entwicklung; Beratung und Bereitstellung von Informationen über die Kosten von Elektro-, Gas- und Energieapparaten und deren Betrieb; Bereitstellung von Geschäfts-, Büro- und Sekretariatsdienstleistungen; Dienstleistungen in Bezug auf Zeitungsausschnitte und geschäftliche Informationen im Zusammenhang mit Nachrichten und aktuellen Ereignissen; Marktforschung; Marktanalysen; Erfassung und Analyse von Marktforschungsdaten; Marktforschung und Erstellen von Marktanalysen; Organisation und Durchführung von Ausstellungen für geschäftliche Zwecke; Zusammenstellung für Dritte von verschiedenen Telekommunikations-, Computer-, elektronischen und elektrischen Waren, Teilen, Anbauteilen und Zubehör für die vorstehend genannten Waren, Datenblättern, Sicherungsvorrichtungen und -ausrüstungen, Bekleidungsstücken, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Modeaccessoires, Textilwaren, Haushaltswäsche, Gepäckbehältnissen und Taschen, Druckereierzeugnissen und Papier- und Schreibwaren, Spielzeug, Spielen und Sportausrüstungen, Juwelierwaren, Zeitmessinstrumenten, um dem Verbraucher die bequeme Ansicht und den Kauf der Waren zu ermöglichen; Zusammenstellung für Dritte von verschiedenen Geräten für den Haushalt, Möbeln und Einrichtungsgegenständen, Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege und persönlichen Pflegeprodukten, allgemeinen Apothekenartikeln, Reinigungsprodukten, Geräten für die (medizinische) Gesundheitspflege, Nahrungsmitteln und Lebensmitteln, Getränken, um dem Verbraucher die bequeme Ansicht und den Kauf der Waren zu ermöglichen; Verkauf von Strom und Heizgas; Durchführung von Auktionen und Versteigerungen im Internet; Geschäftsverwaltung hinsichtlich der Bearbeitung von im Internet getätigten Verkäufen; Werbung zur Förderung des elektronischen Handels; Bereitstellung von geschäftlichen Informationen und Beratung in Bezug auf die Lieferung und Verkaufsförderung für Waren sowie die Auswahl und Ausstellung von Waren; Informationen und Beratung für potentielle Käufer von Handelswaren und Waren; Datenkompilation und -transkription; Zusammenstellung von Werbung zur Verwendung auf Webseiten; Produktion von Werbefilmen; Verzeichniszusammenstellung zur Veröffentlichung im Internet; Online-Werbung für Dienstleistungen und Waren auf Websites; Datenverarbeitung [Büroarbeiten]; Telemarketing; Telefonantwort- und weitervermittlungsdienste; Betrieb von Callcentern; Verwaltung von Fernüberwachungszentren; Datenverwaltung und elektronische Bestandsermittlung; Verifizierung im Rahmen der Datenverarbeitung im Bereich Beförderung, Abfertigung durch Fluggesellschaften, Reservierungsdienste für Reisen, Ausstellung von Reisetickets und Tickets für Sport- und Kulturveranstaltungen; Verifizierungsdienste in Bezug auf Eintrittskarten/Fahrkarten, Kupons, Gutscheine, Rabatte, Kundentreueprogramme, Geschenkkarten und Geschenkgutscheine; Verwaltung von Treueprogrammen mit Rabatten oder Prämien; Beratung und Information in Bezug auf alles vorstehend Genannte;
11 Klasse 37: Installation, Wartung und Reparatur von Telekommunikationsapparaten und systemen, Telefonen, Mobiltelefonen und Telefonhandapparaten, Personenrufgeräten, Funkrufapparaten, Funktelefonapparaten, Computern und persönlichen Planern, Computerhardware, Satellitensendern und -empfängern; Installation, Wartung und Reparatur von elektronischen Apparaten und Geräten, Geräten für die elektronische Geschäftsabwicklung, Büromaschinen und -geräten, Notebooks und Tablets, Fernseh- und Radioapparaten und -geräten, fotografischen und bildgebenden Apparaten und Geräten, Kommunikationsnetzen; Aktualisierung und Upgrade von Computerhardware; Installation, Wartung und Aktualisierung von Computerfirmware, Wartung und Reparatur von Sicherheits- und Authentifizierungsapparaten; Wartung und Reparatur von elektronischen Navigations- und Positionsgebungsapparaten, -instrumenten und -systemen; Installation, Reparatur und Wartung von Gas-, Öl- oder elektrischen Geräten oder Instrumenten, die mit Gas, Öl oder Elektrizität betrieben werden; Installation, Reparatur und Wartung von Gas-, Öl-, Strom- oder Wasserzählern; Verlegung, Vergrabung, Reparatur und Wartung von Kabeln; Information und Beratung in Bezug auf die vorstehend genannten Dienstleistungen, online aus einer Computerdatenbank, dem Internet oder über andere Medien bereitgestellt; Informationen und Beratung in Bezug auf Konstruktions-, Wartungs- und Reparaturarbeiten im Haushalt, alle bereitgestellt über Telekommunikationsverbindungen; Informationen und Beratung in Bezug auf Wartungs- und Reparaturarbeiten an Fahrzeugen, alle bereitgestellt über eine Telekommunikationsverbindung; Online aus einer Computerdatenbank oder dem Internet bereitgestellte Informationsdienste in Bezug auf Reparatur oder Installation“
12 eingetragenen Wort-/Bildmarke UM 017 934 186
13 sowie der am 10. Juni 2020 angemeldeten und am 14. November 2020 ebenfalls für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen und dabei u.a für die Dienstleistungen
14 Klasse 36: Finanzwesen; Bankgeschäfte; Versicherungsdienstleistungen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Versicherung und Finanzierung von Telekommunikationsapparaten, -systemen und -anlagen; Bereitstellung von Kreditkarteneinrichtungen und - dienstleistungen; Elektronischer Kapitaltransfer und Online-Transaktionseinrichtungen; Bearbeitung von Zahlungen für den Kauf von Waren und Dienstleistungen über ein elektronisches Kommunikationsnetz; Automatisierte Zahlungsdienste; Elektronische Bankgeschäfte über ein globales Computernetzwerk [Internetbanking]; Elektronische Verarbeitung von Zahlungen über ein weltweites Computernetzwerk; Elektronischer Kapitaltransfer mittels Telekommunikation; Zahlungsdienstleistungen mittels drahtloser Telekommunikationsapparate und -geräte; Übernahme von Bürgschaften bei Zahlungsanweisungen; Zahlungsbearbeitung; Elektronischer Devisentransfer; Kontaktloser Zahlungsverkehr; Anlage- und Fondsmanagement-Dienstleistungen; Anlage- und Investmentfondsverwaltung; Computergestützte Finanzdienstleistungen; Bereitstellung von Online-Bewertungen; Immobilienwesen; Immobilienverwaltung sowie Information und Beratung in Bezug auf das vorstehend Genannte; Bereitstellung von Finanzauskünften; Börsenkursnotierung; Erteilen von Auskünften zu Aktien- und Wertpapieren; Effektengeschäfte; Spendensammelaktionen; Sammlungen für Wohltätigkeitszwecke, Organisation von Sammlungen und Spendensammelaktionen; Finanzielle Förderung; Information und Beratung in Bezug auf Versicherungswesen, Finanzwesen und Geldgeschäfte, Home- und Internet-Banking, Aktien- und Wertpapierinformationen, Effektengeschäfte, alles online aus einer Computerdatenbank oder aus dem Internet; Vermittlung von Energie; Ausgabe von Gutscheinen und Wertmarken; Informations- und Beratungsdienstleistungen in Bezug auf alles vorstehend Genannte;
15 Klasse 38: Telekommunikationsdienstleistungen; Kommunikationsdienste; Telefon-, Mobiltelefon-, Fernkopier-, Telex-, Nachrichtensammel- und -übertragungs-, Funkruf-, Anrufumleitungs-, Anrufbeantworter-, Telefonauskunfts- und E-Mail-Dienste; Übertragung, Lieferung und Empfang von Ton, Daten, Bildern, Musik und Informationen; Elektronische Nachrichtenübermittlungsdienste; Online-Informationen in Bezug auf Telekommunikation; Datenaustausch; Datentransfer durch Telekommunikation; Übermittlung digitaler Dateien; Satellitentelekommunikationsdienste; Ausstrahlung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen; Ausstrahlung oder Übertragung von Rundfunk- oder Fernsehprogrammen, Filmen und interaktiven Spielen; Videotext-, Teletext- und Bildschirmtextdienste; Ausstrahlung, Übertragung und Bereitstellung von Multimediainhalten und elektronischen Spielen über elektronische Kommunikationsnetze; Telekommunikationsdienstleistungen mittels Videomitteilungen; Videokonferenzdienstleistungen; Bildtelefondienste; Fernübertragung von Informationen (einschließlich Web-Seiten) Computerprogramme und aller anderen Daten; Vermietung von Zugangszeiten zu einem Datenbankserver; Bereitstellung von Telekommunikationsverbindungen für Telefon-Hotlines und Callcenter; Telefonkommunikationsdienste für Hotlines und Callcenter; Bereitstellung des Zugangs zum Internet; Bereitstellung einer Telekommunikationsverbindung zum Internet oder zu Datenbanken; Bereitstellen von Zugangsberechtigungen zum Internet [Serviceprovider]; Bereitstellung und Betrieb von elektronischen Konferenzen, Diskussionsgruppen und Gesprächsforen; Bereitstellen des Zugriffs auf Webseiten mit digitaler Musik im Internet; Bereitstellen des Zugriffs auf MP3-Webseiten im Internet; Lieferung von digitaler Musik über Telekommunikationsanlagen; Bereitstellung des Zugangs zu Telekommunikationsinfrastrukturen und -netzen für andere Betreiber und für Dritte; Vermietung von Telekommunikationsinfrastruktur und -netzen an andere Betreiber und an Dritte; Zugriffsdienstleistungen in der Telekommunikation; Nachrichten- und Bildübermittlung mittels Computer; Kommunikationsdienste mittels Computer; Übertragung und Verbreitung von Daten oder audiovisuellen Bildern über ein globales Computernetz oder das Internet; Zeitweilige Bereitstellung des Zugangs zum Internet für Dritte; Elektronische Übertragung von elektronischen Zahlungsdaten über ein weltweites Computernetz; Dienste von Presseagenturen; Übertragung von Nachrichten und Informationen über aktuelle Ereignisse; Mieten, Leasen oder Vermieten von Apparaten, Instrumenten, Anlagen oder Teilen zur Verwendung bei der Bereitstellung der vorstehend genannten Leistungen; Bereitstellung des Zugangs zu einem elektronischen Netz zur Online-Informationsrecherche; Vermietung von Zugriffszeit zu Computerdatenbanken; Leasing von Zugangszeit zu Computermailboxen und -foren sowie zu Computernetzen; Dienste eines Internet-Providers; Bereitstellung und Betrieb von elektronischen Konferenzdiensten; Beratung und Information in Bezug auf alle vorstehend genannten Leistungen und Waren“
16 eingetragenen Wort-/Bildmarke UM 018 251 874
17 Die mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 22. Februar 2023 den Widerspruch zurückgewiesen. Zwischen der angegriffenen Marke und den Widerspruchsmarken bestehe keine Verwechslungsgefahr nach §§ 119 Nr.1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, und zwar auch, soweit sie sich nach der vorliegend maßgeblichen Registerlage bei identischen Dienstleistungen begegnen könnten.
18 Zwar verfügten die Widerspruchszeichen von Haus aus über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft, so dass insgesamt ein deutlicher Abstand zwischen den Vergleichszeichen erforderlich, aber auch ausreichend sei, um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen.
19 Soweit die Widersprechende eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchskennzeichen in Deutschland für Telekommunikationsdienstleistungen und damit eng verwandte Dienstleistungen wie Informationsdienstleistungen in diesem Bereich aufgrund langjähriger und intensiver Benutzung in Anspruch nehme bzw. man diese zugunsten der Widersprechenden unterstelle, ergäben sich daraus keine weitergehenden Anforderungen an den zur Vermeidung einer Verwechslungsgefahr erforderlichen Zeichenabstand.
20 Denn hinsichtlich dieser Dienstleistungen der Widerspruchszeichen fehle es an einer Ähnlichkeit zu den Dienstleistungen der angegriffenen Marke. Der Verkehr gehe nicht davon aus, dass Anbieter von Telekommunikationsdienstleistungen in selbstständiger gewerblicher Tätigkeit auch Geschäftsführungs-, Unternehmensverwaltungs-, Büro-, Marketing-, finanzielle, immobilienbezogene und Baudienstleistungen anböten. Allein der Umstand, dass diese Dienstleistungen unter Zuhilfenahme der für die Widersprechende registrierten branchenfremden Telekommunikationsdienstleistungen erbracht werden könnten, begründe keine Ähnlichkeit dieser ihrer Natur nach völlig unterschiedlichen und sich auch in ihrem Zweck und in den Erbringern unterscheidenden Dienstleistungen.
21 Die zu den Dienstleistungen der angegriffenen Marke identischen bzw. ähnlichen Dienstleistungen der Widerspruchsmarken wiesen hingegen kein enges Näheverhältnis zur Telekommunikation auf, so dass sie von der gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchszeichen nicht erfasst würden.
22 Den danach zur Vermeidung einer Verwechslungsgefahr insgesamt gebotenen deutlichen Abstand zu den Widerspruchszeichen halte die angegriffene Marke aber ein. Die Marken wiesen weder in klanglicher noch in schriftbildlicher oder begrifflicher Hinsicht eine zu Verwechslungen führende Ähnlichkeit auf.
23 Die Vergleichszeichen unterschieden sich in ihrer Gesamtheit in schriftbildlicher Hinsicht durch die graphische Gestaltung der älteren Marken mit dem in weiß gehaltenen Wortbestandteil „orange“ im unteren Drittel eines orangefarbenen Rechtecks sowie dem nur in der jüngeren Marke enthaltenen Wort „Be“ mit angefügtem Ausrufezeichen so auffällig und deutlich voneinander, dass Verwechslungen sicher auszuschließen seien.
24 Auch in klanglicher Hinsicht bestünden zwischen der angegriffenen Marke und den insoweit allein maßgeblichen Wortbestandteilen der Widerspruchsmarken aufgrund des zusätzlichen Wortes „Be“ am zudem in aller Regel stärker beachteten Wortbeginn der angegriffenen Marke sowie den dadurch hervorgerufenen Abweichungen in Wortlänge und Silbenzahl, Vokalfolge und Sprechrhythmus deutliche und unüberhörbare Unterschiede.
25 Zur Unterscheidung trage weiterhin bei, dass die Vergleichszeichen unterschiedliche Begriffsinhalte vermittelten. Denn während die aus englischen Begriffen sprachregelgemäß gebildete angegriffene Marke Be orange! den ohne Weiteres erkennbaren Sinngehalt „Sei orange!“ vermittele, verstehe man die Widerspruchskennzeichen lediglich als allgemeinen Hinweis auf die Farbe „Orange“.
26 Zudem müsse bei den Widerspruchsmarken damit gerechnet werden, dass diese im Inland wie das im Deutschen gebräuchliche Adjektiv „orange“ [oˈrɑ̃ːʃ bzw. oˈraŋʃ] mit Betonung auf der zweiten Silbe ausgesprochen würden, während bei der angegriffenen Marke der vorangestellte englische Begriff „Be“ eine englische Aussprache des nachfolgenden Begriffs „orange“ nahelege.
27 Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr sei damit nur denkbar, wenn und soweit die angegriffene Marke durch das übereinstimmende Wortelement „orange“ geprägt werde. Dem stehe jedoch entgegen, dass es sich bei der Wortfolge „Be orange!“ um einen einheitlichen Gesamtbegriff handele. Die sprachregelgemäß aus dem Imperativ des Verbs „be“ (sein) und dem Adjektiv „orange“ mit einem angefügten Ausrufezeichen gebildeten Wortelemente seien sprachlich in Form einer Aufforderung aufeinander bezogen und vermittelten in ihrer Gesamtheit einen einheitlichen Sinngehalt bzw. eine geschlossene Aussage mit der Bedeutung „Sei orange!“. Diese Gesamtbegriffsbildung stehe einer Markenprägung durch Einzelelemente entgegen, und zwar unabhängig davon, ob und inwieweit diesen für die betroffenen Produkte eine beschreibende Bedeutung zukomme.
28 Die Verschmelzung der Wortelemente der angegriffenen Marke zu der gesamtbegrifflichen Aussage „Be orange!“ wirke ferner einer Verwechslungsgefahr durch gedankliche Verbindung nach § 9 Abs. 1 Nr. 2, Halbsatz 2 MarkenG unter den Gesichtspunkten der selbstständig kennzeichnenden Stellung oder des Serienzeichens entgegen. Hinsichtlich einer Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens fehle es zudem an der Darlegung einer Benutzung der Widerspruchszeichen als Serienzeichen.
29 Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, mit der sie im Wesentlichen geltend macht, dass ausgehend von einer nach der vorliegend maßgeblichen Registerlage bestehenden teilweisen Identität und ansonsten hochgradigen, jedenfalls durchschnittlichen Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Dienstleistungen – welche sie in der Widerspruchsbegründung vom 25. Januar 2022 sowie der Beschwerdebegründung vom 9. Mai 2023 im Einzelnen begründet hat - eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichszeichen nicht verneint werden könne.
30 So handele es sich bei den Widerspruchszeichen um im gesamten Unionsgebiet langjährig intensiv benutzte und sehr bekannte Marken im Bereich der Telekommunikation. Diese verfügten daher über eine erhebliche gesteigerte Kennzeichnungskraft, und zwar nicht nur für Telekommunikationsdienstleistungen, sondern – zumindest im Wege der „Ausstrahlung – auch für „Kommunikations-dienstleistungen; Telefondienstleistungen, Mobiltelefondienstleistungen“ und damit verbundene und zusammenhängende Dienstleistungen.
31 Doch selbst bei Annahme einer lediglich durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken sei entgegen der Auffassung der Markenstelle eine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken zu bejahen.
32 Maßgebend dafür sei, dass der Gesamteindruck der angegriffenen Marke allein durch den mit dem Wortbestandteil der Widerspruchszeichen übereinstimmenden Bestandteil „orange“ geprägt werde. Denn bei dem weiteren Wortbestandteil „Be“ der angegriffenen Marke handele es sich um eine verbreitete und werbeübliche Kundenansprache, mit der die Aufmerksamkeit des Publikums hervorgerufen werden solle und in dem der Verkehr, ebenso wie in dem dem Begriff „orange“ angefügten Ausrufezeichen, kein Unterscheidungsmittel für die Herkunft der betreffenden Dienstleistungen erkenne. Die angegriffene Marke reihe sich insoweit in eine Vielzahl vergleichbar gebildeter Bezeichnungen ein, bei denen die Imperativform „Be“ unterscheidungskräftigen Marken- oder Unternehmensnamen vorangestellt sei, um ein positives und individuelles Image zu transportieren und den Kunden zielgerichtet anzusprechen, wie es zB bei „Be Lufthansa“ und „Be KRAFT“ der Fall sei.
33 Einer Prägung des Gesamteindrucks durch den Zeichenbestandteil „orange“ stehe dabei entgegen der Auffassung der Markenstelle nicht ein formal sich ergebender gesamtbegrifflicher Aussagegehalt der angegriffenen Marke iS von „sei orange“ entgegen. Zwar würden sowohl im Englischen als auch im Deutschen personenbezogene Eigenschaften oder auch innere Eigenschaften teilweise in Kombination mit dem Wort „be“ bzw. „sei“ verwendet, wie beispielsweise „be happy“ („sei glücklich“) oder „be quiet“ („sei still“); jedoch ergebe der Begriff „orange“ als personenbezogene Eigenschaft keinen Sinn, da ein Mensch, zwar „rot“, aber nicht „orange“ werden könne und dieser Begriff auch sonst in Kombination mit „be“ keinen sinnvollen Aussagegehalt vermittele; dies umso weniger, als es sich bei „orange“ um eine bekanntes Firmenzeichen handele, der Verkehr daher allein darin ebenso wie bei „Be Lufthansa“ und „Be KRAFT“ einen betrieblichen Herkunftshinweis erblicke.
34 Somit sei auf Seiten der angegriffenen Marke sowohl in klanglicher wie auch schriftbildlicher Hinsicht allein auf den Wortbestandteil „orange“ abzustellen, der mit dem den Gesamteindruck der Widerspruchszeichen ebenfalls prägenden Wortbestandteil „orange“ übereinstimme.
35 Insbesondere soweit die sich gegenüberstehenden Dienstleistungen identisch seien, reiche dann aber selbst bei einer nur durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken der Ähnlichkeitsgrad der Vergleichszeichen aus, um eine Verwechslungsgefahr zu begründen. Zumindest würden die sich gegenüberstehenden Marken vom angesprochenen Verkehr aufgrund der wörtlichen Übereinstimmung im prägenden Begriff „orange“ gedanklich miteinander in Verbindung gebracht, was für die Annahme einer mittelbaren Verwechslungsgefahr genüge.
36 Die Widersprechende beantragt,
37 den Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. Februar 2023 aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke 30 2021 105 755 aufgrund des Widerspruchs aus den Marken UM 017 934 186 und UM 018 251 874 anzuordnen.
38 Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,
39 die Beschwerde zurückzuweisen.
40 Sie hat im Beschwerdeverfahren mit Schriftsatz vom 27. Mai 2025 unter Hinweis darauf, dass beide Widerspruchsmarken nicht wie die angegriffene Marke im Immobilienbereich eingesetzt würden, sondern nur für Telekommunikation und dem Mobilfunkbereich bekannt seien, die Einrede der Nichtbenutzung erhoben.
41 Sie macht weiter geltend, dass die Widerspruchszeichen allenfalls über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft verfügten. Diese sei sogar eher gering, da beide Widerspruchszeichen offensichtlich nur aufgrund ihres zusätzlichen Bildbestandteils in Form einer großen quadratischen orangefarbigen Fläche mit einem relativ kleinen Schriftzug „orange“ als Marke eingetragen worden seien.
42 Für eine Steigerung der Kennzeichnungskraft im Inland bestünden keine Anhaltspunkte, insbesondere auch nicht im Bereich der Telekommunikation. Der Verkehr sei insoweit mit einer Vielzahl von Anbietern in der Bundesrepublik Deutschland konfrontiert. Das Markenwort „orange“ der Widerspruchszeichen sei nicht so sehr bekannt, dass es aus der Menge dieser Anbieter hervorsteche und dem durchschnittlichen Verkehrskreis bekannter sei als andere Anbieter; vielmehr sei es gegenüber anderen Anbietern eher weniger bekannt. Dies gelte erst recht für die Dienstleistungen der Widerspruchszeichen aus dem Bereich der Werbung, des Immobilienwesens, des Finanzwesens sowie der Geschäftsführungs-, Unternehmensverwaltungs-, Büro-, Marketing- und Baudienstleistungen.
43 Weiterhin fehle es ungeachtet der Ähnlichkeit der Dienstleistungen bereits an einer für eine Verwechslungsgefahr hinreichenden Zeichenähnlichkeit der Vergleichszeichen, da sie sich aufgrund der auffälligen bildlichen Ausgestaltung der Widerspruchsmarken sowie des zusätzlichen Bestandteils „Be“ der angegriffenen Marke klanglich, bildlich und begrifflich deutlich und unverwechselbar voneinander unterschieden.
44 Einer Verwechslungsgefahr wirke dabei auch entgegen, dass die angegriffene Marke sich als Farbbezeichnung mit der werbeüblichen Kundenansprache „Be“ zu der gesamtbegrifflichen und von der Inhaberin der angegriffenen Marke auch beabsichtigten Aussage „Sei orange!“ verbinde.
45 Die angegriffene Marke könne insoweit auch, entgegen der Auffassung der Widersprechenden, nicht mit vergleichbar aus der werbeüblichen Kundenansprache „Be“ und einer bekannten Marken bzw. einem bekannten Firmenkennzeichen gebildeten Begriffskombinationen wie „Be Lufthansa“ und „Be KRAFT“ gleichgesetzt werden, da es sich bei dem Wortbestandteil „orange“ weder um eine bekannte Marke handele und „Be orange!“ zudem – anders als die vorgenannten Bezeichnungen – über einen gesamtbegrifflichen Aussagegehalt verfüge.
46 Der Gesamteindruck der angegriffenen Marke werde dementsprechend weder durch den Wortbestandteil „orange“ geprägt noch bestehe für den Verkehr aufgrund des Aussagegehalts der angegriffenen Marke iS von „Sei orange!“ Anlass, die Vergleichszeichen gedanklich miteinander in Verbindung zu bringen. Dies sei seitens der im Immobilienwesen und damit in einem völlig anderen Bereich als die Widersprechende tätigen Inhaberin der angegriffenen Marke auch nicht beabsichtigt gewesen.
47 Der Senat hat den Beteiligten mit Verfügung vom 17. April 2025 (Schreiben vom 24. April 2025) Rechercheergebnisse zu Einzelfragen der Dienstleistungsähnlichkeit übersandt. Mit demselben Schreiben sowie mit der Terminsladung vom 23. Juli 2025 hat der Senat zudem rechtliche Hinweise, u.a. auch zur erhobenen Nichtbenutzungseinrede, erteilt.
48 Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.
II.
49 Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg.
50 Zwischen den Vergleichsmarken besteht im tenorierten Umfang jeweils teilweise, nämlich hinsichtlich des Widerspruchs aus der UM 017 934 186 in Bezug auf die von der angegriffenen Marke zu den Klassen 35 und 37 beanspruchten Dienstleistungen sowie hinsichtlich des Widerspruchs aus der UM 018 251 874 in Bezug auf die für die angegriffene Marke zu Klasse 36 eingetragenen Dienstleistungen Verwechslungsgefahr im Sinne von §§ 119 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Im Ergebnis ist die angegriffene Marke damit unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses vollständig zu löschen.
51 A. Die Frage, ob Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vorliegt, ist unter Heranziehung aller relevanten Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. nur EuGH GRUR 2020, 52 Rn. 41-43 – Hansson [Roslagspunsch/ ROSLAGSÖL]; GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933 Rn. 32 – Barbara Becker; BGH GRUR 2020, 870 Rn. 25 – Injekt/Injex; GRUR 2019, 1058 Rn. 17 – KNEIPP; GRUR 2018, 79 Rn. 7 – OXFORD/Oxford Club; WRP 2017, 1104 ff. – Medicon-Apotheke/Medico Apotheke; GRUR 2016, 382 Rn. 19 – BioGourmet; GRUR 2016, 283 Rn. 7 – BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGE- MENTAKADEMIE). Bei dieser umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Marken hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere die unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (vgl. EuGH, a. a. O. Rn. 48 – Hansson [Roslagspunsch/ ROSLAGSÖL]; BGH a. a. O. Rn. 25 – INJEKT/INJEX).
52 Ausgehend davon besteht zwischen der angegriffenen Marke und den Widerspruchsmarken UM 017 934 186 und UM 018 251 874 jeweils in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang die Gefahr von Verwechslungen nach §§ 119 Nr. 1, 9 Abs. 2 Nr. 1, 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, so dass die Markenstelle den Widerspruch zu Unrecht zurückgewiesen hat. Vielmehr ist die Marke aufgrund des Widerspruchs aus diesen beiden Marken im Ergebnis vollständig zu löschen.
53 1. Bei der im Rahmen der Verwechslungsgefahr erforderlichen Prüfung der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit ist die Registerlage maßgebend.
54 a. Soweit die Inhaberin der angegriffenen Marke jedenfalls im Beschwerdeverfahren mit Schriftsatz vom 27. Mai 2025 eine über den – ohnehin nur für die UM 018 251 874 geschützten - Bereich der Telekomunikation und des Mobilfunks hinausgehende rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarken bestritten hat, ist diese Einrede mangelnder Benutzung, auf die gemäß § 119 Nr. 4 MarkenG die Bestimmung des § 43 Abs. 1 MarkenG Anwendung findet mit der Maßgabe, dass an die Stelle der Benutzung der Marke mit älterem Zeitrang gemäß § 26 MarkenG die Benutzung der Unionsmarken gemäß Art. 18 UMV tritt, unzulässig.
55 Denn die Widerspruchsmarken waren am Anmeldetag der angegriffenen Marke am 1. April 2021 sämtlich noch nicht benutzungspflichtig im Sinne von§43Abs.1 Satz 1 MarkenG n.F. Die fünfjährige Benutzungsschonfrist beginnt bei Unionsmarken mit ihrer Eintragung (§ 119 Nr. 4 MarkenG i.V.m. Art. 18 Abs. 1 UMV; s auch Ströbele/Hacker/Thiering, 14. Auflage 2024, § 119 Rn. 54), also bei der UM 017 934 186 am 5. Dezember 2018 und bei der UM 018 251 874 am 14. November 2020. Damit war die Benutzungsschonfrist dieser Widerspruchsmarken zum Zeitpunkt des Anmeldetags der angegriffenen Marke am 1. April 2021 jeweils noch nicht abgelaufen.
56 b. Der zwischenzeitliche Ablauf der fünfjährigen Benutzungsschonfrist bei beiden Marken ist unerheblich, da er keine (weitere) Einrede mangelnder Benutzung eröffnet.
57 Denn der Widerspruch wurde nach dem 14. Januar 2019 erhoben, so dass § 43 Abs. 1 MarkenG in seiner seit dem 14. Januar 2019 geltenden Fassung anzuwenden ist (vgl. § 158 Abs. 5 MarkenG; s auch Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 43 Rn. 4). Danach ist aber die nach Ablauf der Benutzungsschonfrist während eines Widerspruchsverfahren eröffnete Einrede nach § 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG a.F. (fünf Jahre vor Entscheidung über den Widerspruch) nicht mehr möglich.
58 Gegenüber der allein noch möglichen Einrede nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG n.F. ändert ein zwischenzeitlicher Ablauf der „Benutzungsschonfrist“ ohnehin nichts, da dies nichts daran ändert, dass die Widerspruchsmarken zum Anmelde- oder Prioritätstag der angegriffenen Marke noch nicht dem Benutzungszwang unterlagen.
59 2. Ausgehend von der danach maßgeblichen Registerlage können sich die angegriffene Marke und beide Widerspruchsmarken jeweils teilweise, nämlich die angegriffene Marke und die UM 017 934 186 in Bezug auf die angegriffenen Dienstleistungen der Klassen 35 und 37 sowie die angegriffene Marke und die Widerspruchsmarke UM 018 251 874 in Bezug auf die angegriffenen Dienstleistungen der Klasse 36, bei identischen bzw. hochgradig ähnlichen und ansonsten auf jedenfalls durchschnittlich ähnlichen Dienstleistungen begegnen: Somit liegt hinsichtlich sämtlicher von der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen eine jedenfalls durchschnittliche Ähnlichkeit entweder zu den Dienstleistungen der UM 017 934 186 oder denjenigen der UM 018 251 874 vor.
60 Hinsichtlich der zumindest durchschnittlich ähnlichen Dienstleistungen bedarf es dabei keiner weiteren Differenzierung des Ähnlichkeitsgrades nach „überdurchschnittlich“, „weit durchschnittlich“ etc., da aus den nachfolgend zu A. 3. und A. 4 dargelegten Gründen ein durchschnittlicher Ähnlichkeitsgrad der Dienstleistungen im Rahmen der Gesamtabwägung für eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichszeichen in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang ausreicht.
61 a. von der angegriffenen Marke zu Klasse 35 beanspruchte Dienstleistungen:
62 aa. Identität besteht zunächst zwischen den in den Dienstleistungsverzeichnissen der angegriffenen Marke als auch der Widerspruchsmarke UM 017 934 186 enthaltenen Dienstleistungsoberbegriffen „Marketing; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung“.
63 bb. Weiterhin fallen die von der angegriffenen Marke zu dieser Klasse beanspruchten Dienstleistungen „Entwicklung von Werbekonzepten; Medienarbeit; Verteilung, Versendung und Aktualisierung von Werbematerial […]; Schalten von Werbeanzeigen in Printmedien, Internet, Social Media und Rundfunk“, sowie die ebenfalls zu dieser Klasse beanspruchten Präsentationsdienstleistungen „Durchführung von Präsentationen für kommerzielle Zwecke in Bezug auf Bauwerke, sowie Innen- und Außenarchitektur; Präsentation von modernen Raumkonzepten, insbesondere nach der Harmonielehre Feng Shui; Bewerbung von Mietsachen, insbesondere Showrooms, Besprechungskuben, Veranstaltungsräume, Präsentations-, Ausstellungs- und Verkaufsflächen, Einzelhandels- und Gastronomieflächen, Büro- und Praxisflächen, Co-Working-Flächen“ unter den für die Widerspruchsmarke UM 017 934 186 geschützten Oberbegriff „Werbung“, da sie allesamt der Bewerbung bestimmter Waren und Dienstleistungen dienen. Sie sind somit ebenfalls identisch.
64 cc. Die Dienstleistungen „Betrieb eines Co-Working-Platzes, nämlich Vermietung von Büromaschinen, -möbeln und -geräten“ der angegriffenen Marke weisen eine zumindest durchschnittliche Ähnlichkeit zu dem für die Widerspruchsmarke UM 017 934 186 zu Klasse 35 registrierten weiten Dienstleistungsoberbegriff „Bereitstellung von Geschäfts-, Büro- und Sekretariatsdienstleistungen“ auf, da diese Bereitstellungsdienstleistungen sich auch auf den „Betrieb eines Co-Working-Platzes, nämlich Vermietung von Büromaschinen, -möbeln und -geräten“ beziehen können. Die „Bereitstellung von Bürodienstleistungen“ kann zudem „Büroarbeiten“ umfassen, wie sie die angegriffene Marke beansprucht, so dass auch insoweit für den Verkehr eine gemeinsame betriebliche Herkunft nicht so fernliegt, als dass eine zumindest durchschnittliche Ähnlichkeit zwischen diesen Dienstleistungen verneint werden könnte.
65 dd. Des Weiteren kann sich die „Bereitstellung von Geschäftsdienstleistungen“ der Widerspruchsmarke UM 017 934 186 auf eine von der angegriffenen Marke beanspruchte „betriebswirtschaftliche Projektleitung von Bauprojekten“ beziehen, da unter den weiten Oberbegriff „Geschäftsdienstleistungen“ auch betriebswirtschaftliche und/oder Managementdienstleistungen fallen, wie die den Beteiligten mit Verfügung vom 17. April 2024 (Schreiben des Senats vom 17. April 2024) als Anlage 1 übermittelte Fundstellehttps://www.gtai.de/de/trade/israel/wirtschaftsumfeld/ geschaeftsdienstleistungen-treiben-aussenhandel-voran-840002) verdeutlicht, so dass auch insoweit eine jedenfalls durchschnittliche Ähnlichkeit besteht.
66 ee. Die für die Widerspruchsmarke UM 017 934 186 zu Klasse 35 registrierten „Outsourcing-Dienste [Hilfe bei Geschäftsangelegenheiten]; Unternehmensberatungsdienstleistungen Nachforschungen und Gutachtenerstellung in Geschäftsangelegenheiten“ umfassen oberbegrifflich auch die von der angegriffenen Marke zu dieser Klasse 35 beanspruchte „Aufstellung von Kosten- und Preisanalysen“, so dass sich beide Vergleichszeichen insoweit ebenfalls bei identischen Dienstleistungen begegnen können.
67 b. von der angegriffenen Marke zu Klasse 36 beanspruchte Dienstleistungen:
68 aa. Die von der angegriffenen Marke zu Klasse 36 beanspruchte Dienstleistung „Finanzielle Beratung“ wird von dem für die Widerspruchsmarke UM 018 251 874 in derselben Klasse registrierten Oberbegriff „Finanzwesen“ umfasst, so dass insoweit Dienstleistungsidentität besteht.
69 bb. Dies gilt auch hinsichtlich der Dienstleistung „Immobilienverwaltung“, welche in Klasse 36 sowohl für die angegriffene Marke als auch für die Widerspruchsmarke UM 018 251 874 registriert ist.
70 cc. Weiterhin können die von der angegriffenen Marke zu Klasse 37 beanspruchten Dienstleistungen „Vermietung von Büroflächen, Büroräumen und Büros; Vermietung von Büros für Co-Working; Vermietung von Praxisflächen und Praxisräumen; Vermietung von Verkaufsräumen und Geschäftsräumen; Vermietung und Verpachtung von Immobilien zur Durchführung von Shows, Besprechungen, Veranstaltungen Präsentationen und Ausstellungen“ Bestandteil der für die Widerspruchsmarke UM 018 251 874 registrierten “Immobilien-verwaltung“ sein, so dass auch insoweit Dienstleistungsidentität besteht.
71 c. von der angegriffenen Marke zu Klasse 37 beanspruchte Dienstleistungen
72 aa. Die von der angegriffenen Marke zu dieser Klasse beanspruchten Dienstleistungen „Bauberatung; Bereitstellung von Auskünften in Bauangelegenheiten“ sowie der, durch die mit „insbesondere“ eingeleitete beispielhafte Aufzählung nicht eingeschränkte, weite Dienstleistungsoberbegriff „Bauwesen“ können sich ihrem Gegenstand und Inhalt nach auf die „Verlegung und Vergrabung von Kabeln“ beziehen, bei denen es sich ebenfalls um Baudienstleistungen handelt und für welche die Widerspruchsmarke UM 017 934 186 mit der zu Klasse 37 registrierten Dienstleistung „Verlegung, Vergrabung, Reparatur und Wartung von Kabeln“ Schutz beanspruchen kann, so dass insoweit ebenfalls zum Teil Identität („Bauwesen“), zumindest aber eine durchschnittliche Ähnlichkeit besteht.
73 Der eingetragene Dienstleistungsbegriff „Verlegung, Vergrabung, Reparatur und Wartung von Kabeln“ ist dabei so zu verstehen bzw. dahingehend auszulegen, dass die im Einzelnen aufgezählten und untereinander ihrem Gegenstand und Inhalt nach verschiedenen Bau-, Reparatur- und Wartungsdienstleistungen nicht kumulativ (also in ihrer Gesamtheit), sondern alternativ beansprucht werden, so dass die Widerspruchsmarke insoweit auch Schutz (allein) für die Baudienstleistungen „Verlegung, Vergrabung von Kabeln“ genießt. Es bedarf daher insoweit auch keiner Entscheidung, ob eine Ähnlichkeit zu der „Reparatur und Wartung von Kabeln“ besteht (vgl. dazu Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 20. Aufl., S. 405 re.Sp. unter Hinweis auf BPatG 26 W (pat) 121/00: zwischen „Bauwesen“ und „Reparatur- und Transportwesen“ besteht „mittlere Ähnlichkeit“).
74 Unerheblich ist, dass sich diese von der angegriffenen Marke zu Klasse 37 beanspruchten Dienstleistungen ihrem Gegenstand und Inhalt nicht auf die Baudienstleistungen „Verlegung, Vergrabung,…. von Kabeln“ der Widerspruchs-marke der UM 017 934 186 beschränken. Weisen bei den jeweiligen Oberbegriffen der Vergleichsmarken nur einzelne Waren oder Dienstleistungen Identität oder Ähnlichkeit auf, führt dies bei Bestehen einer Verwechslungsgefahr gleichwohl zur Löschung der jüngeren Marke für den gesamten Oberbegriff, soweit er nicht vom Inhaber dieser Marke entsprechend eingeschränkt wird (vgl. BGH GRUR 2008, 903 Nr. 13 - SIERRA ANTIGUO; GRUR 2008, 905 Nr. 13 - Pantohexal; Ströbele/Hacker/Thiering, aaO, § 9 Rdnr. 73)
75 Wegen der zumindest durchschnittlichen Ähnlichkeit dieser Dienstleistungen der angegriffenen Marke zu den Dienstleistungen „Verlegung, Vergrabung, Reparatur und Wartung von Kabeln“ der UM 017 934 186 kann offen bleiben, ob sie darüber hinaus auch in einem zumindest durchschnittlichen Ähnlichkeitsverhältnis zu den Dienstleistungen „Immobilienwesen“ der weiteren Widerspruchsmarke UM 018 251 874 stehen, was in Anbetracht der Tätigkeit zB von Bauträgern als Immobilienentwickler und Bauunternehmen durchaus naheliegt (vgl. dazu BPatG 25 W (pat) 590/17 - NEXT/YOUR NEXT OFFICE; 30 W (pat) 267/04 - TECON Systems/TECCON, beide veröffentlicht unter juris sowie auf der Internetseite des BPatG; s ferner die von der Widersprechenden zitierte Entscheidung EUIPO, Beschluss vom 22. Juni 2017, B 2 672 049, S. 12).
76 bb. Was die weiterhin von der angegriffenen Marke zu dieser Klasse beanspruchten „Abbrucharbeiten an Gebäuden“ betrifft, bestehen insoweit Überschneidungen zu der „Verlegung, Vergrabung, …. von Kabeln“ der Widerspruchsmarke der UM 017 934 186, als es sich bei beiden um Baudienstleistungen handelt, die vor dem Hintergrund, dass auch die „Verlegung, Vergrabung, …. von Kabeln“ im Einzelfall „Abbruchabreiten“ erfordert, durchaus von einem Bauunternehmen erbracht werden können. Jedenfalls liegt für den Verkehr daher die Annahme einer gemeinsamen betrieblichen Herkunft nicht so fern, dass eine durchschnittliche Ähnlichkeit zwischen diesen Dienstleistungen verneint werden könnte.
77 cc Die für die Widerspruchsmarke UM 017 934 186registrierte „Organisation und Durchführung von Ausstellungen für geschäftliche Zwecke“ kann sich auf Messen als „Ausstellungen“ beziehen und dabei – wie die den Beteiligten ebenfalls mit vorgenanntem Schreiben des Senats vom 24. April 2024 als Anlage 2 übermittelte und unter www.zenit-messebau.com abrufbare Internetseite der Zenit-Messebau GmbH verdeutlicht - die Planung, Fertigung und Errichtung von Messebauten umfassen, so dass eine jedenfalls durchschnittliche Ähnlichkeit zu den für die von der angegriffenen Marke zu dieser Klasse weiterhin noch beanspruchte Dienstleistung „Bau von Messeständen und -läden“ besteht.
78 d. Hinsichtlich sämtlicher von der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen liegt somit eine jedenfalls durchschnittliche Ähnlichkeit entweder zu den Dienstleistungen der Unionswiderspruchsmarke UM 017 934 186 oder denjenigen der UM 018 251 874 vor. Da dies aus den nachfolgenden Gründen jeweils zur Begründung einer (jeweils teilweisen) Verwechslungsgefahr mit den, als solche identischen Widerspruchswort-/Bildmarken im Umfang ihrer nach der Registerlage möglichen Begegnung bei durchschnittlichen ähnlichen Dienstleistungen ausreicht, bedarf es keiner weiteren Erörterung, ob und in welchem Umfang zwischen den Dienstleistungen der Klassen 35 und 37 der angegriffenen Marke und den Dienstleistungen der UM 018 251 874 einerseits und den Dienstleistungen der Klasse 36 der angegriffenen Marke und den Dienstleistungen der UM 017 934 186 andererseits eine (zur Begründung einer Verwechslungsgefahr hinreichende) Ähnlichkeit zu bejahen ist (vgl. dazu BPatG 29 W (pat) 64/14, GRUR-Prax 2016, 404 – Inselkind;).
79 3 . Maßgebend für eine (jeweils teilweise) Verwechslungsgefahr zwischen der angegriffenen Marke und den beiden identischen Widerspruchszeichen ist zunächst, dass das Wort „orange“ der beiden Widerspruchszeichen von Haus aus in Zusammenhang mit den relevanten Dienstleistungen über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft verfügt, was dann auch für beide Widerspruchszeichen in ihrer Gesamtheit gilt. Denn weder die Farbe bzw. Färbung „orange“ noch die Frucht Orange haben einen sachlichen Bezug zu ihnen. Für den Verkehr besteht auch kein Anlass, den Wortbestandteil „orange“ insoweit als geografischen Herkunftshinweis auf Städte mit dem Namen „Orange“ zu verstehen, zumal diese ohnehin nicht sonderlich bekannt sind (vgl. BPatG 29 W (pat) 556/12 – orange effect/orange sowie BPatG 25 W (pat) 1/11 – NETZORANGE/orange; jeweils veröffentlicht unter juris, auf PAVIS PROMA und der Internetseite des BPatG).
80 Ob den Widerspruchszeichen eine durch Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft für (letztlich wohl keinen relevanten Ähnlichkeitsgrad zu den Dienstleistungen der angegriffenen Marke aufweisende) Telekommunikations-dienstleistungen und – ggf. im Wege der „Ausstrahlung“ – damit eng verwandte Dienstleistungen zuerkannt werden muss (vgl. dazu ua. die bereits genannte BPatG 25 W (pat) 1/11 – NETZORANGE/orange), bedarf keiner abschließenden Entscheidung, da eine im Ergebnis zur vollständigen Löschung der angegriffenen Marke führende Verwechslungsgefahr zwischen der angegriffenen Marke und den Widerspruchszeichen auch unter Zugrundelegung einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken besteht.
81 4. Weiterhin verfügen die Vergleichszeichen über eine jedenfalls durchschnittliche Zeichenähnlichkeit.
82 a. Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist grundsätzlich vom jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen auszugehen (vgl. z. B. BGH GRUR 2013, 833, Nr. 45 - Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2012, 1040, Nr. 25 - pjur/pure; GRUR 2012, 930, Nr. 22 - Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64, Nr. 15 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 729, Nr. 23 - MIXI). Dabei ist von dem allgemeinen Erfahrungssatz auszugehen, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterwerfen. Die Frage der Ähnlichkeit sich gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit in Klang, (Schrift-)Bild und Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken (vgl. EuGH GRUR 2006, 413, Nr. 19 - ZIRH/SIR; GRUR 2005, 1042, Nr. 28 - THOMSON LIFE; GRUR Int. 2004, 843, Nr. 29 - MATRATZEN; BGH GRUR 2015, 1009 Nr. 24 - BMW-Emblem; GRUR 2010, 235, Nr. 15 - AIDA/AIDU; GRUR 2009, 484, Nr. 32 - METROBUS; GRUR 2006, 60, Nr. 17 - coccodrillo; GRUR 2004, 779, 781 - Zwilling/Zweibrüder). Dabei genügt für die Annahme einer Verwechslungsgefahr regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Richtung (st. Rspr. vgl. z. B. BGH GRUR 2015, 1009, Nr. 24 - BMW-Emblem; GRUR 2015, 1114, Nr. 23 - Springender Pudel; GRUR 2010, 235, Nr. 18 - AIDA/AIDU m. w. N.; vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a.a.O., § 9 Rdnr. 280 m. w. N.).
83 b . Vorliegend heben sich die Vergleichszeichen zwar in ihrer Gesamtheit auch in ihren, jedenfalls beim klanglichen Vergleich nach dem Grundsatz „Wort vor Bild“ (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 470)allein zu berücksichtigenden Wortbestandteilen, trotz der Übereinstimmung in dem Wort „orange“, durch den zusätzlichen, zudem am (klanglich in aller Regel stärker beachteten) Zeichenanfang stehenden Bestandteil „Be“ der angegriffenen Marke und die dadurch hervorgerufenen Unterschiede in Wortlänge, Silbenzahl, Vokalfolge sowie Sprech- und Betonungsrhythmus so deutlich voneinander ab, dass die Zeichen in ihrer Gesamtheit zwar keine entfernte, so jedoch eine als unterdurchschnittlich zu bewertende Ähnlichkeit aufweisen.
84 c. Jedoch ergibt sich ein höherer und zumindest als durchschnittlich zu bewertender Grad an Zeichenähnlichkeit daraus, dass beim Vergleich der Zeichen auf Seiten der angegriffenen Marke allein auf den, mit den Wortbestandteilen der Widerspruchsmarken übereinstimmenden Bestandteil „orange“ abzustellen ist.
85 Abweichend vom Grundsatz der Maßgeblichkeit des Gesamteindrucks kann eine zusammengesetzte Marke durch einen oder mehrere Bestandteile geprägt werden, wenn aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise alle anderen Markenbestandteile weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck der Marke daher nicht bestimmen, sondern dafür vernachlässigt werden können (vgl. EuGH, GRUR 2007, 700 Rn. 42 – HABM/Shaker Limoncello; GRUR 2016, 80 Rn. 37 - BGW [BGW/BGW Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaf; BGH, GRUR 2012, 64, Rn. 15 - Maalox/MeloxGRY; GRUR 2010, 729 Rn. 31 - MIXI; GRUR 2009, 1055 Rn. 23 - airdsl).
86 Davon ist vorliegend auszugehen. Denn der Gesamteindruck der angegriffenen Marke Be orange! wird durch den Wortbestandteil „orange“ geprägt, während das vorangestellte Wort „Be“ als werbeübliche Kundenansprache (hierzu im Folgenden) wie auch das Ausrufezeichen (als übliches Werbemittel, vgl. etwa BPatG 30 W (pat) 220/04 - PCS-info!/PCS, juris, Rn. 36 mwN) in den Hintergrund treten und für den Gesamteindruck zu vernachlässigen sind. Entgegen der Auffassung der Markenstelle steht dabei auch der Grundsatz, wonach eine Prägung durch einen Zeichenbestandteil bei Marken verneint werden muss, die sich als einheitliche Gesamtbegriffe darstellen (vgl. u.a. BGH GRUR 2009, 484, Nr. 34 - Metrobus; BPatG GRUR 2005, 772, 773- Public Nation/PUBLIC; EuGGRUR-RR 2009, 167, Nr. 55-60 - torre albéniz), nicht entgegen. Denn der Begriffskombination Be orange! kommt im vorliegend relevanten Dienstleistungszusammenhang gerade kein gesamtbegrifflicher Aussagegehalt zu, im Einzelnen:
87 aa. Zwar reiht sich die aus der Imperativform des englischen Verbs „to be“ (= sein) mit der Bedeutung „sei“ und der Farbangabe „orange“ gebildete angegriffene Marke mit ihrer wortsinngemäßen Bedeutung „Sei orange!“ formal in eine Vielzahl mit dem Imperativ „Be“ gebildete sloganartige Wortfolgen mit Aufforderungscharakter ein, durch die emotionale Erwartungen und Befindlichkeiten des Verbrauchers angesprochen werden und dadurch den beworbenen Produkten ein positives Image bzw. ein Kaufanreiz vermittelt werden soll (vgl. u. a. BPatG 33 W (pat) 556/11- be active;24 W (pat) 77/10– be-Certified;29 W (pat) 82/12- b.connected). Derartige Wortfolgen werden dabei auch ungeachtet des Umstands, dass sie sich in Bezug auf die beworbenen Waren und Dienstleistungen regelmäßig in einer schutzunfähigen Ansprache des Kunden bzw. Verbrauchers in personalisierter Form erschöpfen (vgl. BPatG, ebenda), grundsätzlich als Gesamtbegriff wahrgenommen.
88 bb. Bei der angegriffenen Marke handelt es sich aber nicht um eine solche sloganartige Wortfolge mit Aufforderungscharakter, mit der prägnant und einprägsam Zweck und Nutzen der betreffenden Waren- und Dienstleistungsprodukte für den Kunden bzw. Verbraucher hervorgehoben werden sollen. Vielmehr vermittelt Be orange! in Bezug auf die vorliegend relevanten Dienstleistungen keinen sinnvollen werbesprachlichen Aussagegehalt. Weder weist „orange“ in seiner für den Verkehr naheliegenden Bedeutung als Farbangabe auf verkehrswesentliche Eigenschaften der vorliegend relevanten Dienstleistungen hin, noch enthält diese Wortfolge in ihrer Bedeutung „Sei orange!“ einen personenbezogenen Hinweis, wie es zB bei „be happy“ der Fall ist (vgl. BPatG 26 W (pat) 26/13 – BE HAPPY).
89 cc. Daraus folgt aber, dass der Verkehr in der Wortfolge Be orange! lediglich eine um die werbeübliche Kundenansprache „Be“ ergänzte Marke „orange“ erkennt und daher allein in diesem Zeichenbestandteil („orange“) einen betrieblichen Herkunftshinweis sieht, wobei eine Wahrnehmung in diesem Sinne durch das angefügte Ausrufezeichen noch verstärkt wird. Für ein solches Verständnis spricht dabei, dass der Verkehr außerhalb der vorgenannten sloganartigen Wortkombinationen mit der englischen Imperativform „Be“ und einer angefügten Sachangabe im Werbesprachgebrauch auch mit Bezeichnungen aus dem vorangestellten Begriff „Be“ und einem angefügten Firmenzeichen bzw. -namen konfrontiert wird, wie es zB bei den seitens der Widersprechenden in der Widerspruchsbegründung vom 25. Januar 2022 auf den Seiten 8 und 9 unter Angabe der Fundstellen benannten Beispielen „Be Lufthansa“ oder „Be KRAFT“ der Fall ist. Diese Begriffskombinationen enthalten aber keinen gesamtbegrifflichen Aussagegehalt, sondern werden lediglich als ein um die Werbefloskel „Be“ ergänztes Firmenzeichen wahrgenommen. Für eine solche Wahrnehmung kommt es auch nicht entscheidend darauf an, ob es sich bei dem jeweiligen Firmenkennzeichen bzw. der jeweiligen Marke um ein bekanntes Zeichen handelt; entscheidend ist allein, dass der Verkehr in diesen Fällen bei einem fehlenden werbesprachlichen Aussagegehalt des weiteren Zeichenbestandteils – wie es bei den vorgenannten Beispielen in Bezug auf die Firmenmarken bzw. –namen „Lufthansa“ und „Kraft“, aber auch bei dem Zeichenbestandteil „orange“ der angegriffenen Marke der Fall ist – allein in diesem einen betrieblichen Herkunftshinweis erkennt.
90 dd. Nach allem wird der Gesamteindruck der angegriffenen Marke Be orange! durch den – mit dem Wortbestandteil der beiden Widerspruchsmarken identischen – Bestandteil „orange“ derart geprägt, dass aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise die weiteren Markenbestandteile weitgehend in den Hintergrund treten und für den Gesamteindruck der jüngeren Marke vernachlässigt werden können. Im klanglichen Zeichenvergleich stimmen die Vergleichszeichen demnach in ihrem (jeweils) für den Gesamteindruck prägenden Element (hier: dem Wortbestandteil „orange“) identisch überein.
91 5. Ausgehend von einer danach zumindest durchschnittlichen (wenn nicht sogar hochgradigen, vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 489 mwN) Zeichenähnlichkeit kann dann aber in der Gesamtabwägung aller für die Frage der Verwechslungsgefahr maßgeblichen Faktoren angesichts der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichszeichen nicht verneint werden, soweit sie sich bei zumindest durchschnittlichen ähnlichen Dienstleistungen begegnen können.
92 Dies ist zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke UM 017 934 186 hinsichtlich der von der angegriffenen Marke zu den Klassen 35 und 37 beanspruchten Dienstleistungen sowie zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke UM 018 251 874 in Bezug auf die für die angegriffene Marke zu Klasse 36 eingetragenen Dienstleistungen aus den zu II. A. 2 a. – d. näher dargelegten Gründen der Fall, so dass die angegriffene Marke im Ergebnis vollständig wegen unmittelbarer Verwechslungsgefahr nach §§ 119 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu löschen ist.
93 6. Im Hinblick auf das Vorbringen der Markeninhaberin weist der Senat lediglich ergänzend darauf hin, dass im Übrigen, selbst wenn man zugunsten der Markeninhaberin unterstellen würde, dass der Verkehr die vorangestellte Kundenansprache „Be“ nicht völlig vernachlässigt, dann in jedem Fall eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des gedanklichen Inverbindungbringens nach § 9 Abs. 1 Nr. 2, letzter Halbs. MarkenG festzustellen wäre (vgl. dazu Ströbele/Hacker/Thiering, aaO, § 9 Rdnr. 564). Eine solche wird angenommen, wenn die Vergleichskennzeichen zwar als unterschiedlich und als solche verschiedener Unternehmen aufgefasst werden, jedoch gleichwohl aufgrund besonderer Umstände darauf geschlossen wird, dass zwischen den Unternehmen Beziehungen geschäftlicher, wirtschaftlicher oder organisatorischer Art bestehen (vgl. dazu Ströbele/Hacker/Thiering, aaO, § 9 Rdnr. 556, 564 mwN).
94 Nach diesen Maßstäben ergäbe sich vorliegend eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt eines gedanklichen Inverbindungbringens in jedem Fall daraus, dass der Verkehr angesichts der Übereinstimmung der angegriffenen Marke mit der Widerspruchsmarke in dem Bestandteil „orange“ davon ausgeht, dass es sich bei der angegriffenen Marke um eine Spezifizierung der Widerspruchsmarke handelt, und daher die entsprechend gekennzeichneten Produkte irrtümlich ein und demselben Hersteller bzw. Anbieter zuordnet.
95 Zwar kann insoweit das bloße Vorhandensein eines übereinstimmenden Wortteils allein noch nicht die Annahme einer derartigen Verwechslungsgefahr begründen, zumal hierfür nicht jegliche, wie auch immer geartete gedankliche Assoziationen ausreichen (stRspr, vgl. zB BGH GRUR 1999, 735 (736) – MONOFLAM/POLYFLAM). Maßgeblich ist vielmehr, ob die als unterschiedlich erkannten Vergleichsmarken wegen Übereinstimmungen in Teilbereichen oder aus anderen Gründen auf die Ursprungsidentität der betroffenen Waren oder Dienstleistungen (vgl. EuGH GRUR 1998, 922 (924) – Canon; EuGH GRUR 2001, 1148(1149) – Bravo) oder auf sonstige wirtschaftliche und organisatorische Verbindungen deren Hersteller bzw. Anbieter (vgl. EuGH GRUR Int 1999, 734 (736) – Lloyd) schließen lassen, wie es insbesondere der Fall sein kann, wenn die jüngere Marke den Eindruck einer Spezifizierung der älteren Marke hervorruft (vgl. BPatG GRUR 2002, 438 (440) – WISCHMAX/Max; 25 W (pat) 78/09, BeckRS 2010, 28260 – Sunspice/Sun; Ströbele/Hacker/Thiering, aaO, § 9 Rdnr. 565, 566 mwN).
96 Dies ist aber vorliegend der Fall. Die angesprochenen Verkehrskreise werden in der jüngeren Marke Be orange ! nicht zuletzt aufgrund der Vielzahl vergleichbar mit der Imperativform „be“ gebildeter sloganartiger Wortfolgen die jeweils um die Kundenansprache „Be“ ergänzten älteren Marken der Widersprechenden bzw. deren – allein kennzeichnenden – Wortbestandteile „orange“ erkennen und annehmen, dass es sich bei der jüngeren Marke um eine werbeüblich aktualisierte und der Hervorrufung von Aufmerksamkeit dienende Variante der älteren Marken handelt, so dass – selbst wenn man zugunsten der Markeninhaberin eine kollisionsbegründende Prägung der angegriffenen Marke alleine durch den Bestandteil „organe“ verneinen würde – in jedem Fall die Gefahr besteht, dass der Verkehr die entsprechend gekennzeichneten Produkte irrtümlich ein und demselben Hersteller bzw. Anbieter zuordnet. Damit wird der Schutzbereich der beiden Widerspruchsmarken durch die jüngere Marke Be orange! aber entscheidungserheblich beeinträchtigt (vgl. BPatG, 25 W (pat) 78/09, BeckRS 2010, 28260 – Sunspice/Sun).
97 B. Da der Widerspruch aus beiden Unionswiderspruchsmarken im Ergebnis die vollständige Löschung der angegriffenen Marke nach sich zieht und die Beschwerde insoweit in vollem Umfang Erfolg hat, ist eine Entscheidung, ob der Widerspruch aus der UM 018 251 874 auch in Bezug auf die Dienstleistungen der Klassen 35 und 37 der angegriffenen Marke bzw. aus der UM 017 934 186 auch in Bezug auf die angegriffenen Dienstleistungen der Klasse 36 Erfolg hat, vorliegend nicht veranlasst. Vielmehr ist die Beschwerde insoweit derzeit – und mit Eintritt der Rechtskraft der vorliegenden Entscheidung abschließend – gegenstandslos.
98 C. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG, da Billigkeitsgründe für die Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen worden noch sonst ersichtlich sind.