BPatG — 7 Ni 1/22 (EP), Urteil

Entscheidungsdatum: 2024-03-19

Aktenzeichen: 7 Ni 1/22 (EP)

ECLI: ECLI:DE:BPatG:2024:190324U7Ni1.22EP.0

Dokumenttyp: Urteil

Spruchkörper: 7. Senat

Tenor

In der Patentnichtigkeitssache

…

betreffend das europäische Patent EP 1 694 152

(DE 60 2004 014 638)

hat der 7. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 19. März 2024 durch die Vorsitzende Richterin Kopacek sowie die Richter Dipl.-Ing. Wiegele, Dr. von Hartz, Dr.-Ing. Schwenke und Dipl.-Chem. Dr. Deibele für Recht erkannt:

I. Das europäische Patent 1 694 152 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang des Patentanspruchs 1, des Patentanspruchs 12, soweit er auf den Patentanspruch 1 rückbezogen ist, und des Patentanspruchs 13, soweit er auf den Patentanspruch 1 oder 12 rückbezogen ist, für nichtig erklärt.

II. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrags vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

1 Die Klägerin begehrt die teilweise Nichtigerklärung des auch mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 1 694 152 (Streitpatent). Die Klägerin wird wegen Verletzung des Streitpatents in Anspruch genommen. Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des in englischer Verfahrenssprache erteilten Streitpatents, das am 7. Dezember 2004 angemeldet worden ist und die Prioritäten der englischen Anmeldungen GB 0329612 vom 20. Dezember 2003 und GB 0409065 vom 23. April 2004 in Anspruch nimmt; die Erteilung wurde am 25. Juni 2008 veröffentlicht. Das Streitpatent trägt die Bezeichnung „BODY PROTECTION DEVICE“ (Körperschutzvorrichtung) und wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 60 2004 014 638 geführt. Das Streitpatent umfasst in der erteilten Fassung 16 Patentansprüche, von denen die Patentansprüche 1, 12 und 13, letztere soweit auf Patentanspruch 1 bezogen, angegriffen werden. Patentanspruch 1 und die auf diesen mittelbar und unmittelbar rückbezogenen Ansprüche 12 und 13 beziehen sich auf eine Körperschutzvorrichtung.

2 Die erteilten Patentansprüche 1, 12 und 13 lauten in der Verfahrenssprache – entsprechend der veröffentlichten Schrift EP 1 694 152 B1 - wie folgt:

3 Die deutsche Übersetzung gemäß Patentschrift EP 1 694 152 B1 lautet wie folgt:

4 Die Beklagte verteidigt sich gegenüber der Nichtigkeitsklage gemäß Hauptantrag mit der erteilten Fassung der angegriffenen Patentansprüche 1, 12 und 13 sowie mit zuletzt gestellten Hilfsanträgen 1, 2, 3, 4, 5, 5a, 6, 6a, 6b, 7, 7a, 8, 8a, 9 und 9a, übergeben in der mündlichen Verhandlung. Diese ersetzen die zuvor eingereichten Fassungen der Hilfsanträge.

5 Mit den Hilfsanträgen wird jeweils ein neu gefasster Patentanspruch 1 beansprucht, wobei dieser teilweise mit Rückbezügen auf die erteilten und angegriffenen Unteransprüche 12 und 13 kombiniert wird. Teilweise bleiben die Untersprüche gesondert beansprucht. Nachfolgend werden einige Fassungen des Patentanspruchs 1 der Hilfsanträge wiedergegeben.

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6 Wegen der Anspruchsfassungen der weiteren Hilfsanträge 7a, 8, 8a, 9 und 9a wird auf die in der mündlichen Verhandlung überreichten Anlagen Bezug genommen. Allen Anspruchsfassungen des Anspruchs 1 der Hilfsanträge 7a – 9a ist gemein, dass sie u.a. das Merkmal, „wobei die Röhren mit einem Haftmittel miteinander verbunden sind“ aufweisen; die Hilfsanträge 8 und 8a enthalten zusätzlich das Merkmal „und wobei die Körperschutzvorrichtung (10) ein Sicherheitshelm ist“.

7 Die Klägerin macht mit ihrer Nichtigkeitsklage die Nichtigkeitsgründe der fehlenden Patentfähigkeit und unzulässigen Erweiterung geltend (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 und 3 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a und c, Art. 54, 56 EPÜ). Sie hat die fehlende Ausführbarkeit als weiteren Nichtigkeitsgrund im Lauf des Verfahrens eingeführt. Die Beklagte hat dem widersprochen.

8 Die Klägerin bezieht sich zur Stützung ihres Vorbringens u.a. auf folgende von ihr eingereichte Druckschriften und Dokumente:

9 HE-Ni-3 WO 2005/060778 A 2

10 HE-Ni-5 DE 43 36 458 A 1

11 HE-Ni-6 DE 93 12 308 U 1

12 HE-Ni-7 DE 38 51 384 T 2

13 HE-Ni-8 US 2002/0046911 A 1

14 HE-Ni-9 Replik aus Verletzungsverfahren

15 HE-Ni-10 Internetveröffentlichung des Produktprospekts PLASCORE (2002)

16 HE-Ni-11 Ausdruck Internetseite, Wayback in Bezug auf HE-Ni-10

17 HE-Ni-12 US 5,840,397 A

18 HE-Ni-13 US 5,039,567, Referenz in US 5,840,397

19 HE-Ni-14 US 5,534,343 A

20 HE-FW-1 Ausführungen „Honeycomb Technology“ von T. Bitzer (1997)

21 HE-FW-2 Auszug aus Dubbel, Taschenbuch für den Maschinenbau (1997)

22 Die Klägerin ist der Auffassung, dass der Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung vorliege. U. a. sei deshalb von einer unzulässigen Erweiterung auszugehen, weil Patentanspruch 1 als eine von zwei Ursachen die Erstreckung der Röhrenachse von der äußeren Oberfläche zur inneren Oberfläche hin verlange, um die gewünschte technische Wirkung der Lehre des Streitpatents zu erzeugen. Den ursprünglich offenbarten Unterlagen könne aber nur entnommen werden, dass die Ursache in der besonderen Konfigurierung der Röhren mit bestimmten geometrischen Werten liege. Erst diese führe dazu, dass der wünschenswerte Ausfallmodus des progressiven Stauchens erreicht werde.

23 Die Klägerin macht ferner geltend, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gegenüber den Druckschriften HE-Ni-5, HE-Ni-6, HE-Ni-8, HE-Ni-12 i. V. m. HE-Ni-13, HE-Ni-14 sowie den Ausführungen der HE-FW 1 nicht neu sei. Der Gegenstand des Patentanspruch 12 sei ebenfalls nicht neu, weil die Druckschrift HE-Ni-6 im Zusammenhang mit der HE-FW 2 die Merkmale des Anspruchs neuheitsschädlich vorwegnehme. Es sei für den Fachmann selbstverständlich, wie sich aus der HE-FW 2 ergebe, dass der Schlankheitsgrad von Bauteilen ihren Versagensmechanismus beeinflusse und ein Knicken nur bei ausreichend schlanken Bauteilen auftrete. Neuheitsschädlich seien ferner die Druckschriften HE-Ni-12/13 und HE-Ni-14 sowie der Aufsatz „Honeycomb Technology“ (HE-FW 1). Gleiches gelte für den Gegenstand des Patentanspruchs 13.

24 Zusätzlich ist die Klägerin der Auffassung, dass es den Gegenständen des angegriffenen Patentanspruchs 1 und den rückbezogenen Patentansprüchen 12 und 13 an erfinderischer Tätigkeit fehle. Dies ergebe sich bereits aus den zur fehlenden Neuheit aufgeführten Entgegenhaltungen. Der Fachmann werde ferner, ausgehend vom Produktprospekt „Plascore“ (HE-Ni-10), welcher im Februar 2002 über das Internet Dritten öffentlich zugänglich gemacht worden sei, in Kombination mit seinem Fachwissen zur erfindungsgemäßen Lehre gelangen. Gleiches gelte in Kombination mit dem Fachwissen entsprechend den Ausführungen in der HE-FW 1 bzw. in Kombination mit den Druckschriften HE-Ni-5 bzw. HE-Ni-6. Die technische Lehre des Patentanspruchs 12 ergebe sich aus der Kombination HE-Ni-6 und dem Fachwissen, der HE-Ni-7 oder aus der Kombination der HE-Ni-5 mit dem Fachwissen sowie auf der Grundlage der HE-Ni-10. Gleiches gelte für den Patentanspruch 13.

25 Soweit die Beklagte das Streitpatent mit den neuen in der mündlichen Verhandlung überreichten Hilfsanträgen 1 – 9a verteidige, sei dies unzulässig, weil diese verspätet in das Verfahren eingeführt worden seien. Zu Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3 führt die Klägerin aus, dass dieser nunmehr eine Ergänzung der Wirkung der Belastung enthalte („…parallel zur Achse der Röhre (22) ist“). Die Wirkung habe in der ursprünglichen Fassung bereits auch dann eintreten müssen, wenn die Belastung nicht nur parallel zur Achse der Röhre wirke. Dies erweitere den Schutzbereich des Anspruchs. Die Formulierungen der Anspruchsfassungen des Patentanspruchs 1 der Hilfsanträge 4, 5a und 9 seien unklar. Die Hilfsanträge ab Ziffer 7 seien unzulässig, weil die Beklagte den jeweiligen Patentanspruch 1 mit einem nicht angegriffenen Unteranspruch kombiniere. Das zusätzliche Merkmal („wobei die Röhren mit einem zusätzlichen Haftmittel verbunden sind“) sei in der Sache dem erteilten Unteranspruch 4 entnommen. Gleiches gelte für das Merkmal „Sicherheitshelm“ entsprechend dem nicht angegriffenen Unteranspruch 3. Im Übrigen seien die Gegenstände der Hilfsanträge nicht patentfähig.

26 Die Klägerin beantragt,

27 das europäische Patent 1 694 152 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang des Patentanspruchs 1, des Patentanspruchs 12, soweit er auf den Patentanspruch 1 rückbezogen ist, und des Patentanspruchs 13, soweit er auf den Patentanspruch 1 oder 12 rückbezogen ist, für nichtig zu erklären.

28 Die Beklagte beantragt,

29 die Klage abzuweisen,

30 hilfsweise die Klage abzuweisen, soweit sie sich gegen das Streitpatent in den jeweiligen Fassungen gemäß der Hilfsanträge 1 bis 5, 5a, 6, 6a, 6b, 7, 7a, 8, 8a, 9 und 9a, jeweils mit dem Zusatz März 2004, in der Reihenfolge ihrer Nummerierung, übergeben in der mündlichen Verhandlung vom 19. März 2024, richtet.

31 Die Beklagte verteidigt das Streitpatent gemäß Hauptantrag mit geschlossenem Anspruchssatz und tritt dem Vorbringen der Klägerin in allen Punkten entgegen.

32 Sie ist der Auffassung, dass eine unzulässige Erweiterung nicht vorliege. Soweit u.a. Patentanspruch 1 vorgebe, dass die Ausrichtung jeder Röhre im Wesentlichen beibehalten werde, wenn eine Belastung auf die äußere Oberfläche angewendet werde, ergebe sich dies nicht zwangsläufig aus den weiteren Vorrichtungsmerkmalen des Patentanspruchs 1. Zwar stehe dieses Merkmal (4.3) in einem kausalen Zusammenhang mit den vorherigen Merkmalen; es sei jedoch keine bloße Folge von diesen. Vielmehr impliziere das funktionale Merkmal weitere strukturelle Merkmale.

33 Die technische Lehre des Streitpatents sei neu und erfinderisch. Aus dem Dokument FW-1 ergebe sich nicht, dass im Wesentlichen jede Röhre eine Seitenwand aufweise, die im Wesentlichen entlang der Länge der Röhre mit der Seitenwand von mindestens einer anderen Röhre verbunden sei (Merkmal 4.1). Auch offenbare dieses Dokument nicht, dass die Ausrichtung jeder Röhre im Wesentlichen beibehalten werde, wenn eine Belastung auf die äußere Oberfläche angewendet werde. Letzteres gelte auch in Bezug auf die Entgegenhaltungen HE-Ni12 i.V.m. HE-Ni-13 bzw. HE-Ni-14.

34 Mit den neuen, in der mündlichen Verhandlung überreichten Hilfsanträgen werde dem Umstand Rechnung getragen, dass lediglich die Patentansprüche 1, 12 und 13, soweit letztere rückbezogen seien, angegriffen würden. In den Hilfsanträgen mit dem Zusatz „a“ werde das klarstellende Merkmal „im Wesentlichen jede der Röhren einen Ausfallmodus des progressiven Stauchens aufweist“ aufgenommen. Die Gegenstände der Hilfsanträge ab Nummer 7 würden zwar ein Haftmittel enthalten. Dieses sei jedoch explizit offenbart.

35 Der Senat hat den Parteien mit Schreiben vom 12. Dezember 2023 einen qualifizierten gerichtlichen Hinweis erteilt und weitere Hinweise in der mündlichen Verhandlung gegeben.

36 Wegen des Vorbringens der Parteien im Übrigen wird auf deren Schriftsätze mit sämtlichen Anlagen und auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 19. März 2024 verwiesen.

Entscheidungsgründe

37 Die zulässige Klage auf teilweise Nichtigerklärung des Streitpatents hat in der Sache Erfolg.

38 Das Streitpatent ist, soweit angegriffen, in der geltenden Fassung nicht rechtsbeständig, denn insoweit liegt der geltend gemachte Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung vor (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. c EPÜ). Auch in den Fassungen nach den Hilfsanträgen 1 – 9a kann die Beklagte das Streitpatent nicht erfolgreich verteidigen. Die Hilfsanträge 3, 4, 7, 7a, 8, 8a, 9 und 9a sind unzulässig, im Übrigen sind die jeweiligen Gegenstände nicht patentfähig, weil sie nicht neu oder nicht erfinderisch sind (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a, Art. 54, 56 EPÜ). Auf den von der Klägerin darüber hinaus geltend gemachten Nichtigkeitsgrund der fehlenden Ausführbarkeit kommt es nicht mehr an.

I.

39 Die von der Beklagten in der mündlichen Verhandlung überreichten neuen Hilfsanträge 1 – 9a sind nicht als verspätet gemäß § 84 Abs. 4 Satz 1 PatG zurückzuweisen. Die Rüge der Klägerin greift nicht durch. Die Berücksichtigung der neuen Hilfsanträge, die in Bezug auf die einzelnen zusätzlichen Merkmale auf die zuvor eingereichten Hilfsanträge zurückgehen und nur geringfügige Änderungen enthalten, hat keine Vertagung des Rechtsstreits erforderlich gemacht und zu einer Verzögerung des Rechtsstreits geführt. Die neuen Hilfsanträge konnten ohne weiteres in die mündliche Verhandlung einbezogen werden und auch die Klägerin hat sich in Bezug auf die Gegenstände der einzelnen Hilfsanträge im Rahmen der mündlichen Verhandlung zur Sache eingelassen.

II.

40 1. Das Streitpatent betrifft Körperschutzvorrichtungen und bezieht sich insbesondere, aber nicht ausschließlich, auf die energieabsorbierenden Materialien, die in Vorrichtungen verwendet werden, die eine relativ große Krümmung aufweisen, wie Schutzhelme, Ellenbogenschützer, Knieschützer, Schulterpolster und Ähnliches, und Verfahren zum Formen solcher Materialien.

41 Viele Körperschutzvorrichtungen wiesen eine große Krümmung K auf, die als der inverse Krümmungsradius p der Vorrichtung definiert sei. Die Vorrichtung, zum Beispiel ein Sicherheitshelm, könne eine durchgängig gekrümmte Form erfordern. Andere Vorrichtungen wie Schützer für Ellenbogen, Knie und Schultern müssten eventuell ausreichend flexibel sein, um in Reaktion auf Körperbewegungen elastisch eine solche gekrümmte Form anzunehmen. Für diese Vorrichtungen müssten geeignete Materialien und Formungsverfahren verwendet werden.

42 Sturzhelme umfassten üblicherweise eine im Wesentliche sphäroidale Außenhaut aus hartem Kunststoffmaterial und eine Innenhaut aus nachgiebigem Material wie Hartschaum. Die harte Außenhaut übertrage eine Stoßbelastung gleichmäßiger auf die Innenhaut, die die durch die Stoßbelastung übertragene Energie absorbiere. Die Helme würden in einer Matrize oder um ein Stempelprofil herum geformt, und die Materialien müssten einer signifikanten Krümmung unterzogen werden, um die sphäroidale Form zu bilden. Außerdem müssten die Außen- und die Innenhaut separat in die Form eingelegt werden. Sonst würde die Verbindung zwischen den beiden Materialien während des Biegens das notwendige Gleiten der Außenhaut (welche gedehnt wird) gegen die Innenhaut (welche zusammengedrückt wird) verhindern, oder es würden große ebene Spannungszustände auf den Innen- und Außenflächen entstehen.

43 Seit einiger Zeit würden axial belastete Stützen verschiedener Querschnittsformen dazu verwendet, die strukturelle Kollisionssicherheit von Fahrzeugen, straßenseitiger Ausrüstung und Ähnlichem zu verbessern. Die Stützen all dieser bekannten Systeme seien typischerweise nicht verbunden und funktionierten unabhängig. Unabhängig von dem Material, aus dem die Stützen gebildet würden, sei ein globales Knickversagen (oder ein lokales Versagen, das zum Versagen der gesamten Stütze führt) zu vermeiden, da dadurch die Aufprallenergie nicht effizient absorbiert würde. Es sei wünschenswert, dass Metallstützen einen mehrfachen lokalen Knick- und Faltungsfehlermodus aufwiesen, der geeignet sei, die Aufprallenergie zu absorbieren. Stützen aus Kunststoff und Verbundstoffen hätten eine Reihe von Ausfallmodi, die zum Absorbieren von Aufprallenergie geeignet seien, aber alle Modi beinhalteten typischerweise das progressive Eindrücken eines Endes der Stütze. Die Leistung und der Ausfallmodus von Kunststoff- und Verbundstoffstützen hingen von der komplexen Wechselwirkung einer Reihe verschiedener Parameter ab, wie dem verwendeten Material, der Geometrie (Form und Dicke), der Faserausrichtung in Verbundstoffen, der Verwendung von Triggern, und den Belastungsbedingungen. Eine sorgfältige Auswahl dieser Parameter könne jedoch zu einer Sicherheitsvorrichtung führen, die besser abschneide, als eine entsprechende Vorrichtung aus Metall. Unabhängig vom verwendeten Material habe sich allgemein herausgestellt, dass Gruppen von unabhängigen, parallel zur Belastung angeordneten Stützen die Energieabsorptionsleistung erhöhten und die Stabilität der Sicherheitsvorrichtung verbesserten. Stützen stellten generell mit progressivem Stauchen oder Zusammendrücken ein relativ konstantes Maß an Energieabsorption bereit. Bei axial belasteten Kegeln zeige sich, dass diese eine stärker linear ansteigende Energieabsorptionsrate erzeugten, die häufig in Aufprallsituationen wünschenswerter sein könne. Da die Stützen jedoch unabhängig seien, könne eine örtlich begrenzte Belastung zu einem unerwünschten Gesamtversagen von Stützen führen, die eine gegenüber der Achse der aufgebrachten Last versetzte Achse hätten. Da die Stützen unabhängig seien, seien sie außerdem relativ dick ausgebildet, um Instabilität bei Belastung zu vermeiden. Sandwich-Paneele, die aus zwei harten Außenhäuten, getrennt durch ein Kernmaterial mit geringerer Steifigkeit bestünden, würden in vielen Anwendungen wie bei Bauelementen und Bauplatten für Straßenfahrzeuge und Flugzeuge eingesetzt. Ein beliebter Kern bestünde aus einer Wabenstruktur, d.h. einer Anordnung von Zellen, wobei jede Zelle einen sechseckigen Querschnitt habe. Diese Zellen, oder Zellen mit anderen Querschnitten, könnten jedoch nicht als verbundene Stützen betrachtet werden, da jede Seitenwand mit der benachbarten Zelle gemeinsam sei. Wenn bei einer Zelle ein lokales Versagen oder eine Instabilität auftrete, wirke sich dies auch auf die benachbarten Zellen aus. Die Achse jedes Längselements verlaufe senkrecht zur Ebene der Innen- und Außenhäute, und jedes Ende jedes Längselements sei typischerweise mit der jeweiligen Haut verbunden. Daher stelle die Wabenstruktur eine Anordnung von Zellen dar, die parallel zu einer Last angeordnet seien, die auf die Ebene einer der Außenhäute treffe.

44 Die Druckschrift WO 94/00031 offenbare einen Sicherheitshelm, der eine wabenartige Sandwichstruktur aufweise. Die Druckschrift EP 0881064 offenbare ein Schutzelement, das ebenfalls eine Waben-Sandwich-Struktur aufweise. Diese könnten in verschiedenste Schutzkleidung einschließlich in Helme eingebaut werden. Die Druckschrift US 3877076 offenbare einen Helm mit einer Anordnung von Röhren. Jede der Röhren sei von den anderen beabstandet und unabhängig. Die Druckschrift US 4534068 offenbare ebenfalls eine Anordnung von Röhren, die voneinander beabstandet seien. Es sei ein Versagen durch lokale Beschädigung beschrieben. Die Druckschrift US 3829900 offenbare eine energieabsorbierende Einlage für einen Sicherheitshelm.

45 Wabenstrukturen seien für Anwendungen mit flachen Paneelen oder Strukturen geeignet, die nur eine relativ geringe Krümmung aufwiesen. Probleme würden allerdings auftreten, wenn das Material in Gegenständen mit einer starken Krümmung verwendet werde. Jede sechseckige Zelle der Wabenstruktur habe einen Rotationssymmetriewinkel von 60°. Die Zelle weise daher keine Rotationssymmetrie um einen Winkel von 90° auf. Daher sei die Zelle nicht orthotrop, das heißt, sie reagiere anders auf eine Belastung, die in einem ersten Winkel aufgebracht werde, als auf eine Belastung, die in einem zweiten Winkel in 90° von dem ersten Winkel aufgebracht werde. Beim Formen eines Helmes werde das Material um zwei orthogonale Achsen um eine Form herumgebogen, um die sphäroidale Form zu bilden. Eine sechseckige Struktur könne daher bei dem Versuch, die gewünschte Krümmung zu erreichen, zu Schwierigkeiten führen. Außerdem sei eine sechseckige Struktur von Natur aus antiklastisch; dabei führe eine positive Krümmung um eine Achse zu einer negativen Krümmung um eine orthogonale Achse (die Form eines Sattels verdeutliche dieses Phänomen). Das führe wiederum zu Schwierigkeiten im Formverfahren. Zudem bestünden Nachteile in der Verwendung einer Wabenstruktur bei Vorrichtungen wie Schützern, die sich elastisch zu einer großen Krümmung verformen müssten. Zu diesen Nachteilen gehöre die relativ Steifigkeit der Struktur. Ein sechseckiges Element könne als sechs flache Platten betrachtet werden, von denen jede an jeder Längskante starr befestigt sei. Es sei aus der Theorie und aus der Erfahrung bekannt, dass solche Elemente, und aus diesen Elementen hergestellte Strukturen, relativ unflexibel seien. Ein aus so einem Material hergestellter Schützer könne sich tendenziell steif und weniger bequem anfühlen.

46 Ausgehend davon sollen die Aufgaben der vorliegenden Erfindung darin bestehen, vgl. die Absätze [0004] und [0018], die Gesamtmasse des Helms zu verringern. Auch seien die Verfahren zum Formen der Helme, die typischerweise ein Auflegen (der Röhren) von Hand erforderten, eher komplex und teuer. Weiter sei es vorteilhaft, das Einlegen der Innen- und Außenhaut als Material aus einem Stück in die Form zu ermöglichen. Auch sei es wünschenswert, den Komfort ohne Einbußen bei den energieabsorbierenden Fähigkeiten der Vorrichtung zu verbessern.

47 2. Der erteilte Anspruch 1 des Streitpatents lautet in deutscher Sprache (Gliederung hinzugefügt):

48 1 Eine Körperschutzvorrichtung zum Tragen von einem Anwender, die Folgendes beinhaltet:

49 2 eine äußere Oberfläche und eine innere Oberfläche

50 3 eine Anordnung von energieabsorbierenden Zellen

51 4 wobei jede Zelle eine Röhre beinhaltet, und wobei

52 4.1 im Wesentlichen jede Röhre eine Seitenwand aufweist, die im Wesentlichen entlang der Länge der Röhre mit der Seitenwand von mindestens einer anderen Röhre verbunden ist,

53 4.2 im Wesentlichen jede Röhre eine Röhrenachse aufweist, die sich von der äußeren Oberfläche zu der inneren Oberfläche hin erstreckt,

54 4.3 so dass die Ausrichtung jeder Röhre im Wesentlichen beibehalten wird, wenn eine Belastung auf die äußere Oberfläche angewendet wird.

55 3. Als maßgeblicher Durchschnittsfachmann, auf dessen Wissen und Können es insbesondere für die Auslegung der Merkmale des Streitpatents und für die Interpretation des Standes der Technik ankommt, ist im vorliegenden Fall ein Hochschulabsolvent der Fachrichtung Maschinenbau oder der Materialwissenschaften anzusehen. Dieser verfügt über eine mehrjährige Berufserfahrung bei der Entwicklung von Körperschutzvorrichtungen. Gleichwohl kennt er die gängigen, zu den unterschiedlichen Anwendungsfällen genutzten Aufbauten.

56 4. Die erfindungsgemäße Lehre ist aus Sicht eines solchen Fachmanns wie folgt weiter zu erläutern:

57 Eine Körperschutzvorrichtung nach Merkmal 1 muss sich zum Tragen von einem Anwender eignen. Der Fachmann versteht unter diesem Merkmal des Patentanspruchs 1 Körperschutzvorrichtungen, die entsprechend ihres beabsichtigten Schutzes der Körperform angepasst sind und an der Körperfläche anliegen, vgl. auch Absatz [0019]: „…provided a protection body device for wearing by a user…“.

58 Merkmal 2 definiert, dass die Schutzvorrichtung eine äußere und eine innere Oberfläche aufweist. Diese Formulierung lässt offen, wo die Oberflächen angeordnet sind, die Körperschutzvorrichtung muss diese an einer beliebigen Stelle beinhalten (vgl. Merkmal 1). So können diese Oberflächen (innere bzw. äußere) auch die innere bzw. äußere Oberfläche der Schutzvorrichtung selbst sein und diese abschließend begrenzen. Auch eine Anordnung von weiteren Oberflächen, die sich innerhalb der Schutzvorrichtung befinden, lässt das wortsinngemäße Verständnis zu. Nach der in der Beschreibung offenbarten technischen Lehre des Streitpatents, vgl. Absatz [0040] sowie die Figuren 6 bis 7c, sind die innere (24) und die äußere Fläche (26) durch die Enden der zu einer Anordnung (array) zusammengefügten Röhren (tubes 22) gebildet. Die Lagebezeichnungen „innere“ und „äußere“ beziehen sich auf die Lage der entsprechenden Fläche der Körperschutzvorrichtung zum schützenden Körper. Die innere Fläche ist zum Körper hin, die äußere Fläche vom Körper weg gerichtet.

59 Nach Merkmal 3 umfasst die Körperschutzvorrichtung eine Anordnung von energieabsorbierenden Zellen. Das Teilmerkmal „energieabsorbierend“ für sich gesehen schränkt den Gegenstand des Anspruchs 1 nicht weiter ein. Denn jeder irgendwie geartete Körper nimmt bei einem Schlag Energie auf. Die Anordnung von Zellen definiert zumindest eine gleichmäßige Struktur der Körperschutzvorrichtung. Die Ausgestaltung der Zellen und der daraus resultierenden Struktur zur Energieabsorption versteht der Fachmann in der Kombination mit den nachfolgenden Merkmalen. So beinhaltet jede Zelle eine Röhre (tube), vgl. Merkmal 4. Diese Röhren sind weiter definiert, dass sie eine Seitenwand aufweisen, die sich über eine Länge erstreckt (Merkmal 4.1) und eine Röhrenachse aufweisen, die sich von der äußeren zur inneren Oberfläche erstreckt (Merkmal 4.2). Die Röhren stellen somit eine dreidimensionale Hohlstruktur dar, die entlang einer Achse ausgebildet ist. Der Querschnitt der Röhre ist nicht weiter definiert; er kann beliebig sein. Dieses fachmännische Verständnis wird gestützt durch den Absatz [0020] der Beschreibung des Streitpatents: „The term „tube“ is used to denote a hollow structure having any regular or irregular geometry“. Eine Einschränkung des Röhrenquerschnitts bzgl. seiner Form ist in der erteilten Fassung auch erst im rückbezogenen Anspruch2 beansprucht.

60 Das Merkmal 4.3 schränkt den Gegenstand des Vorrichtungsanspruchs nicht weiter ein, denn dieses beschreibt lediglich eine Wirkung („so dass die Ausrichtung jeder Röhre (22) im Wesentlichen beibehalten wird, wenn eine Belastung auf die äußere Oberfläche (26) angewendet wird“). Diese Wirkung ergibt sich zwangsläufig aus den zuvor angegebenen Vorrichtungsmerkmalen des Anspruchs 1. Jedoch ist zu bemerken, dass bei der dort genannten Belastung wohl von einer Druckbelastung ausgegangen werden dürfte. Der Fachmann geht davon aus, dass derartige Körperschutzvorrichtungen so ausgestaltet sind, dass sie am Körper anliegen. Somit kann nur eine Kraft von außen auf die Körperschutzvorrichtung, z. B. in Form eines Schlages, wirken, was auch dem Sinn und Zweck derartiger Körperschutzvorrichtungen entspricht.

III.

61 Hinsichtlich der erteilten Fassung liegt der Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung vor (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 Buch. c) EPÜ). Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag geht über den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung hinaus.

62 Die in den Anmeldeunterlagen (HE Ni-3) offenbarte technische Lehre zielt darauf ab, eine Körperschutzvorrichtung dahingehend auszugestalten, dass die Zellen aus Röhren (tubes 22) bestehen, deren Seitenwände nah oder benachbart zu der Seitenwand einer weiteren Röhre angeordnet sind, vgl. Seite 6, Z. 27 bis 30 und Anspruch 1. Dass die aneinander liegenden Röhren verbunden sind, wie nun im Streitpatent im Merkmal 4.1 des Anspruchs 1 mitbeansprucht, ist in den Anmeldeunterlagen als bevorzugte Ausgestaltung offenbart, vgl. Seite 7, Z. 22 bis 24 und Anspruch 5. Die Offenbarung der Merkmale 1 bis 4.2 mag daher zwar durch die Anmeldeunterlagen gedeckt sein.

63 Jedoch gilt dies nicht für das Merkmal 4.3 des erteilten Anspruchs 1. Es lautet: „so dass die Ausrichtung jeder Röhre im Wesentlichen beibehalten wird, wenn eine Belastung auf die äußere Oberfläche angewendet wird“. Dieses definiert eine reine Wirkungsangabe. Die Beibehaltung der Ausrichtung der Röhren bei Belastung muss sich demnach ergeben, wenn die Körperschutzvorrichtung nach den Merkmalen 1 bis 4.2 ausgebildet ist.

64 Neben den Anordnungsmerkmalen der Röhren (Merkmale 4 bis 4.2) fordert die technische Lehre der Anmeldeunterlagen zur Erzielung der Wirkungsangabe jedoch zusätzlich, dass die Röhren mit einer bestimmten Geometrie auszulegen sind. Dies wird deutlich bei Betrachtung der beiden ersten Ausführungsbeispiele, vgl. Seite 6, Z. 30 bis Seite 7, Z. 2 und Seite 9, Z. 15 bis 18 sowie die Ansprüche 1 und 20. Der Wirkungsangabe „such that the orientation of the tube is maintained…“ ist dort ein weiteres Merkmal vorangestellt „and wherein substantially each tube is configured such that…“. Was das Streitpatent mit der Angabe „each tube is configured“ versteht, wird auf Seite 14, Z. 13 bis 25, der Anmeldeunterlagen HE Ni-3 beschrieben. Neben dem Anliegen benachbarter Röhren sind der Durchmesser, die Dicke und die Länge der Röhren angegeben, aus denen sich ein Schlankheitsverhältnis (slenderness ratio) und ein Seitenverhältnis (aspect ratio) ergibt. Wie weiter ausgeführt, vgl. Seite 14, Z. 27 bis Seite 15, Z. 8, wird durch die Ausgestaltung der Röhren mit den genannten Geometriewerten erreicht, dass die Orientierung der Röhren im Lastfall erhalten bleibt. Diese technische Lehre spiegelt sich auch in den entsprechenden Formulierungen der selbstständigen Ansprüche 1 und 20 der Anmeldeunterlagen wider.

65 Die Wirkungsangabe der (im Wesentlichen) Beibehaltung der Ausrichtung jeder Röhre bei einer Belastung ist neben der Anordnung der Röhren (Merkmale 4 bis 4.2) somit nach der ursprünglichen Offenbarung des Streitpatents zwingend verknüpft mit der Konfiguration der Röhrengeometrie („ … , and each tube is configured such that“).

66 Diese Konfiguration einer Geometrie ist im Anspruch 1 gemäß Streitpatent nicht mehr enthalten. Die Formulierung „…and each tube is configured such that…“ ist im Merkmal 4.3 nicht mit umfasst, so dass sich die dort enthaltene Wirkung „such that …“ lediglich auf das Aneinanderliegen bzw. die Verknüpfung der Röhren bezieht. Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 ist durch Weglassen der Formulierung „…and each tube is configured such that…“ daher unzulässig erweitert.

IV.

67 Die Hilfsanträge 1, 2, 5, 5a, 6, 6a, 6b sind zulässig. Die übrigen Hilfsanträge 3, 4, 7, 7a, 8, 8a, 9 und 9a sind unzulässig.

68 1. Der Hilfsantrag 1 ist zulässig. Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 geht nicht über den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung hinaus (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. c EPÜ).

69 Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 unterscheidet sich vom erteilten Anspruch 1 durch die aufgenommene und am Ende angefügte Formulierung

70 „wobei die Dicke der Seitenwand jeder Röhre weniger als 0,5 mm beträgt.“

71 Dieses hinzugenommene Merkmal entspricht dem erteilten Anspruch 12, entsprechend dem Anspruch 15 der Anmeldeunterlagen.

72 Wie zur Unzulässigkeit des erteilten Anspruchs 1 ausgeführt, sieht der Senat diese darin begründet, dass in den Anmeldeunterlagen die technische Lehre eine Konfiguration der Röhrengeometrie als erfindungswesentlich mit umfasst, diese aber nicht in dem erteilten Anspruch 1 mit enthalten ist. Durch die aufgenommene Formulierung, die eine Angabe zur Röhrengeometrie definiert (die Dicke der Seitenwand), umfasst der Anspruch 1 nunmehr einen Gegenstand, der der technischen Lehre der ursprünglichen Anmeldeunterlagen entspricht.

73 2. Der Hilfsantrag 2 ist ebenfalls zulässig. Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 geht nicht über den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung hinaus (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. c EPÜ).

74 Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 unterscheidet sich vom Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 durch die weitere Einschränkung aus dem rückbezogenen und erteilten Anspruch 13:

75 „wobei die Dicke der Seitenwand jeder Röhre zwischen 0,1 und 0,3 mm beträgt.“

76 Dieses Merkmal stellt wiederum eine Angabe zur Röhrengeometrie dar und begründet, aus den gleichen Gründen wie zum Hilfsantrag 1 dargelegt, die Zulässigkeit des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 2. Auf den Abschnitt IV. 1. wird verwiesen.

77 3. Die Hilfsanträge 3 und 4 sind nicht zulässig. Der jeweilige Gegenstand des Anspruchs 1 der Hilfsanträge 3 und 4 geht über den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung hinaus (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. c EPÜ).

78 Beide Hilfsanträge beinhalten im Unterschied zum erteilten Anspruch 1 ein abgeändertes Merkmal 4.3 (nachfolgend unterstrichen). Die darin enthaltene Wirkungsangabe lautet nun gemäß Hilfsantrag 3

79 „so dass die Ausrichtung jeder Röhre im Wesentlichen beibehalten wird, wenn eine Belastung, die parallel zur Achse der Röhre ist, auf die äußere Oberfläche angewendet wird,“ (Merkmal 4.3‘)

80 und gemäß Hilfsantrag 4

81 „so dass die Ausrichtung jeder Röhre im Wesentlichen während des progressiven lokalen Stauchens beibehalten wird, wenn eine Belastung auf die äußere Oberfläche angewendet wird,“ (Merkmal 4.3‘‘)

82 Sowohl die Angabe, dass die Ausrichtung bei einer Belastung, die parallel zur Achse der Röhre ist, als auch die Angabe, dass die Ausrichtung während des progressiven lokalen Stauchens beibehalten wird, sind ursprünglich offenbart, vgl. die Druckschrift HE-Ni3, Seite 6, Z. 23 bis Seite 7, Z. 2 und Seite 14, Z. 27 bis Seite 15, Z. 8. Beide Wirkungsangaben schränken jedoch lediglich den Belastungsfall weiter ein, für den die Ausrichtung jeder Röhre beibehalten wird. Sie ergeben sich („ ,…, so dass die Ausrichtung“) aus den gegenständlichen Merkmalen 2 bis 4.2, die diese Wirkung erzielen sollen. Eine über den Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 hinausgehende, gegenständliche Einschränkung der Körperschutzvorrichtung liegt durch die Fassung der Ansprüche 1 der Hilfsanträge 3 und 4 daher nicht vor. Im Nichtigkeitsverfahren sind aber nur Änderungen des Patents möglich, die eine Einschränkung bedeuten (BGH GRUR 2005, 145 Rn. 41 f. – elektronisches Modul) Sie weisen darüber hinaus keine Angabe zur Konfiguration der Röhren auf, so dass die jeweiligen Gegenstände der Ansprüche 1 der Hilfsanträge 3 und 4 aus den gleichen Gründen wie der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 nicht ursprünglich offenbart sind.

83 4. Die Hilfsanträge 5, 5a sowie 6, 6a und 6b sind zulässig. Der jeweilige Gegenstand des Anspruchs 1 dieser Hilfsanträge geht nicht über den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung hinaus (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. c EPÜ).

84 a) Die Ansprüche 1 der Hilfsanträge 5 und 5a umfassen jeweils den erteilten Patentanspruch 12, während die Ansprüche 1 der Hilfsanträge 6, 6a und 6b nun den erteilten Anspruch 13 umfassen. Durch die Aufnahme der Merkmale aus den Ansprüchen 12 bzw. 13 wird die Geometrie der Röhren berücksichtigt, so dass damit die Offenbarung der angemeldeten technischen Lehre dieser Hilfsanträge begründet ist. Auf die entsprechenden Ausführungen in IV. 1. und IV. 2. wird verwiesen.

85 Die Hilfsanträge 5 und 6 umfassen weiter das geänderte Merkmal 4.3‘‘. Wie zum Hilfsantrag 4 dargelegt, ist das Merkmal 4.3‘‘ursprungsoffenbart in der Druckschrift HE-Ni-3, Seite 14, Z. 27 bis Seite 15, Z. 8.

86 Die Hilfsanträge 5 und 6 sind daher zulässig.

87 b) Die Varianten der Hilfsanträge 5a und 6a enthalten darüber hinaus jeweils das zusätzlich aufgenommene Merkmal, dass

88 „im Wesentlichen jede der Röhren einen Ausfallmodus des progressiven Stauchens aufweist, und“

89 Dieses Merkmal ist in den Anmeldeunterlagen (HE-Ni-3) auf Seite 14, Z. 27 bis 30 ursprünglich offenbart.

90 Die Hilfsanträge 5a und 6a sind daher zulässig.

91 c) Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 6b enthält zusätzlich zu den Merkmalen des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 6a das zusätzliche Teilmerkmal, dass die Röhren aus einem Polymermaterial bestehen.

92 Dieses Merkmal ist in den Anmeldeunterlagen (HE-Ni-3) auf Seite 14, Z. 27 bis 30 ursprünglich offenbart.

93 Der Hilfsantrag 6b ist daher zulässig.

94 5. Die beschränkte Verteidigung der mit der Teilnichtigkeitsklage angegriffenen Patentansprüche nach Hilfsantrag 7 durch Kombination von Anspruch 1 mit den Merkmalen des nicht angegriffenen Unteranspruchs 4 ist unzulässig.

95 a) Die beschränkte Verteidigung eines mit einer Teilnichtigkeitsklage angegriffenen Patentanspruchs durch Kombination mit sämtlichen Merkmalen eines nicht angegriffenen Unteranspruchs ist mangels Rechtsschutzinteresses unzulässig (BGH, Urteil vom 19. September 2023 – X ZR 103/21 –, Rn. 82, juris; Urteil vom 1. März 2017 - X ZR 10/15, GRUR 2017, 604 Rn. 27 ff. - Ankopplungssystem). Ein Rechtsschutzinteresse besteht dagegen dann, wenn der angegriffene Anspruch lediglich um einen Teil der Merkmale eines nicht angegriffenen Unterspruchs ergänzt wird (BGH, Urteil vom 13. Juni 2023 – X ZR 47/21, GRUR 2023, 1274 Rn. 151 – Anschlussklemme). Sind allerdings die Merkmale des nicht angegriffenen Unteranspruchs in der verteidigten Fassung zwar nicht wörtlich enthalten, wohl aber der Sache nach, verbleibt es bei der Unzulässigkeit (vgl. BPatG München, Urteil vom 17. November 2023 – 4 Ni 60/22 (EP) –, Rn. 491, juris). So liegt der Fall hier.

96 b) Anspruch 1 nach Hilfsantrag 7 verlangt u. a. zusätzlich, „wobei die Röhren mit einem Haftmittel miteinander verbunden sind“. Der erteilte, nicht angegriffene Unteranspruch 4 lautet:

97 „Körperschutzvorrichtung (10) gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei im Wesentlichen jede Röhre (22) eine Seitenwand aufweist, die durch ein Haftmittel mit der Seitenwand von mindestens einer anderen Röhre (22) verbunden ist.“

98 Mit der sprachlichen Fassung des Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 7 nimmt die Beklagte den Wortlaut des Unteranspruchs 4 zwar nicht identisch in den Anspruch 1 auf, jedoch der Sache nach. Das allein bestimmende Merkmal dieses Unteranspruchs ist das eines Haftmittels. Die Aufnahme des Merkmals des Haftmittels in den Anspruch 1 des Hilfsantrags 7 stellt nicht lediglich einen Teil eines Merkmals des Unteranspruchs 4 dar. Denn der übrige Teil des Unteranspruchs 4 ist bereits im Merkmal 4.1 („im Wesentlichen jede Röhre (22) eine Seitenwand aufweist, die entlang der Länge der Röhre (22) mit der Seitenwand von mindestens einer anderen Röhre (22) verbunden ist“), im erteilten Patentanspruch 1 enthalten. Der Sache nach wird Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 7 mit dem nicht angegriffenen Unteranspruch 4 kombiniert.

99 c) Auch die Aufnahme zusätzlicher (einschränkender) Merkmale in den Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 7 (z. B. „bestehend aus einem Polymermaterial“) führt zu keinem anderen Ergebnis. Es verbleibt dabei, dass die Verteidigung des Streitpatents entsprechend der Anspruchsfassung des Hilfsantrags 7 unzulässig ist. Eine Form der „Heilung“ scheidet aus (vgl. BPatG, Urteil vom 7. Oktober 2020 – 6 Ni 28/17 (EP) –, Rn. 191 - 193, juris).

100 Der erteilte Anspruch 1 in Verbindung mit dem erteilten auf Anspruch 1 rückbezogenem Unteranspruch 4 ist nicht angegriffen. Es besteht kein Rechtsschutzinteresse daran, das Streitpatent im Umfang dieser nicht angegriffenen Anspruchskombination mit weiteren – zusätzlichen und gleichzeitig einschränkenden – Merkmalen zu verteidigen. Es würde dazu führen, dass der Beklagte und Patentinhaber im Rahmen des Nichtigkeitsverfahren das Streitpatent nach seinem Belieben umgestalten könnte, obwohl das Patentnichtigkeitsverfahren schon grundsätzlich nicht der Gestaltung des Patents dient (vgl. BGH GRUR 2005, 145 – elektronisches Modul, juris Rn. 41 aE). Die Möglichkeit, das Patent beschränkt zu verteidigen, dient allein der Verteidigung gegenüber dem vom Nichtigkeitskläger geführten Angriff (vgl. BPatG, Urteil vom 7. Oktober 2020 – 6 Ni 28/17 (EP) –, Rn. 185, juris).

101 Diese Gestaltungsmöglichkeit des Beklagten würde im vorliegenden Fall zudem dazu führen, dass das Patentgericht die Rechtsbeständigkeit des Streitpatents nicht nur in den Grenzen des Klageangriffs prüfen müsste, sondern aufgrund der freien Gestaltungsmöglichkeit einer Rechtsverteidigung der Beklagten mit nicht angegriffenen Ansprüchen oder Merkmalen zusätzlich im Übrigen. Ein solches "allgemeines Prüfungsverfahren“ im Rahmen eines Nichtigkeitsverfahrens, welches von der Beklagten und Patentinhaberin selbstständig initiiert werden könnte und würde, ist im Gesetz nicht vorgesehen. Es hätte zur Konsequenz, dass der Beklagte und nicht der Kläger den eigentlichen Prüfungsgegenstand des Nichtigkeitsverfahren bestimmt, was ohne gesetzliche Grundlage nicht zulässig ist.

102 6. Soweit der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 7a, 8, 8a, 9 und 9a noch weitere Merkmale aufweist, ändert sich an der fehlenden Zulässigkeit der Hilfsanträge nichts.

103 Die Ansprüche 1 dieser Hilfsanträge umfassen die Kombination der nicht angegriffenen Ansprüche 1 und 4. Wie zu Anspruch 1 des Hilfsantrags 7 ausgeführt, besteht kein Rechtsschutzinteresse daran, das Streitpatent im Umfang dieser nicht angegriffenen Anspruchskombination mit weiteren – zusätzlichen und gleichzeitig einschränkenden – Merkmalen zu verteidigen. Auch wenn die Hilfsanträge 7a, 8, 8a, 9 und 9a weitere einschränkende Merkmale aufweisen, können diese daher das Rechtsschutzinteresse ebenfalls nicht begründen und sind als unzulässig zu verwerfen.

V.

104 1. Der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 ist auch nicht neu (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a, Art. 54 EPÜ).

105 a) Die technische Lehre der Druckschrift HE-Ni-12 offenbart sämtliche Merkmale des erteilten Anspruchs 1 des Streitpatents. Diese betrifft ein Sport-Pad für den Schutz einzelner Körperteile, vgl. Sp. 1, Z. 5 bis 10 und Figur 3 (Merkmal 1). Die Figuren 1 und 2 sowie die Sp. 3, Z. 35 bis 39 zeigen und beschreiben eine Körperschutzvorrichtung, die aus mehreren Lagen aufgebaut ist. Die äußere Lage (outer panel 14) ist aus einer geschlossenen Zellstruktur geschaffen und besteht aus einem wabenförmigen Kern (honeycomb core 17).

106 b) Nach der Entscheidung des BGH „Terephtalsäure“ (BGH, Beschluss vom 17. Januar 1980 – X ZB 4/79 – BGHZ 76, 97-108, BPatGE 22, 297; Urt. v. 25. Februar 2010, Xa ZR 34/08 Rn. 49, juris) ist bei dem Einzelvergleich zur Prüfung der Neuheit einer vorveröffentlichten Druckschrift der Inhalt einer in der Vorveröffentlichung in Bezug genommenen weiteren Druckschrift, die zur Grundlage der Vorveröffentlichung und damit zu deren Inhalt gemacht ist, zu berücksichtigen, wenn hinreichend deutlich gemacht wird, welche daraus ersichtlichen Informationen in Bezug genommen werden. Ein solcher Sachverhalt liegt hier vor. Zur expliziten Ausführung der äußeren Lage 14 verweist die Druckschrift HE-Ni-12 auf die frühere Druckschrift US 5,039,567 und macht diese zur Grundlage der HE-Ni-12. Von der Nichtigkeitsklägerin ist die US 5,039,567 als Druckschrift HE-Ni-13 ins Verfahren eingeführt worden.

107 c) Die Druckschrift HE-Ni-13 betrifft Verfahren zur Herstellung von energieabsorbierenden Strukturen (methods of manufacture of flexible energy absorbing structures) und schlägt insbesondere einen wabenförmigen Kern als energieabsorbierende Struktur vor, vgl. die Sp. 1, Z. 8 bis 12 und Sp. 3, Z. 4 bis 16 sowie die Figur 1. Der wabenförmige Kern weist eine dreidimensionale Struktur auf, die aus einzelnen Zellen besteht. Ersichtlich sind die Zellen in z-Richtung als Röhren ausgebildet und weisen in zwei Ebenen eine äußere und innere Oberfläche auf (Merkmale 2 bis 4). Die Röhren werden nach der technischen Lehre der Druckschrift HE-Ni-13, Spalte 3, Z. 31 bis Spalte 4, Z. 7 gebildet, in dem zwei Platten aus Plastikmaterial an vordefinierten Positionen thermisch verklebt werden. Nach Zuschneiden auf eine gewünschte Röhrenlänge, vgl. Spalte 4, Z. 40 bis 47, werden die dabei erhaltenen Kernstreifen („core strips“) expandiert, um eine gewünschte Wabenstruktur zu erhalten.

108 Nachfolgend ist die Wabenstruktur dargestellt, wie ausschnittsweise in den Figuren 1 und 7a der Druckschrift HE-Ni-13 gezeigt (Markierungen gerichtsseitig hinzugefügt):

Abbildung in Originalgröße in neuem Fenster öffnen

109 Durch das beschriebene Klebeverfahren sind die einzelnen Röhren (in Figur 1 die Röhre 1) entlang ihren Seitenwänden mit einer Seitenwand von mindestens einer weiteren Röhre (die Röhren 2 und 3) verbunden (Merkmal 4.1). Weiter weist gemäß der Figur 1 jede Röhre eine Röhrenachse auf, die sich von der äußeren Oberfläche zu der inneren Oberfläche hin erstreckt (Merkmal 4.2). Wie oben zur Auslegung dargelegt, ist das Merkmal 4.3 nicht weiter einschränkend. Die beschriebene Wirkungsangabe ergibt sich nach der Formulierung des erteilten Anspruchs 1 zwangsläufig, wenn die übrigen Merkmale, wie durch die Dokumente HE-Ni-12 und HE-Ni-13 gegeben, bereits bekannt sind.

110 2. Die Gegenstände der erteilten Patentansprüche 12 bzw. 13 sind nicht neu bzw. beruhen nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a, Art. 54 bzw. 56 EPÜ).

111 a) Der Patentanspruch 12 definiert die Dicke der Seitenwand jeder Röhre (22) auf weniger als 0,5 mm.

112 Die Druckschrift HE-Ni-13 beschreibt in Spalte 3, Z. 36 bis 38, dass gemäß einem Ausführungsbeispiel zur Herstellung der Wabenkörper Platten („sheets“) aus Polyurethan verwendet werden, die eine Dicke von 0,012“ aufweisen. Dies entspricht im SI-Einheiten System einer Dicke von 0,3048 mm. Diese Dicke der Platten entspricht letztlich nach der Herstellung der Röhren der Dicke der Seitenwand der Röhren. Dieses Ausführungsbeispiel offenbart somit eine Dicke der Seitenwand der Röhren gemäß dem erteilten Anspruch 12.

113 b) Der Patentanspruch 13 definiert die Dicke der Seitenwand jeder Röhre auf einen Bereich von 0,1 bis 0,3 mm.

114 Wie oben unter a) ausgeführt, gibt die Druckschrift HE-Ni-13 für ein Ausführungsbeispiel als Dicke der Röhren 0,3048 mm (0,012“) an. Dieser Wert liegt knapp außerhalb des Bereichswerts von 0,3 mm, wie er in Anspruch 13 gefordert ist. Es mag allerdings dahingestellt bleiben, ob der Fachmann nach der Umrechnung der Zoll (Inch) Angabe in das metrische System durch Abrunden nicht ohnehin den Wert von 0,3 als unmittelbar und eindeutig offenbart ansieht. Zumindest wird er aber bei der Umsetzung der technischen Lehre Werte für die Dicke vorsehen, die ihm sinnvoll erscheinen. Er wird daher Platten mit einer Stärke von 0,3 mm verwenden, ohne dabei erfinderisch tätig zu werden. Derartige Maße sind gängig und ohne weiteres herstellbar.

115 3. Die jeweiligen Gegenstände des Anspruchs 1 der Hilfsanträge 1 und 2 sind nicht neu bzw. beruhen nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a, Art. 54 bzw. 56 EPÜ).

116 Diese unterscheiden sich vom erteilten Anspruch 1 durch die Aufnahme der erteilten rückbezogenen Ansprüche 12 (Hilfsantrag 1) und 13 (Hilfsantrag 2).

117 Wie zu den rückbezogenen Ansprüchen 12 und 13 ausgeführt (vgl. V. 2. a) und b)), sind deren Merkmale nicht neu bzw. beruhen nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Daher können die Hilfsanträge 1 und 2 ebenfalls keine Schutzfähigkeit begründen.

118 4. Die jeweiligen Gegenstände des Anspruchs 1 der Hilfsanträge 5 und 6 sind nicht neu bzw. beruhen nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a, Art. 54 bzw. 56 EPÜ).

119 a) Neben der Aufnahme der rückbezogenen Ansprüche 12 und 13 weisen diese Hilfsanträge jeweils das Merkmal 4.3“ (Änderungen zum erteilten Merkmal 4.3 unterstrichen) auf,

120 so dass die Ausrichtung jeder Röhre (22) im Wesentlichen während des progressiven lokalen Stauchens beibehalten wird, wenn eine Belastung auf die äußere Oberfläche (26) angewendet wird.

121 b) Zu Merkmal 4.3“ ist festzustellen, dass dieses eine reine Wirkungsangabe („…, so dass …“) beschreibt, die sich aus den übrigen Merkmalen ergibt. Die Frage der Patentfähigkeit ist daher ausgehend von diesen gegenständlichen Merkmalen zu beurteilen, durch die diese Wirkung erzielt werden soll.

122 c) Die somit maßgeblichen Merkmale entsprechen den Merkmalen des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 (Aufnahme des erteilten Anspruchs 12) bzw. Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 (Aufnahme des erteilten Anspruchs 13). Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 5 ist daher nicht neu, vgl. oben V. 2. a) und der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 6 beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, vgl. oben V. 2. b).

123 5. Die jeweiligen Gegenstände des Anspruchs 1 der Hilfsanträge 5a und 6a sind nicht neu bzw. beruhen nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a, Art. 54 bzw. 56 EPÜ).

124 a) Die jeweiligen Ansprüche 1 der Hilfsanträge 5a und 6a nehmen zusätzlich zu den Merkmalen der Ansprüche 1 der Hilfsanträge 5 und 6 noch das Merkmal auf, dass,

125 „im Wesentlichen jede der Röhren einen Ausfallmodus des progressiven Stauchens aufweist.“

126 b) Das Streitpatent führt im Absatz [0036] zu dem Ausfallmodus des progressiven Stauchens aus, dass durch die Verwendung der geometrischen Werte, insbesondere die geringe eingesetzte Dicke der gewünschte Ausfallmodus des progressiven Stauchens erreicht werde.

127 Das aufgenommene Merkmal beschreibt somit eine Eigenschaft der Röhren, die durch bereits in den Ansprüchen enthaltene Merkmale (die aufgenommenen Merkmale der erteilten Ansprüche 12 und 13) mitumfasst sind. Es ist daher festzustellen, dass durch das aufgenommene Merkmal der Gegenstand des Anspruchs 1 der Hilfsanträge 5a und 6a nicht weiter eingeschränkt wird. Die jeweiligen Gegenstände der Ansprüche 1 der Hilfsanträge 5a und 6a sind daher aus den gleichen Gründen wie die Gegenstände der Ansprüche 1 der Hilfsanträge 5 und 6 nicht patentfähig.

128 6. Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 6b beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a, Art. 56 EPÜ).

129 Der Hilfsantrag 6b schränkt den Anspruch 1 des Hilfsantrags 6a durch die unterstrichene Formulierung im erteilten Merkmal 4

130 wobei jede Zelle eine Röhre (22) bestehend aus einem Polymermaterial beinhaltet

131 weiter ein.

132 Die Druckschrift HE-Ni-13 beschreibt in der Sp. 3, Z. 36 bis 38 die Ausbildung der Platten („sheets“), aus denen nach dem dort beschriebenen Verfahren die Röhren gebildet werden. Diese bestehen aus einem thermoplastischen Polyurethan und somit aus einem Polymermaterial. Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 6b beruht somit nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

VI.

133 Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 Satz 2 ZPO i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO. Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 ZPO.