Entscheidungsdatum: 2016-08-03
Aktenzeichen: 26 W (pat) 35/14
Dokumenttyp: Beschluss
Normen: § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG, § 71 Abs 1 S 1 MarkenG
Spruchkörper: 26. Senat
Markenbeschwerdeverfahren – "DIN-POST (Wort-Bild-Marke)/POST" - Dienstleistungsidentität – zur Kennzeichnungskraft – keine unmittelbare Verwechslungsgefahr – keine Verwechslungsgefahr durch gedankliche Verbindung – Kostenentscheidung – keine Kostenauferlegung
In der Beschwerdesache
…
betreffend die Marke 30 2010 029 760
hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 3. August 2016 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge, des Richters Reker und des Richters kraft Auftrags Schödel
beschlossen:
Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
Der Kostenantrag des Beschwerdegegners wird zurückgewiesen.
I.
1 Die Wort-/Bildmarke (blau, weiß)
2 ist am 19. Mai 2010 angemeldet und am 7. Juli 2010 unter der Nummer 30 2010 029 760 als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden für Dienstleistungen der
3 Klasse 39: Gewerbsmäßige Beförderung von Briefen, Paketen und briefähnlichen Sendungen; Transportwesen.
4 Gegen diese Marke, deren Eintragung am 6. August 2010 veröffentlicht wurde, hat die Beschwerdeführerin Widerspruch erhoben aus der Wortmarke
5 POST
6 die am 3. November 2003 in das Register unter der Nummer 300 12 966 aufgrund Verkehrsdurchsetzung eingetragen worden ist für Dienstleistungen der Klassen 35 und 39
7 „Briefdienst-, Frachtdienst-, Expressdienst-, Paketdienst- und Kurierdienstleistungen; Beförderung und Zustellung von Gütern, Briefen, Paketen, Päckchen; Einsammeln, Weiterleiten und Ausliefern von Sendungen mit schriftlichen Mitteilungen und sonstigen Nachrichten, insbesondere Briefen, Drucksachen, Warensendungen, Wurfsendungen, adressierten und unadressierten Werbesendungen, Büchersendungen, Blindensendungen, Zeitungen, Zeitschriften, Druckschriften“,
8 Mit Beschluss vom 24. März 2014 hat die Markenstelle für Klasse 39 des DPMA eine Verwechslungsgefahr verneint und den Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, hinsichtlich der beiderseitigen Dienstleistungen der Klasse 39 liege Identität vor. Zugunsten der Widerspruchsmarke sei von durchschnittlicher Kennzeichnungskraft auszugehen. Das Wort „POST“ sei zwar von Haus aus für Dienstleistungen der Klasse 39 als beschreibende Angabe schutzunfähig, aber auf Grund von Verkehrsdurchsetzung eingetragen worden. Um bei glatt beschreibenden, im Verkehr durchgesetzten Marken von erhöhter Kennzeichnungskraft ausgehen zu können, bedürfe es nach der Rechtsprechung des BGH (GRUR 2009, 672, 678 – OSTSEE-POST) zusätzlicher besonderer Umstände wie den Nachweis eines nahezu einhelligen Zuordnungsgrades, der von der Widersprechenden für den maßgeblichen Prioritätstag nicht geführt worden sei. In ihrer Gesamtheit sei die angegriffene Marke wegen des vorangestellten Bestandteils „DIN“ und ihrer bildlichen Gestaltung mit drei blauen, übereinander angeordneten Wellenlinien zwischen den Wortelementen „DIN“ und „POST“ in jeder Hinsicht von der Widerspruchsmarke „POST“ zu unterscheiden. Das Wort „POST“ präge auch den Gesamteindruck der älteren Marke nicht, weil die Buchstabenfolge „DIN“ von den angesprochenen Verkehrskreisen nicht vernachlässigt werde und der nachgestellte Bestandteil „POST“ bei Dienstleistungen der Klasse 39 vom Verkehr in zusammengesetzten Zeichen beschreibend aufgefasst werde. Auch eine Verwechslungsgefahr durch gedankliche Verbindung unter dem Aspekt des Serienzeichens bestehe nicht. Dass für die Widersprechende zahlreiche Marken mit dem Bestandteil „POST“ eingetragen seien, beeinflusse das Verkehrsverständnis nicht. Abgesehen von dem Erfordernis der tatsächlichen Verwendung dieser als Serie in Betracht kommenden Marken seien auch keine mit der angegriffenen Marke vergleichbar gebildeten Marken der Widersprechenden gegeben. Letztlich bestehe auch keine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne. Dabei könne zugunsten der Widersprechenden unterstellt werden, dass sich die Widerspruchsmarke zu einem im Verkehr bekannten Unternehmenskennzeichen entwickelt habe. Denn die Vergleichsmarken wiesen weder in ihrem Aufbau noch in ihrer bildlichen Gestaltung Gemeinsamkeiten auf, die für den Verkehr Anlass bieten könnten, auf wirtschaftliche oder organisatorische Verbindungen zwischen dem Unternehmen der Widersprechenden und dem Inhaber der angegriffenen Marke zu schließen. Der Verkehr werde angesichts der Berichterstattung über den schrittweisen Abbau des Postmonopols nicht jede Marke, die das Wort „POST“ enthalte, dem Unternehmen der Widersprechenden zuordnen.
9 Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie ist der Ansicht, die Widerspruchsmarke weise eine durch langjährige und intensive Benutzung erworbene gesteigerte Kennzeichnungskraft auf. Die Marke „Deutsche Post“ habe von 2005 bis 2009 zu den wertvollsten deutschen Marken gehört. Die Verkehrsbefragungen hätten im April/Mai 2000 deutschlandweit einen Durchsetzungsgrad von 74,9 % (IPSOS), im November/Dezember 2002 von 84,6 % (NFO Infratest 2002), September/Oktober 2005 von 83,9 % (TNS Infratest) und im Oktober/November 2015 (Pflüger Rechtsforschung) immer noch von 81,0% ergeben. Die Bekanntheitsgrade hätten 94,9 % (2000), zweimal 99,7 % (2002 und 2005) und zuletzt 97,5 % (2015) betragen. Nur ein geringer Anteil der Befragten sei davon ausgegangen, dass auch andere Postdienstleister als die Widersprechende ihre Dienstleistungen mit dem Begriff „Post“ bezeichneten. Der Umsatz der Widersprechenden im Geschäftsbereich „Brief“ habe zwischen 2002 und 2009 jährlich zwischen 12,1 und 15,3 Mrd. Euro gelegen. Die Widerspruchsmarke sei extensiv beworben worden. Der Werbeaufwand habe mehr als 80 Mio. € für die Werbekampagne 2010 zum E-POST-Brief betragen. Nach Marktuntersuchungen der Bundesnetzagentur habe der Marktanteil der Widersprechenden im Bereich der lizenzpflichtigen Postdienstleistungen in den Jahren2006 bis 2011 bei annähernd 90 % gelegen. Aber selbst bei nur durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke bestehe die Gefahr unmittelbarer, zumindest aber gedanklicher Verwechslungen. Der Gesamteindruck der angegriffenen Marke werde durch den Wortbestandteil „POST“ geprägt. Soweit die Markenstelle angenommen habe, das Wort „POST“ werde in der jüngeren Marke nur rein beschreibend wahrgenommen und sei deshalb nicht geeignet, den Gesamteindruck dieser mehrteiligen Marke zu prägen, sei diese Auffassung mit der Rechtsprechung des EuGH (GRUR 2012, 825 Rdnr. 51 – F1-LIVE/F1/F 1 Formula 1) nicht vereinbar. Auf Grund der vom EuGH vertretenen Rechtsauffassung, dass die Prüfung der Kennzeichnungskraft eines mit der älteren Marke identischen Bestandteils in der jüngeren Marke nicht zur Feststellung fehlender Unterscheidungskraft führen dürfe, sei auch die frühere gegenteilige Rechtsprechung des BGH (GRUR 2009, 672 – OSTSEE-POST) als überholt anzusehen. Der Bestandteil „DIN“ der angegriffenen Marke weise auf die Stadt Dinslaken oder darauf hin, dass die Post- und Transportdienstleistungen DIN-gerecht erbracht würden. Damit beschreibe er den Erbringungsort oder die Art und Weise der angegriffenen Dienstleistungen. Da der Verkehr daran gewöhnt sei, dass immer mehr Dienstleistungsstandards zertifiziert seien und die zertifizierten Unternehmen damit werben würden, nehme er an, dass auch für Zustelldienstleistungen eine vergleichbare DIN-Norm existiere. Die drei blauen Wellenlinien zwischen „DIN“ und „POST“ hätten nur verzierenden Charakter. Sämtliche dem Wortbestandteil „POST“ hinzugefügten Elemente reichten nicht aus, um die Gefahr unmittelbarer Verwechslungen auszuschließen. Zumindest weise der Bestandteil „POST“ in der angegriffenen Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung auf. Dafür sprächen die hohe Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, die Schutzunfähigkeit des Bestandteils „DIN“ sowie die optische Absetzung der beiden Wörter durch den Bildbestandteil innerhalb der jüngeren Marke. Jedenfalls sei aber eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens zu bejahen, weil die Widerspruchsmarke „POST“ den Stammbestandteil in 336 weiteren Marken der Widersprechenden bilde, die sie jahrelang und umfangreich benutze. Darüber hinaus bestehe aber auch eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne, weil der Verkehr bei Wahrnehmung der jüngeren Marke die ihm bekannte Marke „POST“ erkennen und davon ausgehen werde, dass die Widersprechende mit der Bezeichnung „DIN POST“ auf eigene Dienstleistungen im Zustellbezirk Dinslaken oder auf Dienstleistungen hinweise, die DIN-gemäß erbracht würden. Dass sich tatsächlich Verwechslungen zwischen den Vergleichsmarken ergeben könnten, belege die Verkehrsumfrage der TNS Infratest von Juli 2004 zur Verwechslungsgefahr zwischen „TNT Post Deutschland“ mit dem Unternehmen der Widersprechenden.
10 Die Widersprechende beantragt,
11 den Beschluss der Markenstelle für Klasse 39 des DPMA vom 24. März 2014 aufzuheben und das DPMA anzuweisen, die Löschung der angegriffenen Marke wegen des Widerspruchs aus der Marke 300 12 966 anzuordnen.
12 Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt,
13 1. die Beschwerde zurückzuweisen,
14 2. die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen.
15 Er macht sich die im angefochtenen Beschluss der Markenstelle des DPMA vertretene Rechtsauffassung zu eigen und ist der Ansicht, der Wortbestandteil „DIN“ sowie der Bildbestandteil der angegriffenen Marke reichten für ein sicheres Auseinanderhalten der Marken aus. In dem örtlichen Bereich, in dem die jüngere Marke wahrgenommen werde, werde der Bestandteil „DIN“ als Ortsbezeichnung für Dinslaken verstanden. „DIN“ sei das alte Kfz-Kennzeichen für den Kreis Dinslaken gewesen, zu dem Dinslaken und die nähere Umgebung gehörten. Seit Dezember 2012 bestehe wieder die Möglichkeit, es für Dinslaken zu verwenden. Es werde zudem von dem in Dinslaken ansässigen Wirtschaftsunternehmen „DINservice“, dem Trabrennverein Dinslaken e. V. „DINTRAB“, Trödelmärkten an der Trabrennbahn „DIN-Trödel“, der Dinslakener Anwaltsinteressengemeinschaft „DIN-Anwalt“ und dem Dinslakener Erlebnisbad „DINamare“ verwendet.
16 Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.
II.
17 Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.
18 Zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke besteht keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i. V. m. § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.
19 Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; EuGH GRUR-RR 2009, 356 Rdnr. 45 f. – Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH GRUR 2016, 382 Rdnr. 19 – BioGourmet m. w. N.).
20 1. Zwischen den Dienstleistungen der widerstreitenden Marken besteht Identität.
21 Die angegriffenen Dienstleistungen „gewerbsmäßige Beförderung von Briefen, Paketen und briefähnlichen Sendungen “ entsprechen sachlich den Widerspruchsdienstleistungen „Briefdienstleistungen “, „Beförderung von Briefen “ sowie „Einsammeln, Weiterleiten und Ausliefern von Sendungen mit schriftlichen Mitteilungen und sonstigen Nachrichten “. Die für die jüngere Marke registrierte Dienstleistung „Transportwesen “ umfasst als Oberbegriff sämtliche Widerspruchsdienstleistungen.
22 2. Die von den identischen Vergleichsdienstleistungen angesprochenen Verkehrskreise sind sowohl Unternehmensinhaber, Angehörige der unternehmerischen Führungsebene und Fachleute der Logistikbranche als auch die Durchschnittsverbraucher. Da es sich bei den Dienstleistungen um solche des täglichen (Massen-)Bedarfs handelt, werden die Verkehrskreise ihnen mit allenfalls durchschnittlicher Aufmerksamkeit begegnen.
23 3. Die Widerspruchsmarke verfügt nur über durchschnittliche Kennzeichnungskraft.
24 a) Die originäre Kennzeichnungskraft wird durch die Eignung einer Marke bestimmt, sich unabhängig von der jeweiligen Benutzungslage als Unterscheidungsmittel für die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens bei den beteiligten Verkehrskreisen einzuprägen und die Waren und Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH GRUR 2010, 1096 Rdnr. 31 – BORCO/HABM [Buchst. a]; BGH a. a. O. Rdnr. 31 - BioGourmet). Diese Eignung fehlt oder ist zumindest erheblich eingeschränkt, wenn die Widerspruchsmarke einen die geschützten Waren oder Dienstleistungen beschreibenden Sinngehalt aufweist oder sich an eine für die fraglichen Waren und/oder Dienstleistungen beschreibende Angabe anlehnt (BGH WRP 2015, 1358 Rdnr. 10 – ISET/ISETsolar; BGH GRUR 2012, 1040 Rdnr. 30 f. - pjur/pure).
25 b) Danach kommt der älteren Marke „POST“ nur ein normaler Schutzumfang zu.
26 aa) Das Substantiv „POST“ bezeichnet in der deutschen Sprache einerseits die Einrichtung, die Briefe, Pakete, Päckchen und andere Waren befördert und zustellt, und andererseits die beförderten und zugestellten Güter selbst, z. B. Briefe, Karten, Pakete und Päckchen. In der letztgenannten Bedeutung beschreibt „POST“ den Gegenstand, auf den sich die Dienstleistungen beziehen, für die die Marke eingetragen ist. Der Begriff ist deshalb eine Angabe über ein Merkmal der in Rede stehenden Dienstleistungen (zu § 23 Nr. 2 MarkenG BGH, Beschl. v. 2.4.2009 – I ZR 79/06 Rdnr. 28 – EP EUROPOST und EP Europost – Die Economy Post/POST; WRP 2008, 1206 Rdnr. 21 – CITY POST; GRUR 2008, 798 Rdnr. 19 – POST I; zu § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG BGH GRUR 2009, 669 - POST II).
27 Die Widerspruchswortmarke „POST“ wäre daher grundsätzlich als beschreibende Angabe des Gegenstandes der in Rede stehenden Dienstleistungen gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG gar nicht eintragungsfähig (BGH GRUR 2009, 672 - Rdnr. 22 ff. – OSTSEE-POST), verfügt aber aufgrund ihrer Eintragung im Wege der Verkehrsdurchsetzung gemäß § 8 Abs.3 MarkenG über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft (BGH a. a. O. Rdnr. 26 – OSTSEE-POST; GRUR 2002, 171, 173 – Marlboro-Dach).
28 bb) Eine gesteigerte Kennzeichnungskraft kann nicht festgestellt werden.
29 Für die Annahme einer erhöhten Kennzeichnungskraft durch eine gesteigerte Verkehrsbekanntheit bedarf es hinreichend konkreter Angaben zum Marktanteil, zu Intensität, geografischer Verbreitung und Dauer der Benutzung der Marke, zum Werbeaufwand des Unternehmens inklusive Investitionsumfangs zur Förderung der Marke sowie ggf. zu demoskopischen Befragungen zwecks Ermittlung des Anteils der beteiligten Verkehrskreise, die die Waren oder Dienstleistungen auf Grund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen Diese Voraussetzungen müssen bereits im Anmeldezeitpunkt der jüngeren Marke vorgelegen haben (vgl. BGH GRUR 2008, 903 Rdnr. 13 f. – SIERRA ANTIGUO) und bis zum Entscheidungszeitpunkt fortbestehen (BPatG GRUR-RR 2015, 468, 469 – Linien-/Balkendarstellung in gezacktem Muster).
30 aaa) Zwar kann hier für die Widerspruchsmarke „POST“ ein Durchsetzungsgrad von über 80 % sowohl zum Anmeldezeitpunkt der jüngeren Marke im Mai 2010, nämlich etwa 84 %, und zum Entscheidungszeitpunkt (81 %) unterstellt werden, jedoch führt dieser nicht zu einer überdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft (BGH a. a. O. Rdnr. 31 – OSTSEE-POST).
31 Um bei der glatt beschreibenden und nur aufgrund Verkehrsdurchsetzung eingetragenen Widerspruchsmarke von erhöhter Kennzeichnungskraft ausgehen zu können, bedarf es der Feststellung zusätzlicher besonderer Umstände wie des Nachweises eines nahezu einhelligen Zuordnungsgrades (vgl. BGH GRUR 2009, 672 Rdnr. 31 – OSTSEE-POST). Solche zusätzlichen besonderen Umstände sind von der Widersprechenden insbesondere für den Prioritätstag der angegriffenen Marke am 15. Mai 2010 weder vorgetragen noch nachgewiesen worden und auch sonst nicht ersichtlich. Der Nachweis eines noch höheren Durchsetzungsgrades bezogen auf diesen Anmeldetag (vgl. BPatG 26 W (pat) 30/07 – CITIPOST; BGH GRUR 1963, 626 – Sunsweet), der im Entscheidungszeitpunkt noch fortbestehen muss, ist vielmehr ausgeschlossen. Denn auch die Verkehrsbefragung im Oktober/November 2015 hat nur einen Durchsetzungsgrad von 81 % und keine nahezu einhellige Zuordnung ergeben.
32 bbb) Eine Steigerung über das bereits für die Verkehrsdurchsetzung erforderliche Maß hinaus ergibt sich auch nicht aus den sonstigen vorgelegten Benutzungsunterlagen.
33 (1) Die Lichtbilder von Schriftzügen auf Postämtern oder Postfilialen lassen den Aufnahmeort nicht erkennen und sich nicht zeitlich zuordnen. Auch die Werbeplakate, Anzeigen, Mappen und Broschüren lassen sich nur vereinzelt zeitlich und örtlich zuordnen.
34 (2) Ferner zeigen die meisten Belege den Wortbestandteil „POST“ nicht in Alleinstellung, sondern gemeinsam mit der Farbe Gelb, dem Unternehmenskennzeichen „Deutsche Post AG“ sowie teilweise zusammen mit dem weiteren, glatt beschreibenden Begriff „Deutsche“ und/oder dem stilisierten Posthorn. Deshalb ermöglichen sie nicht den Schluss auf eine überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft der allein aus dem Wort „POST“ bestehenden Widerspruchsmarke (vgl. BGH GRUR 2009, 672 Rdnr. 29 – OSTSEE-POST).
35 (3) Der Werbeaufwand von mehr als 80 Mio. € für die Werbekampagne 2010 zum E-POST-Brief betrifft ebenfalls nicht den Wortbestandteil „POST“ in Alleinstellung. Es wird zumindest nicht hinreichend differenziert zwischen den einzelnen Marken.
36 (4) Sowohl die Umsatzzahlen aus dem Geschäftsbericht 2009 des Post- und Logistikkonzerns Deutsche Post DHL im Geschäftsbereich „Brief“, die zwischen 2002 und 2009 jährlich zwischen 12,1 und 15,3 Mrd. Euro gelegen haben, als auch die Marktuntersuchungen der Bundesnetzagentur, die im Bereich der lizenzpflichtigen Postdienstleistungen in den Jahren 2006 bis 2011 einen Marktanteil der Deutschen Post-Gruppe bzw. der Deutschen Post AG von annähernd 90 % festgestellt haben lassen ebenfalls den erforderlichen engen Bezug gerade zur Widerspruchsmarke „POST“ vermissen. Eine Einzelauswertung vom Umsatzzahlen, bezogen auf die jeweiligen Marken, wurde nicht vorgelegt.
37 4. Ausgehend von identischen Dienstleistungen, allenfalls durchschnittlicher Aufmerksamkeit der Verkehrskreise und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft hält die angegriffene Marke den erforderlichen Abstand zur Widerspruchsmarke ein.
38 Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr in schriftbildlicher, klanglicher oder begrifflicher Hinsicht zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke „ POST “ besteht nicht.
39 a) Maßgeblich für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken unter Berücksichtigung der unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente (EuGH GRUR 2013, 922 Rdnr. 35 – Specsavers/Asda; BGH GRUR 2013, 833 Rdnr. 30 – Culinaria/Villa Culinaria), wobei von dem allgemeinen Erfahrungsgrundsatz auszugehen ist, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428, Rdnr. 53 – Henkel; BGH GRUR 2001, 1151, 1152 – marktfrisch). Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (EuGH GRUR 2005, 1042 Rdnr. 28 f. - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2012, 64 Rdnr. 14 – Maalox/Melox-GRY). Voraussetzung hierfür ist, dass die anderen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck der Marke nicht mitbestimmen.
40 Die Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit im (Schrift-)Bild, im Klang und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht wirken können. Dabei genügt für die Bejahung der Zeichenähnlichkeit regelmäßig bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche (vgl. EuGH GRUR 2006, 413 Rdnr. 19 - ZIRH/SIR; BGH a. a. O. Rdnr. 37 – BioGourmet).
41 b) In ihrer Gesamtheit und in (schrift-)bildlicher Hinsicht unterscheiden sich die jüngere Marke und die Widerspruchsmarke „ POST “ durch die auffällige, farbige grafische Gestaltung und den Zusatz „DIN“ hinreichend deutlich.
42 Der Verkehr hat auch keinen Anlass, das angegriffene Zeichen zergliedernd zu betrachten und sich schriftbildlich allein an dem Bestandteil „POST“ zu orientieren, weil dieser sich in der angegriffenen Marke mit der ihm vorangehenden Buchstabenfolge „DIN“ aufgrund der Aneinanderreihung in gleicher Schriftart, -größe und -farbe verbindet. Das zwischen den beiden Wortbestandteilen befindliche, aus drei übereinander angeordneten Wellenlinien bestehende Bildelement stellt zudem einen fantasievoll gestalteten Bindestrich dar, der – auch durch die einheitliche farbliche Gestaltung – die Zusammengehörigkeit der Wortelemente sogar noch verstärkt.
43 c) Der Gesamteindruck der jüngeren Wort-/Bildmarke wird in klanglicher Hinsicht durch die Wortelemente „DIN“ und „POST“ geprägt, weil der Wortbestandteil die einfachste Möglichkeit zur Benennung bietet (BGH GRUR 2014, 378 Rdnr. 30 - OTTO CAP).
44 d) Entgegen der Ansicht der Widersprechenden hat der Begriff „POST“ innerhalb der Wortfolge „DIN POST“ keine prägende Stellung inne.
45 Der Verkehr hat jedenfalls keinen Anlass, die jüngere Marke zergliedernd zu betrachten und sich bei der Frage des Herkunftshinweises allein an dem Bestandteil „Post“ zu orientieren. In der hier betroffenen Transport- und Logistikbranche fasst der Verkehr den Begriff „Post“ in zusammengesetzten Zeichen beschreibend auf (vgl. BGH GRUR 2009, 672 Rdnr. 34 – OSTSEE-POST). Denn der angemessen aufmerksame Durchschnittsverbraucher ist aufgrund der seit Jahren andauernden und umfangreichen Berichterstattung in deutschen Medien über den schrittweisen Abbau des Postmonopols gut darüber informiert, dass es zwischenzeitlich außer der Widersprechenden eine nicht unerhebliche Anzahl weiterer Anbieter von Postdiensten im Inland gibt.
46 e) Das in identischer Schriftart, Schriftgröße und Schriftfarbe vor dem Wort „POST“ platzierte Wortelement „DIN“ tritt nicht in einer Weise zurück, dass es für den Gesamteindruck vernachlässigt werden könnte.
47 aa) Der Bestandteil „DIN“ ist
48 - die Kurzbezeichnung für das Deutsche Institut für Normung e. V. und
49 - die – als für dieses Institut als Marke eingetragene – Abkürzung für Deutsche Industrienorm und
50 - die Abkürzung für die Währungsbezeichnung „Dinar“
51 (Duden – Das Wörterbuch der Abkürzungen, 5.Aufl. 2005, S. 114, und 6. Aufl. 2011, S. 118).
52 - Bis Ende 1974 war es auch das alte Kfz-Kennzeichen für den Kreis Dinslaken (Sokoll, Handbuch der Abkürzungen, Band 4: D-E, 1994, S. 282; https://de.wikipedia.org/wiki/Kreis_Dinslaken), seit Anfang Dezember 2012, also etwa zwei Jahre nach dem Anmeldezeitpunkt, besteht für die Bürger der Stadt Dinslaken wieder die Möglichkeit, ein solches Kennzeichen zu erhalten (http://www.lokalkompass.de/wesel/politik/kfz-kennzeichen-ab-dem-5-november-koennen-mo-und-din-beantragt-werden-d227463.html.)
53 bb) Für den Durchschnittsverbraucher enthält die vorangestellte Buchstabenfolge „DIN“ mit den vorgenannten Bedeutungen keine dienstleistungsbeschreibende Angabe.
54 aaa) „DIN“ als Abkürzung für die Währung „Dinar“ trifft keine sinnvolle Aussage über die Dienstleistungen der Klasse 39.
55 bbb) Das zum Anmeldezeitpunkt 2010 seit mehr als 30 Jahren nicht mehr vergebene Kfz-Kennzeichen „DIN“ für den Kreis Dinslaken dürfte außerhalb der entsprechenden Region, auch wenn es dort tatsächlich häufige Verwendung findet:
56 - Stadtfest „DIN-Tage“
57 - Veranstaltungszentrum „DIN a 4“
58 - Dinslakener Agentur „DIN@MIT“
59 - Bestandteil des Domainnamens der Volksbank Dinslaken „VOBADIN“ (Anlage 31)
60 - „DINservice“
61 - Trabrennverein Dinslaken e. V. „DINTRAB“,
62 - Trödelmärkte an der Trabrennbahn „DIN-Trödel“
63 - Dinslakener Anwaltsinteressengemeinschaft „DIN-Anwalt“ und
64 - Dinslakener Erlebnisbad „DINamare“
65 nicht bekannt gewesen sein, so dass es auch nicht als Kürzel für eine geographische Herkunftsangabe in Betracht kommt.
66 cc) Allerdings kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Wortelement „DIN“ zumindest für den Fachverkehr einen beschreibenden Aussagegehalt vermittelt.
67 aaa) Denn es gab schon zum Prioritätszeitpunkt, dem 19. Mai 2010, einige DIN-Normen für die Durchführung von Transportdienstleistungen, z. B. die bereits aus dem Jahre 2004 stammende DIN EN 12195-1 sowie die DIN 75410-1 bis -3, die die Ladungssicherung auf Straßenfahrzeugen regeln, und die DIN 30781-1, die Grundbegriffe und die Systematik der Transportmittel und Transportwege enthält.
68 bbb) Ferner bestand schon zum Anmeldezeitpunkt die Möglichkeit, Dienstleistungen mit „DIN-geprüft“ zertifizieren zu lassen (vgl. Pressemitteilung von DIN CERTCO vom 23. Oktober 2006).
69 Zumindest der Fachverkehr dürfte somit den Wortbestandteil „DIN“ im Zusammenhang mit Post- und Transportdienstleistungen dahingehend beschreibend verstehen, dass sie unter Beachtung von DIN-Normen oder von einem DIN-geprüften Unternehmen erbracht werden.
70 ff) Da dem Wort „POST“ somit innerhalb der angegriffenen Marke keine den Gesamteindruck prägende Bedeutung zukommt, wird der Durchschnittsverbraucher den für ihn kennzeichnungskräftigen Wortbestandteil „DIN“ für prägend halten. Der Fachverkehr wird „DIN“ aber ebenfalls nicht vernachlässigen, weil er für ihn genauso beschreibend wie „POST“ und damit gleichgewichtig ist. Eine klangliche Ähnlichkeit scheidet daher aus.
71 gg) Aber auch eine begriffliche Ähnlichkeit kommt mangels Übereinstimmung im Sinngehalt nicht in Betracht. Für den angemessen aufmerksamen Durchschnittsverbraucher enthält die Kombination der Buchstabenfolge „DIN“ mit der Sachangabe „POST“ keine sinnvolle Aussage und für den Fachverkehr kommt nur die Bedeutung der Erbringung von Post- und Transportdienstleistungen unter Beachtung von DIN-Normen oder von einem DIN-geprüften Unternehmen in Betracht.
72 5. Auch für eine Verwechslungsgefahr zwischen der jüngeren Marke und der Widerspruchsmarke „ POST “ durch gedankliche Verbindung liegen keine Anhaltspunkte vor.
73 a) Eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt eines Serienzeichens scheidet aus.
74 aa) Diese Art der Verwechslungsgefahr greift dann ein, wenn die Zeichen in einem Bestandteil übereinstimmen, den der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen eines Unternehmens ansieht und deshalb die nachfolgenden Bezeichnungen, die einen wesensgleichen Stamm aufweisen, demselben Inhaber zuordnet. Das Vorliegen einer Zeichenserie setzt die Benutzung mehrerer Marken mit einem gemeinsamen Stammbestandteil voraus, damit die angesprochenen Verkehrskreise das gemeinsame Element kennen und mit der Zeichenserie in Verbindung bringen (vgl. EuGH GRUR 2008, 343 Rdnr. 64 – Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]; BGH GRUR 2013, 1239 Rdnr. 40 - Volkswagen/Volks.Inspektion).
75 Das ist hier nicht der Fall.
76 bb) Zum einen sehen die Verkehrskreise den Bestandteil „Post“ nur als eine Sachangabe an, den eine Vielzahl von Unternehmen als Marke oder Unternehmenskennzeichen nutzt (vgl. BGH a. a. O. Rdnr. 41 – OSTSEE-POST).
77 cc) Zum anderen hat die Widersprechende die Benutzung nur für die – bereits vor dem Anmeldetag eingetragenen – von den Farben gelb, rot und schwarz beherrschten Marken (30024625), (30232284), (30232286), (30232289), (30044534), (30120416), (UM 003280121), (30760362), (UM 004875597), (UM 004548228),
78 (UM 008408056) und (UM 008408081) konkret vorgetragen und jeweils einen Beleg dafür eingereicht.
79 Unabhängig davon, ob diese Unterlagen überhaupt ausreichen, um die Präsenz dieser Serienzeichen am Markt zum Anmeldezeitpunkt zu belegen, woran erhebliche Zweifel bestehen, reiht sich die jüngere Marke aufgrund ihrer völlig andersartigen Grafik, durch die Verwendung der blauen Farbe und durch den abweichenden Aufbau der Wortfolge nicht in diese Markenserie ein.
80 b) Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne scheidet ebenfalls aus.
81 aa) Sie kann gegeben sein, wenn der Verkehr zwar die Unterschiede zwischen den Zeichen erkennt, wegen ihrer teilweisen Übereinstimmung aber von wirtschaftlichen oder organisatorischen Zusammenhängen zwischen den Zeicheninhabern ausgeht. Eine solche Verwechslungsgefahr kann nur bei Vorliegen besonderer Umstände angenommen werden (BGH GRUR 2013, 1239 Rdnr. 45 – Volkswagen/Volks.Inspektion; BGH GRUR 2013, 833 Rdnr. 69 - Culinaria/Villa Culinaria).
82 So ist nach der ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union und des Bundesgerichtshofs nicht ausgeschlossen, dass ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass es das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert oder prägt (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 Rdnr. 30 – THOMSON LIFE; BGH, Beschl. v. 23. Oktober 2014 – I ZR 37/14, Rdnr. 11; GRUR 2004, 865, 866 – Mustang; GRUR 2012, 930 Rdnr. 45 – Bogner B/Barbie B; GRUR 2014, 1101 Rdnr. 54 - Gelbe Wörterbücher).
83 Eine solche eigenständige kennzeichnende Stellung kommt dem Bestandteil „POST“ in der jüngeren Marke schon deshalb nicht zu, weil der Verkehr den Begriff „Post“ in zusammengesetzten Zeichen beschreibend auffasst und darin nicht die Widerspruchsmarke erkennt (vgl. BGH a. a. O. Rdnr. 36 – OSTSEE-POST). Gegen eine selbständig kennzeichnende Stellung spricht auch, dass die Wortfolge „DIN Post“ eine gesamtbegriffliche Einheit bildet. Innerhalb dieses Gesamtbegriffs stehen die aufeinander bezogenen Bestandteile gleichrangig nebeneinander, ohne dass eine Aufspaltung dieser gesamtbegrifflichen Einheit in die einzelnen Wortbestandteile oder ein Hervortreten eines der Wortbestandteile zu Lasten des anderen naheliegend wäre. „Post“ wird somit nicht als Hinweis auf die Widersprechende, sondern als Hinweis auf Postdienstleistungen eines anderen Unternehmens verstanden (vgl. auch EuG, Urt. v. 13. Mai 2015 – T-102/14, BeckRS 2015, 80643 – TPG POST).
84 bb) Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne wird auch angenommen, wenn ein mit der älteren Marke übereinstimmender Bestandteil identisch oder ähnlich in eine komplexe Marke aufgenommen wird, in der er neben einem Unternehmenskennzeichen oder Serienzeichen des Inhabers der jüngeren Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, und wenn wegen der Übereinstimmung dieses Bestandteils mit der älteren Marke bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen wird, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (vgl. EuGH, GRUR 2005, 1042 Rdnr. 31 - THOMSON LIFE; GRUR 2010, 933 Rdnr. 34 – Barbara Becker; BGH GRUR 2010, 646 Rdnr. 15 – OFFROAD; BGH GRUR 2006, 859 – Malteserkreuz).
85 Das ist hier nicht der Fall, weil das Wortelement „DIN“ kein Unternehmenskennzeichen oder Serienzeichen des Inhabers der jüngeren Marke ist.
86 cc) Auch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der in das jüngere Gesamtzeichen übernommenen älteren Marke kann eine solche selbständig kennzeichnende Stellung bewirken. Weist ein Zeichen Ähnlichkeiten mit einer bekannten Marke auf, wird das angesprochene Publikum wegen der Annäherung an die bekannte Marke häufig annehmen, zwischen den Unternehmen, die die Zeichen nutzten, lägen wirtschaftliche oder organisatorische Verbindungen vor (BGH a. a. O. Rdnr. 47 – Volkswagen/Volks.Inspektion; WRP 2009, 616, 624 f. - METROBUS; GRUR 2003, 880, 881 – City Plus).
87 Entgegen der Ansicht der Widersprechenden kann der Entscheidung des BGH zu POST I (GRUR 2008, 798 Rdnr. 25) nicht entnommen werden, dass „POST“ eine bekannte Marke ist. Der BGH hat vielmehr nur zugunsten der damaligen Klägerin unterstellt, dass es sich um eine bekannte Marke handele.
88 Ohne gesteigerte Kennzeichnungskraft kann der Begriff „Post“ aber auch nicht auf diesem Wege eine selbständig kennzeichnende Stellung innerhalb der angegriffenen Marke einnehmen. Die Kennzeichnungskraft des Wortes „POST“ innerhalb einer dem Durchschnittsverbraucher unbekannten, aus mehreren Wortbestandteilen bestehenden Marke ist vielmehr als unterdurchschnittlich zu bewerten, weil der Verkehr diesen Begriff nur als Hinweis auf die Erbringung von Postdienstleistungen durch (irgend)ein Unternehmen versteht.
89 Aber selbst wenn hier ebenfalls zugunsten der Widersprechenden unterstellt würde, dass sich „POST“ zu einem bekannten Unternehmenskennzeichen der Widersprechenden entwickelt habe, sind die Vergleichsmarken in ihren (schrift-)bildlichen Elementen derart unterschiedlich, dass sie nicht den Schluss auf geschäftliche, wirtschaftliche oder organisatorische Verbindungen zwischen den Unternehmen der Widersprechenden und dem Inhaber der angegriffenen Marke zulassen.
90 c) Entgegen der Ansicht der Widersprechenden ist die Geltung der vorliegend angewandten Grundsätze zur Beurteilung komplexer Marken nach dem Beschluss des BGH vom 23. Oktober 2014 – I ZR 37/14, der die Rechtsprechung zu „OSTSEE-POST“ fortführt, nicht durch die Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union vom 24. Mai 2012 zu F1-LIVE/F1/F 1 Formula 1 (C-196/11 P, GRUR 2012, 825 – Formula One Licensing BV/HABM), der sich das Gericht der Europäischen Union mit Entscheidung vom 26. Februar 2016 – T-210/14 – Gummi Bear-Rings/GUMMY angeschlossen hat, zweifelhaft geworden. Dieser EuGH-Entscheidung kann nicht entnommen werden, dass eine ältere Marke in einem komplexen Zeichen nicht als rein beschreibend wahrgenommen werden darf. Der EuGH hat lediglich die besondere Fallkonstellation entschieden, dass im Rahmen eines Verfahrens zur Eintragung einer Unionsmarke einer älteren IR-Widerspruchsmarke nicht die Unterscheidungskraft abgesprochen werden dürfe. Die Gültigkeit einer nationalen oder internationalen Marke dürfe nur in einem Nichtigkeitsverfahren des betreffenden Mitgliedstaates in Frage gestellt werden, weil das System des Unionsgesetzgebers auf der Koexistenz der Unionsmarke mit den nationalen Marken beruhe. Nichts anderes geschehe aber der Sache nach, wenn das ältere Zeichen als beschreibend oder als Gattungsbegriff angesehen werde (EuGH a. a. O. Rdnr. 38 ff. – Formula One Licensing BV/HABM). Über dieses Problem der Koexistenz der markenrechtlichen Schutzsysteme hinaus ist dem Urteil nach Ansicht des BGH nichts zu entnehmen. Schon gar nicht hat der EuGH darin die hergebrachten Grundsätze der Beurteilung komplexer Marken nach den Gesichtspunkten der Prägung und der Prüfung einer selbständig kennzeichnenden Stellung modifiziert oder gar (konkludent) aufgegeben (vgl. BGH, Beschl. v. 23. Oktober 2014 – I ZR 37/14 Rdnr. 12 u. 13). Hinzu kommt, dass das EuGH-Urteil es lediglich verbietet, dem mit einer eingetragenen älteren Marke übereinstimmenden Bestandteil einer jüngeren Marke jegliche Unterscheidungskraft abzusprechen, es aber nicht ausschließt zu prüfen, in welcher Weise die maßgeblichen Verkehrskreise das mit der älteren eingetragenen älteren Marke identische Zeichen in der angegriffenen Marke auffassen, und ggfls. den Grad der Kennzeichnungskraft dieses Zeichens zu beurteilen (EuGH a. a. O. Rdnr. 42 – Formula One Licensing BV/HABM).
91 d) Soweit die von der Widersprechenden vorgelegte und fast sechs Jahre vor dem Prioritätstag erstellte Verkehrsumfrage der TNS Infratest von Juli 2004 zur Verwechslungsgefahr zwischen „TNT Post Deutschland“ mit dem Unternehmen der Widersprechenden belegen soll, dass tatsächlich Verwechslungen zwischen den Vergleichsmarken möglich seien, ist zu entgegnen, dass aus diesem Gutachten, selbst wenn es zeitnah zum Anmeldezeitpunkt eingeholt worden wäre, nicht einmal Indizien für das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr im Rechtssinne gewonnen werden können, weil das Widerspruchsverfahren zu einem Zeitpunkt stattfindet, in dem sich die Kollisionsmarken im Verkehr häufig noch gar nicht begegnet sind. Tatsächlich vorkommende Verwechslungen sind zur Bejahung einer Verwechslungsgefahr im Rechtssinne im Übrigen nicht einmal notwendig (st. Rspr.; BGH GRUR 1961, 535, 537 – arko; GRUR 1991, 609, 611 – SL; vgl. auch SchweizBG GRUR Int. 2001, 187 RIVELLA/apiella).
III.
92 1. Der Antrag des Inhabers der angegriffenen Marke, der Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, ist unbegründet.
93 a) Maßgebliche Rechtsgrundlage für die Kostenentscheidung hinsichtlich des Beschwerdeverfahrens ist § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG, wonach das Bundespatentgericht die Kosten des Verfahrens einem Beteiligten ganz oder teilweise auferlegen kann, wenn dies der Billigkeit entspricht. Diese Vorschrift geht im Grundsatz davon aus, dass jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt. Für ein Abweichen von diesem Grundsatz bedarf es stets besonderer Umstände (BGH GRUR 1972, 600, 601 – Lewapur).
94 Solche Umstände sind insbesondere dann gegeben, wenn ein Verhalten vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist. Davon ist auszugehen, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse am Erhalt oder Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht und dadurch dem Verfahrensgegner vermeidbare Kosten aufbürdet (vgl. BPatG 27 W (pat) 40/12 – mcpeople/McDonald′s; BPatGE 12, 238, 240 – Valsette/Garsette). Dabei ist stets ein strenger Maßstab anzulegen, der dem Umstand Rechnung trägt, dass die Kostentragung aus Billigkeitsgründen nur ausnahmsweise bei einem sorgfaltswidrigen Verhalten in Betracht kommt.
95 Der Verfahrensausgang in der Hauptsache ist für sich genommen kein Grund, einem Beteiligten Kosten aufzuerlegen (BGH GRUR 1972, 600, 601 – Lewapur). Denn es entspricht dem Recht auf gerichtliche Kontrolle (Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG), auch bislang anerkannte Rechtsprechungsgrundsätze einer (erneuten) gerichtlichen Überprüfung zu stellen. Selbst eine einheitliche entgegenstehende Entscheidungspraxis reicht dann nicht aus, Kosten wegen des Betreibens aussichtsloser Verfahren aufzuerlegen (BPatG 27 W (pat) 74/14 – BLÄTTERPDF; Mitt. 2010, 529 – Igel plus).
96 b) Entgegen der Auffassung des Beschwerdegegners liegen besondere Umstände, die ein Abweichen von der als Regelfall vorgesehenen Kostenaufhebung nach § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG rechtfertigen würden, hier nicht vor, insbesondere kann der Beschwerdeführerin keine prozessuale Sorgfaltspflichtverletzung vorgeworfen werden.
97 Die Beurteilung der markenrechtlichen Ähnlichkeit von mehrteiligen bzw. Kombinationsmarken ist eine sehr komplexe Angelegenheit, die ständig der Rechtsfortbildung unterliegt. Gerade die hier zu entscheidende Frage, ob die Ähnlichkeit in nur einem Bestandteil verwechslungsbegründend sein kann, wenn dieser Bestandteil im jüngeren Zeichen gesamtbegrifflich eingebunden und auf seinen beschreibenden Gehalt reduziert ist, lässt sich nicht ohne weiteres vorab beantworten.
98 Hinzu kommt, dass trotz der Entscheidung des BGH vom 2. April 2009 zu „OSTSEE-POST“ (GRUR 2009, 672) im Hinblick auf das Urteil des EuGH vom 24. Mai 2012 zu F1-LIVE/F1/F 1 Formula 1 (C-196/11 P, GRUR 2012, 825 - Formula One Licensing BV/HABM) eine Verwechslungsgefahr nicht von Vornherein völlig ausgeschlossen werden konnte. Der klarstellende Beschluss des BGH vom 23. Oktober 2014 – I ZR 37/14 ist erst mehr als sechs Monate nach der Einlegung der Beschwerde am 19. April 2014 ergangen.