BPatG 24 W (pat) 518/16•Trademark appeal after opposition withdrawal; costs and fee refund denied
BPatG 24 W (pat) 518/16Bundespatentgericht / Division 2422.04.2016Modified
Von Omnilex extrahiert
In an appeal against a DPMA cancellation order concerning the mark 30 2012 063 033, the opponent withdrew the opposition during the appeal. The Federal Patent Court therefore declared the first-instance order ineffective. It refused to order costs against the opponent, holding that § 71 MarkenG governs costs and that no equitable reasons existed. The court also denied reimbursement of the appeal fee. Finally, it set the appeal value at EUR 25,000, considering the economic interest in maintaining the trademark.
§ 71 Abs. 1, 3, 4 MarkenG; § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i.V.m. § 269 Abs. 3 ZPO; withdrawal of an opposition in appeal proceedings and its procedural consequences. The withdrawal of the opposition deprives the cancellation order based thereon of its basis; the appealed order is to be declared ineffective. For costs, the special rules of § 71 MarkenG prevail over the general civil-procedure rules; after withdrawal of the opposition, a cost order is justified only on equitable grounds, which are not established by the mere late withdrawal of a not manifestly unfounded opposition. A refund of the appeal fee likewise requires equitable reasons and is not warranted absent identifiable procedural error. The amount in dispute is determined by the economic interest in the retention of the trademark.
Entscheidungsdatum: 2016-04-22
Aktenzeichen: 24 W (pat) 518/16
Dokumenttyp: Beschluss
Normen: § 71 Abs 1 MarkenG, § 71 Abs 3 MarkenG, § 71 Abs 4 MarkenG
Spruchkörper: 24. Senat
Markenbeschwerdeverfahren – "Vivenio (Wort-Bild-Marke)/Vivento (Gemeinschaftsmarke)" – Widerspruchsrücknahme - keine Kostenauferlegung – keine Rückzahlung der Beschwerdegebühr
In der Beschwerdesache
…
betreffend die Marke 30 2012 063 033
hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 22. April 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metternich, des Richters Schmid und der Richterin am Landgericht Lachenmayr-Nikolaou
beschlossen:
Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 18. Dezember 2014 ist wirkungslos.
Eine Kostenauferlegung findet nicht statt.
Die Rückerstattung der Beschwerdegebühr findet nicht statt.
Der Gegenstandswert des Beschwerdeverfahrens wird auf 25.000,-- € festgesetzt.
I.
1 Gegen die am 8. Dezember 2012 angemeldete und am 15. Dezember 2013 für diverse Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35, 38, 41 und 42 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister unter der Nummer 30 2012 063 033 eingetragene Wort-/Bildmarke
2 ist aus der prioritätsälteren, für diverse Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 35, 36, 38, 41 und 42 registrierten Unionsmarke 003 702 875
3 Vivento
4 Widerspruch erhoben worden.
5 Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat auf diesen Widerspruch die Löschung der angegriffenen Marke mit Beschluss vom 19. Dezember 2014 angeordnet, weil zwischen den Vergleichsmarken Verwechslungsgefahr gegeben sei.
6 Die Markeninhaberin hat gegen diesen am 12. Februar 2015 zugestellten Beschluss mit Schriftsatz vom 11. März 2015 Beschwerde eingelegt. Mit Schriftsatz vom 5. April 2016 hat die Widersprechende den Widerspruch zurückgenommen.
7 Die Markeninhaberin beantragt nunmehr,
8 über die nach § 269 Abs. 3 ZPO eingetretenen Wirkungen gemäß §§ 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG, 269 Abs. 4 ZPO zu entscheiden,
9 der Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen
10 sowie
11 den Gegenstandswert des Beschwerdeverfahrens festzusetzen.
12 Ferner regt die Markeninhaberin an, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.
13 Sie ist der Auffassung, dass eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen angezeigt sei, zumal die Widersprechende keine Gründe dargelegt habe, weswegen sie den Widerspruch erst während des Beschwerdeverfahrens und nach Entstehung erheblicher Kosten zurückgenommen habe. Ferner sei eine Rückerstattung der Beschwerdegebühr aufgrund von Rechts- und Verfahrensfehlern der Markenstelle in Zusammenhang mit dem angefochtenen Beschluss zu erwägen. Das Interesse der Markeninhaberin am Bestand der angegriffenen Marke beziffert sie mit 5.000,-- €.
14 Die Widersprechende tritt dem Kostenantrag der Markeninhaberin entgegen. Sie ist der Auffassung, eine gesetzliche Kostentragungspflicht sei bei Rücknahme eines Widerspruchs nicht gegeben. Billigkeitsgründe für eine Kostenauferlegung und eine Rückerstattung der Beschwerdegebühr seien nicht ersichtlich.
15 Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle, die Schriftsätze der Beteiligten und den übrigen Akteninhalt verwiesen.
II.
16 1. Nachdem die Widersprechende den verfahrensgegenständlichen Widerspruch, auf dessen Grundlage die Markenstelle die Löschung der angegriffenen Marke verfügt hatte, im Beschwerdeverfahren zurückgenommen hat, war der angefochtene Beschluss für wirkungslos zu erklären (§ 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 269 Abs. 3 Satz 1 2. Halbsatz ZPO).
17 2. Von einer Kostenauferlegung zu Lasten der Widersprechenden ist im vorliegenden Fall abzusehen. Die speziellen kostenrechtlichen Bestimmungen des § 71 MarkenG haben Vorrang gegenüber den allgemeinen kostenrechtlichen Regelungen des Zivilprozessrechts. Dies gilt vor allem auch dann, wenn ein beschwerdegegenständlicher Widerspruch zurückgenommen wird (§ 71 Abs. 4 MarkenG), so dass die kostenrechtliche Bestimmung des § 269 Abs. 3 Satz 2 ZPO hier keine Anwendung findet. Eine Kostenauflegung kommt daher vorliegend nur in Betracht, wenn dies aus Billigkeitsgründen angezeigt ist (§ 71 Abs. 1 Satz 1, Abs. 4 MarkenG). Dies ist hier jedoch nicht der Fall. Insbesondere ist der streitgegenständliche Widerspruch nicht entgegen einer ersichtlichen Unähnlichkeit der Vergleichswaren und –dienstleistungen und der Vergleichszeichen erhoben worden (siehe dazu auch unten 3.). Allein die Tatsache, dass die – erstinstanzlich obsiegende – Widersprechende ihren - jedenfalls nicht offenkundig unbegründeten - Widerspruch in der Beschwerdeinstanz ohne weitere Begründung zurücknimmt, stellt keinen für eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen hinreichenden Grund dar. Mit der allgemeinen Kostenbestimmung des § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG hat es daher im vorliegenden Fall sein Bewenden.
18 3. Eine Rückerstattung der Beschwerdegebühr, die ebenfalls nur aus Billigkeitsgründen in Betracht kommt (§ 71 Abs. 3 MarkenG), ist nicht angezeigt. Die Markenstelle hat, ausgehend von der zum Zeitpunkt des angefochtenen Beschlusses maßgeblichen Registerlage, die Frage der Verwechslungsgefahr im Rahmen einer Gesamtabwägung anhand der Ähnlichkeit der zu vergleichenden Waren und Dienstleistungen, der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und der Ähnlichkeit der Vergleichszeichen beurteilt und dabei anerkannte Grundsätze des Markenrechts gewahrt. Auch sind sonstige Fehler, die eine Rückerstattung der Beschwerdegebühr angezeigt erscheinen lassen könnten, nicht ersichtlich.
19 4. Die Festsetzung des Gegenstandswerts des Beschwerdeverfahrens erfolgt nach billigem Ermessen (§ 23 Abs. 2 Satz 1, Abs. 3 Satz 2 RVG), wobei es maßgeblich auf das wirtschaftliche Interesse des jeweiligen Markeninhabers am Erhalt der angegriffenen Marke ankommt (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 71, Rn. 33 m. w. N.). Jedoch erscheint der von der Markeninhaberin genannte Betrag von 5.000,-- € insoweit insbesondere mit Blick auf die wirtschaftliche Bedeutung der Marke als Ausschließlichkeitsrecht im wirtschaftlichen Wettbewerb nicht hinreichend angemessen, zumal der Schutzumfang der streitgegenständlichen Marke insbesondere auch mit Blick auf die geschützten Waren und Dienstleistungen nicht dermaßen eng erscheint, dass im vorliegenden Fall von Gegenstandswerten, wie sie im Regelfall zugrunde gelegt werden, wesentlich nach unten abzuweichen ist. Ein Gegenstandswert i. H. v. 25.000,-- € erscheint unter Berücksichtigung der konkreten Fallumstände angemessen (vgl. auch Ströbele/Hacker, a. a. O.).
20 5. Der Senat konnte ohne mündliche Verhandlung entscheiden (§§ 69, 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG) i. V. m. § 128 Abs. 3 ZPO.
Von Omnilex extrahiert
Whether the first-instance cancellation order became ineffective after withdrawal of the opposition on appeal
Yes. Once the opposition was withdrawn, the challenged order had to be declared ineffective.
The withdrawal removed the basis of the cancellation order; the court applied the effects of withdrawal under the trademark act and the Code of Civil Procedure.
Whether the opponent should bear the costs of the appeal proceedings
No costs were imposed on the opponent.
Section 71 MarkenG governs costs and prevails over the general civil-procedure rules. Withdrawal of the opposition alone does not justify a bill-of-equity cost order; no special equitable reasons were shown.
Whether the appeal fee should be refunded
No refund was ordered.
A refund is possible only for equitable reasons; no such reasons or procedural errors warranting repayment were found.
What value should be set for the appeal proceedings
The value was set at EUR 25,000.
The court assessed the economic interest of the mark owner and found EUR 5,000 too low in light of the trademark's commercial significance.
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