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Trademark opposition decision overturned for hearing violation

BPatG 27 W (pat) 31/14Bundespatentgericht / Division 2709.12.2014Granted

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Omnilex-Zusammenfassung

The Federal Patent Court held that the opposition decision had been based on the wrong opponent's mark: the office assessed confusion against 'O2' instead of the registered mark '02'. This amounted to a violation of the opponent's right to be heard. To avoid depriving the opponent of one instance, the court did not decide the merits itself, but set aside the office's decision and remitted the matter to the DPMA. It also ordered reimbursement of the appeal fee.

Omnilex-Regeste

Art. 103 GG; § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG; remittal of an opposition decision and reimbursement of the appeal fee where the Markenstelle misconstrues the subject of the opposition mark. If the office bases its likelihood-of-confusion assessment on a different sign than the opposition mark actually invoked, this constitutes a failure to properly consider the party's submissions and thus a violation of the right to be heard. In such a case, the Federal Patent Court may set aside the decision without ruling on the merits and remit the matter to the DPMA to avoid loss of one instance, especially where the outcome on the merits cannot be excluded as different (consid. 10-12).

Gesamter Gesetzestext

BPatG — 27 W (pat) 31/14, Beschluss

Entscheidungsdatum: 2014-12-09

Aktenzeichen: 27 W (pat) 31/14

Dokumenttyp: Beschluss

Normen: Art 103 GG, § 70 Abs 3 Nr 2 MarkenG, § 71 Abs 3 MarkenG

Spruchkörper: 27. Senat

Titelzeile

Markenbeschwerdeverfahren – "02elf/02 (Gemeinschaftswortmarke)" - Prüfung der Verwechslungsgefahr zu dem Zeichen "O2" statt "02" seitens der Markenstelle - unzureichend Berücksichtigung des Vorbringens der Widersprechenden – Verletzung des rechtlichen Gehörs - keine Sachentscheidung vor dem BPatG zur Vermeidung eines Instanzenverlustes – Zurückverweisung an das DPMA – Rückzahlung der Beschwerdegebühr

Tenor

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke Nr. 30 2012 060 584

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatengerichts auf die mündliche Verhandlung am 9. Dezember 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Albrecht, des Richters Hermann und des Richters Schmid

beschlossen:

Der Beschluss vom 6. März 2014 wird aufgehoben.

Die Sache wird zur neuerlichen Entscheidung an das DPMA zurückverwiesen.

Die Beschwerdegebühr ist zu erstatten.

Gründe

I.

1 Gegen die Eintragung der für Waren und Dienstleistungen der Klassen 16 und 41 geschützten Wortmarke Nr. 30 2012 060 584 02elf ist aus der für Waren und Dienstleistungen derselben Klassen eingetragenen Wortmarke EM 009 352 337

02

2 Widerspruch erhoben worden.

3 Die Markenstelle für Klasse 41 hat den Widerspruch durch Beschluss vom 6. März 2014 zurückgewiesen. Nach den Entscheidungsgründen hat sie das Zeichen „O2“ als Gegenstand der geltend gemachten Widerspruchsmarke zugrunde gelegt und auf dieser Grundlage Verwechslungsgefahr verneint.

4 Gegen den am 16. März 2014 zugestellten Beschluss der Markenstelle richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden vom 21. März 2014. Sie bringt vor, der angegriffene Beschluss beruhe auf einem schweren Verfahrensfehler, weil die Markenstelle anstatt von dem geltend gemachten Wortzeichen „02“ von dem Wortzeichen „O2“ ausgegangen sei. Da dieser Verfahrensmangel dem Verlust einer Instanz gleichkomme, sei unter den gegebenen Einzelfallumständen die Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt nach § 70 Abs. 3 MarkenG geboten.

5 Sie beantragt,

6 den angegriffenen Beschluss aufzuheben und die Sache zu erneuten Entscheidung zurückzuverweisen,

7 und die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

8 Die Markeninhaberin hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert.

II.

9 Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses, ohne dass in der Sache selbst zu entscheiden ist, vgl. § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG.

10 Nach den Beschlussgründen hat die Markenstelle das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr im Verhältnis der angegriffenen Marke „02elf“ gegenüber dem Zeichen „O2“ geprüft. Damit hat sie den Gegenstand der geltend gemachten Widerspruchsmarke EM 009 352 337, die sich tatsächlich auf das Wortzeichen „02“ bezieht, verkannt. Hierin liegt eine unzureichende Berücksichtigung des Vorbringens der Widersprechenden und damit eine Verletzung des Anspruchs der Widersprechenden auf rechtliches Gehör (s. § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG, Art. 103 GG).

11 Da nicht auszuschließen ist, dass die Markenstelle dem Widerspruch bei Zugrundelegung des zutreffenden Inhalts der Widerspruchsmarke stattgegeben hätte und ferner die Markeninhaberin auch keine Einwände gegen eine beantragte Zurückverweisung erhoben hat, hält der Senat die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses ohne Sachentscheidung für zweckmäßig, um einen Instanzverlust zu Lasten der Widersprechenden zu vermeiden.

12 Der Verfahrensfehler der Markenstelle rechtfertigt die Anordnung der Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 71 Abs. 3 MarkenG.

Schlagwörter

trademark oppositionright to be heardprocedural errorremandappeal fee reimbursementlikelihood of confusion

Von Omnilex extrahiert

Von Omnilex extrahierte Kernrechtsfragen

Kernrechtsfrage

Whether the Markenstelle committed a procedural error by assessing likelihood of confusion against the wrong opposition mark.

Extrahierter Entscheid

Yes. The office misconstrued the subject of the opposition mark and thereby failed to consider the opponent's submissions properly.

Extrahierte Begründung

The decision shows that the office compared the contested mark '02elf' with 'O2' although the opposition mark was actually '02'. This amounted to a violation of the right to be heard under Art. 103 GG and § 70(3) No. 2 MarkenG.

Kernrechtsfrage

Whether the case should be remitted to the DPMA without a merits decision by the Federal Patent Court.

Extrahierter Entscheid

Yes. Because the error could have affected the outcome and remittal avoids loss of one instance for the opponent.

Extrahierte Begründung

The Senate considered it possible that the office would have allowed the opposition if it had used the correct mark, and the trademark proprietor did not object to remittal.

Kernrechtsfrage

Whether the appeal fee should be reimbursed.

Extrahierter Entscheid

Yes. The office's procedural error justified reimbursement under § 71(3) MarkenG.

Extrahierte Begründung

The hearing violation and serious procedural defect warranted return of the complaint fee.

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